Topografie e brevettabilità

I requisiti per l'accesso alla tutela sono quindi assai meno rigorosi di quanto

richiesto in materia di brevetti per invenzione.

La protezione è subordinata alla registrazione in Italia della topografia, che

può essere richiesta anche entro il termine di due anni dall'eventuale

precedente sfruttamento commerciale di essa ovunque nel mondo.

A fronte della facilità di accesso alla tutela, quest'ultima è assai «affievolita»

rispetto a quella brevettuale. Innanzitutto la durata della protezione è di soli

dieci anni. In secondo luogo, la tutela «non si estende ai concetti, processi,

sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie

stesse»

(art. 91 comma 1, c.p.i.), ma consiste unicamente nella facoltà esclusiva di

«riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la

topografia», oltre che nella facoltà di sfruttare commercialmente o di

commercializzare la topografia o un prodotto a semiconduttori in cui essa sia

fissata. (art. 90 comma 1, c.p.i.). In altre parole, la tutela investe solo la

«forma» della topografia e ne preclude la «copiatura» da parte dei terzi.

Ancora, l'esclusiva non si estende «alle riproduzioni compiute in ambito

privato, in via sperimentale, a scopo d'insegnamento, di analisi o di

valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle

tecniche incluse nella topografia stessa» (art. 91 comma 2, c.p..): ciò significa

che è consentita in particolare l'attività di reverse engineering della

topografia; ed infatti, il successivo comma 3 dell'art. 91 c.p.i dispone che «i

diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create

da terzi sulla base» di una siffatta attività di «decompilazione» a condizione

che la topografia da essa risultante presenti a sua volta i requisiti di accesso

alla tutela; cioè non sia una parziale copia dell'originale.

Infine, non è considerato contraffattore chi in buona fede, vale a dire «senza

avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi» sulla topo-

grafia, commercializzi o utilizzi un prodotto a semiconduttori in cui sia fissata

una topografia (da altri) contraffatta. In tal caso, dal momento in cui il titolare

dei diritti abbia avvisato della loro esistenza l'acquirente in buona fede, questi

può proseguire la sua attività, peraltro nei limiti dei contratti già stipulati e

delle scorte esistenti e versando al titolare un equo corrispettivo.

Per concludere in argomento si deve osservare che il ricorso a tale

protezione è, non solo in Italia, particolarmente ridotto, probabilmente a

causa della limitatezza, sopra rilevata, della protezione; e si preferisce,

naturalmente ove ne sussistano i requisiti, ricorrere alla più forte tutela

brevettuale.

3. I requisiti di brevettabilità

3.1 Novità

Condizione per l'accesso alla tutela brevettuale è innanzi tutto che

l'invenzione apporti un contributo allo sviluppo della tecnica che, rispetto alle

conoscenze già note, sia nuovo (art. 46 comma 1, c.p.i.) e frutto di un'attività

inventiva (art. 48 comma 1, c.p.i.).

Per accertare la presenza di entrambi questi requisiti occorre mettere a

confronto l'invenzione, quale risulta descritta (art. 51 c.p.i.) e rivendicata (art.

52 c.p.i.) nella domanda di brevetto (v. infra $ 4.4), con lo stato della tecnica

(SDT) esistente alla data del suo deposito (o a quella del deposito dell'ante-

riore domanda, estera o nazionale, di cui venga rivendicata la priorità: artt. 47

comma 3 e 47 comma 3 bis c.p.i., sui cui v. infra § 9.1).

Lo SDT è costituito da tutte le conoscenze che siano state rese accessibili al

pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della

domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta (e quindi in particolare

quella contenuta in un brevetto anteriore) od orale, una utilizzazione o un

qualsiasi altro mezzo, (art. 46, comma 2, c.p.i.); nonché, ai soli fini del

giudizio di novità, il contenuto di domande nazionali o europee designanti

l'Italia sebbene ancora segrete (art. 46, comma 3, c.p.i.), volendosi così

precludere la possibilità che la stessa invenzione sia oggetto di due

successivi brevetti.

Deve dirsi priva di novità l'invenzione che: a) coincida esattamente con una

conoscenza anteriore rinvenibile nello SDT, o b) che sia stata divulgata prima

del deposito della domanda (o della data di priorità) dallo stesso richiedente o

da terzi che, avendone avuto conoscenza in via riservata (ad esempio i

dipendenti del richiedente, tenuti all'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.C., o i

collaboratori esterni vincolati da un patto di segretezza), l'abbiano

abusivamente divulgata, violando il vincolo di riservatezza.

Nel primo caso la brevettazione è irrimediabilmente preclusa,

indipendentemente dal fatto che la divulgazione sia frutto di una scelta

piuttosto che di un errore del richiedente; mentre nel caso di divulgazione

abusiva la brevettazione e consentita entro un periodo di grazia di sei mesi

dall'avvenuta divulgazione (art, 41, comma 1, c..i), decorso inutilmente il

quale, al richiedente non resta che agire per il risarcimento del danno nei

confronti del responsabile della divulgazione abusiva.

Viceversa, fin tanto che l'invenzione sia mantenuta riservata, la novità è

preservata.

L'art. 46, comma 4, c.p.i. dispone che di una sostanza o di una composizione

di sostanze già compresa nello SDT non è esclusa la brevettazione purché in

funzione di un nuovo uso.

La regola, che trova frequente applicazione nel campo della chimica (si veda

il § 2.3) e che è riaffermata dalla disciplina delle invenzioni biotecnologiche

[l'art. 81 quater, lett. c), dispone infatti che è brevettabile «qualsiasi nuova

utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a

materiale biologico»], esprime il principio generale secondo cui la tutela

brevettuale non assicura una protezione assoluta su una data struttura in sé

considerata, ma solo limitatamente all'uso che della stessa l'inventore abbia

individuato e rivendicato e a quelli equivalenti.

3.2 Attività inventiva

Perché l'invenzione sia brevettabile non basta che essa sia nuova nel senso

appena precisato; la funzione di stimolo all'innovazione svolta dal sistema

brevettuale richiede che la tutela brevettuale venga accordata solamente a

una nuova conoscenza che superi la normale e quotidiana evoluzione della

tecnica; in caso contrario, si verificherebbe una incontrollabile proliferazione

di brevetti 'immeritevoli' e l'intero sistema brevettuale cadrebbe in una spirale

«inflazionistica», in esito alla quale ciascun brevetto, come avviene per la

carta moneta in periodi di inflazione galoppante, non avrebbe più un effettivo

valore (di protezione contro la concorrenza), e l'intero sistema brevettuale

«imploderebbe»: da un lato esso cesserebbe di svolgere la sua funzione di

«compenso-stimolo» all'innovazione; dall'altro lato, si creerebbe una selva

inestricabile di innumerevoli brevetti (anche se ciascuno di limitatissima por-

tata) che causerebbe un vertiginoso innalzamento dei costi di transazione

necessari ad ogni impresa per non incorrere in contraffazioni e

ostacolerebbe,

anziché promuovere, una concorrenza basata sull'innovazione.

Ciò detto, va peraltro sottolineato che, affinché sia riscontrabile una attività

inventiva, è sufficiente che l'invenzione non risulti in modo evidente dallo SDT

per una persona esperta del ramo (art. 48, comma 1, c.p.i.; negli stessi

termini l'art. 56 Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e l'art. 27, comma 1,

dell'Accordo TRIPs). II che significa collocare la soglia della brevettabilita ad

un livello facilmente superabile, e tale da favorire (anche e soprattutto)

quell'innovazione «incrementale», vale a dire fatta di piccoli successivi passi,

piuttosto che di grandi balzi in avanti, che rappresenta il tipico modo di

evoluzione della tecnica nell'attuale sistema industriale.

La domanda alla quale occorre dare risposta per stabilire se l'invenzione

presenti o no attività inventiva, è, in estrema sintesi, la seguente: il tecnico

medio del ramo che si fosse posto il medesimo problema risolto dall'inventore

(senza ovviamente sapere la soluzione! guai a lasciarsi influenzare dal

«senno di poi» nel condurre il giudizio di non evidenza) avrebbe trovato nella

tecnica nota conoscenze che l'avrebbero spinto in modo evidente (vale a dire

senza complesse, lunghe, costose, incerte ricerche e sperimentazioni) a

risolverlo nello stesso modo individuato dal brevettante?

Ebbene, nel procedere all'accertamento della non ovvietà del trovato, il

giudice, solitamente supportato dal parere di un consulente tecnico, dovrà

innanzitutto delimitare il settore nel quale l'invenzione si colloca; definire

quindi in concreto la figura dell'esperto del ramo, delimitandone le

conoscenze (ge-nerali e specialistiche), le caratteristiche culturali, intellettuali,

organizzative, di mezzi e finanziarie, le quali variano sensibilmente da un

settore all'altro (l'esperto nel campo biotecnologico o in quello farmaceutico

ha evidentemente una struttura organizzativa diversa da chi opera, per

esempio, nel campo delle macchine per l'agricoltura), tenendo a mente che la

figura astratta cui si riferisce la legge è quella di un tecnico medio del settore.

Si dovrà poi accertare di quali conoscenze appartenenti alla SDT l'esperto del

ramo avrebbe potuto e sarebbe stato indotto ad avvalersi nell'affrontare il

problema risolto dall'in-venzione, considerando in primo luogo le conoscenze

rientranti nel medesimo campo dell'invenzione e poi quelle eventualmente

rinvenibili in campi attigui; con l'avvertenza che con più le informazioni utili si

collocano in settori di-

stanti, più è difficile che l'esperto del ramo sia indotto a estendervi le proprie

ricerche. Va altresì considerato, anche se sul punto dottrina e giurisprudenza

non paiono aver riflettuto a dovere, che non tutte le conoscenze che rientrano

nello SDT sono parimenti accessibili ad un tecnico medio, nel senso che

alcune di esse sono agevolmente reperibili, altre meno, altre ancora lo sono

solo a seguito di ricerche lunghe, costose e dall'esito incerto; e pare

ragionevole concluderne che, a seconda del grado di effettiva reperibilità, le

conoscenze rientranti nella prior art abbiano