Riassunto esame diritto del marketing, docente Guarini, libro consigliato Marketing e diritto, Egea

Diritto e marketing

Capitolo 11.3: La raccolta dati e il diritto antitrust

Le imprese possono raccogliere informazioni utili a definire le proprie offerte di valore anche rivolgendosi al loro esterno e in particolare, interpellando soggetti terzi quali clienti, fornitori, distributori e concorrenti circa, ad esempio, prezzi, quantità, costi, quote di mercato, variabili economiche che contribuiscono a definire le strategie competitive di ogni impresa. Questa forma di marketing intelligence deve avvenire nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza e in particolare avendo cura di non violare l’articolo 2 della legge n287/1990 (legge Antitrust) che vieta alle imprese di definire di comune accordo i comportamenti che andranno ad assumere nel mercato.

L’autorità ha infatti espressamente affermato che l’esigenza di autonomia in ambito concorrenziale vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi scopo o l’effetto di influire sulla strategia tenuta nel mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rilevare a un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso di tenere egli stesso nel mercato. Il diritto antitrust vieta che tramite un’artificiale e indotta trasparenza circa le variabili dell’offerta, si venga a eliminare quell’alea di incertezza che dovrebbe naturalmente caratterizzare le scelte imprenditoriali.

Occorre dapprima ricordare che la teoria economica vuole che la liceità di uno scambio di informazioni dipenda dalla struttura del mercato interessato dallo stesso: se in un mercato concorrenziale la trasparenza aiuta a inasprire la concorrenza, in un mercato oligopolistico lo scambio di informazioni scoraggia qualsiasi iniziativa concorrenziale di una singola impresa volta a diminuire il prezzo e aumentare le proprie vendite, in ragione dell’immediata percepibilità di tale condotta e della conseguente e prevedibile relazione delle altre imprese concorrenti che neutralizzerebbero rapidamente il vantaggio acquisito dalla prima impresa con l’iniziativa concorrenziale.

Tuttavia, recentemente l’Autorità si è allontanata da questo orientamento, e avrebbe correttamente fondato il suo giudizio circa la liceità dello scambio soltanto sulle caratteristiche delle informazioni scambiate e sugli effetti potenzialmente anticoncorrenziali dello scambio. Quanto al livello di aggregazione dei dati oggetto di scambio, quanto maggiore è il grado di dettaglio raggiunto, ossia quanto maggiore è l’individualizzazione dell’informazione diffusa, tanto maggiore sarà la probabilità che quel dato consenta di stimare con sufficiente precisione la posizione di ciascuna impresa concorrente per risultare illecito.

• L’eventualità che l’informazione sia o meno anonima
• L’intervallo di tempo interessato dall’informazione e la frequenza in accordo con la quale viene effettuato lo scambio
• La pertinenza dell’informazione rispetto al mercato di riferimento

Inoltre, qualora i dati diffusi non siano resi anonimi o comunque siano facilmente decriptabili di modo da individuare la paternità, esiste un’assai alta probabilità che lo scambio di informazioni sia ritenuto illecito. La probabilità che uno scambio di informazioni sia qualificato come illecito tanto più cresce quanto più recenti sono le informazioni oggetto di scambio. La commissione europea ha stabilito che per attribuire alle informazioni scambiate un valore puramente storico/statistico, e dunque considerarle inoffensive sotto il profilo concorrenziale, è necessario il decorso di almeno un anno di tempo tra l’effettuazione delle rilevazioni e la loro diffusione.

Per quanto poi concerne la relazione tra il mercato rilevante e i dati scambiati, quanto più questi ultimi sono ritagliati in rapporto al mercato in cui competono le imprese coinvolte, tanto più aumenta la probabilità che la loro circolazione venga definita anticompetitiva. Diversamente, non si considerano pericolosi i dati statistici di settore, che riguardano cioè l’andamento della domanda e dell’offerta a livello aggregato, sempre che a partire da tali dati non sia possibile risalire al posizionamento di ogni singola impresa sul mercato.

Capitolo 22.3.1: Il fenomeno del look-alike e la tutela giuridica cui accede il packaging

Ogni impresa avrà interesse a tutelare il proprio packaging da possibili imitazioni. Ciò accade anche perché gli imprenditori che intendono innovare e rinnovare, devono sostenere notevoli costi connessi alla realizzazione, alla successiva presentazione e alla pubblicità, tra cui, in primis, i costi per la realizzazione di sondaggi sull’eventuale gradimento delle nuove confezioni, i costi per l’ideazione del nuovo packaging o i cosiddetti costi di innovazione o di ingegnerizzazione.

Mentre chi imita una confezione rivelatasi vincente e attrattiva vorrebbe evitare i suddetti sforzi, chi ha realizzato detta confezione vorrebbe salvaguardare i frutti dei suoi investimenti. Nel nostro paese le imprese imitate possono accedere a due specie di tutela distinte: la tutela riconosciuta dal Codice di proprietà intellettuale per l’eventuale contraffazione del marchio registrato apposto sulla confezione, e soprattutto, la più specifica tutela riconosciuta dalla disciplina civilistica, ossia dall’articolo 2598, che vieta agli imprenditori di porre in essere atti di concorrenza sleale attraverso l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente o attraverso il compimento con qualsiasi altro mezzo di atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente, tra cui l’imitazione delle confezioni dei prodotti.

2.3.2: La tutela civilistica secondo le norme della concorrenza sleale

Le norme relative alla concorrenza sleale per imitazione servile non richiedono ne tantomeno elencano dei requisiti, ovvero delle caratteristiche che le confezioni imitate devono necessariamente presentare per poter essere tutelate. Con riferimento all’oggetto della tutela da imitazione servile occorre precisare che nel suo ambito ricadono tutti quegli elementi che compongono l’aspetto esterno dei prodotti purché risultino superflui, capricciosi e arbitrari; in altri termini, ciò che viene tutelato è l’insieme degli elementi formali dei prodotti che abbiano un’efficacia individualizzante.

Al contrario, non meritano tutela quegli elementi che di per sé devono essere presenti per poter usufruire di un prodotto o che nel tempo sono diventati elementi regolarmente utilizzati da tutti gli operatori del mercato per migliorarne la fruibilità. Così non possono formare oggetto di tutela da imitazione servile, e sono quindi accessibili a tutti gli operatori sul mercato, gli elementi delle confezioni che siano funzionali ovvero necessitati dalla natura del prodotto stesso.

2.3.3: Un giudizio d’insieme e concreto

La difficoltà per il giudice di ogni caso concreto di presunto look-alike illecito sarà, quindi, sempre quella di stabilire, in primo luogo, se le componenti del trade dress di cui si richiede la tutela possano essere considerate arbitrarie, capricciose e idonee a imporsi immediatamente all’attenzione del consumatore e in secondo luogo, se e in che misura il prodotto imitante abbia in effetti copiato proprio quelle determinante caratteristiche o se invece l’imitazione sia di tipo innocuo, in quanto gli elementi comuni tra la confezione originale e la confezione imitante sono standard, banali ovvero ancora necessitati dalla funzione o dalla natura del prodotto.

Ne consegue che un confine prestabilito tra lecito e illecito a propri non può essere determinato, e così il giudizio di confondibilità deve basarsi su un esame specifico, concreto e sintetico, mediante un apprezzamento di insieme del packaging che tenga conto dei tratti essenziali dei trade dress in analisi, secondo l’immediata e sintetica impressione che può ricevere il consumatore, in virtù della quale differenze anche rilevanti sono inidonee a escludere la confondibilità, quando a essere imitati siano i tratti grafici più salienti.

Inoltre, per valutare la somiglianza e quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela dagli atti di concorrenza sleale per imitazione servile, la comparazione non va effettuata tra due prodotti presenti, ma tra il ricordo di uno e la fisica presenza dell’altro, e inoltre valutando le percezioni di tipo immediato e le sollecitazioni di carattere superficialmente sensoriale delle confezioni.

In conclusione, l’operatore economico che vorrà inserirsi in un determinato mercato con un nuovo prodotto per evitare di incappare nel divieto di imitazione servile dovrà apportare delle varianti innocue rispetto al packaging dei prodotti già disponibili per i consumatori, varianti aventi a oggetto gli elementi inessenziali della confezione stessa e che riescano a rendere, a propria volta, il trade dress complessivo del nuovo prodotto eccentrico e fantasioso.

2.3.4: Il giudice nei panni del consumatore medio

L’attenzione del giudice non dovrà, essere quella del consumatore preparato e profondo conoscitore di tutte le caratteristiche del prodotto, bensì quella del consumatore medio di riferimento, avuto particolare riguardo alle caratteristiche proprie del prodotto.

La necessità di valutare in concreto il rischio di confusione è quella che nei decenni e senza conoscere incertezze, ha condotto la giurisprudenza a considerare sempre, nell’effettuare il giudizio di confodibilità tra confezioni, anche i canali attraverso i quali i prodotti sono distribuiti, la natura dei prodotti stessi e quindi i consumatori finali cui gli stessi sono destinati e il grado di attenzione, nel discernere tra diverse confezioni che dagli stessi ci si può attendere.

2.4: Il brand licensing

I marchi possono diventare fonte di reddito per l’impresa attraverso il fenomeno del licensing. Alla stregua di un qualsiasi altro proprietario, anche il titolare di un marchio ha diritto, oltre che di goderne, di disporne in modo pieno ed esclusivo. Pertanto egli può cederlo o concederlo in licenza. Nel primo caso, il titolare del marchio si spoglia a titolo definitivo del proprio diritto per conferirlo a un altro soggetto. Nel secondo caso, invece, il titolare del marchio acconsente soltanto a che un terzo soggetto faccia uso del marchio per un determinato periodo di tempo.

Tra le pattuizioni che compongono un contratto di brand licensing si devono innanzitutto ricordare quelle che specificano l’ambito per il quale il marchio è concesso. Per ragioni economiche e giuridiche, infatti, ogni contratto di licenza dovrebbe prevedere a carico del licenziatario l’obbligo di utilizzare il marchio licenziato attenendosi a un preciso e ben dettagliato standard.

Più esattamente, i contratti di licenza dovrebbero contemplare delle clausole che una volta trasferito al licenziatario il know how necessario per raggiungere gli standard qualitativi richiesti, legittimino il licenziante ad operare dei controlli sulla produzione dell’avente causa per mezzo financo di certificatori esterni, nonché a richiedere dei campioni di quella produzione prima che essa venga commercializzata. E ciò per ragioni sia economiche sia giuridiche.

Sotto il profilo economico, infatti la commercializzazione da parte di un licenziatario di beni non conformi a quelli offerti dal licenziante danneggia quanto inesso tesaurizzato dal suo titolare, ossia vanifica gli sforzi e gli investimenti in qualità, innovazione e pubblicità da questi sostenuti per attribuire al proprio marchio un valore positivo. Sotto il profilo giuridico, come peraltro previsto dall’articolo 23 C.P.I, la commercializzazione da parte di un licenziatario di beni non conformi a quelli offerti dal licenziante, rappresenta un uso decettivo del marchio, e dunque espone lo stesso al rischio di decadenza ai sensi dell’articolo 26 e 14 comma 2 C.P.I.

Probabilmente a questo punto si potrebbe obiettare che le clausole contrattuali con cui in buona sostanza licenziante e licenziatario si obbligano ad agire affinché il marchio non decada, non siano sufficientemente deterrenti. In realtà, come chiarito dall’articolo 23 comma 3 C.P.I, contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente al modo di utilizzazione del marchio o alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, il titolare del marchio può esperire l’azione di contraffazione.

Da ultimo, occorre ricordare che sempre più spesso nei contratti di licenza, si contano clausole con le quali i licenzianti di marchi obbligano i propri licenziatari a rispettare la social accountability della propria impresa. In altri termini, nell’assenza di un esplicito obbligo di legge, i più recenti contratti di licenza prevedono con apposite pattuizioni, se non rinviando a precisi codici etici, che i licenziatari si astengano dall’adottare comportamenti eticamente insostenibili che potrebbero ledere il buon nome del licenziante, come impiegare manodopera infantile o commettere qualsiasi forma di discriminazione.

Capitolo 3.3: La tutela della creazione pubblicitaria

Nell’ambito delle forme di comunicazione rivolte alla generalità del pubblico, la pubblicità svolge un ruolo chiave. Essa rappresenta, infatti, lo strumento principe attraverso cui l’imprenditore tipicamente compie la fase di Promotion & Communication dei propri prodotti. Qualsiasi creazione pubblicitaria è frutto di un rapporto contrattuale tra un imprenditore-committente e un creativo-esecutore, l’esigenza di tutelare la creazione pubblicitaria è sostanzialmente riconducibile a due poli di interesse:

• L’interesse dell’imprenditore a proteggere l’identità dell’impresa e dei relativi prodotti pubblicizzati
• L’interesse dell’autore della creazione pubblicitaria a proteggerla rispetto ad appropriazioni indebite da parte di terzi.

Per quanto concerne il primo aspetto, l’interesse si identifica nel riuscire a impedire la confusione. E infatti, nel momento in cui un concorrente dell’imprenditore si dovesse appropriare della creazione o dei suoi elementi caratterizzanti verrebbe non solo a godere degli investimenti altrui, ma e soprattutto farebbe perdere al messaggio il suo valore catalizzante e distintivo. La necessità di una protezione dalla confusione è poi particolarmente sentita nella fase iniziale di una campagna pubblicitaria, quando cioè non si è ancora creato nel pubblico dei consumatori un legame tra gli elementi tipici della pubblicità e i prodotti.

L’interesse del creativo-esecutore è invece quello di tutelare la propria creazione pubblicitaria da eventuali indebite appropriazioni, vale a dire vedersi riconosciuta una paternità e un diritto esclusivo sulla stessa, e ciò anche in settori diversi da quelli in cui opera l’imprenditore-committente.

Al momento, a livello stradale, le disposizioni generalmente invocate per la tutela della creazione pubblicitaria sono:

• Quelle sul diritto d’autore, in quanto norme relative alle opere dell’ingegno di carattere creativo
• Quelle relative ai marchi, limitatamente però a slogan e headline
• Quelle in materia di concorrenza sleale

Presupposto della tutela offerta dalla L.D.A è che la creazione pubblicitaria sia stata già concretizzata in una forma compiuta e non si trovi, diversamente ancora in una fase embrionale, priva di forma espressiva che non troverà mai tutela tramite l’istituto del diritto d’autore. Infatti generalmente il diritto d’autore non tutela l’idea in sé per sé ma piuttosto tutte le sue estrinsecazioni concrete.

Inoltre, per essere protetta ai sensi della L.D.A, è poi necessario che l’opera pubblicitaria, non concretizzandosi in semplici applicazioni di ideazioni di per sé non creative, soddisfi le seguenti condizioni:

• Assuma i caratteri di originalità e creatività richiesti dall’articolo 1 L.D.A.
• Sia scindibile, in quanto dotata di tale valore artistico, dalla concreta applicazione pubblicitaria, così come richiesto dal successivo articolo 2 n.10 L.D.A per i disegni industriali.

Dunque, adoperando tale test in concreto, si dovrà accertare, in primo luogo, se l’opera pubblicitaria presenti i requisiti necessari per la protezione ai sensi del diritto d’autore e in secondo luogo, se sia fruibile in modo indipendente dall’uso pubblicitario.

In conclusione, va affermata la regola che nel campo della pubblicità l’opera dell’ingegno di carattere creativo è compresa nella protezione del diritto d’autore se, oltre a soddisfare i requisiti tradizionali per accedere alla protezione del diritto d’autore, il suo valore artistico sia scindibile dall’applicazione pubblicitaria cui è associata.

Relativamente alla tutela offerta dalla disciplina dei marchi, essa è stata più volte invocata per la tutela di slogan e di headline pubblicitari, e cioè di quella serie di parole per lo più descrittive che generalmente costituiscono il cuore di un messaggio pubblicitario in quanto dovrebbe essere quelle che, essendo congegnate per colpire l’attenzione del consumatore, dovrebbero consentire di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Ovviamente poi devono essere presentati nella pubblicità tutti i requisiti necessari per la registrazione del segno distintivo.

Un’altra strada che è stata percorsa al fine di individuare un’eventuale tutela e disciplina della creazione pubblicitaria è stata quella della concorrenza sleale e in particolare sono state richiamate le fattispecie di cui a