Riassunti Brevetti

ROYALTY

PRINCIPIO: somma del valore attuale dei flussi differenziali generati da un brevetto, quindi guardare i DCF cioè il valore attualizzato netto dei flussi di cassa. t sono gli anni, T è la vita massima, i è il tasso di sconto ovvero quanto avrei guadagnato da un investimento con un rischio simile.

POSSO DARE IN LICENZA E USARE IL METODO DELLE ROYALTY: Si può utilizzare anche il metodo delle royalties, cioè dare in licenza e prendere una percentuale dei ricavi del brevetto (una royalty), quindi considerando anche la royalty ottengo la formula a destra.

Il problema principale è che tutto quanto presente nella formula è frutto di una STIMA.

3. BASATO SUL MERCATO MULTIPLI DA TRANSAZIONI CONCLUSE SIMILI

PRINCIPIO: attribuire un prezzo in linea con quello di altre transazioni effettivamente avvenute sul mercato per casi analoghi. Ovviamente non essendo possibile trovare transazioni esattamente analoghe devo riadattare i dati che trovo, ad esempio devo

fare la proporzione per paragonare il numero di paesi o la durata degli anni. Quindi in generale non esiste un metodo perfetto, in base alle necessità applico un certo metodo. VALORE E PREZZO NON SONO LA STESSA COSA: - Valore: utilità che estrae chi usa/possiede il bene. Varia da un soggetto all'altro. - Prezzo: valore di scambio che mette in equilibrio la domanda e l'offerta del bene. 8 LICENSING ART 63 CPI: - I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. - Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione. ART 64 CPI: Un dipendente inventa, ci sono tre casistiche: - Invenzione di servizio: Quando un dipendente è pagato per inventare e inventa qualcosa durante l'orario di lavoro. - Invenzione d'azienda: Quando un dipendente (che NON è pagato per inventare) inventa durante l'orario di.

lavoro riceve un premio inventivo•

Invenzione occasionale: Quando un dipendente inventa qualcosa fuori dall'orario di lavoro, la titolarità del dipendente; l'azienda ha un diritto di opzione per l'acquisto del brevetto.

ART 65 CPI: Ricercatori Universitari: I ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca sono titolari dei diritti derivanti dalle invenzioni che hanno realizzato. In caso di cotitolarità, le quote sono equamente suddivise secondo il numero dei coinventori, salvo diversa pattuizione. Se un ricercatore deposita una domanda di brevetto a propria titolarità, dovrà informare il proprio ente di afferenza. Se un ricercatore deposita una domanda di brevetto a propria titolarità, dovrà informare il proprio ente di afferenza.

COMMI 2 E 3 CPI: 2, le università e le pubbliche amministrazioni stabiliscono le percentuali di divisione dei proventi; 3, l'inventore ha diritto a non meno del 50%

dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione (Se l'ente non si è dotato di un regolamento interno ad hoc, la quota spettante al ricercatore è pari al 70%) COMMA 5: I commi precedenti non valgono se le ricerche sono finanziate dai privati o pubblici differenti da quelli di appartenenza del ricercatore. La titolarità delle domande di brevetto spetta all'università o all'ente pubblico di ricerca che, attraverso una specifica previsione del contratto di ricerca, potrà stabilire ex ante l'attribuzione dei diritti ceduti ai finanziatori. Ai ricercatori (che in questo caso svolgono una mera attività di prestazione d'opera) sarà attribuito un premio inventivo (già negoziato nel contratto di ricerca). CONCLUSIONE ART 65 CPI RICERCATORI UNIVERSITARI: - Se i finanziamenti per l'attività di ricerca sono esterni all'ente di appartenenza (sia pubblici sia privati), la

titolarità di brevetti/modelli d'utilità/disegni e modelli industriali è istituzionale (delfinanziatore)

Se i finanziamenti alla ricerca derivano da risorse proprie del ricercatore e/o del suo ente datore di lavoro, la titolarità è individuale:

• Il ricercatore deve comunicare al proprio ente che ha depositato una domanda di brevetto
• Corrispondere al proprio ente una percentuale compresa tra il 30% e il 50% di quanto percepito

LICENSING IN: acquisizione del diritto ad utilizzare per un certo periodo di tempo tecnologie brevettate o non brevettate da parte di un'impresa

LICENSING OUT: concessione di licenze su tecnologie sviluppate internamente dall'impresa o da un ente di ricerca

LICENZA: contratto di natura atipica, in cui il titolare della tecnologia concede a terzi il diritto d'uso, temporaneo, esclusivo o non esclusivo, mantenendone la proprietà

CESSIONE: trasferimento a titolo definitivo di una

tecnologia

STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE:

(vuol dire monetizzare un'invenzione) Possiamo:

• Mettere a disposizione la conoscenza senza vantare diritti di IP e pubblicare
• Valorizzare la conoscenza attraverso IP:

Deposito una domanda di brevetto (che se ottenuto posso cedere, licenziare, o valorizzare per me)

Oppure posso mantenere il segreto industriale (avendo un trasferimento di know-how o creando uno spin-off)

CONTRATTI:

Per fare in modo di valorizzare (dare del valore, monetizzare un'invenzione) si può utilizzare lo strumento dei contratti.

ART 1321 Codice Civile Nozione di Contratto: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Ci sono 3 tipi di contratto:

CREAZIONE TECNOLOGICA (CONTRATTO DI RICERCA)

Accordo tramite il quale un soggetto conferisce mandato oneroso ad un altro, affinché effettui attività di ricerca, con l'obiettivo di

detenerne i risultati. Il contratto deve contenere un oggetto di ricerca, il compenso per la ricerca, la titolarità della proprietà intellettuale.

COMUNICAZIONE A POTENZIALI INTERESSATI (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

Accordo tramite il quale un soggetto (parte comunicante) trasmette informazioni confidenziali ad un altro soggetto (parte ricevente) che si impegna a mantenerle confidenziali. Bisogna escludere dalle informazioni confidenziali quelle di dominio pubblico. Una volta che il contratto è terminato (risoluzione) bisogna distruggere o restituire le informazioni. La durata va da 2 ai 5 anni certe volte in caso di segreto industriale anche all'infinito.

MONETIZZAZIONE (AD ESEMPIO LICENZA)

Licenza: Contratto con cui il titolare del brevetto (licenziante) attribuisce ad altri (licenziatari), verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l'invenzione, senza trasferirne la titolarità. Le licenze sono esclusive o non esclusive, si è aggiunta anche

L'esclusiva settoriale. Vanno aggiunti nel contratto: oggetto della licenza, corrispettivi, pubblicazioni, gestione dei brevetti, garanzie, durata.

CONSIGLI: Il contratto verrà eventualmente letto da un giudice, quindi non ha senso entrare troppo nel tecnico. Utilizzare definizioni, ripetizioni e frasi brevi, deve essere scritto come comportarsi con parti straniere.

LA SFIDA DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

• Valutare le invenzioni: è una delle sfide più difficili per i TTO (technology transfer office) manager, che solitamente ricevono invenzioni a livello concettuale (TRL Technology Readiness Level 2 su 9), spesso con dati limitati e un potere commerciale incerto (quando non esiste ancora un mercato)
• Ricettività verso il licensing-in da parte delle grandi aziende è piuttosto bassa. Esse non riconoscono il valore delle invenzioni accademiche, che quindi potranno essere valorizzate solo tramite la costituzione di start-up
• Depositare una

domanda di brevetto senza una sufficiente descrizione e supporto, non è di alcun interesse per nessuno (forse solo per l'inventore) e dovrebbe essere considerata una perdita di risorse (ed di tempo)

• Un ambito di tutela limitato è inutile: chiunque potrà aggirare facilmente l'invenzione. Gli inventori tendono a focalizzarsi sulle differenze delle loro invenzioni rispetto alla tecnica nota piuttosto che sull'impatto commerciale di queste differenze.

• Stadio di sviluppo: più è avanzato e maggiori sono le possibilità di licenziare la tecnologia. Molte tecnologie non hanno il livello di maturità che l'industria sta cercando.

STRATEGIE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. Invio scheda informativa con alcune caratteristiche del brevetto a delle potenziali aziende interessate
2. Faccio firmare un NDA
3. Scelta dell'accordo da proporre (TRL)
4. Negoziazione (esclusiva, campo di applicazione, territorio, lump sum

cioè la cifra fissa da versare, royalty la cifra variabile) 5. Stipula del contratto IL RISCHIO NELLA GESTIONE DELL'IP: Nel ciclo di sviluppo dalla ricerca al mercato ci sono tre rischi che condizionano il processo di trasferimento tecnologico: - Rischio tecnologico (funzionerà?) - Rischio di mercato (si venderà il prodotto?) - Rischio di tutela [l'invenzione sarà copiata (facilmente) dai concorrenti?] BARRIERE E OSTACOLI AL LICENSING: Assicurare la libertà di attuazione, Tipo di licenza, Time to market, Sublicenze, Ambito geografico, Calcolo royalty STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE: ACCORDI DI RICERCA E SVILUPPO DA: Accordo tramite il quale un soggetto (parte comunicante) trasmette informazioni confidenziali ad un altro soggetto (parte ricevente) che si impegna a mantenerle confidenziali. È utile prima del deposito e dopo il deposito (quando devo trasferire la tacit knowledge). Può essere unilaterale obilaterale.Contratti di ricerca, risultati NON brevettabili: La proprietà dei risultati non brevettabili conseguiti nel corso dell'esecuzione del presente contratto sarà della Società che avrà il diritto esclusivo di utilizzarli nei propri interessi. Le Parti riconoscono fin da ora che i risultati oggetto del presente contratto non potranno essere suscettibili di tutela mediante diritti di privativa industriale. Nel caso in cui, tuttavia, dovessero originarsi inaspettatamente risultati tutelabili mediante privativa industriale, le Parti ne regoleranno, in un successivo apposito accordo scritto, le modalità di protezione e valorizzazione a beneficio di entrambe le Parti. Contratti di ricerca, risultati brevettabili: Per risultati brevettabili si intendono i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione del presente contratto e proteggibili mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, brevetti per invenzione, per modelli di utilità,

Per disegno e modello industriale, brevetti per novità vegetali,