Diritto della proprietà industriale e della concorrenza - Appunti

SCHEMA)

Le ipotesi di nullità quindi sono indicate tassativamente dalla legge e la nullità opera

automaticamente in presenza delle cause citate ed un eventuale sentenza del giudice

quindi serve solo ad accertare uno stato di fatto che era già esistente.

La nullità si può dividere in: _ totale = quando la causa di nullità colpisce il diritto di

marchio in tutta la sua interezza

_ parziale = quando la causa di nullità colpisce il diritto

di marchio solo per una parte dei prodotti o servizi per il quale il

marchio è stato registrato (ad esempio causa di nullità per

mancanza di novità)

La nullità si distingue poi anche in: _ assoluta = quando può essere fatta valere da

chiunque vi abbia interesse

_ relativa = quando può essere fatta valere solo

da determinati soggetti indicati dalla legge (quando la

validità del marchio dipende dalla preesistenza di un diritto

altrui) Le cause di nullità relativa sono: mancanza di

novità del marchio (sia in senso formale che sostanziale); illiceità del

marchio (art.14 comma 1 lettera c); casi in cui la registrazione del

marchio è avvenuta in violazione dell’art.8 (violato il diritto della ? o il diritto di

un segno notorio). Mentre la nullità relativa può essere fatta valere solo dai

titolari del diritto e dagli aventi causa; la nullità relativa

può invece essere fatta valere vi abbia interesse, e ciò secondo il

legislatore significa che può farla valere l’imprenditore concorrente se egli

afferma che la presenza del marchio nullo ostacola l’esercizio della

propria attività e poi l’imprenditore concorrente che è stato

convenuto in giudizio per la contraffazione del proprio marchio; altri

soggetti intimanti possono essere le associazioni di categoria.

Per l’estinzione del diritto il legislatore prevede alcune cause:

a) scadenza del marchio: il diritto sul marchio ha una durata di 10 anni che decorre

dalla data di deposito della registrazione, ma è illimitatamente rinnovabile. In

questa situazione un altro imprenditore potrebbe procedere alla presentazione

di una domanda identica e con oggetto prodotti identici al marchio scaduto, in

tal caso solo dopo che sono trascorsi due anni avverrà la nuova registrazione,

questo perché due anni è considerato un tempo sufficiente perché i consumatori

possano cominciare a dimenticare il precedente marchio (art.12).

b) rinuncia da parte del titolare: il titolare del diritto può decidere di fare ciò, e il

tutto avviene tramite deliberazione espressa ed essa acquista efficacia nel

momento in cui viene annotata sul registro da parte dell’ufficio brevetti e

marchi.

c) decadenza del marchio: è previsto dal legislatore un elenco tassativo di ipotesi

di decadenza del marchio e queste sono tutte cause sopravvenute (al contrario

delle cause per nullità) e la decadenza opera poi automaticamente, non è perciò

necessaria una sentenza che dia luogo alla decadenza(come per la nullità basta

un mero accertamento del giudice). La decadenza del marchio può essere fatta

valere da chiunque vi abbia interesse. Vediamo ora le cause di decadenza:

- volgarizzazione del marchio(art.13):essa si verifica quando il marchio perde

capacità distintiva poiché durante il suo uso il segno diviene la denominazione

generica del prodotti che il marchio doveva contraddistinguere(questo

fenomeno può verificarsi più facilmente per i marchi apposti su prodotti nuovi).

Non è sufficiente però solo questo, è necessario anche questo fenomeno si è

verificato a causa dell’inattività (ad esempio quando l’imprenditore anche

sapendo che dei suoi concorrenti utilizzavano il marchio non ha fatto nulla per

stroncare la loro condotta) o dell’attività (ad esempio se nei messaggi

pubblicitari egli nomina il marchio volgarizzato) del titolare.

- sopravvenuta contrarietà del marchio alla legge,all’ordine pubblico o al buon

costume(ipotesi di scuola abbastanza teorica, perché in teoria se un marchio

possiede quelle caratteristiche le possiede fin dall’inizio).

- mancato uso del marchio(art.24). a pena di decadenza il marchio deve formare

oggetto di un uso effettivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato,

se ciò non avviene per un periodo continuato di cinque anni, il marchio si

considera decaduto per non uso (almeno che non sussista una causa legittima).

Analizziamo i vari presupposti: _ uso del marchio da parte del titolare

_ uso effettivo del

marchio (non è considerato tale quando si

tratta di un uso simbolico o sporadico che non

sembra sottendere un interesse

dell’imprenditore a evitare la decadenza del

marchio _ il marchio deve

essere utilizzato dallo stesso imprenditore o con

il suo consenso (uno che trae la propria

legittimazione da un contratto di licenza)

_ il marchio deve

essere effettivamente utilizzato così

come è stato registrato può essere utilizzato in

un modo identico o simile ma un so che

conservi le caratteristiche del marchio originario)

_ utilizzato per i

prodotti o servizi per i quali è stato registrato

Quando non ricorrono queste condizioni per un periodo di cinque anni la

decadenza può essere evitata se esiste un motivo legittimo che non dipende

dalla mera volontà o dal mero capriccio del titolare del marchio. Ad esempio

quando l’imprenditore non ha potuto utilizzare il marchio perché è in attesa di

una autorizzazione amministrativa (come può avvenire per i prodotti

farmaceutici); oppure nel caso in cui il fatto di non aver utilizzato il marchio è

stato deciso dalla messa in pratica di una particolare strategia aziendale;

oppure quando il titolare del marchio è titolare di altri marchi simili registrati per

gli stessi prodotti e se lui utilizza i marchi simili , salva dalla decadenza anche il

marchio non utilizzato.

In presenza di determinati presupposti il legislatore prevede che il diritto che già

si è estinto possa rivivere attraverso l’istituto della riabilitazione: se il marchio è

decaduto il diritto sul marchio torna a vivere se dopo la scadenza, ma prima che

un terzo proponga la domanda giudiziale per la decadenza, viene ripreso l’uso

del marchio oppure siano avvenuti almeno tre mesi prima i preparativi per l’uso.

Analizziamo i presupposti:

_ il marchio deve essere decaduto

_ dopo la scadenza ma prima che sia presentata qualsiasi domanda volta a

far dichiarare la

decadenza del marchio da parte di terzi si è ripreso l’uso

_ i preparativi all’uso del marchio devono essere cominciati almeno tre mesi

prima _ nel periodo che va dalla decadenza per non uso alla ripresa dell’uso , i terzi

non hanno acquistato

dei diritti su quel marchio

La decadenza per non uso si suddivide in: _ totale = riguarda cioè tutti i beni

e servizi _ parziale = riguarda solo una

parte dei prodotti o servizi per i quali il

marchio è stato registrato

- Il marchio decade anche per recettività sopravvenuta dello stesso(art.14).

Diviene decettivo quando non corrisponde più a verità il messaggio che il

marchio comunica ai consumatori e ciò può dipendere anche dal tipo di marchio

e dal tipo di messaggio che esso è idoneo a comunicare ai consumatori (ad

esempio il marchio diviene recettivo quando il messaggio ai consumatori non è

veritiero a causa del non avvertimento ai consumatori a seguito della vendita

separata dall’azienda del marchio ad un altro imprenditore.

Se si tratta di marchi speciali (quelli che comunicano un messaggio di

permanenza e garanzia nel tempo di quelle caratteristiche), il marchio diventa

recettivo se durante l’uso, viene apposto su prodotti che non hanno quelle

caratteristiche e quella popolarità che lo hanno sempre contraddistinto.

La decadenza per decettività non opera quando il prodotto sui quali è apposto il

marchio ha avuto un miglioramento qualitativo (ci si preoccupa solo di

peggioramenti o influenze negative sui prodotti o servizi che vanno quindi a

colpire indirettamente i consumatori).

Se il marchio speciale è espressivo/descrittivo, esso diviene decettivo se esso

viene apposto sui prodotti che non hanno le caratteristiche che richiama il

marchio.

La decadenza per decettività si ha anche quando al prodotto contraddistinto da

quel marchio vengono attribuite qualità o caratteristiche che in realtà il prodotto

non ha.

I marchi collettivi hanno una funzione prevalente che è diversa da quella dei marchi

generici, cioè quella di garantire l’origine, la natura o la provenienza geografica del

prodotto che viene contraddistinto dal marchio. Le altre due caratteristiche di questo

tipo di marchio sono: _ la domanda di registrazione di un

marchio collettivo è fatta da un

soggetto che è diverso dal titolare del

marchio (organismo che svolge come attività

quella di garantire l’origine dei

prodotti) _ il

marchio collettivo può essere

utilizzato da più imprenditori nel

rispetto della natura di quel marchio

La registrazione del marchio collettivo: alla domanda viene allegato un regolamento

d’uso dove ci sono tutte le disposizioni il cui rispetto è fondamentale (per evitare la

nullità o la decadenza del marchio).

Il marchio collettivo potrà essere concesso in uso a chi rispetterà la regolamentazione

allegata; ma essa ha anche la funzione di permettere al titolare del marchio di

effettuare dei controlli riguardo la regolarità del marchio ed eventualmente dare delle

sanzioni a chi non rispetta le norme sul regolamento d’uso. Se invece il titolare non fa

nulla di tutto ciò, si può comunque ricorrere alla sanzione della decadenza del marchio

per recettività (il marchio presenta segni idonei ad ingannare il pubblico).

Il marchio collettivo può avere la funzione di garantire la provenienza geografica e per

questo il legislatore ha consentito un’eccezione alla’art.13 del Codice della Proprietà

Industriale, rispetto alla capacità distintiva: può essere registrato anche un marchio

collettivo che consiste solo nella denominazione geografica della zona da cui proviene

il bene , ma ovviamente non può essere precluso ai terzi la possibilità di utilizzare

quella denominazione almeno ai fini descrittivi, purché l’uso sia conforme ai principi

della correttezza professionale.

La disciplina del marchio collettivo la si trova nell’art.2570 del Codice Civile e

nell’art.11 del Codice della proprietà industriale e si preve