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Diritto della proprietà industriale e della concorrenza - Appunti

Appunti delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e della concorrenza della professoressa Stufler (esame opzionale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza/esame obbligatorio Scienze Giuridiche).
Gli appunti sono ordinati ed esaustivi (integrati con il manuale di A. VANZETTI – V. DI CATALDO, "Manuale di diritto industriale"(7° ed., Giuffrè, Milano, 2012).
Gli... Vedi di più

Esame di Diritto della proprietà industriale e della concorrenza docente Prof. S. Bonfatti

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V. Se la registrazione procede senza intralci per il richiedente, si arriva alla

registrazione vera a propria del marchio. Ma essa non è una presunzione di

validità di un marchio, cioè se viene effettuata tale registrazione, non vengono

sanate le eventuali cause di nullità del marchio.

Un requisito che da sempre è sottratto all’esame dell’ufficio è quello della novità

in senso sostanziale (art.12 comma 1 lettera b) ed in ogni caso la mancanza di

nullità può essere fatta valere solo in un momento successivo alla registrazione;

lo stesso discorso vale per la illiceità del marchio per violazione di un diritto di

esclusiva altrui (art.14).

E’ con la registrazione che sorge il diritto di privativa industriale, ma, dato che

abbiamo visto che gli effetti della registrazione decorrono fin dal momento in cui è

stata presentata la domanda o in un momento ancora anteriore, già da quel momento

il soggetto gode del diritto di proprietà industriale.

Analizziamo ora il contenuto di tale diritto (art.20): diritto esclusivo del marchio per i

prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato o per i prodotti o servizi affini

ai prodotti del marchio. Da questa definizione si possono individuare le tre componenti

della privativa industriale:

1) uso del marchio

2) esclusività dell’uso del marchio

3) l’uso del marchio è limitato a prodotti o servizi per i quali è stato

registrato o per quelli affini a questi.

Da ciò emerge la duplice natura del diritto di privativa industriale: _ esclusiva= solo il

soggetto titolare del marchio ha il diritto di utilizzarlo

_ relativa=

non viene riconosciuto per tutti i prodotti esistenti sul

mercato, ma solo per

quelli per cui è stato registrato (regola a parte vale

per i marchi rinomati che godono di

tutela maggiore); è in sostanza una

tutela contro il rischio di confusione.

1. Quando è che il marchio si può dire utilizzato?(questo serve per capire tante

cose, tra cui quando occorre far decorrere il termine per la sanzione della

decadenza, ed è anche attraverso l’uso del marchio altrui che si verificano le

fattispecie di contraffazione).

Si distingue innanzitutto l’uso del marchio di prodotti dall’uso del marchio di

servizi: il primo si realizza apponendo il segno sul prodotto stesso oppure

sulla sua confezione (il tutto con funzione distintiva) e il bene deve poi

essere commercializzato; il secondo (manca il supporto su cui apporre il

marchio) si realizza quando viene associato il marchio a quel servizio nei

messaggi pubblicitari, quando viene apposto sulle divise di coloro che

erogano quel servizio oppure ancora quando viene apposto sugli strumenti

che servono per prestare il servizio o su quelli che consistono nel servizio

stesso. Spesso poi i marchi di servizio vengono utilizzati come ditta o come

insegna(segno distintivo generale dell’impresa, generale perché la

contraddistingue nel suo complesso). Poi ci sono i marchi di commercio

(contrapposti ai marchi di fabbrica, cioè quei marchi messi sui prodotti

realizzati dall’imprenditore), cioè quelli apposti sui prodotti realizzati da altri,

l’impresa quindi eroga esclusivamente un servizio di commercializzazione

altrui (importante è che non venga nascosto il marchio di fabbrica, infatti

può accadere che un prodotto abbia più marchi).

Non tutti gli usi del marchio sono considerati legittimi e il legislatore elenca

gli usi vietati dal titolare (art.21 comma 2):

• quando l’uso è contrario alla legge(vedi l’ipotesi in cui si è registrato

un marchio già di per sé nullo ma che non è stato ritirato perché si

interviene tardi oppure quando viene impiegato per fini anti

concorrenziali o quando è contrario alla legge che è sorta in un

secondo momento rispetto alla registrazione).

• quando attraverso l’uso si crea un rischio di confusione con segni

distintivi utilizzati da altri (vedi l’ipotesi in cui il legislatore consente la

coesistenza di marchi identici o simili per prodotti identici o affini e in

tali casi lo stesso legislatore impone di attuare degli accorgimenti).

• quando l’uso induce in inganno il pubblico sulla natura, qualità o

provenienza geografica di prodotti o servizi (ci si riferisce solo ai

marchi descrittivi o espressivi).

• quando l’uso lede un altrui diritto di esclusiva (questo punto può

riguardare il solo caso in cui il marchio registrato è invalido già da

subito, dunque è un ipotesi di invalidità d’uso del marchio abbastanza

inutile).

2. L’uso del marchio è un diritto che ha natura esclusiva, essa è necessaria

affinché il marchio svolga la sua funzione distintiva. Esclusiva significa che il

titolare del marchio può vietare ai terzi determinate condotte (quelle indicate

dall’articolo 20); esse devono essere poste in essere senza il consenso del

titolare e affinché sussista un qualsiasi consenso è necessario che esso sia

stato manifestato esclusivamente o con negozio unilaterale oppure nel

contesto di un contratto (non è sufficiente la mera tolleranza). Vietare invece

significa che il titolare ha la possibilità di intraprendere tutte le iniziative

giudiziarie possibili per far cessare le condotte illecite, o bloccarle in un

momento anteriore, oppure ha anche la possibilità di chiedere i danni in un

momento successivo.

Le condotte vietate ai terzi sono sei: _ uso di un marchio identico per prodotti

o servizi identici (ipotesi più palese di condotta vietata)

_ uso di un marchio identico per

è necessario che si crei un rischio di

prodotti o servizi affini

confusione tra i due marchi _ uso di un marchio simile per

(valutazione anche sulla

prodotti o servizi identici

confondibilità effettiva tra i due _ uso di un marchio simile per

marchi) prodotti o servizi affini _ un terzo utilizza come ditta,

insegna, nome a dominio ecc. un segno identico o simile

al marchio altrui, quando a causa dell’identità o affinità tra

i segni o i prodotti si verifica un pericolo di confusione

(principio dell’unitarietà dei segni

distintivi, cioè essi svolgono alla fine tutti la stessa funzione,

quella di contraddistinguere un elemento di quella determinata impresa)

_ questa condotta vietata riguarda

solo il titolare del marchio notorio:egli può vietare

ad un terzo l’uso di un marchio identico o simile al

proprio anche per prodotti affini (la tutela del marchio diventa così

assoluta). Questo divieto di condotta nasce

solo se ricorrono due condizioni alternativamente: 1 l’uso del terzo

procura un

indebito vantaggio a chi

lo utilizza 2 l’uso del terzo

arreca un

pregiudizio alla capacità

distintiva del segno

Ma vediamo ora quali sono le condotte che il titolare nello specifico può

vietare(art.20 comma2):

• di apporre il marchio identico o simile sui prodotti (indipendentemente

dal fatto che i prodotti poi vengano commercializzati o meno)

• detenzione di prodotti nella quale è stato apposto il marchio ai fini

della commercializzazione

• commercializzazione dei beni sui quali il marchio è stato apposto

(anche se non è stato lui ad apporre il marchio sui prodotti)

• esportazione dei prodotti sui quali il marchio viene apposto e la stessa

cosa vale per l’importazione

• di apporre il marchio nei messaggi pubblicitari di tutti i tipi

3. Rischio di confusione: è necessario procedere sempre al giudizio di

confondibilità, che in teoria può essere svolto dal giudice adito e per fare ciò

egli adotta due criteri differenti:

1. confondibilità in concreto = il giudice si basa su un confronto fra i marchi

e tra i prodotti o servizi sui quali essi sono apposti, ma egli valuta anche

un pericolo reale e l’esito positivo a seguito della verifica del giudice si ha

quando tra i due marchi c’è un pericolo potenziale e reale di confusione.

2. confondibilità in astratto = il giudice si basa su un semplice confronto fra

i due marchi e tra i prodotti o servizi sui quali essi sono apposti (ma non

si da rilievo a come in concreto i marchi vengono utilizzati).

I giudici italiani tendono ad applicare più questo secondo criterio,

effettuano quindi una valutazione senza gli elementi del caso concreto

che possono rafforzare il pericolo di confusione (ma non escluderlo);

mentre i giudici comunitari adottano più il primo criterio di confondibilità,

ma la giurisprudenza italiani si rifiuta di adottare questo approccio perché

pensa che in questo modo si svuoterebbe di contenuto la legge sui

marchi, soprattutto per i marchi di forma.

Nel caso della confondibilità in astratto il giudice deve fare una doppia

valutazione: prima quella sui marchi e poi quella sui prodotti o servizi. E

perché si possa arrivare ad un esito positivo del giudice è necessario che i

due marchi risultino confondibili o affini e i criteri per valutare la

confondibilità sono:

impressione generale (valutazione intuitiva)

o analisi analitica dei segni distintivi ( i segni vengono scomposti in

o tutti i loro elementi e si verifica quali elementi coincidono tra i due

marchi e quali no e di conseguenza si può poi verificare quali

elementi tra questi non dovrebbero coincidere)

criterio dell’attenzione e della cultura che ripongono i consumatori

o nei segni (si distinguono tra i beni a largo consumo e beni specifici

e il giudizio ovviamente sarà più severo per quanto riguarda i

prodotti del secondo tipo)

per i marchi denominativi: criterio di valutazione che non si basa

o solo sull’elemento grafico ma anche su quello fonetico (due marchi

che si scrivono in modo diverso ma hanno una stessa pronuncia) o

semantico (in tal caso possono essere considerati confondibili

anche marchi che hanno natura diversa)

per i marchi complessi, cioè che si compongono di natura

o diversa:si scompone il marchio in tutti i suoi elementi e se ciascuno

di essi in sé è dotato di capacità distintiva basta solo che il terzo si

appropri di anche uno solo di tali elementi compositivi del marchio,

che egli ricade nella violazione del diritto in questione

per i marchi forti, cioè quelli che non contengono riferimenti al

o prodotto: viene tutelata non solo l’immagine del marchio ma anche

il concetto sotteso ad esso ;se invece il marchio è debole ciò non

avviene e il marchio è liberamente appropriabile da un altro

soggetto imprenditore. Il giudizio di confondibilità quindi varia a

seconda che si tratti di un marchio debole o forte.

Si deve poi anche tenere in considerazione cella notorietà

qualificata del marchio acquisita dallo stesso durante l’uso (non

una notorietà originaria), sia per il marchio debole che per quello

forte.

Quando due prodotti possono poi essere considerati affini?Il concetto

di affinità si risolve

nella stessa natura intrinseca dei prodotti, cioè quando essi sono

destinati alla stessa clientela

e quando soddisfano i medesimi bisogni(stessa categoria di

consumatori); ma è ovvio che tali

criteri sono troppo aleatori, perché possono avere molteplici

interpretazioni (da una

restrittiva ad una più ampia), per cui oggi si adotta un'altra formula(si

aggiungono cioè altri

elementi): i prodotti per essere considerati simili si trovano in un

rapporto tale fra di loro per

cui quando sono contrassegnati da marchi simili il consumatore può

pensare che provengano

dallo stesso imprenditore. Questo tipo di rapporto fa riferimento agli

indici detti prima ma

anche ad una prassi di mercato (il mercato che ha abituato il

consumatore a vedere associati

a tali prodotti).

L’affinità tra prodotti è un elemento che assume meno importanza di fronte

ai marchi rinomati, normalmente il giudizio che il consumatore da è positivo,

collegando quell’impresa

a quel marchio e quel marchio alle qualità positive di quel prodotto. I

marchi rinomati però

non hanno solo un valore distintivo, ma sono dotati anche della

cosiddetta capacità

suggestiva (capacità attrattiva notevole). Perciò il legislatore ha

ritenuto opportuno

estendere la tutela di questi marchi non solo alla capacità distintiva,

ma anche a quella

suggestiva, riconoscendo in capo al titolare del marchio la possibilità di

utilizzare tale segno

anche per prodotti non affini a quello rinomato. Ciò non è consentito

ovviamente ai terzi,

dove si vieta addirittura l’utilizzo del marchio rinomato anche per

prodotti non simili (oltre

che per quelli simili); ma quest’ultima ipotesi avviene solo nel

momento in cui ricorrono due

presupposti: _ se ciò comporta un indebito vantaggio al terzo

utilizzatore del marchio rinomato per prodotti non simili (ad esempio per far

salire la notorietà di un marchio è necessaria una campagna pubblicitaria

costosa, se l’imprenditore titolare del marchio rinomato riesce a dimostrare che

il terzo non dovuto sostenere tali spese per affermare sul mercato il suo

marchio, allora potrà richiedere la protezione del suo marchio rinomato)

_ se ciò comporta un pregiudizio al titolare (ad esempio

quando a causa della intromissione del terzo viene diminuita la capacità

distintiva del marchio rinomato)

Quanto più un marchio sarà noto tanto più sarà possibile che il terzo

ricada in uno o entrambi

i requisiti e spesso è dalla presenza di anche solo uno dei due requisiti

che si capisce la

rinomanza o meno del marchio in questione.

Si può affermare quindi che la tutela del marchio varia in relazione alla

notorietà del segno

(si parla anche di notorietà qualificata), ma varia anche in relazione alle

misure adottate dal

titolare del marchio(misure che gli consentono di ampliare la tutela del suo

marchio); le

misure che gli consentono di fare ciò sono di due tipi:

marchi difensivi = marchi simili a quelli che sono oggetto di

 registrazione che vengono registrati dal titolare del marchio

principale per gli stessi prodotti o servizi allo scopo di formare una

barriera protettiva per il marchio principale (si riduce il rischio che

facciano questo gli altri imprenditori). Questo sistema gode anche di

una protezione particolare: non è prevista la decadenza per non uso

di tali marchi, purchè venga utilizzato quello principale (alcuni

dubitano la legittimità di tale norma a protezione dei marchi

difensivi, perché nel diritto comunitario non c’è alcuna norma simile).

liste di protezione = partendo dal presupposto che dalla Convenzione

 di Nizza sono stati indicati i criteri che si utilizzano per individuare i

prodotti che ricevono protezione, in queste liste sono stati classificati

tutti i prodotti in 45 classi. Così c’è la possibilità per l’imprenditore di

registrare il proprio marchio per tutti i prodotti esistenti sul mercato e

ciò lo fa non perché vuole utilizzare quel marchio dappertutto, ma

solo per tutelare il più possibile il proprio marchio( in concreto

l’imprenditore sfrutterà il marchio solo per una parte di tali prodotti e

servizi e la giurisprudenza ha specificato che per gli altri prodotti il

marchio decade dopo cinque anni per non uso).

Occorre fare una precisazione: nella classificazione di Nizza, in

questa divisione prodotti/servizi in 45 classi, si potrebbe

erroneamente pensare che tutti i prodotti appartenenti alla stessa

classe debbano ritenersi affini e dall’altro lato prodotti/servizi di

classi diverse possono essere considerati affini.

La contraffazione del marchio si ha in tutti i casi in cui si ha una violazione del diritto

avente ad oggetto il marchio, oppure si può anche definire come i casi in cui un

soggetto terzo ricade in una delle condotte vietate ai sensi degli artt. 20 e 22: tutti i

casi in cui un terzo adotta come marchio un segno identico o simile al marchio già

registrato e lo utilizza per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini per cui il

precedente marchio è stato registrato se a causa di tale identità o somiglianza tra

segni o prodotti si può verificare un rischio di confusione o da associazione tra i due

segni. Dalla definizione identifichiamo ora le condizioni: _ è adottato da parte di un

terzo un segno identico o simile a quello già registrato da altri, ed è

fondamentale che il segno venga poi completamente utilizzato (per uso

si intende tutte le

ipotesi del secondo comma articolo 20, vedi appunti precedenti)

_ che il segno identico o simile al marchio già registrato venga utilizzato

in funzione distintiva

(quindi si può fare con una funzione diversa, descrittiva o di

indicazione) Da questo secondo punto si possono ricavare i possibili usi da parte di

un terzo: 1. uso tipico del marchio: il terzo utilizza il marchio allo scopo di

contraddistinguere anche i propri prodotti o servizi

2. uso atipico del marchio: uso che non viene fatto con una funzione

distintiva, ma con altre funzioni. Da questi altri usi se ne ricavano alcuni

illeciti, perché contrari ai principi della correttezza professionale(ma in

tali casi non si potrà parlare di contraffazione ma di concorrenza sleale);

e altri leciti, considerati come limitatezza al diritto di esclusiva del

titolare del marchio e sono elencati dall’articolo 21 (casi di funzione

descrittiva o indicativa)

Abbiamo fino a qui osservato l’estensione del diritto del marchio sotto il profilo

soggettivo e oggettivo, analizziamola ora sotto altri due profili:

- territoriale = diritto che si estende a tutto il territorio nazionale e non al di fuori

di esso (non si può

limitare l’esclusiva solo per una parte del territorio, ha valenza

unitaria)

- temporale = il diritto ha una durata di 10 anni, ma può essere rinnovato una o

più volte(senza

limite) ed il rinvio deve avvenire prima della scadenza e produce

gli stessi effetti della

registrazione precedente (si garantisce la continuità e la possibile

perpetuità del marchio)

Analizziamo ora il trasferimento del diritto del marchio e dell’uso del marchio: il

titolare potrebbe utilizzare il marchio, oppure potrebbe trasferire il diritto di marchio

nella sua interezza o anche solo l’uso ad un terzo che ne farà uso per la sua attività

d’impresa (oppure ancora, dato che non occorre per forza dover essere imprenditori

per registrare un marchio, un soggetto potrebbe registrare un marchio e poi trasferirlo

e prendere il corrispettivo).

Il trasferimento avviene sia per atto tra vivi (tramite contratto:cessione del marchio o

licenza di utilizzo dello stesso) oppure per causa di morte (testamento o successione

legittima, perché il marchio entra a far parte dell’asse ereditaria che fa capo al de

cuius).

La legge ha previsto il principio della libera trasferibilità del marchio: il titolare può

infatti trasferire il marchio anche mantenendo la propria azienda e questo non è poi

così scontato perché il marchio è considerato un bene aziendale e come tale fa parte

dell’azienda. Di ciò tiene conto anche il legislatore nel momento in cui ha legiferato

sulla cessione di un’azienda: vengono trasferiti in questo caso tutti i beni che fanno

parte di essa e per escludere dei beni, come ad esempio il marchio, essi devono

essere espressamente indicati nel contratto di cessione dell’azienda.

Il legislatore si è esposto sul marchio anche all’articolo 2573 del Codice Civile: Il

marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei

prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o

dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono

essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di

fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia

trasferito insieme con l'azienda”.

Al secondo comma notiamo che il legislatore fa una presunzione, cioè dice che si

presume che il marchio venga ceduto automaticamente con l’azienda stessa; ma è

importante dire che le cose cambiano quando il marchio coincide anche solo in parte

con la ditta che lo cede, in tal caso, per evitare di trovarsi poi un marchio in possesso

ad un diverso imprenditore che però rappresenta ancora i prodotti dell’azienda

originaria( quindi ingannevole per i consumatori), ci vuole l’espresso consenso del

titolare dell’azienda.

Prima del 1992 il legislatore prevedeva che il marchio potesse essere trasferito solo

con l’azienda, era previsto ciò perché si voleva tutelare la funzione distintiva del

marchio. Ma con la nuova normativa dal 1992 le cose cambiano e si mette a rischio la

capacità distintiva del marchio. Così il legislatore ha dovuto adottare un’altra

disposizione per garantire la funzione distintiva del marchio e questa si trova

all’articolo 2753 del Codice Civile primo comma (citato sopra). Sostanzialmente si dice

che il marchio può essere liberamente trasferito ma che devono però essere adottate

misure per non trarre in inganno i consumatori (si vuole garantire la veridicità del

messaggio del marchio).

Le modalità di trasferimento del marchio variano a seconda del tipo di marchio e della

sua funzione specifica:

- marchio generale = è quello che comunica ai consumatori un messaggio della

provenienza di quei prodotti/servizi da una determinata impresa; quando viene

ceduto questo tipo di marchio muta la figura dell’imprenditore e quindi viene

messa a forte rischio la capacità distintiva del marchio, perciò si hanno due

possibilità: _ si trasferisce col marchio anche l’azienda

_ vengono avvertiti in modo adeguato i

consumatori che c’è stato quel cambiamento di provenienza dei

prodotti e servizi sui quali il marchio è apposto

- marchio speciale = è quello che assolve oltre alla funzione di indicazione della

provenienza del prodotto, anche quella di contraddistinguere i singoli specifici

prodotti provenienti anche dallo stesso imprenditore; quando viene ceduto le

cose sono diverse rispetto a quanto si verifica nei marchi generali, perché qui la

funzione prevalente svolta dal marchio è quella di distinguere il singolo prodotto

dagli altri prodotti dello stesso imprenditore. Così per garantire la veridicità del

marchio si possono seguire tra diverse strade: _ si trasferisce col marchio anche

l’azienda _ si impone al cessionario o

al licenziatario di utilizzare il marchio per i

prodotti o servizi che hanno le stesse

caratteristiche (non proprio caratteristiche uguali ma

non talmente diverse da ingannare il pubblico) dei

prodotti o servizi sui quali era apposto

precedentemente il marchio _ vengono avvertiti in

modo adeguato i consumatori che c’è stato quel

cambiamento di provenienza dei prodotti e servizi sui

quali il marchio è apposto

Se si verifica inganno per i consumatori (sopravvenuto ingannevolezza del marchio)

questo comporta la decadenza del marchio stesso. Tale disposizione si applica ai

marchi che prima di essere trasferiti siano già stati utilizzati e si sono già affermati sul

mercato (inteso come i consumatori conoscono qual marchio).

Gli schemi contrattuali principali sono due:

1) cessione. Nei contratti vige il principio della libertà di forma salvi i casi

espressamente citati dalla legge. Nel caso di contratto di trasferimento del

marchio vale ovviamente tale regola, cioè si possono stipulare contratti di

qualunque forma (orali o scritti che siano), ma il legislatore prevede l’onere di

trascrizione di tali contratti nel registro presso l’ufficio brevetti e marchi

(registrato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

La trascrizione ha la sola funzione di rendere opponibile ai terzi il contratto e di

risolvere controversie che possono sorgere in merito. In ogni caso la forma

consigliata per la stipulazione di questo tipo di contratto è quella scritta.

Sostanzialmente il contratto col quale il titolare trasferisce la titolarità del

proprio diritto ad un altro soggetto è equiparabile ad una compravendita;si

possono distinguere due tipologie di cessione: _ totale = il diritto viene ceduto

per la totalità dei prodotti o servizi per i quali il marchio è

stato registrato

_ parziale = il diritto viene ceduto solo per una parte dei prodotti o

servizi (non affini o affini) per i quali il marchio era stato registrato

In quest’ultimo caso ci si trova sul mercato due imprenditori diversi

che utilizzano lo

stesso marchio per prodotti o servizi affini: in tal caso le parti del

contratto devono non

solo adottare le misure idonee, ma anche delle cautele per evitare

il pericolo di confusione tra i loro prodotti o servizi.

Quello della cessione del marchio non è un contratto esplicitamente citato dalla

legge, quindi nel caso si può fare riferimento alle norme sulla compravendita,

oppure ci si rifà alle clausole del contratto in generale.

2) licenza. La licenza è un contratto in cui il titolare (licenziante) conferisce al

licenziatario il diritto di sfruttamento economico del brevetto per una durata

pari a quella della licenza, mantenendone però la titolarità.

Nel contratto di licenza il titolare originario rimane il titolare del marchio, ma

anche qui la licenza può essere di due tipi: totale o parziale (sempre secondo

quanto detto per la cessione). La licenza può anche essere disposta solo per

una parte del territorio, mentre ciò non vale invece per la cessione, che non può

essere frazionata. La licenza si divide in:

_ esclusiva = quando il titolare lo concede ad un terzo in via esclusiva (si

preclude quindi la

possibilità di utilizzare e di disporre del marchio)

_ non esclusiva = quando il titolare concede l’uso del marchio al licenziatario

avendo però la possibilità di utilizzarlo lui stesso o di concederne l’uso ad

altri imprenditori (su

territori diversi ad esempio)

In quest’ultimo caso si possono avere due o più imprenditori diversi che

utilizzano lo stesso marchio, perciò il legislatore ha previsto (art.23 comma 2)

che in tal caso deve essere previsto dal contratto l’obbligo di utilizzare il

marchio solo per contraddistinguere prodotti uguali corrispondenti messi in

commercio con lo stessi marchio dal titolare o da altri licenziatari (è un obbligo

contrattuale, perciò l’inadempimento è un inadempimento contrattuale con

tutto ciò che ne comporta). Nel caso in cui il licenziante controlla e riscontra un

inadempimento del licenziatario (perché oppone il marchio su prodotti diversi o

per altri motivi) entra in campo il comma 3 dell’art.23, in cui il legislatore

prevede un rimedio al licenziante: egli può far valere il suo diritto di esclusiva

(per agire nei confronti del licenziatario contro la sua contraffazione), e tale

azione non ha alcuna corrispondenza nella disciplina generale dei contratti.

Anche nel caso della licenza al di fuori dell’articolo 23, non ci sono altre

disposizioni, quindi nel caso in cui la disciplina risulta lacunosa si può fare

riferimento in via analogica al contratto di locazione e se ciò non basta alla

disciplina generale dei contratti.

Ci sono altri due contratti che possono avere ad oggetto il trasferimento del marchio o

del suo uso:

- merchandising = riguarda quasi esclusivamente il marchio rinomato (quello che

gode di una certa notorietà), poiché il diritto su tale marchio si estende ai

prodotti o servizi diversi

per tutelare la sua capacità suggestiva.

- franchising = tramite di esso un imprenditore concede ad un altro imprenditore

la disponibilità di un complesso di diritti di proprietà industriale affinché egli lo

utilizzi per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi realizzati dal primo

imprenditore (Il franchising è infatti un accordo di collaborazione che vede da

una parte un'azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o

franchisor) e dall'altra una società o una persona fisica (affiliato, o franchisee)

che aderisce a questa formula. L'azienda madre, che può essere un produttore o

un distributore di prodotti o servizi di una determinata marca od insegna,

concede all'affiliato, in genere rivenditore indipendente, il diritto di

commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando l'insegna dell'affiliante

oltre ad assistenza tecnica e consulenza sui metodi di lavoro. In cambio

l'affiliato si impegna a rispettare standard e modelli di gestione e produzione

stabiliti dal franchi sor).

La nullità del marchio non è una causa di estinzione del diritto di marchio: parliamo di

nullità quando un diritto di marchio non è mai esistito nonostante il marchio sia stato

registrato e quindi il marchio era affetto da cause in presenza delle quali non sarebbe

dovuta avvenire la registrazione (difetti del marchio preesistente); mentre parliamo di

estinzione del diritto di marchio quando il marchio è sorto e durante la sua vita ci sono

eventi che ne producono la decadenza.

Le cause di nullità del marchio sono indicate dall’art.25 che afferma che il marchio è

nullo se manca uno dei requisiti dell’art.7 o impedimenti dell’art.12; oppure se è

contrario agli art. 12,14,10,19; oppure se in contrasto con il disposto dell’art.8.(VEDI

SCHEMA)

Le ipotesi di nullità quindi sono indicate tassativamente dalla legge e la nullità opera

automaticamente in presenza delle cause citate ed un eventuale sentenza del giudice

quindi serve solo ad accertare uno stato di fatto che era già esistente.

La nullità si può dividere in: _ totale = quando la causa di nullità colpisce il diritto di

marchio in tutta la sua interezza

_ parziale = quando la causa di nullità colpisce il diritto

di marchio solo per una parte dei prodotti o servizi per il quale il

marchio è stato registrato (ad esempio causa di nullità per

mancanza di novità)

La nullità si distingue poi anche in: _ assoluta = quando può essere fatta valere da

chiunque vi abbia interesse

_ relativa = quando può essere fatta valere solo

da determinati soggetti indicati dalla legge (quando la

validità del marchio dipende dalla preesistenza di un diritto

altrui) Le cause di nullità relativa sono: mancanza di

novità del marchio (sia in senso formale che sostanziale); illiceità del

marchio (art.14 comma 1 lettera c); casi in cui la registrazione del

marchio è avvenuta in violazione dell’art.8 (violato il diritto della ? o il diritto di

un segno notorio). Mentre la nullità relativa può essere fatta valere solo dai

titolari del diritto e dagli aventi causa; la nullità relativa

può invece essere fatta valere vi abbia interesse, e ciò secondo il

legislatore significa che può farla valere l’imprenditore concorrente se egli

afferma che la presenza del marchio nullo ostacola l’esercizio della

propria attività e poi l’imprenditore concorrente che è stato

convenuto in giudizio per la contraffazione del proprio marchio; altri

soggetti intimanti possono essere le associazioni di categoria.

Per l’estinzione del diritto il legislatore prevede alcune cause:

a) scadenza del marchio: il diritto sul marchio ha una durata di 10 anni che decorre

dalla data di deposito della registrazione, ma è illimitatamente rinnovabile. In

questa situazione un altro imprenditore potrebbe procedere alla presentazione

di una domanda identica e con oggetto prodotti identici al marchio scaduto, in

tal caso solo dopo che sono trascorsi due anni avverrà la nuova registrazione,

questo perché due anni è considerato un tempo sufficiente perché i consumatori

possano cominciare a dimenticare il precedente marchio (art.12).

b) rinuncia da parte del titolare: il titolare del diritto può decidere di fare ciò, e il

tutto avviene tramite deliberazione espressa ed essa acquista efficacia nel

momento in cui viene annotata sul registro da parte dell’ufficio brevetti e

marchi.

c) decadenza del marchio: è previsto dal legislatore un elenco tassativo di ipotesi

di decadenza del marchio e queste sono tutte cause sopravvenute (al contrario

delle cause per nullità) e la decadenza opera poi automaticamente, non è perciò

necessaria una sentenza che dia luogo alla decadenza(come per la nullità basta

un mero accertamento del giudice). La decadenza del marchio può essere fatta

valere da chiunque vi abbia interesse. Vediamo ora le cause di decadenza:

- volgarizzazione del marchio(art.13):essa si verifica quando il marchio perde

capacità distintiva poiché durante il suo uso il segno diviene la denominazione

generica del prodotti che il marchio doveva contraddistinguere(questo

fenomeno può verificarsi più facilmente per i marchi apposti su prodotti nuovi).

Non è sufficiente però solo questo, è necessario anche questo fenomeno si è

verificato a causa dell’inattività (ad esempio quando l’imprenditore anche

sapendo che dei suoi concorrenti utilizzavano il marchio non ha fatto nulla per

stroncare la loro condotta) o dell’attività (ad esempio se nei messaggi

pubblicitari egli nomina il marchio volgarizzato) del titolare.

- sopravvenuta contrarietà del marchio alla legge,all’ordine pubblico o al buon

costume(ipotesi di scuola abbastanza teorica, perché in teoria se un marchio

possiede quelle caratteristiche le possiede fin dall’inizio).

- mancato uso del marchio(art.24). a pena di decadenza il marchio deve formare

oggetto di un uso effettivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato,

se ciò non avviene per un periodo continuato di cinque anni, il marchio si

considera decaduto per non uso (almeno che non sussista una causa legittima).

Analizziamo i vari presupposti: _ uso del marchio da parte del titolare

_ uso effettivo del

marchio (non è considerato tale quando si

tratta di un uso simbolico o sporadico che non

sembra sottendere un interesse

dell’imprenditore a evitare la decadenza del

marchio _ il marchio deve

essere utilizzato dallo stesso imprenditore o con

il suo consenso (uno che trae la propria

legittimazione da un contratto di licenza)

_ il marchio deve

essere effettivamente utilizzato così

come è stato registrato può essere utilizzato in

un modo identico o simile ma un so che

conservi le caratteristiche del marchio originario)

_ utilizzato per i

prodotti o servizi per i quali è stato registrato

Quando non ricorrono queste condizioni per un periodo di cinque anni la

decadenza può essere evitata se esiste un motivo legittimo che non dipende

dalla mera volontà o dal mero capriccio del titolare del marchio. Ad esempio

quando l’imprenditore non ha potuto utilizzare il marchio perché è in attesa di

una autorizzazione amministrativa (come può avvenire per i prodotti

farmaceutici); oppure nel caso in cui il fatto di non aver utilizzato il marchio è

stato deciso dalla messa in pratica di una particolare strategia aziendale;

oppure quando il titolare del marchio è titolare di altri marchi simili registrati per

gli stessi prodotti e se lui utilizza i marchi simili , salva dalla decadenza anche il

marchio non utilizzato.

In presenza di determinati presupposti il legislatore prevede che il diritto che già

si è estinto possa rivivere attraverso l’istituto della riabilitazione: se il marchio è

decaduto il diritto sul marchio torna a vivere se dopo la scadenza, ma prima che

un terzo proponga la domanda giudiziale per la decadenza, viene ripreso l’uso

del marchio oppure siano avvenuti almeno tre mesi prima i preparativi per l’uso.

Analizziamo i presupposti:

_ il marchio deve essere decaduto

_ dopo la scadenza ma prima che sia presentata qualsiasi domanda volta a

far dichiarare la

decadenza del marchio da parte di terzi si è ripreso l’uso

_ i preparativi all’uso del marchio devono essere cominciati almeno tre mesi

prima _ nel periodo che va dalla decadenza per non uso alla ripresa dell’uso , i terzi

non hanno acquistato

dei diritti su quel marchio

La decadenza per non uso si suddivide in: _ totale = riguarda cioè tutti i beni

e servizi _ parziale = riguarda solo una

parte dei prodotti o servizi per i quali il

marchio è stato registrato

- Il marchio decade anche per recettività sopravvenuta dello stesso(art.14).

Diviene decettivo quando non corrisponde più a verità il messaggio che il

marchio comunica ai consumatori e ciò può dipendere anche dal tipo di marchio

e dal tipo di messaggio che esso è idoneo a comunicare ai consumatori (ad

esempio il marchio diviene recettivo quando il messaggio ai consumatori non è

veritiero a causa del non avvertimento ai consumatori a seguito della vendita

separata dall’azienda del marchio ad un altro imprenditore.

Se si tratta di marchi speciali (quelli che comunicano un messaggio di

permanenza e garanzia nel tempo di quelle caratteristiche), il marchio diventa

recettivo se durante l’uso, viene apposto su prodotti che non hanno quelle

caratteristiche e quella popolarità che lo hanno sempre contraddistinto.

La decadenza per decettività non opera quando il prodotto sui quali è apposto il

marchio ha avuto un miglioramento qualitativo (ci si preoccupa solo di

peggioramenti o influenze negative sui prodotti o servizi che vanno quindi a

colpire indirettamente i consumatori).

Se il marchio speciale è espressivo/descrittivo, esso diviene decettivo se esso

viene apposto sui prodotti che non hanno le caratteristiche che richiama il

marchio.

La decadenza per decettività si ha anche quando al prodotto contraddistinto da

quel marchio vengono attribuite qualità o caratteristiche che in realtà il prodotto

non ha.

I marchi collettivi hanno una funzione prevalente che è diversa da quella dei marchi

generici, cioè quella di garantire l’origine, la natura o la provenienza geografica del

prodotto che viene contraddistinto dal marchio. Le altre due caratteristiche di questo

tipo di marchio sono: _ la domanda di registrazione di un

marchio collettivo è fatta da un

soggetto che è diverso dal titolare del

marchio (organismo che svolge come attività

quella di garantire l’origine dei

prodotti) _ il

marchio collettivo può essere

utilizzato da più imprenditori nel

rispetto della natura di quel marchio

La registrazione del marchio collettivo: alla domanda viene allegato un regolamento

d’uso dove ci sono tutte le disposizioni il cui rispetto è fondamentale (per evitare la

nullità o la decadenza del marchio).

Il marchio collettivo potrà essere concesso in uso a chi rispetterà la regolamentazione

allegata; ma essa ha anche la funzione di permettere al titolare del marchio di

effettuare dei controlli riguardo la regolarità del marchio ed eventualmente dare delle

sanzioni a chi non rispetta le norme sul regolamento d’uso. Se invece il titolare non fa

nulla di tutto ciò, si può comunque ricorrere alla sanzione della decadenza del marchio

per recettività (il marchio presenta segni idonei ad ingannare il pubblico).

Il marchio collettivo può avere la funzione di garantire la provenienza geografica e per

questo il legislatore ha consentito un’eccezione alla’art.13 del Codice della Proprietà

Industriale, rispetto alla capacità distintiva: può essere registrato anche un marchio

collettivo che consiste solo nella denominazione geografica della zona da cui proviene

il bene , ma ovviamente non può essere precluso ai terzi la possibilità di utilizzare

quella denominazione almeno ai fini descrittivi, purché l’uso sia conforme ai principi

della correttezza professionale.

La disciplina del marchio collettivo la si trova nell’art.2570 del Codice Civile e

nell’art.11 del Codice della proprietà industriale e si prevede sostanzialmente quasi la

stessa disciplina del marchio individuale(ci sono delle piccole diversificazioni).

Quella del marchio internazionale è un’espressione impropria, infatti questo non è un

marchio a sé stante (non è oggetto di un diritto unico e indivisibile che si estende per

tanti Stati), ma designa una speciale procedura di registrazione di un marchio con

efficacia internazionale. Consente,infatti, attraverso il deposito di una sola domanda e

di un unica procedura di ottenere un fascio di marchi nazionali (non un unico marchio

che ha ad oggetto un diritto estraneo a più paesi),ciascuno soggetto alla disciplina di

quel paese (una pluralità di marchi nazionali in sostanza).

L’organismo preposto al deposito della domanda e procedura di registrazione è

l’organismo mondiale della proprietà industriale che ha sede a Ginevra (OPI), e tale

organismo è stato introdotto da due convenzioni internazionali diverse: _ accordo di

Madrid (1891-ha poi subito modifiche)

_ protocollo di Madrid (1989)

Ci sono paesi che hanno aderito ad entrambe le convenzioni,

altri come ad esempio l’Italia solo ad una delle due e questa distinzione è

importante farla perché le due

convenzioni contengono una disciplina parzialmente diversa.

Per accedere alle procedure descritte dalle convenzioni devono esserci due

presupposti:

- accordo di Madrid:il titolare del marchio deve avere già ottenuto la registrazione

di quel marchio nel paese d’origine/protocollo di Madrid: il titolare del marchio

deve avere almeno depositato la domanda.

- il paese d’origine deve essere incluso tra gli Stati che hanno aderito almeno ad

una delle due convenzioni.

Ma come si individua il paese d’origine del marchio? Ci sono 3 criteri per fare ciò:

1. l’imprenditore che vuole registrare il marchio ha in quel paese ha lo

stabilimento principale della sua attività lì

2. il domicilio o la sede dell’imprenditore che vuole registrare il marchio

3. la nazionalità dell’imprenditore che vuole registrare il marchio

L’accordo di Madrid prevede che tali criteri si applichino a scalare (dall’1 al 3),

mentre il protocollo di Madrid prevede che i criteri possono essere applicati in

alternativa, cioè su base discrezionale dell’imprenditore(ovviamente egli sceglierà

lo Stato d’origine in base alla disciplina più permissiva del paese).

La domanda di registrazione di un marchio internazionale deve essere depositata

presso l’ufficio nazionale del paese d’origine e sarà poi tale ufficio che dovrà

prevedere a trasmetterla all’OMPI. La domanda dovrà indicare oltre a tutti i requisiti

vari, anche i paesi ai quali deve estendere la tutela del marchio (i cosiddetti paesi

designati). Se il paese d’origine aderisce ad entrambe le convenzioni l’imprenditore

indicherà il paese aderente ad entrambe, ma se si aderisce solo ad una convenzioni

dovranno essere designati quei paesi aderenti solo a quella convenzione.

Verrà poi effettuato un esame meramente formale della domanda da parte

dell’ufficio:se l’esito è positivo, avviene la registrazione a livello internazionale del

marchio, e in seguito l’ufficio trasmetterà il fascicolo in questione a ciascun ufficio

brevetti e marchi dei paesi designati e ciascun paese dovrà procedere alla

registrazione a livello nazionale del marchio (l’Italia all’articolo 171 si occupa proprio

degli esami dei marchi internazionali che hanno la stessa procedura di verifica del

marchio nazionale);si può avere però la registrazione effettiva però solo in alcuni paesi

a seguito degli esami dei marchi secondo le discipline nazionali. Importante è sapere

che quando nel paese d’origine viene dichiarata la nullità o la decadenza del marchio,

l’ufficio brevetti dell’OMPI procede alla reclusione dei marchi in tutti gli altri paesi; ciò

non potrà avvenire però se saranno trascorsi almeno 5 anni, infatti decorso questo

lasso temporale, la registrazione avvenuta in ogni singolo paese diverrà indipendente

dalla registrazione fatta nel paese d’origine.

Istituto della conversione:?

Dal 2004 ha aderito al protocollo di Madrid l’Unione Europea e ciò ha dato vita a due

effetti:

1) il titolare di un marchio nazionale di un paese non appartenente all’UE può

indicare tra i paesi designati per la valenza del marchio l’UE nel suo

complesso(senza il bisogno di indicare ogni singolo stato membro dell’UE)

2) il titolare di un marchio comunitario che intende estendere il proprio diritto

anche al di fuori dei confini dell’UE, può utilizzare il marchio comunitario come

base per la registrazione internazionale (ma questo è ovviamente sconsigliato,

perché è difficile ottenere una valida registrazione del marchio, esso è spesso

soggetto a contestazioni)

Analizziamo ora i rapporti tra l’accordo ed il protocollo:

- nel caso in cui tutti i paesi coinvolti hanno aderito solo ad una delle due

convenzioni, si applicherà la convenzione adottata.

- nel caso in cui tutti i paesi coinvolti hanno aderito ad entrambe le convenzioni

prevarranno le norme del protocollo di Madrid e ciò avviene dal 2008 (prima vi

era la clausola di salvaguardia, che diceva il contrario, cioè che dovevano

prevalere le norme dell’accordo di Madrid).

Il marchio comunitario è invece un marchio a sé stante, è un marchio unico ed

indivisibile e la sua particolarità è che il diritto cui da vita si estende automaticamente

a tutti i tentativi della CE. Inoltre esso è previsto e disciplinato da un atto normativo

che è il Regolamento CE 207/2009; la disciplina comunque è quasi identica a quella

del marchio nazionale.

L’ufficio che si occupa della gestione del marchio comunitario è il UAMI(Ufficio

Armonizzazzione del Mercato Interno), che ha sede ad Alicante.

I requisiti del marchio comunitario coincidono con quelli del marchio nazionale e sono

di esistenza e di validità ed essi devono però sussistere per tutti gli Stati aderenti alla

CE.

I soggetti legittimati a registrare il marchio comunitario coincidono con quelli

legittimati a registrare il marchio nazionale e quindi sono tutte le persone fisiche,

giuridiche e gli enti di diritto pubblico e le domande possono essere presentate o

direttamente all’UAMI o all’ufficio brevetti e marchi del paese dove viene presentata la

domanda. La domanda riceve un controllo di tipo formale e il titolare può presentare

anche una rinuncia della titolarità su di un determinato elemento che compone il

marchio, per permettere che esso passi l’esame in tutti i paesi. Se si riscontrano delle

irregolarità si invita il titolare a regolarizzarle solo nel momento in cui ciò verrà fatto

l’ufficio in questione potrà presentare la data del deposito della domanda.

A seguito del controllo formale, con esito positivo, si procede ad un esame sostanziale,

ma solo per verificare che non sussistono impedimenti assoluti alla registrazione del

marchio (mentre si parla di impedimenti relativi quando essi dipendono dalla

preesistenza di diritti altrui). Per tale tipologia di impedimenti la loro esistenza dovrà

essere verificata sulla base di tutti gli Stati della CE. Una volta fatto ciò, se non ci sono

impedimenti assoluti,l’ufficio predisporrà anche una relazione di ricerca sulle

anteriorità, cioè in riferimento agli altri marchi comunitari già preesistenti; questa

infatti è una ricerca di marchi comunitari già esistenti identici o simili a quello che è

predisposto per la registrazione, e nel caso in cui l’esito sia positivo, l’ufficio non

rileverà l’impedimento relativo, nel caso in cui invece l’esito risulti negativo l’ufficio si

limiterà a trasferire i risultati della ricerca al titolare del marchio che sta procedendo

alla registrazione e sarà lui a fare una valutazione del caso, per decidere se gli

conviene fare domanda o ritirarla perché il suo marchio potrebbe riscontrare dei

problemi una volta registrato.

Successivamente verrà pubblicata sulla gazzetta la domanda, se non ci sono

impedimenti; ma nei successivi tre mesi chiunque potrà presentarsi dall’ufficio per far

valere l’esistenza di impedimenti assoluti che l’ufficio a seguito dell’esame non aveva

riscontrato(in tale sede è anche possibile per i terzi far valere la mancanza di novità

del marchio). Se si verifica tale opposizione si aprirà una nuova procedura negli uffici

di opposizione (con regole simili a quelle viste per la legislazione italiana).

Se il marchio anteriore è stato registrato almeno 5 anni prima, colui che ha richiesto la

nuova registrazione del marchio identico o simile, può chiedere che il titolare di tale

marchio fornisca le prove di aver usato effettivamente il proprio marchio negli ultimi 5

anni, se il titolare del marchio antecedente non riesce a dimostrare ciò il suo marchio

decade. Contro i provvedimenti emessi dagli uffici di opposizione è possibile

presentare ricorso alle commissioni di ricorso.

Se il provvedimento di registrazione ha esito positivo, l’ufficio procederà con la

registrazione del marchio comunitario e alla pubblicazione sulla gazzetta. Mentre in

Italia è diverso per il marchio comunitario gli effetti della registrazione non

retroagiscono ma decorrono dalla registrazione stessa(ma spesso i giudici nazionali

tendono a proclamare una tutela minima).

Una volta registrato il marchio comunitario è possibile che esso venga dichiarato nullo,

perché non vige alcuna presunzione di validità del marchio una volta registrato, infatti

in sede di giudizio di nullità del marchio possono essere fatti valere tutti i tipi di

impedimenti (la registrazione da luogo solo ad una presunzione relativa di validità).

Il marchio comunitario può anche estinguersi per decadenza o per altre cause già viste

nello studio del marchio nazionale. Le azioni per far dichiarare la decadenza del

marchio si propongono sempre all’UAMI, mentre le azioni esercitate dal titolare del

marchio contro la competenza del proprio diritto sono affidate alla giurisdizione

nazione (la cosiddetta giurisdizione dei marchi comunitari). Per quanto riguarda la

competenza territoriale di questi tribunali, il titolare del marchio comunitario

contraffatto può scegliere se rivolgersi al giudice dello Stato di domicilio del

contraffattore oppure allo Stato in cui risiede il titolare (ma in quest’ultima ipotesi egli

potrà far valere solo i casi di contraffazione di quello Stato e non di tutti gli Stati della

CE).

Il titolare del marchio comunitario può anche presentare all’UAMI la domanda di

trasformazione del marchio ?

La registrazione di un marchio comunitario comporta dei vantaggi, tra cui il più

importante che il marchio acquista validità in tutto il territorio che compone la CE; ma

comporta anche degli svantaggi, tra cui il fatto che i marchi comunitari vengono

spesso contestati o in sede di presentazione della domanda o anche dopo (basta

infatti un semplice impedimento in uno Stato perché sia respinta la registrazione in

tutti gli Stati rimanenti).

L’art.5 del Codice della Proprietà Industriale enuncia il cosiddetto principio di

esaurimento del marchio: in base ad esso la facoltà esclusiva attribuita dalla

legislazione al titolare di un diritto di proprietà industriale, come il marchio, si

esaurisce una volta che tutti i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale sia

stato messo in commercio dal titolare con il suo consenso o nel territorio dello Stato o

in uno Stato membro. Il diritto di esclusiva come si era visto in precedenza si articola

in una serie di facoltà, ma nel momento in cui i prodotti o i beni contrassegnati dal

marchio vengono messi in commercio l’esclusività si esaurisce (il diritto di esclusiva in

capo al titolare decade). Ciò avviene se non ci sono motivi legittimi che permettono al

titolare di opporsi: un caso è quando i beni in cui è apposto il marchio che vengono

commercializzati vengono alterati o modificati oppure quando c’è un

riconfezionamento o rietichettamento del prodotto commercializzato(salvo i casi in cui

questa situazione è attuabile).

Il marchio di fatto è un marchio diverso da quello registrato, infatti nel Codice della

Proprietà Industriale si parla di quello registrato per evitare confusione tra le due

tipologie di marchi. Il marchio di fatto è comunque un segno distintivo che assolve la

stessa funzione del marchio registrato, ma la differenza sta che il marchio di fatto

viene utilizzato senza preventiva registrazione da parte del titolare (e ciò ovviamente

comporta delle differenze tra i due tipi di marchi) e per il fatto che il marchio di fatto

non riceve nessuna disciplina specifica da parte del legislatore. Il marchio di fatto è al

pari del marchio registrato un segno distintivo e quindi può costituire oggetto di un

diritto di proprietà industriale (diritto che ha natura assoluta), ma il marchio di fatto,

cioè non registrato rientra ai sensi dell’art.2 tra i diritti di proprietà industriale non

titolati(diritti che sorgono automaticamente per la presenza di determinate situazioni

di fatto (non c’è alcuna procedura amministrativa) e si estinguono quando viene meno

uno dei presupposti previsti dalla legge).

La disciplina applicabile ai marchi di fatto segue i principi del capo I del Codice e poi in

via analogica le norme che il legislatore ha dettato con riferimento al marchio

registrato perché esse sono compatibili;il resto della disciplina si ricava dalle norme

sulla concorrenza sleale.

I requisiti che il marchio deve possedere per essere considerato “di fatto”,

corrispondono in gran parte a quelli per il marchio registrato. L’unico non compreso è

quello della suscettibilità di rappresentazione grafica, cioè il marchio di fatto non può

essere suscettibile di rappresentazione grafica, tale requisito sarebbe infatti

necessario ai soli fini della registrazione, perciò non serve al marchio di fatto (purché

sia dotato comunque di un’identità distintiva). Proprio come per il marchio registrato,

la mancanza di uno dei requisiti comporta la nullità del marchio di fatto.

Per il marchio di fatto non essendoci la registrazione, qual è la fattispecie acquisitiva

del diritto? Il diritto nasce dall’esistenza di presupposti di fatto desumibili dalle norme:

- adozione di un segno avente requisiti di validità e di esistenza

- uso del marchio di fatto a fini distintivi , se dall’uso è derivata una notorietà

qualificata del segno

- l’uso del marchio di fatto deve avvenire da parte del soggetto legittimato

Questi sono presupposti che devono sussistere contemporaneamente

Sotto il profilo territoriale il diritto si considera esteso a livello nazionale, ma la

notorietà può essere limitata anche solo a livello locale, per i prodotti o servizi sui quali

è apposto il marchio di fatto o su quelli affini.

Riguardo al contenuto del diritto di marchio, una volta acquisito il diritto le facoltà del

titolare coincidono con quelle in cui si articola il diritto su di un marchio registrato. Ma

il contenuto nel caso del marchio di fatto può variare a seconda che il marchio di fatto

abbia avuto una notorietà qualificata:

non a livello locale: il contenuto del diritto è molto simile a quello del marchio

 registrato. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi l’uso di un marchio di fatto

quando può creare un rischio di confusione tra il pubblico oppure può vietare ai

terzi l’utilizzo di un segno distintivo diverso dal marchio che sia identico o simile

al proprio marchio, utilizzato per attività identiche o affini da quelle da cui

derivano i prodotti con apposto il marchio. Il titolare del marchio di fatto ha il

diritto di agire in via giurisdizionale per far valere la nullità del marchio

registrato, mentre il titolare del marchio di fatto non potrebbe opporsi alla

registrazione di un marchio per prodotti identici o affini, egli è in grado quindi di

far valere la nullità di un marchio solo sul piano sostanziale.

a livello locale: il contenuto del diritto di marchio di fatto si restringe, viene

 infatti vietato l’uso di un marchio di fatto identico o simile al proprio per prodotti

identici o affini nel territorio circostanziato e il titolare del marchio di fatto non

può far valere il proprio diritto per chi volesse registrare un marchio identico o

simile al suo per prodotti identici o affini.

Nel caso in cui si riscontri una violazione del proprio diritto di marchio di fatto, il

titolare può agire o con un azione di contraffazione oppure con l’azione per

concorrenza sleale.

Le cause estintive del diritto di marchio si hanno quando vengono meno i presupposti

di esistenza del marchio: _ cessa l’utilizzo per perdita di notorietà qualificata

_ perdita della capacità distintiva per volgarizzazione (le cause che

_ decettività sopravvenuta valgono per il

_ sopravvenuto contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume

marchio reg.)

Infine la nullità del marchio di fatto corrisponde totalmente alla nullità del marchio

registrato.

La ditta appartiene alla categoria dei segni distintivi e la sua funzione è quella di

contraddistinguere un elemento dell’attività d’impresa. In merito alla ditta nel tempo

si sono affermate due teorie:

teoria soggettiva: la ditta contraddistingue la persona dell’imprenditore(fisica o

 giuridica)

teoria oggettiva: la ditta contraddistingue l’azienda (cioè quel complesso di beni

 organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

Le norme e quindi il legislatore fanno propendere oggi per entrambe le teorie e ciò lo

si nota dagli articoli del Codice Civile: _ art.2563 “Ditta”:”l’imprenditore ha diritto

all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta comunque sia formata,deve contenere almeno il

cognome, o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dall’articolo 2565”.

_ art.2565”Trasferimento della ditta”:” la ditta non può essere

trasferita separatamente

dall’azienda.

Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa

all’acquirente senza il

consenso dell’alienante.

Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si

trasmette al successore,salvo

diversa disposizione testamentaria”.

Si nota anche dagli articoli che la soluzione adottata dalla giurisprudenza risulta

intermedia tra le due descritte sopra.

La ditta quindi è quel segno distintivo che contraddistingue il centro di imputazione e

dell’attività di impresa nel suo complesso(costituito dall’imprenditore e da una

determinata organizzazione di beni) e tale principio è stato maturato soprattutto a

seguito di diverse sentenze.

La ditta è un bene immateriale che costituisce oggetto di proprietà industriale; un

diritto di proprietà industriale non titolato. Facendo parte di tali diritti le norme e i

principi cui risponde sono quelli del capo I e III del Codice di Proprietà Industriale, oltre

agli artt.2563-2565 Cod.Civ.

Alla ditta si applicano le disposizioni che il legislatore ha dettato con riferimento ai

marchi registrati (applicazione in via analogica).

Partendo dalla considerazione che la ditta è un segno distintivo utilizzato

prevalentemente nei rapporti d’affari(mentre il marchio è utilizzato maggiormente nei

rapporti con il consumatore), si deve considerare che l’uso della ditta si attua

apponendo il segno in tutta la corrispondenza, nella modulistica aziendale, negli

elenchi telefonici,ecc..

Vediamo ora i requisiti per l’esistenza della ditta:

deve essere un segno suscettibile di rappresentazione grafica

 deve essere un segno denominativo

 non può essere un segno tridimensionale

 la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore. Grazie

 alla dottrina ed alla giurisprudenza tale requisito ormai è stato superato, infatti

quest’ultima ha detto che se una ditta non contiene cognome o sigla si potrà

considerare comunque ditta, ma irregolare e ciò comporterà che non è

iscrivibile nel registro delle imprese (e avrà dunque una differenza di disciplina).

E dunque questo requisito non è valutabile ai fini dell’esistenza e della validità.

Per quanto riguarda i requisiti di validità del marchio si fa riferimento alle disposizioni

del marchio registrato: 1. capacità distintiva (la differenza con il marchio è che in

questo tale requisito è valutato con

maggiore rigore, perché si inserisce nel mercato dei consumatori che

rispetto a quello degli

affari-imprenditoriale è più attento a certi particolari).

2.liceità

3.novità

Le modalità di acquisto del diritto facente capo alla ditta sono quelle dei dritti non

titolati, il diritto cioè sorge solo per la presenza di determinati presupposti: _ il segno

deve essere dotato di requisiti di esistenza e di validità

_ è necessario che se ne

faccia un uso effettivo _ uso da parte del

soggetto legittimato _ dall’uso deve derivare

una notorietà qualificata

L’estinzione del dritto si avrà quando i presupposti sopra elencati vengono meno: a

seguito quindi della perdita della notorietà qualificata determinata dalla cessazione

dell’uso del marchio stesso e le altre cause viste nella disciplina del marchio.

L’estensione del diritto si individua sotto due tipologie di profili: quello merceologico,

dove la ditta si estende sia all’attività notoriamente esercitata, sia per tutte le attività

affini, analoghe o complementari e il diritto che fa capo alla ditta si estende anche a

tutte quelle attività che rappresentano il probabile sviluppo a quell’attività

originariamente esercitata dal segno; quello territoriale, dove la ditta si estende a

tutta la zona territoriale che è raggiunta dalle operazioni di ogni tipo svolte

dall’impresa e si estende anche al mercato di sbocco potenziale(area territoriale dove

quella ditta è conosciuta come segno distintivo di quella determinata impresa), si fa

riferimento ad un concetto di notorietà più ampia, perché è considerato un mercato

favorevole quello in cui si trova la ditta.

Riguardo al contenuto del diritto, cioè quelle facoltà nelle quali si articola il diritto di

cui un imprenditore è titolare di una determinata ditta, esso si desume dall’articolo

2564 Cod.Civ. “Modificazione della ditta”:”Quando la ditta è uguale o simile a quella

usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il

luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni

idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha

iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.”

Si individua un contenuto parzialmente diverso rispetto a quello del marchio, infatti in

tal caso non si consente al titolare di vietare totalmente ai terzi l’uso di una ditta

identica o simile, ma può solo imporre all’utilizzatore di modificare o integrare di

elementi la ditta “concorrente”, in modo che venga meno il rischio di confusione; si

parla di inibitoria attenuata. Lo stesso vale se sul mercato si riscontra un altro segno

distintivo (non ditta) simile o identico a quella ditta.

Il titolare della ditta può agire giudizialmente per far valere una carenza di novità in

senso sostanziale di un marchio, ma non può intervenire nel procedimento di

registrazione del marchio per lo stesso motivo, perché in quel contesto si può far

valere solo una mancanza di novità formale.

Se c’è una violazione del diritto in capo al titolare della ditta, egli può ricorrere a due

strade separate anche congiunte:

agire utilizzando gli strumenti processuali indicati dal capo III del C.P.I.

 (potrà chiedere solo

agire con l’azione di concorrenza sleale(artt.2598 ss. Cod.Civ.)

 inibizione attenuata)

La registrazione della ditta al registro dell’impresa non ha efficacia costitutiva ????

Può succedere che lo stesso segno distintivo che vale per la ditta, è utilizzato per

contraddistinguere i prodotti dell’impresa stessa, quindi tale segno diventa anche

marchio(segno utilizzato sia come ditta che come marchio). In tal caso la disciplina

applicabile è quella del marchio, che poi anche quella più articolata. Ma da questa

disciplina si discosta solo per il fatto che la ditta, a differenza del marchio, non può

essere trasferita separatamente all’azienda (art.2565 Cod.Civ.).

Se la ditta è irregolare????

L’emblema è un altro segno distintivo, esso è assimilabile del tutto alla ditta, infatti,

contraddistingue il centro d’imputazione dell’attività economica costituita sia

dall’imprenditore che dall’azienda. La differenza tra la ditta e l’emblema è che se il

primo è un segno denominativo, l’emblema è inteso come segno figurativo (un

esempio di emblema è la stella della mercedes).

La disciplina dell’emblema è quella della ditta e nel caso in cui esso venga anche

utilizzato o registrato come marchio, la disciplina dell’emblema è assorbita da quella

del marchio (o del marchio di fatto). Spesso però l’individuazione della disciplina non

appare semplice soprattutto quando non si riesce ad identificare con che funzione un

segno venga utilizzato, cioè se viene utilizzato come marchio, ditta o insegna (ci si rifà

soprattutto ai casi in cui non produce beni ma eroga servizi).

Ancora una sorta di “sinonimo” della ditta(anche se si tratta di casi completamente

distinti) è la denominazione o ragione sociale. Per le società di persone si parla di

ragione sociale, mentre per le società di capitali di denominazione sociale.

Mentre la ditta contraddistingue l’attività d’impresa nel suo complesso, la

denominazione (o ragione) sociale è il segno distintivo che contraddistingue

esclusivamente la persona giuridica dell’imprenditore (solo nei casi in cui l’impresa è

esercitata nelle forme societarie). Spesso per convenzione, commettendo errore, si fa

coincidere la ditta con la ragione (o denominazione)sociale.

La disciplina è menzionata dal legislatore(e quindi tale segno distintivo costituisce

oggetto di un diritto assoluto che può essere fatto valere nei confronti di terzi)nei capi

I e III del C.P.I. e si applicano in tale area la disciplina della ditta e per una disciplina più

esaustiva si fa riferimento anche alle norme in materia societaria. Ovviamente per la

denominazione o ragione sociale non sono previste delle norme specifiche, ma si sono

richiamati gli artt. 12 e 22 in tema rispettivamente di novità in senso sostanziale del

marchio e di unitarietà dei segni distintivi. Così come l’articolo 2567 del Codice Civile

che si limita a rinviare alle norme sulla società non fornendo una disciplina a parte.

Un segno distintivo molto conosciuto è quello dell’insegna che è utilizzato per

contraddistinguere i locali dell’impresa(stabilimento industriale, negozio di vendita)o,

secondo una più ampia concezione,l’intero complesso aziendale. Contraddistingue

quindi il luogo fisico preposto all’incontro tra i soggetti dell’impresa e i consumatori o i

clienti, quel luogo quindi nel quale vengono erogati i servizi o i prodotti dell’impresa e

assolve alla funzione di garantire la costante provenienza nel tempo di quei prodotti o

servizi che si svolgono in quel luogo da una determinata impresa.

L’insegna è oggetto di un diritto di proprietà industriale non titolato, quindi, proprio

come per la ditta ed il marchio di fatto,sorge per la presenza di determinati

presupposti.

L’insegna è soggetta alle norme del capo I e III del C.P.I. ed il resto della disciplina si

esaurisce in sole due norme del Codice Civile: l’art.2568(con riguardo alla ditta) che

dichiara applicabile alla disciplina stessa il primo comma dell’art.2564; l’insegna non

potrà pertanto essere uguale o simile a quella già utilizzata da altro imprenditore

concorrente, con conseguente obbligo di differenziazione qualora possa ingenerare

confusione nel pubblico(ciò si rifà all’articolo 22 del C.P.I. che estende alla ditta il

principio di unitarietà dei segni distintivi, la ditta quindi non potrà essere uguale o

simile al marchio già usato o depositato pre la registrazione da altri,quando sussiste

pericolo di confusione tra i segni). In generale comunque per quanto riguarda la

formazione dell’insegna possono trovare applicazione i principi base ricavabili dalla più

analitica disciplina della ditta e del marchio.

Vediamo ora i requisiti di esistenza dell’insegna: deve essere un segno denominativo o

figurativo e può essere tridimensionale (può consistere in una forma), non ci sono

quindi limiti particolari ai segni come oggetti dell’impresa. Ciò si può tradurre nel

senso che l’insegna può essere qualunque segno suscettibile di essere apposto fuori

dai locali e quindi che può essere visto dal pubblico.

Vediamo invece ora i requisiti di validità(sono comuni a tutte le entità immateriali che

vogliono essere utilizzati come segni distintivi: _ capacità distintiva

_ liceità

_ novità (non può essere confondibile con altri segni

anche di diverso tipo noti sul mercato)

se manca anche solo uno di questi l’insegna non è

valida e non si ha il diritto di esclusiva tutelabile dalla legge.

Modalità di acquisto del diritto: come abbiamo già detto non si acquista tramite

registrazione ma solo per la presenza di determinati presupposti. Il diritto riassumendo

si può acquisire tramite l’uso di segni distintivi con i requisiti di validità detti prima, il

tutto al fine di contraddistinguere i locali dell’impresa se da tale uso è derivata la

notorietà qualificata dell’insegna e l’uso deve avvenire da parte del soggetto

legittimato. In presenza di queste condizioni sorge automaticamente il diritto.

Il diritto all’uso esclusivo di una determinata insegna è applicabile nei confronti di

chiunque registri in un momento successivo un segno distintivo che sia confondibile. Il

titolare può agire contro il soggetto che ha registrato quel segno ai sensi dell’articolo

2564 del Codice Civile(“Modificazione della ditta”), affinchè il soggetto modifichi quel

segno in modo tale che non risulti più confondibile. Ma il titolare della ditta può anche

agire giudizialmente nei confronti del marchio registrato, per far valere la mancanza

di novità sostanziale del nuovo segno, ma non può fare ciò se la notorietà dell’insegna

sia meramente locale.

Per le azioni esperibili dal titolare dell’insegna, vale quanto è stato detto per la ditta e

quindi sono esperibili sia l’azione di contraffazione che quella di concorrenza sleale ed

il titolare dell’insegna deve dimostrare i presupposti costitutivi del suo diritto(ma non è

possibile, anche utilizzando entrambe le azioni, vietare l’uso del segno uguale ad un

terzo, ma solo imporgli una modifica del suo segno).

L’insegna non può essere trasferita in maniera separata rispetto alla ditta.

In merito ai rapporti tra insegna, ditta e marchio, un segno può essere utilizzato per

tutte e tre le funzioni ed in questo caso si usa definirlo come segno distintivo generale

dell’impresa; in questa determinata fattispecie la disciplina del segno è quella del

marchio registrato.

Come sappiamo ogni computer connesso alla rete è identificabile tramite un numero

IP (stringa numerica) e per convenzione esso lo si assimila ad una stringa di caratteri

più facile ovviamente da ricordare, i cosiddetti indirizzi internet. Questi sono i nomi a

dominio, cioè i nomi dei siti della rete telematica. Questi sono nati solo di recente e

cioè alla fine degli anni ’90, periodo nel quale si è cominciato ad attribuire all’indirizzo

internet una funzione di segno distintivo, quando esso ovviamente viene utilizzato per

lo svolgimento di un’attività economica. La giurisprudenza, infatti, ha considerato che

il sito internet può essere visto come il luogo virtuale di incontro tra impresa e

consumatore (equiparabile ad un insegna quindi), ma tale funzione è stata

ufficialmente riconosciuta solo nel 2005, inserendo i nomi a dominio nel C.P.I. (articolo

12). Un altro riferimento esplicito ad essi lo si trova all’art. 2958 del Codice Civile(“ atti

di concorrenza sleale”).

I nomi a dominio sono stati ufficialmente inventati nel 1983 come modi per individuare

un sito nella rete telematica, come codice di accesso quindi, per cercare un sito ed

accedervi (prima i siti erano individuati sulla base di una sequenza di numeri).

Nascono quindi come degli identificatori ed in tal senso di considerano composti di tre

parti: radiceWWW. FIAT. IT

parte centrale (denominazione di suffisso finale (denominazione di

primo secondo livello, SLD, second level demain) livello, TDL, top level

demain) è la parte identificatrice del titolare del sito ne esistono di

due tipi: quelli a carattere

geografico(.it è assegnato all’autorità

italiana,ecc..); quelli a carattere tematico . com

utilizzato per le attività

commerciali, .net per gli operatori di rete,ecc..)

Il diritto all’uso esclusivo di un nome a dominio si acquista con la registrazione(diritto

titolato): o ad opera di un ente internazionale (ICANN) o di un ente nazionale. Tali

autorità non controllano però che vi siano nomi a dominio tra loro confondibili (o nomi

a dominio confondibili con segni già registrati o già noti).

Il nome a dominio svolge prevalentemente due funzioni:

funzione svolta dal nome a dominio nel suo complesso: chiave di accesso ad un

 sito (chiave che come tale non può essere esattamente identica ad un'altra,

altrimenti “aprirebbe due porte diverse)

funzione svolta dal SLD (parte centrale): funzione distintiva, perché

 contraddistingue il luogo virtuale dove l’imprenditore incontra il pubblico.

Per adempiere alla seconda funzione, il NAD deve possedere i requisiti tipici dei segni

distintivi e cioè la capacità distintiva, la liceità e la novità.

La disciplina valida per i nomi a dominio è, in via analogica, quella dell’insegna (e

quindi quella della ditta), ma può comunque essere applicata la disciplina generale dei

segni distintivi. Inoltre il diritto sul NAD rientra nell’ambito della disciplina della

concorrenza sleale (art. 2598 Cod.Civ.).

Il contenuto del diritto prevede ovviamente il diritto all’uso esclusivo del NAD, che può

essere fatto valere anche nei confronti di chi utilizza successivamente un segno

distintivo confondibile e il titolare potrà agire con le azioni viste praticamente per tutti

i segni distintivi(contraffazione e concorrenza sleale).

MA nel caso in cui sia stata effettuata la violazione di un NAD già registrato, le autorità

preposte alla registrazione hanno predisposto una serie di regole pre-registrazione e

se,seguite tali regole, qualcosa dopo contrasta la registrazione stessa, la controversia

anziché essere devoluta all’autorità giudiziaria, sarà devoluta in capo ad un collegio

arbitrale(procedura più veloce ed economica). Tale regola è stata dettata allo scopo di

contrastare lo cyber-squatting, ovvero la registrazione di un numero sproporzionato di

nomi a dominio, il più delle volte allo scopo di rivenderli ai titolari(indebito

arricchimento a danno altrui).

Il ricorso da parte del titolare (reale ) del nome a dominio è accolto solo se esso

rispetta tre requisiti:

1) il NAD deve essere confondibile con il segno registrato successivamente

2) non esiste nessun diritto del titolare del NAD per la registrazione dello stesso

3) la registrazione del NAD deve essere avvenuta in malafede per, uno scopo

contrario alla legge e non per un utilizzo del segno con finalità economica

Se sussistono tutte e tre le condizioni viene cancellato il nome a dominio oppure si

trasferisce la titolarità dello stesso in capo al ricorrente.

Nel caso, invece, in cui ricorrano solo i presupposti 1 e 2 , il ricorrente deve richiamare

gli estremi della contraffazione, ma in tal caso non potrà ricorrere alle procedure più

rapide e snelle dei collegi arbitrali.

Oltre ai tre requisiti visti sopra, in Italia la Registration Autority ha proclamato il

principio del first-came first-served, cioè al primo che ne fa richiesta viene ceduto il

NAD, si segue quindi l’ordine cronologico delle richieste (e questo è un criterio che va

a discapito di molte imprese, perché non è sempre possibile per l’autorità italiana

gestire controversie di un certo livello seguendo esclusivamente i punti elencati, senza

effettuare nessun controllo di merito).

Anche le invenzioni industriali rientrano tra i diritti di proprietà industriali titolati

(perché il suo acquisto avviene al termine di un procedimento amministrativo).

Tale diritto di proprietà industriale comporta l’uso esclusivo dell’invenzione industriale

per 20 anni , trascorso tale termine l’invenzione diventa di pubblico dominio e cioè

essa può essere sfruttata economicamente da parte di qualsiasi soggetto. Insieme alla

domanda di registrazione dell’invenzione deve essere allegata la descrizione per la

sua attuazione, in modo che essa possa essere fatta in un secondo momento da

chiunque.

Il legislatore quindi cura da un lato l’interesse dell’inventore (colui che ha speso

riserve e tempo per arrivare ad essa), dall’altro l’interesse della collettività di sfruttare

l’invenzione industriale, perché essa rappresenta un interesse tecnologico. La ratio del

sistema brevettuale è diversa da quella sottesa al riconoscimento di un diritto di

esclusiva sui segni distintivi, perché un’invenzione industriale potrebbe assolvere la

sua funzione anche se venisse usata da una pluralità di soggetti, si cerca in questo

modo di incentivare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo.

Ci si rifà alla disciplina contenuta nel C.P.I. (sezione IV del capo II), ed essa conta un

mucchio di norme generali che trovano applicazione nei confronti di tutte le invenzioni

industriali, qualunque sia il settore a cui si riferiscono. Poi troviamo norme anche nel

capo III e IV. Sono poi state elaborate anche delle discipline specifiche per le invenzioni

realizzate in particolari settori: disciplina delle topografie e dei prodotti

semiconduttori; disciplina delle nuove varietà vegetali ; disciplina delle invenzioni

biotecnologiche. Fanno poi parte della disciplina anche gli articoli 2584-2591 del

Codice Civile.

La disciplina invece delle invenzioni internazionali si ritrova nelle varie Convenzioni (le

più importanti:quelle di Monaco, di Lussemburgo e il trattato di Washington).

Al primo comma dell’articolo 45 del Codice della Proprietà Industriale non troviamo la

disciplina delle invenzioni in generale, ma il concetto di invenzione è un concetto più

vasto rispetto a quello di invenzione brevettabile. Per le invenzioni non brevettabili il

legislatore ha previsto una diversa tutela nel caso in cui ricorrano determinati

presupposti di fatto(gli stessi validi per le informazioni segrete).

I requisiti di esistenza dell’invenzioni industriali si desumono dalla definizione di

invenzione, fornitaci dalla prassi e non dal legislatore: la creazione di un’entità che può

avere diversa natura, che prima non esisteva attraverso un processo di elaborazione

delle conoscenze già note, che sia suscettibile di applicazione pratica e che realizzi un

contributo al progresso della tecnica di quel settore. Elenchiamo ora i requisiti:

frutto di un processo creativo da parte dell’uomo (occorre distinguere le

o invenzioni dalle scoperte scientifiche , esse sono solo la presa di

consapevolezza di una determinata realtà)

suscettibilità di applicazione pratica

o rappresentare un passo in avanti nel progresso tecnologico al settore cui si

o riferisce

natura tecnica del settore

o

Prima di vedere i requisiti di brevettabilità, il legislatore all’art.45 del C.P.I. ha elencato

una serie di realtà che non possono essere brevettate (elenco tassativo) e le ha divise

in due gruppi:

entità che sono escluse dalla tutela brevettuale perché per loro natura non

 possono possedere i requisiti per poter essere considerate invenzioni.

Fanno parte di questo gruppo:

_ le scoperte teoriche scientifiche e i metodi matematici, perché in essi manca il

requisito della capacità inventiva e dell’applicazione pratica.

_ i ? e i principi e i metodi per le attività intellettuali (ad esempio le diete

alimentari)

_ i ? e i principi e i metodi per le attività commerciali (ad esempio i sistemi di

vendita)

_ i ? e i principi e i metodi per il gioco (ad esempio i quiz)

_ le presentazioni di informazioni e i programmi per elaboratori

entità che non possono essere brevettate, perché pur avendo i requisiti, sono

 comunque entità di realtà che si riferiscono a settori particolari, perché altri

interessi possono essere considerati prevalenti rispetto alla brevettabilità.

Fanno parte di questo secondo gruppo:

_ i metodi chirurgici, le attività terapeutiche e i metodi diagnostici, perché il

legislatore ha ritenuto che tutto ciò che abbia a che fare con la salute dell’uomo

non debba essere brevettizzato, perché in quel campo prevale l’interesse della

collettività

_ le nuove razze animali e delle nuove varietà vegetali

_ le invenzioni di natura biotecnologica elencate dall’articolo 41 quinquest (ad

esempio le invenzioni che riguardano gli elementi, le parti del corpo)

Elenchiamo le varie tipologie di invenzioni:

invenzioni di prodotti = l’oggetto della creazione è un prodotto materiale che

 può avere natura svariata e che sia suscettibile di uno o più usi.

invenzioni di procedimento = l’oggetto consiste sia un metodo di produzione di

 un determinato bene, che in una realizzazione di un

determinato servizio.

Ci sono delle invenzioni industriali che possono assumere entrambe le tipologie

dette sopra, ed in tal caso si avranno due tipologie diverse di brevetti.

invenzione principale = invenzione alla quale si è pervenuti senza il bisogno di

 utilizzare altre invenzioni precedentemente brevettate

invenzione derivata = invenzione che rappresenta un ulteriore invenzione o uno

 sviluppo di una precedente invenzione. Ad essa si ricollegano diverse

sottocategorie: _ invenzione di combinazione = risultato originale o

nuovo conseguito attraverso il

coordinamento di più invenzioni precedenti

_ invenzione di perfezionamento = invenzione che

rappresenta una versione migliorata di

una precedente invenzione

_ invenzione di traslazione = invenzione già nota e

utilizzata in un determinato settore,

viene reimpiegata ed utilizzata in settore

diverso

invenzione dipendente = invenzione che per essere attivata necessita dell’uso

 di un prodotto o di un procedimento che costituisce l’uso di un

brevetto ad oggetto un diritto

altrui ancora efficace. In tal caso deve quindi

esserci il consenso del titolare del brevetto, ma il legislatore ha previsto

che nel caso in cui non venga concessa la licenza, è possibile ottenerne

una obbligatoria.

Esaminiamo ora,uno per uno, i singoli requisiti di brevettabilità, per accedere alla

disciplina delle invenzioni:

• industrialità (art.49 C.P.I.) = “Un'invenzione e' considerata atta ad avere

un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in

qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”. Il legislatore utilizza il

termine industria come sinonimo di attività economica, e quindi si parla della

capacità di un’invenzione di essere sfruttata in ‘un’attività economica, quando:

_ (per il prodotto) può essere fabbricato in un industria

_ (per il procedimento) può essere utilizzato nell’ambito della produzione

economica

Un’invenzione di un prodotto può considerarsi fabbricabile quando il processo

che lo ha portato alla fabbricazione può essere ripetuto un numero indefinito di

volte con risultati costanti; se, invece, il processo di fabbricazione non è ancora

chiaro, allora il prodotto non ha il requisito dell’industrialità.

Un procedimento è utilizzabile industrialmente quando esso è realmente e

costantemente conseguito.

Il requisito dell’industrialità va tenuto distinto da quello dell’utilità, perché il

primo è indipendente dal fatto che il risultato conseguito è utile o meno, perché

ciò implica una valutazione che non è compito del legislatore fare, ma tale

valutazione sarà fatta dal mercato.

• novità (art.46 C.P.I.) =”1.Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa

nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che e' stato reso accessibile al

pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della

domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una

utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di

domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o

internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state

depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel

comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in

questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una

sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della

tecnica, purche' in funzione di una nuova utilizzazione.”

La novità è intesa in senso assoluto, viene quindi valutata con riferimento allo

stato della tecnica globale, cioè tutto quello che è patrimonio di conoscenze già

note in quel settore in tutto il mondo.

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa quindi nello stato della

tecnica ed esso è tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico con

qualunque mezzo(si considerano comprese nello stato della tecnica anche

quelle conoscenze che consistono oggetto di domanda di brevetti nazionali ed

europei non ancora pubblicate) e solitamente i fattori che comportano ciò sono

suddivisi in:

_ anteriorità: tutte quelle conoscenze già note al pubblico (in tutto il mondo)

prima del deposito della domanda di brevetto e tutte le conoscenze che

consistono in ?

_ predivulgazioni: le dimostrazioni dell’invenzione che lo stesso autore fa

volontariamente o meno ai terzi e in tal ambito si ha un fatto distruttore della

novità quando: l’inventore ha distrutto integralmente la sua invenzione; è

pubblicata ad un soggetto in grado di comprenderla e diffonderla; la

comunicazione non è avvenuta sotto vincolo di segreto. Ma nonostante

intervengano queste ipotesi rimangono due casi in cui l’inventore può

comunque la domanda di brevetto: _ non è distruttiva della novità la

divulgazione in occasione di fiere riconosciute (ufficiali)

_ non è distruttiva della novità la divulgazione da parte di un terzo ai

danni dell’imprenditore-inventore (e se egli deposita il ricorso entro 6

mesi)

L’esame della novità viene effettuato confrontando le conoscenze in tutte le

varie anteriorità e se si trova anche solo una coincidenza si esclude la novità.

• originalità (art.45 C.P.I.) = comma 1:“Possono costituire oggetto di brevetto per

invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte

ad avere un'applicazione industriale”.

Il termine originalità,come si nota dall’articolo sopracitato, non compare, ma

viene utilizzata l’espressione “attività inventiva”, che è alla base della

realizzazione di quella determinata invenzione.

L’invenzione oltre che nuova deve distaccarsi dal patrimonio di conoscenze

della tecnica (non è sufficiente una diversità qualunque, ma occorre una

diversità qualificata), si cerca quindi un’invenzione che deve essere il frutto

dell’elaborazione delle conoscenze già note. L’invenzione, invece, è dichiarata

uguale quando un esperto del settore con le sue conoscenze del settore

sarebbe riuscito ad arrivare a quell’invenzione (serve quindi quel qualcosa in

più, una sorta di qualità determinata dalla capacità inventiva).

• liceità(art.50 C.P.I.) = “1. Non possono costituire oggetto di brevetto le

invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine

pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una

disposizione di legge o amministrativa.”

Nonostante quanto cita il primo comma, l’invenzione risulta lecita quando la sua

attuazione non è contraria all’ordine pubblico o al buon costume (infatti si

rilegga alla luce di ciò il secondo comma); ciò significa che in molti campi (vedi

la bomba-carta in ambito bellico, i farmaci in ambito

farmaceutico,ecc..)l’invenzione deve essere attuata con le autorizzazioni

richieste dal settore.

Proprio perché le invenzioni industriali sono diritti titolati, vediamo la procedura di

brevettazione:

- deposito della domanda di brevetto per l’invenzione industriale, essa si propone

all’ufficio italiano brevetti e marchi oppure presso le singole camere di

commercio; esse non sono però abilitate a svolgere l’esame e a concedere il

titolo). Ciò che è stato detto in questo primo passaggio vale per il brevetto

nazionale.

La domanda deve essere redatta dal richiedente oppure può anche essere

presentata da un mandatario.

Riguardo al contenuto della domanda, ci si rifà all’articolo 160 del C.P.I.; è

richiesta: l’identificazione esatta del richiedente e del mandatario; una breve

ma precisa individuazione della invenzione, attraverso l’utilizzo di un titolo (dal

quale si desumono i caratteri essenziali e lo scopo dell’invenzione e ciò è

importante per la validità del brevetto e perché è anche in base all’uso che si

determina l’esistenza del diritto di esclusiva). Fondamentali sono anche gli

allegati alla domanda (art.51 e 160 C.P.I.), essi consistono in:designazione

dell’inventore; la descrizione dell’invenzione; le rivendicazioni; i disegni(se

necessari) e l’atto di nomina del mandatario (se c’è).

Di norma la persona del richiedente coincide con l’inventore, ma a volte non è

così, perché come vedremo ci sono dei casi in cui è la stessa legge che richiede

soggetti diversi dall’inventore (eccezioni legali e convenzionali).

Con riguardo alla descrizione dell’invenzione (art.51 comma 2 C.P.I.)

l’invenzione deve essere descritta in modo chiaro e preciso da poter essere

attuata da qualunque esperto del settore. Se tale cosa è mancante o

insufficiente si ha la nullità del brevetto.

Veri e propri limiti del brevetto sono invece le rivendicazioni, cioè gli elementi

del diritto che devono formare oggetti di esclusiva, ed è proprio sulla base di

esse, che si determina ciò che costituisce oggetto di esclusiva da parte del

titolare del brevetto.

- data del deposito: è un elemento che si utilizza per risolvere il conflitto tra i

soggetto che hanno presentato domanda di brevetto per una invenzione

identica e prevale la domanda depositata per prima, secondo il principio del first

to file (non negli USA dove vale il diritto di chi ha inventato per primo).

- l’ufficio prima di procedere all’esame della domanda, concede una sosta a chi

ha depositato la domanda per verificare se intende andare o ritirare la domanda

e nel caso in cui entro tale termine egli non si esprima, la domanda viene

considerata ritirata.

- nel caso in cui la procedura vada avanti, dopo 18 mesi l’ufficio prevede la

pubblicazione (sul Bollettino ufficiale dei brevetti) della domanda con allegati

(non viene ancora concesso il brevetto, ma si rendono solo noto il fatto al

pubblico). Solo se il richiedente ne fa richiesta, la pubblicazione può essere fatta

entro 90 giorni. E’ comunque dopo questo periodo che si fanno ricorrere gli

effetti del brevetto, mentre dalla data del deposito decorre solo il termine di

efficacia ventennale del brevetto. Chi deposita una domanda può notificarla

(con gli allegati) ad un terzo ed in tal caso gli effetti decorrono dalla data di

notifica.

- esame finale della domanda e degli allegati: se la domanda non risulta

formalmente corretta, l’ufficio potrà chiedere l’integrazione della stessa, se ciò

non avviene si avrà un rigetto. Se l’esame formale ha un esito positivo si passa

ad un esame sostanziale: _ si verifica se rientra tra quell’entità che

non possono essere brevettate _ liceità

dell’invenzione

Ma l’ufficio non potrà procedere all’esame del requisito della novità e ? del

brevetto, a questo scopo trasmette la domanda all’ufficio europeo brevetto e

marchi che svolgerà una ricerca specifica in tutto il mondo con riguardo alla

novità.

Dopo tale esame viene redatto un rapporto di ricerca ed allega una sua opinione

non vincolante circa la possibile brevettabilità dell’invenzione (e ciò deve essere

pubblicato insieme alla domanda di brevetto).

- esame finale: se ha esito positivo viene rilasciato il brevetto. Se negativo rigetta

la domanda, ma il titolare potrà presentare un ricorso. Attenzione: la domanda

può riguardare una sola domanda. Ma tolto il caso in cui si chiede di brevettare

un procedimento alla realizzazione di un prodotto, anch’esso brevettabile.

Dall’invenzione nascono due categorie di diritti:

a) diritti che sorgono solo dall’invenzione:

diritto morale ad essere riconosciuto come l’autore. E’,appunto, un diritto

o che ha natura morale e quindi è inalienabile e intrasmissibile e viene

sempre riconosciuto in capo a chi ha realizzato l’invenzione. Se si parla di

invenzione di gruppo essa compete a ciascuno di essi e tutti i soggetti

sono titolari.

diritto patrimoniale a presentare la domanda per ottenere il brevetto.

o diritto (di natura patrimoniale) allo sfruttamento in segreto

o dell’invenzione.


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DESCRIZIONE APPUNTO

Appunti delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e della concorrenza della professoressa Stufler (esame opzionale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza/esame obbligatorio Scienze Giuridiche).
Gli appunti sono ordinati ed esaustivi (integrati con il manuale di A. VANZETTI – V. DI CATALDO, "Manuale di diritto industriale"(7° ed., Giuffrè, Milano, 2012).
Gli argomenti trattati sono:
-Il diritto industriale: Introduzione alla nozione di proprietà intellettuale;
-La promozione del commercio e i segni distintivi di impresa: marchio, ditta, insegna, nomi a dominio, ragione sociale, emblema;
-La promozione della ricerca-sviluppo tecnologica e le creazioni intellettuali (invenzione e brevetto);
-Il diritto della concorrenza e le autorità preposte alla vigilanza della concorrenza e del mercato.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in giurisprudenza
SSD:
A.A.: 2016-2017

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iure notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e della concorrenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Modena e Reggio Emilia - Unimore o del prof Bonfatti Sido.

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