Diritto industriale

Marchi

Di segni di identificazione o distinzione si parla per designare mezzi di espressione,

che servono ad istituire un collegamento tra il segno impiegato e l’entità cui esso si

riferisce. Nella nostra legge sono disciplinate tre categorie di segni distintivi tipici: la

ditta, il marchio e l’insegna. Accanto ad essi trovano collocazione anche altri segni

distintivi che non sono oggetto di una disciplina espressa e vengono considerati segni

distintivi atipici. La ditta e l’insegna concernono rispettivamente una determinata

impresa ed un determinato esercizio considerati ella loro individualità. Invece il

marchio si riferisce ad una sottoclasse di beni. Nel linguaggio comune ciascun genere

di beni possiede una propria denominazione generica, ed all’interno della classe dei

prodotti contraddistinti dalle denominazioni generiche del linguaggio comune, il

marchio possiede la specificità di individuare una sottoclasse: quella dei beni che, oltre

ad appartenere alla classe designata dal linguaggio comune (genere), sono

contraddistinti da un lato ulteriore, costituito dalla presenza del marchio. Prendiamo il

caso delle pipe Dunhill. La funzione della denominazione generica “pipa” è quella di

individuare la classe di prodotti dotati di certe caratteristiche merceologiche. La

presenza del marchio Dunhill, costituito da un puntino bianco apposto sullo stelo della

pipa, individua all’interno della classe designata dal linguaggio comune un gruppo più

ristretto. In questo senso, il marchio costituisce il criterio di selezione della sottoclasse

“pipe Dunhill” all’interno della classe “pipe”. Il marchio si è affermato come strumento

della concorrenza di mercato, infatti svolge la funzione di agevolare il funzionamento

allocativamente ottimale dei meccanismi di mercato: nella prospettiva micro

dell’acquirente, agevolandolo nel reperimento dei prodotti preferiti, in quella micro del

sistema economico, premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli inefficienti.

Le fonti

La disciplina vigente del diritto dei marchi è data da tre tipi di fonti: interne,

internazionali, europee

Diritto interno: art. 2569-2574 c.c e il codice del 2005, modificato con il decreto

correttivo del 2010.

Le convenzioni internazionali:

1. La convenzione di Parigi, che ha delineato le coordinate della protezione

internazionale dei marchi. Prevede che il marchio regolarmente registrato nel

paese d’origine sarà ammesso al deposito e registrato tale e quale negli altri

paesi dell’unione. Inoltre la convenzione impegna i paesi dell’unione a seguire

alcuni standard comuni.

2. L’arrangement di Madrid. Esso al deposito plurimo una procedura di

registrazione centralizzata. A tal fine è istituito un registro internazionale dei

marchi (OMPI), a Ginevra. Chi abbia già registrato un marchio presso l’ufficio di

uno stato contraente può chiedere a quest’ultimo di inoltrare all’ufficio di

Ginevra la richiesta di protezione per gli altri stati contraenti.

3. L’accordo di Nizza del 1957.

4. Il trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994

5. L’accordo TRIPs.

Il diritto europeo: ha armonizzato le discipline dei diversi stati membri allo specifico

fine di renderle compatibili creando un diritto di marchio unitario per l’intero territorio

europeo.

Marchi di fabbrica = contraddistinguono i prodotti fabbricati da un imprenditore

Marchi di commercio = i prodotti distribuiti da un intermediario.

Marchi generali = contraddistingue la generalità della produzione dell’impresa.

Wolkswagen è il marchio generale che contraddistingue tutte le vetture prodotte

dall’omonima casa automobilistica. I marchi generali ricollegano direttamente i

prodotti all’impresa, ed infatti spesso coincidono con la ditta.

Marchi speciali = particolari tipologie di prodotti aventi determinate caratteristiche.

Golf, polo, passat, sono i marchi speciali che contrassegnano i singoli modelli di

vettura. I marchi speciali non evocano direttamente un’impresa determinata, che

talvolta può restare anche ignota nella sua identità al consumatore, essi comunicano

un messaggio di altro tipo, attinente alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal

medesimo segno.

Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio

In italia fino alla riforma del 1992 è parso sufficiente conferire al marchio la struttura di

diritto esclusivo, appartenente ad una ed una sola impresa, per assicurare

l’assolvimento della funzione assegnatagli dal marchio nell’ambito della classe

costituita da tutti i beni dello stesso genere. Negando l’accesso a quel segno ad altre

imprese concorrenti si mira ad evitare che gli acquirenti possano incorrere in

confusione quanto all’origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dal marchio. Il

diritto sul segno avrebbe potuto essere acquistato dall’impresa non per la generalità

dei beni ma nei soli limiti dell’attività intrapresa da quella medesima impresa. Pertanto

il marchio sarebbe stato tutelato contro il suo impiego non autorizzato da parte di terzi

solo nelle situazioni nelle quali si producesse un rischio di confusione per il pubblico

quanto all’origine imprenditoriale dei beni. Il titolare avrebbe quindi potuto reagire

contro l’impiego di un segno identico o simile successivamente adottato da terzi non

autorizzati solo con riferimento a bei affini, mentre lo stesso segno sarebbe rimasto

liberamente utilizzabile da altri imprenditori per beni non affini. Come il marchio non

avrebbe potuto essere utilizzato in un determinato momento se non da una ed una

sola impresa, così il suo trasferimento non sarebbe stato ammissibile se non quando

l’acquirente risultasse l’unica impresa legittimata ad usare quel segno sul mercato

interessato (requisito dell’esclusività) ed avesse altresì acquisito dall’impresa

venditrice cespiti aziendali sufficienti a metterla in grado di proseguirne l’attività

(vincolo aziendale).

Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio dopo la riforma del 1992:

il dato più appariscente della nuova normativa è costituito dalla tutela rafforzata di

una tipologia particolare di segni, i marchi che godono di rinomanza o di notorietà. La

protezione di questi segni può ora prescindere dal rischio di confusione del pubblico

quanto all’origine dei beni. Anche in assenza di tale eventualità, la tutela è accordata

sul solo presupposto che l’uso di un segno identico o simile da parte di un terzo non

autorizzato senza motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere

distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Il fatto è che

nella nuova disciplina ha finito per assumere rilievo il capitale pubblicitario incorporato

nel segno. Questo tipo di investimento reclama una protezione assai più ampia in

quanto estesa anche a segmenti di mercato nei quali il titolare del marchio non sia

direttamente operante e neppur programmi una propria presenza imprenditoriale

diretta. Sotto il profilo dell’acquisto del diritto, ora la registrazione del marchio può

essere conseguita da chiunque e quindi anche da soggetto che non sia titolare di

impresa e che quindi intenda appropriarsi del marchio in vista dell’esercizio delle sue

prerogative non di uso ma di disposizione. Sono venuti meno molti fra i limiti che si

opponevano alla sua libera circolazione: il nuovo testo ha abolito il vincolo aziendale e

prevede ora espressamente la possibilità di stipulare contratti di licenza non esclusivi

e di trasferire il marchio per una parte soltanto dei beni per cui è tutelato. Si

presuppone ancora oggi che il segno venga usato in funzione distintiva entro un lasso

di tempo (5 anni dalla sua registrazione), ma è divenuto indifferente che tale

utilizzazione avvenga a imprenditori terzi, cessionari, licenziatari da lui autorizzati.

Tutte queste disposizioni si riferiscono a tutti i marchi disciplinati dalla legge.

I presupposti di validità della registrazione del marchio

Il segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio, dotato di capacità

distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante

con i diritti anteriori di terzi.

Alcuni impedimenti alla registrazione vengono classificati come assoluti: l’inidoneità a

costituire un valido marchio, la mancanza di capacità distintiva e di estraneità. Altri

impedimenti sono concepiti come impedimenti relativi: l’assenza di novità e

l’incompatibilità con diritti di terzi. Agli impedimenti assoluti sono sottese ragioni che

attengono ad un vizio intrinseco del segno o a ragioni di ordine generale, alla base

degli impedimenti relativi stanno invece ragioni che fanno capo ad un terzo ed ai diritti

anteriori che questi possa vantare sul segno. Il consenso di questo soggetto può,

dunque consentire di superare questa seconda categoria di impedimenti, che per

questo sono designati come relativi, ma è per sua natura irrilevante nel caso degli

impedimenti assoluti. I diversi impedimenti alla registrazione sono da considerarsi

cumulativi. Infatti un marchio perché possa considerarsi validamente registrabile non

basta che sia soddisfatta una fra le condizioni, ma debbono essere rispettate tutte le

previsioni.

“possono costituire marchi EU tutti i segni come le parole, compresi i nomi di persone

o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i

suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: distinguere i prodotti o servizi di

un’impresa da quelli di altre imprese, ed essere rappresentati in modo chiaro e

determinato”. Costituiscono marchi registrabili le parole apposte su di un prodotto (ad

es. l’espressione coca cola) che lo stesso si possa dire di disegni (ad es. il biscione

dell’alfa romeo) e di combinazioni di parole e di disegni (lo stesso biscione è di regola

accompagnato dalle espressioni Alfa Romeo). Infatti si possono avere rispettivamente

marchi denominativi, figurativi o misti.

Solo se il segno è di per sé idoneo a svolgere la funzione distintiva dell’origine

imprenditoriale dei beni contrassegnati, è possibile ipotizzare che il segno acceda alla

tutela specializzata. Se un segno non sia neppur astrattamente idoneo a svolgere una

funzione distintiva ricorre l’impedimento assoluto alla registrazione. Si può desumere il

principio dell’estraneità del marchio dal prodotto. Perché un’entità svolga una funzione

distintiva occorre che essa sia connessa al bene cui si riferisce ma al contempo che

essa sia almeno concettualmente separabile da esso senza che la natura di

quest’ultimo sia modificata quando si prescinda dall’entità-segno. Se così non fosse, il

marchio non sarebbe più segno distintivo ma componente intrinseco del bene. Ciò non

significa che il marchio debba consistere in una componente materialmente staccabile

dal prodotto: un’etichetta, adesivo. Significa che l’entità deve valere ad individuare

all’interno di quella classe di prodotti non una sottoclasse dotata di una particolare

caratteristica merceologica ma una sottoclasse individuata in funzione dell’origine

degli esemplari così contrassegnati da un’impresa piuttosto che un’altra. Sono

registrabili come marchi anche sequenze di suoni ad es. i jingles, ed anche il celebre

tema musicale beethoviano “per elisa”, che è rappresentabile con precisione su di uno

spartito musicale. Una considerazione particolare merita la questione della

registrabilità come marchio di tre entità: i colori, le lettere e le cifre. Le combinazioni e

tonalità cromatiche ed i colori sono considerati registrabili come marchi. Non vi è

ragione per consentire ad un particolare operatore di monopolizzare per la sua

produzione un colore base. Diverso è il caso in cui il prodotto si presenti come

caratterizzato da particolari combinazioni di colori. Ad es. il dentifricio che fuoriesce

dal tubetto con strisce di colore diverso. Non vi è ragione nemmeno di dubitare della

registrabilità come marchio di cifre composte da parecchi numeri (ad es. 4711 per

l’acqua di colonia) o di combinazioni di lettere (ad es. il monogramma JPS per

sigarette). Singole lettere o cifre basse sono da considerarsi liberamente utilizzabili da

chiunque. Esse pertanto in sé non sono appropriabili come marchi ma possono essere

registrate e protette solo nella specificità della loro caratterizzazione grafica, dalla

quale possono ricevere quella capacità distintiva che loro altrimenti mancherebbe.

L’assenza di capacità distintiva

Si è visto che la registrazione come marchio conferisce il monopolio dell’uso del segno

corrispondente in relazione a certe classi di beni e che tale protezione può essere

prolungata indefinitamente, perché la registrazione può essere rinnovata quante volte

il titolare desideri. In questo caso ci si trova al cospetto di un monopolio di durata

illimitata sì, ma riferito solo ai segni, non ai beni e servizi da essi contraddistinti. E in

linea di principio non vi sono ostacoli alla creazione di nuovi segni: le imprese

concorrenti possono creare ed adottare nuove parole e nuove figure in numero infinito.

Il principio ora enunciato non vale incondizionatamente. Non tutte le entità sono

registrabili come marchi, ma solo quelle che siano idonee a distinguere nell’ambito di

un genere merceologico una sottoclasse di beni, individuandoli come provenienti dal

titolare del marchio. Vi è poi una ragione specifica per impedire che un segno privo di

capacità distintiva, come ad es. è nel caso di una denominazione generica, sia

registrato come marchio. Se una parola che nel linguaggio merceologico designa una

categoria merceologica (ad es. miele) potesse essere appropriata come marchio da un

solo operatore, tutti gli altri soggetti sarebbero costretti a ricorrere a locuzioni goffe

(alimento dolce prodotto dalle api?) per descrivere il bene da essi prodotto. Essi

sarebbero quindi svantaggiati: la loro comunicazione risulterebbe meno efficace e più

costosa del titolare del marchio. Per queste ragioni non si dà registrazione di marchio

se non vi sia capacità distintiva. Il diritto europeo ci dice che possono esistere segni

che, pur rientrando in astratto nella definizione di marchio, possono essere privi di

carattere distintivo. Si tratta in questo caso di condurre una verifica che va di volta in

volta ragguagliata ai beni destinati ad essere contraddistinti dal segno. Questo

accertamento ha soprattutto ragione di essere quando la registrazione abbia per

oggetto segni nuovi, come è nel caso degli odori, dei suoni, dei colori e della forma del

prodotto o della confezione. Infatti mentre il pubblico è abituato a percepire i segni

denominativi e figurativi come indicazione della provenienza dei beni, lo stesso non si

può asserire quando si trovi di fronte ad un colore, ad un odore, ad uno slogan

promozionale, a suoni. In questi casi si tratta di far riferimento alla percezione del

pubblico per verificare se esso percepisca tali entità come caratteristiche del bene o

come indicazioni della sua provenienza da una certa impresa. L’accertamento

corrispondente va compiuto, facendo riferimento di regola ad un parametro medio di

consumatore, normalmente informato. Perché l’entità sia ritenuta dotata di carattere

distintivo non è richiesto un grado particolarmente elevato di originalità, creatività, per

le forme però è richiesto che esse si discostino in misura significativa dalla

configurazione abituale del prodotto.

Marchi di fantasia = è possibile usare come segni parole o disegni totalmente di

fantasia (ad es. la parola fanta) o quado si scelga un segno che pur avendo nel

linguaggio comune un proprio significato, non presenti aderenza con il bene

contraddistinto (ad es. puma).

Marchi espressivi = nascono dall’esigenza di evocare nel pubblico delle

caratteristiche del prodotto. Così la parola comune può essere alterata, combinata

altre (ad es. bergasol per contraddistinguere una crema solare al bergamotto).

Marchi geografici = il nome di una località geografica è considerato indicazione

descrittiva se richiama anche solo potenzialmente aspetti rilevanti per le

caratteristiche del bene. Per gli agrumi la provenienza geografica da una località

siciliana è descrittiva di u carattere merceologicamente rilevante, per il cuoio potrà

essere altrettanto rilevante la provenienza da una zona della toscana. Queste ipotesi

contengono u divieto di registrazione come marchio individuale, ma il precetto

consente la registrazione come marchio collettivo. Può essere però che il toponimo sia

prescelto solo come nome di fantasia e non perché il bene vi sia prodotto. Se il nome

non abbia alcuna influenza sulle caratteristiche qualitative del bene, non vi è nessun

ostacolo alla sua registrazione come marchio. Il segno “cortina” può essere registrato

per una marca di sigarette, la parola “montblanc” per penne. Vi sono però altre

fattispecie: quelle in cui il segno faccia credere che il bene provenga da una località

diversa da quella in cui è effettivamente prodotto. In questo caso l’impedimento alla

registrazione proviene dal divieto di segni ingannevoli.

Segni divenuti di uso comune = vi sono parole o figure che con il tempo hanno

finito per venire associate ad intere classi di beni, si pensi all’uso generalizzato della

croce per i farmaci e gli articoli sanitari, della saetta per i dispositivi elettrici, pur non

essendo esse descrittive di loro caratteristiche. Proprio perché si tratta di segni che

non sono idonei a differenziare la produzione dell’impresa X da quella dell’impresa Y

ma divenuti di uso generale per quel genere di beni, essi non sono approp