Diritto della proprietà industriale e della concorrenza

DIRITTO DELLA PROPRIETA'

INDUSTRIALE E DELLA

CONCORENZA

BREVETTI

La funzione del sistema brevettuale è quella di stimolare gli investimenti in ricerca e quindi

incrementare ed accelerare l’innovazione tecnologica.

All’inventore viene attribuito un diritto di natura proprietaria che gli consente di sfruttare

economicamente in via esclusiva per un limitato periodo di tempo il risultato della sua attività di

ricerca. In questo modo l’inventore oltre ad ottenere un compenso dallo sfruttamento economico

dell’invenzione, tale da garantire la copertura degli investimenti effettuati, viene incentivato a

sostenerne altri.

Ad essere stimolati di conseguenza sono anche i concorrenti a cui resta preclusa l’attuazione

dell’invenzione brevettata per tutta la durata del brevetto. Questi per non restare ai margini del

mercato, nel rispetto della soluzione brevettata, vengono sollecitati a sostenere a loro volta

investimenti volti a conseguire nuovi risultati innovativi nello stesso settore o in altri settori.

In questa prospettiva, il singolo “monopolio” concesso al brevettante assume una funzione

sistemica pro concorrenziale, determinando un circolo virtuoso di creazione di ulteriori

innovazione.

Inoltre, l’invenzione brevettata è coperta da uno “ius escludendi”, invocabile “erga omnes”,

che consente al titolare di sfruttare al massimo la sua invenzione e di massimizzare i profitti,

mediante l’utilizzazione indiretta (ad es. concedendo in licenza la sua invenzione) in campi nei

quali non sarebbe per lui economicamente conveniente sfruttarla (o addirittura non sarebbe per lui

possibile) e allo stesso tempo indirizza la soluzione brevettata verso le imprese in grado di

sfruttarla nel modo più efficiente.

D’altro canto, il bene invenzione, può essere dato in garanzia e diviene in questo modo lo

strumento che finanzia l’impresa stessa, promuovendo, anche sotto questo aspetto, una maggior

efficienza concorrenziale, in quanto aumentando il livello di innovazione, di conseguenza più

invenzioni verrebbero brevettate e ciò significa più brevetti da offrire in garanzia da cui l’impresa

ritrae finanziamenti che andrà a sua volta a destinare a ulteriore innovazione

(+ innovazione + brevetti da offrire in garanzia = + finanziamenti da destinare a ulteriore

innovazione).

Nozione di invenzione industriale:

Qualificabile come invenzione industriale è quella soluzione di un dato problema tecnico,

riproducibile con risultati costanti mediante un’attività meramente esecutiva, raggiungibile

tramite gli insegnamenti forniti dal richiedente nella propria domanda di brevetto. E’

dunque un’invenzione solo un’ideazione che sia in grado di risolvere in modo costante e ripetitivo il

problema tecnico che l’inventore si è proposto di risolvere.

Sono suscettibili di brevettazione: solo quelle innovazioni che attengono al campo della tecnica

e di ogni suo settore e che oltre ad essere nuove sono applicabili in modo industriale.

Mentre sono non brevettabili: quelle invenzioni che non trovano immediata applicazione

pratica e dunque le teorie, le scoperte scientifiche, piani e principi e metodi considerati in quanto

tali.

Al contrario, secondo l’articolo 2585 codice civile, è brevettabile l’applicazione di un principio

scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In questo caso il brevetto è limitato ai

soli risultati che secondo l’inventore l’applicazione del principio dovrebbe produrre.

Inoltre è vietato brevettare: i metodi per il trattamento chirurgico, diagnostico o terapeutico del

corpo umano o animale. Poichè queste non potrebbero essere riprodotte tutte allo stesso modo, in

quanto di mezzo c’è l’intervento umano e non un processo industriale e di conseguenza i risultati

che l’inventore sostiene che si possano raggiungere dall’applicazione di quel metodo sono soggettivi,

cioè dipendono dalla capacità del medico. Tuttavia, tale divieto è limitato al corpo umano o

animale “vivo” e non si applica neppure a sue parti isolate (per esempio: metodo per le analisi del

sangue).

La tutela del software:

La brevettabilità dei programmi per elaboratore elettronico, comunemente detti software,

rappresenta ancora oggi un tema controverso e dibattuto. Va da subito precisato che la tutela dei

software è oggi esclusa dall’alveo del brevettabile, per ragioni di politica dell’innovazione. Si temeva

infatti che una tutela forte, come quella offerta dai brevetti, avrebbe potuto sortire effetti

controproducenti per lo sviluppo di un settore tecnologico, all’epoca ancora agli arbori.

E questo per 2 ordini di motivi: 1) perché gli uffici brevetti non avevano le competenze necessarie

per verificare la novità e l’originalità dei software; 2) si temeva che le grandi case dei software

americane potessero riuscire a monopolizzare il mercato europeo ostacolando l’innovazione

successiva.

Ciononostante i primi brevetti furono rilasciati dall’ufficio brevetti europeo nei primi anni ’90 sulle

cosiddette “invenzioni attuate a mezzo di elaboratore elettronico” in quanto il diritto d’autore non

garantiva una tutela sugli aspetti “funzionali” dei programmi per elaboratore e pertanto era

necessaria una protezione più incisiva.

Oggi seppure vige il divieto di brevettazione del software, si è diffusa la prassi dell’ufficio europeo

brevetti e degli uffici nazionali ad accordare protezioni per le sole invenzioni a mezzo di elaboratore

che dimostrino di possedere, oltre ai requisiti di brevettabilità, l’elemento del c.d. carattere

tecnico .

Secondo tale teoria del carattere tecnico un’invenzione attuata a mezzo di un elaboratore

elettronico diviene brevettabile la dove il software abbia la capacità di realizzare concrete

applicazioni pratiche che si esternano attraverso l’impiego o la direzione di strumenti tecnici grazie

al software.

I requisiti di brevettabilità:

1) Novità

Condizione necessaria per l’accesso alla tutela brevettuale è innanzi tutto che l’invenzione apporti

un contributo allo sviluppo della tecnica che, rispetto alle conoscenze già note, sia nuovo e frutto

di un’attività inventiva .

Per accertarsi di questo, bisogna porre a confronto l’invenzione con lo stato della tecnica (STD).

Lo STD è costituito da tutte le conoscenze che, in qualsiasi modo è ovunque nel mondo, siano state

rese accessibili al pubblico.

Pertanto deve dirsi che è priva di novità, l’invenzione che:

a) coincida esattamente con una conoscenza anteriore rinvenibile nello SDT.

In tale caso la brevettazione è irrimediabilmente esclusa in quanto più che un errore è una scelta

del richiedente;

b) che sia stata divulgata, prima del deposito della domanda o della data di priorità, dallo stesso

richiedente o da terzi che avendone avuto conoscenza in via riservata l’abbiano abusivamente

divulgata, violando il vincolo di riservatezza.

In tal caso la brevettazione è consentita entro 6 mesi, se decorsi inutilmente, al richiedente non

resta altro che agire per il risarcimento dei danni nei confronti del responsabile della divulgazione

abusiva per il risarcimento del danno.

2) Attività inventiva

Affinché l’invenzione sia brevettabile non è sufficiente che essa sia nuova, ma è anche necessario

che la nuova conoscenza superi la normale e quotidiana evoluzione della tecnica. Questo per evitare

la proliferazione di numerosi brevetti che causerebbe un vertiginoso aumento dei costi di

transazione necessari ad ogni impresa per non incorrere in contraffazioni e ostacolerebbe, anziché

promuoverla, una concorrenza basata su meriti.

Affinché sia riscontrabile una attività inventiva, è sufficiente che l’invenzione non risulti in modo

evidente dallo SDT per una persona esperta del ramo.

A tal fine viene in aiuto l’istituto del “Giudizio di “non evidenza”: cioè per stabilire se

un’invenzione presenti inventiva o meno, bisogna andare a verificare se il problema risolto con

l’invenzione dell’inventore, poteva essere risolto allo stesso modo da parte del tecnico medio del

ramo in modo evidente e cioè senza complesse, lunghe, costose ricerche e sperimentazioni. Il

giudizio della non evidenza spetta al giudice, che servendosi della consulenza di un tecnico,

andrà prima di tutto a isolare il settore nel quale si colloca l’invenzione definendo la figura

dell’esperto del ramo delimitandone le conoscenze, le caratteristiche intellettuali, organizzative. Poi

dovrà verificare di quali conoscenze dello SDT l’esperto del ramo avrebbe potuto e sarebbe stato

indotto ad avvalersi nell’affrontare il problema risolto dall’invenzione.

3) Industrialità

Possono essere oggetto di brevetto le sole invenzioni “atte ad avere un’applicazione

industriale” . Si tratta di invenzioni, cioè, il cui oggetto può essere fabbricato o utilizzato in

qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Siffatta disposizione normativa, ribadisce

sostanzialmente l’esclusione, dal campo della brevettabilità, di conoscenze astratte o delle quali,

comunque, al momento del deposito della domanda di brevetto, “l’inventore” non sia in grado di

individuare una specifica applicazione pratica.

4) Liceità

“

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è

contraria all'ordine pubblico o al buon costume .” (art. 50, comma 1, CPI).

Un'invenzione è lecita quando il suo sfruttamento non sia contrario all'ordine pubblico ed al buon

costume.

Questo requisito è rilevante soprattutto per le invenzioni biotecnologiche.

Sono ad esempio esclusi dalla tutela brevettuale in quanto ritenuti contrari all'ordine pubblico ed al

buon costume:

i procedimenti di clonazione di esseri umani;

i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro

sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali

risultanti da tali procedimenti (in accordo alla Direttiva CE/44/98).

Inoltre non sono brevettabili tutte quelle invenzioni che: minino la salute, l’ambiente, la vita delle

persone e degli animali.

I diritti nascenti dall’invenzione. Le invenzioni di gruppo:

Diritti morali:

La legge riconosce all’inventore anzitutto i diritti morali, inalienabili e irrinunciabili. Essi fanno

riferimento alla paternità dell’invenzione e sorgono nel momento in cui l’invenzione viene

brevettata. Nel caso in cui l’invenzione sia realizzata da più soggetti (c.d. invenzione di gruppo)

coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione dell’invenzione hanno diritto ad essere

riconosciuti come coautori, ad esclusione di coloro i quali hanno svolto solo una mera attività

esecutiva, e non creativa.

Quanto ai diritti di natura patrimoniale, essi spettano in comunione tra loro ai coinventori, salvo

diversa convenzione stipulata dai contitolari. Ferma restando la libertà di ciascun contitolare di

disporre della propria quota di comproprietà sul brevetto, si ritiene che invece, per l’eventuale

concessione in licenza del brevetto occorre l’unanimità dei consensi. Inoltre a ciascun contitolare

spetta il diritto a richiedere il brevetto e a compiere, anche nell’interesse degli altri convettori, gli

atti necessari alla sua concessione e al suo mantenimento in vita. Infine ciascun coinventore non

può divulgare l’invenzione per evitare di precludere agli altri la brevettazione della propria quota o

l’utilizzazione in regime di riservatezza.

Diritti patrimoniali (derivanti dalla brevettazione):

Al titolare del brevetto spettano diritti di natura patrimoniale, trasmissibili e alienabili,

consistenti nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello

Stato. Il titolare gode del potere di impedire a terzi di attuare la sua invenzione per sfruttarla

economicamente. Gli effetti della protezione decorrono a partire dal momento in cui la domanda

(con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni) di brevetto sia resa pubblica (trascorsi

18 mesi dal deposito o 3 mesi in caso di immediata messa a disposizione del pubblico). Il brevetto

dura 20 anni e decorre dalla data del deposito. Non è rinnovabile e la durata non è

prorogabile. Una deroga è presente solo per i farmaci e i prodotti fitosanitari; resta fermo

l’obbligo dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni prima della messa in commercio. Alla

scadenza del brevetto può essere concesso un certificato complementare di protezione che

prolunga gli stessi effetti del brevetto scaduto fino ad un massimo di 5 anni.

Invenzioni di prodotto e di procedimento:

Se il brevetto ha ad oggetto un’invenzione di prodotto, l’inventore può impedire ai terzi di

produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione. E’

contraffattore non solo chi produce il prodotto brevettato, ma anche chi lo commercializzi e chi ne

faccia uso, indipendentemente dallo stato di buona o malafede in cui egli versi. La tutela si estende

anche agli atti preparatori, quali nello specifico: la pubblicità del prodotto contraffatto e la sua

detenzione.

La “contraffazione indiretta” si ha nel caso in cui un soggetto che pur non realizzando il

prodotto finito (o non attuando il procedimento brevettato) produca e/o fornisca i mezzi destinati a

realizzare quel prodotto o procedimento. La legge dispone infatti che tali mezzi siano assegnati in

proprietà esclusiva al titolare del diritto violato.

Mentre nel settore chimico farmaceutico il brevetto di prodotto non tutela il prodotto in sè, ma il

suo uso in funzione di risolvere il problema tecnico così come individuato dall’inventore. Invece il

brevetto di prodotto con riferimento a prodotti materiali (ad esempio: come Orologi Rolex) copre il

prodotto indipendentemente dal procedimento che è stato adottato per realizzarlo.

Qualora dunque l’invenzione consista nel procedimento mediante il quale si raggiunge un

dato risultato, il titolare ha il diritto innanzi tutto di impedire a terzi l’attuazione di quel

procedimento da lui brevettato. Inoltre ha il diritto di impedire la commercializzazione e

l’importazione del prodotto ottenuto utilizzando il procedimento in questione. Resta

salva la facoltà per terzi di produrre lo stesso prodotto, ma con procedimenti differenti. Dato che è

difficile provare che il terzo utilizzi il procedimento brevettato, la legge stabilisce a favore del

titolare, la presunzione che ogni prodotto identico a quello ottenuto con il procedimento brevettato

si presume realizzato con lo stesso procedimento. Nulla esclude che entrambi i prodotti siano

innovativi e meritino quindi tutela entrambi i metodi adottati per la loro realizzazione. In tal caso

potranno essere chiesti due separati e autonomi brevetti.

Limitazioni del diritto di brevetto:

La tutela brevettuale si arresta di fronte a particolari casi di utilizzazione dell’invenzione che

sottendono interessi ritenuti dal legislatore maggiormente tutelabili di quello allo sfruttamento

economico esclusivo del titolare. Si tratta di ipotesi disparate che non pare possibile ricondurre ad

un’unica ratio.

Non costituiscono contraffazione:

- “Gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali”: tale esenzione si spiega

con l’esigenza di tutelare la sfera privata dell’utilizzatore sottraendolo alle invasive sanzioni (ad es.

sequestro) che conseguirebbero dal considerare tali usi come contraffazione (il fattore

discriminante qui è l’uso privato e non a fini commerciali ed economici).

- “Atti compiuti in via sperimentale”: tale eccezione consente ai concorrenti dell’inventore di

studiare l’invenzione prima della scadenza del brevetto per trarne tutte le possibili informazioni per

eventuali innovazioni, accelerando in tal modo lo sviluppo tecnologico. In ragione del processo

tecnologico, se i risultati dell’attività di sperimentazione diano luogo ad importanti progressi

tecnici di considerevole rilevanza economica essi beneficeranno di una licenza obbligatoria (e

potranno così essere messi immediatamente a disposizione della collettività).

Il principio di esaurimento:

In virtù di tale principio ( c.d. principio di esaurimento), una volta che il prodotto coperto dal

brevetto sia stato posto in commercio dal titolare o da terzi con il suo consenso, nel territorio dello

Stato o