Diritto industriale e della concorrenza (2024)

LA TUTELA DEL MARCHIO REGISTRATO

La rivendica del marchio registrato

❖​ La domanda di registrazione di un marchio può essere depositata solo dall’avente diritto (i

casi più comuni riguardano il ritratto e il nome o segno notorio).

➢​ Una delle componenti di tutela è la rivendica del marchio registrato: può accadere

che un terzo contesti la titolarità del marchio che altri ha ottenuto come marchio

registrato.

➢​ Quando ci può essere una controversia tra chi ne ha diritto?

Quando il marchio riguarda un ritratto (il ritratto non può essere depositato come

marchio se non con il consenso della persona interessata), il nome (a volte accade

che vi siano delle omonimie. Uno dei casi che si può citare è quello del calciatore

Messi e di un imprenditore che aveva lo stesso nome. L’ufficio non chiede delle

verifiche, solo nel caso in cui un marchio corrisponda al nome di una persona) o un

segno già noto.

❖​ L’ufficio procede sul presupposto che il richiedente sia l’avente diritto (art. 119 CPI) e solo il

marchio patronimico può effettuare i controlli di cui all’art. 8 del CPI.

L’ufficio, che riceve la richiesta di registrazione del marchio, non conduce una indagine

approfondita (perché procede sul presupposto che chi presenta la domanda di registrazione

di un marchio ne abbia diritto e quindi non indaga) e si basa solo su quello che gli viene

dichiarato e può procedere ad effettuare dei controlli solo quando il marchio è patronimico.

❖​ In caso di contestazione, la spettanza del diritto al titolo è accertata dall’AGO.

Autorità giudiziaria ordinaria: ne consegue che il titolare del diritto può contestare il diritto

del richiedente alla registrazione del marchio.

Quindi può esserci già un contenzioso che è anticipato rispetto all’utilizzo del marchio ma che

riguarda il diritto a ottenere la registrazione perché le domande, fra l’altro, possono essere

assoggettata ad una fase di preliminare pubblicità a cui l’interessato può reagire.

❖​ L’avente diritto può contestare il diritto del richiedente alla registrazione del marchio.

❖​ L’accertamento giudiziario del difetto di titolo è retroattivo. Se la registrazione è già avvenuta,

l’avente diritto può ottenere la nullità del titolo usurpato o il trasferimento del titolo a proprio

nome. Se la registrazione non è avvenuta può “riassumere” e modificare la domanda entro

tre mesi.

❖​ Anche in caso di trasferimento della domanda dell’usurpatore, il legittimo titolare può

presentare una nuova domanda (la precedente registrazione non opera come limite).

❖​ La nullità della registrazione del marchio del non avente diritto è relativa e può essere fatta

valere solo dall’avente diritto. Tuttavia è insanabile e imprescrittibile.

Nel caso in cui un interessato contesti che Caio abbia diritto a ottenere la registrazione di quel

marchio, l’accertamento giudiziario a cui si perviene è retroattivo. Quindi se la registrazione è già

avvenuta, l’avente diritto può ottenere la dichiarazione di nullità del titolo che è stato a lui usurpato

oppure, a sua scelta, può ottenere il trasferimento coattivo del diritto. Se invece la registrazione non è

ancora avvenuta quando il giudice accerta la spettanza del diritto, il soggetto che ha agito può

riassumere la domanda che era stata presentata da un usurpatore e può anche modificare questa

domanda nei tre mesi successivi all’accertamento del diritto. 125

C’è un caso in cui il legittimo titolare può anche presentare una nuova domanda perché la domanda

dell'usurpatore non preclude il suo diritto.

Il trattamento di questo conflitto è retto da un principio di nullità insanabile imprescrittibile ma

relativa, cioè la registrazione di un marchio di cui il titolare non ha diritto, ottenuta in mancanza del

diritto in capo al titolare, è nulla e può essere accertata in qualsiasi momento e non è sanabile.

Tuttavia può essere fatta valere solo dal titolare. Cioè una nullità di cui si può volere solo il soggetto il

cui ritratto è stato usurpato.

Quindi il marchio nullo potrebbe essere utilizzato se l’avente diritto decide di non reagire, però per

chi l’ha registrato è una situazione molto rischiosa, perché in qualunque momento l’avente diritto o i

suoi eredi possono cambiare idea, e più tempo passa, più quel marchio si afferma, più saranno

dannose le conseguenze di una dichiarazione di nullità. E quindi potrebbe essere elevato il danno

economico che consegue da una dichiarazione di nullità, perché nel frattempo potrebbe essere

diventato un marchio affermato.

Per esempio il caso classico è la presentazione e l’ottenimento della registrazione da parte mia di

quello che dico essere il mio ritratto e invece in realtà si tratta del ritratto di un'altra persona (in

questo caso la registrazione è nulla). Questa nullità può essere accertata in qualunque momento ed è

un vizio insanabile. Tuttavia può essere fatta da valere solo dal soggetto il cui ritratto è stato usurpato

e non da chiunque altro.

Giudizio di nullità o decadenza del marchio registrato

❖​ L’AGO, su domanda di parte, controlla la validità dei titoli di proprietà industriale nazionali.

L’autorità giudiziaria ordinaria, su domanda di parte, può pronunciarsi sulla validità dei titoli

di proprietà industriale nazionale.

❖​ Il difetto di validità del marchio può integrare nullità o decadenza.

La nullità è retroattiva, la decadenza no. La decadenza comporta la perdita del diritto dal

momento in cui viene accertata.

❖​ La legittimazione a far valere la nullità è attribuita a chiunque ne abbia interesse (a meno che

non ricorra una causa di nullità relativa, come l’ipotesi del ritratto).

Quello che accade più frequentemente è che la nullità del marchio venga eccepita dal convenuto in

contraffazione. Nella maggior parte delle controversie che riguardano marchi accade che un soggetto

titolare di un marchio pretenda di impedire ad un’altro di usare quel marchio e lo porti in giudizio

dicendo che il suo concorrente sta attuando una contraffazione di marchio.

Il concorrente chiamato in giudizio tenta di paralizzare la pretesa del titolare facendo valere la validità

del suo marchio registrato.

Esempio: Tizio ha registrato un marchio di forma, Caio imita la forma di tizio. Tizio citerà in giudizio

Caio e chiederà al giudice di vietare a Caio l’utilizzo di quella forma. Caio per difendersi dirà che il

marchio di Tizio è nullo perché è una forma funzionale, per esempio, quindi non ha valore distintivo.

Quindi quello che accade è che la nullità venga invocata come eccezione difensiva da colui che è

stato chiamato in giudizio con l’accusa di aver contraffatto il marchio del titolare.

Quindi.. da chi è fatta valere la nullità ? Abbiamo Tizio che, in buona fede o in malafede, copia il

marchio di Caio, si vede chiamato in giudizio per contraffazione e si difende da questa accusa,

dicendo che è imitazione libera perché quel segno/forma non sono protetti come marchio, anche se

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sono stati registrati, perché sono nulli. Perché manca la capacità distintiva, perché è una forma

funzionale.

Il diritto di nullità di un marchio fa venire meno il diritto di impedire ad altri che lo usino, ma sia esso

una forma, un nome, un segno, il titolare potrà continuare ad usarlo.

Anche se un marchio è stato registrato ciò non significa che un terzo 10 anni dopo non possa

pretendere di far dichiarare la nullità di quel marchio. Con questa dichiarazione di nullità il titolare

non perde il diritto di usare quel segno, ma perde il diritto di difenderlo dall’uso che altri ne vogliono

fare, perde il diritto di avere una sorta di esclusiva su quel segno.

❖​ Spesso la nullità è eccepita (come eccezione o domanda riconvenzionale) dal convenuto in

contraffazione dal titolare del marchio.

La nullità eccepita, cioè è fatta valere in chiave difensiva da colui al quale viene contestato di

aver contraffatto marchio. Una forma funzionale non può avere la capacità distintiva, perché

prevale l’esigenza di consentire il pubblico dominio sulla forma funzionale.

❖​ Il PM è legittimato ad intervenire nei giudizi di nullità. La nullità (di un marchio) però non può

essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nella disciplina della nullità del marchio vediamo anche

delle particolarità. La nullità di un contratto, per esempio, può essere rilevata anche d’ufficio

dal giudice. Invece la nullità del marchio non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Mentre

è possibile che nei giudizi di nullità del marchio intervenga il pubblico ministero.

❖​ Sono legittimati a intervenire anche i licenziatari del marchio, perché avrà pagato per avere la

licenza sul marchio nullo.

❖​ La sentenza che accoglie la domanda di nullità di un marchio ha efficacia erga omnes ed è

soggetta a pubblicità (art. 123 CPI). Invece la sentenza che rigetta la domanda opera solo fra

le parti e per le cause di nullità effettivamente dedotte (o deducibili) in giudizio.

Le conseguenze di un accertamento della nullità, sono conseguenze definitive e per tutti, perché nel

momento in cui la sentenza passa in giudicato, quel marchio è definitivamente nullo. Mentre il

giudizio di accertamento della nullità vale per chiunque, quello che rigetta questa istanza vale solo fra

le parti del processo.

Se invece la nullità non viene dichiarata, non significa che quel marchio sia definitivamente valido per

chiunque. È solo l’esito di quel giudizio che non ha determinato la dichiarazione di nullità.

❖​ La sentenza di nullità è retroattiva (ma i contratti in essere restano fermi). Per cui se ci sono

state delle licenze per esempio, ossia qualcuno pagato, non c’è la ripetizione dell’indebito e le

posizioni pregresse restano salvaguardate.

❖​ La sentenza che dichiara la decadenza del marchio ha effetti a far data dalla decadenza. La

sentenza che dichiara la decadenza del marchio ha effetti dal momento in cui viene

pronunciata. Si può giungere ad una sentenza di questo tipo quando ad esempio il cedente

non ha impedito l’uso decettivo del marchio (il marchio puo