Appunti di Marketing Law

Requisiti per la registrazione di un marchio d'impresa

Questo requisito ha una natura relativa, perché si riferisce all'esistenza di segni e marchi anteriori, il che può essere fatto valere nei giudizi di opposizione o nullità. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data di deposito della domanda siano in conflitto con:

• Marchi non registrati ma noti in ambito non solo locale
• Marchi registrati

Anche il giudizio di novità per alcuni marchi anteriori si basa sul rischio di confusione per il nuovo marchio che deve essere registrato (per es. Cosmeglow e Cosmeshow).

Diritti conferiti dalla registrazione e ambito di tutela contro le contraffazioni

Dopo la registrazione si acquisisce un diritto esclusivo di durata decennale, rinnovabile per altri 10 anni a oltranza. Il diritto è trasferibile per cessione del marchio o per licenza, cioè quando un soggetto autorizza una o più persone all'utilizzo del marchio. Secondo l'articolo 20, i...

contraddistinguere beni e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi nella tutela ultra-merceologica. In questo caso non c'è solo un problema di confondibilità, ma anche di tutelare il marchio celebre per i particolari investimenti dell'impresa da un uso del marchio parassitario (solo per beneficiare della notorietà/distintività di quel marchio, non avendo fatto i relativi investimenti) o che reca pregiudizio all'impresa originaria. L'ambito di tutela è qualsiasi tipo di uso, per esempio apporre il marchio sulle confezioni di prodotti, importare o esportare beni sotto quel marchio... È una nozione di uso ampia. L'uso vietato è anche quello parziale e in combinazione con altri segni, ma deve essere all'interno dell'attività economica (in the course of trade). Ma come definire il

Il concetto di attività economica si riferisce all'azione di svolgere un'attività che ha come scopo la produzione, la distribuzione o la vendita di beni o servizi al fine di ottenere un profitto.

Ad esempio, nel caso di un uomo che vende paperelle di gomma con lo stemma dell'Arsenal davanti allo stadio, egli si è difeso dalle accuse di contraffazione affermando che non stava svolgendo un'attività economica, ma stava solo manifestando la sua fedeltà al club calcistico.

La corte ha stabilito che, per valutare se un uso rientra nell'attività economica, è necessario verificare se tale uso viola le funzioni del marchio, ovvero se può danneggiare la capacità distintiva dell'Arsenal nella mente del consumatore medio, che è ragionevolmente informato e ben avveduto.

La Corte ha deciso che anche questo tipo di uso può essere considerato un'attività economica se è contrario alle funzioni del marchio, ovvero se è idoneo a violare la funzione distintiva del marchio che collega quei beni e servizi a un'impresa specifica.

La contraffazione avviene, quindi, senza il consenso del titolare del marchio, nel territorio in cui vale la tutela e quando l'uso viola una delle funzioni del marchio principio di strumentalità del marchio: esso è tutelato nei limiti in cui siano tutelate le funzioni protette del marchio. Per es. se si usa il segno per beneficiare del carattere celebre del marchio, si ha violazione della funzione d'investimento del marchio. Infine, si ha contraffazione anche laddove nessuna difesa sia disponibile per la controparte.

Lezione del 09/03

Diritti conferiti dalla registrazione e ambito di tutela

Caso di doppia identità

L'identità dei segni normalmente è interpretata in modo abbastanza stretto, in caso di riproduzione senza modifiche o con piccole modifiche ma insignificanti agli occhi dei consumatori. L'uso deve essere in relazione a beni o servizi identici, quindi non solo nell'ambito delle classi la cui indicazione è data nella

domanda di registrazione del marchio ma anche con riferimento all'uso concreto fatto dal titolare per quei beni e servizi. Nell'ordinamento euro unitario abbiamo una tutela abbastanza forte della doppia identità, senza necessità di provare che ci sia confondibilità per il consumatore. In altri ordinamenti, la presunzione può anche essere semplice: si presume la confondibilità, salvo prova contraria. Per es. Opel aveva registrato il marchio, non solo per le automobili, ma anche per giocattoli. Un produttore di modellini aveva riprodotto macchinine Opel apponendoci il marchio, quindi si è discusso se questa fosse contraffazione o se l'uso fosse lecito. La Corte ha sostenuto che potesse esserci contraffazione del marchio.

Marchi identici per beni o servizi simili o affini + marchi simili per beni o servizi identici o simili

In questo caso, ci deve essere un rischio di confondibilità dei segni per il consumatore. Abbiamo un giudizio

segni e, anche se il marchio non è celebre, il fatto che un marchio abbia o no una certa capacità distintiva. Questo perché la capacità distintiva rileva sul grado di attenzione del pubblico di riferimento nel mercato interessato. In questo senso, si distingue tra:

• Marchi deboli: poca capacità distintiva, per es. LevoTus per uno sciroppo per la tosse
• Marchi forti: alta capacità distintiva, separazione concettuale forte tra marchio e prodotto, per es. Kraft per i formaggi.

Questa distinzione si riflette sul giudizio di somiglianza tra segni: se un marchio è debole, per evitare la violazione da parte di un'altra azienda sono sufficienti piccole modifiche al nome (per es. StopTos). Per i marchi forti, invece, già Krafting rispetto a Kraft comporta rischio di confondibilità, quindi la modifica del marchio deve essere rilevante.

Marchio celebre

Il marchio gode di rinomanza sul mercato in relazione a particolari investimenti

Fatti dal titolare, e per questo ha una tutela rafforzata ultra-merceologica, cioè anche per prodotti o servizi non affini, se il marchio è usato senza giusta causa (per es. giusta causa è un soggetto che vende pezzi di ricambio di automobili e usa il marchio per dire al mercato che vende pezzi dell'automobile x).

Perché ci sia violazione, l'uso deve:

• Portare un indebito vantaggio: usando il segno, il contraffattore vuole beneficiare dell'attrattività che ha un marchio celebre. È un'attività parassitaria di free riding: si beneficia degli investimenti nella promozione di quel marchio senza aver fatto gli stessi investimenti del marchio celebre
• Recare pregiudizio al titolare del marchio celebre: c'è un offuscamento o una diluizione del valore del marchio. L'offuscamento è un uso in un contesto di scarsa qualità, che possa offuscare il selling power e la brand identity, quindi è

legato alla reputazione del brand (per es. offuscamento è usare Chanel per dei formaggi stagionati, non profumati). Il concetto di reputazione sussiste se il marchio è conosciuto da una parte considerevole del pubblico di riferimento. La diluizione, invece, è quando si fa un uso del marchio che possa fargli perdere la capacità distintiva e attrattiva (per es. "tipo Iphone", con un rischio vicino alla volgarizzazione del marchio).

Questo terzo caso è a tutela della funzione pubblicitaria/ di investimento.

Abbiamo contraffazione quando nessuna difesa è disponibile per i contraffattori o presunti tali.

Possibili difese:

• Marchio nullo: non c'erano sin dall'inizio i requisiti di validità. La nullità può essere fatta valere da chiunque (a parte per i marchi anteriori, dove la nullità può essere fatta valere dal titolare di quel marchio) e opera retroattivamente, come non fosse mai stato registrato.