Invenzioni chimiche

Da qui l'insorgere di resistenze, e non di rado di chiusure pregiudiziali, rispetto alla

concessione di monopoli brevettuali in questo settore, in nome di imperativi etici non

sempre sufficientemente meditati. Per un accenno a siffatti temi si rinvia al § 3.4 sul

Invenzioni e scoperte in materia

biotecnologica

requisito della liceità dell'invenzione.

Un primo profilo che il legislatore ha dovuto risolvere, è quello della delimitazione tra

innovazione biotecnologica (brevettabile) e ciò che già esiste in natura, e quindi tra

invenzione (che presuppone un intervento dell'uomo sulla natura) e mera scoperta (che

implica semplicemente il «disvelamento, di regole e principi di funzionamento della natura

stessa). A ciò provvede l'art. 81 quater c.p.i., che dichiara brevettabili, purché soddisfino i

requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale (sui quali si veda infra ai $$

3.1, 3.2 e 3.3), (i) un materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, a

condizione che esso sia isolato dal suo ambiente naturale o sia prodotto artificialmente

attraverso un procedimento tecnico (essenzialmente di ingegneria genetica); (ii) un

procedimento di tal fatta; (iii) un nuovo uso di un materiale biologico rispetto a quelli già

noti; (iv) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano (ad esempio geni

o sequenze geni-che) o prodotto mediante un procedimento tecnico, anche se la sua

struttura è identica a quella di un elemento naturale. In tal caso la legge richiede che la

funzione e l'applicazione industriale di tale elemento siano espressamente indicate e

descritte nella domanda di brevetto; (V) una sequenza di DNA o una sequenza parziale di

un gene, utilizzata per produrre una proteina, a condizione che venga descritta e

«specificamente rivendicata» la funzione che ne rende possibile l'applicazione industriale:

in altre parole, in omaggio al principio generale per cui non sono brevettabili le mere

scoperte di elementi esistenti in natura, si esclude la brevettabilità di un gene in quanto

tale, e si consente unicamente la brevettazione di una sua specifica applicazione

industriale (v. infra § 4.6).

Esclusioni

L'art. 81 quinquies stabilisce invece una serie di esclusioni dal campo della brevettabilità,

giustificate essenzialmente da ragioni di carattere etico (su cui si rinvia al § 3.4), quali, in

particolare: (i) il corpo umano (si badi: nella sua «interezza», non singoli elementi da esso

isolati, come sopra si è detto); (ii)

qualsiasi procedimento di clonazione umana; (iii) le invenzioni il cui sfruttamento

commerciale sia contrario alla dignità umana, o alla tutela della salute, dell'ambiente e

della vita delle persone e degli animali (introducendo così, in verità, un limite alla

brevettazione dai confini del tutto nebulosi); (iv) ogni invenzione che implichi la

utilizzazione (e quindi la distruzione) di embrioni umani.

Quanto all'estensione della tutela di un brevetto biotecnologico, l'art. 81 sexies c.p.i.

stabilisce, in considerazione della naturale riproducibilità dei materiali biologici, che la

protezione si estenda a tutti i materiali derivati dal materiale brevettato mediante sua

riproduzione o moltiplicazione, e ai prodotti che contengano tale materiale biologico a

condizione che le informazioni ge netiche iscritte in detto materiale siano attive.

Ciò significa che, con rifen-mento ad esempio a dei semi di grano geneticamente

modificati e brevettati in ragione dell'informazione genetica in essi contenuta, ai terzi non

autorizzati dal titolare del brevetto è vietato riprodurre e commercializzare i semi stessi,

ma non la farina ottenuta con essi, dato che in tal caso l'informazione genetica non è più

attiva.

D'altro canto, a chi abbia acquistato materiale biologico brevettato, posto in commercio dal

titolare del brevetto o con il suo consenso, è consentito riprodurlo qualora tale riproduzione

avvenga nel corso dell'uti-lizzazione per la quale il materiale è stato commercializzato (ad

esempio, un lievito commercializzato per la produzione di birra, è consentita la

riproduzione che avviene necessariamente nel corso della fabbricazione della birra; o è

consentita la vendita del raccolto ottenuto tramite la semina di un seme geneticamente

modificato commercializzato dal titolare del brevetto); non è invece consentita

un'autonoma riproduzione e vendita del materiale biologico acquistato (art. 81 septies

c.p.i.).

Infine, il c.p.i., agli artt. 162 e 170 bis detta regole particolari con riguardo alla descrizione

che deve essere fornita nella domanda di brevetto di invenzioni aventi ad oggetto materiali

biologici, prevedendo il loro deposito presso appositi centri qualora essi non siano

accessibili al pubblico e non possano essere descritti «a parole» in maniera tale da

consentirne la attuazione ad un esperto del ramo (sul punto si rinvia al § 4.6).

2.5 Nanotecnologie

Per nanotecnologie si intendono materiali e prodotti aventi dimensioni indi nano- feriori a

100 nanometri (nm) (come noto, un nm è pari a un milionesimo di tecnologie millimetro). In

particolare, secondo una definizione largamente condivisa,

si è in presenza di una nanotecnologia se sussistono tre elementi: 1) le dimensioni inferiori

a 100 nm; 2) una proprietà o una funzione nuova come risultato delle dimensioni ridotte; 3)

la capacità di controllare le interazioni tra singoli atomi.

Al fine di garantire un livello adeguato di tutela delle innovazioni in questo campo della

tecnica, lo strumento brevettuale è essenziale dal momento che la ricerca sulle

nanotecnologie richiede costi altissimi dovuti alla complessità e alla novità della materia.

Con riferimento a tale tipologia di invenzioni, la prassi degli uffici brevettuali ha messo in

luce alcune problematiche che dipendono principalmente dalla multidisciplinarietà delle

stesse.

Le innovazioni nanotecnologiche si caratterizzano, infatti, per la vastità di incidenza sul

piano delle applicazioni tecnico-scientifiche, in quanto la messa a punto di un

nanomateriale può generare non una, ma molteplici applicazioni industriali, tutte

brevettabili se dotate dei requisiti previsti.

Anche l'esame dei requisiti di brevettabilità può porre alcuni interrogativi legati alle

caratteristiche di tali innovazioni. Ad esempio, per quanto attiene la novità, ci si è posti il

quesito se una sostanza (già nota) ridotta a dimensioni nanometriche possa essere

considerata o meno ricompresa nello stato dell'arte. Secondo l'orientamento emerso a

livello europeo, può essere considerato nuovo un prodotto nanotecnologico solo se nella

domanda di brevetto viene individuata una nuova proprietà derivante proprio dalle sue

ridotte dimensioni, nuova proprietà che non era quindi accessibile ai terzi.

L'attività inventiva

Per quanto attiene al requisito dell'attività inventiva, l'Ufficio europeo dei brevetti ha

affermato che, secondo i principi generali, la semplice riduzione in scala di un dispositivo

noto non è di per sé originale e quindi brevettabile.

Tuttavia, la brevettabilità non può essere esclusa quando, a seguito della

minaturizzazione, una sostanza nota acquisti una nuova proprietà determinante per la

risoluzione di un problema tecnico oppure quando la riduzione delle dimensioni implichi il

superamento di particolari difficoltà tecniche.

2.6 Le nuove varietà vegetali

Per lungo tempo l'innovazione in campo vegetale è rimasta ai margini della tutela

brevettuale principalmente in ragione della natura vivente e autoriproducibile dei vegetali.

In verità, alcune isolate pronunce giurisprudenziali degli anni cinquanta e sessanta del

secolo scorso, si erano espresse in senso favorevole alla brevettabilità anche delle

invenzioni in campo vegetale (ma a esse se ne erano contrapposte altre di segno

contrario) e lo stesso Ufficio Centrale Brevetti dell'epoca aveva concesso un certo numero

di brevetti in campo vegetale.

Tuttavia, anche sul piano delle Convenzioni internazionali, era fermo l'orientamento che le

invenzioni in ambito vegetale non fossero brevettabili al pari di ogni altra innovazione

tecnica, ma fossero tutelabili soltanto mediante una disciplina sui generis.

E così, mentre fin dal 1961 era stata adottata una Convenzione internazionale (UPOV) per

la protezione delle novità vegetali, oggetto di successive revisioni, che in origine

concedeva tutela soltanto ad una limitata gamma di vegetali, la Convenzione sul brevetto

europeo del 1978 escludeva esplicitamente la brevettabilità delle varietà vegetali [art. 53,

lett. b)]. Peraltro, in tempi più recenti, si è registrato un progressivo riallineamento

sostanziale della tutela delle novità vegetali rispetto alla generale tutela brevettuale; e ciò

in considerazione dell'ormai pacifico riconoscimento della brevettabilità dei materiali

biologici e autoriproducibili e in particolare delle invenzioni biotecnologiche.

E anzi, proprio la possibile intersezione tra novità vegetali e invenzioni biotecnologiche

crea non facili problemi di coordinamento fra le due discipline. In particolare una nuova

varietà vegetale ottenuta mediante processi d'ingegneria genetica, anziché attraverso

tradizionali sistemi d'incroci e ibridazioni, è pur sempre soggetta alla disciplina «speciale»

delle varietà e non a quella delle invenzioni biotecnologiche; mentre sarà soggetta a

quest'ultimo regime una modifica genetica che non dia vita ad una nuova varietà, ma

consista in una parziale modifica del codice genetico applicabile a una pluralità di varietà

che per il resto mantengono inalterato il loro corredo genetico (ad esempio, una modifica

che consenta di coltivare una pluralità di varietà vegetali a latitudini in cui la temperatura è

più rigida).

Restano peraltro fermi i necessari adattamenti del paradigma brevettuale dovuti alle

oggettive differenze che caratterizzano i vegetali (come i materiali biologici in genere)

rispetto agli altri settori della tecnica, specie con riguardo ai requisiti di accesso alla

protezione e al suo contenuto (su cui subito sotto).

Tuttavia, le distinzioni tra i due sistemi di protezione si sono ormai affievolite; tant'è che

l'art. 116 c.p.i., in apparente contraddizione col divieto di brevettazione previsto all'art. 45.

4., lett. b), dichiara applicabili alle nuove varietà vegetali disposizioni della presente

sezione».

le disposizioni in materia di invenzioni «in quanto

Il c.p.i., nel regolare agli artt. 100 ss. la materia delle nuove v