Riassunto esame Diritto industriale, Prof. Pederzini, libro consigliato Diritto commerciale avanzato, Vanzetti, Cataldo

PARTE SECONDA I SEGNI DISTINTIVI

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Capitolo I Il marchio: Nozione e funzione costituisce “la marca”) è il piu

Il marchio (segno che si appone sul prodotto o sulla confezione e che ne

importante dei segni distintivi

Prima: artt. 2569-2574 cc + r.d. 929/1942

Poi d.lgs. 480/1992 in attuazione della Dir. 89/104

→ d.lgs.vo 198&1996 ha adeguato la lgs.ne agli accordi internazionali cd TRIPs

Oggi: C.p.i. entrato in vig. marzo 2005, già mod. coon d.lgs. 140/2006 sul rispetto dei dir. di propr.

intellettuale (Dir. 2004/48 cd. enforcement) e d.lgs. 131/2010 cd. decreto correttivo

+ decreto nel 2011 ha disc. termini e modalità del deposito della domanda di opposizione e pubblicaz

telematica del Bollettino ufficiale dei marchi.

cc: registrazione di un “nuovo marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da

art. 2569

quelli di un’altra impresa”

art. 13 cpi: carattere distintivo del segno come elemento essenziale di esso. (def. in negativo, nn può

mancare)

Quindi il lgs.re attribuisce al marchio funzione distintiva a cui corrisponde il dir. di esclusiva, perche

ovviamente se fossero usati da piu soggetti non sarebbero piu idonei a consentirne la distinzione.

→ violazione del dir. al marchio quando viene usato da terzi senza autorizzazione del titolare, sopratutto

quando è idonea a creare confusione (opposto di distinguere) presso il consumatore.

corrisponda alla realtà, se no c’è inganno.

La l. deve poi assicurare che il messaggio distintivo del marchio

Se la l. assicura che il marchio ha tutte le funz. differenziatrici, questo sarà giuridicamente tutelato.

Il messaggio ovviamente varia, x es. FIAT ci indicherà che la macchina è stata fabbricata dalla celebre casa

torinese, Punto ci indicherà che si tratta di una vettura con determinate caratteristiche.

– essenzialmente indicano l’origine del prod. →

Marchi generali: funz. di provenienza oo di origine

– specifiche caratteristiche → anche (xke indica anche l’origine)

speciali: funz. di garanzia di

identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica

Il fatto che dopo il 1942 il marchio possa essere trasferito separatamente dall’azienda, rende piu incerta la

funzione d’origine, in quanto potrebbe diventare pertinente a due o piu imprese. Oltretutto oggigiorno è

la coesistenza sul mercato di marchi ugualu usati da impr. diversi, se c’è il consenso del titolare.

possibile

Per evitare che, con il fatto che il marchio non è piu inscindibile dall’impresa, il cons. potesse essere

vietano l’uso ingannevole del marchio

ingannato si sono introdotte alcune n. che

 art. 20/1 cpi vieta l’uso ingannevole

 art. 14 cpi, per quanto riguarda la pena di decadenza e la nullità

 art. 23/4 cpi vieta che dalla cessione o licenza del marchio possa derivare un inganno

→ il sistema complesso, detto statuto di non decettività, che ne risulta, è ancora prevalente la funz.

d’indicazione d’origine, ma trova anche spazio una funz. di garanzia di costanza e omogeneità qualitativa.

non è molto tutelato contro l’inganno

In ogni modo va garantita la veridicità del mex, ma di fatto il cons.

decettività = Nel linguaggio giuridico, presenza di segni diretti ad ingannare il pubblico sulla natura, la

qualità o la provenienza geografica di un prodotto o di un servizio.

Riassunti di Caterina Perrone – Università Di Trento – 2015 19

del marchio, nell’otticaa di evitare la confusione (2598 n1)

Principio di reltività (o specialità) della tutela

permette che il marchio venga registrato in relazione a determinati prodotti/serv. e che la tutela si limiti alle

ipotesi di adozione di quel marchio per prodotti/serv. affini o simili. Questo però non tutela

quell’attrattività che alcuni marchi dopo ingenti investimenti etc. possono acquisire, percui nel cpi se è

provato a dare tutela anche a questi valori, di fatto molto consistenti sul mercato contemporaneo.

→ tutela dell’esclusiva, per reprimere fenomeni di parassitismo.

Quindi si è tenuta ferma la tutela quando si verifica un rischio di confusione per il pubblico, ma che ci sia

anche tutela quando la confusione è solo virtuale (x es x i capi firmati tarrocati venduti sui marciapiedi).

Cosi avviene analogalmente per segni dotati di particolare notorietà. X es. il marchio coca cola non potrà

essere da nessun’altro neanche per settori merceologici molto diversi da quello delle bevande.

Nella tutela del marchio confluisce quindi sia la tutela dei valori distintivi che dei valori attrattivi

Nonostante per la funzione distintiva poco si addice, il lgs.re ha qualificato il marchio come bene

immateriale, definendolo nel cpi come oggetto di proprietà (industriale)

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Capitolo II Il marchio come segno e i requisiti di validità

Trattandosi di segni la cui tutela è correlata a un procedimento amministrativo, che dall’origine deve

basarsi su elementi certi e disponibili e facilmente percepibil e conoscibili, il lgs.re ne suboridna la loro

registrabilità alla possibilità di una loro rappresentanza grafica. (art. 7 cpi)

Sono detti marchi misti quelli consistenti in parole (denominativi) e figure (figurativi).

– di un’entità percettibile,

Deve in ogni caso trattarsi di un segno, quindi – connessa al prodotto e alle sue qualità,

– separabile da prod. senza che la sua natura venga alterata

→ estraneità del marchio al prodotto (escluse dunque le innoovazioni tecniche che sono elementi

costitutivi del prodotto e che vanno brevettate)

Questo problema di compatibilità tra i marchi di forma e le innovaz tecniche, che è poi il problema di

evitare che le forme che arricchiscono il prodotto dal punto di vista tecnico, sfuggano alla caduta nel pub.

dominio, fa si che sno escluse dalla regi. come marchio tutte le forme che possono essere brevettate. (9cpi)

l’utilità che consente di brevettare deve superare una certa soglia di novità e originalità.

Dopo un’iniziale interpretazione restrittiva, percui tutte le forme utile non sono registrabili come marchio

corte UE 2002), anche l’unione europea ha ricalibrato la sua posizione (caso

(caso Philips,, Lego 2010),

percui se non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponiblità tecnica va bene.

Dopo l’eliiminazione dell’istituto dei brevetti x disegni e modelli ornamentali (dir. 98/71) ben possono ora

registrarsi marchi aventi carattere ornamentale. Escluse quelle che hanno “valore sostanziale” ex art 9 cpi

Inoltre l’art. 9 precisa che è esclusa la registrabilità della “forma imposta dalla natura stessa del prodotto”

→ forma naturale , standardizzata del prodotto che di conseguenza non ha capacità distintiva.

Per i colori valgono tendenzialmente gli stessi limiti che per le forme, quindi non devono essere funzionali

registrati i colori “puri” → “codice Pantone”: cod. di identific. internaz. riconosciuto

e non potranno essere

Tutti questi sono cd. requisiti di validità del marchio, la cui mancanza determina la nullità di esso.

→ Dir. 89/104 art. 3 “impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

Riassunti di Caterina Perrone – Università Di Trento – 2015 20

L’originalità

1. 

 13/1 a: sono privi di cap. distintiva i segni divenuti di uso comune nel linguaaggio corrente, quindi

parole che sono frequentemente usate in relazione a generi di prodotti diversri x indicarne certi

livelli qualitativi es “standard”, “deluxe” e non denominazioni generiche, nè indicaz discrittive.

non si potrà desumere la nullità dalla mera appartenenza di un segno alla cat. delle lettere o dei nr, sarà nec.

dimostrarne in cocncreto l’uso comune in relazione al genere di prodotti cui sia riferito. Da richiamre qui

anche l’art. 21/1 b) cpi che non consente al titolare del segno di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica

indicazioni per l’appunto

di inidcaz rel.ve alla specie, qualità, quantità, destinaz, valore (...),

frequentemente espresse con numeri o lettere.

I “segni divenuti comuni negli usi costanti del commercio”?

 13/1 b: segni costituit esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti, indicazioni

descrittive o servizi che a essi si riferiscono. es. segni che nel commercio descrivono la specie,

qualità, quantità, (...)

piu frequentemente applicata

Parte della dottrina ha valuto valorizzare il dettato del art. 7 cpi che non sarebbe dipendente dall’art. 13/1,

ma introdurrebbe un distinto impedimento, ovvero quello di astratta idoneità del segno in se a svolgere una

funzione distintiva, mentre l’art. 13/1 si riferirebbe all’ipotesi di concreta inidoneità del segno a

gli specifici prodotti/servizi → a V. la tesi non convince

contraddistinguere

- non possono essere registrati solo i segni formati esclusivamente dalle denominazioni generiche e dalle

indicazioni d., che però possono far parte di un marchio complesso.

esistono poi marchi inespressivi (di fantasia, es. Rolex o che nulla hanno che fare con il prodotto, es.

x es. Oransoda per una bevanda al gusto d’arancia, che vengono risolti

Strega per un liquore) o espressivi,

dalla giuri con notevole indulgenza, ovvero basta modificare con prefissi o suffissi o combinarla con altre

parole in modo nuovo. Per i marchi figurativi si richiederà quanto meno una stilizzazione del disegno se

richiama il prodotto. In ogni caso i limiti sono molto grigi.

si pagano con la minor tutela di esso. → marchio

I vantaggi di un marchio espressivo debole

Anche la denominazione geo può presentare significato distintivo, sopratutto nel campo dei prodotti

agricoli alimentari e dei loro derivati, dove elementi climatici e del terreno posso influenzare.

Nei casi in cui quindi il nome geo ha carattere descrittivo non potrà da solo formare un marchio. Se non ha

carattere descrittivo la giuri propende per appl. lostesso l’art. 13/1 b), ma la ratio direbbe il contrario. Se

va bene se non c’è collegamento col prodotto es. Capri per una marca di

poi si usa una località geo diversa,

sigarette, non va bene se illude il cons. facendogli credere che il prodotto abbia delle caratteristiche

riconducibili a quella località. della domanda di registrazione possa essere “riabilitato”,

La l. prevede che il marchio nulla al momento

ovvero non dichiarato nullo, se prima della domanda di nullità il segno, a seguito dell’uso che ne è stato

fatto, abbia acquisito cap. distintiva, x es trami