Riassunto esame Diritto, prof. Cavani, libro consigliato Manuale di diritto industriale, Vanzetti, Di Cataldo

Il marchio registrato ha una tutela più ampia e comunque in parte differente da quella degli altri segni distintivi da esso

diversi. Infatti la tutela prescinde dall’accertamento di una confondibilità attuale, concreta, ed opera anche sulla base del

mero accertamento di una confondibilità per così dire virtuale.

L’azione a tutela del marchio registrato ha natura reale, mentre quella di concorrenza sleale confusoria ha natura

personale.

L’ambito della tutela di un marchio contro la confondibilità può essere ampliato con il deposito di uno o più marchi

difensivi. Si tratta di marchi simili a quello che chiameremo principale, che da esso si discostano er qualche elemento e,

disponendosi idealmente intorno ad esso, con la loro presenza impediscono che altri gli si avvicinino anche in misura

altrimenti lecita. La peculiarità di questi marchi, depositati per non essere usati, è quella di sfuggire alla decadenza per

non uso a condizione che il marchio principale venga usato.

Liste di protezione: pagando tasse più alte, il titolare può depositare il marchio per una pluralità di prodotti e/o servizi,

anche compresi in classi diverse e magari per tutti i prodotti e servizi di tutte le classi.

L’art. 21/1 c.p.i. consente sostanzialmente, a certe condizioni, un uso del segno altrui in funzione descrittiva:

1. lecito che un terzo usi, anche nelle attività economiche, il proprio nome ed indirizzo, anche se possono in qualche

modo risultare confondibili con marchi registrati altrui

2. usare le indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza

geografica, all’epoca di fabbricazione del proprio prodotto, o ad altre caratteristiche di esso, anche ove per qualche

verso coincidano con un marchio altrui.

3. lecito riferirsi espressamente al marchio altrui per indicare la destinazione di un proprio prodotto o servizio.

Le tre ipotesi sopra elencate rappresentano casi di uso del segno che rispondono ad una esigenza descrittiva di dati reali.

L’eccezione andrà commisurata all’effettività dell’esigenza descrittiva in modo di escludere che essa si possa tradurre in

un ingiusto approfittamento.

Gli usi del marchio di cui abbiamo parlato fin qui possono definirsi come usi atipici del marchio la cui liceità è

subordinata alla loro conformità ai principi della correttezza professionale. Ciò significa che se taluno usi del marchio

altrui bensì in funzione descrittiva ma anche in modo da valorizzare indebitamente il proprio prodotto, ed in modo che

configuri un’appropriazione di pregi, l’uso medesimo sarà illecito.

Il diritto di esclusiva derivante dalla registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. La

registrazione può essere rinnovata più volte, ciascuna per dieci anni che decorrono dalla scadenza della registrazione

precedente.

Esaurimento dell’esclusiva: dal momento in cui il prodotto recante il marchio viene messo in commercio dal titolare o

con il suo consenso il diritto di esclusiva di quel prodotto viene meno/si esaurisce. Ciò significa che il titolare non ha

più alcun potere in relazione alla ulteriore circolazione del prodotto.

6. Vicende del diritto

Il marchio, oltre a essere liberamente trasferibile, può essere concesso in licenza; ossia la titolarità del marchio rimane

in capo al licenziante che ne attribuisce l’uso al licenziatario.

Il trasferimento del marchio può essere effetto di un atto fra vivi o mortis causa.

Cessione parziale:

la titolarità si sdoppia, rimanendo in capo al cedente quella parte del marchio che concerne i prodotti per i quali non è

stato ceduto. Se la cessione parziale concerne prodotti eterogenei rispetto a quelli per i quali il marchio rimane in capo

al cedente, non si porrà alcun problema. Se invece i prodotti sono simili si avrà una situazione di con titolarità di uno

stesso marchio da parte di imprenditori diversi.

Licenza: ha sempre fonte contrattuale e può essere parziale o non esclusiva.

La licenza parziale è una licenza esclusiva in relazione ai prodotti ai quali è riferita. Il merchandising è il

frazionamento di un marchio in tante licenze parziali, per prodotti fra loro anche assai vicini.

La licenza non esclusiva, invece, si attua quando due o più imprenditori diversi immettono sul mercato con lo stesso

marchio gli stessi prodotti.

Il titolare, qualora il licenziatario violi il contratto di licenza, può agire contro il licenziatario con l’azione di

contraffazione. Il licenziatario potrà difendersi su base contrattuale, eccependo l’inesistenza di un proprio

inadempimento.

Dal trasferimento e dalla licenza del marcio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono

essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Lo stesso discorso vale in caso di uso confusorio del marchio da parte di un

terzo con il consenso del titolare.

Trascrizione: disciplina comune per tutti i diritti di proprietà industriale che si acquistano mediante registrazione e

brevettazione, che dispone la loro trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi gli atti fra vivi che

trasferiscano in tutto o in parte i diritti sui marchi registrati, verbali di pignoramento, aggiudicazione in seguito a

vendita forzata e di sospensione della vendita di parte dei marchi pignorati ecc.

La trascrizione non condiziona la validità degli atti ma condiziona l’opponibilità a terzi aventi diritto sul marchio degli

atti da trascrivere, nonché a costituire un criterio di preferenza fra due aventi causa dal medesimo dante causa.

7. Nullità e estinzione del diritto

Cause di nullità:

1. il marchio non corrisponde al tipo di segno indicato

2. non è nuovo

3. se è costituito da una forma imposta dalla natura del prodotto, funzionale o che dà un valore sostanziale al prodotto

4. se il marchio è costituito da uno stemma o altro simbolo di interesse pubblico

5. se manca il carattere distintivo

6. se è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume

7. se è decettivo: idoneo ad indurre in inganno il pubblico

8. se il suo uso viola un altrui diritto

9. se domandato in malafede

10. riguarda nomi e ritratti altrui nonché segni notori

11. registrazione effettuata da chi non ne aveva diritto

Il marchio decade per non uso qualora non venga utilizzato entro 5 anni dalla registrazione o se l’uso venga sospeso per

un periodo ininterrotto di 5 anni. Ratio della norma: sgombrare il registro dei marchi.

Per evitare la decadenza per non uso il marchio deve essere «effettivo» , il che significa che non deve trattarsi di un uso

simbolico o per quantitativi di prodotto irrilevanti, o sporadico. Inoltre l’uso deve essere fatto dal titolare del marchio o

con il suo consenso. Il consenso è di natura contrattuale e si riferisce prevalentemente all’ipotesi della licenza.

Deve considerarsi uso del marchio idoneo ad evitarne la decadenza anche quello esclusivamente pubblicitario.

L’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni anche ai fini dell’esportazione di essi, evita la

decadenza.

Vi sono casi in cui la decadenza per non uso viene esclusa in quanto il mancato uso del marchio è giustificato da un

motivo legittimo. L’onere della prova della legittimità dei motivi che hanno indotto a non usare il marchio incomberà

sul titolare stesso.

Se il titolare effettui i preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per

essere proposta la domanda di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati

almeno tre mesi prima della proposizione della domanda stessa.

La «riabilitazione» del marchio non usato non potrà verificarsi nel caso di «diritti acquistati sul marchio da terzi con il

deposito o con l’uso». È cioè esclusa tale possibilità quando terzi si siano inseriti nel periodo intercorrente tra la

scadenza del quinquennio di non uso e l’inizio della ripresa dell’uso. Stessa cosa qualora il terzo si sia inserito prima

della scadenza del quinquennio di non uso, sempre che il quinquennio si sia poi perfezionato prima della proposizione

della domanda di nullità del marchio del terzo.

Volgarizzazione: fenomeno che si verifica quando un prodotto per qualche verso nuovo (nel senso di non

corrispondente ad una tipologia già nota) e quindi privo di una propria denominazione generica, riscuote un ampio

successo di mercato sotto il marchio scelto dal produttore di esso per contraddistinguerlo. Quel marchio, in effetti, tende

a diventare la denominazione del nuovo prodotto. Un caso esemplare è quello del termine cellophane, che

originariamente era un marchio.

Ciò determina la perdita di capacità distintiva (chiamata generalizzazione) disponendone la decadenza come marchio.

La decadenza non è collegata al mero verificarsi del fenomeno di linguaggio appena spiegato, ma è stata condizionata al

fatto ulteriore che quel fenomeno sia provocato dall’attività o inattività del titolare del marchio.

Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza:

l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità di un titolo di proprietà industriale può essere

esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. Queste sono nullità assolute e

sono legittimati ad agire tutti coloro che vi abbiano interesse..

Le nullità relative, invece, consistono nella preesistenza di un diritto altrui. Esempi: dichiarazione di nullità di un

marchio per la sussistenza di diritti anteriori o perché l’uso costituisce violazione di un altrui diritto di autore o perché

costituisce violazione di un altrui diritto d’autore ecc. sono legittimati ad agire solo i titolari dei diritti anteriori, i loro

aventi causa o aventi diritto.

Alla sentenza che pronuncia la nullità di un marchio consegue il divieto rivolto a chiunque di farne uso.

8. Marchi collettivi

Marchi destinati a venire usati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare e non invece da quest’ultimo. La loro

funzione è in gran parte diversa da quella dei marchi individuali, in quanto possono sì avere una funzione di indicazione

di provenienza ma ne svolgono soprattutto una propriamente di garanzia qualitativa, in quanto secondo la legge

garantiscono che il prodotto o il servizio contrassegnati presentino una determinata origine, una determinata natura o

una determinata qualità: tutti elementi di rilievo che si riflettono sulla qualità del prodotto del servizio.

Es. “Vetro artistico di Murano”

Tali marchi possono esse