Riassunto esame Diritto della proprietà industriale, prof. Fittante, libro consigliato "Brand, industrial design e made in Italy", Fittante

Diritto della proprietà industriale

Made in Italy: la tutela giuridica

• La tutela giuridica del marchio
• La tutela giuridica dell'industrial design
• Il Made in Italy

Capitolo I: La tutela giuridica del marchio

Introduzione

Nella sua essenza caratteristica il marchio consiste in un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e i servizi che un’impresa produce o mette in commercio, differenziandoli da quelli offerti dalle altre imprese concorrenti. In altri termini, il marchio è il segno che permette al consumatore di distinguere i beni e i servizi commercializzati da un’impresa da quelli di altre imprese. L’imprenditore, pertanto, mediante l’utilizzo del segno oggetto di esclusiva, si rende responsabile agli occhi del consumatore del proprio comportamento, e le sue scelte si ripercuotono su quelle della collettività dei consumatori-utenti.

Fonti normative e nozione

I principali aspetti del marchio nazionale vengono oggi regolati dal nuovo Codice della proprietà industriale e dagli articoli 2569 c.c. Tra le principali novità introdotte dal Codice è opportuno menzionare il principio della unitarietà dei segni distintivi, peraltro già in precedenza accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in forza del quale ogni segno è ritenuto suscettibile di violare segni di tipo diverso e di essere da ognuno di questi violato. L’oggetto della registrazione deve pertanto essere un segno:

• Suscettibile di rappresentazione grafica;
• Atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altri imprese.

Diritto di esclusività

All’atto della registrazione, al titolare viene riconosciuta una serie di diritti tra cui, in prima istanza, il diritto esclusivo all’uso del marchio. In particolare, il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:

• Un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
• Un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• Un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Il comma III dell’art. 20 c.p.i. contempla infine uno specifico obbligo a carico del commerciante, che pur potendo apporre il proprio marchio alle merci messe in vendita "non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci".

Le funzioni del marchio

La funzione distintiva

La funzione principe, quella principale e tradizionale del marchio, è quella distintiva. La distintività va intesa come la capacità di identificare un dato prodotto o servizio come proveniente da una certa impresa, differenziandolo da quelli simili offerti dalla concorrenza. Il marchio viene protetto quindi non perché ha un valore in sé ma in quanto consente all’imprenditore di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli della concorrenza. La funzione distintiva attiene, in sostanza, alle caratteristiche che il segno deve possedere perché esso sia in grado di identificare una species di prodotti o servizi, quella direttamente collegata alle caratteristiche richiamate con il messaggio che il marchio incorpora. Alla funzione distintiva del marchio si collega la tutela contro la confondibilità: se il marchio è lo strumento che consente al consumatore di associare un prodotto ad una determinata impresa, la stessa impresa potrà vietare a terzi di fare uso del proprio segno distintivo, qualora da tale uso derivi un rischio di confusione nel consumatore circa la reale provenienza del bene. Sempre la giurisprudenza, in tema di marchi denominativi, ha osservato che il requisito della distintività deve essere inteso come capacità del segno di individuare un prodotto rispetto a un altro, mentre è estranea all'essenza della funzione del marchio la capacità di indicare il produttore.

La funzione attrattiva

La normativa vigente riconosce al solo marchio c.d. notorio una funzione attrattiva, definita come capacità di attrarre l’attenzione e la preferenza del consumatore. Per marchio “notorio” si intende quel segno distintivo che, grazie all’uso diffuso ed intenso che ne è stato fatto, sia conosciuto da gran parte dei consumatori. Il ruolo della pubblicità nel convincere all’acquisto è indiscutibile perché, a prescindere dalla qualità del prodotto, il marchio spesso costituisce uno stimolo al consumo: spesso si preferisce un prodotto ad un altro soltanto per la presenza di un certo marchio, e ciò avviene soprattutto nel settore della moda, dei prodotti informatici o, nel campo alimentare, ovvero nei settori di più largo consumo. Il titolare di un marchio c.d. notorio può beneficiare quindi di una tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell’identità ed affinità tra prodotti e servizi, potendo egli evitare a terzi l’uso di un marchio simile o identico per contraddistinguere beni non affini, a prescindere quindi dal rischio di confusione sull’origine del prodotto. In secondo luogo, l’articolo 20 comma 2 del Codice prevede che il titolare del marchio può vietare a terzi di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Tale ipotesi riguarda, dunque, un uso commerciale del marchio, tale che possa dare luogo a un’offerta, o a una relazione di affari derivanti dalla spendita del marchio altrui.

La funzione di indicazione della provenienza

Al marchio si attribuisce anche la funzione di indicare la provenienza del prodotto da una fonte unitaria di produzione, legandola all’imprenditore che ne è titolare. Questa funzione garantisce così, anche se in modo indiretto, il mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche. Il marchio, oltre alla funzione di provenienza legata ad una visione dell’impresa come determinata e unica fonte del prodotto e del servizio, ha acquisito sempre più una funzione di garanzia. Addirittura la Suprema Corte ha ritenuto che i nomi geografici usati in passato e non più attuali possono costituire indicazioni di provenienza geografica di un prodotto quando la loro notorietà perdura nonostante non siano più usati ufficialmente.

Le diverse tipologie del marchio

Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese".

Classificazione in ragione dei contenuti del marchio

Marchio denominativo

Il marchio denominativo è il segno costituito solo da parole, a prescindere da eventuali elementi grafici di mero “contorno”. Come stabilito dalla giurisprudenza, per i marchi denominativi, si deve far riferimento, oltre che all’elemento grafico, anche a quello fonetico, nel senso che la confondibilità non potrà essere esclusa ove le due parole messe a raffronto, graficamente si differenzino, ma foneticamente siano vicine. Si è giunti ad affermare che nel caso di marchi denominativi complessi, la tutela dovrebbe ritenersi estesa a tutti gli elementi distintivi del segno. Quindi anche la mera riproduzione di un solo componente potrebbe essere in grado di violare i diritti di privativa.

Marchio figurativo o emblematico

Il marchio figurativo o emblematico è il segno costituito esclusivamente da figure, lettere o numeri. La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che il marchio può essere costituito anche da una sola lettera dell’alfabeto. La giurisprudenza ha, altresì, avuto modo di osservare che va dichiarata la nullità della registrazione italiana di un marchio figurativo, anche ai fini della nullità della registrazione internazionale, per carenza del requisito della novità, qualora lo stesso presenti un’elevata somiglianza verbale e letterale nonché un’evidente assonanza fonetica con quello dell’attore, oltre ad enfatizzare lo stesso un’ipotesi di identità merceologica.

Il marchio misto

Il marchio misto è quello che risulta dalla combinazione di parole e figure. Come rilevato dalla giurisprudenza nazionale, in presenza di un marchio misto, è importante verificare il “cuore” del marchio quale risulta non solo dall’elemento denominativo ma anche dagli elementi cromatici, dai particolari grafici, dalla dimensione e dal tipo di caratteri utilizzati.

Il marchio di forma

Il marchio di forma è costituito dalla forma o dalla confezione del prodotto. Il marchio di forma, detto anche marchio “tridimensionale” può essere oggetto di registrazione tranne nelle ipotesi vietate dal Codice della Proprietà Industriale. L’art. 9 c.p.i. dispone che "non possono costituire come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto". Sul punto la Corte di Giustizia ha precisato che occorrerà valutare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio. In definitiva, per valutare se la rappresentazione di un oggetto della domanda di registrazione, considerata la forma del prodotto o del confezionamento del prodotto, possa essere percepita dal pubblico come un’indicazione di origine, si dovrà avere riguardo all’impressione complessiva prodotta da tale rappresentazione al fine di accertarne la particolare idoneità ad indicare l’origine del prodotto. Il Tribunale di Venezia ha osservato che non è registrabile come marchio di forma solo il marchio che per le sue specifiche modalità di realizzazione dia al prodotto un aspetto estetico idoneo ad assicurargli un significativo vantaggio competitivo, di guisa che non svolge più la funzione tipica di collegamento del prodotto ad una determinata impresa e al valore ad essa connesso e neppure la funzione di trasferire sul prodotto quelle caratteristiche proprie dei prodotti contraddistinti con lo stesso marchio e provenienti quindi dalla stessa impresa.

Il marchio di colore

Come anticipato, ai sensi dell’art. 7 c.p.i. possono costituire oggetto di registrazione come marchi di colore le combinazioni di colore e le tonalità cromatiche. Mentre dottrina e giurisprudenza appaiono concordi nel ritenere che le combinazioni di colore e le sfumature di colore siano dotate di carattere distintivo e possano quindi essere registrate come marchio, l’ammissibilità del “colore di per sé” cioè del singolo colore costituito a una singola tonalità come marchio, appare controversa. La Cassazione ha precisato che il divieto di sfruttamento esclusivo di colori puri come marchi si giustifica solo ove il marchio di colore sia costituito dal colore del prodotto che intende designare. Nessun impedimento sussiste invece laddove il colore prescelto come marchio non abbia alcun collegamento con il colore contrassegnato, come nel caso di specie in cui il colore viola veniva utilizzato “per sé” per contraddistinguere un vino bianco. In buona sostanza, affinché un colore sia valido come marchio, è necessario che sia slegato completamente dal prodotto che contraddistingue.

Il marchio di suono

La notevole capacità evocativa di cui è dotato il suono non è sfuggita alle imprese, che sempre più spesso ricorrono a motivi e sigle musicali per contraddistinguere i loro prodotti e servizi. Per poter essere registrati come marchi i suoni devono essere di per sé idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese ed essere inoltre suscettibili di rappresentazione grafica, attuabile attraverso immagini, linee o caratteri che siano chiari, precisi, completi ed esaustivi di per sé, facilmente accessibili, intelligibili, durevoli e oggettivi. Sul punto la Corte Europea ha osservato che riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l’indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un’opera musicale conosciuta o l’indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni.

Il marchio olfattivo

Gli operatori economici guardano con malcelato interesse alla possibilità di registrare un segno olfattivo come marchio d’impresa. Essendo la memoria olfattiva la più duratura i segni olfattivi hanno un rilevante potere evocativo nei confronti del pubblico dei consumatori interessato al prodotto commercializzato con questo tipo di segni. Il ricorso a un segno olfattivo allo scopo di identificare un determinato prodotto e quindi invogliare i consumatori ad acquistarlo fa parte di quella strategia di marketing denominata marketing sensoriale. Il marchio olfattivo, che attualmente risulta essere ammesso solo da alcune autorevoli voci espresse dalla dottrina nazionale, non viene ritenuto comunemente ammissibile, in considerazione dell’inidoneità dell’olfatto a trasmettere messaggi stabili, duraturi ed egualmente percepibili da chiunque. In primo luogo, il segno olfattivo mancherebbe di quella capacità distintiva che costituisce la condictio sine qua non perché un segno possa essere registrato come marchio. Dovrà pertanto escludersi la registrazione come marchio di fragranze che possano essere ritenute generiche per la categoria di prodotto cui si riferiscono. Ad esempio un’essenza di menta per caramelle alla menta. Sebbene negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi schemi per rappresentare graficamente gli odori come ad esempio le formule chimiche, allo stato attuale della tecnica non esistono strumenti o rappresentazioni grafiche capaci di definire in maniera certa ed univoca un certo odore. Probabilmente le difficoltà di consumatori e concorrenti di percepire in modo oggettivo il segno olfattivo sono tra le ragioni dell’ostracismo delle corti comunitarie nei confronti dei marchi olfattivi.

In funzione dell’attività dell’impresa

Classificazione

I marchi di impresa possono essere catalogati in funzione della tipologia di attività svolta dall’impresa. Si potrà così distinguere tra i marchi apposti dal produttore sui beni che fabbrica, i marchi apposti dal rivenditore, senza cancellare od omettere il marchio di fabbrica, sui prodotti commercializzati; tipici in tal senso sono i marchi della GDO; e i marchi utilizzati per individuare un’attività di prestazione di servizi ad altre imprese o consumatori, ad esempio attività di trasporti, comunicazioni, pubblicità, ristorazione, etc.

Marchio individuale e collettivo

Alla stregua dell’art. 2570 c.c. e dell’art. 11 c.p.i., si intende il marchio collettivo, il marchio la cui registrazione viene richiesta non già da un singolo imprenditore che lo usa per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria impresa, bensì dai “soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura, o la qualità di determinati prodotti o servizi”. I soggetti che svolgono tale funzione di garanzia, ottenuta la registrazione del marchio, hanno la facoltà di concederne l’uso a produttori e commercianti, con la conseguenza che, a differenza del marchio di impresa, il marchio collettivo è soggetto a un uso plurimo, da parte di tutte le imprese, diverse dal titolare, che trattano prodotti o servizi aventi i requisiti anzidetti, uso oggetto di apposita disciplina e di regola precluso al titolare. In estrema sintesi, il marchio collettivo assolve ad una fondamentale funzione di garanzia della qualità dei prodotti o servizi contraddistinti. Sempre ai sensi dell’art. 11 comma IV, nonostante l’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico, il titolare non è autorizzato a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. Pertanto, se il marchio collettivo sia costituito da un nome geografico, qualsiasi altro prodotto, sia esso, o no, simile a quello tutelato dal marchio collettivo, può avvalersi di detta denominazione, purché se ne faccia uso corretto ai sensi di legge.

Marchio forte e marchio debole

Un’ulteriore distinzione comunemente adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia è quella tra marchio forte e marchio debole.