Appunti Brand Industrial Design

Brand, Industrial Design

& Made in Italy

CdL Disegno Industriale, a.a. 2018/2019, Prof. A. Fittante

PARTE I - LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO 6

1. Introduzione 6

2. Fonti normative e nozione 6

3. Diritto di esclusività 6

4. Le funzioni del marchio 7

4.1 La funzione distintiva 7

4.2 La funzione attrattiva e i marchi celebri (o che godono di rinomanza) 8

4.3 La funzione di indicazione della provenienza 9

5. Le diverse tipologie di marchio 9

5.1 Classificazione in ragione dei contenuti del marchio 9

Marchio denominativo 9

Marchio figurativo o emblematico 9

Marchio misto 9

Marchio di forma 10

Marchio di colore 10

Marchio di suono 10

Marchio olfattivo 10

6. Classificazione in funzione dell’attività dell’impresa 11

7. Marchio individuale e collettivo 11

8. Marchio forte e marchio debole 11

9. Marchi principali e difensivi 12

10. I requisiti del marchio 12

10.1 La novità 12

10.2 Distintività 13

10.3 Liceità 13

11. La registrazione del marchio 13

11.1 I soggetti legittimati 13

11.2 Limitazioni 13

11.3 Procedimento di registrazione del marchio 14

Registrazione di un marchio nazionale 14

11.4 Il preuso 14

12. La tutela del marchio nazionale 15

12.1 La contraffazione del marchio 15

12.2 L’azione di contraffazione del marchio 15

Legittimazione 15

Contenuto della sentenza 15

12.3 I procedimenti cautelari 16

La descrizione (art. 128 c.p.i.) 16

Il sequestro (art. 129 c.p.i.) 16

Inibitoria (provvisoria) 16

12.4 La tutela penale del marchio 16

13. Trasferimento e licenza del marchio 17

13.1 Contratto di trasferimento 17

13.2 Contratto di licenza 17

13.3 Contratto di franchising 17

13.4 Contratto di merchandising 17

14. La nullità del marchio 18

15. La decadenza del marchio 18

15.1 La volgarizzazione 19

15.2 La sopravvenuta decettività 19

15.3 Sopravvenuta illiceità del marchio 19

15.4 Il non uso 19

16. La convalidazione del marchio 20

16.1 Il secondary meaning 20

PARTE II - LA TUTELA GIURIDICA DELL’INDUSTRIAL DESIGN 21

1. La normativa nazionale in materia di protezione di disegni e modelli 21

1.1 L’importanza della tutela giuridica dell’aspetto esternamente visibile di un prodotto

come fattore essenziale di competizione tra imprese 21

1.2 L’istituto giuridico dei disegni e modelli 21

1.3 I requisiti di registrazione del disegno e modello 21

La novità 21

Il carattere individuale 22

1.5 La divulgazione 22

1.6 Il disegno/modello incorporato in un prodotto complesso 23

1.7 Le forme non proteggibili 23

1.8 La registrazione 23

1.9 La registrazione multipla (art. 39 c.p.i.) 23

1.10 La durata della protezione 24

1.11 Il diritto di utilizzazione derivante dalla registrazione 24

1.12 Nullità della registrazione 24

1.13 Altre forme di tutela dell’Industrial Design: la questione della doppia tutela

rappresentata dal marchio di forma 25

1.14 L’imitazione servile 25

2. Il design comunitario 25

2.1 La disciplina dei disegni e modelli in ambito comunitario 25

2.2 Il Regolamento (CE) n.6/2002 adottato il 12 dicembre 2001 dal Consiglio dell’unione

Europea sui Disegni e modelli Comunitari 26

2.3 Il differente gradiente di “individualità” richiesto dal Regolamento (CE) n. 6/2002 rispetto

alla legislazione nazionale. 26

2.4 L’introduzione con il Regolamento (CE) n.6/2002 dell’istituto del design non registrato,

in precedenza sconosciuto al nostro ordinamento. 27

3. La protezione dell’industrial design tra diritto industriale e diritto d’autore 28

3.1 Il previgente criterio della scindibilità e la sua interpretazione nella dottrina e nella

giurisprudenza 28

3.2 La revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica del design

attraverso il diritto d’autore 28

PARTE III - IL MADE IN ITALY 29

1. Elementi caratterizzanti e possibili linee evolutive del fenomeno 29

1.1 Premessa 29

1.2 Origini e tradizioni del Made in Italy 29

1.3 Crisi economica globale e Made in Italy 29

1.4 Risultati export ed il cd. “re-shoring” 29

1.5 Conclusioni 30

2. L’evoluzione della normativa di riferimento 30

2.1 Premessa 30

2.2 Il “Made in” nell’ambito nazionale 30

2.3 Il “Made in Italy” tra normativa nazionale e comunitaria 30

2.4 Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80 31

2.5 Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in Legge 20 novembre 2009,

n.166 32

2.6 Legge 8 aprile 2010, n.55 32

2.7 Conclusioni 32

PARTE IV - INTERNET E LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 34

Introduzione 34

Il nome a dominio 34

2.1 Nozione e natura giuridica dei nomi a dominio 34

2.2 La tutela del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi 36

Diritto d’autore e internet 37

3.1 La tutela del diritto d’autore in Internet 37

3.2 Il ruolo e le responsabilità degli ISP in materia di violazione del diritto d’autore 38

PARTE I - LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO

1. Introduzione

​ ​

Marchio è inteso come segno distintivo per distinguere i prodotti/servizi di un’azienda rispetto ai

​ ​

concorrenti

. Il potere individualizzante di tale segno consente al proprietario di costruire un’identità

​

che porta alla r

iconoscibilità sul mercato in cui opera (con conseguente profitto): il marchio

​

diventa strumento decisivo quando racchiude i meriti imprenditoriali e diventa elemento di

​ ​

strategia commerciale

. Ad esso sussegue il concetto di riconoscibilità (della produzione), ovvero

la possibilità per il consumatore di riconoscere, individuare, attribuire meriti e demeriti dell’azienda

produttrice.

In conclusione, il marchio è il segno che permette al consumatore di distinguere i beni e i servizi

​

commercializzati da un’impresa → definito “collettore di clientela”, cioè acquisisce importanza

​

economica autonoma e rappresenta un valore commerciale. L’attribuzione del diritto di esclusiva

​

sul segno rende l’imprenditore responsabile delle proprie azioni nei confronti del consumatore,

​

inoltre permette di evitare che terze parti ne traggano indebitamente profitto.

2. Fonti normative e nozione

​ ​ ​

Dal 19 marzo 2005 tutte le specifiche normative prima dettate dal legislatore sono state abrogate

​ ​

ed accorpate nel “Codice dei diritti di proprietà industriale”​ : gli aspetti del marchio nazionale

​

​

sono oggi regolati dal nuovo codice e dagli articoli 2569 c.c. e ss. (cd diritto di esclusività).

​ ​ ​

I segni distintivi del marchio sono la ditta​ , la denominazione/ragione sociale​ , l​ ’insegna​ , la sigla​ ,

​

l’​ emblema,​ gli​ slogan​ e i nomi a dominio​ .

​

Il principio della unitarietà dei segni distintivi (​ art. 22​ ) è una novità introdotta dal codice, dove

ogni segno è ritenuto suscettibile di violare segni di tipo diverso e di essere da ognuno di questi

​ ​ ​

violato. I diritti​ della Proprietà industriale sono distinti in​ :

- titolati:​ originati dalla registrazione

​

- non titolati: segni distintivi diversi dal marchio registrato ( sono comunque tutelati dall’art.

2 comma IV ove ci sono i presupposti).

​ ​

L’art. 7 comma I 1. “

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i

​

segni suscettibili di essere rappresentati graficamente

, in particolare le parole, compresi i nomi

di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le

​

combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di

​ ​

un'impresa da quelli di altre imprese”. I

l segno deve essere nuovo; lecito; atto a distinguere i

prodotti/servizi; suscettibile di rappresentazione grafica. L’ultimo requisito è stato aggiornato con il

Regolamento UE n. 2424/2015 (riforma europea dei marchi per garantire maggiore

armonizzazione delle norme nazionali al quadro europeo), reso più flessibile ed accessibile, con la

necessità della rappresentabilità del segno attuata in qualsiasi forma idonea (non più solo grafica).

3. Diritto di esclusività

​

L​ ’art. 2569 c.c. “Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a

​

distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i

​ ​

quali è stato registrato”. A

nche il Codice della Proprietà Industriale (CPI), nell’​ art. 20 definisce

​

l’esclusività e circoscrive i limiti di tale diritto “... consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del

​ ​

marchio”. I

l titolare del marchio da il diritto di vietare a terzi​ dell’uso nell’attività economica:

​ ​

a. segno identico al marchio per prodotti/servizi identici

​ ​ ​

b. segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti identici o a

ffini [...] se a causa

​ ​

dell’identità o somiglianza [...] può determinare confusione nel pubblico

​ ​

c. segno identico o simile al marchio anche per prodotti non affini

, [...] se l’uso del segno [...]

​ ​

porta vantaggio nel carattere distintivo o rinomanza.

​

L’utilizzo da parte di terzi del marchio è derogabile con il consenso del titolare stesso. Il Tribunale

​ ​

di Bologna sostiene che il rischio di confusione della lettera b. deve essere valutato globalmente,

tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, soprattutto la somiglianza tra marchi e quella tra

​

prodotti. Nel caso di prodotti identici, l’esame di confondibilità valuta come primo aspetto

l’accertamento della confondibilità agli occhi del pubblico (tra prodotti del titolare e

contraffattore). ​

Comma II dell’art. 20 c.p.i. specifica ulteriori condotte che possono essere proibite a terzi: “titolare

​ ​ ​

del marchio può vietare a terzi di i

mmetterli in commercio o di detenerli a tali fini [...]

​ ​ ​ ​ ​

importare/esportare [...] utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e pubblicità

”.

​

Comma III dell’art. 20. c.p.i. obbliga il commerciante: esso “non può sopprimere il marchio del

produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci”. ​

Il Tribunale di Bari sostiene: laddove non risulti un segno “diverso”, bensì uno stesso marchio con

​

aggiunta di un carattere distintivo

, comporta la violazione dell’art. 20 comma I lett. b. del CPI,

perchè il soggetto non autorizzato potrebbe apparire come soggetto “autorizzato” dalla stessa casa

madre titolare del marchio a commercializzare la merce.

4. Le funzioni del marchio

4.1 La funzione distintiva ​ ​

E’ considerata la funzione principale del marchio, e deve permettere al consumatore di

​

​

identificare un dato prodotto/servizio di una certa impresa e distinguerlo da quelli simili o

fferti dalla

​ ​ ​

concorrenza. La “capacità distintiva” è rilevante dal punto di vista della funzione che svolge sul

​

mercato​ . In teoria questa capacità si attiene alle caratteristiche che il segno deve possedere per

​

identificare una species di prodotti, in pratica, tuttavia, la sua valutazione avviene in negativo,

riscontrando che il segno non rientri nelle categorie di segni escluse dalla registrazione.

L’art. 13 del c.p.i.: “​ non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, in

​

quanto privi di carattere distintivo (se registrati, sono nulli a causa dell’art. 25), segni che in

​ ​

commercio designano specie, quantità, destinazione ecc.” P

arole di uso comune si possono

​

​

registrare come marchi solo se operano come nomi di fantasia

, per distinguere prodotti/servizi che

non si ricollegano al termine.

​

La funzione distintiva oggi è considerata come una componente della funzione comunicativa

​

che il marchio assume come obiettivo primario. La funzione di comunicazione è intesa come

​ ​

capacità​ (delle aziende) di veicolare messaggi di natura commerciale e sociale.

​ ​

Alla capacità distintiva​ si ricollega: ​

- Tutela contro la Confondibilità: l’impresa può vietare a terzi di fare uso del proprio segno

se ne deriva un rischio di confusione nell’utente; ​

- Principio di Relatività: il diritto di esclusiva si può estendere s

olo ad un determinato

settore merceologico (eccezione per i marchi notori, suscettibili di tutela

extra-merceologica); ​

- Marchio costituito da una lettera dell’alfabeto: se riveste una particolare configurazione

​

grafica

, è valido in quanto possiede il carattere di distintività rispetto alle lettere comuni;

​ ​

- Marchio dei suoni: godono della protezione quelle espressioni fonetiche che possono

​

​

essere tradotte in forma grafica e, di conseguenza, sono percepite come marchi;

​

- Il requisito della distintività è estraneo alla funzione del marchio la capacità di indicare il

produttore di un determinato prodotto/servizio. ​

Sempre considerando la capacità distintiva, va inoltre analizzata la distinzione tra:

​

- Marchio complesso: combinazione di una molteplicità di elementi, figurativi e

​

denominativi. Uno degli elementi che compongono il marchio è il “cuore” e, se possiede

​

sufficiente distintività

, c​ onferisce la capacità distintiva a tutto il marchio.

​

- Marchio d’insieme: costituito da molteplici elementi figurativi e/o denominativi che

assumono capacità distintiva solo per effetto della loro originale combinazione. Esso si

​ ​

distingue dal marchio complesso in quanto viene a mancare l’elemento “cuore”,

​

pertanto i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili, lo è

soltanto il loro insieme.

4.2 La funzione attrattiva e i marchi celebri (o che godono di rinomanza)

​ ​

Il ruolo della pubblicità è rilevante nella funzione del marchio, il quale costituisce uno stimolo al

​

​

consumo: si preferisce un prodotto ad un altro solo per la presenza di un certo marchio

. La

​ ​ ​

funzione attrattiva è la capacità del marchio di attrarre l’attenzione e la preferenza del

​

consumatore​ , e gode di una​ tutela indiretta (attuata tramite la funzione distintiva).

​

Al marchio celebre può essere tutelata la funzione attrattiva e pubblicitaria in quanto è

​ ​

considerato s

trumento di strategia commerciale a scopi pubblicitari o di fidelizzazione. Ne segue

una protezione da ogni attività di concorrenza sleale di natura parassitaria e/o di appropriazione

non autorizzata che rende nulli gli investimenti pubblicitari di una determinata azienda. La

​ ​

protezione viene definita come ultramerceologica e si trova nella lett. c. dell’​ art. 20 c.p.i. (vedi

su).

​ ​

Il marchio di rinomanza è un’eccezione al principio generale della registrazione del marchio, la

​ ​

quale sostiene che, una volta avvenuta la registrazione del marchio, la sua tutela vale solo ed

esclusivamente per i prodotti indicati nella domanda di registrazione, e per i prodotti ad essi affini.

L’​ eccezione consiste in una tutela ampliata​ , potendo vietare a terzi l’utilizzo di un marchio simile

o identico per poter contraddistinguere beni anche non affini, a prescindere dal rischio di

confusione.

​

La ratio di riconoscimento di tale marchio consiste nell’​ effetto suggestivo che questo ha sul

​

consumatore, a prescindere dal tipo di prodotto sul quale è apposto → è il marchio in sé ad avere

capacità attrattiva, quindi costituisce un valore dell’impresa. Questa eccezione mira ad evitare che

soggetti terzi possano beneficiare di vantaggi senza aver fatto uno sforzo produttivo o commerciale

​ ​

​ ​

(pratiche come dilution o blurring

)

.

​ ​

Un marchio è rinomato​ , secondo il Tribunale di Firenze, quando: ​

- possiede un​ potere evocativo​ ed incorpora uno specifico valore simbolico

​

- è conosciuto​ da​ percentuali altissime​ di utenti

​ ​

- è idoneo a costituire il mezzo di comunicazione di messaggi ulteriori a quello indicatore

di origine.

​

Per attribuire la tutela ultramerceologica​ , il marchio celebre/rinomato deve possedere le seguenti

caratteristiche:

- diffusività:​ estensione del segno distintivo in ampio territorio in modo omogeneo

​

- tempo: un uso continuo del segno distintivo

​

​

- conoscenza:​ conosciuto e riconosciuto dai consumatori

​

- messaggio:​ l’​ utente è consapevole di ciò che​ il segno comunica

​ ​

​ ​ ​

- simbolismo: il valore simbolico c

he il segno detiene ed evoca n

ei consumatori.

4.3 La funzione di indicazione della provenienza

​ ​ ​ ​

La funzione garantisce (in modo indiretto) il mantenimento nel tempo di identiche

​

caratteristiche merceologiche. Tale funzione è stata ridimensionata (Legge Marchi del ‘92), in

​

​

quanto il marchio è cedibile indipendentemente dall’azienda (o da rami di essa) e la legittimità di

un uso dello stesso marchio da parte di soggetti dive