Riassunto esame Diritto della Proprietà Industriale, prof. Aldo Fittante, libro consigliato Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica., Fittante

Diritto della proprietà industriale

Prof. Aldo Fittante - Libro: Brand, industrial design e made in Italy, A. Fittante

Indice

• Parte 1 - La tutela giuridica del marchio 4
• 1. Il marchio 4
• 2. Fonti normative e nozione 4
• 3. Diritto di esclusività 4
• 4. Funzioni del marchio 5
• 4.1 Funzione distintiva 5
• 4.2 Funzione attrattiva e marchi celebri 5
• 4.3 Funzione di indicazione della provenienza 5
• 5. Tipologie di marchi 6
• 5.1 Classificazione in base ai contenuti 6
• Marchio figurativo o emblematico 6
• Marchio misto 6
• Marchio di forma 6
• Marchio di colore 6
• Marchio di suono 6
• Marchio olfattivo 6
• 5.2 Classificazione in funzione dell’attività dell’impresa 7
• 5.4 Marchio collettivo 7
• 5.5 Marchio forte e debole 7
• Marchio forte 7
• Marchio debole 7
• 5.6 Marchio principale e difensivo 8
• 6. Requisiti del marchio 8
• Novità 8
• Distintività 8
• Liceità 8
• 7. La registrazione del marchio 8
• 7.1 Soggetti legittimati 8
• 7.2 Limitazioni 9
• 7.3 Procedimento di registrazione di un marchio 9
• 7.4 Il preuso 9
• 8. La tutela del marchio nazionale 10
• 8.1 Contraffazione del marchio 10
• 8.2 Procedimenti cautelari 10
• Descrizione (art. 128) 10
• Sequestro (art. 129) 10
• Inibitoria (provvisoria) 11
• 8.3 La tutela penale del marchio 11
• 8.4 Altre contromisure per contrastare la contraffazione 11
• 9. Trasferimento e licenza del marchio 11
• 9.1 Contratto di trasferimento 11
• 9.2 Contratto di licenza 12
• 9.3 Contratto di franchising e merchandising 12
• Franchising 12
• Merchandising 12
• 10. La nullità del marchio 12
• 11. La decadenza del marchio 13
• 11.1 Volgarizzazione 13
• 11.2 Sopravvenuta decettività 13
• 11.3 Sopravvenuta illiceità 13
• 11.4 Non uso 13
• 12. La convalidazione del marchio 14
• 12.1 Il secondary meaning 14
• 12.2 L’ipotesi contemplata dall’art. 28 c.p.i. 14
• Parte 2 - La tutela giuridica dell’industrial design 15
• 1. Normativa nazionale in materia di protezione di disegni e modelli 15
• 1.1 Tutela giuridica dell’aspetto esternamente visibile 15
• 1.2 Requisiti di registrazione del disegno/modello 15
• Novità 15
• Carattere individuale 15
• 1.3 Divulgazione 15
• 1.4 Disegno/modello incorporato in un prodotto complesso 16
• 1.5 La registrazione 16
• Durata della registrazione 16
• Registrazione multipla 17
• Nullità della registrazione 17
• 1.6 Altre forme di tutela 17
• 2. Il design comunitario 17
• 2.1 Disegni e modelli in ambito comunitario 17
• Introduzione dell’istituto del design non registrato 18
• Individualità rispetto alla legislazione nazionale 18
• 3. L’industrial design tra diritto industriale e diritto d’autore 18
• 3.1 Scindibilità nella dottrina e nella giurisprudenza 18
• Parte 3 - Il Made in Italy 19
• 1. Elementi caratterizzanti e linee evolutive 19
• 1.1 Premessa 19
• 1.2 Origini e tradizioni 19
• 1.3 Risultati economici e crisi economica 19
• 2. L’evoluzione della normativa di riferimento 20
• 2.1 Il “Made in” nell’ambito internazionale 20
• 2.2 Il Made in Italy - l’origine italiana nella normativa nazionale e comunitaria 20
• 2.3 Decreto n.35 Legge n. 80 (2005) - Competitività 21
• 2.4 Decreto n.135 Legge n. 166 (2009) - 100% Made in Italy 21
• 2.5 Legge n. 55 (2010) - Lavorazione prevalentemente italiana 21
• 2.6 Conclusioni 22
• Etichettatura degli alimenti 22
• Parte 4 - Diritto d’autore 23
• 1. Introduzione 23
• 2. Tutela giuridica 23
• 2.1 Opere soggette a diritto d’autore 23
• 2.2 Struttura e classificazione dei diritti 24
• Diritti patrimoniali 24
• Diritti morali 24
• Diritti connessi 24
• Circolazione e trasmissione 24
• Parte 5 - Proprietà intellettuale e Internet 25
• 1. Introduzione 25
• 2. Il nome a dominio 25
• 2.1 Nozione e registrazione 25
• 2.2 Natura giuridica 26
• Da indirizzo a segno distintivo 26
• Nomi a dominio nel C.P.I. 26
• 2.3 Conflitto del dominio con altri segni distintivi 27
• 3. Diritto d’autore e Internet 27
• Responsabilità degli Internet Service Providers 28

Parte 1 - La tutela giuridica del marchio

1. Il marchio

Il marchio è il segno distintivo che caratterizza i prodotti o i servizi di un’azienda rispetto ai concorrenti, consentendo al proprietario di costruire l’identità dell’azienda sul mercato e di raggiungere un grado di riconoscibilità che favorisca il profitto. Il marchio diventa uno strumento decisivo nel momento in cui racchiude i meriti imprenditoriali e diventa un elemento di strategia commerciale. In questo senso, viene definito come un “collettore di clientela”, che arriva ad acquisire un valore commerciale spesso molto superiore alla somma dei restanti beni aziendali. Dal 19 marzo 2005, tutte le normative precedenti riguardanti la proprietà industriale sono state abrogate e accorpate nel “Codice dei diritti di proprietà industriale”.

2. Fonti normative e nozione

Rilevante è l’introduzione, in normativa, del principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22), in forza del quale ogni marchio è ritenuto suscettibile di violare segni di diverso tipo o di essere violato a sua volta; tra i vari segni distintivi troviamo la ditta, la denominazione/ragione sociale, l’insegna, la sigla, l’emblema, gli slogan e i nomi a dominio. Riguardo alla registrazione del marchio (art. 7 comma 1), possono essere registrati come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, cromie) purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il segno, quindi deve essere: nuovo, lecito, atto a distinguere prodotti/servizi e suscettibile di rappresentazione grafica; quest’ultimo requisito è stato aggiornato con una riforma europea per garantire maggiore flessibilità, per garantire una maggiore rappresentabilità del segno (non più solo forme grafiche).

3. Diritto di esclusività

Chi ha registrato, nelle forme stabilite dalla legge, un nuovo marchio idoneo, ha diritto di avvalersene in modo esclusivo per i prodotti/servizi per i quali è stato registrato (art. 2569); in questo senso, il titolare ha diritto di vietare a terzi di utilizzare:

• Segno identico al marchio per prodotti/servizi identici;
• Segno identico o simile per prodotti/servizi identici o affini, se tale somiglianza può generare confusione nel pubblico;
• Segno identico o simile per prodotti/servizi non affini, se l’uso del segno porta vantaggio nel carattere distintivo o di rinomanza.

La confondibilità del marchio è una questione molto dibattuta: il Tribunale di Bologna ritiene che sia una questione da valutare globalmente, tenendo conto della somiglianza tra marchi/prodotti, specialmente per quanto riguarda il punto di vista del pubblico; il Tribunale di Bari ha specificato come l’aggiunta di un segno/dettagli a un marchio già registrato non ne possa legittimare l’utilizzo, in quanto non lo distingue sufficientemente.

4. Funzioni del marchio

4.1 Funzione distintiva

Viene considerata come la funzione principale del marchio, che consente al consumatore di identificare un prodotto/servizio di una certa impresa; si tratta di una caratteristica fondamentale per il mercato. In teoria, questa capacità dipende dalle caratteristiche del marchio e dalla loro efficienza nell’identificare una determinata tipologia di prodotti; tuttavia, la definizione della capacità distintiva viene attuata in negativo, assicurandosi che in alcun modo non riscontri le caratteristiche escluse dal diritto di registrazione (segni che designano specie, quantità, destinazione, ecc.). In base alla capacità distintiva possono essere definiti:

• Marchio complesso: combinazione di molteplici elementi (figurativi e denominativi), uno dei quali viene considerato il fulcro della distintività;
• Marchio d’insieme: costituito da molteplici elementi (figurativi e denominativi) che assumono capacità distintiva solo grazie alla loro combinazione, per cui non sono tutelabili autonomamente.

4.2 Funzione attrattiva e marchi celebri

Si tratta della capacità di un marchio di attrarre l’attenzione del consumatore e indurne la preferenza rispetto ad altri. La funzione attrattiva non ha una tutela specifica, ma viene attuata tramite la funzione distintiva. Inoltre, grazie alla sua funzione in ambito pubblicitario, poiché si tratta di uno strumento di strategia commerciale e di fidelizzazione, il marchio celebre può essere tutelato da ogni attività di concorrenza sleale e/o di appropriazione indebita che possa rendere vani gli investimenti pubblicitari. La particolare protezione riconosciuta dall’ordinamento al marchio celebre (dotato di rinomanza) viene definita come ultramerceologica, poiché permette al titolare di vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile anche per prodotti/servizi non affini, nel caso in cui l’uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e di rinomanza del marchio registrato. Un marchio viene considerato rinomato quando ha una grandissima ratio di riconoscimento da parte degli utenti e quando possiede un grande valore evocativo e simbolico, ovvero quando contribuisce a veicolare messaggi ulteriori a quello di origine.

4.3 Funzione di indicazione della provenienza

Si tratta di una funzione che permette di tutelare l’identità originaria dei prodotti/servizi, pur consentendo al titolare di legittimare l’uso del marchio da parte di soggetti diversi, tramite una licenza non esclusiva; questo ha portato alla coesistenza sul mercato degli stessi marchi usati da imprenditori diversi.

5. Tipologie di marchi

5.1 Classificazione in base ai contenuti

Marchio denominativo: Si tratta di un segno costituito solo da parole (salvo elementi grafici di contorno). È stata riconosciuta la capacità distintiva anche a marchi denominativi composti da più parole, purché la composizione ne rafforzi il carattere distintivo; nel caso di marchi denominativi complessi, la tutela si estende a tutti gli elementi del segno. Da tenere in considerazione è anche l’elemento fonetico, che può rendere due marchi fraintendibili.

Marchio figurativo o emblematico: Si tratta di un segno costituito esclusivamente da figure, lettere o numeri, con caratterizzazioni grafiche particolari che attribuiscano il carattere distintivo. Questo tipo di marchio deve possedere il requisito della novità, e non deve presentare somiglianza verbale/letterale/fonetica con altri marchi.

Marchio misto: Si tratta di un insieme di segni (denominativo, elementi grafici, cromie, ecc.) in cui si distingue un “cuore” centrale, e in cui una rappresentazione figurativa predominante e caratterizzante impedisce qualsiasi rischio di confusione.

Marchio di forma: Si tratta di un segno costituito dalla forma del prodotto o della sua confezione, ma che non sia costituito dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (per evitare monopoli su quel risultato), o dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto; queste forme non dispongono del carattere di distintività, e possono eventualmente essere tutelate tramite brevetto.

Marchio di colore: Possono essere registrati come marchi anche le combinazioni di colore e le tonalità cromatiche, purché non abbiano funzione descrittiva del prodotto, ma che siano collegati ad esso in modo originale e non descrittivo. La possibilità di registrare un colore monocromo è limitata, per non precludere la disponibilità di colori ad altri operatori; sono preferibili colori con tonalità inusuali, slegati dal prodotto che rappresentano.

Marchio di suono: Possono essere registrati come marchi i suoni che possono essere rappresentati anche graficamente, depositando tali segni e specificando la volontà di registrare un marchio sonoro, e non figurativo; non sono valide descrizioni scritte od onomatopee.

Marchio olfattivo: I marchi olfattivi giocano un ruolo importante per il marketing sensoriale, essendo, quella olfattiva, la memoria più duratura. La difficoltà per questo tipo di marchio è rendere un odore associabile a un determinato prodotto, nonché la problematica di poterlo rappresentare graficamente, tanto che non esiste ancora un sistema generalmente accettato. A questo tipo di marchio è stato posto un “veto” nel 2015.

5.2 Classificazione in funzione dell’attività dell’impresa

I marchi possono essere classificati anche in base al tipo di attività svolta dall’impresa:

• Marchi di fabbrica: Apposti dal produttore sui beni che fabbrica.
• Marchi di commercio: Apposti dal rivenditore sui prodotti commercializzati.
• Marchi di servizio: Individuano un’attività di prestazione di servizi (es. trasporti).

5.4 Marchio collettivo

Un marchio collettivo è quello registrato da soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti/servizi. Tali soggetti possono concedere l’uso del marchio a produttori o commercianti di imprese che trattino prodotti che soddisfano determinati requisiti; da qui nasce la necessità di allegare alla domanda di registrazione documenti riguardo a regolamenti, controlli, sanzioni e linee guida da seguire. Il marchio collettivo garantisce la provenienza e la garanzia qualitativa di un prodotto, e spesso è associato a denominazioni d’origine (es. Prosciutto di Parma). È comunque vietata la registrazione di un marchio costituito solo da una denominazione geografica, per evitare situazioni di ingiustificato privilegio.

5.5 Marchio forte e debole

Marchio forte: Si tratta di un marchio la cui costituzione grafica, denominazione, o altro, sono tali da attribuirgli una grande capacità distintiva. Si può affermare che un marchio è tanto forte e distintivo quanto meno è descrittivo del prodotto/servizio offerto (nessuna attinenza concettuale rispetto al prodotto/servizio sul quale è apposto). Il loro vantaggio sta nel livello di protezione che la legge gli riconosce: i marchi forti hanno una capacità espansiva tale da consentirne la tutela anche in riferimento ad aree produttive non direttamente coincidenti con quella originaria. L’uso di marchi di fantasia, appositamente ideati per contraddistinguere determinati prodotti/servizi, rende di maggior evidenza l’illegittimità del caso che altri ne facciano un uso simile. Può talvolta accadere che un marchio forte si indebolisca per un processo di volgarizzazione, e che il segno si trasformi in un termine comune (es. Aspirina, Post-It, ecc.); in tal caso, il marchio perde la tutela, perché viene a mancare la sua funzione distintiva rispetto a un prodotto/servizio.

Marchio debole: Un marchio debole, invece, è composto da segni che cercano di rappresentare un prodotto legandosi alla sua natura (es. Scarpe & Scarpe, Poltrone e Sofà, ecc.), e può essere dichiarato non valido nel momento in cui non riesce a distinguere un prodotto sul mercato. In questo caso può verificarsi un processo opposto alla volgarizzazione, ovvero il secondary meaning: un termine generico assume, con l’andare del tempo e di conseguenza all’uso che ne è stato fatto, un significato secondario, dotato di carattere distintivo (es. il cioccolato Milka e il colore lilla, diventati forti grazie a un’idonea campagna marketing).

5.6 Marchio principale e difensivo

Se il marchio principale è quello utilizzato dal titolare per distinguere i suoi prodotti/servizi sul mercato, per marchio difensivo si intende un marchio simile che ha la funzione di proteggere l’originale dalla contraffazione. Si tratta di marchi registrati dal titolare per ampliare la sfera di protezione, e per far sì che non siano utilizzati in commercio. Questo tipo di marchi deve essere registrato dopo (o contestualmente) la registrazione del marchio principale.

6. Requisiti del marchio

Novità

Si tratta di uno degli elementi essenziali per la possibilità di registrazione; l’articolo 12 c.p.i. elenca i casi di esclusione della novità del marchio:

• Segni divenuti di uso comune nel linguaggio e nel commercio;
• Segni identici o simili a uno già noto come marchio o segno di prodotti/servizi;
• Segni identici o simili a uno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale;
• ecc.

L’identità e la similarità si intendono come la perfetta corrispondenza.