Riassunto esame Diritto della Proprietà Industriale, prof. Aldo Fittante, libro consigliato Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica., Fittante

Il sequestro dei beni che commettono violazione ha sia una funzione probatoria che

​

interdittale, perché impedisce la circolazione di tali prodotti

, includendo anche i mezzi di

​ 10

produzione. L’ufficiale giudiziario e il consulente tecnico provvedono a sigillare la

documentazione acquisita durante il sequestro.

Inibitoria (provvisoria)

Si tratta di un provvedimento provvisorio usato per evitare di aggravare i danni in attesa

​

della decisione

, a causa delle lunghe tempistiche della giustizia nazionale. L’inibitoria è

​

estesa a qualsiasi violazione, anche potenziale, del diritto, e può essere modificata o

revocata nel successivo giudizio di merito. Il giudice può fissare una somma dovuta per

ogni violazione successivamente contestata o per ogni ritardo nell’esecuzione del

provvedimento. È importante distinguere l’inibitoria dal sequestro: se il sequestro

costituisce un vincolo oggettivo sui beni contraffatti, l’inibitoria è un vincolo soggettivo

, dal

​

​

momento che impone un obbligo a carico di una persona.

8.3 La tutela penale del marchio

La contraffazione del marchio o di altri segni distintivi è sanzionata da norme contenute

​

nel codice penale​ , tra i delitti contro la fede pubblica e i delitti contro l’economia pubblica

,

​

​

l’industria e il commercio. Queste norme tutelano il marchio in caso di violazioni varie:

contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi;

● introduzione e commercio di prodotti con segni falsi;

● vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

● concorrenza sleale.

●

8.4 Altre contromisure per contrastare la contraffazione

il Codice della Proprietà Industriale​ : il primo strumento efficace per favorire

​

● l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

il Tribunale delle Imprese​ : sezione specializzata che ha sede nel capoluogo di ogni

​

● regione, con giudici specializzati in materia;

la Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni della Contraffazione e

​

● della Pirateria in Campo Commerciale: ha sede a Roma e svolge compiti istituzionali

specializzati in questo campo, e ha potere giuridico;

le Autorità Doganali Europee​ : permettono il controllo di tutte le merci estere.

​

●

9. Trasferimento e licenza del marchio

Esistono essenzialmente tre tipi di contratti​ che coinvolgono il marchio:

​

9.1 Contratto di trasferimento

Il marchio può essere trasferito in totalità o in parte (cessione parziale), a fronte del

​

pagamento di un corrispettivo. Con la Legge Marchi del 1992, il marchio può essere

trasferito anche senza dover cedere l’azienda o parte di essa

. Quando il marchio è costituito

​

da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia, si presume che la sua esclusività

sia trasferita insieme al trasferimento dell’azienda. 11

9.2 Contratto di licenza

Permette al titolare di concedere l’uso del marchio in modo temporaneo​

, a fronte del

​

pagamento di una royalty; può essere concessa una licenza esclusiva

, non esclusiva (solo

​

​ ​

per prodotti uguali a quelli messi in commercio dal titolare), per la totalità o per una parte

​

dei prodotti/servizi

, per la totalità o parte del territorio nazionale

. Questo tipo di contratto ha

​ ​

​

forma libera, e può essere stipulato anche verbalmente o per fatti concludenti.

9.3 Contratto di franchising e merchandising

Franchising

Si tratta di un tipo di contratto di licenza che definisce la collaborazione continuativa tra

​

imprenditori​ , mediante la quale un soggetto (franchisor) concede a terzi (franchisee) il

diritto all’uso di segni distintivi, know-how, prodotti e immagine dell’azienda per la propria

attività commerciale. Il contratto può anche essere limitato nell’esclusività e territorialmente.

Il franchisor deve fornire la copia del contratto almeno trenta giorni prima della stipula, e

deve aver fatto una sperimentazione sul mercato della propria formula commerciale.

Merchandising

Con questo contratto il titolare di un marchio celebre concede a terzi il diritto di utilizzo in

​

un settore diverso da quello in cui il marchio è noto​ , come strumento pubblicitario per

​

promuovere un bene diverso da quello per cui è stato creato

. In passato, la validità di tale

​

contratto veniva messa in dubbio dal mancato diritto di esclusiva del titolare nell’usare il

​

marchio per prodotti non affini ai propri

; con la riforma del 1992, al titolare del marchio che

​

gode di rinomanza viene riconosciuto un diritto di esclusiva non più limitato all’affinità

merceologica. In caso di licenza non esclusiva, i prodotti dovranno essere affini a quelli del

titolare.

10. La nullità del marchio

Le ipotesi per la nullità del marchio​ sono elencate nell’art 25 c.p.i.; un marchio può essere:

​ nullo ab origine​ : mancanza dell’idoneità oggettiva

, quando i segni contengono

​

​

● informazioni false o contrarie alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico;

nullo per mancata distintività​ : si tratta di marchi di carattere generico o descrittivo

​ ​

● (parole singole, località geografiche, ecc.); questi vizi sono sanabili ex post se

acquisiscono un secondary meaning che conferisca capacità distintiva;

annullabile per mancata novità​

: il difetto di novità deve essere accertato in modo

​

● globale e sintetico, sia per gli elementi rappresentativi che per quelli semantici

;

​

questo vizio è sanabile ex post, ma è preclusa la registrazione di un successivo

marchio che riproduca il precedente avvalendosi di elementi aggiuntivi di contorno;

annullabile per violazione del diritto altrui​ : si tratta della registrazione di segni,

​

● ritratti, nomi di persona, ecc. che non siano stati autorizzati dall’avente diritto

; si

​

parla di annullabilità anche in questo caso, in quanto il marchio è viziato sin dalla

sua costituzione, ma gli effetti giuridici non si applicano se il soggetto legittimato

non fa valere il vizio con l’azione di annullamento. 12

11. La decadenza del marchio

Le cause della decadenza di un marchio sono elencate nell’art 26 c.p.i., e possono derivare

​

da vicende del segno o da mutamenti intervenuti nel tempo:

11.1 Volgarizzazione

Il marchio decade qualora il segno che lo contraddistingue diventi un termine comune per

​

designare un genere di prodotti/servizi​ , facendo mancare la capacità distintiva. Il

fenomeno si verifica quando il marchio non identifica più prodotti provenienti da una

​

determinata azienda

, ma ogni prodotto con caratteristiche merceologiche simili. Influente è

​

anche la mancata attenzione del titolare nell’opporsi all’uso di segni non idonei da parte di

terzi. La volgarizzazione può essere parziale​ , nel caso in cui un marchio sia divenuto di

​

uso comune, ma abbia comunque conservato la capacità distintiva

: in quel caso, la

​

​

decadenza si applica solo nel settore commerciale in cui è stato volgarizzato.

11.2 Sopravvenuta decettività

Il marchio decade se divenuto tale da indurre in inganno il pubblico riguardo la natura, la

​ ​

qualità o la provenienza dei prodotti/servizi

. Questo fenomeno è legato alla modalità e al

​

contesto d’uso del marchio, e può essere evitato fornendo al pubblico informazioni

sufficienti. Un esempio di decettività si verifica nel caso in cui un’azienda che opera in una

​

determinata zona geografica qualificante i suoi prodotti venga trasferita in un’altra

, cosicché

​

venga a mancare la garanzia di certe caratteristiche dei prodotti (zona di produzione,

qualità, ecc.)

11.3 Sopravvenuta illiceità

Il marchio decade se diviene contrario alla legge​ , all’ordine pubblico e al buon costume;

​

la contrarietà della legge fa riferimento alla giurisdizione italiana, mentre l’ordine pubblico

riguarda anche l’ambito comunitario.

11.4 Non uso

Il marchio decade se non viene effettivamente usato dal titolare o con il suo consenso​ ,

​

per i prodotti/servizi per il quale è stato registrato, entro i cinque anni dalla registrazione;

tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni

, salvo

​

​

giustificazione legittima. L’uso effettivo viene imposto per evitare la creazione di privativa

​

su marchi che non hanno alcuna funzione, e che vengano tolti dal mercato marchi

utilizzabili da altri imprenditori. La decadenza di un marchio non usato non può verificarsi in

caso il titolare sia proprietario di altri marchi difensivi simili a quello effettivamente usato.

Può verificarsi anche una decadenza parziale​ , nel caso in cui il titolare abbia registrato il

​ ​

marchio per diverse fasce di prodotti

: il marchio decade riguardo ai prodotti per i quali non

​

è stato usato, ma rimane efficace per quelli su cui è stato utilizzato; in caso di prodotti affini,

questo non si applica. 13

12. La convalidazione del marchio

12.1 Il secondary meaning

Secondo l’articolo 23, il marchio non può essere dichiarato nullo se ha acquisito

​

carattere distintivo grazie all’uso che ne è stato fatto sul mercato (diffusione, pubblicità,

ecc.) Se da un lato si deve tutelare l’interesse dell’imprenditore per la riuscita distinzione sul

mercato, dall’altro si deve evitare il monopolio di un singolo su segni generici

. Un problema

​

​

rilevante è provare l’avvenuta acquisizione del secondary meaning​ : si deve provare che

​

l’uso del marchio ha influenzato lo stato mentale del consumatore in modo da associare il

​

segno ai prodotti/servizi dell’azienda

; si tratta quindi di una prova indiziaria che tiene conto

​

di fattori come l’estensione e l’uso nel tempo del marchio, la diffusione pubblicitaria, ecc.

12.2 L’ipotesi contemplata dall’art. 28 c.p.i.

Chi abbia usato per cinque anni, in buona fede, un marchio nullo per difetto di novità​ ,

​

ma senza ricevere alcuna contestazione, potrebbe continuare a usare tale marchio anche

se il concorrente che possiede segno preregistrato identico o simile agisse a difesa del suo

diritto esclusivo; ciò è applicabile solo se il titolare del marchio che