Riassunto di Diritto Industriale

Riassunto di diritto industriale

Il marchio

Il marchio è un segno distintivo volto a contraddistinguere prodotti e servizi in modo da facilitare la ricerca e la scelta del prodotto al consumatore. Fonti: artt. 2569 – 2574 c.c. e il Codice della Proprietà Industriale.

Le funzioni del marchio

• Funzione distintiva: il marchio deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti o i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare tra i molti prodotti similari quello migliore.
• Funzione di indicazione di provenienza: il marchio è anche indicatore di provenienza e di mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche, anche se con la riforma del ’92 questa funzione si è ridimensionata poiché ora il marchio può essere ceduto singolarmente.
• Funzione attrattiva: alcuni marchi, detti celebri, hanno il cosiddetto valore di suggestione che assume forza attrattiva a prescindere dalla qualità e dal prezzo del prodotto stesso.

Il marchio prima del ’92 doveva assicurare al prodotto un rapporto costante di qualità/prezzo, rassicurando la provenienza del prodotto dallo stesso produttore e gli standard produttivi dell’impresa. Con la riforma questa funzione è andata a sfumare perché ora il marchio è trasferibile senza cessione dell’azienda (legame di derivabilità). Dopo la riforma, il marchio viene protetto non solo perché ha funzione di garanzia, ma perché racchiude all’interno un valore ottenuto da investimenti pubblicitari.

Le diverse categorie del marchio

• Dal punto di vista della natura del marchio:
  • Marchio di fabbrica (apposto da chi lo produce)
  • Marchio di commercio (apposto da chi lo rivende)
  • Marchio di servizio (apposto su prodotti utilizzati per erogare il servizio)
• Dal punto di vista dei prodotti:
  • Marchio speciale (contraddistingue un solo tipo di prodotto)
  • Marchio generale (contraddistingue tutti i prodotti appartenenti al titolare del marchio)
• Dal punto di vista della struttura del segno:
  • Marchio semplice
  • Marchio complesso
• Dal punto di vista del titolare del marchio:
  • Marchio individuale
  • Marchio collettivo (garantisce l’origine, la natura o la qualità di prodotto)

Il marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso ad esclusione delle forme:

• Necessarie, quelle cioè imposte dalla natura stessa del prodotto: sono liberamente utilizzabili.
• Funzionali, necessarie per ottenere un risultato tecnico: sono tutelabili mediante il brevetto per invenzioni.
• Ornamentali, che danno un valore sostanziale al prodotto: sono tutelabili mediante il brevetto per modelli.

Il fatto costitutivo del marchio

A differenza di altri segni distintivi, qui il diritto di esclusiva non sorge dal mero fatto della creazione del marchio. I fatti costitutivi del marchio sono due:

• La registrazione: conferisce certezza a chi lo registra di avere l’esclusiva, quindi di impedire a tutti gli altri l’utilizzazione dello stesso segno.
• L’uso: è un’arma a doppio taglio, nel senso che può dare effetto sia positivo che negativo.

Negativo: una volta ottenuta la registrazione, il marchio deve essere effettivamente utilizzato in ambito industriale entro 5 anni, altrimenti il diritto decade. Positivo: l’uso ha rilevanza impeditiva quando qualcuno vuole registrare un marchio non ancora registrato, ma questo ormai ha ottenuto notorietà (non sussiste quindi il requisito della notorietà), mentre ha rilevanza limitativa nei limiti del preuso, ovvero se qualcuno stava già usando il marchio prima della registrazione, anche se non si trattasse di marchio notorio, costui potrà comunque utilizzarlo entro i limiti nei quali ha operato fino alla registrazione.

Il marchio di fatto

A norma dell’art. 2571 c.c., chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. Si distinguono due ipotesi a seconda che il preuso importi:

• Una notorietà generalizzata del marchio: in tal caso il preutente potrà ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novità, un marchio confondibile successivamente registrato.
• Una notorietà soltanto locale (o addirittura nessuna notorietà): in tal caso il preutente non potrà impedire che un concorrente registri validamente lo stesso marchio e potrà solo continuare ad usare il proprio soltanto nei limiti in cui se ne è avvalso anteriormente (limiti geografici e di produzione).

Durata

Una volta ottenuta la registrazione, il marchio ha valenza 10 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un numero infinito di volte. Comunque, rinnovare il diritto al marchio ha un costo, quindi non sempre questo viene rinnovato. Questo non è così grave come si può pensare perché comunque il marchio nel tempo può aver acquisito notorietà oppure si può giocare la carta del preuso.

Le caratteristiche del marchio

• Il marchio deve essere un’entità esterna al prodotto, cioè può essere separato dal prodotto senza snaturarlo.
• Il marchio deve essere riproducibile graficamente.
• Il marchio deve consistere in parole oppure disegni, lettere, cifre, forme del prodotto o della confezione o anche suoni o combinazioni cromatiche. In sostanza, possono essere denominativi (se costituiti solo da parole), figurativi (se costituiti solo da figure) o misti.
• Il marchio deve essere adatto a distinguere prodotti o servizi da quelli di altre imprese.

I requisiti della validità del marchio

Per costituire un marchio, il segno deve rispettare certi requisiti denominati “requisiti di validità”, senza i quali ci sarà nullità. Essi sono quattro: distintività, novità, verità e liceità.

1- Capacità distintiva

Il marchio è dotato di capacità distintiva se è idoneo a contraddistinguere prodotti e servizi sul mercato. NON c’è distintività quando:

• Si utilizzano segni di uso comune nel linguaggio corrente come le denominazioni generiche del prodotto (come Latte).
• Si utilizzano indicazioni descrittive della qualità del prodotto.
• Si utilizzano nomi geografici che rappresentano qualità (come Murano per il vetro).

Il marchio espressivo è un marchio che contiene parole che, pur non coincidendo con la denominazione generica o con la descrizione del prodotto, abbia la capacità di richiamare il prodotto stesso o le sue capacità (come Bergamon per i prodotti a base di bergamotto). Sono comunque parole storpiate o di fantasia che rimandano ad alcune caratteristiche del prodotto/servizio.

Marchio debole e marchio forte

Il marchio forte non ha nessuna relazione con il prodotto (Nike), mentre il marchio debole ha correlazione con il prodotto servito (Amplifon), questo ha un basso grado di diversificazione e per questo c’è più possibilità di trovare marchi simili (Udifon). I marchi deboli sono soggetti a un minor rischio di contraffazione poiché la somiglianza sul mercato di marchi simili è molto frequente proprio perché c’è un collegamento con il prodotto contrassegnato.

Il secondary meaning e la volgarizzazione

La capacità distintiva del segno non costituisce carattere immutabile nel tempo. Può accadere che un segno generico acquisti nel corso del tempo capacità distintiva (Booking) o al contrario che un marchio perda di distintività (nylon, scottex, biro). Nel primo caso si parla di secondary meaning, nel secondo caso di volgarizzazione.

2- La novità

Per assolvere la sua funzione di distintività il marchio deve essere diverso da qualsiasi altro marchio già noto sul mercato. NON sono nuovi:

• I segni divenuti di uso comune.
• I segni identici ad altri marchi già presenti sul mercato, oppure affini ma con possibilità di confusione per il pubblico.
• I segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, adottato da altri nell’ambito di attività imprenditoriali identiche o affini.
• I segni identici o affini a un marchio che goda già di rinomanza.

L’assenza del requisito della novità è suscettibile di una sanatoria: la convalida del marchio. Se il titolare del marchio per cinque anni non contesta l’utilizzo di un marchio posteriore uguale o simile da altri, esso non lo potrà più contestare. Questa sanatoria ha lo scopo di non consentire al titolare di sfruttare il grado di notorietà acquisito da chi ha registrato quel marchio. “Io, titolare prima di te, aspetto che diventi notorio e poi faccio prevalere i miei diritti” no! Al max 5 anni.

3- La liceità

Sono privi del requisito di liceità:

• I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
• Gli stemmi e gli emblemi protetti da convenzioni internazionali.

4- La verità

Non costituisce valido marchio un segno idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Esempio: Scottonel per denominare una carta igienica, considerato illecito perché sottende una qualità che non possiede, infatti la carta non è fatta di cotone.

Altri limiti nella scelta del marchio

• L’uso come marchio del ritratto altrui: se il soggetto ritratto è vivo si deve avere il consenso da egli stesso, altrimenti dai congiunti più vicini.
• L’uso come marchio del nome altrui: in generale la legge prevede libertà di utilizzo del nome altrui, purché l’uso dello stesso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro dell’interessato. I nomi di personaggi notori invece possono essere registrati solo con il consenso degli stessi.
• I segni notori: questi segni possono essere registrati solo dai titolari del diritto citati nell’art 8 comma 1 o con il consenso degli stessi, poiché questi segni sono dotati di valore di suggestione.
• I segni che se utilizzati violano il diritto di esclusiva: non possono essere utilizzati quei segni che vanno a violare i diritti di esclusiva come il diritto d’autore o la proprietà intellettuale di terzi.

Il principio di esaurimento

Il diritto di esclusiva si esaurisce con il primo atto di immissione in commercio del bene contrassegnato o del prodotto fabbricato con l’invenzione brevettata. Vuol dire che una volta che ho messo in commercio il mio prodotto non posso più oppormi alla circolazione del bene. Il legislatore non vuole che ci si avvalga del diritto di proprietà industriale per bloccare il flusso di scambi paralleli. Un caso particolare in cui io posso avvalermi di questo diritto è nel momento in cui in un altro stato venga utilizzato un marchio uguale al mio, come l’esempio del caffè Hag, che è prodotto sia in Belgio che in Germania.

La registrazione

Art 19: può ottenere la registrazione per marchio di impresa anche chi non abbia alcuna intenzione di utilizzarlo in prima persona, ma si proponga invece di concedere a terzi la facoltà di utilizzare il marchio per contrassegnare i loro prodotti. Chiunque ha diritto di registrare un marchio indipendentemente dal simbolo o dalla parola registrata, ma se entro 5 anni questo marchio non viene utilizzato per prodotti o servizi industriali il marchio decade.

Il procedimento di registrazione

Il diritto esclusivo sul marchio è conferito dalla registrazione che consiste nel rilascio di un attestato da parte dell’Ufficio Brevetti e Marchi.

• Deposito della domanda: che deve avere ad oggetto un solo marchio (di cui un esemplare deve esserne allegato) e menzionare i prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.
• Fase dell’esame: da parte dell’Ufficio, limitata alla forma e al requisito della validità. Il controllo della novità è solo eventuale ed affidato alla cognizione del giudice ordinario.
• Intervento di terzi interessati.
• Fase della decisione: che può sfociare in un accoglimento o in un rigetto ricorribile entro 30 giorni alla Commissione dei Ricorsi.
• Effetti della registrazione: Gli effetti della decisione consistono nel diritto di esclusiva sul marchio per un periodo di dieci anni rinnovabili alla scadenza anche più volte. Quanto infine all’ambito territoriale, la registrazione si estende a tutto il territorio nazionale.

La registrazione in malafede

L’art 19 2° comma prevede il divieto di registrazione del marchio di chi ha fatto domanda in malafede, per esempio:

• Sono stato licenziato e voglio per ripicca registrare il marchio di quell’azienda.
• Registro un marchio presente nell’unione per impedirne l’estensione nella mia nazione.
• Quando faccio domanda sono a conoscenza del fatto che qualcun altro lo sta già utilizzando.
• Quando registro un nome civile notorio che viene rivendicato da chi ha la paternità di questo segno.

La registrazione del non avente diritto

Il legislatore prevede espressamente un’azione di rivendica da parte dell’avente diritto nei confronti di chi non aveva il diritto di presentare la domanda o di addirittura ottenere la registrazione (solitamente questo si verifica in presenza di marchi notori). Se la registrazione è già stata effettuata, l’avente diritto può ottenere il trasferimento a proprio nome della registrazione oppure farne valere la nullità. Se è stata solo depositata la domanda, l’avente diritto può assumere a proprio nome la domanda di registrazione oppure può ottenere il rigetto della domanda stessa.

La tutela del diritto dalla contraffazione

Il legislatore vuole garantire l’utilizzo esclusivo del marchio per tutelare:

• L’affidabilità del marchio (il marchio è garanzia di certi standard qualitativi e di provenienza).
• L’investimento fatto nel marchio (il marchio attraverso l’investimento ottiene rinomanza che non deve essere sfruttata da chi non ne ha il diritto).

Contraffazione con segni identici

Qui non c’è storia, il prodotto contraffatto viene subito eliminato dal mercato, anche se non c’è effetto confusorio con i prodotti di qualità originali. C’è però una riserva: l’uso civile del marchio. La contraffazione vale solo in un contesto commerciale, se un artista raffigura il marchio la contraffazione non sussiste.

Contraffazione con segni simili -> il giudizio di confondibilità

Quando i due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre verificare se tra essi vi sia confondibilità, e lo si fa tenendo conto diversi aspetti:

• Occorre considerare il tipo di consumatore destinatario dei prodotti contrassegnati.
• In secondo luogo bisogna considerare il fatto che normalmente il consumatore, all’atto dell’acquisto, non realizza il confronto tra i due segni contemporaneamente presenti ma tra un segno e il ricordo dell’altro (devono esserci entrambi).
• Infine si fa il confronto tra i due marchi nel loro aspetto grafico, fonetico, ideologico.

Occorre in sostanza andare a vedere se c’è affinità dei segni e l’affinità dei beni e dei servizi. In questo caso infatti non c’è solo il rischio che i due prodotti vengano confusi, ma c’è il rischio che il consumatore equivoci il fatto che il segno simile veicoli lo stesso messaggio pubblicitario, e quindi che suggerisca solo per suggestione un collegamento tra i due (qui torna il concetto di marchio debole vs. marchio forte).

Per tutelarsi i titolari dei marchi possono usare dei marchi protettivi o difensivi. Si tratta di marchi simili a quello principale che impediscono che gli altri si avvicinino anche in misura che altrimenti sarebbe lecita (in questi casi non ha luogo la decadenza per il non utilizzo se il titolare utilizza marchi simili). Criterio di affinità sia dei segni distintivi, sia dei prodotti contrassegnati. Pur in presenza di segni identici, non si ritiene che ci sia contraffazione qualora i prodotti ai quali vengono applicati sono molto diversi -> principio della relatività/specialità della tutela del marchio (sono considerati affini quei prodotti che possono ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla stessa impresa).

Le liste di protezione rappresentano un altro metodo di tutela: il titolare può pagare di più per depositare il proprio marchio per prodotti e servizi diversi dal proprio, anche se il nostro ordinamento preferisce l’utilizzo di marchi protettivi poiché per le liste di protezione prevede la decadenza parziale per quei prodotti registrati ma non usati.

I marchi che godono di rinomanza: qui la contraffazione ha un trattamento particolare, infatti il marchio notorio incorpora l’avviamento che è riflesso nella notorietà, quindi sfruttare questo marchio va oltre al mero utilizzo del segno simile, poiché utilizza anche indebitamente la capacità di penetrazione del marchio celebre. Per questo motivo il criterio dell’affinità merceologica non si applica ai marchi che godono di rinomanza. Il titolare del marchio può vietare a terzi l’utilizzo del suo marchio anche per prodotti non affini, proprio perché l’uso andrebbe a trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio.

Il contenuto del diritto di esclusiva

Nell’art 20 viene illustrato il contenuto del diritto di esclusiva, elencando quindi cosa il titolare può vietare a terzi. Costituiscono uso del marchio:

• L’immissione sul mercato dei prodotti recanti il marchio