Disciplina Ditta Insegna Marchio

In base all’art. 22 c.p.i., un domain name,

nome a dominio è un segno distintivo atipico, corrispondente a un sito internet.

non deve essere uguale o simile all’altrui insegna, ditta, marchio o nome a dominio «se, possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico».

Per essere tutelato come segno distintivo, deve essere: lecito, veritiero (non contenere indicazione che possano trarre in

inganno il pubblico circa l’attività o i prodotti), originale (dotato di capacità distintiva). Il regolamento di assegnazione

afferma che il domain name è trasferibile. Data la necessaria unicità del domain name, non sono ipotizzabili né la licenza

non esclusiva, né il co–uso.

Il marchio è il segno distintivo per eccellenza, è disciplinato dal codice civile e dal codice di proprietà

industriale. Contraddistingue i prodotti o i servizi dell'imprenditore. Oggi il marchio ha una rilevanza maggiore

del prodotto nel senso che la sua funzione attrattiva nei confronti del pubblico è ancora più forte del prodotto.

L’art. del codice della proprietà industriale dice: “che possono costituire oggetto di registrazione come marchio

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di impresa, tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente. In particolare le parole compresi i nomi

di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto, della confezione, le combinazioni o le

tonalità cromatiche purché siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di un’altra

impresa”. La rappresentazione grafica è necessaria perché alcune caratteristiche come un'emozione non

possono essere rappresentate graficamente, ciò non consentirebbe la brevettazione e quindi non consentirebbe

a quel segno di essere tutelato. La norma è esemplificativa non tassativa, ad esempio la norma non parla di

profumi, ma anche esso può essere registrato come marchio, non il profumo in sé ma la formula chimica.

occorre distinguere il nome “notorio” dal nome non notorio, ovviamente un nome

- Per i nomi di persona:

non noto può essere registrato indipendentemente dal fatto che chi chiede la registrazione sia o meno il titolare

di quel nome, tuttavia il nome altrui non può essere utilizzato in maniera tale da pregiudicare la reputazione di

quelle persone che portano quel nome;

in linea di principio nel caso del marchio il requisito della verità non è richiesto.

- Nel caso di Nomi notori: un nome noto non può essere registrato, solo la persona nota può brevettarlo

come marchio, quindi utilizzarlo in proprio o con il suo consenso, cederlo a terzi, perché il marchio celebre gode

di una tutela più ampia, non copre solo i prodotti per i quali viene registrato ma tutti i settori perché l'utilizzo del

nome notorio oltre ad ingannare il pubblico, comporta anche un indebito vantaggio per chi se ne appropria La

notorietà rileva nel momento della registrazione infatti se il marchio fosse stato registrato prima che questa

persona fosse diventata nota, non ci sarebbero stati problemi per la brevettazione.

L’immagine: che riproduce il viso di un’altra persona

- l'immagine può essere utilizzata solo con il

consenso del titolare, a prescindere che l'utilizzo leda l'onore o la reputazione, perché in questo caso si tratta di

un elemento strettamente personale;

- Marchio tridimensionale: marchio di forma, è un tema delicato.

L’art. “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, i segni costituiti

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esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria del prodotto o dalla

prodotto”. Ci sono queste eccezioni perché se si potesse registrare la

forma che da un valore sostanziale al

forma necessaria di un prodotto, si impedirebbe agli altri di usarlo. Si può registrare la ruota come marchio? Si

può registrare una ruota come marchio ma solo per contraddistinguere altri prodotti, se la Michelin vuole

registrare la ruota in quanto tale, non può farlo in quanto forma necessaria del prodotto. Parliamo di Marchio

è facilmente imitabile apportando una piccola modifica all’originale.

debole, quando (stretto legame con il prodotto contraddistinto)

forma che da un valore sostanziale al prodotto”,

La non può essere registrata perché qualifica delle invenzioni

industriali o dei modelli per disegni ornamentali, cioè la forma costituisce un mezzo per creare un prodotto

diverso, quindi la forma che da una qualità al prodotto.

l’art 10

- Stemmi: afferma che non possono costituire oggetto di registrazione, stemmi, bandiere e tutto

ciò che potrebbe essere di proprietà di Stati, Fondazioni, Regioni, Comuni.

I requisiti di validità del marchio sono la capacità distintiva, la novità e la liceità.

In mancanza di questi requisiti di validità, il marchio è nullo.

1) La capacità distintiva è prevista dall'art.13 c.p.i., consiste nelle caratteristiche di originalità (ecco perché la

capacità distintiva è anche detta originalità) che consentono al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti o

servizi da altri analoghi di un concorrente. In tal caso il pubblico di riferimento è quello dei consumatori, un

pubblico più debole rispetto alla cerchia imprenditoriale.

La mancanza della capacità distintiva manca tassativamente nei casi elencati dall'art.13 c.p.i.:

innanzitutto manca per i marchi costituiti da segni privi di carattere distintivo.

L'art 13 c.p.i. comma 1, distingue 2 punti, lettera a) e b):

- la lettera a) per i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nella prassi commerciale, per

uso comune intendiamo tutte quelle parole, quegli avverbi, quelle espressioni come super, extra ;

universal

- la lettera b) per i segni costituiti da denominazioni generiche (esempio: sedia) di prodotti o servizi o da

indicazioni descrittive di essi.

Tuttavia l'art.13. dicendo che non possono costituire valido marchio, ESCLUSIVAMENTE segni divenuti di uso

comune, o ESCLUSIVAMENTE denominazioni generiche, o ESCLUSIVAMENTE indicazioni descrittive, intende

che è possibile registrare un marchio che si una combinazione originale/mix tra denominazioni generiche ed

elementi di fantasia, un marchio del genere, è detto complesso, ovviamente la tutela non sarà rivolta a quella

denominazione generica, ma al marchio inteso come mix originale (ad esempio è possibile registrare un marchio

divano volante, ma il marchio così formato avrà una capacità distintiva debole).

In forza dell'art.13, è lecito registrare un marchio utilizzando:

- parole prive di valore semantico, come avviene per i marchi di fantasia (Adidas)

- parole con valore semantico purché non ci sia alcun legame tra la denominazione generica e il

prodotto/servizio che vuole contraddistinguere (sedia per l'abbigliamento, non per l'arredamento.)

- denominazione generiche combinate in modo originale da conferire una sorta di capacità distintiva (ad

esempio in ambito farmaceutico, Flumicil, Benagol, Mentadent) questi sono i cosiddetti marchi

espressivi, non sono molto forti perché c'è un legame con la funzione che devono svolgere.

Nella maggior parte dei casi, il legislatore non ha voluto condannare un marchio espressivo, perché basta una

piccola modifica o l'aggiunta di qualche suffisso/prefisso per far si che quel marchio non sia una denominazione

generica. Nonostante tutto, i marchi deboli (complesso o espressivo) con l'utilizzo, la diffusione e l'acquisto di

una notorietà qualificata, possono diventare fortissimi (Mentadent, Divani e Divani, Poltrone&Sofà)

La legge non dice nulle sulla possibilità di registrare un marchio utilizzando parole straniere (ad esempio car per

automobili), tuttavia la giurisprudenza ritiene che bisogna considerare il parametro del consumatore medio,

sostenendo che se quella parola è conosciuta dal consumatore medio in base alla conoscenza di quella lingua,

allora il marchio non è registrabile perché il legame con il prodotto che vuole contraddistinguere è troppo stretto,

viceversa se la parola è sconosciuta per il consumatore medio, è possibile registrare il marchio con quel termine.

L'art. 13 comma 1 menziona nell'ambito delle indicazioni descrittive, anche le denominazioni geografiche, in

specifico dice che non possono costituire oggetto di registrazione, le denominazioni geografiche o i disegni che

richiamano una provenienza/località geografica:

- se la provenienza geografica è rilevante, perché è un indicatore di qualità del prodotto, ha una portata

descrittiva, allora sicuramente quel marchio non è registrabile (es: non è possibile registrare il marchio

Sicilia per fare cassate o perché non ci sarebbe una capacità distintiva) Se si registra come marchio,

una località geografica che non corrisponde al luogo in cui il bene è prodotto, il marchio sarà nullo, non

perché manca la capacità distintiva ma perché designa un segno ingannevole

- se la provenienza geografica è irrilevante, perché non è un indicatore di qualità del prodotto, non ha una

portata descrittiva, si dovrebbe permettere la registrazione di quella località come marchio.

La capacità distintiva è un requisito variabile nel tempo, l'art.13 comma 2, dice che è registrabile quel marchio

che al momento della presentazione della domanda di registrazione è dotato di capacità distintiva.

Il comma 2 considera tre step:

1. l'esistenza del marchio privo di capacità distintiva, ecco perché muta nel tempo,

2. l'utilizzo del marchio non registrato che permette l'ottenimento della capacità distintiva e

3. la valida registrazione.

L'art.13 comma 3 parla della riabilitazione del marchio, è un istituto particolare perché riguarda un marchio

che é originariamente nullo per mancanza di capacità distintiva. L'ufficio italiano brevetti e marchi non può

analizzare ogni domanda, fa un esame sommario, quindi può capitare che venga registrato un marchio molto

simile ad un altro o un marchio che sia privo di capacità distintiva, tuttavia con l'uso, questo marchio può

acquistare capacità distintiva e in virtù di questa capacità distintiva acquisita seppur successivamente, non può

essere dichiarata la nullità di questo marchio da parte del giudice. Ciò che è rilevante, è il momento in cui viene

presentata la domanda di nullità di quel marchio da parte di un concorrente, è chiaro che la