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La volgarizzazione* è un caso di decadenza del marchio, rappresenta una fattispecie opposta alla riabilitazione

si realizza, come recita l'art.13 comma 4, quando un marchio perde la sua capacità distintiva, perché il segno è

divenuto di uso comune, o una denominazione generica del prodotto, o un sinonimo del prodotto.

La volgarizzazione è tipica per quei prodotti appena lanciati sul mercato, che riscuotono un successo talmente

ampio, che il pubblico comincerà a percepire quei marchi come sinonimi del prodotto, per esempio Cellophane e

Biro sono divenuti sostantivi.

La norma dice che affinché la volgarizzazione possa concretarsi, è necessaria un'attività o un'inattività

dell'imprenditore, ovvero non è sufficiente che quel marchio diventi una denominazione generica, o una parola di

uso comune, a ciò deve aggiungersi un comportamento passivo dell'imprenditore. Ci si chiede cosa debba fare

l'imprenditore, per evitare che il marchio divenga un'indicazione generica. Se il suo marchio venga inserito nei

dizionari, vocabolari, o utilizzato su internet, come sinonimo del nome comune del prodotto, l'imprenditore dovrà

attivarsi, anche giudizialmente, per scongiurare che avvenga questa volgarizzazione.

2) La novità prevista dall'art.12 c.p.i è un altro requisito fondamentale del marchio, dice che non è possibile

registrare un marchio che sia uguale o simile ad altri marchi o segni utilizzati da altri imprenditori per prodotti

identici o affini, se a causa di questa identità e somiglianza tra segni e identità e affinità tra prodotti/servizi derivi

un rischio di confusione per il pubblico (è necessaria una valutazione concreta, si usa una matrice.

C'è un duplice binario, identità e somiglianza tra marchi e identità e affinità tra prodotti/servizi.

L'art.12 è strutturato in due parti

1. le lettere a) e b) guardano al dato sostanziale, cioè alla preesistenza di fatto, di segni distintivi già noti

ai consumatori per prodotti identici o affini, non è possibile registrare un marchio che sia uguale o simile

ad altri marchi o segni utilizzati da altri imprenditori per prodotti identici o affini, (anche se si tratta di un

marchio non registrato, è prevista una tutela).

2. le lettere c), d) ed e) guardano al dato formale, cioè alla preesistenza di domande di marchio che sono

sfociate in una valida registrazione, non è possibile registrare un marchio che sia uguale o simile ad altri

marchi o segni per i quali è stata presentata domanda di registrazione, per prodotti identici o affini.

Per il marchio registrato, il problema non si pone è chiaro che non è possibile registrare un marchio che è già

stato registrato, infatti l'articolo 20 cpi precisa che.... Per il marchio non registrato bisogna fare delle precisazioni:

1) se un imprenditore utilizza un marchio non registrato, e tale utilizzo è noto al pubblico di riferimento, se un

altro imprenditore registra questo marchio non registrato appositamente, è evidente che siamo in presenza di

una registrazione in mala fede, quindi domanda di registrazione non è valida.

2) non ci troviamo di fronte ad una registrazione in mala fede in presenza di un preuso meramente locale, e di

una registrazione di marchio a livello nazionale.

Il tema è delicato perché, la disciplina del preuso sembrerebbe legittimare la brevettazione del terzo, il preutente

non può chiedere che il suo marchio non venga registrato, è stato stupido ad utilizzare un marchio che ha

acquistato notorietà senza registralo.

La tutela del marchio non registrato, ma che è stato usato, si ritrova sia sparpagliata nell'art.12 c.p.i, sia

nell'art.2571 c.c. entrambe dicono la stessa cosa, ovvero chi ha utilizzato un marchio non registrato, può

continuare ad utilizzarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuti, nei limiti in cui lo faceva prima, ovvero per

quella categoria di prodotti e per quell'ambito territoriale, viceversa il registrante dovrà tollerare il fatto che il

preutente utilizza quel marchio in quella zona, per quei prodotti.

La notorietà locale è un fenomeno scarsamente frequente, perché la globalizzazione, la pubblicità, la mobilità

dei consumatori e la diffusione di internet comportano una notorietà a livello nazionale; la notorietà locale la

riscontriamo per quei prodotti concernenti specialità locali, oppure nelle imprese funebri, nelle imprese di

trasporto pubblico, in quelle imprese che realizzano prodotti/servizi che sono legati al territorio.

E' possibile che il preutente abbia un'esclusiva in quella zona per quella categoria merceologica?

Nonostante ci sia l'esigenza di evitare la confusione per il pubblico, l'ordinamento italiano tutela la formalità, e

quindi non si vede il motivo per cui il registrante debba essere precluso, dall'utilizzare quel marchio in una

determinata zona; una situazione di questo tipo comporterà inevitabilmente la coesistenza su una determinata

zona, di prodotti realizzati dal preutente e prodotti realizzati dal registrante, ovviamente il rischio di confusione

c'è, per questo si può imporre un onere di differenziazione, ovvero di inserire qualche elemento.

A chi si deve imporre tale onere? Qualche manuale dice che il registrante deve differenziare perché è il

secondo arrivato, non si sa la soluzione preferibile.

Sempre l'art.12 afferma che non è possibile registrare un marchio che sia identico o simile ad un altro segno

distintivo (ditta, insegna), se questa somiglianza possa creare confusione, quindi il divieto non si riferisce solo ai

marchi ma anche agli altri segni distintivi, pertanto non è possibile registrare un marchio che sia uguale o simile

ad una ditta utilizzata per prodotti uguali o affini. (il divieto non vale per la stessa azienda, ad esempio Benetton

rappresenta ditta, insegna e marchi).

Parlando della matrice, abbiamo detto che ci sono 4 casi:

1. utilizzare marchi identici per prodotti/servizi identici, è sicuramente vietato perché c'è un rischio di confusione; è richiesta un'analisi

concreta, per l'utilizzo di:

2. marchi identici per prodotti affini

3. marchi simili per prodotti identici

4. marchi simili per prodotti affini

In questi 3 casi la mancanza di novità è subordinata all'esistenza di un concreto rischio di confusione per il pubblico di

riferimento. Al contrario è lecito utilizzare un marchio simile per realizzare prodotti totalmente diversi, ad esempio è possibile

registrare puma per produrre penne. Questo principio generale viene derogato per i marchi notori o i marchi dotati di

rinomanza, ovvero quei marchi celebri, molto famosi che non sono utilizzati solo per contraddistinguere prodotti o servizi,

perché sono divenuti rappresentativi di uno stile di vita (Apple non può essere utilizzato nemmeno per produrre prodotti

totalmente diversi). Ovviamente non c'è una regola per stabilire quando un marchio sia di rinomanza, lo diventa con l'uso,

con la fama, con la sponsorizzazione da parte di personaggi famosi. In ogni caso un marchio è ritenuto di rinomanza, quando

l'appropriazione di quel marchio da parte di un altro imprenditore comporterebbe enormi vantaggi commerciali, i quali non

sarebbero conseguiti senza l'utilizzo di questo marchio notorio. 14

La liceità è un requisito fondamentale del marchio previsto dall’art del Codice della Proprietà Industriale,

“non

specifica che possono costituire oggetto di registrazione, segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o

al buon costume”, inoltre aggiunge che il marchio non deve essere decettivio, non deve ingannare il

pubblico, circa la qualità dei prodotti, circa la loro provenienza.

Ovviamente i requisiti di validità devono sussistere non solo nel momento in cui si chiede la registrazione ma

anche successivamente altrimenti si incorre nelle ipotesi di decadenza o cessazione del marchio.

Il codice della proprietà industriale individua 5 ipotesi di decadenza:

1- l'articolo 13 comma 4 disciplina la volgarizzazione, l'articolo 14 comma 2 comprende 3 ipotesi di

decadenza, per:

2- sopravvenuta decettività (dal punto di vista merceologico e dal punto di vista territoriale): il marchio è

divenuto idoneo ad ingannare il pubblico circa, la natura, la qualità o la provenienza del prodotto,

quel segno diventa decettivo perché il prodotto non possiede più quelle qualità o perché si perde il

legame tra il prodotto e il luogo di produzione.

3- Sopravvenuta illiceità, il marchio è divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon

costume

4- Per mancanza di controlli previsti per l'uso del marchio collettivo

5- Per non uso ai sensi dell'articolo 24

sensi dell’art

Ai 24 della Legge Marchi: a pena di decadenza il marchio deve essere effettivamente

utilizzato in prima persona o da terzi con il consenso del titolare, per i prodotti o servizi per i quali è stato

registrato, entro cinque anni dalla registrazione. Quindi il legislatore, non richiede che il marchio sia subito

utilizzato, ma è necessario utilizzarlo concretamente entro 5 anni dalla registrazione e non sospenderlo per

un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo

(rapimento, sequestro). (E' lecito utilizzarlo al 4°anno e 11°mese e poi continuare ad utilizzarlo per un

periodo ininterrotto di 5 anni, ovviamente se non lo utilizzo più, il diritto esclusivo cessa trascorsi 5 anni

dall'ultimo utilizzo). Non è necessario che il marchio venga usato esattamente nella forma in cui viene

l’importante è che quella composizione

brevettato, di parole o segni siano effettivamente utilizzati.

Non è possibile registrare un marchio che non si utilizza concretamente, (ad eccezione dei marchi difensivi),

perché con la brevettazione, impedisco ad altri di usare quel marchio e me ne approprio in via esclusiva per

un periodo di tempo illimitato. Un tipico esempio che ha visto la decadenza per non uso, è costituito dal

c’era una

Cacao Meravigliao, in passato pubblicità finta sul cacao meravigliao, per evitare che altri

sfruttassero la notorietà del programma, brevettarono questo marchio.

Il tema della decadenza per non uso è molto delicato, perché non esiste un dipendente dell'ufficio Brevetti e

Marchi che controlla costantemente quali sono i Marchi che non vengono usati per 5 anni, la decadenza del

marchio si presenta quando un altro imprenditore, la fa valere e pertanto potrà utilizzare questo marchio se

dimostra che è decaduto perché non usato da 5 anni. Infatti, la norma non dice che si perde

automaticamente il diritto all'uso del marchio per mancato utilizzo trascorsi 5 anni, ma dice che si perde il

diritto a contestare la registrazione altrui dello stesso, ad esempio se non utilizzo un marchio per 10

anni, e lo riutilizzo l'11°anno, nel 12° anno, un secondo imprenditore non può usare questo marchio perché

mi accusa di non averlo usato per 10 anni, al contrario se un secondo imprenditore registra questo marchio

dal 5° al 10° anno e 11 mesi, può usarlo e in caso di controversia perderei, perché nel frattempo ho perso il

diritto a contestare la registrazione altrui. La Cessazione del marchio, è un evento collegato alla mancata

brevettazione del marchio. Esempio lo ritroviamo nel caso in cui non rinnovo il brevetto alla scadenza.

La norma in questione richiede 2 parametri:

1) il marchio celebre gode di una tutela più ampia, la sua notorietà gli conferisce una protezione particolare che

riguarda tutti i settori di mercato, il marchio non celebre deve essere effettivamente utilizzato, per i prodotti o

servizi per i quali è stato registrato, ovviamente non occorre specificare a cosa serve il prodotto, le

registrazioni presso l'Ufficio Brevetti e Marchi sono impostate per categoria merceologica, pertanto se si

registra un marchio per più categorie merceologiche, ma tale marchio viene utilizzato solo per determinati

prodotti e non diventa celebre, per i prodotti che non viene utilizzato si ha la cessazione dal diritto del

marchio (in questo caso parliamo di decadenza parziale). Dal punto di vista territoriale il problema non si

diritto all’uso esclusivo del segno su tutto il territorio nazionale,

pone perché la brevettazione dà se la

o su tutta l’unione

brevettazione è nazionale (anche se viene utilizzato effettivamente solo in Campania)

europea se la brevettazione è comunitaria.

2) il marchio deve essere effettivamente utilizzato in prima persona (utilizzo diretto) o da terzi (utilizzo indiretto

con il consenso del titolare, mediante licenza.

Il marchio è nullo quando:

1. manca uno dei requisiti previsti dall'articolo 7, ad esempio non è suscettibile di essere rappresentato

graficamente

2. è in contrasto con l'articolo 8, ovvero riproduce l'immagine di una persona senza il suo consenso o

utilizza il nome di un'altra persona in maniera tale da pregiudicare l'onore e la reputazione

3. è in contrasto con l'articolo 9 e 10 perché magari è stato registrato come marchio una forma

necessaria, uno stemma o una bandiera.

4. manca uno dei requisiti di validità, novità, capacità distintiva, liceità

5. è in contrasto con l'articolo 19 comma 2, la domanda di registrazione è stata presentata in mala fede

6. articolo 118 la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto

L’art 15 del Codice della Proprietà Industriale ci illustra gli effetti della registrazione,:

1. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda di regestrazione (tra

deposito e registrazione può passare un certo periodo di tempo) e vige il principio della priorità di

deposito, ossia per colui che deposita per primo la domanda di registrazione legalmente, sorge il

diritto all'suo esclusivo.

2. il diritto all'uso esclusivo, ha validità di 10, salvo il caso di rinuncia del titolare (altro caso di

cessazione del marchio) ed è rinnovabile ogni 10 anni, per la stessa categoria di prodotti o servizi.

L’art 19 del Codice della Proprietà industriale, ci dice chi può ottenere la registrazione:

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, per la

fabbricazione o commercio di prodotti o per la prestazione di servizi nella propria impresa o in

imprese di cui abbia il controllo o in altre imprese con il suo consenso quindi, non è detto che ci sia

identità tra titolare del marchio e utilizzatore, perché il titolare può concederlo ad un terzo mediante

licenza. La norma ci dice che il marchio deve essere utilizzato dall'impresa, non interessa la qualifica

di imprenditore per il soggetto che richiede la registrazione, anche un non imprenditore può

brevettare un segno come marchio. Dato che gli studi di liberi professionisti non sono qualificabili

come imprese, i segni di tali studi non sono meritevoli di tutela dal punto di vista della disciplina del

marchio. Se lo studio fosse organizzato in forma societaria, è possibile impedire l'utilizzo della

denominazione sociale ad un'altra società tra professionisti. Ad esempio Cacao meravigliao,

registrato per precludere la possibilità ad altri di sfruttare la notorietà del programma, non essendo

stato utilizzato da un'impresa, non è stato qualificato come marchio.

2. non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

Registra in mala fede, chi procede alla registrazione, pur conoscendo che il segno che si intende

registrare, è privo di uno dei requisiti di validità e in particolare della novità estrinseca del segno,

ossia io registro un marchio che è utilizzato da altri, ma ciò nonostante decido di registrarlo.

L'articolo 20 c.p.i elenca i diritti conferiti dalla registrazione:

Il titolare del marchio d'impresa registrato oltre a godere dell'uso esclusivo, ha il diritto di vietare ai terzi,

salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a

causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi,

possa derivare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un

rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il

marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno consente di trarre

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca

pregiudizio agli stessi.

L'art. 21 c.p.i. elenca i limiti per il titolare del marchio: i titolari di marchio registrato non possono vietare

ai terzi di utilizzare nell'attività economica, elementi conformi ai principi della correttezza professionale,

ovvero una volta che si registra come marchio un nome comune o un nome utilizzato da tanti, non è

possibile impedire ad altri di utilizzare questi elementi, come:

I. il proprio nome e indirizzo;

II. indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla

provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad

altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

III. il marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in

particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' l'uso sia conforme ai principi della

correttezza professionale.

Esempio: se mi chiamo Antonio Ferrari, è pacifico che non posso registrare Ferrari come marchio, è pacifico

che non devo cambiare il mio nome per le questioni fiscali, al contrario se pubblicizzo la società usando il

nome Ferrari con modalità allusive, è evidente che abbiamo un uso non conforme ai principi della

correttezza professionale. Il tema è vedere nel concreto come quel nome viene utilizzato.

2. E' vietato a chiunque utilizzare un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata

nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

Circolazione del marchio

Il franchising è un contratto che prevede la concessione in licenza di una serie di elementi come la fornitura

dei prodotti o dei servizi e l’utilizzo del marchio, da parte di un imprenditore ad N soggetti.

Con l'affermazione del franchising sono emersi problemi di compatibilità tra la disciplina restrittiva del

marchio e la disciplina del contratto di franchising. Sul tema è intervenuta anche l’Unione Europea

effettuando una serie di interventi sul franchising per regolamentarlo.

Quando parliamo di circolazione del marchio possiamo parlare di:

1) Il trasferimento del marchio comporta una cessione definitiva del segno da un soggetto ad un altro.

Quindi l’originario proprietario del marchio vende o dona la circolazione del segno. La differenza rispetto alla

ditta e all’insegna risiede nel fatto che il marchio può circolare senza l’azienda. Si può cedere il marchio

anche solo per alcuni prodotti o servizi e mantenerlo per altri. Per esempio un marchio d’abbigliamento può

essere ceduto solo per le cravatte.

2) La licenza del marchio ha una disciplina più complessa, può riguardare solo il marchio o n elementi, con

esso il proprietario del marchio concede ad un terzo il diritto di utilizzare il segno per un periodo di tempo

quindi è un contratto temporaneo; la proprietà resta in capo all’originario titolare

limitato, del marchio.

Il contratto deve specificare se il proprietario può utilizzare anche lui il segno oppure se il segno è concesso

in licenza esclusiva al destinatario.

La licenza, può essere concessa a più persone, può riguardare specifici prodotti o può essere concessa

solo in alcuni luoghi (licenza connotata geograficamente). Quindi per uno stesso prodotto e in uno stesso

territorio ci possono essere: il proprietario ed n licenziatari.


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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in economia aziendale
SSD:
A.A.: 2016-2017

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher prisonbreak85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Napoli Federico II - Unina o del prof Blandini Antonio.

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