Appunti Diritto Industriale, prof. Sironi, prima parte

La legge inserisce una disposizione particolare per quanto riguarda le invenzioni derivate art.68.2.

L’invenzione per sé è brevettabile però si deve considerare anche l’invenzione da cui deriva. Secondo le regole generali,

l’invenzione derivata può essere brevettata se ha tutti i requisiti previsti dagli art 45 ss. c.p.i. Tuttavia, se l’attuazione

dell’invenzione derivata implica l’attuazione della precedente invenzione e questa è ancora coperta da brevetto (in altre

parole: se per attuare l’invenzione derivata è necessario utilizzare un prodotto o un procedimento ancora coperti da un

brevetto anteriore), il brevetto sull’invenzione derivata è detto «brevetto dipendente».

Un brevetto dipendente, anche se pienamente valido, non può essere attuato senza il consenso del titolare del brevetto

anteriore «principale» (art. 68.2 c.p.i.); senza questo consenso vi è contraffazione. Sono però possibili, a certe

condizioni, le licenze obbligatorie (v. artt. 71-73 c.p.i.) – Ci sono dei casi particolari in cui se il titolare del brevetto

rifiuta di concederlo in licenza, chi ha chiesto la licenza senza ottenerla può rivolgersi a una pubblica amministrazione e

chiedere un provvedimento amministrativo che lo autorizza ad attuare il brevetto anteriore e che conceda lo

sfruttamento.

Ipotesi di uso lecito delle invenzioni altrui:

L’art. 68.1 c.p.i. prevede alcuni casi di uso lecito (senza consenso) dell’invenzione oggetto del brevetto altrui che di per

sé costituirebbero delle violazioni, ma per interessi prevalenti il legislatore li autorizza, perché ci sono interessi di terzi

che sono meritevoli di protezione. Questi sono:

- atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; si vuole evitare che il privato che utilizza un prodotto

senza finalità commerciali possa essere perseguito per contraffazione. Si vuole evitare atti di intrusione nella sfera

privata di soggetti che non operano in ambiti commerciali. È una norma di salvaguardia della situazione dei privati.

- uso in via sperimentale; ha una lunga tradizione nel nostro ordinamento, quello anglosassone, oltre oceano. Il

brevetto stimola il processo tecnico. Sarebbe contraddittorio vietare l’uso della conoscenza brevettata ai fini di studio,

per creare ulteriore innovazione e ricerca. Si parla di ricerca volta all’ottenimento di nuove invenzioni e non per capire

com’è fatto per poterlo replicare. Non rappresenta però attività di ricerca lo studio di un brevetto solo per poterlo

copiare. È scriminata solo la ricerca “vera” quella che consiste cioè in una ricerca volta al conseguimento di un ulteriore

innovazione. Questo si collega al fatto che l’invenzione nella domanda di brevetto deve essere spiegato.

- studi e sperimentazioni per l’ottenimento di una autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco; è

un’eccezione specifica per il settore farmaceutico che ha una spaccatura tra case “originators” che studiano nuovi

farmaci e principi attivi e quelle “genericiste” che producono farmaci copia a basso costo. Da un lato si stimola l’attività

degli originator ma dall’altro si incoraggia anche quello dei genericisti che generano un vantaggio per i clienti e spesa

sanitaria nazionale. Tutti i farmaci prima di andare sul mercato devono essere approvati da un organo preposto. In Italia

c’è agenzia farmaco italiano agenzia italiana del farmaco (AIFA). Le procedure per approvare sono tendenzialmente

lunghe soprattutto se alcuni farmaci devono essere approvati ex novo. Il problema è che se il genericista deve attendere

la scadenza del brevetto e dell’approvazione in realtà l’esclusiva dura di più. Viene consentito di giocare d’anticipo

sulla procedura dell’approvazione del farmaco prima della scadenza del brevetto. Quando scade può andare già sul

mercato in questo caso c’è concorrenza effettiva. La legge precisa che <<conseguenti adempimenti pratici ivi comprese

la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie per

ottenere l’approvazione per mettere il farmaco in commercio>>. Non può già fabbricare i quantitativi da produrre,

spesso capita che si producono all’estero dove il brevetto non c’è.

- preparazione estemporanea e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, purché non si utilizzino

principi attivi realizzati industrialmente. Si chiama eccezione galenica. Ci possono essere delle condizioni per cui

non esistono dei farmaci adeguati sul mercato, per questo il medico può prescrivere e realizzare un farmaco su misura

utilizzando i principi attivi brevettati. 27

12 maggio 2016

Diritto di preuso:

L’art. 68.3 c.p.i. introduce una certa limitazione dei diritti di brevetto, l’ipotesi considerata è l’ipotesi in cui soggetto

realizzi un invenzione, non la brevetta, comincia ad utilizzarla nella sua attività economica; e successivamente un altro

soggetto che ha conseguito la stessa invenzione depositi lui, la domanda di brevetto.

Il primo arrivato ha utilizzato ma non ha brevettato, il secondo arrivato, che ha conseguito l’invenzione

indipendentemente, quindi per conto suo è arrivato alla stessa invenzione successivamente e brevetta.

I casi sono due, il primo è che l’utilizzo di quell’invenzione da parte del primo arrivato abbia reso quell’invenzione

accessibile al pubblico.

Se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto ne ha comportato l’accessibilità al pubblico, l’invenzione è

entrata a far parte dello stato della tecnica e pertanto il successivo brevetto è privo del requisito della novità.

Se invece l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto non ne ha comportato l’accessibilità al pubblico, il

successivo brevetto è valido e il suo titolare ha i diritti esclusivi di sfruttamento dell’invenzione previsti dall’art. 66

c.p.i. il secondo arrivato quindi acquisisce un valido brevetto, perché il primo arrivato poteva brevettare ma non l’ha

fatto e l’invenzione non è entrata a far parte dello stato della tecnica. Il secondo arrivato, una volta brevettata

l’invenzione può far valere il brevetto contro chi ha utilizzato per primo (preutente)? Tecnicamente sì, tuttavia, se

l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto si colloca «nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito

della domanda di brevetto o alla data di priorità», questo soggetto può proseguirne l’utilizzo, anche se solo «nei limiti

del preuso». Non può espandere l’attività né in senso territoriale né da un punto di vista quantitativo dei prodotti

immessi sul mercato. Quindi la legge concede il proseguimento del preuso, ma questo deve essere temporalmente

avvenuto nei 12 mesi anteriori alla data di brevetto, ed inoltre la prosecuzione dell’uso deve restare nei limiti del preuso.

Principio di Esaurimento:

Art. 5 c.p.i. . – se un prodotto, in questo caso che incorpora un invenzione brevettuale, viene messo sul mercato dal

titolare del brevetto o con il suo consenso può liberamente circolare, e questo non può opporsi a successive rivendite.

Il titolare ottiene profitto monopolistico sulla prima vendita, non può ottenere ulteriori profitti sulle rivendite.

Come per il diritto d’autore c’è esaurimento sul singolo esemplare venduto solo se la vendita avviene in Italia e nel

territorio comunitario, cioè in qualunque stato dell’UE; valgono le importazioni parallele ma non è ammesso

l’esaurimento a livello internazionale, al di fuori dei confini dell’unione non c’è esaurimento. Inoltre il titolare può

opporsi alla rivendita se ci sono dei motivi legittimi e questo può opporsi alla circolazione. Se il prodotto ad esempio

viene manipolato modificato etc.

Cessione e licenza:

Il titolare può sfruttare il brevetto e può disporne con contratti di cessione e/o di licenza.

Le regole sulla cessione/licenza sono corrispondenti a quelle dei marchi, qui non c’è una norma corrispondente

all’art.23 per i marchi riguardante la cessione/licenza parziale. La disciplina per i brevetti è più libera. Sono contratti

lasciati alle decisioni delle controparti.

La cessione si inquadra in una compravendita. È un contratto semplice con cui il titolare trasferisce i diritti sul brevetto

a un altro soggetto. In genere sono dei contratti a titolo oneroso.

Sono più frequenti, anche per i marchi le licenze di brevetto simili ad un allocazione: contratto con cui il titolare

(licenziante), senza trasferire i diritti sul brevetto (rimane titolare dei diritti), autorizza un terzo (licenziatario) a

utilizzare l’invenzione brevettata.

Di solito, il contratto di licenza prevede che, come corrispettivo, il licenziatario versi periodicamente al licenziante, a

scadenze prestabilite, delle somme (c.d. canoni o royalties) pari a una percentuale del fatturato o degli utili realizzati

con lo sfruttamento dell’invenzione brevettata. I canoni possono essere più bassi se il licenziatario deve sostenere dei

costi iniziali piuttosto alti oppure se effettua delle operazioni consistenti di promozione. Le percentuali possono quindi

variare di anno in anno, o possono inserite clausole di rinnovo tacito, e anche in questi casi può essere esclusiva o non

esclusiva.

Può esserci una clausola di esclusiva quando il titolare si impegna a non concedere altre licenze e a non sfruttare in

proprio l’invenzione. Il licenziatario è quindi l’unico a sfruttare la licenza. 28

Un'altra tutela che spesso viene presa è quella dei minimi garantiti, che si verifica quando il titolare si tutela nel

momento in cui il licenziatario non arriva a fatturare una determinata somma ma deve comunque corrispondere un

determinato canone minimo al licenziante. Le licenze hanno una logica commerciale rilevante: il titolare non ha i mezzi

per sfruttare i brevetti come enti di ricerca che non hanno i mezzi per operare sul mercato.

È necessario che sia presente un imprenditore che lo faccia; un altro caso è quello in cui il titolare di un brevetto

europeo/ internazionale non possieda i mezzi e le competenze per operare su un altro mercato. Sì dà la licenza a un

operatore su quel mercato. Vengono moltiplicate le possibilità di sfruttamento del brevetto. È una situazione di

vantaggio per entrambi i soggetti.

I contratti di cessione e di licenza sono in forma libera. Si possono concludere anche in forma orale ma nella prassi

affinché ci sia una certezza vengono sempre fatti per iscritto. Holding e societ&agr