Appunti Diritto Industriale, prof. Sironi, prima parte

Seconda parte corso 26 aprile 2016

Brevetti per invenzione

Lo strumento principe del diritto industriale sono le innovazioni di tipo tecnologico. Un elemento formidabile per competere sul mercato è la realizzazione di innovazione. Una esclusiva conseguita sull’innovazione è un forte strumento a favore di chi la detiene nella lotta concorrenziale. Dobbiamo vedere come la legge disciplina questa esclusiva. Il brevetto è lo strumento giuridico con cui la legge riserva un’esclusiva di sfruttamento di tipo tecnico per un certo periodo di tempo a chi ha conseguito il procedimento innovativo.

• I brevetti non tutelano solo chi ha conseguito il progresso, ma tutelano anche gli interessi generali. Ha la funzione di stimolare il progresso tecnico. Se non si dà possibilità di profitto di tipo monopolistico all’inventore, non c'è incentivo a innovare. Esempio: IT, farmaci, biotecnologie, dove la ricerca costa centinaia di milioni di dollari. Se la ricerca fosse copiata a costo zero, nessuno investirebbe nella ricerca. Nel settore industriale nessuno fa beneficienza. C’è una prospettiva di recupero al fine di innovare ulteriormente grazie all’esclusiva. Dal punto di vista privatistico vuol dire un ulteriore profitto, dal punto di vista della collettività significa un ulteriore sviluppo a disposizione del pubblico.
• La tutela brevettuale deve però bilanciarsi con altre esigenze diffuse. Una è quella della collettività ma anche della concorrenza. Va bene creare delle esclusive che remunerino l’inventore ma non per un periodo illimitato. È necessario che a un certo punto l’invenzione cada in pubblico dominio. C’è una durata non prolungabile e predeterminata di 20 anni. Decorsi i 20 anni, tutti possono sfruttarla. Esempio: nel settore farmaceutico, dove le case genericiste copiano i farmaci a prezzo inferiore a favore della collettività. Nei 20 anni si possono fare determinati usi senza il consenso del titolare diritto, come usi privati e per ricerca. C’è dunque un bilanciamento tra esclusiva e liberi utilizzi.
• Scambio tra inventore e collettività. Lo scambio è atecnico, non è un vero e proprio contratto. L’inventore ottiene grazie all’attività inventiva l’esclusiva brevettuale, ma in cambio deve rivelare l’oggetto della sua invenzione. Si deve descrivere nella domanda di brevetto cos’è l’invenzione.
• Differenza con il diritto d’autore è che il brevetto tutela il contenuto. È più forte del diritto d’autore, che tutela solo la forma espressiva. La tutela non è solo sulla struttura ma anche sull’idea di soluzione. Il titolare è protetto, può vietare ai terzi di replicare i procedimenti diversi ma che funzionano in base alla stessa idea. Esempio: se il brevetto è su un meccanismo volto a ridurre la dispersione di energia nel motore a scoppio e si traduce l’idea in un dispositivo. Se un terzo riprende l’idea inventiva, si può vietare la realizzazione.

Dove troviamo le norme sui brevetti?

Nella convenzione di Monaco del 1973 con successive revisioni. È la base delle legislazioni europee in materia di brevetti. Le varie legislazioni si sono allineate alla convenzione di Monaco. Nel diritto italiano si trova nel codice della proprietà industriale d.lgs. 30 del 2005. Le norme sui brevetti sono contenute negli art. 45 e seguenti del codice proprietà industriale. Nel corso ci baseremo su quello italiano. Inoltre, ci sono norme nelle convenzioni multilaterali come quella dell’unione di Parigi del 1983 e gli accordi TRIPS del 94.

Si procede con il solito modello di analisi sulla base degli schemi delle privative industriali: si analizza cosa può essere protetto e che tipologia di protezione riserva.

Art.45.1 norma introduttiva della disciplina dei brevetti

Fornisce definizione generale: le invenzioni di ogni settore della tecnica possono essere oggetto di brevetto. È una definizione omnicomprensiva e generale. La seconda parte invece è un riassunto dei requisiti di validità del brevetto: deve essere nuovo, frutto di attività inventiva, di applicazione industriale e deve essere lecito (non lo dice esplicitamente). Se un’invenzione non ha anche solo uno di questi requisiti, il brevetto non può essere concesso. Se per sbaglio viene concesso, è nullo. La legge non aggiunge altro sul concetto di invenzioni in ogni settore della tecnica. Lascia all’interprete cosa voglia dire questa affermazione.

La dottrina e la giurisprudenza definiscono l’invenzione come una soluzione originale di un problema tecnico. Originale implica la presenza di un’attività inventiva. Problema tecnico ingloba qualunque problema in ogni settore della tecnica che può porsi. Va inteso in senso ampio, parla appunto in ogni settore della tecnica.

Esempio: nel campo meccanico si realizza un dispositivo che limita la dispersione di energia. Un problema tecnico è che si verifica una dispersione di energia. È un effetto indesiderato che l’inventore si propone di risolvere. Mette a punto un dispositivo che elimina il problema. Esempio: un chimico farmaceutico decide di risolvere il problema dell’ipertensione; oppure si vuole perfezionare un farmaco che ha degli effetti collaterali. Si vogliono eliminare gli effetti negativi; IT, trasmissione dei dati lenta, si fa fatica a scaricare pacchetti dati. Streaming lento. Si risolve il problema con un protocollo di trasmissione che ha una capacità maggiore.

Sono escluse quelle invenzioni che si collocano al di fuori delle invenzioni tecniche. Esempio: design dei prodotti, quindi senso estetico; ma anche le innovazioni di tipo commerciale come i progetti di marketing, la creazioni delle liste clienti. Ciò che definisce il campo d’intervento del brevetto è la definizione di settore della tecnica e del problema tecnico.

27 aprile 2016

I brevetti possono essere di due tipi:

• Prodotto: ha come oggetto un manufatto o un prodotto. Esempio: nuovo principio attivo, dispositivo, materiale biotecnologico con cui si brevettano sequenze genetiche, tessuti che vengono ricostruiti in laboratorio.
• Procedimento: ha come oggetto dei processi per ottenere un risultato. Esempio: procedimento per fabbricare un prodotto come un paio di scarpe, processi per la trasmissione dei dati su internet, procedimenti per la lavorazione del cuoio.

Di nuovo uso: tipico della chimica. Esempio: nuova sostanza e l’invenzione consiste nello scoprire una seconda applicazione. Principio attivo che cura ipertensione e si scopre che può essere usato per cura del diabete.

Sono delle categorie che definiscono l’oggetto del brevetto. Hanno riflesso sulla tutela. Questi erano i caratteri generali della legge. La legge fa seguire anche un elenco delle entità che non possono essere oggetto di brevetto.

Primo elenco di entità che non sono considerate invenzioni

Art.45.2, sono le entità che l’articolo esclude dalla brevettazione, sono catalogate come non invenzioni:

• Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici. È una distinzione classica tra scoperta e invenzione. Si dice che mi limito a scoprire una cosa che esiste in natura, senza trovare un’applicazione e un’utilità, quindi non si risolve un problema tecnico. Mi limito a scoprire qualcosa di ignoto. Non è brevettabile perché manca il contributo inventivo. Da un punto di vista scientifico potrebbe essere importantissimo ma non è brevettabile. Esempio: sostanza in natura, proprietà di un prodotto. Deve essere applicata al fine di risolvere un problema se si vuole ottenere un brevetto. Ci si basa su un documento con esemplificazioni pratiche presente sul sito Epo.eu creato dall’ufficio europeo brevetti (introdotto dalla convenzione di Monaco) che esamina brevetti e decide se le invenzioni/trovati presentano i requisiti. Regole fondate su casi concreti. L’ufficio europeo sostiene che acquisire la conoscenza che un certo materiale è idoneo a resistere bene, in modo robusto a uno shock meccanico è una mera scoperta. Non ho risolto un problema tecnico. Se poi partendo dalla scoperta si utilizza il materiale per costruire e mettere a punto nuovo prodotto (esempio: respingenti nelle stazioni/binari treni) e si inventa qualcosa di nuovo che risolve un problema allora sarà brevettabile. Altro esempio dell’ufficio europeo di brevetti è la scoperta di una sostanza esistente in natura. Questa è una semplice scoperta perché prima si ignorava la sua esistenza. Se si fa qualcosa di più, grazie alla scoperta si fa un antibiotico. Si mette a punto farmaco. Allora sarà un’invenzione brevettabile, si va oltre all’acquisizione della mera conoscenza, la si applica per la risoluzione di un problema tecnico. Negli USA questi concetti si contrappongono: product of nature e i works made by men.
• Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, programmi per elaboratore (software).
• Presentazioni di informazioni. È il modo di assemblare i dati non è oggetto di brevetto, infatti, le banche dati non sono tutelate.

È importante la precisazione dell’art. 45.3 secondo cui tutte le realtà del secondo comma sono escluse se considerate in quanto tali. La legge lascia all’interprete capire il significato. La scoperta o il metodo matematico, il piano di marketing se considerati in sé e per sé come attività intellettuale o mero risultato dell’attività scientifica non sono brevettabili. Si collocano nelle creazioni mentali. Se invece, alle scoperte si trova un’applicazione pratica al fine di risolvere un problema tecnico, si trovano dei principi e dei metodi per risolvere dei problemi, è una cosa elaborata nel tempo come scoperte-invenzioni. Sono scoperte scientifiche, non rimangono sul piano della miracolescenza ma sono utilizzate sul piano utile.

Esempio: prima decisione in merito presa dal tribunale di Milano nel 1999 relativa a un brevetto biotecnologico. Il brevetto aveva ad oggetto una scoperta che nel suo settore ha cambiato il corso della medicina. Si tratta della scoperta della struttura del genoma dell'epatite C. Erano noti i virus A e B, ma non si riusciva a individuare quello dell’epatite C quindi non si riusciva a elaborare una cura. Come risulta da questa sentenza svariati team, per decenni, avevano cercato di individuare la struttura del virus. Chiron Novartis ha scoperto la struttura e ha creato dei kit per individuare dei vaccini. Aveva depositato la scoperta del genoma dell’epatite C come un brevetto. Ottenuto questo brevetto e attuato la società aveva trovato un concorrente che aveva fatto un kit di diagnosi basato sulla scoperta della struttura dell’epatite C. La Chiron Novartis fa causa al concorrente che a sua volta si difende dicendo che il brevetto era invalido. La scoperta da un punto di vista scientifico è molto rilevante ma il brevetto ha come oggetto la sola scoperta che non è brevettabile, perché non è stato costruito nulla di nuovo. Il tribunale di Milano ha riconosciuto il brevetto applicando appunto la precisazione: non si è limitato a scoprire la struttura del virus ma l’ha usato per creare dei kit di diagnosi. Ha usato la conoscenza per un’applicazione concreta, industriale e utile. Lo stesso vale per le altre categorie dell’art.45.2.

Lo stesso discorso è stato fatto anche per i software i giudici e in primo luogo l’ufficio europeo dei brevetti (ufficio che rilascia i brevetti europei, procedura unica di concessione del brevetto che vale simultaneamente in diversi stati europei che hanno aderito alla convenzione di Monaco).

Software e brevetti

I software sono programmi per elaboratori, queste richiedono un discorso a parte. Per le altre entità che abbiamo visto si comprende il motivo per cui la legge non le considera invenzioni, per lo meno finché sono “in quanto tali”, se sono mere conoscenze senza un’utilità, non risolvono un problema tecnico e dunque non possono essere considerate invenzioni; se vengono utilizzate per risolvere un problema tecnico, invece il discorso cambia.

Il software non è una cosa che esiste in natura, non è la semplice scoperta di una teoria matematica, ma è effettivamente una creazione utile dell’uomo che ha delle caratteristiche tecniche. I motivi per cui questa entità è stata inserita in questo elenco hanno un’origine essenzialmente di tipo politico, cioè scelte a monte del legislatore.

Negli anni ’50 e ’60, quando si era iniziato a porre il problema della tutela della creazione dei software, c’erano molte voci contrarie alla brevettazione, alcune per preoccupazioni legate al fatto che i brevetti non avessero molto a che fare con questo ramo, ma soprattutto perché c’era un movimento di opinione fortemente contrario alla brevettazione del software all’epoca. Gli stessi produttori erano contrari alle esclusive sul software.

Per queste ragioni storiche non è compreso fra le entità brevettabili. Questo divieto è rimasto sia nella convenzione di Monaco sia nella nostra legge, dal 1973 in poi però le ragioni storiche vengono superate e ci si è resi conto che questa negazione non aveva senso. Anche gli sviluppatori si resero conto di aver bisogno della tutela della brevettazione. Negli anni ’80 quindi da un lato la posizione imprenditoriale contraria alla brevettazione era stata superata, e ci si trovava in un contesto in cui si voleva dare una tutela di esclusiva, però nel frattempo erano già state scritte nelle norme sui brevetti delle disposizioni che vietavano la brevettazione del software.

La soluzione più immediata sarebbe stata cambiare la legge, e riscrivere almeno in parte la convenzione di Monaco, ma il divieto è rimasto. E dunque si è cercato di aggirare il divieto, sono state fatte due cose:

• La prima è stata trovare un’altra protezione del software diversa da quella brevettuale, e quindi si è applicata al software la tutela sul diritto d’autore – si è protetto il software come opera dell’ingegno. Il software sarebbe simile ad un’opera letteraria.
• La seconda strada è stata quella di cercare di recuperare uno spazio per la brevettazione del software nonostante il divieto applicando proprio l’espressione “in quanto tali”.

Il software è a tutti gli effetti un’innovazione che risolve dei problemi tecnici e dovrebbe meritare la tutela del brevetto. L’ufficio dei brevetti ha sancito la formuletta “in quanto tali” per restringere nel tempo il più possibile il divieto di brevettazione del software. Anzitutto sicuramente c’è divieto nella legge di brevettazione, ma può essere brevettato se non è in quanto tale. Se un’entità non è una mera conoscenza astratta ma ha un’applicazione concreta utile si può brevettare. L’ufficio europeo dei brevetti ha cercato di fare un’interpretazione correttiva con la quale ha cercato di limitare il più possibile il divieto di brevettazione del software.

L’EPO dà delle direttive, delle guide-Lines. In particolare, il capitolo secondo della parte G è dedicato interamente al software.

• Il software non è escluso dalla brevettazione quando ha un carattere tecnico, in quanto non è un software in quanto tale. Per carattere tecnico si intende che non si tratta della semplice creazione astratta di un software, né della semplice interazione del software con l’hardware, ma si tratta di un software che permette di ottenere un effetto tecnico. Se si aggiunge il carattere pratico si può allora brevettare.

La prima decisione è del 1986 del caso VICOM, era un software per ottimizzare, migliorare la qualità delle immagini sul computer, migliorava la resa di queste immagini. L’EPO per la prima volta ha deciso che non poteva essere considerato un software in quanto tale, in quanto svolgeva questo effetto tecnico ulteriore e non poteva ritenersi meramente astratto, quindi era un software brevettabile.

Altro caso: software per gestione delle aste online – aveva un’applicazione utile.

Le procedure successive dell’ufficio europeo hanno recepito questa impostazione che oggi è condensata nelle affermazioni: sono le direttive d’esame dell’ufficio della versione del novembre 2014.

Il software se considerato come mera serie di algoritmi matematici che, caricati sul computer (hardware), si limitano a determinare una interazione fisica (trasmissione elettrica, dati) senza un’applicazione ulteriore è ancora un software in quanto tale e non brevettabile. Si limitano a interagire senza un risultato concreto, non siamo nel campo delle entità brevettabili. Se il software non si limita a interagire ma svolge una funzione (effetto tecnico ulteriore) allora sarà brevettabile. Può essere un effetto esterno al computer come controllo del processo industriale. Questo è un caso evidente del tetto tecnico ulteriore.

Un altro utilizzo è “internal functioning of the computing set”: è il software che serve per organizzare in maniera più efficiente la memoria interna del computer, oppure la trasmissione interna al computer. Ha un uso ulteriore. Per esempio, ci sono delle decisioni relative ai programmi che servivano a consentire dei trasferimenti di dati che operano in formati diversi. Permette la trasformazione da un formato all’altro al fine della trasmissione. Il taglia e incolla di Word o altre funzioni di Excel sono state brevettate, non sono un software in sé.

Anche nel mondo dei videogiochi sono state prese delle decisioni, come per Nintendo che ha brevettato un certo modo di far apparire i personaggi o gli ostacoli per rendere il tutto più imprevedibile e intrigante. Nel caso di PES è stata presa la decisione di brevettare il cerchio che fa capire quale è il calciatore che si sta comandando. L’attuale soglia di accesso al brevetto per i software non è vedere se lo è in quanto tale ma piuttosto se risponde ai requisiti di validità.