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Sul brevetto riguarda la fase successiva, quali diritti si hanno in forza del brevetto, su cosa c’è un monopolio e cosa si

può vietare.

L’art 63 c.p.i. rappresenta la regola generale sui diritti al brevetto e spiega a chi spetta il brevetto. “Il diritto al brevetto

come regola generale spetta all’inventore o ai suoi aventi causa”. L art. 63 poi dice che il diritto al brevetto è un diritto

alienabile e trasmissibile. Se l’inventore muore, dopo aver depositato il brevetto, i suoi eredi godranno dei benefici,

oppure l’inventore, essendo un diritto alienabile, può vendere i diritti sulla sua invenzione.

Esiste però, un importante eccezione/deroga a questa regola generale, prevista dal art. 64 per il caso in cui l’invenzione

sia realizzata da un dipendente, per una ragione abbastanza logica – se un soggetto viene assunto da un’impresa con

l’incarico di fare attività di ricerca e con l’incarico di conseguire invenzioni, ed è la società a pagare per l’attività di

ricerca e a retribuire il dipendente per questa attività, corrisponde a logica che nel momento in cui il dipendente arriva

all’invenzione i diritti patrimoniali spettino al committente e non al dipendente.

I diritti morali si esauriscono in poco, è il diritto di paternità – “chi ha inventato ha il diritto ad essere riconosciuto

autore dell’invenzione” – l’unico aspetto morale rilevante è essere riconosciuto come inventore. Corrisponde a una cosa

logica, chi ha inventato ha interesse morale a essere riconosciuto come tale. È utile per evitare che terzi si approprino la

paternità dell’invenzione. È un diritto inalienabile, non trasmissibile, della personalità.

Art.62 che precisa che dopo la morte dell’inventore questo diritto può ancora fatto valere dal coniuge e da alcuni

parenti, però “può essere fatto valere”, non è dunque un ipotesi di trasmissione mortis causa, ma semplicemente un

ipotesi in cui sono dei soggetti superstiti che fanno valere in giudizio il diritto altrui.

Il diritto morale si manifesta concretamente nella intestazione dei brevetti, dove è scritto il nome dell’inventore. Se nella

domanda di brevetto non viene riportato il nome dell’inventore o viene riportato il nome di un soggetto diverso, il

titolare di questo diritto morale può portare avanti un’iniziativa davanti al giudice. Si fa rettificare la domanda di

brevetto. In questo si estrinseca e si esaurisce il discorso del diritto morale dell’inventore, diritto di essere riconosciuto,

può avere anche valore economico come nel cv, pesa nella carriera per le posizioni lavorative.

I diritti morali non hanno direttamente rilievo economico. Potrebbero averlo indirettamente nel caso in cui l’inventore

metta nel proprio curriculum il fatto di essere l’autore di determinate invenzioni, e grazie a questo ottiene condizioni

lavorative migliori.

Diritto Patrimoniale – a chi spetta il brevetto?

Ci sono delle regole particolari che riguardano le invenzioni dei dipendenti.

I diritti morali non hanno regole particolari – l’inventore è sempre è solo lui il titolare dei diritti morali.

Per i diritti patrimoniali invece le cose sono diverse, per questi diritti la legge tende ad attribuire il diritto al brevetto al

datore di lavoro.

Il Titolare è il proprietario ma non si usa nel diritto industriale, ha i diritti esclusivi di sfruttamento del brevetto.

L’inventore è titolare dei diritti morali. Il titolare e l’inventore possono anche non coincidere. L’inventore può cedere

il suo diritto a un terzo.

Esempio: Samsung – l’inventore sono le persone fisiche che hanno ottenuto invenzione, il titolare è la società. C’è una

divaricazione tra diritto morale e patrimoniale.

Esistono delle regole particolari per quanto riguarda l’aspetto dei diritti patrimoniali e non morali per le invenzioni dei

dipendenti, prestatori di lavoro subordinato:

Chi ha inventato in proprio o come dipendente è sempre titolare del diritto morale. Le cose cambiano per i diritti

patrimoniali in un modo abbastanza intuitivo. Immaginiamo situazione tipica c’è la società attiva in un certo campo

della tecnica come quello farmaceutica, dove si fa ricerca per individuare un principio attivo e si assume team di

ricercatori con compito specifico di trovarlo e testarlo. Sono forniti dei mezzi per farlo, la società retribuisce le persone,

godono benefici come dotazioni, arrivano a risultato inventivo.

 Sarebbe giusto in una situazione del genere, dove i dipendenti sono assunti e pagati per fare quell’attività,

godere anche dei diritti patrimoniali?

I diritti patrimoniali spettano a chi ha commissionato la ricerca e ha sostenuto il rischio d’impresa. 9

In questo settore vigono delle regole diverse, non si applica la regola generale secondo cui chi ha inventato ha diritti di

sfruttamento economico. Spettano al datore di lavoro, che ha finanziato, retribuito i dipendenti per svolgere quella

attività. Nella pratica le situazioni possono essere diverse.

Nella prassi ci sono situazioni diverse, infatti, il legislatore ha cercato di semplificare la materia, inserendo tre ipotesi

tipiche delle invenzioni dei dipendenti:

1. Art.64.1 la prima ipotesi viene chiamata invenzione di servizio: “L’invenzione è conseguita dal dipendente

nell’esecuzione del rapporto di lavoro” – il dipendente consegue l’invenzione nello svolgimento delle

mansioni che gli sono attribuite per contratto, e in più è previsto dal contratto di lavoro che il dipendente

svolga attività inventiva e che sia a tal fine specificamente retribuito. Queste sono due condizioni cumulative,

che devono cioè ricorrere entrambe – 1) mansione di attività inventiva; 2) specificatamente retribuita – In

questo caso il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro e nessun compenso ulteriore è dovuto al dipendente.

È il caso sopra citato della casa farmaceutica, dove il team è pagato per svolgere quell’attività specifica.

2. Art. 64.2 Invenzione d’azienda: ha in comune con la prima la caratteristica di partenza; anche in questo caso

l’invenzione è conseguita dal dipendente nello svolgimento delle sue mansioni. A differenza del primo caso il

dipendente non è stato specificamente assunto per svolgere attività inventiva e non è specificamente retribuito

per svolgere attività inventiva. L’invenzione è realizzata dal dipendente nell’esecuzione del rapporto di lavoro;

tuttavia, il dipendente non è assunto per svolgere attività inventiva e non è a tal fine specificamente retribuito.

In questo caso il legislatore ha stabilito che il diritto al brevetto spetta comunque al datore di lavoro, ma il

dipendente ha diritto a un equo premio, ossia al pagamento di un compenso. La legge dice che ci sono dei

criteri per calcolare l equo premio – va considerata l’importanza dell’invenzione, la mansione del dipendente,

il contributo che ha ricevuto dall’organizzazione del datore, etc. – nella pratica viene utilizzata la cosiddetta

“formula tedesca” viene cioè fatta una stima del valore economico dell’invenzione e poi con una serie di

parametri si attribuisce una % all’inventore. Si fa una stima del valore economico basata sull’ipotesi della

licenza – in condizioni di mercato un terzo, che avesse voluto la licenza su quel brevetto, quando avrebbe

dovuto pagare ovvero quello che i terzi hanno pagato o sarebbero disposti a pagare per avere autorizzazione di

sfruttare l’invenzione. Successivamente si attribuisce una percentuale di quel valore guardando: le mansioni

del dipendente, l’iniziativa che ha avuto il dipendente e la partecipazione del datore di lavoro.

Il titolare del brevetto infine può dare il brevetto in licenza ed autorizzare altri per sfruttamento pagando una

royalty.

Esempio. Assunto tecnico di laboratorio, non con compiti inventivi di ricerca ma per fare attività di supporto

come lavare provette, tenere in ordine laboratorio, aiutare i ricercatori. Svolge un attività pratica di assistenza,

e non viene pagato per svolgere un’attività inventiva. Se il tecnico arriva a un risultato brevettabile, che va al di

là dei compiti che gli erano stati assegnati ha diritto ad un equo premio; oppure chi fa manutenzione di

impianti e ha intuizione di progettarne uno nuovo, migliore, e arriva a una soluzione brevettabile.

3. Art. 64.3 invenzione occasionale: il dipendente arriva all’invenzione al di fuori delle sue mansioni.

L’invenzione non è realizzata dal dipendente nell’esecuzione del rapporto di lavoro e non è collegata alla sua

attività lavorativa; essa però rientra nel campo di attività del datore di lavoro. In questo caso il diritto al

brevetto spetta al dipendente, ma il datore di lavoro ha un diritto di opzione – 3 mesi di tempo dal momento in

cui il dipendente gli comunica di aver depositato la domanda di brevetto – per l’acquisto del brevetto o per la

concessione di una licenza, a fronte del pagamento di un corrispettivo al dipendente. Il dipendente non può

rifiutarsi di venderlo. Avviene raramente nella pratica è l’ipotesi di un dipendente che arriva all’invenzione

senza che questo non abbia nulla a che fare con le sue mansioni lavorative, ma rientra pur sempre nel campo

d’attività dell’azienda e dal datore di lavoro.

Esempio. Soggetto senza competenze tecniche ma trovandosi in un’azienda che lavori in un certo campo arriva

ad una soluzione. È un soggetto assunto per tenere la contabilità o magazzino di un’azienda chimico e inventa

una nuova soluzione. 10

La disciplina si completa con l’art.64.6 che contiene una norma di salvaguardia per il datore di lavoro, per metterlo al

riparo da azioni furbesche del dipendente. Questa norma prevede che nel caso in cui il dipendente lasci il datore di

lavoro, interrompendo quindi il suo rapporto di lavoro e nell’anno successivo vada a depositare una domanda di

brevetto, fino a prova contraria si presume che questo brevetto rientri nel campo dell’azienda che ha lasciato. Che

l’invenzione è stata conseguita nell’azienda del datore di lavoro. Il legislatore vuole evitare manovre di questo tipo – se

il dipendente lascia l’azienda per cui era stato assunto con determinate mansioni, e se entro un anno deposita una

domanda di brevetto per un invenzione che rientra nel campo di attività del suo ex datore di lavoro, si presume, fino a

prova contraria, che quell’invenzione sia stata conseguita quando ancora lavorava per il datore di lavoro. Se viene

depositata dopo un anno e un mese? – dopo l’anno il datore di lavoro può rivendicare il brevetto, ma a quel punto non

ha più questa norma che lo assiste – deve dare la prova che l’invenzione è stata conseguita quanto lavorava per lui.

L’art. 118 dice che per l’ipotesi in cui il lavoratore dipendente brevetta un’invenzione conseguita presso l’azienda del

datore di lavoro è possibile che questo faccia un’azione di rivendica, vada dal giudice per ottenere la sentenza che il

brevetto sia suo, e faccia un trasferimento di brevetto.

L’art.65 è una norma particolare e prevede l’ipotesi per i ricercatori universitari: i diritti al brevetto spettano ai

ricercatori tuttavia una parte dei proventi dello sfruttamento devono essere versati all’università.

Il c.p.i. non regola l’ipotesi di invenzioni realizzate da lavoratori autonomi o su commessa. Normalmente, nella prassi, il

diritto al rilascio del brevetto è regolato dal contratto e spesso è attribuito al committente. In genere ci sono dei contratti

fra le parti che regolano queste vicende. Si ritiene che, ove il contratto non preveda una disciplina al riguardo,

l’invenzione spetti al committente in base ai principi generali in tema di contratto d’opera e di contratto di appalto o

anche in forza di una applicazione analogica dell’art. 64 c.p.i.

Dopo aver visto chi ha il diritto al brevetto, vediamo quando un brevetto può essere concesso. Ovvero i requisiti di

validità – quei requisiti che l’invenzione deve avere per meritare la protezione brevettuale.

La legge, in particolare codice all’art. 46 all’art. 50, indica le caratteristiche che il trovato deve presentare. Se manca

anche solo una delle caratteristiche il trovato non può essere brevettato. I requisiti di brevettabilità sono quattro, cui si

aggiunge come quinto elemento la sufficiente descrizione. I quattro requisiti sono:

 Industrialità – significa che l’invenzione deve funzionare.

 Novità – significa che l’invenzione deve essere diversa da ciò che già esiste.

 Originalità – l’esclusività presuppone che l’innovazione sia di un certo livello, non tutte le creazioni sono

espressione di inventività.

 Liceità – non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

Questi requisiti attengono all’invenzione in sé, riguardano caratteristiche intrinseche del brevetto.

In più è necessario che il brevetto contenga una sufficiente descrizione. Non è un requisito che riguarda propriamente

l’invenzione ma il modo in cui si redige la richiesta di brevetto. Concettualmente non fa riferimento alle caratteristiche

intrinseche dell’innovazione, ma il modo in cui viene descritta nel momento in cui si effettua la domanda del brevetto.

Se non c’è sufficiente descrizione l’invenzione è nulla. 11

Industrialità.

Non c’è moltissimo da dire è un requisito che viene indagato con una certa frequenza, non ha rilievo pratico molto alto.

L’espressione è un po’ fuorviante perché fa pensare che si circoscrive l’innovazione al mondo dell’industria. In realtà

non è così, si possono brevettare innovazioni affini al mondo artigiano e anche al mondo agricolo.

L’art.49 c.p.i. dice “quell’invenzione atta ad avere un’applicazione industriale”. Si potrebbe dire più correttamente

un’applicazione tecnica. La seconda parte della definizione dice che si ha industrialità “quando l’oggetto

dell’invenzione può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria”. Fabbricato fa riferimento

all’invenzione di un prodotto. Utilizzato fa riferimento all’invenzione di un procedimento. Più che “in qualsiasi genere

d’industria” si dovrebbe dire in “qualsiasi genere d’attività economica”. Si ha industrialità quando l’innovazione è

tecnicamente realizzabile, e può essere riprodotta con caratteri costanti. Seguendo l’insegnamento del brevetto, quindi

ciò che viene esposto nella domanda del brevetto si deve arrivare a un prodotto / procedimento che può essere messo in

opera per risolvere un problema tecnico. Non c’è industrialità quando si pretende di brevettare qualcosa in contrasto alla

fisica.

Esempio. Il moto perpetuo, fisicamente non è fattibile; oppure si vuole brevettare qualcosa che non può risolvere un

problema tecnico per questioni della fisica e le legge di natura.

Per utilità s’intende che l’invenzione deve avere uno scopo, la soluzione di un problema tecnico. Non deve essere

necessariamente espressione di qualcosa di più utile, efficiente rispetto ad altre soluzioni note. In ottica compartiva, non

deve essere necessariamente migliorativa. Il concetto di materialità nel caso dei brevetti di prodotto contengono

sempre un quid tangibile. Nel caso di brevetti di procedimento non è detto che ci sia. All’atto pratico questo requisito si

riduce a poco. È una barriera preliminare per scremare il numero delle richieste. 4 maggio 2016

I successivi tre requisiti sono essenziali e ricorrono quasi sempre nelle cause. La novità e l’attività inventiva si

susseguono, prima bisogna verificare la novità e successivamente l’originalità.

Novità:

Novità vuol dire che l’innovazione o pretesa tale non deve esistere già, deve essere diverso da ciò che già esiste. È un

concetto elementare. Se il brevetto nasce come forma protettiva dell’innovazione l’oggetto deve essere nuovo.

L’art. 46.1 definisce la novità sostenendo che “un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica”.

L’art.46.2 afferma che “lo stato della tecnica è costituito da tutte le conoscenze già esistenti, rese accessibili al

pubblico in qualsiasi modo in Italia o all’estero prima del deposito della domanda del brevetto o della priorità”.

Accessibilità – Quando si tratta di valutare se una certa conoscenza esiste, si potrebbe dire che contano solo le

conoscenze che effettivamente sono conosciute, oppure si potrebbe dire che contano in generale tutte le conoscenze

anche non effettivamente conosciute che però son accessibili – con questa definizione il legislator amplia le conoscenze

che fanno parte dello stato della tecnica. Fa parte dello stato della tecnica anche una cosa nascosta o dimenticata, che

però c’è ed è accessibile. La novità si confronta anche con le conoscenze anteriori nascoste e dimenticate.

Esempio: Pubblicazione di un articolo descrittivo relativo a un certo prodotto su una rivista, ne rimangono solo due

copie su uno scaffale dimenticato di una biblioteca. Tuttavia, chiunque potrebbe leggerlo.

Una conoscenza è accessibile quando, chi viene in contatto con quella conoscenza, è in grado di comprenderla e di

trasmetterla. Le conoscenze diffuse oralmente non sono propriamente accessibili se vengono riferite oralmente ad una

persona che non è in grado di comprenderle.

Deve essere accessibile “In qualsiasi modo” – una conoscenza può entrare a far parte dello stato della tecnica se è resa

accessibile mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

La dimensione territoriale “in Italia o all’estero” – i brevetti sono efficaci per il territorio per i quali sono stati

concessi, però per vedere se il brevetto è valido devo considerare lo stato della tecnica universale, mondiale. Basta

l’accessibilità al pubblico, in qualunque modo. La data che fa da spartiacque è il momento che precede il deposito della

domanda di brevetto.

La dimensione temporale è la data del deposito della domanda di brevetto, o la data della priorità. 12

La legge aggiunge, ai soli fini del giudizio di novità (non vale originalità), che si considerano comprese nello stato

della tecnica anche le domande anteriori di brevetti italiano che siano ancora segrete e non pubblicate.

Essendo segreta, nessuno la può vedere ma la legge vuole evitare la doppia brevettazione – si potrebbero avere due

validi brevetti sulla stessa invenzione. Il legislatore quindi afferma che si considerano facente parte dello stato della

tecnica anche le domande ancora segrete. Ci sono però delle limitazioni – la regola per le domande ancora segreta non

si applica alle domande di brevetto straniere, e non si applica in caso di brevetto europeo richiesto per stati diversi

dall’Italia. Per questa eccezione non c’è quindi la dimensione mondiale, ma si applica esclusivamente alle domande

ancora segrete Italiane. Inoltre la legge aggiunge che questo giudizio vale ai soli fini della valutazione della novità.

Una invenzione è compresa nello stato della tecnica se è identica ad una conoscenza che c’è nello stato della tecnica.

È una valutazione di identità e coincidenza 1:1 rispetto a ciascun elemento di anteriorità considerata isolatamente dalle

altre.

Esempio. Nello stato della tecnica ci sono due brevetti anteriori uno tedesco sul elemento A e l’altro americano su B, io

intendo brevettare A e B; A+B è compreso o no nello stato della tecnica? La domanda di brevetto A+B tecnicamente la

novità c’è, si deve poi passare a valutare l’originalità. Il giudizio di novità è quindi un giudizio 1:1 – si confronta

ciascuna isolatamente considerata. In questo caso quindi A+B non è privo di novità perché non c’è una singola

anteriorità uguale.

Il concetto di identità tradizionale italiano è inteso in maniera fotografica ossia la corrispondenza tra la conoscenza

anteriore e il brevetto, se c’è una minima differenza c’è la novità.

L’ufficio europeo intende l’identità a livello sostanziale, si intende identico non solo ciò che è scritto espressamente

nell’anteriorità ma anche ciò che non è fotograficamente coincidente ma contiene informazioni dalle quali un tecnico

del ramo deriva in maniera direttamente e in modo non ambiguo dall’oggetto del brevetto.

Oppure si vuole brevettare un procedimento in cui sono previste delle fasi intermedie, Se nel testo non c’è scritto

espressamente che sia necessario un perno o la fase intermedia allora non c’è identità fotografica. L’ufficio europeo ha

un approccio più largo, anche se non c’è scritto ma se a un tecnico è immediatamente chiara la necessità di

quell’elemento allora si deve ritenere che la conoscenza sia identica a quella posteriore. 5 maggio 2016

Precisazione importante sulla data di valutazione della novità: la regola dell’art.46 del codice dice che la data rilevante

è la data di deposito della domanda. Nella domanda del brevetto è evidenziata nel rettangolo della prima pagina della

domanda. Data che fotografa lo stato della tecnica rilevante, tutto quello che c’è dopo non conta. Questa regola aveva

storicamente posto un problema che era: si rischiava per chi volesse avere il brevetto in più stati di coordinarsi e

depositare la domanda nello stesso giorno (si parla dell’epoca della unione della convenzione di Parigi nell’800 quando

si doveva andare stato per stato).

La valutazione della novità è un giudizio 1:1 in relazione alle singole anteriorità. È un giudizio d’identità tra l’oggetto

del brevetto e una singola anteriorità che rivela le caratteristiche dell’invenzione.

Caso particolare di ipotesi di mancanza di novità è la predivulgazione:

La predivulgazione è il caso in cui una certa conoscenza è resa accessibile al pubblico prima del deposito della domanda

di brevetto perché lo stesso inventore ha reso accessibile al pubblico l’invenzione.

È un caso di mancanza di novità che si ha per fatto proprio dell’inventore. Lo stesso inventore rivela al pubblico la sua

invenzione prima di depositare la domanda del brevetto. Capita, nella prassi, a chi non ha dimestichezza con diritto dei

brevetti, l’inventore per errore ne parla prima, non sapendo che l’invenzione deve restare segreta finché non viene

brevettata. L’inventore ignaro di questa regola parla dell’invenzione a potenziali clienti o a un convegno.

La predivulgazione toglie la novità.

Esempio. L’inventore di un impianto industriale era andato da un cliente e gli aveva raccontato determinate

caratteristiche. Si è discusso se fosse stato rivelato abbastanza a tal punto da rendere la conoscenza accessibile o

attuabile.

Un altro caso classico è quello di un ricercatore farmaceutico che a un convegno mostra in una slide la formula chimica

di un nuovo farmaco. Se tutto ciò viene fatto prima del deposito della domanda di brevetto allora non ci potrà essere

alcuna protezione. Il brevetto in questo caso è dunque nullo. 13

C’è un unico temperamento: chi riceve informazioni deve essere in grado di comprendere l’informazione e di

trasmetterla. Se il ricercatore dovesse raccontare i risultati a un amico che nulla sa della materia allora non c’è

accessibilità al pubblico perché non è trasmissibile. Deve essere acquisibile e trasmissibile per essere parte dello stato

della tecnica.

C’è un problema nel caso di invenzioni brevettabili frutto di ricerche di equipe e team di consulenza esterna che viene

risolto con una regola stabilmente acquisita anche dai giudici. Se l’informazione circola solo tra persone che sono tenute

al segreto allora si ritiene che non ci sia predivulgazione. Finché c’è un il vincolo della segretezza l’informazione non è

propriamente accessibile al pubblico.

Il segreto ha fonte contrattuale o legale. La fonte tipica legale è l’art.2105 del codice civile che dice che il prestatore

lavoro subordinato, ovvero il dipendente è tenuto alla segretezza delle informazioni apprese sul luogo di lavoro.

Per contratto è il caso in cui se non c’è un vincolo di legge come quello dei dipendenti rispetto al datore di lavoro,

vengono stipulati degli accordi di riservatezza, dei contratti di segretezza. Esempio. Patto di segretezza tra dei

consulenti esterni e la società.

 Cosa succede se c’è violazione del segreto, cioè se uno dei soggetti tenuti al segreto non rispetta l obbligo?

La situazione è penalizzante per chi è interessato al brevetto. Se un soggetto viola il segreto, non si rispetta l’impegno e

rivela l’informazione c’è comunque predivulgazione. L’unica azione di risarcimento è il pagamento dei danni a carico

di chi non ha rispettato il segreto.

C’è una eccezione: se c’è stata la violazione dell’impegno segretezza e integra gli estremi dell’art.47 “abuso evidente”

il soggetto pregiudicato ha sei mesi di tempo per fare domanda di brevetto. Il problema è capire cos’è abuso evidente

non ci sono casistiche, giurisprudenza che hanno indagato questo fenomeno. Se c’è malafede, se la predivulgazione è

fatta al proposito di fare un danno c’è abuso evidente.

Art 47.3 per valutare la novità, se si rivendica una priorità in base alla convenzione di unione di Parigi, la valutazione di

questo requisito si fa, non al momento del deposito della domanda di brevetto, ma al momento anteriore della priorità,

cioè al momento della data di deposito della domanda. Per rivendicare la priorità la prima domanda deve essere identica

alla seconda.

La regola priorità è sancita dall’art.4 della convenzione di unione di Parigi e dall’art.4 del codice della proprietà

industriale si dice che se si deposita una domanda di brevetto in uno degli stati aderenti alla convenzione di unione di

Parigi si ha tempo 12 mesi per depositare la stessa domanda in tutti gli altri stati aderenti facendo valere e rivendicando

la priorità. Per valutare i requisiti della novità si considera la data della priorità. Se si deposita oggi in Italia e si

rivendicano i 6 mesi precedenti in Germania tutto quello che è successo dopo non conta. La priorità retrodata la

valutazione della novità. Per quanto riguarda la durata del brevetto si valuta dal momento in cui viene depositato il

brevetto in ogni singolo stato, si dice che retrodata la valutazione della priorità. Per questo c’è uno sfasamento. Il

meccanismo della priorità da vantaggio di fare un deposito nazionale e poi si possono avere 12 mesi per curare i vari

depositi in tutto il mondo, si neutralizza così per 12 mesi lo stato della tecnica. Questo meccanismo vale anche a livello

europeo, si può depositare un brevetto italiano e nei 12 mesi successivi si può depositare un brevetto europeo.

L’Italia ha ammesso anche la possibilità della cosiddetta priorità interna art 47.3 Bis: ammette la possibilità di

rivendicare la priorità ridepositando una domanda italiana. Esempio: Deposito oggi una domanda italiana e ne

rideposito una fra 12 mesi ma rivendico la priorità della prima. Possibilità di ridepositare una seconda domanda di

brevetto al interno dello stesso stato, rivendicando la priorità Italiana. Serve per due motivi:

1) La priorità retrodata la valutazione della novità e dell’originalità, ma non la durata dei 20 anni. Se si deposita

una seconda domanda fra 12 mesi e si rivendica la priorità della precedente la valutazione della novità e

dell’originalità sono retrodatate, ma la durata dei 20 anni decorre dalla data successiva. Con questo escamotage

si hanno 21 anni anziché 20.

2) Il secondo vantaggio è quando si deposita una domanda e si rivendica la priorità della prima nella seconda si

possono apportare degli aggiustamenti e delle riformulazioni nel testo brevettuale entro certi limiti. È possibile

precisare meglio l’oggetto della protezione. 14

L’ambito dell’esclusiva si valuta sull’oggetto delle rivendicazioni. Se si deposita una seconda domanda e si rivendica la

priorità della prima si può aggiungere nella seconda domanda nelle rivendicazioni del materiale della descrizione.

Questo è un discorso importante se la prima domanda non è stata redatta bene e nelle rivendicazioni non sono stati

espressi esplicitamente alcuni elementi della descrizione. Si può solo attingere a del materiale che era già presente nella

prima domanda, non elementi esterni. Deve esserci corrispondenza di contenuto.

Attività inventiva o originalità:

L’esclusività presuppone che l’innovazione sia di un certo livello, non tutte le creazioni sono espressione di inventività.

Questo requisito tende ad avere dei margini di discrezionalità. Il legislatore dice che con il requisito della novità si

esclude ciò che già è esistente, superato questo passo non tutto ciò che è nuovo merita il brevetto. Il monopolio

ventennale è riservato a quelle innovazioni con un certo grado di originalità e livello inventivo. È la seconda soglia di

accesso alla tutela brevettuale. Si isola all’interno di ciò che è nuovo solo ciò che è originale. Il concetto di originalità è

riassunto nell’art.48.1 del codice di proprietà industriale “un’invenzione implica un’attività inventiva, se, per una

persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Ci si chiede, posto che sia

qualcosa di nuovo, se è anche non evidente, non routinario, non scontato e banale per meritare la tutela del brevetto.

Emerge una difficoltà:

Essendo una materia pratica e concreta si cerca di definire il concetto di originalità ma allo stesso tempo di elaborare dei

principi concreti atti a trovare degli elementi riscontrabili che diano evidenza dell’originalità. Si cerca di rendere

oggettivo un elemento soggettivo. La legge parla di attività inventiva, nel testo inglese della convenzione di Monaco si

parla di inventive step. Questo requisito dell’originalità ha tanti nomi nella pratica, infatti, è stato chiamato in modi

diversi ma sono tutti dei sinonimi che definiscono lo stesso requisito di validità. In Italia si usa anche l’espressione di

non ovvietà come si sinonimo di non evidenza. In America questo requisito è definito come non obviousness. Si tratta

di novità intrinseca che si riferisce al requisito dell’originalità (termine desueto) e non alla novità (che è definita novità

estrinseca).

Abbiamo visto dei brevetto per la scarpa traspirante della Geox che non fa entrare acqua, per un farmaco che cura

l’ipertensione, per un dispositivo di telefonia mobile con protocolli di trasmissione più efficienti di quelli esistenti; ma

come si valuta se un’invenzione è originale o no?

L’avvocato o il giudice partono dalla formula del testo dell’art.48.1. La formula dice che quello che dobbiamo valutare

per stabilire se ci sia attività inventiva è:

 Definire cos’è lo stato della tecnica;

 Capire cosa vuol dire persona esperta del ramo. A livello intuitivo può sembrare semplice. Chi è l’esperto?

 Quale è il ramo da prendere come riferimento?

 Infine, bisogna mettere in correlazione lo stato della tecnica e l’esperto del ramo per verificare se c’è o non c’è

evidenza.

Il concetto dello stato della tecnica già visto nella novità: insieme di tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico in

qualunque parte del mondo e con qualunque mezzo.

Sono comprese anche le divulgazioni orali purché qualcuno le possa comprendere e trasmettere, ma anche l’utilizzo e

vendita del prodotto affinché avvenga un Reverse engineering per capire a ritroso com’è fatto. Il patrimonio delle

conoscenze accessibile al pubblico comprende anche le domande ancora segrete. Questo non avviene per l’originalità.

Lo stato della tecnica nel giudizio dell’originalità è più stretto. Nel giudizio della originalità conta solo ciò che è

effettivamente accessibile al pubblico, le domande segrete non contano. Nel giudizio della novità sono comprese anche

le domande segrete perché si vuole evitare la doppia brevettazione delle stesse innovazioni.

L’elemento temporale, ovvero la data rilevante per effettuare la valutazione è la stessa che viene utilizzata nel giudizio

della novità, e coincide con quella della data di deposito della domanda di brevetto o con la data di priorità (straniera o

interna).

Il termine per far valere la priorità, sia che si faccia valere la priorità in un altro stato, sia che si faccia valere la priorità

interna, è di 12 mesi dalla data del primo deposito. 15

 Come si svolge il giudizio sull’originalità?

La formula implica un elemento abbastanza discrezionale e soggettivo, la novità è un requisito più oggettivo, bisogna

infatti valutare se ci sia o meno l’evidenza per il tecnico medio.

Il fatto che una cosa sia evidente non è una cosa che si possa stabilire in modo oggettivo, si rischia di cadere in un

giudizio soggettivo. Vengono quindi introdotti dei criteri di valutazione della norma che siano il più possibile oggettivi.

Delle linee guide per definire un giudizio in modo oggettivo. Evidente è sinonimo di ovvio, scontato, banale.

Ci sono due modi tradizionali per valutare l’originalità il primo stabilito dai giudici italiani e poi quello dell’ufficio dei

brevetti europei, più rigido e più preciso. Negli ultimi anni anche gli italiani seguono i criteri dell’ufficio europeo.

Questo è il metodo tradizionale italiano che segue delle fasi per stabilire se c’è originalità o meno:

1. Individuazione del settore in cui si colloca l’invenzione. Fa riferimento all’individuazione del ramo della

tecnica.

2. Ricostruzione della figura del tecnico medio che è un sinonimo intercambiabile e fungibile di persona

esperto del ramo. Si deve far riferimento alle conoscenze e alle capacità. Questo soggetto deve avere

esperienza nel settore. Dobbiamo chiederci quali conoscenze e capacità ha il tecnico medio, a cos’è abilitato a

fare.

3. Valutazione dell’evidenza /ovvietà dell’invenzione secondo il parametro del tecnico medio.

Analizziamo nel dettaglio ogni passaggio:

1. Il settore rilevante o il ramo è il settore della tecnica in cui l’invenzione è realizzata e utilizzata. Nel caso della

lavatrice il settore della tecnica è quello del dispositivo, il principio attivo per la cura di una determinata patologia fa

parte del settore farmaceutico, ricerca del genoma dell’epatite C il settore è quello della biotecnologia. Si cerca cioè di

individuare il settore della tecnica nel quale si è posto il problema tecnico, e nel quale il problema tecnico è stato risolto.

Ci sono però dei problemi nel definire il settore della tecnica per quanto riguarda le invenzioni polisettoriali, ovvero

invenzioni che si collocano in più settori, quando ci sono cioè delle competenze polisettoriali.

Questo per esempio è tipico nel caso delle invenzione di traslazione che consistono nel prendere una soluzione di un

certo settore e trasporlo in uno diverso. Si considera un settore rilevante nell’insieme, si cerca di ricostruire un tecnico

polisettoriale che ha conoscenze in tutti i settori coinvolti.

Un caso esplicativo è quello di una particolare vernice innovativa che serviva a laccare e proteggere i mobili. È un caso

di invenzione polisettoriale, per realizzarla sono servite competenze specifiche del settore della fabbricazione delle

vernici, però poi il problema tecnico che questa invenzione ha risolto, non era nel settore delle vernici ma in quello della

produzione di moduli. L’invenzione è nel settore delle vernici, ma è applicabile nei mobili d’arredamento, quindi si

colloca in due settori.

Oppure si è discusso per le cosiddette invenzioni di traslazione, che si ha quando una conoscenza nota in un settore

viene utilizzata per risolvere un problema in un altro settore.

Caso: macchinario per il taglio del legno che era stata applicata per tagliare delle pile compresse di stoffe, che avevano

una consistenza simile a quella del legno.

In questi casi si è discusso su quale fosse il settore rilevante. La posizione prevalente è che si dovesse considerare la

combinazione dei settori, quindi i settori rilevanti sono tutti quelli che hanno un attinenza all’invenzione.

È importante connotare esattamente l’invenzione in un settore perché il parametro di riferimento è un esperto del

settore, un tecnico medio, quindi per ricostruire la natura del tecnico medio è necessario capire in che settore ci

troviamo.

Questo sposta la valutazione dell’originalità perché se ci si riferisce a ciò che è evidente per un tecnico medio e si

considera un solo settore più facilmente si dice che l’invenzione è originale. Il tecnico del settore A non ha competenze

specifiche nel settore B, quindi sicuramente l’invenzione risulterà essere originale. Se invece si considera un tecnico

medio combinato e polisettoriale si deve tener conto delle conoscenze di entrambi i settori, così più la valutazione di

livello inventivo avrà a una soglia maggiore perché il tecnico ha più conoscenze. È più difficile che valuterà originale

un’invenzione a fronte della sua conoscenza polisettoriale. La soluzione, anche se non è pacifica, è quella di considerare

un settore che comprende tutti gli ambiti di riferimento e un tecnico polisettoriale. 16

2. Chi è l’esperto del ramo? C’è un altro problema di scelta. È un parametro astratto, non è una persona in carne ed

ossa. Non è un esperto vivente, non è una persona ma è un parametro ideale. Si ricostruisce una figura tipica e ideale.

La si ricostruisce attribuendo al tecnico un certo patrimonio di conoscenze e un certo set di capacità. Il punto di

partenza è un parametro ricostruito mediante la congiunzione di determinate conoscenze e capacità.

a. Che conoscenze si attribuiscono all’esperto del ramo? Viene fuori il rilievo di aver previamente

circoscritto il ramo rilevante. Si presumo e si ritiene che il tecnico del ramo conosca l’intero stato della tecnica,

comprese le conoscenze nascoste e dimenticate. Questo fa vedere quanto è ideale, in natura infatti, non esiste

una persona per quanto esperta che conosca il 100% delle conoscenze accessibili, comprese quelle dimenticate.

Per i settori diversi si attribuiscono le conoscenze che presumibilmente un esperto avrebbe nei diversi settori.

Si tiene conto di quanto siano diversi, o lontani da quello di riferimento. Per i settori vicini il tecnico conoscerà

cose specialistiche. Quanto più ci si allontano le conoscenze attribuite al tecnico medio decrescono, fino ad

avere conoscenze generali per i settori lontani.

b. Che Capacità deve avere l’esperto medio? Il tecnico medio deve avere delle capacità medie pari a quelle

di un buon operatore pratico del settore. Le guidelines dell’ufficio dei brevetti parla di un skilled practitioner

che ha un average ability. Deve avere le capacità di applicare le conoscenze note, di combinarle, di effettuare

semplici attività di sperimentazione (sperimentazioni semplici). Il discrimine dell’esperto sono le operazioni

routinarie, le applicazioni delle conoscenze esistenti, le banali sperimentazioni di routine. Le sperimentazioni

complesse, che non sono del normale divenire di un tecnico, ma sono un insieme di attività originali, sono

imprevedibili e vanno al di là delle capacità attribuite al tecnico medio. Nel valutare le capacità non si tiene

solo conto della tecnica, dell’attività intellettuale ma anche della sperimentazione e delle risorse finanziarie. È

un po’ una forzatura perché tradizionalmente si faceva riferimento solo alla capacità intellettuale. Le risorse

finanziarie fanno riferimento alle innovazioni tecnologiche dove il risultato è imprevedibile e spesso sono

necessari investimenti ingenti per acquisire macchine volte nel proseguimento dell’attività inventiva.

9 maggio 2016

Come si costruisce il giudizio di originalità?

Il confronto deve stabilire se per un esperto del ramo quell’invenzione che si vuole proteggere confrontata con lo stato

della tecnica è evidente, ovvia, oppure no. Valutazione della non evidenza secondo il parametro dell’esperto del ramo.

Si prende l’invenzione, lo stato della tecnica e ci si chiede se secondo questo parametro il trovato è evidente o non

evidente. Il giudizio di non evidenza rischia di essere molto discrezionale e soggettivo.

 Cosa si è fatto tradizionalmente?

Ci sono pertanto due strade, quella tipica italiana è basata sui cosiddetti indizi di evidenza o non evidenza, cioè per

evitare di fare giudizi in base al mero intuito si individuano delle circostanze oggettive del caso concreto e le si utilizza

come indizi, ovvero come elementi che aiutano a desumere se c’è o meno evidenza. Si cerca di enucleare una serie di

indizi concreti, il più possibile oggettivi che servono a orientare, rendere più oggettivo il giudizio di evidenza. Si

desumono indizi oggettivi e fattuali che permettono di dire se il trovato sia originale o no. Sono i cosiddetti indizi di

non evidenza. Elementi concreti, della fattispecie che sono indici del fatto che l’invenzione non era evidente al tecnico

medio. Si ricostruisce la storia, la situazione concreta dell’ottenimento dell’invenzione e sono elementi che ci inducono

a dire se era originale, non alla portata del tecnico medio. Va oltre i limiti del tecnico medio.

La soglia di accesso al brevetto non è quindi altissima, è necessario che l’innovazione non sia ovvia, non è necessaria

l’invenzione sorprendente o il colpo di genio. Non occorre il cosiddetto “flash of genius” per avere un valido brevetto.

C’è una valutazione seria della non evidenza, basta che non sia ovvio e non banale.

Possono essere quindi validamente brevettate anche le innovazioni di tipo incrementale ma non quelle routinarie. 17

Quali sono gli indizi di non evidenza? Sono stati identificati come indizi ricorrenti ad esempio questi:

1. Progresso tecnico: se l’invenzione costituisce rispetto all’arte nota un miglioramento percepibile nel settore. Il

fatto che l’invenzione porti ad un progresso tecnico. Viene messa a disposizione una soluzione a un problema

che prima non era risolto, oppure il problema viene risolto in modo migliore e più efficiente, risparmio di costi

e di tempo. Originalità non vuol dire risolvere per la prima volta un problema, ma anche risolvere un problema

già risolto in modo migliore. Tutto questo è un indizio di non evidenza, non è una prova. Non bisogna

equivocare le due cose: si parla di indizi quindi sono elementi che servono a orientare la valutazione, servono a

puntare in una direzione piuttosto che in un’altra. Non sono necessariamente decisivi ma bisogna tenere

presente questa cosa. Sono dei criteri di valutazione concreti che però in sé non sono necessariamente decisivi.

Potrebbe esserci progresso tecnico ma l’invenzione potrebbe essere lo stesso banale, oppure potrebbe non

esserci progresso tecnico ma potrebbe comunque esserci originalità. Un altro aspetto che viene in rilievo nella

valutazione dell’originalità e del livello inventivo è il collegamento alla figura del tecnico medio. Tutto queste

cose bisogna parametrarle ponendoci dal punto di vista del tecnico medio del settore. Uno degli elementi che

orienta il giudizio verso l’originalità è quindi il progresso tecnico.

2. Prova storica significa andare a vedere la storia e la situazione del settore della tecnica prima dell’invenzione.

(Il termine prova è gergale, tecnicamente va considerato come un indizio). Si fa un confronto tra il prima e il

dopo. Si verifica l’impatto dell’invenzione sul settore. I giudici tengono in considerazione gli elementi quali il

superamento di alcune particolarità tecniche. Il trovato ha richiesto il superamento di uno scoglio tecnico non

indifferente, di competenze qualificate, per arrivare a un risultato è stato necessario un dispendio di mezzi

finanziari, mezzi non a disposizione del tecnico medio sono tutti degli indizi di non evidenza. Se per arrivare a

quel trovato ha usato competenze qualificate, o di tipo finanziario economico è un indizio di non evidenza. Se

c’era il bisogno avvertito da tempo (long felt need) ma nessuno ci era riuscito prima quando qualcuno arriva al

risultato c’è un forte indizio di non evidenza. Molti ci hanno provato, il primo che ci riesce può dire che non

era alla portata del tecnico medio, lo dimostrano i precedenti tentativi non andati a buon fine. Esempio.

Decisivi nella causa dei kit diagnostici dell’epatite C. sono stati i tentativi vani da decenni di dimostrare questo

virus, in tutto il mondo, e trovare la sequenza genetica del virus e apprestare le cure e le diagnosi. Chi ci è

riuscito dopo decenni che altri ci provavano ha un indizio di non evidenza più forte di tutti per dire che c’è

elemento evidente.

3. Pregiudizio tecnico quando nella storia del settore tecnico anteriore all’invenzione addirittura c’era un

convincimento che la soluzione poi brevettata non andasse bene e fosse nociva. In realtà il convincimento era

sbagliato, perché poi non ci sono controindicazioni, la soluzione risulta funzionante. Prima del brevetto c’era

un diffuso convincimento che nell’ambito medico un certo principio attivo non funzionasse, o addirittura che

non dovesse essere somministrato in un certo modo o in un certo dosaggio per curare la malattia. L’inventore

scopre che il convincimento è sbagliato, fa esattamente la cosa che tutti dicevano che non andava fatta. Applica

quel principio attivo e scopre che è la soluzione ottimale. È uno dei indizi più forti per far vincere la causa

proprio perché se si fa qualcosa che funziona, andando contro un convincimento diffuso; ovviamente si ha un

indizio molto forte. Il tecnico medio segue le linee sperimentazione del settore. Essersi discostato dalle

tipologie di ricerca usuali è un indizio di non evidenza.

Esempio. L’invenzione consisteva nell’individuare (campo chimico-farmaceutico) una nota miscela di 10

composti, se ne isolano 2 dei 10 e si miscelano come un principio attivo. Viene fatto un brevetto su quei 2

composti. Il concorrente che contestava la validità del brevetto afferma che tirar fuori 2 da 10 è assolutamente

scontato. La risposto del titolare, oggi si fanno, ma al momento del deposito non era una prassi. Le linee erano

di scindere i singoli composti non puntavano nel combinare più composti. 18

4. Storia successiva: non vuol dire guardare i fatti successivi al fine di cambiare la data di riferimento

l’originalità. La data è sempre quella della priorità, è possibile però che i fatti successivi al deposito siano

indizi che fanno capire che quando si valuta a una certa data l’invenzione è originale. Come ad esempio il

successo commerciale: prodotto vende bene perché ha in se un’innovazione tecnica originale; oppure il

comportamento dei concorrenti che ad esempio rispettano il brevetto e chiedono una licenza per poterlo

utilizzare. È tipico delle lotte concorrenziali. Se un concorrente ha di fronte un brevetto debole (con un livello

inventivo basso) va dal giudice e lo fa annullare, oppure lo copia perché c’è una ragionevole probabilità di

farlo annullare. L’opinione di esperti, tipico nei settori scientifici, nei convegni viene riconosciuto come

significativa soprattutto quando ha un seguito rilevante. Nessuno in sé è decisivo. Sono regole pratiche di buon

senso. Tendenzialmente è più oggettivo. Non occorre un livello di originalità elevatissimo.

Indizi di evidenza:

Serie di circostanze volte a dimostrare l’ovvietà di un trovato. Si prova l’equivalenza di conoscenze note. Esiste già un

meccanismo, c’è già un dispositivo noto e si vuole brevettare un dispositivo analogo al quale sono state apportate delle

lievi migliorie. È il caso di un progresso routinario dove un tecnico medio può giudicare un normale divenire della

sperimentazione. Inoltre, l’ufficio dei brevetti europei parla spesso della situazione one-way (applicato nel caso in cui il

tecnico medio abbia i mezzi per poter seguire questa strada) quando per ragioni tecniche del settore c’è una sola strada

da seguire, un percorso di ricerca obbligato, o un percorso non tecnicamente obbligato in cui però c’erano indizi chiari

ed evidenti che indicavano di proseguire in quella direzione. Ad esempio. Sono espressioni tipiche dell’ufficio dei

brevetti quando si parla di pointers (puntano in una certa direzione, che suggeriscono la direzione), proddings (stimoli,

incentivo a fare certa ricerca basata su informazioni che portano sicuramente a un risultato).

Questo è il modo tipico di procedere dei giudici in Italia, individuato lo stato della tecnica e il tecnico medio fanno una

valutazione di evidenza/non evidenza di questo tipo.

L’ufficio europeo brevetti, invece, utilizza una strada che è un po’ diversa anche se i risultati pratici spesso coincidono..

Criteri di valutazione dell’Ufficio Europeo Brevetti:

Modo di procedere non diversissimo nei risultati, ma strutturato in modo diverso dell’ufficio europeo dei brevetti.

Questo modo di valutare è progressivamente stato seguito dai giudici italiani, soprattutto negli ultimi anni. C’è un

allineamento sulla conduzione dell’esame della originalità. C’è anche qui un problema fondamentale sulla valutazione

di elementi oggettivi e verificabile. L’ufficio europeo brevetti utilizza uno schema di valutazione basato sul approccio

problema-soluzione (problem and solution approach) volto a stabilire e individuare il problema e capire se la soluzione

è originale. L’approccio problema-soluzione si articola in 3 fasi.

 Come procede l’ufficio europeo dei brevetti?

Come prima cosa individua l’anteriorità più vicina, va cioè a cercare nello stato della tecnica la conoscenza più

prossima al brevetto. Più vicino non significa più vicina in senso temporale, ma dal punto di vista tecnico. Quella che

presenta una minore distanza, un gap tra lo stato della tecnica e l’invenzione. Questo perché si reputa che il tecnico

medio per risolvere quel problema sarebbe partito dalla conoscenza più vicina.

Quale sarebbe stato il punto di partenza dell’inventore e il trampolino del tecnico medio. Si immagina che il tecnico

medio sarebbe partito da quel punto.

Il secondo punto è la formulazione (implica la possibilità di modifica il problema rispetto a quando è stato fatta

domanda) o l’individuazione ossia quale è oggettivamente il problema risolto dal trovato. Prendo il brevetto, quale è

lo stato della tecnica più vicina, e vedo com’è stato risolto il problema tecnico. Cerco di ricostruire oggettivamente il

problema tecnico che il brevetto dichiara di risolvere. 19

La fase finale consiste nell’unire l’anteriorità più vicina alle altre che fanno parte dallo stato della tecnica e si vede

se c’erano altre conoscenze che combinate e unite a quella più vicina avrebbero colmato quel vuoto, a passare

dall’anteriorità più vicina alla soluzione oggetto del brevetto. Il tecnico medio, tenendo conto di tutte le anteriorità,

avrebbe trovato dei suggerimenti che l’avrebbero spinto ad arrivare a quell’invenzione? Se esistevano delle conoscenze

che inducevano a colmare questo gap allora è una cosa evidente. Se invece a conoscenza dell’anteriorità più vicina il

tecnico medio non sarebbe riuscito a risolvere quel problema allora c’è un salto inventivo, e pertanto l’innovazione è

originale.

Esempio. Dispositivo meccanico in cui 3 elementi interagiscono.

Ci sono anteriorità con 3 elementi, se ne trova un’altra che descrive come funziona il quarto. Questo ha motivato e

indotto l’inventore ad arrivare alla formulazione di un dispositivo meccanico in cui 4 elementi interagiscono.

Alternativamente, Se c’era quella con 3 e non si sa come funziona la 4°, non era suggerita da stato tecnica e c’è stato

un’azione originale e inventiva. Per evitare un equivoco che questo approccio può comportare le anteriorità si

combinano mentre nella novità le priorità si valutano 1:1; nell’originalità è possibile fare il giudizio a “mosaico”.

È un approccio europeo che è più schematico un po’ più rigido, si parte dalla prima, ma nella fase tre anche le altre

vengono combinate alla prima.

Anche secondo questo modo di valutazione si arriva a un giudizio in cui tutte le anteriorità sono considerate

congiuntamente.

Sono combinati e consolidati questi due criteri fondamentali nella valutazione dell’originalità dei brevetti sia in Italia

sia in Europa:

1. Valutazione ex ante e non ex-post: bisogna sempre porsi nei panni del tecnico medio nel momento della data

di deposito o alla data della priorità. Per valutare se una cosa è inventiva non bisogna considerare ciò che è

entrato dopo nello stato della tecnica, le conoscenze successive. Vuol dire che anche nella valutazione ci si

deve sforzare di valutare come avrebbe fatto il tecnico medio al momento del deposito domanda. Inoltre è

necessario fare una valutazione non solo quanto a conoscenze ma anche in base ad altri elementi. Bisogna

tenere presente come il tecnico medio avrebbe fatto le ricerche, i pregiudizi che questo avrebbe avuto. La

domanda è sempre: cosa avrebbe fatto il tecnico medio a quell’epoca?

2. Approccio could-would – avrebbe potuto vs avrebbe fatto. Questa è una regola di favore, non conta ciò cosa

avrebbe potuto fare astrattamente (could have done) ma solo cosa concretamente avrebbe fatto (would done). Il

“could” riguarda tutto ciò che è alla portata del tecnico medio, tutto ciò che in base alle sue conoscenze è in

grado di fare. “Would” considera ciò che il tecnico medio avrebbe potuto fare.

Esempio della miscela. Tirare fuori 2 su 10 composti chiunque lo potrebbe fare, la domanda da porsi lo

avrebbe fatto veramente? Secondo i suoi convincimenti, e la conoscenza di quel tempo lo avrebbe fatto seppure

astrattamente si poteva fare? Gli uffici brevetti hanno fatto una scelta che consente di avere più facilmente

l’originalità affermando che non esclude l’originalità quello che il tecnico avrebbe potuto fare, ma conta solo

quello che il tecnico avrebbe effettivamente fatto.

Sentenza tribunale di Milano 17/12/2014

Testo ufficiale:

Riporta lo stemma della repubblica, i nomi dei giudici della causa, le parti della causa. L’ attrice è colei che notifica

l’atto del giudizio mentre convenuta è la parte accusata di aver violato il diritto, chiamata a difendersi. L’attore aveva

formulato la domanda di contraffazione nei confronti della convenuta per aver violato il brevetto. La convenuta

svolgeva in via di riconvenzionale la domanda di nullità. La domanda principale è quella dell’attrice. La domanda di

riconvenzionale è della convenuta, che propone verso chi ha fatto causa. Chi si costituisce in giudizio, si difende

tipicamente e può fare anche la domanda riconvenzionale per chiedere un brevetto nullo. 20

Caso pratico: brevetto relativo a un gancio a muro per librerie o scaffali con sistema della quota di regolazione del

fissaggio. Così scritto è molto tecnico ma il tribunale spiega il problema tecnico affrontato dell’invenzione: permette di

muovere i ganci della libreria da fissare affinché se non corrispondono perfettamente si evita di riforare il muro. È

sufficiente aggiustare lo spazio fra i ganci. Descrive come il problema tecnico viene risolto. Il tribunale riporta le

rivendicazioni del brevetto con parte pre-caratterizzante e caratterizzante. Segue una parte in cui il tribunale interpreta le

rivendicazioni. Complessivamente l’elemento caratterizzante ossia l’elemento inventivo è il fatto che il gancio, il perno

e le viti del sistema di fissaggio siano inseriti nella parte posteriore del montante della libreria e della parete per fare la

traslazioni. Un consulente brevettuale assiste i giudici nella valutazione del caso. È stato ricostruito il brevetto.

Passaggio successivo: si vedono le anteriorità. FR indica che il brevetto è francese che è mondiale. Si passa a valutare

se rispetto alle anteriorità c’è novità e originalità. Ne segue esattamente lo stesso percorso raccontato nelle ultime

pagine. Novità: occorre esaminare se una specifica realizzazione accessibile al pubblico comprende inequivocabilmente

le caratteristiche funzionali del trovato. Se rivela le stesse cose che il brevetto vuole proteggere. La tradizionale italiana

prevede un approccio fotografico. L’ufficio europeo dei brevetti ha una visione sostanziale.

Il tribunale da una sentenza recente vuole seguire l’approccio europeo. Il brevetto passa la valutazione delle novità. Il

tribunale prosegue nella valutazione della originalità: segue problem and solution approch. Prende la soluzione tecnica

più vicina (un brevetto francese), individua il problema tecnico risolto dall’invenzione e poi si chiede se partendo

dall’anteriorità il tecnico medio sarebbe arrivato (would) in modo scontato a questa soluzione tecnica. Il consulenza

tecnico ufficio, esperto brevettuale nella valutazione, conclude che il brevetto è parzialmente nullo e parzialmente

valido perché c’è un elemento inventivo che non era alla portata del tecnico medio per quanto riguarda l’elemento

regolazione laterale. È stata esclusa contraffazione, brevetto non era stato violato.

Liceità:

Quarto requisito della validità dei brevetti: la liceità dell’invenzione.

Secondo l’art. 50.1 c.p.i “Non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico

o al buon costume”.

Tutto ciò che si pone in contrasto con i principi fondamentali di un ordinamento o con principi etici e morali

inderogabili non può essere brevettato.

Storicamente era più sulla carta che nella vita quotidiana. Nei settori della meccanica e della chimica non c’è mai stato

un caso di nullità per liceità. Sono esempi nei libri di testo ma non sono dei casi dei tribunali. Si ritiene che il divieto

operi solo per le invenzioni per cui non è pensabile neppure un uso lecito (es.: sostanze tossiche il cui unico possibile

utilizzo reca danni alla salute).

Solo quando l’attuazione porta necessariamente a un comportamento che va contro il buon costume non c’è liceità. Se

invece l’invenzione è suscettibile di almeno un uso lecito, quindi sia di usi leciti sia di illeciti è brevettabile.

Esempi da manuale che esemplificano il concetto: sostanza tossica che non ha usi se non terroristici, danneggiare salute

delle persone. È contrario all’ordine pubblico; oppure l’arma di distruzione di massa il cui unico utilizzo è di attività di

strage. Se invece è possibile almeno un uso lecito è brevettabile come il dispositivo per scassinare una serratura che può

essere lecitamente usato da un fabbro in casi di emergenza.

In ogni caso l’attuazione dell’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per

il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Esempio: È chiaro che se non ho porto d’armi non posso girare con una pistola in tasca, senza autorizzazione non si

possono produrre e vendere. Se un’attività è vietata non vuol dire che se è vietata in sé allora abbia necessariamente un

uso illecito. È necessario valutare gli effetti della sua attuazione, se almeno uno è lecito può essere brevettata.

C’è un unico settore in cui questo requisito ha rilievo ed è quello della ricerca medica in campo biotecnologico: tutte

frontiere della ricerca dell’embrione, delle cellule staminali, delle creazione OGM. Ci sono dei problemi di ordine

pubblico ed etico. Il legislatore proprio per questo settore delle invenzioni tecnologiche ha previsto delle norme

specifiche per quanto riguarda il requisito della liceità. Ha elencato una serie di innovazioni che sono contrarie

all’ordine pubblico e al buon costume.

Esempio. È vietata la brevettazione del corpo umano, ma non la ricostruzione di parti a fini terapeutici. È vietato l’uso

cellule staminali, la distruzione dell’embrione per scopo della ricerca, la creazione di animali OGM se non ci sono

ragioni bilanciate e di non eccessiva sofferenza per l’animale, la clonazione degli esseri umani. 21

Sufficiente descrizione:

Non è proprio considerarlo un requisito come validità. Non tutti lo includono. La sufficiente descrizione è il modo in cui

il brevetto è scritto, e il modo in cui l’invenzione è descritta nel brevetto. Se non c’è sufficiente descrizione il brevetto

non è valido. La differenza dei requisiti esaminati finora è che questo non fa parte degli elementi intrinsechi ma il modo

in cui l’invenzione è descritta e spiegata nella domanda del brevetto. È un requisito aggiuntivo, non riguarda le

caratteristiche intrinseche dell’invenzione.

Esempio: Descrizione carente, nullità del brevetto anche se c’è innovazione. Sono previsti 20 anni di monopolio ma si

deve mettere la conoscenza disponibile al pubblico sia per essere utilizzata da tutti quando scadono i 20 anni, ma anche

di sfruttata durante per fini di ricerca.

Secondo l’art.51.2 c.p.i. “L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni

persona esperta del ramo possa attuarla.”

Per capire se c’è una sufficiente descrizione ci si deve riferire all’esperto del settore e della tecnica relativo

all’invenzione. Se si mostra al profano sicuramente non capirà. Se leggendo il testo brevettuale l’esperto è messo in

condizione di acquisire la conoscenza e replicarla, e farla a sua volta funzionare allora c’è sufficiente descrizione.

Questo regola ha due conseguenze:

1. Conseguenza favorevole all’inventore: non è necessario inserire nella descrizione delle informazioni che

fanno parte delle conoscenze possedute dall’esperto del ramo (e che quindi l’esperto non ha bisogno di leggere

nel brevetto). Non deve essere un’enciclopedia di tutte le conoscenze del settore proprio perché il parametro di

riferimento è il tecnico di riferimento. Bisogna scrivere ciò che l’esperto non sa.

2. La descrizione però non è sufficiente se non contiene informazioni senza le quali l’esperto del ramo non è in

grado di attuare l’invenzione o la cui mancanza fa sì che l’esperto debba procedere a ricerche e

sperimentazioni per arrivare ad attuare l’invenzione. Altrimenti il tecnico medio non sarebbe in grado di

attuare l’invenzione.

Ci può essere insufficienza di descrizione anche quando le informazioni sono incomplete, si fa un cenno e il tecnico

medio non riesce a capire di cosa si tratta, si devono fare delle ricerche e delle sperimentazioni ulteriori. È quello che

l’ufficio brevetto europeo chiama onere eccessivo/ non dovuto (undue pattern). Magari viene descritta la caratteristica

ma il tecnico deve fare delle sperimentazioni per applicarla. Può essere anche quando le informazioni sono troppo

ampie e non danno una guida precisa all’esperto. Come il caso in cui un’invenzione funziona solo in un certo range, se

non specificato c’è insufficiente descrizione.

Esempio: invenzione prevede che ci sia una presenza di ossigeno del 15%, ma questa percentuale non fa parte della

conoscenza del tecnico medio, l’inventore scrive presenza ossigeno ma non le quantità. Questa informazione non c’è

nello stato della tecnica oppure l’informazione è troppo ampia (tra il 5 e il 30%) per attuare l’invenzione. Dovrebbe fare

un esperimento per trovare i dati. Mancano le informazioni essenziali quindi il brevetto è nullo. Manca una

informazione essenziale che il tecnico medio non conosce.

La nostra legge prevede che se ci sono più modi di attuare l’invenzione, è sufficiente che l’inventore ne descriva in

modo sufficiente uno e non è onerato a descrivere il modo migliore. In America invece vige la regola del Best Mode.

Inoltre, vi è una regola europea (non americana) è sufficiente indicare uno dei modi di attuazione dell’invenzione; in

particolare non è necessario che venga indicato il modo migliore e più efficiente. Per gli americani la situazione è un

po’ diversa, infatti, si applica la teoria del best mode. Secondo questa teoria non basterebbe dare informazioni per

attuare ma anche come si mette in opera l’invenzione nella maniera ottimale. In Europa è sufficiente replicare

l’insegnamento anche senza svelare tutto il know-how aggiuntivo. Nel campo del biotech e dei brevetti sul materiale

biologico e vivente (OGM) ci sono dei problemi relativi alla descrizione a parole, infatti, è consentito di integrare la

descrizione con il deposito di un campione materiale presso il centro autorizzato. 22

10 maggio 2016

 La prima domanda che ci si pone è quali parti si devono guardare per capire quale è l’oggetto protetto dal

brevetto?

Si potrebbe dire che qualunque punto sia riservato in esclusiva dal titolare. Se si ragionasse in queste termini le

conseguenze sarebbero inaccettabili. Ci sono problemi di interessi di tutela dei concorrenti, il brevetto da un’esclusiva

al titolare, ci sarebbero situazioni di incertezza per i terzi. Nelle domande ci sono le rivendicazioni in cui l’inventore

precisa le caratteristiche dell’invenzioni su cui si chiede una tutela. Le rivendicazioni sono sintetiche, si presentano ad

essere inserite in banche dati e per ricerche per parola. Una soluzione ragionevole per determinare la protezione è quella

che ci si deve basare sulle rivendicazioni, infatti, nell’ art. 52.1 sostiene che nelle rivendicazioni si indica ciò che forma

l’oggetto del brevetto. L’art. 52.2 aggiunge che le rivendicazioni determinano i limiti della protezione. Questo ha una

conseguenza pratica molto importante. Se io sbaglio a scrivere una domanda di brevetto e non metto la caratteristica

inventiva non si può avere tutela di esclusiva. Questo da un lato può sembrare penalizzante per il titolare se si sbaglia a

scrivere la domanda si perde la tutela, dall’altro lato se si sbaglia a formulare la domanda si devono accettare

conseguenza dell’errore. Se non si adotta una regola di questo tipo non si può dare ai terzi la certezza di cui hanno

bisogno. La legge aggiunge che la descrizione, esempi e disegni servono a interpretare le rivendicazioni. Questo si

collega all’affermazione di principio contenuto nell’art. 52.3 si deve arrivare a risultato finale per cui si concilino due

interessi contrapposti, ugualmente assicurati equa protezione del titolare e certezza dei terzi. Il problema delle

rivendicazioni è che sono molto concise e sintetiche, potrebbe residuare un dubbio circa il significato di parole e valori.

In questo caso è possibile basarsi su descrizioni non per aggiungere altro ma per capire e chiarire meglio ciò che le

rivendicazioni dicono. Esempi: invenzione che ha oggetto un particolare meccanismo per sigillare tappi. Per una svista

non è scritto nelle rivendicazioni che il tappo deve avere un determinato design, ma è presente nelle descrizioni e

disegni. Si possono interpretare le rivendicazioni, ma in questo caso non è presente. Non è possibile apportare modifica

e non c’è protezione. Un altro caso è quello chimico. Un composto con una formula, nelle rivendicazioni è scritto che

caratterizzato dal fatto che l’elemento X è sostanzialmente assente. Cosa vuol dire sostanzialmente? Nelle descrizioni e

nei disegni c’erano esemplificazioni voleva dire che non era superiore a 0,00001 grammi. In questo caso la soluzione è

stata che la caratteristica è scritta ma è da interpretare. Si vede nella descrizione più ampia e nei disegni. Il brevetto

protegge solo ciò che è al contempo rivendicato e descritto. Nel senso che se si rivendica qualcosa senza descriverla non

c’è sufficiente descrizione. Se però è descritta e non c’è rivendicazione non è tutelabile. Bisogna tenere presente la

differenza tra il concetto di contenuto e di oggetto del brevetto. Contenuto è tutto ciò che è presente nel brevetto, in

qualsiasi parte. L’oggetto del brevetto è solo esclusivamente ciò su cui c’è esclusiva. Sono le rivendicazioni.

La legge dopo aver detto quale è l’oggetto dell’esclusiva dice cos’è l’esclusiva nelle regole art.66 e art.67.

Facoltà esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66.1 c.p.i.). Si

tratta del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge con la concessione del brevetto (art. 53.1 c.p.i.) e ha durata

di venti anni decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto (art. 60 c.p.i.). Più specifico: Brevetto di

prodotto: il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il

prodotto [art. 66.2.a) c.p.i.] qualunque attività economica relativa all’oggetto del brevetto. È anche la semplice

fabbricazione, produzione riservata al titolare. Anche l’importazione di un oggetto che è protetto in Italia si viola

l’esclusiva.

Regola particolare: il brevetto di procedimento ha una sua appendice: il titolare può vietare a terzi di applicare il

procedimento; può inoltre vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il

prodotto direttamente ottenuto con il procedimento [art. 66.2.b) c.p.i.]. Esempio. Materiale ottenuto con quel

procedimento è oggetto dell’esclusiva, si vietano le attività commerciali su quel prodotto. La particolarità sta

nell’indirettamente. Si fa differenza tra ciò che è direttamente o indirettamente ottenuto, solo ciò che è direttamente

ottenuto è oggetto di esclusiva. Ci sono due approcci che portano a risultati diversi: non c’è concordia su accordo

corretto. Il primo è più limitativo dei diritti del titolare è approccio cronologico, mentre il secondo è detta sostanziale e

delle qualità. Secondo il primo solo il prodotto è il risultato immediato dell’applicazione del precedente. Il risultato di

lavorazioni ulteriori non sono un prodotto diretto del procedimento. Nel secondo caso è qualunque prodotto, anche

oggetto di lavorazioni ulteriori, che rappresenta determinate caratteristiche. L’importante è che a monte ci sia quel

procedimento brevettato. 23

Diritti che spettano all’inventore:

Ci sono dei diritti che nascono per il fatto in sé dell’aver conseguito l’invenzione brevettabile. Diritto di ordine morale

corrisponde alla paternità dell’invenzione e un diritto patrimoniale che è al brevetto detto anche diritto al rilascio del

brevetto. Il diritto al brevetto spetta di regola all’inventore, però ci sono delle regole particolari per le invenzioni dei

dipendenti dove il brevetto spetta al datore di lavoro. Il diritto sul brevetto sorge successivamente quando il brevetto

viene concesso. Sorge un diritto di brevetto che prevede lo sfruttamento esclusivo dell’invenzione brevettata.

Ambito di tutela:

È il diritto di brevetto, nei limiti in cui il soggetto ha ottenuto la concessione del brevetto ha un’esclusiva, è il perimetro

che gli è riservato. Per definire l’oggetto del brevetto è fondamentale interpretare il brevetto. Abbiamo visto che la

regola della legge è che l’oggetto della tutela sono le rivendicazioni. Le altre parti servono a interpretare e chiarire

meglio le rivendicazioni. È un’opera di interpretazione brevettuale.

Il diritto di brevetto è regolato dall’art.66 del c.p.i secondo cui il diritto sorge con la concessione del brevetto e dura 20

dal deposito della domanda. Ci sono 20 anni di monopolio sull’invenzione. Il punto problematico dell’estensione si

riassume sulla domanda se il brevetto di prodotto sia una tutela assoluta o relativa.

Se si sposa la tesi della tutela assoluta è che il brevetto tutela il brevetto in sé e per se in relazione agli usi possibili,

anche quelli non immaginati dal titolare. La tesi relativa, prevalente in Italia, conclude che ci sia una tutela sul prodotto

solo in relazione agli usi individuati dal titolare. Succede spesso nel campo chimico. È il cosiddetto secondo uso

medico. La prima teoria tutela il fatto in sé di aver realizzato il prodotto, quindi su altri usi che il prodotto è in grado di

svolgere; la seconda è più restrittiva ed è in relazione all’utilità e funzione individuata dall’inventore.

Il brevetto di procedimento oltre a dare tutela sul procedimento in sé, può vietare ai terzi di produrre e usare il prodotto

direttamente ottenuto con il procedimento. Avevamo visto come vi siano due modi diversi di interpretare la nozione di

“direttamente”. La prima posizione è cronologica, mentre la seconda è più restrittiva ed è sostanziale, detta anche delle

qualità.

L’Art.67 facilita il titolare del brevetto di procedimento e presume fino a prova contraria che ci sia contraffazione. Se il

titolare va dal giudice, il titolare deve dare prova di contraffazione. Questa è la regola generale. Dato che per i brevetti

di procedimento è difficile capire quale procedimento sta attuando si rovescia l’onere della prova, si presume che ci sia

contraffazione, e chi viene chiamato in causa deve dare prova della sua liceità. Nel caso di brevetto di procedimento si

presume fino a prova contraria che il terzo sia responsabile di contraffazione se il suo prodotto è identico al prodotto

ottenuto con il procedimento brevettato e se:

a) il prodotto ottenuto con il procedimento è nuovo;

b) vi è una sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento brevettato e il titolare del

brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato (art. 67 c.p.i.).

Bisogna tenere presente le distinzioni tra l’oggetto protetto è ciò che c’è nelle rivendicazioni e il contenuto che è tutto

ciò che è presente nella domanda del brevetto.

Tipi di contraffazione: (violazione dei diritti del titolare)

 Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o del procedimento brevettato o

comunque delle parti in cui si incorpora l’idea inventiva. È l’ipotesi più classica, si copia esattamente ciò che è

scritto nelle rivendicazioni.

 Contraffazione per equivalenti: art.52.3bis (bis perché stato aggiunto nel 2010 nella norma del 2005) gli

elementi in cui si incorpora l’idea inventiva vengono sostituiti con elementi diversi, ma equivalenti a quelli

descritti e rivendicati nel brevetto. Vi è equivalenza se il prodotto o procedimento del terzo, pur essendo

diverso da quello brevettato, attua la medesima idea inventiva protetta dal brevetto. La tutela del brevetto è

sull’idea inventiva che poi viene realizzata in un certo modo.

È possibile che un terzo vada sul mercato con un prodotto che non è letteralmente identico a quello brevettato. Tuttavia,

ne copia seppur con una struttura diversa la stessa idea di soluzione del problema tecnico. Se fossimo nel campo del

diritto d’autore non ci sarebbe contraffazione perché è tutelata solo la forma, non l’idea. 24

Esempio.

Caso giurisprudenziale più celebre su questo problema del tribunale di Milano del 1992. Il brevetto riguardava in quel

caso un oggetto di uso quotidiano: apparecchio depilatore chiamato epilady. Il titolare del brevetto aveva inventato

questo tipo di apparecchio e l’aveva brevettato.

Nella motivazione della sentenza l’oggetto del brevetto, ciò che era rivendicato descritto oggetto depilatore con manico

impugnabile sul quale era stata installata una molla con delle spire azionata da un motore che faceva ruotare ad alta

velocità la molla. Grazie all’alta velocità le spire della molla si aprivano e si chiudevano in modo da agganciare il pelo

fino ad estirparlo. Un terzo fa un apparecchio depilatore che si caratterizzava con un manico impugnabile, un motore

con un elemento innestato ad alta velocità, ma anziché mettere una molla era stato messo un cilindretto di gomma sul

quale aveva praticato delle fessure. Dato che la gomma era elastica le fessure si aprivano, agganciavano il pelo e lo

estirpavano. Esattamente come la molla si aprivano e chiudevano per agganciare il pelo. Non è stata copiata la molla,

ma il secondo prodotto funziona esattamente come il primo, l’idea del funzionamento è la medesima. Letteralmente è

una cosa diversa, ma l’idea di funzionamento del brevetto è la stessa. La contraffazione per equivalenza prevede che si

analizzi l’idea di fondo del brevetto. Ci sono due approcci: 1) ovvietà, bisogna vedere se per un tecnico medio è

evidente che quella soluzione permetta di attuare l’idea inventiva, se la sostituzione del materiale è una cosa scontata

che si può sostituire la gomma con la molla. Se si, allora c’è contraffazione, c’è una sostituzione equivalente. Negli

ultimi anni i giudici italiani hanno recepito l’approccio americano che il nome del test triplo. Funziona nel seguente

modo si analizza la funzione, il modo e il risultato. Si vede se la realizzazione del terzo svolge la stessa funzione, se è

svolta nello stesso modo, e se arriva allo stesso risultato. Questo test ha il nome del “Function way result”. Nel valutare

il risultato si guarda a un dato qualitativo ma anche l’efficienza del risultato. Nel valutare si osserva anche un dato

qualitativo ossia può essere che la soluzione del terzo sia migliore, meno problematica e per questo non ci sia

equivalenza del risultato. Un altro caso che ha previsto quattro sentenze divise, ed infine è stato deciso dalla corte di

cassazione nel 2011: brevetto europeo della Barilla su un impianto per essiccazione della pasta. Gli impianti tradizionali

prevedevano l’attraversamento in maniera orizzontale dell’impianto, le dimensioni erano ingombranti. Questi problemii

sono stati risolti introducendo un sistema in cui si mettono delle piastre verticali che bloccano la sfoglia in modo in cui

si riduce la dimensione e la sfoglia è bloccata e non può muoversi, rimane liscia perché è bloccata tra le piastre. Erano

previsti dei fori sulla superfice delle piastre in modo che l’aria passi e asciughi la pasta. Questa è la soluzione

rivendicata dal brevetto. Un terzo fa piastre con scanalature verticali in cui l’aria entrava dall’alto. Stessa logica di fare

le piastre verticali, di bloccare la sfoglia tra le piastre ma non ci sono i fori dove l’aria passava in orizzontale, in questo

caso passa in verticale. Barilla fa causa di contraffazione per equivalenti ma per il terzo non è perché l’aria arriva in

verticale, c’è un percorso diverso. Il modo di funzionamento è diverso e non c’è equivalenza. Effettivamente c’è un

elemento diverso. Secondo la cassazione c’è equivalenza perché il fatto di mettere le scanalature non è un fattore

sufficiente affinché il secondo impianto non sia oggetto di contraffazione.

 Contraffazione indiretta: un terzo fornisce a un altro soggetto i mezzi univocamente destinati a essere usati

per violare il brevetto o comunque i mezzi che egli sa che saranno impiegati a questo scopo. È più rara, in

inglese si chiama contributory infringement. Esempio. C’è un brevetto di procedimento che prevede che si

usi una determinata sostanza chimica per attuare il progetto. La sostanza chimica non è coperta dal brevetto,

quindi la sua vendita è lecita. Si suppone che si fabbrichi e si venda quella sostanza a chi vuole copiare il

procedimento. L’attività di vendita in sé non è illecita ma fornirla a chi vuole copiare il procedimento lo è.

Questo problema si è posto nella controversia nel procedimento atto a trattare i jeans per dare un effetto

slavato. Se il mercato in cui quel materiale è ampio, bisogna dimostrare che si venda con lo scopo di far

copiare il brevetto. È una prova soggettiva. 25

11 maggio 2016

Ci sono poi invenzioni che si innestano da precedenti invenzioni, sono le cosiddette invenzioni derivate a titolo

incrementale, ovvero invenzioni che derivano da invenzioni precedenti. Sono state a questo proposito schematizzate tre

possibili categorie che sono le invenzioni derivate. Un’invenzione può derivare da una precedente invenzione.

In particolare, si possono avere:

 Invenzioni di perfezionamento – si ha nei casi in cui si prende un invenzione, un idea alla base di una

soluzione e si sviluppa, si migliora e la si perfeziona (viene perfezionata, migliorandola e sviluppandola, l’idea

di soluzione di un problema tecnico alla base di una precedente invenzione, vengono apportate delle migliorie

all’invenzione precedente). Il dispositivo alla base è il medesimo, si fa una modifica che permette di cambiare

delle fasi che rendono il procedimento più efficiente. Si parte da qualcosa che già esiste, e lo si migliora;

 Invenzioni di combinazione – si ha nel caso in cui vengono prese due conoscenze note e vengono combinate

tra loro (vengono combinati e coordinati elementi e mezzi già noti). Molte volte è una cosa banale alla portata

del tecnico medio oppure unendo due elementi già noti, con una sinergia di dispositivi meccanici si ottiene un

risultato inaspettato. Esempio. Due composti chimici che uniti danno un risultato sorprendente. Se l’unione è

solo una giustapposizione non c’è un’invenzione brevettabile. Se invece l’unione degli elementi risolve un

problema tecnico senza che si poteva prevederlo c’è un elemento di inventività.

 Invenzioni di traslazione – si ha quanto un’idea di soluzione di un problema tecnico viene utilizzata,

«trasferita» e applicata in un altro settore, per risolvere un altro problema in un altro settore.

Esempio. Campo meccanico del macchinario per tagliare il legno ma anche la stoffa compressa. Campo

farmaceutico un composto chimico usato per curare una certa malattia, ma può servire per curare un’altra

malattia o tutt’altro. Come il caso di alcuni insetticidi usati anche per il campo medico. Sono i casi di

invenzioni di nuovo uso.

 Che disciplina hanno queste categorie?

Dal punto di vista della brevettabilità valgono le regole generali già viste. Tutte queste invenzioni se sono nuove e

originali, industriali e lecite sono brevettabili. È necessario valutare caso per caso:

Nel caso dell’invenzione di perfezionamento può darsi che quella miglioria sia un ritocco banalissimo che qualunque

tecnico medio era in grado di fare; se è così l’invenzione di perfezionamento non è una vera invenzione, ma se fosse

sorprendente sarebbe brevettabile.

Nel caso di invenzioni di combinazione, anche qui è necessario valutare se la combinazione rappresenta una banale

unione di elementi noti, non c’è funzione inventiva, ma se questa combinazione è originale ed ha un effetto

sorprendente, il cosiddetto effetto sinergico, è chiaramente brevettabile.

Nel caso di invenzioni di traslazione vale lo stesso discorso.

Alcune di queste invenzioni derivate sono anche dipendenti, una invenzione derivata è anche dipendente quando per

essere attuata richiede necessariamente l’attuazione dell’invenzione di partenza, cioè sfruttare la soluzione che sta alla

base della prima. Questa ipotesi c’è meno nelle ipotesi di traslazione (è necessario valutare se ci sia tutela assoluta –

brevetto copre tutti gli usi possibili - o tutela relativa – il primo brevetto copre solo l’uso indicato in quel brevetto), è più

facile che si verifichi nei casi delle invenzioni di perfezionamento e di combinazione.

Ci possono essere dei casi di invenzioni derivate che però non sono dipendenti. Bisogna valutare caso per caso, in linea

di massima si dice che i perfezionamenti e le combinazioni sono dipendenti.

Viceversa le invenzioni di traslazioni non sono dipendenti è vero che si parte da un’idea di soluzione di un altro ma non

la si attua perché si passa a un problema tecnico che appartiene a un settore diverso. È un brevetto valido ma vincolato,

non lo si può sfruttare se il titolare del primo brevetto non dà il consenso. Per prima cosa si deve cercare un accordo, un

contratto con il primo inventore. Nella prassi capita che non si chiede il consenso, lo sfruttamento dell’invenzione

derivata e dipendente è considerata come una contraffazione. 26

Per quanto riguarda l’ambito di tutela valgono le regole generali.

La legge inserisce una disposizione particolare per quanto riguarda le invenzioni derivate art.68.2.

L’invenzione per sé è brevettabile però si deve considerare anche l’invenzione da cui deriva. Secondo le regole generali,

l’invenzione derivata può essere brevettata se ha tutti i requisiti previsti dagli art 45 ss. c.p.i. Tuttavia, se l’attuazione

dell’invenzione derivata implica l’attuazione della precedente invenzione e questa è ancora coperta da brevetto (in altre

parole: se per attuare l’invenzione derivata è necessario utilizzare un prodotto o un procedimento ancora coperti da un

brevetto anteriore), il brevetto sull’invenzione derivata è detto «brevetto dipendente».

Un brevetto dipendente, anche se pienamente valido, non può essere attuato senza il consenso del titolare del brevetto

anteriore «principale» (art. 68.2 c.p.i.); senza questo consenso vi è contraffazione. Sono però possibili, a certe

condizioni, le licenze obbligatorie (v. artt. 71-73 c.p.i.) – Ci sono dei casi particolari in cui se il titolare del brevetto

rifiuta di concederlo in licenza, chi ha chiesto la licenza senza ottenerla può rivolgersi a una pubblica amministrazione e

chiedere un provvedimento amministrativo che lo autorizza ad attuare il brevetto anteriore e che conceda lo

sfruttamento.

Ipotesi di uso lecito delle invenzioni altrui:

L’art. 68.1 c.p.i. prevede alcuni casi di uso lecito (senza consenso) dell’invenzione oggetto del brevetto altrui che di per

sé costituirebbero delle violazioni, ma per interessi prevalenti il legislatore li autorizza, perché ci sono interessi di terzi

che sono meritevoli di protezione. Questi sono:

- atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; si vuole evitare che il privato che utilizza un prodotto

senza finalità commerciali possa essere perseguito per contraffazione. Si vuole evitare atti di intrusione nella sfera

privata di soggetti che non operano in ambiti commerciali. È una norma di salvaguardia della situazione dei privati.

- uso in via sperimentale; ha una lunga tradizione nel nostro ordinamento, quello anglosassone, oltre oceano. Il

brevetto stimola il processo tecnico. Sarebbe contraddittorio vietare l’uso della conoscenza brevettata ai fini di studio,

per creare ulteriore innovazione e ricerca. Si parla di ricerca volta all’ottenimento di nuove invenzioni e non per capire

com’è fatto per poterlo replicare. Non rappresenta però attività di ricerca lo studio di un brevetto solo per poterlo

copiare. È scriminata solo la ricerca “vera” quella che consiste cioè in una ricerca volta al conseguimento di un ulteriore

innovazione. Questo si collega al fatto che l’invenzione nella domanda di brevetto deve essere spiegato.

- studi e sperimentazioni per l’ottenimento di una autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco; è

un’eccezione specifica per il settore farmaceutico che ha una spaccatura tra case “originators” che studiano nuovi

farmaci e principi attivi e quelle “genericiste” che producono farmaci copia a basso costo. Da un lato si stimola l’attività

degli originator ma dall’altro si incoraggia anche quello dei genericisti che generano un vantaggio per i clienti e spesa

sanitaria nazionale. Tutti i farmaci prima di andare sul mercato devono essere approvati da un organo preposto. In Italia

c’è agenzia farmaco italiano agenzia italiana del farmaco (AIFA). Le procedure per approvare sono tendenzialmente

lunghe soprattutto se alcuni farmaci devono essere approvati ex novo. Il problema è che se il genericista deve attendere

la scadenza del brevetto e dell’approvazione in realtà l’esclusiva dura di più. Viene consentito di giocare d’anticipo

sulla procedura dell’approvazione del farmaco prima della scadenza del brevetto. Quando scade può andare già sul

mercato in questo caso c’è concorrenza effettiva. La legge precisa che <<conseguenti adempimenti pratici ivi comprese

la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie per

ottenere l’approvazione per mettere il farmaco in commercio>>. Non può già fabbricare i quantitativi da produrre,

spesso capita che si producono all’estero dove il brevetto non c’è.

- preparazione estemporanea e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, purché non si utilizzino

principi attivi realizzati industrialmente. Si chiama eccezione galenica. Ci possono essere delle condizioni per cui

non esistono dei farmaci adeguati sul mercato, per questo il medico può prescrivere e realizzare un farmaco su misura

utilizzando i principi attivi brevettati. 27

12 maggio 2016

Diritto di preuso:

L’art. 68.3 c.p.i. introduce una certa limitazione dei diritti di brevetto, l’ipotesi considerata è l’ipotesi in cui soggetto

realizzi un invenzione, non la brevetta, comincia ad utilizzarla nella sua attività economica; e successivamente un altro

soggetto che ha conseguito la stessa invenzione depositi lui, la domanda di brevetto.

Il primo arrivato ha utilizzato ma non ha brevettato, il secondo arrivato, che ha conseguito l’invenzione

indipendentemente, quindi per conto suo è arrivato alla stessa invenzione successivamente e brevetta.

I casi sono due, il primo è che l’utilizzo di quell’invenzione da parte del primo arrivato abbia reso quell’invenzione

accessibile al pubblico.

Se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto ne ha comportato l’accessibilità al pubblico, l’invenzione è

entrata a far parte dello stato della tecnica e pertanto il successivo brevetto è privo del requisito della novità.

Se invece l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto non ne ha comportato l’accessibilità al pubblico, il

successivo brevetto è valido e il suo titolare ha i diritti esclusivi di sfruttamento dell’invenzione previsti dall’art. 66

c.p.i. il secondo arrivato quindi acquisisce un valido brevetto, perché il primo arrivato poteva brevettare ma non l’ha

fatto e l’invenzione non è entrata a far parte dello stato della tecnica. Il secondo arrivato, una volta brevettata

l’invenzione può far valere il brevetto contro chi ha utilizzato per primo (preutente)? Tecnicamente sì, tuttavia, se

l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto si colloca «nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito

della domanda di brevetto o alla data di priorità», questo soggetto può proseguirne l’utilizzo, anche se solo «nei limiti

del preuso». Non può espandere l’attività né in senso territoriale né da un punto di vista quantitativo dei prodotti

immessi sul mercato. Quindi la legge concede il proseguimento del preuso, ma questo deve essere temporalmente

avvenuto nei 12 mesi anteriori alla data di brevetto, ed inoltre la prosecuzione dell’uso deve restare nei limiti del preuso.

Principio di Esaurimento:

Art. 5 c.p.i. . – se un prodotto, in questo caso che incorpora un invenzione brevettuale, viene messo sul mercato dal

titolare del brevetto o con il suo consenso può liberamente circolare, e questo non può opporsi a successive rivendite.

Il titolare ottiene profitto monopolistico sulla prima vendita, non può ottenere ulteriori profitti sulle rivendite.

Come per il diritto d’autore c’è esaurimento sul singolo esemplare venduto solo se la vendita avviene in Italia e nel

territorio comunitario, cioè in qualunque stato dell’UE; valgono le importazioni parallele ma non è ammesso

l’esaurimento a livello internazionale, al di fuori dei confini dell’unione non c’è esaurimento. Inoltre il titolare può

opporsi alla rivendita se ci sono dei motivi legittimi e questo può opporsi alla circolazione. Se il prodotto ad esempio

viene manipolato modificato etc.

Cessione e licenza:

Il titolare può sfruttare il brevetto e può disporne con contratti di cessione e/o di licenza.

Le regole sulla cessione/licenza sono corrispondenti a quelle dei marchi, qui non c’è una norma corrispondente

all’art.23 per i marchi riguardante la cessione/licenza parziale. La disciplina per i brevetti è più libera. Sono contratti

lasciati alle decisioni delle controparti.

La cessione si inquadra in una compravendita. È un contratto semplice con cui il titolare trasferisce i diritti sul brevetto

a un altro soggetto. In genere sono dei contratti a titolo oneroso.

Sono più frequenti, anche per i marchi le licenze di brevetto simili ad un allocazione: contratto con cui il titolare

(licenziante), senza trasferire i diritti sul brevetto (rimane titolare dei diritti), autorizza un terzo (licenziatario) a

utilizzare l’invenzione brevettata.

Di solito, il contratto di licenza prevede che, come corrispettivo, il licenziatario versi periodicamente al licenziante, a

scadenze prestabilite, delle somme (c.d. canoni o royalties) pari a una percentuale del fatturato o degli utili realizzati

con lo sfruttamento dell’invenzione brevettata. I canoni possono essere più bassi se il licenziatario deve sostenere dei

costi iniziali piuttosto alti oppure se effettua delle operazioni consistenti di promozione. Le percentuali possono quindi

variare di anno in anno, o possono inserite clausole di rinnovo tacito, e anche in questi casi può essere esclusiva o non

esclusiva.

Può esserci una clausola di esclusiva quando il titolare si impegna a non concedere altre licenze e a non sfruttare in

proprio l’invenzione. Il licenziatario è quindi l’unico a sfruttare la licenza. 28

Un'altra tutela che spesso viene presa è quella dei minimi garantiti, che si verifica quando il titolare si tutela nel

momento in cui il licenziatario non arriva a fatturare una determinata somma ma deve comunque corrispondere un

determinato canone minimo al licenziante. Le licenze hanno una logica commerciale rilevante: il titolare non ha i mezzi

per sfruttare i brevetti come enti di ricerca che non hanno i mezzi per operare sul mercato.

È necessario che sia presente un imprenditore che lo faccia; un altro caso è quello in cui il titolare di un brevetto

europeo/ internazionale non possieda i mezzi e le competenze per operare su un altro mercato. Sì dà la licenza a un

operatore su quel mercato. Vengono moltiplicate le possibilità di sfruttamento del brevetto. È una situazione di

vantaggio per entrambi i soggetti.

I contratti di cessione e di licenza sono in forma libera. Si possono concludere anche in forma orale ma nella prassi

affinché ci sia una certezza vengono sempre fatti per iscritto. Holding e società controllata se non hanno formalizzato

una licenza ma per fatti concludenti lo si ritiene. È normale che non ci sia una licenza in forma scritta.

Questi sono i casi di licenza volontaria, ovvero quei casi in cui due soggetti si accordano autonomamente e

liberamente.

Di regola, il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia contrattuale se concedere o meno una licenza.

Tuttavia, in alcuni casi, se il titolare rifiuta di concedere una licenza volontaria, il terzo può chiedere e ottenere una

licenza obbligatoria, questa è una particolarità della disciplina dei brevetti.

Questo accade quando ci sono in contrasto degli interessi in cui le esclusive possono andare a discapito di terzi ed è

necessario bilanciare gli interessi, per esempio nei casi di invenzioni utili la licenza obbligatoria viene concessa.

Se c’è un interesse pubblico, se si rifiuta di dare licenza e lascia l’invenzione non attuata, a quel punto è corretto che

intervenga la pubblica amministrazione e obblighi il titolare a concedere quella licenza. Non è un’esecuzione forzata

ma devono ricorrere alcuni presupposti, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza del terzo

interessato e all’esito di un procedimento davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Con la licenza obbligatoria il

terzo viene autorizzato a sfruttare l’invenzione brevettata, anche senza il consenso del titolare del brevetto.

La licenza obbligatoria è quindi un decreto del ministero dello sviluppo economico, con cui un terzo viene autorizzato a

sfruttare un invenzione brevettata anche senza il consenso del titolare, che tiene conto della licenza non concessa

volontariamente e viene così concessa una licenza obbligatoria. Capita spesso infatti che l’oggetto del brevetto sia di

comune utilità (ad es. farmaco salvavita), e può esserci un danno all’interesse pubblico.

Il titolare è infatti libero di dare o meno la licenza, ma se si rifiuta di dare licenza, e lascia l’invenzione non attuata, nei

casi in cui l’invenzione sia di interesse pubblico, il ministero può intervenire.

La licenza obbligatoria può essere concessa in due casi.

1. Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto art. 70 c.p.i. – il brevetto non

viene attuato, o viene attuato in misura non sufficiente per far fronte ai bisogni della collettività.

Se, trascorsi tre anni dal rilascio del brevetto, l’invenzione brevettata non sia stata sfruttata o sia stata sfruttata

«in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» - oppure se, dopo una iniziale

attuazione, l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre anni, «sospesa o ridotta in misura tale da

risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» -, ogni terzo interessato può chiedere una licenza

obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione.

La licenza però non può essere concessa «se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause

indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto», questo va a salvaguardia del titolare.

2. Licenza obbligatoria in caso di brevetto dipendente art. 71 c.p.i. – il brevetto non può essere sfruttato senza

attuare il brevetto principale.

Se un’invenzione protetta da brevetto non può essere attuata senza attuare una precedente invenzione ancora

brevettata (brevetto dipendente), il titolare del secondo brevetto (dipendente) può ottenere una licenza

obbligatoria sul primo brevetto, nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione dipendente e a condizione che

quest’ultima «rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di

considerevole rilevanza economica». 29

Il fatto che un brevetto sia dipendente non rappresenta una condizione sufficiente di per se per ottenere una

licenza obbligatoria, è necessario qualcosa di più. È un discorso di bilanciamento di interessi, in quanto il

legislatore dice che se l’invenzione dipendente è appunto, solo dipendente ma non ha un particolare rilievo,

non c’è un interesse particolarmente rilevante della comunità che quell’invenzione sia sfruttata, prevale il

diritto esclusivo del titolare principale, se però quell’invenzione dipendente contiene contemporaneamente

questi elementi: – rappresenta un progresso tecnico importante – ed ha un notevole rilievo economico.

Allora è giusto che un invenzione così importante non resti nel cassetto e venga sfruttata.

La concessione di una licenza obbligatoria è però subordinata ad una serie di condizioni.

Disposizioni comuni ai due tipi di licenza obbligatoria artt. 72, 73 e 199 c.p.i.:

 Occorre una istanza motivata (deve spiegare e motivare il perché si richiede quella licenza obbligatoria),

presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare «di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto

e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni» perché il titolare si è

rifiutato di concedere la licenza o perché l’ha offerta a condizioni poco ragionevoli.

 La licenza obbligatoria non può essere concessa «quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il

brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede» chi richiede la licenza non deve cioè essere un

contraffattore.

 La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva.

 Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un «equo compenso», la cui misura è

determinata nel decreto di concessione della licenza.

 Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e le condizioni

della licenza.

 La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del decreto di

concessione oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la concessione della licenza.

 Il titolare del brevetto può fare una offerta al pubblico per la concessione di una licenza per l’uso non

esclusivo dell’invenzione (art. 80.1 c.p.i.). È un’offerta aperta, per chi fosse interessato allo sfruttamento della

licenza. Se un soggetto notifica al titolare una accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è concluso, anche

se non viene accettato il compenso proposto dal titolare nell’offerta (art. 80.2 c.p.i.). Se il compenso non viene

accettato dal soggetto che vuole la licenza, la misura del compenso viene determinata con «equo

apprezzamento» da un collegio di arbitratori (art. 80.3 c.p.i.).

Cause di nullità del brevetto:

Un brevetto è nullo, in base all’art. 76.1 c.p.i., se:

 Il trovato non rientra tra le entità brevettabili ai sensi dell’art. 45 c.p.i.

 Non sussistono tutti i requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46, 48, 49 e 50 c.p.i. (industrialità, novità,

originalità, liceità)

 L’invenzione non è sufficientemente descritta ai sensi dell’art. 51 c.p.i. 30

 L’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione è stata estesa. Si deve

considerare che il contenuto è tutto quello che è scritto nel brevetto, oggetto è quello su cui voglio tutela

(rivendicazioni). Sappiamo che si può modificare la domanda, ampliarlo modificando esclusivamente le

rivendicazioni aggiungendo delle parti della domanda. Se si aggiungono nelle rivendicazioni dei materiali che

non erano già presenti nella domanda è un errore, si estende il brevetto oltre il contenuto della domanda e ne

determina nullità. Un'altra ipotesi, che viene dopo la concessione, è quella della limitazione. Se rivendico A +

B e poi viene tolto e modificato B perché è anticipato. Finché si tratta di una limitazione va bene, ma se viene

usata in maniera impropria quindi estensiva c’è il caso di nullità.

 Il brevetto è stato concesso a un non avente diritto e l’avente diritto «non si sia valso delle facoltà accordategli

dall’art. 118 c.p.i.» (rivendica del brevetto)

Nullità parziale se «le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto» (art. 76.2 c.p.i.). C’è la possibilità di

conversione del brevetto nullo (art. 76, commi 3 e 4, c.p.i.) si collega al fatto che esistono dei brevetti per modello di

utilità che sono concessi a piccole innovazioni e migliorie che si limitano a una efficacia, impiego di parti di

macchinari. Si possono salvare e convertire dei brevetti che non solo validi per le invenzioni in brevetti di utilità.

Cause di decadenza del brevetto:

 Mancata attuazione nel caso previsto dall’art. 70.4 c.p.i. è legato alla licenza obbligatoria, dopo che viene

ottenuta e nemmeno il richiedente la attua, allora il brevetto decade. Fa riferimento all’interesse pubblico per

questo decade.

 Mancato pagamento delle tasse annuali (art. 75 c.p.i.).

Il concetto di decadenza è diverso dalla nullità perché il secondo dal principio ha delle mancanze per non essere ritenuto

valido. Ci sono dei vizi originari per ritenere il brevetto invalido. La decadenza fa riferimento a un brevetto valido ma

successivamente sopravvengono delle circostanze che lo invalidano.

Norme a tutela del diritto d’autore:

L’esclusiva è destinata alle opere artistiche e della sua creazione. L’opera d’ingegno è di tipo artistico (libri,

letteratura, opere scientifiche, manuali di testo; arti figurative: quadri, opere plastiche, foto, architettura) e ha un

significato tecnico, pertanto è protetta dal diritto d’autore. Il creatore ha una riserva di sfruttamento esclusivo dell’opera

(vendere, cedere, pubblicare). Ne derivano così differenti interessi:

 Interesse Privato: protegge i frutti della creazione intellettuale dell’autore. Questi hanno la riserva dei

proventi. Tutela anche l’industria culturale che è composta dagli intermediari (editori). I titolari del diritto sono

economicamente interessati a far circolare l’opera, quindi a trovare intermediari per generare profitto;

 Interesse di Ordine generale: c’è un interesse a far circolare le opere d’arte come oggetto di fruizione e

stimolo della cultura.

Le tutele che ne derivano fanno parte dell’ordinamento europeo continentale (Italia) ma non UK e USA. Ne derivano

anche i diritti morali d’autore. L’autore manifesta la propria personalità nell’opera. Ne derivano delle regole di diritto

di paternità, regole volte a non rovinare/storpiare l’opera, a sfregiare un quadro, vendere in maniera inaccettabile (caso

di cassette musicali che sono state vendute in fustini del detersivo. Tutto ciò ha sminuito l’autore).

Il diritto d’autore negli ultimi 20/25 anni si è evoluto. È nato solo per proteggere le opere d’arte e i suoi autori, però è

stato esteso e ampliato. Quando è nato non comprendeva opere diverse da quelle d’arte tradizionale.

Successivamente sono state incluse anche le opere utili: innovazione di tipo tecnologica (programmi di elaborazione,

banche dati che sono uno strumento di disseminazione di informazioni) ma anche estetica (disegni e modelli).

È una stranezza perché si applicano regole studiate solo per le opere d’arte. Non ci sono problemi di monopolio. Tutti

possono creare opere d’arte pure. C’è un problema di traslazione di queste norme alle opere utili. Il diritto d’autore dura

70 anni dopo la morte dell’autore. 31

Ciò implica che dura tutta la vita dell’autore e i successivi 70 anni. Tutto ciò non ha senso da un punto di vista di

utilità pratica soprattutto perché c’è un alto livello di obsolescenza nelle opere utili. C’è stata poca coerenza in questa

scelta legislativa.

Diritto d’autore:

Il diritto d’autore è composto da una parte generale con principi e poi da una parte più specifica incentrata sulle opere

utili. Nell’esame del diritto d’autore c’è uno schema tipico della materia, un percorso prestabilito.

Si parla di diritti d’esclusiva: la legge riserva con esclusiva al titolare alcuni diritti.

Nei marchi e nei brevetti l’essenza è sempre l’esclusiva al titolare di qualcosa.

 Quali sono le realtà e gli elementi che sono oggetto di protezione?

 Quali sono i requisiti che questi elementi devono avere per essere protetti? Requisiti di proteggibilità o di

validità.

 Chi può essere titolare? E come si acquisiscono i diritti? Si acquisiscono automaticamente? Con determinate

condotte? O eventi?

 Quale è il contenuto della tutela? Quale è l’ampiezza dell’esclusiva? Fino a che punto si estendono i diritti

dell’esclusiva?

Art. 1-2 legge diritto autore.

Sono le norme che rispondono alla domanda:

Quali opere sono proteggibili dal diritto d’autore? Si parte sempre dal dato normativo.

Art.1.1 della legge sul diritto d’autore n° 633 del 1941 in prima battuta, con la formula generale, dice: “Sono protette

ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo.

Questa in sé è una formula molto ampia, infatti, qualunque creazione intellettuale di per sé è un’opera dell’ingegno.

Inoltre, queste opere devono appartenere a determinati campi: appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti

figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia.

Il diritto d’autore nasce per essere una protezione che si colloca nel campo artistico e culturale.

Non è nato come una legge a tutela delle creazioni di altro tipo come quelle tecnologiche (che in genere sono tutelate

dai brevetti per invenzioni). Le opere per essere tutelate dal diritto d’autore devono avere carattere creativo. Il tratto

essenziale delle opere proteggibili con il diritto d’autore è che devono essere frutto di una creazione originale del loro

autore. Se non c’è creatività e originalità non c’è protezione. Le opere utili (software, banche dati, disegni industriali

cioè progettazioni con un certo design di opere utili) è difficile dire che rientrino nel campo artistico o che sono opere

della letteratura. La legge finisce per dirlo anche se c’è evidente finzione in questo.

All’art.1 è stato aggiunto un secondo comma “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere

letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa

esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del

materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. È stata introdotta una certa finzione per far rientrare

queste opere utili nella categoria opere letterarie. Il programma come scritto dall’autore può essere considerato una

forma particolare dell’opera letteraria. Si è assimilato l’insieme dei comandi impartiti al computer, come degli elaborati

scritti dal programmatore, a un’opera letteraria classica. Di per sé non hanno molto in comune se non per essere un

insieme di lettere, parole scritte da un autore/ programmatore. C’è stata un’operazione particolare da parte del

legislatore. Si passa da un’esclusiva delle opere d’arte a una anche delle opere utili.

L’industrial design non viene menzionato direttamente in questo comma ma ci sono meno problemi. È più vicino

all’arte figurativa. Un dubbio che ci si è posto ma ai fini di questo corso non è particolarmente rilevante.

 Le categorie fissate dall’art.1 costituiscono un elenco tassativo?

 L’elencazione è a numero chiuso?

 Non c’è possibilità di interpretazioni?

 Se l’elenco è esemplificativo, è possibile aggiungere altre entità? 32

Tutto ciò è discusso, alcuni ritengono che sia tassativa (no integrazioni), altri dicono che se dovesse essere creata una

nuova forma d’arte che si colloca al di fuori dai campi menzionati non ci sarebbe motivo di non proteggerla con il

diritto d’autore. Non c’è una risposta definitiva a questa domanda.

L’Art.1 definisce quindi i campi, le categorie e i settori in cui si possono collocare le opere proteggibili dal diritto

d’autore. 16 maggio 2016

Art.2 posta e presupposta questa individuazione, fornisce un elenco di specifiche opere che si collocano all’interno

di questi campi e sono protette dal diritto d’autore.

Dice quali specifiche opere possono essere protette. L’elenco tradizionale (opere artistiche) comprendeva i primi 7

punti. Negli ultimi 20 anni sono stati aggiunti gli ultimi tre punti.

L’articolo 1 si discute se sia tassativo o esemplificativo, invece l’elenco contenuto nell’articolo 2 è sicuramente non

tassativo, è esemplificativo. Tutto ciò lo si capisce dall’incipit dell’articolo 2. Dicendo “in particolare” si intuisce che

queste opere sono sicuramente protette, ma se ci sono altre espressioni artistiche diverse da quelle citate anche queste

possono essere protette dal diritto d’autore. Tutto ciò è applicabile sia opere di letteratura pura, ma anche per opere

drammatiche, testi o soggetti per opere teatrali, opere scientifico/didattiche come libri di testo.

In particolare sono comprese nella protezione nell’art.2 del codice del diritto d’autore:

1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2. Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali

costituenti di per sé opera originale; (anche musica elettronica)

3. Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4. Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa

la scenografia; (rientra anche il disegno industriale)

5. I disegni e le opere dell'architettura;

6. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai

sensi delle norme del Capo V del Titolo II; (anche i format televisivi originali e creativi. Es. reality show)

7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti

di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8. I programmi per elaboratore, dal 1992 in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione

intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla

base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma

comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9. Le banche di dati, dal 1999, di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri

elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi

elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti

esistenti su tale contenuto;

10. Le opere del disegno industriale, da 2001, che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Gli ultimi 3 punti sono stati aggiunti successivamente nella tutela del diritto d’autore.

La legge nei primi due articoli ci ha detto che cosa è proteggibile. Per che cosa un soggetto che ha creato un’opera può

chiedere protezione in base alla legge del diritto d’autore. Questo è il primo passaggio: individuazione di ciò a cui è

possibile applicare la legge. 33

Quando, avendo realizzato un’opera di questo tipo l’autore, può chiedere la protezione del diritto d’autore?

Non si danno delle esclusive quando non vi siano ragioni per farlo.

Se nello scrivere un libro, a dipingere un quadro, non si mette nulla di proprio ma ci si limita a riprendere le opere di un

altro non si crea un’opera creativa, si copia qualcosa di esistente. Nel caso dei manuali scientifici è possibile che si

faccia qualcosa di creativo nell’esposizione, nella trattazione.

I requisiti di protezione:

La protezione di un opera dell’ingegno si ha quando quell’opera presenta carattere creativo – questo è il requisito base

della protezione del diritto d’autore. E, a parte le opere di industrial design, rappresenta l’unico requisito per tutte le

opere. Non ci sono ulteriori requisiti.

Ma come si fa a valutare se c’è creatività?

La normativa dice che l’opera deve presentare originalità (cioè deve essere frutto di una libera scelta creativa) e

individualità. Deve essere frutto di una libera scelta creativa dell’autore nell’esprimere una certa idea o concetto. È

sufficiente che quell’opera sia stata pensata e realizzata in modo proprio dall’autore.

L’opera deve cioè esprimere la personalità dell’autore.

Il romanzo che l’autore crea e scrive è sicuramente un frutto di una scelta personale e arbitraria.

La soglia di accesso alla tutela sono quindi in realtà molto bassi in quanto la soglia del carattere creativo è abbastanza

facile da raggiungere. Non è richiesto che l’opera sia particolarmente creativa, rivoluzionaria, si stacchi da opere

precedenti, e che colpisca per la sua originalità.

Il carattere creativo, quindi manca:

1. Quando l’opera non è stata pensata e realizzata da chi dice di essere autore, ma è stata semplicemente copiata

da opere già esistenti, oppure è un’opera assolutamente banale e scontata senza un briciolo di creatività.

2. Quando l’opera è necessitata – cioè ci deve essere un margine di libertà e di discrezionalità nella creazione da

parte dell’autore.

Ciò succede soprattutto nelle opere di carattere scientifico.

Se una funzione matematica può essere espressa solo in quel modo non è frutto della creatività ma è una scelta

obbligata. Questo implica che ci sia un minimo di libertà nella scelta dell’esposizione. Per questo motivo,

anche un libro di testo che è abbastanza vincolato nei contenuti è proteggibile dal diritto d’autore. Lo stesso

vale per un paesaggio rappresentato da molteplici autori. Non cambia il contenuto, ma varia la forma

espressiva.

Ci sono però alcuni dubbi che sorgono che non hanno ancora una risposta definitiva.

Uno di questi è sicuramente il problema relativo agli incontri fortuiti – ovvero delle situazioni in cui un soggetto crea

un’opera, e un altro soggetto dopo di lui, senza sapere dell’esistenza della prima opera, per pura coincidenza crea

qualcosa di identico o molto simile all’opera anteriore.

È difficile che accada nel campo della letteratura mentre nel campo musicale è più ricorrente.

Un titolare di diritto d’autore ha sostenuto che un terzo abbia copiato la sua opera, quest’ultimo però sostiene che non

ha copiato nulla e non sapeva dell’esistenza dell’opera pregressa. In questi casi cosa si fa? Non c’è una risposta

definitiva.

Nei diritti di brevetti gli incontri fortuiti non salvano chi è arrivato dopo, c’è mancanza di novità del secondo arrivato.

Per il diritto d’autore, il punto è discusso.

C’è chi sostiene un impostazione soggettiva – se l’opera è arrivata per seconda è comunque soggettivamente nuova,

perché quell’autore non l ha copiata ma l’ha creata per conto proprio, e pertanto è comunque proteggibile. 34

C’è chi invece sostiene la teoria oggettiva secondo la quale è necessario valutare la cosa oggettivamente e pertanto la

seconda opera per quanto soggettivamente nuova non può essere protetta in quanto oggettivamente è troppo simile.

1. Secondo una prima posizione c’è tutela del diritto d’autore se c’è originalità, e novità in senso soggettivo, quindi se

la creazione è un’opera autonoma dell’autore senza che vi sia stata alcuna copia. Il fatto che ci sia un’opera simile o

identica è un incontro fortuito (casualità). L’opera successiva è nata grazie a un proprio sforzo creativo quindi è

garantita anche al secondo autore la tutela. Ci saranno due diritti d’autore su opere simili.

2. La seconda posizione invece, per evitare l’esistenza di due diritti distinti su opere simili, dice che nel caso di incontri

fortuiti il secondo autore non è tutelato. È richiesta l’originalità soggettiva, la creatività ma anche la novità oggettività.

L’opera deve essere diversa dalle altre esistenti. Il secondo arrivato, pur non sapendo di copiare, non è tutelato dal

diritto d’autore. Nel campo delle opere utili può succedere nella produzione di software. In questi casi non c’è ancora

una risposta certa.

Solo per le sole del disegno industriale, a differenza di tutte le altre opere protette dal disegno d’autore, oltre al requisito

carattere creativo, c’è il requisito del valore artistico. Stabilire cos’è questo valore è molto difficile.

 [Se un’opera non viene registrata e c’è un incontro fortuito come ci si comporta?

È un problema di prova. Si deve cercare di dimostrare davanti al giudice il momento della realizzazione dell’opera. Si

può dimostrare la data creazione o il momento creativo. Ad esempio per un romanzo se c’è una pubblicazione allora vi

è una data certa e se ne deduce quindi che la creazione è anteriore. Un altro caso è stato dimostrato scaricando il file

di una rappresentazione coreografica da Youtube. L’upload ha dimostrato che la data di pubblicazione, quindi la

creazione era antecedente a un’altra rappresentazione. Per le opere letterarie una prassi che era in uso era quella di

fare l’auto-spedizione con raccomandata dell’opera. Il timbro dava la prova di una data certa. La legge prevede

(art.103 e seguenti) che presso il ministero beni e attività culturali vi sia un registro delle opere protette relativo al

diritto d’autore. Tuttavia, non è necessario depositare l’opera per far sorgere la tutela; però se l’autore vuole darsi

una data certa può farlo. Tutto ciò agevola la protezione dal punto di vista pratico perché conferisce all’opera una

data. Non è un problema di sussistenza del diritto ma è un problema pratico atto a provare il momento della creazione

dell’opera.]

 Il diritto d’autore protegge solo il modo in cui l’autore si esprime o protegge anche l’idea e il concetto

sottostanti?

Il diritto d’autore protegge solo la forma espressiva, e non l’idea e il contenuto.

Il legislatore cioè limita la tutela alla forma espressiva e alla forma rappresentativa dell’opera che sono il modo in

cui i concetti vengono espressi. Questo differenzia il diritto d’autore dai brevetti per invenzione.

Il brevetto tutela anche l’idea inventiva sottostante.

Se si inventa un elemento meccanico per produrre dell’attrito nel meccanismo di un cuscinetto a sfera la tutela

brevettuale si estende ai prodotti diversi strutturalmente da quelli inventati, che però funzionano secondo la stessa idea

alla base della risoluzione del problema tecnico. Per il diritto d’autore invece non è così. L’idea che sta alla base di

un’opera resta libera, infatti, persone terze possono esprimere la stessa idea in maniera diversa, viene tutelata

esclusivamente la forma espressiva dell’opera.

Esempio. Se si considera un’opera letteraria (romanzo), come una biografia di un illustre pensatore, il diritto d’autore

coprirà il modo in cui sono stati espressi i contenuti. Terzi non possono riprendere parti o la struttura del libro. L’idea

sottostante però rimane libera per tutti.

Nel campo delle opere figurative se un pittore rappresenta un certo paesaggio, questo potrà essere dipinto anche da un

altro soggetto ma in maniera diversa.

Lo stesso vale per una canzone, chi viene dopo può scrivere una canzone con lo stesso contenuto ideologico, ma dovrà

cambiare i temi musicali e le parole. 35

Tuttavia il concetto di forma espressiva protetta non è limitato alla cosiddetta forma esterna ma si estende anche alla

forma interna.

La forma esterna è l’opera come appare esteriormente al fruitore, immaginando un testo scritto, infatti, la forma

esterna è la sequenza di parole e frasi che si trovano nel testo. Il diritto d’autore vieta la copia delle frasi del testo.

Il caso delle citazioni è lecito ed è uno dei casi delle libere utilizzazioni, si deve rendere evidente e citare l’autore

(Art. 70 “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico

sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano

concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo

deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”)

Si estende la tutela anche alla forma interna, ovvero l’organizzazione interna del materiale, quindi la trama dell’opera,

il modo in cui l’opera è costruita.

Si può vietare a terzi di scrivere un romanzo con la stessa struttura e la trama dell’opera protetta. Nel caso dell’opera

scientifica si vieta la copia della struttura dell’opera.

Esempio. Nelle guide turistiche è vietata la copia dello stesso concept e della struttura. Per questo motivo si è arrivati a

dire che anche i personaggi dell’opera letteraria sono protetti dal diritto d’autore. Esempio. Harry Potter.

Non si può però vietare che altri soggetti trattino gli stessi contenuti.

Questa è una limitazione del diritto d’autore che, infatti, ha un accesso facile. I brevetti hanno un sistema diverso, hanno

una soglia d’accesso più alta relativa all’inventività e alla qualità; ma allo stesso tempo danno una tutela più alta. È

diversa la filosofia alla base di queste due tutele.

Fattispecie costitutiva:

 Come si acquisisce il diritto d’autore?

Per molti la nascita del diritto è subordinata ad alcuni avvenimenti. Ad esempio. Se voglio tutelare un’invenzione

usando un brevetto non basta inventarlo, bisogna presentare la richiesta della tutela all’ufficio di competenza nazionale

(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o a quello europeo. C’è una procedura di brevettazione.

Per il diritto d’autore si è storicamente posta la stessa domanda:

 Può sorgere sulla base fattuale quindi solo mediante la creazione dell’opera? oppure solo se l’autore, dopo aver

creato l’opera, la registra e la pubblica?

Con la creazione dell’opera. È sufficiente creare l’opera senza registrazione, naturalmente estrinsecandola.

La scelta degli ordinamenti attuali e le convenzioni internazionali della materia sostengono che per essere tutelati dal

diritto d’autore è sufficiente la semplice creazione dell’opera.

Art.6 l.d.a “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale

particolare espressione del lavoro intellettuale”. L’atto creativo dell’opera protetta è condizione necessaria e

sufficiente per la tutela. Non è sufficiente la creazione mentale ma deve essere estrinsecata in qualsiasi forma.

È sufficiente la fissazione su carta o anche su documento digitale. Si acquista dunque senza formalità costitutive, a

differenza dei marchi e dei brevetti.

Ciò significa una serie di cose:

Se scrivo un testo o un’opera e non la pubblico (inedita) è già protetta dal diritto d’autore;

Se un software è fissato su un supporto, è già protetto dal diritto d’autore.

Se un musicista improvvisa di fronte al pubblico, è un estrinsecazione.

È necessaria l’estrinsecazione in qualsiasi forma: anche la recitazione di un’opera è comunque un’estrinsecazione,

infatti, l’art.1 della legge sul diritto d’autore recita “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” quanto scritta

quanto orale. Chiaramente il testo non scritto è estremamente volatile. 36

Bisogna separare i piani:

 L’esistenza del diritto;

 La prova dell’esistenza del diritto.

Sarà più difficile dare prova del fatto che esiste un’opera orale senza che vi sia una traccia da sottoporre al giudice. Si

useranno dei testimoni che hanno assistito alla recita dell’opera. C’è un problema di prove. Di per sé la legge è netta nel

dire che c’è tutela per qualsiasi forma di estrinsecazione dell’opera. Per le opere utili il problema dal punto di vista

pratico non c’è perché c’è sempre la fissazione su un supporto concreto anche se digitale. Le prove ci sono sempre.

Il corollario di quanto esposto è che per la legge nazionale il titolare è sempre ed esclusivamente l’autore dell’opera.

Il diritto sul brevetto può nascere anche in capo a una persona diversa dall’autore come ad esempio una persona

giuridica. È il caso di una società che assume un dipendente e questo consegue un’invenzione.

Nel caso del brevetto il titolo originario spetta alla società che lo deposita.

Il diritto d’autore tiene conto degli aspetti morali dell’autore, infatti, ha una forte impronta personalistica. Sarà possibile

che, successivamente nell’autonomia privata, il titolare decida di concedere in uso il diritto oppure di cederlo. Esempio.

Chi scrive un testo può cedere il diritto d’autore all’editore.

È anche possibile che la cessione avvenga in maniera preventiva, infatti, un editore può commissionare un’opera.

Si stipula un accordo in base al quale i diritti verranno trasferiti in maniera preventiva al completamento dell’opera.

Tuttavia, anche in questo caso il diritto sorge in capo all’autore e poi verrà trasferito a terzi. Tutto questo ha rilievo nelle

opere utili perché spesso le opere nascono da un lavoro in team (forma societaria, dipendenza di un datore di lavoro).

Nei brevetti non si pone particolare attenzione sull’aspetto morale e personale, infatti, i diritti possono sorgere

direttamente in capo a terzi. Nel diritto d’autore c’è sempre un passaggio. Il primo ad avere diritto è sempre la persona

fisica che ha creato l’opera, successivamente ci può essere un passaggio a titolo derivativo.

La fattispecie che crea il diritto d’autore è dunque estremamente semplice – basta creare un’opera con contenuto

creativo e che quest’opera non sia solo nella mente dell’autore ma che venga estrinsecata.

Opera frutto del contributo creativo di più autori:

È appunto il caso in cui sono più autori che concorrono a creare l’opera. Questo è un aspetto rilevante soprattutto per i

software e per le banche dati. La legge prevede quattro ipotesi particolari nei casi di opere sulle quali concorrono

contenuti creativi di più soggetti:

1. Opere in comunione – ovvero le opere in cui concorrono degli sforzi creativi di più persone che concorrono in

un unico risultato.

Art.10 l.d.a prevede che ci sia un contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.

Esempio: Un romanzo scritto da due autori, oppure due soggetti compongono una musica. È un’opera semplice

che è frutto di un lavoro congiunto. Sono delle opere in comunione. I diritti sull’opera spettano in comunione

ai due autori. Le scelte devono essere prese all’unanimità da entrambe le parti; non si possono modificare e

pubblicare le parti senza la decisione comune. Chi non ottiene il consenso dall’altra parte può rivolgersi al

giudice che può, con un provvedimento, autorizzare delle azioni.

“Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore

appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per

iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto

morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere

pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima

pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più

coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata

dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite” 37

2. Le Opere composte: si ha un’opera unica presentata al pubblico e i singoli contributi creativi rimangono

percettibilmente distinti.

Esempio. Una canzone composta da testo e musica, un’opera lirica che è composta dal libretto e dalla parte

musicale. Oppure un film (regia, sceneggiatura, colonna sonora…)

L’artt. 33-37 e 44-50 l.d.a. prevede che anche per opere di questo tipo i diritti spettano ai vari co-autori. C’è

anche qui comunione. Tuttavia, la legge prevede che ci sia solo un soggetto che prende le scelte relative allo

sfruttamento dell’opera, nonostante tutti abbiano diritto ai proventi.

Esempio. Nel caso di opere drammatiche e musicali l’esercizio del diritto spetta all’autore della parte musicale.

Nei film le scelte spettano al produttore cinematografico. I singoli contenuti sono distinti e separabili quindi

l’autore del singolo contenuto può sfruttarlo separatamente dalla totalità. C’è un diritto d’autore sulla singola

parte creata da ogni singolo. L’importante è che non ci sia concorrenza con l’opera composta. Non posso

prestare la medesima colonna sonora di un film per un altro.

3. Opere collettive: sono regolate dagli articoli 3, 7.1 e 38-43 l.d.a. Le opere sono date da un’unione di

contributi distinti ma i vari contenuti non si compongono in un tutto unitario. Sono contributi autonomi,

non si fondono tra di loro.

Esempio. Antologia, enciclopedia, giornale con tanti articoli diversi di diversi giornalisti.

In questi casi c’è una sorta di doppio livello di diritti d’autore. Sulle singole opere rimangono i diritti d’autore

del singolo autore e c’è un diritto d’autore sulla raccolta complessiva (art.7) che spetta a chi ha organizzato,

curato, diretto e promosso l’opera collettiva.

4. Opere derivate: sono delle elaborazioni che hanno una prospettiva diacronica. Un soggetto diverso dall’autore

riprende l’opera, creandone però una nuova, anche se conterrà degli elementi creativi della prima opera.

Esempio. Un romanzo adattato in un film.

Secondo gli art. 4, 7.2 e 18 l.d.a. anche il secondo autore è titolare del diritto. Sorge così un secondo diritto

d’autore sull’opera creativa rielaborata. Tuttavia, per sfruttare economicamente l’opera elaborata si dovrà

chiedere il consenso al primo autore. Se si vuole fare un film da un romanzo si deve chiedere il permesso

all’autore del libro perché il film incorporerà degli elementi creativi del libro.

I diritti però saranno dell’autore del film.

Contenuto diritto d’autore:

Lo schema base è quello dell’esclusiva. Il diritto d’autore consiste in una serie di diritti di ordine patrimoniale (diritto di

sfruttamento) ma anche di ordine morale (diritti personalità). C’è una dicotomia tra i:

 Diritti patrimoniali;

 Diritti morali.

Diritti patrimoniali:

Le norme di riferimento sono quasi tutte contenute in un unico blocco, presente nella legge n° 633 del 41 dall’art.12

all’art. 19. L’Art. 12.2 è la norma generale dei diritti patrimoniali d’autore:

“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente

l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei

diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del

diritto di utilizzazione.”

Sorge il diritto di utilizzare economicamente un’opera in ogni forma e modo. Il cuore della norma è utilizzare

economicamente l’opera.

Utilizzare l’opera vuol dire compiere qualunque attività tra cui la fruizione e il godimento dell’opera da parte di terzi. E

un utilizzo è economico quando è idoneo a creare un profitto.

La riproduzione dell’opera è protetta dal diritto d’autore e implica che vengano messe sul mercato delle copie, oppure

viene fatta una comunicazione mediante i mezzi della radio, della tv o il download del contenuto direttamente da

internet. 38


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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in management per l'impresa (MILANO - ROMA)
SSD:

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Eljerinho di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Sironi Giulio Enrico.

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