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Se il segno anteriore ha una notorietà (conoscenza e riconoscimento da parte del consumatore) solo in una porzione

locale allora questo marchio di fatto pur essendo protetto nei limiti della sua zona, non deve limitare (mancanza novità)

il marchio posteriore.

Se il segno anteriore ha notorietà generale allora limita quello posteriore, è il preutente ha un esclusiva piena. Se invece

la notorietà è Locale “scatta il principio del favore” anche se c’è segno anteriore non toglie novità al marchio posteriore,

e non solo posso registrare il marchio, ma il preutente rimane confinato nei limiti del preuso, non può espandere il

preuso e lo costringo a restare nei limiti della sua notorietà locale.

Ci sono tre punti per determinare la Notorietà:

1. Il punto di riferimento non è intero territorio nazionale, non è necessario che il marchio sia notorio in tutta

Italia per parlare di notorietà generale del marchio anteriore.

2. È importante valutare la notorietà, non l’uso che non sempre coincidono, ad esempio se chef stellato apre

ristorante in un paesino, non registra il marchio del ristorante, ma tutti lo conoscono.

3. La giurisprudenza valuta caso per caso ma tiene conto del numero dei consumatori all’interno del territorio

locale, valutare il numero di persone che conosce il segno.

Tendenzialmente la giurisprudenza dice che se c’è conoscenza del segno almeno a livello regionale, si può ritenere che

la notorietà sia generale, lo stesso si può dire per realtà provinciali ma molto estese ad esempio provincia di Milano.

Nel caso di uso in una sola regione

I giudici cercano di fare delle valutazioni di buon senso, numero di consumatori, intensità d’uso. Ci sono decisioni che

hanno detto che l’uso di una sola regione è sufficiente, mentre altre no. Lo stesso vale anche per parti di regioni che

potrebbero essere sufficienti.

L’art.12 dice che il terzo ha solo l’uso locale ha diritto di continuare l’uso solo nei limiti della diffusione locale. Non può

estendere il suo raggio d’azione. Si vede anche in questo caso come la legislazione favorisca la registrazione.

Se c’è registrazione del marchio posteriore, questo può espandere il suo raggio d’azione dove c’era il marchio localmente

noto anteriore?

A partire dal 1998 la corte di cassazione ha acconsentito questa possibilità, altrimenti non potrebbe fare comunicazione

sui mezzi di diffusione nazionali come tv, giornali. Il marchio posteriore è valido e può invadere zona del preuso, ci sarà

una sorta di coesistenza.

Un'altra ipotesi di mancanza di novità riguarda i marchi molto famosi in paesi stranieri, ma mai registrati e usati

direttamente in Italia e che tuttavia il consumatore italiano conosce grazie alla loro fama all’estero. Come ad esempio

Starbucks.

Questa ipotesi è vista dall’art.6 bis della convenzione di Parigi che è stato ripreso nel codice proprietà industriale a) e

f) dell’art.12. Se in uno dei paesi dell’unione esiste già un marchio notoriamente conosciuto questo impedisce la

registrazione di un successivo marchio. Questa norma ha una valenza diversa perché tiene conto del fatto che ci possono

essere dei marchi conosciuti in Italia anche se non sono mai stati utilizzati. Sono noti in altri paesi, e si riverbera in Italia.

Questo per evitare agganciamenti parassitari. Esempio. Che si faceva Mc Donald prima che aprisse in Italia; oppure

Starbucks e Pizza Hut. Se un altro volesse registrare questo marchio non potrebbe farlo perché c’è già notorietà. Non è

un segno che è noto non in forza dell’uso.

Anche la mancanza di novità è sanabile come la mancanza della capacità distintiva. È possibile che la causa di nullità

venga meno. Art.28 marchio nasce invalido, ma successivamente viene sanato.

Se esiste marchio anteriore registrato per certi prodotti o servizi, io registro marchio posteriore simile a quello anteriore

per prodotti e servizi simili ma non identici, in buona fede pensando che il mio marchio sia sufficiente diverso, mentre in

realtà non è così. Nel tempo il secondo arrivato acquisisce affidabilità. Il titolare del marchio anteriore aspetta e non dice

nulla magari anche in maniera maliziosa al fine di far consolidare il marchio e poi intraprendere delle azioni legali.

Il titolare del marchio anteriore dopo qualche anno intraprende un’azione legale.

Per questa ipotesi il legislatore suggerisce il meccanismo della convalida ART.28, verificarsi di circostanze tali per cui il

titolare del marchio anteriore non può più attaccare il titolare del marchio posteriore.

In caso di convalida il titolare del segno distintivo anteriore non può più chiedere che il marchio posteriore sia dichiarato

nullo o che il suo uso venga vietato.

Il segno distintivo anteriore e il marchio posteriore coesistono.

Tre condizioni convalida previste dall’art. 28:

1. Marchio posteriore deve essere usato per 5 anni consecutivi

2. L’uso deve essere conosciuto e tollerato dal titolare del segno distintivo anteriore

3. Il titolare non deve averlo domandato in mala fede

 “Uso” per almeno 5 anni – devo usare marchio dopo la registrazione, se non c’è uso non ci può essere la convalida.

Nella nozione d’uso è implicito che questo avvenga per determinati prodotti o servizi.

 “Conosciuto e tollerato” è una norma che pone il secondo al riparo da azioni ritardate dal titolare diritto anteriore,

la legge prevede che meccanismo convalida sia ok se c’è tolleranza e conoscenza. Finché non c’è conoscenza e

tolleranza i 5 anni non decorrono. Per dimostrare conoscenza e tolleranza si cerca di dare al giudice la prova di

circostanze che implicano necessariamente la conoscenza come ad esempio la grande diffusione dei prodotti, la

pubblicità, i cataloghi per le fiere. Per interrompere i 5 anni è necessario fare causa.

 Non ci deve essere mala fede da chi registra marchio posteriore.

La convalidazione del marchio a cui è dedicato l’art.28 c.p.i fa riferimento alla mancanza di novità che è un difetto che

può essere sanato. Un marchio privo di novità non è necessariamente condannato a essere considerato nullo, può conva-

lidarsi. C’è convalida quando al ricorrere di una serie di requisiti la mancanza di novità si ritiene sanata. Il marchio non

è più attaccabile per essere anticipato da un diritto su un segno distintivo appunto anteriore. l’art.28 c.p.i stabilisce che

l’essere inattaccabile comporta che il titolare del diritto sul segno distintivo anteriore da un lato non può più chiedere la

nullità del marchio posteriore, dall’altro non può opporsi all’uso del marchio posteriore. Il marchio posteriore diventa

libero, il titolare dopo aver maturato la condizione di convalida può usarlo senza essere contestato da chi ha diritti ante-

riori.

Le condizioni della convalida sono:

1. Il marchio posteriore deve essere stato usato per almeno cinque anni consecutivi per determinati prodotti o servizi per

i quali è stato registrato. La semplice registrazione non basta a far “scattare” la convalida, è necessario che venga usato.

La convalida opera solo per i prodotti o servizi per cui il marchio posteriore è stato usato. La convalida è una sanatoria

che presuppone l’uso. L’ambito della convalida può essere più stretto rispetto alla categoria per il quale il prodotto è

stato registrato. Esempio. Automobili e abbigliamento, ma se lo uso solo per abbigliamento la convalida varrà solo per

questi prodotti;

2. Questo uso deve essere conosciuto e tollerato dal titolare dei segni distintivi anteriori. È un presupposto cumulativo,

non bastano i cinque anni ma occorre che il titolare dei diritti anteriori che era nella posizione di contestare l’uso succes-

sivo pur conoscendolo non ha reagito. Lo sapeva ma ha tollerato. È sufficiente che sia rimasto inerte.

Come si dà prova di un elemento soggettivo di conoscere l’uso e tollerarlo?

In giudizio ci si arriva portando una serie di indizi relativi all’uso e diffusione del prodotto/ servizio tali per cui si deve

ritenere che il titolare dei diritti anteriori non poteva non sapere. Esempio. Chi fa uso del segno privo di novità lo pub-

blicizza ampiamente in televisione, distribuisce dei cataloghi agli operatori del settore, o magari presenta il suo prodotto

alle fiere dove c’è anche il titolare del diritto anteriore. La corte di cassazione ha detto che l’unico modo per escludere la

tolleranza e quindi la convalida è la causa. Ha tollerato per i nostri giudici vuol dire che non ha fatto causa. Inoltre, l’in-

vio di una diffida o una contestazione verbale non sono sufficienti a impedire la convalida.

3. Il titolare del marchio posteriore non deve averlo domandato in malafede. Qui nella disciplina della convalida si dice

che c’è malafede sostanzialmente quando il titolare del segno posteriore conosceva il marchio anteriore e aveva motivo

di ritenere che l’uso del suo segno posteriore avrebbe costituito la violazione del segno anteriore. Non si vuole dare una

sanatoria a chi fin dall’inizio sapeva che quel marchio violava un diritto anteriore.

Per converso se uno ha depositato il marchio senza sapere l’esistenza del marchio anteriore, oppure pur sapendolo rite-

neva che comunque non ci fosse violazione; si suppone che ci sia buonafede.

Messi insieme questi tre requisiti significano che se io uso un marchio privo di novità per cinque anni consecutivi

durante i quali il titolare, era a conoscenza dell’uso, e non ha fatto causa io posso difendermi dicendo che il mar-

chio è convalidato a condizione che però io non l’avessi domandato in malafede. Se dall’inizio c’è malafede non si

può godere di questo beneficio offerto dalla legge. Le ragioni di tutto questo si collocano su più piani: anzitutto si usa

per 5 anni e chi veniva prima lo sa non reagisce.

Questo comporta che dal punto di vista di chi viene dopo comporta un affidamento, si ritiene che l’uso vada bene, che

non interferisca con i diritti di altri. Se dopo cinque anni arriva il titolare del segno anteriore che si vuole opporre, que-

sto è ingiusto perché ha lasciato fare per accreditare il segno. Per marchi identici è più difficile che ci sia buona fede

perché è più difficile dimostrare l’ignoranza di una violazione. Potrebbe esserci una buona fede se il segno anteriore non

sia registrato e sia di fatto.

Primo aspetto è una tutela dell’affidamento di chi viene dopo, viene lasciato fare e non viene attaccato, crea un avvia-

mento investendo e quindi è giusto che venga protetto. D’altro canto dal versante del titolare del segno anteriore non è

solo perché avevi anni di tempo per reagire ma può anche darsi che ci sia malafede da parte del titolare del segno ante-

riore. Solo dopo che il segno che ha già un avviamento attacca in modo tale si abusi del diritto e si fa molto più danno al

concorrente. Ci sono alla base di questo istituto l’esigenza di consolidare delle situazioni di fatto: rendere inattaccabile e

l’uso del segno e l’avviamento intorno a questo uso. L’uso e la tolleranza sono da considerare congiuntamente. Bisogna

dimostrare al giudice che ci sia stata tolleranza per almeno cinque anni consecutivi durante l’uso del segno posteriore. Il

meccanismo della convalida non si applica solo ai segni distintivi anteriori ma anche con altri diritti anteriori. La disci-

plina della convalida si applica anche ai conflitti con i diritti anteriori di terzi previsti dall’art. 8 c.p.i. (ritratti, nomi e

segni notori) e dall’art. 14.1, lett. c) c.p.i. (diritti d’autore o altri diritti di proprietà industriale). Con questa norma il

legislatore ha dato flessibilità alla disciplina dei marchi. Vuole tenere conto delle situazioni concrete di mercato.

23 marzo 2016

Per completare l’esame dei requisiti di validità del marchio però bisogna parlare di alcune ulteriori norme. Anzitutto

delle norme che compongono un terzo requisito di validità che è quello della liceità del marchio. Il segno che costitui-

sce il marchio deve essere lecito. Ci sono alcuni requisiti di liceità del marchio. Il marchio per essere valido non deve

essere contrario a determinati interessi. È fissato dall’art.14.1 lettere a) e b) del c.p.i. e dall’art.10 c.p.i..

La prima ipotesi, art.14.1, lett. a) c.p.i., è quella di divieto di registrazione come marchio di segni contrari:

 Alla legge;

 All’ordine pubblico;

 Al buon costume.

È una norma riassuntiva, il cui senso è che ci sono valori fondamentali e il marchio non può andare contro questi valori.

1. Contrarietà alla legge, ipotesi poco frequente, divieti già dettagliati al interno disciplina dei marchi, se in altri

leggi diverse dalle norme sui marchi ci sono disposizione che vietano l’uso di un determinato segno, questo

non può essere usato. I divieti di registrazione che già ci sono nella legislazione non necessitano della precisa-

zione di questo comma. Sostanzialmente questa contrarietà alle leggi deve essere intesa e riferita ad altre dispo-

sizioni diverse da quelle specifiche ai marchi. Esempio. Marchi dei prodotti da fumo, esistono delle leggi che

vietano le pubblicità di sigarette e impongono che siano vendute in un certo modo con avvertenze per il consu-

matore al fine di scoraggiare l’utilizzo di prodotti da fumo. Un problema postosi in giurisprudenza è che i mar-

chi di questi prodotti sono contro la legge? No, possono essere registrati ma non possono essere usati in ambiti

pubblicitari.

Applicazione concreta: marchio registrato per attività di veggenti e cartomanti, ritenuto contrario alla legge per

una vecchia norma a tutela del pubblico, c’era divieto di svolgere quelle attività.

2. La contrarietà all’ordine pubblico, sostanzialmente sono i casi di segni contrastanti ai principi e ai valori fon-

damentali su cui si regge un certo ordinamento giuridico o una certa collettività e comunità sociale. Non po-

trebbero mai essere registrate delle parole consistenti in parole blasfeme, di incitamento al terrorismo, la sva-

stica, e delle espressioni razziste. Infine, il buon costume fa riferimento a concezioni etiche e morali con cui

non possono essere in contrasto i marchi. Non possono essere registrati come marchi dei segni osceni e volgari

inaccettabili. È una norma di salvaguardia ma non ci sono stati molti problemi di applicazione.

Caso: marchio su vini con immagini richiamanti fascismo e nazismo, costituiti da richiami ai personaggi a

Mussolini e a Hitler. Il tribunale di Torino ha ritenuto questo marchio non idoneo in quanto contrario all’ordine

pubblico.

3. Marchi contrari al buon costume, sono tutti i casi in cui si voglia registrare come marchio un segno osceno,

volgare o particolarmente urtante per la sensibilità del consumatore. La valutazione è molto rimessa alla sensi-

bilità del singolo giudice. Divieto che colpisce segni totalmente inaccettabili. Caso: marchio A-style, tribunale

di Bari ha ritenuto il marchio come non particolarmente volgare, mente il tribunale di Milano l’ha dichiarato

osceno e non regolare.

Per quanto riguarda la liceità la norma più importante riguarda il divieto di registrazione come marchio di segni

idonei a ingannare il pubblico e (marchi decettivi o ingannevoli): art.14.1, lett. b), c.p.i. Marchio che esprime

un concetto legato a caratteristiche positive del prodotto o servizio, tuttavia il prodotto o servizio non hanno

quelle caratteristiche. Si tratta di segni che indicano al consumatore che i prodotti o servizi per cui viene chie-

sta la registrazione del marchio hanno determinate caratteristiche, che invece questi prodotti o servizi non pos-

siedono. Esempio. Marchio «Cotonelle» per prodotti contenenti carta e non cotone. Era un marchio per carta

igienica, carta assorbenti per cucina. Secondo il tribunale ricordava la morbidezza e non la presenza di cotone

nel prodotto. Secondo la corte d’appello era ingannevole perché faceva pensare al consumatore che questo pro-

dotto contenesse del cotone. La corte di cassazione ha condiviso la posizione della corte d’appello. Inoltre, ave-

vamo detto se io metto il nome parma su un prosciutto fatto a Parma non si può registrare come marchio indi-

viduale perché è descrittivo del prodotto e non distintivo. Questo è un problema di capacità distintiva. Se si

presenta il caso in cui si vuole registrare un prodotto con il nome Parma ma è stato fatto a Torino o Milano non

ha nulla a che vedere con il prodotto originale della zona di Parma. In questo caso non si parla di descrizione

ma inganna il consumatore. Questo è il classico caso di un marchio decettivo, ed è un marchio nullo se viene

registrato. Esempio. Caso burro dolomiti ma era prodotto a Roma. Se non è di per sé ingannevole ma viene

usato successivamente in maniera ingannevole il marchio decade nel tempo. È il caso di prodotti in cui inizial-

mente si usano determinate materie prime ma successivamente si sostituiscano con alcune diverse; quindi mar-

chio cotonelle inizialmente uso il cotone ma successivamente sostituisco la materia prima con della carta. Si -

applica a tutte le ipotesi in cui il marchio è espressivo di alcune caratteristiche che orientano la scelta del con-

sumatore ma non corrispondono al vero, non si basano su dati reali. Il principio alla base di questa norma è che

la legge vuole che il marchio si espressione di dati veritieri e di trasparenza.

Esistono due norme, la prima prevede che non possono essere registrati marchi ingannevoli dalla nascita (ingannevo-

lezza originaria), la seconda prevede che anche i marchi inizialmente validi ma che dopo la registrazione vengono utiliz-

zati in modo ingannevole non siano validi per sopravvenuta ingannevolezza

Per valutare ingannevolezza si prende l’attestato di registrazione del marchio è l’uso concreto. È necessario valutare

compatibilità tra marchio registrato e prodotto o servizio offerto. Divieto anche di inganno sulla provenienza geografica.

Terzo caso di mancanza di liceità: c’è anche il divieto di registrazione come marchio di stemmi, emblemi e bandiere:

art.10 c.p.i. ad esempio: soggetto non può registrare come marchio stemma UE, stemma Canada, stemma U.S.A. etc.

Art. 14.1 afferma che se il segno è protetto come DOP o IGP non può essere registrato come marchio, è possibile regi-

strarlo come marchio collettivo.

Restano da vedere alcuni requisiti specifici previsti dalla legge per una categoria particolare come quelli della forma o

della confezione. I marchi di forma fanno sorgere più problemi, perché danno luogo a un’esclusiva e un monopolio sul

prodotto in sé, non solo sul segno apposto sul prodotto. Si tratta di casi in cui indirettamente la protezione come marchio

finisce di avere l’effetto di riservare un monopolio anche sul prodotto perché il prodotto è un segno distintivo, ma il ri-

sultato pratico è il medesimo. L’esclusiva che ne deriva è potenzialmente illimitata nel tempo. Il legislatore ha ritenuto

che questi casi in cui il monopolio sul segno diventi sul prodotto, e la registrazione è limitata rispetto agli altri segni

perché le esclusive hanno una portata maggiore in quanto sottraggono un prodotto alla disponibilità di altri operatori. È

previsto all’art.9 c.p.i che i marchi di forma per essere validi oltre ad avere tutti gli altri requisiti di validità (novità,

capacità distintiva e liceità) devono presentare 3 requisiti aggiuntivi specifici, ci sono quindi cautele aggiuntive.

A che cosa si applicano i marchi di forma?

Si applicano anzitutto alla forma del prodotto quindi all’oggetto tridimensionale, si applicano anche alle confezioni

dei prodotti (packaging), e le particolari lavorazioni della superficie del prodotto. Esempio. Una certa lavorazione a

rilievi del cuoio rugoso di Vuitton, una lavorazione che dava a certi vetri per i box doccia un effetto smerigliato e opaco.

In generale, rientrano nel concetto di forma l’aspetto esteriore che può essere bidimensionale o tridimensionale sia del

prodotto in sé ma anche dell’imballaggio mediante il quale si presenta sul mercato.

Ciò che è decisivo è appunto che si tratti dell’aspetto del prodotto. Se applico un segno tridimensionale al prodotto, non

è soggetto alla disciplina del marchio di forma. Esempio. Stemma di Mercedes applicato sulle macchine non è un segno

registrabile, la macchina lo sarebbe. Il segno deve formare la forma dell’oggetto nel complesso e deve essere intrin-

secamente connaturato con il prodotto. I marchi di forma devono presentare tutti i requisiti di validità previsti in ge-

nerale per i marchi. Devono in più non incorrere negli specifici divieti di registrazione previsti per i marchi di forma

dall’art. 9 c.p.i. Non possono essere registrati come marchio i segni costituiti esclusivamente:

(Se invece contengono degli elementi ulteriori possono essere registrati, la protezione riguarda gli altri elementi.)

1. dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forma base essenziale del prodotto). Forma imposta dalla

natura stessa del prodotto, forma senza la quale quel prodotto non sarebbe tale. (Forma base di uno schiaccianoci, forma

portauovo)

È un concetto abbastanza discusso perché la formula non è molto chiara. La tesi prevalente dice che si tratta di una

norma di prima barriera che vieta la registrazione delle forme base, essenziali del prodotto. Cioè le forme che il prodotto

deve necessariamente avere per essere tale. Esempio. La forma base classica dello schiaccianoci, oppure la forma base

del portauovo, se una forma non è fatta in quel modo e non ha quegli elementi non può fungere da porta uovo o da

schiaccianoci;

2. dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (forma utile, funzionale): anche questa è l’interpreta-

zione della dottrina della giurisprudenza. La legge esclude dalla registrazione le forme che incorporano una soluzione

tecnica e quindi le forme utili che sono fatte in quel modo perché la costruzione in quel modo serve a conseguire un ri-

sultato tecnico funzionale. La logica di questa disposizione è quella alla base del limite temporale dei brevetti. Le solu-

zioni originali tecniche possono essere brevettate ma hanno una durata di 20 anni per garantire il funzionamento otti-

male del mercato. Si cerca di incorporare questa disciplina anche nei marchi. Se noi dessimo monopolio illimitato su

una soluzione tecnica allora l’innovazione tecnica si andrebbe a vanificare il brevetto. Esempio. Il mattoncino della lego

è distintivo, ma è funzionale perché è un prodotto modulare atto a costruirei il gioco e permette di incastrare i matton-

cini al fine di ottenere la forma complessiva desiderata; quindi non è registrato. Abbiamo visto che la forma deve essere

idonea a distinguere. Questo che stiamo esaminando ora è diverso e indipendente. Può darsi che una forma per sé sia

distintiva, svolga una funzione di marchio però se utile comunque non può essere registrato come marchio. La capacità

distintiva si può ottenere con il secondary meaning e comunque non rimuove questo divieto. Questa è una barriera insu-

perabile, se è una forma utile non può essere registrata. Esempio. Testina a tre lame della Philips ha una valenza di-

stintiva ma la corte di giustizia (conforme giudice nazionale inglese) ma è una forma chiaramente funzionale per un ri-

sultato tecnico.

3. dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma ornamentale o che comunque, per le sue caratteri-

stiche, orienta le scelte d’acquisto del consumatore). Gli interpreti hanno detto che l’altra grande area di elementi per

la quale la legge necessita di norme si colloca nelle innovazioni di tipo estetico. Si deve ritenere che la forma ha una sua

bellezza, può essere attrattiva a livello estetico e quindi attiri il consumatore. Si tratta di valore sostanziale quando c’è

un valore pregevole a livello estetico. Gli interpreti hanno lasciato uno spazio reale nei marchi di forma. Si colloca il

discrimine tra forma registrabile e non nel punto in cui si tratta di forme che per il loro pregio estetico orientano le scelte

del consumatore. È il caso in cui si tratta di forme che il consumatore compra perché vuole avere un oggetto con quel

gradiente estetico. Qualunque forma che presenta delle caratteristiche che determinano l’acquisto hanno valore sostan-

ziale. Hanno la stessa logica secondo cui si creano dei monopoli perpetui su forme importanti per le scelte d’acquisto, e

non possono non cadere a un certo punto in pubblico dominio perché altrimenti avrebbero un potere di mercato troppo

ampio. Esempio. La cassa di bang & Olufsen qui il tribunale comunitario dell’unione europea del 2011 ha detto che si

tratta di una forma distintiva, il pubblico riconosce bang & olufsen ma per quanto distintiva non può essere oggetto di

valido marchio perché si tratta di livello estetico così spiccato che finisce per essere rilevante per le scelte d’acquisto per

il pubblico. La finalità di questa norma, secondo il tribunale dell’unione europea, è quella di voler evitare che se anche

ci sia la forma distintiva questo potrebbe essere oggetto di un monopolio potenzialmente perpetuo a favore del titolare.

Prosegue dicendo che nel caso di specie il prodotto è un oggetto di design e che questo design svolge un ruolo molto

importante all’atto della scelta d’acquisto da parte del consumatore. Il design fa comprare questo prodotto, induce il

consumatore a preferire questo prodotto.

Tante borse e scarpe di brand famosi sono comprati proprio per la loro forma: questo vuol dire che hanno valore sostan-

ziale?

No, non sempre. Il distinguo è sottile che però la giurisprudenza fa. Immaginiamo la classica borsa di LV o la fibbia di

Ferragamo. Immaginiamo d’altro canto la cassa di bang & olufsen si deve vedere la vera motivazione d’acquisto del

consumatore. Il consumatore vuole avere quel prodotto perché è famoso di quel produttore? Oppure lo vuole avere per-

ché ha un bel design ed esteticamente molto pregevole? A seconda della risposta si tratta di un valido o non valido mar-

chio. La forma di LV è un marchio, non è un valore sostanziale perché chi compra non lo fa per l’aspetto estetico ma

per avere il prodotto icona. Non è un pregio estetico della forma, ma è nella mente del pubblico è collegata a un certo

imprenditore e casa di moda. 31 marzo 2016

Ambito di tutela:

La norma centrale e base è l’art.20.1 c.p.i. ed è una norma che fissa i confini esclusivi.

Questa norma afferma che il titolare è arbitro del suo marchio e che nessuno può interferire con le scelte del titolare e

che, inoltre, il titolare può vietare a terzi l’uso dei segni in attività commerciali.

Questo articolo indica quando il marchio successivo non può essere usato, evidenzia quindi i divieti di uso, in partico-

lare alle lettere a), b) e c).

Questa norma è parallela all’art.12 in cui si evidenziano i casi di conflitto tra marchi registrati. L’art.12 alle lettere c),

d) ed e) dice quando un marchio è nuovo quando non interferisce con un marchio anteriore o se un marchio anteriore

può essere fatto valere contro la registrazione di uno posteriore.

Quindi l’art. 20 evidenzia i divieti d’uso, mentre l’art. 12 evidenzia i divieti di registrazione.

L’art.20 dice quando un diritto su un marchio anteriore può essere fatto valere contro l’uso di un segno posteriore.

L’art.20 esordisce con questa frase:

I diritti del titolare del marchio d'impresa (registrato) consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.

Questa è la regola generale, si tratta di un’esclusiva come nel caso del brevetto. Si dice che questa esclusiva del titolare

sostanzialmente ha una componente negativa e una positiva. La componente negativa si manifesta nella possibilità di

vietare a terzi alcune condotte. La componente positiva consiste che il titolare è arbitro della sorte del segno, può deci-

dere di disporne come più preferisce. Il titolare può decidere se e come utilizzare il marchio: può cedere il diritto, può

autorizzare terzi licenziatari a utilizzarlo (soggetti che usano il segno con l’accordo del titolare). In questo caso il titolare

decide di sfruttare il diritto indirettamente mediante terzi licenziatari. Dopo aver fissato questo concetto generale la

norma prosegue dicendo:

“Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica.”

I casi in cui un soggetto tiene una condotta che interferisce con i diritti del titolare sono chiamati casi di contraffazione

del marchio. È la stessa terminologia dei brevetti. Vuol dire usare un segno che è in violazione su un marchio registrato

anteriormente.

Contraffazione significa violazione di un diritto protetto.

La norma dice che il titolare può vietare a terzi di fare uso di un segno nell’attività economica senza il consenso del

titolare.

Gli usi che costituiscono contraffazione sono indicati nell’art.20.1. Ci sono dei presupposti generali a cui poi seguono

delle norme specifiche. La prima cosa affinché possa esserci contraffazione è che un terzo faccia uso di un segno.

Perché si possa parlare di contraffazione è necessario che ricorrano questi requisiti generali.

Fare uso del segno – c’è l’uso quando un soggetto utilizza un segno nell’ambito della propria comunicazione commer-

ciale, ossia i casi in cui il segno viene sfruttato come strumento per comunicare qualcosa al consumatore relativamente

all’attività del soggetto che comunica quella cosa.

Alcuni casi sono abbastanza semplici. Se io metto un segno su un prodotto è chiaro che utilizzo un segno, se faccio pub-

blicità e uso un segno per identificarlo è chiaro che sto usando un segno. Se io quello stesso prodotto lo vendo online

c’è un uso? Si certo che c’è, non necessariamente l’uso debba essere sul mercato tradizionale. La vendita può essere

fatta su un sito, o su una piattaforma online come eBay. Il caso che la corte di giustizia si è posto più volte è quello

dell’uso di un segno corrispondente a un marchio altrui su un motore di ricerca, in particolare sui servizi a pagamento

proposti dai motori ricerca è uso di un segno? È il caso dei Key words advertising e adwords di Google, si può com-

prare una parola e quando un utente fa una ricerca appaiono dei link sponsorizzati al sito che ha comprato la parola.

Esempio. Interflora o Vuitton. In questo caso c’è uso del segno e c’è contraffazione? È usato per far apparire su internet

l’offerta anche se non c’entra nulla quando l’utente fa una ricerca. Un altro caso è l’uso di un marchio altrui in una pub-

blicità comparativa. Esempio. Produttore di profumi fa paragone con Dior, Chanel dicendo che le sue fragranze ricor-

dano quelle celebri. Si usa il paragone con marchi famosi per vendere il proprio prodotto anche se non è lo stesso. Può

esserci contraffazione? La giurisprudenza ha detto di sì, dando una definizione molto ampia del concetto di uso del se-

gno. Affermazioni della corte di giustizia del 2011 nel caso di EBay ha detto una breve definizione ma densa di signifi-

cato: c’è uso di un segno tutte le volte che un soggetto usa un segno nell’ambito della propria comunicazione commer-

ciale. Non importa tanto la modalità tradizionale o meno dell’uso del segno. La cosa decisiva del segno è che è usato

come strumento di marketing per attirare l’attenzione del consumatore in relazione della propria offerta. Il terzo che

compra come keyword la parola Vuitton può essere comunque un contraffattore anche se poi non scrive la parola Vuit-

ton sui suoi prodotti. Ha utilizzato un marchio altrui per attirare l’attenzione del consumatore sulla sua offerta. L’inser-

zionista che compra la parola su Google è responsabile della contraffazione ma il motore di ricerca è responsabile e fa

uso del marchio? Questo problema è stato discusso e la corte di giustizia dice che non ci si può spingere fino a quel

punto nel senso che il mercato online che mette a disposizione del servizio non fa un uso improprio del marchio per la

propria comunicazione commerciale. I motori si limitano a mettere a disposizione un servizio a terzi in maniera neutra

non fa contraffazione per come questi lo utilizzano. C’è un limite, come nel diritto d’autore, se il motore di ricerca as-

sume un ruolo attivo e partecipa all’azione illecita del terzo agevolandolo; oppure venuto a conoscenza dell’esistenza

della violazione perché informati dagli utenti e non si interviene per rimuoverla c’è responsabilità anche da parte delle

piattaforme perché concorrono alla contraffazione. L’uso del segno si deve collocare nell’attività economica. Deve

essere un’attività commerciale che non si esaurisce nell’ambito privato, destinata al mercato e crei un vantaggio econo-

mico. Deve collocare un certo prodotto o servizio sul mercato e creargli una quota di mercato presso i consumatori fi-

nali.

Cosa resta fuori?

  Usi privati del marchio

  Usi civili senza rilievo commerciale.

Caso di alcuni privati che su eBay avevano messo in vendita dei prodotti contraffatti semplicemente perché volevano

vendere tra privati qualche esemplare di un prodotto. Non era un’attività ma era per liberarsi di un prodotto. La corte

dice che non è un’attività economica ma privata.

Il terzo requisito è che l’uso deve essere per prodotti o servizi messi sul mercato. Un ulteriore requisito importante è che

non ci deve essere consenso del titolare. La prima considerazione è abbastanza ovvia perché dice che non ci può essere

contraffazione se c’è il consenso del titolare. Se il titolare accetta che un terzo lo utilizzi non può poi accusarlo di con-

traffazione. Il consenso del titolare comprende tutte le facoltà positive dell’uso. Dice che il titolare è arbitro del suo

marchio, decide chi è autorizzato o non a usare il marchio. Può stipulare accordi di coesistenza: due soggetti usano se-

gni in contrasto fra loro e decidono di non farsi causa. È un modo di convivere. Il titolare può decidere di dare il mar-

chio in licenza. Il titolare può monetizzare il suo marchio in maniera diretta o indiretta con forme di uso del consenso.

Se io titolare del marchio contesto a un terzo un’attività che io assumo come contraffazione e lo porto dal giudice la

prima cosa da dimostrare è che c’è stato in relazione al prodotto e servizio un uso di un certo segno nell’attività econo-

mica (promozione di prodotti e servizi nell’attività commerciale) e che il titolare non l’abbia mai consentito.

4 aprile 2016

Ipotesi di contraffazione:

Art. 20.1 lett A)

1. Doppia identità – un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato

registrato; “è vietato usare nell’attività economica un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici

a quelli per cui il marchio è stato registrato”.

Legislatore ha affermato che se c’è piena identità non occorre altro, si deve ritenere che ci sia violazione del

primo marchio. Doppia identità=Identici segni, identici prodotti o servizi, se non c’è questa doppia identità è

necessario effettuare verifiche ulteriori, mentre in questo caso non è necessario, se c’è la doppia identità c’è

contraffazione.

Questa norma ha dato qualche problema dal punto di vista interpretativo, e in particolare si è discusso sul con-

cetto di identità.

La finalità della norma è una norma anti-pirateria, pensata per reprimere casi dei falsi grossolani. È stata scritta

essenzialmente pensando a un’ipotesi specifica che è quella della pirateria dei marchi celebri.

Si erano infatti diffusi molto i falsi, i cloni di prodotti noti (moda e tecnologia). Esempio: Finta borsa di LV,

finto prodotto Gucci venduto su una bancarella.

Identità significa che due cose sono esattamente identiche, nell’applicazione di questa norma si è discusso:

Ci può essere identità anche se i due marchi non sono fotograficamente identici? Problema che si è posto nelle

ipotesi in cui il terzo ha apportato qualche modifica lieve al segno. Il segno non è perfettamente identico, ma

dal punto di vista del buon senso è chiaro che sono identici. La corte di giustizia ha enunciato un principio che

stabilisce il concetto di identità:

 Se c’è assoluta identità fotografica c’è identità

 Se il segno è lievemente modificato dipende dal punto di vista del consumatore.

Quello che conta è quindi che i due segni appaiano identici al pubblico, non importa se siano perfettamente

identici. Se ci sono differenze insignificanti all’occhio del consumatore si deve ritenere che la norma venga

applicata.

Se prendo il marchio Armani o Samsung e aggiungo su una lettera un accento o un puntino piuttosto invisibili.

È un marchio identico? Alcuni dicono che devono essere fotograficamente identici. La giurisprudenza ha detto

che i marchi sono segni di comunicazione al pubblico. Ciò che conta è quello che il pubblico vede. Se questo

ha impressione di identità perché le differenze sono impercettibili allora sono considerati identici. La corte di

giustizia nel 2003 ha detto che c’è identità quando sono fotograficamente identici ma anche se ci sono delle

differenze così impercettibile che il consumatore medio non denota.

Lo stesso discorso viene fatto per valutare l’identità dei prodotti o servizi: è necessario valutare se c’è corri-

spondenza di settori merceologici. Anche in questo caso è una valutazione sostanziale dell’appartenenza allo

stesso genere merceologico.

Questa è l’ipotesi più semplice e immediata.

Art. 20.1. lett B)

2. Rischio di confusione – è il caso di violazione o interferenza con la funzione distintiva del marchio. Sono i

casi in cui la condotta del terzo causa rischio di confusione sul mercato.

Segno identico o simile al prodotto registrato per prodotti identici o affini. Si può creare il rischio di con-

fusione o rischio di associazione. (Lettera B si applica quando non si applica lettera A)

La funzione essenziale è quella di distinguere in termini di provenienza. È essenziale che il marchio possa

svolgere questa funzione distintiva. Se un terzo usa un terzo simile o identico rischia di dare vita a una confu-

sione sul mercato. La legge stabilisce che il titolare può attaccare il terzo che crea una situazione di questo tipo

mediante la contraffazione. Tutto questo è racchiuso nell’art.20.1 lettera b che è il parallelo della lettera d)

dell’art.12 sulla novità. Il titolare può vietare ai terzi l’uso di qualunque segno identico o simile al marchio per

prodotto o servizi identici o affini a quelli per cui il marchio è registrato se a causa di questa identità tra segni e

prodotti può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere in rischio di associazione

dei segni. Dall’unione può derivare, e in questo deriva l’illecito e porta al rischio di associazione. Questo ri-

schio deriva dal fatto che ci sia somiglianza sui due versanti.

Rischio di confusione (in senso stretto): ipotesi in cui il pubblico vede un segno e può credere che i prodotti o

servizi contraddistinti dal marchio e i prodotti o servizi per cui è usato il segno del terzo provengano dalla

stessa impresa titolare del marchio. Esempio: trovo sul mercato una bibita con un certo marchio simile a coca

cola, penso che sia messo sul mercato da coca cola, mi confondo e credo che sia riconducibile a coca cola an-

che se non è vero. Il concetto della confusione fa riferimento alle fonti imprenditoriale del prodotto, quindi

sulla sua origine. Credo che i prodotti provengano tutti dal medesimo produttore.

Rischio di associazione (in senso allargato): i casi in cui il pubblico, pur rendendosi conto del fatto che i pro-

dotti o servizi contraddistinti dal marchio e i prodotti o servizi per cui è usato il segno del terzo non proven-

gono dalla stessa impresa e pur capendo che essi provengono da imprese diverse, può credere che le due im-

prese siano economicamente legate tra loro. Esempio: Si pensa che ci siano degli accordi fra delle imprese e si

producano delle linee e gamme secondarie rispetto al marchio principale. La legge dice anche da cosa deriva il

rischio di confusione o associazione e impone al giudice di verificare i fattori da cui possono derivare questi

rischi. La norma dice che il rischio di confusione o associazione deriva da identità o somiglianza tra segni;

identità o affinità tra prodotti. Se uno di questi elementi manca non concorre alcun rischio. Questo avviene tipi-

camente per il merchandising di marchi celebri. Esempio: Marchio usato per bevande e poi usato per macchi-

nari industriali. Il pubblico non pensa che il fabbricante di prodotti alimentari si sia messo a produrre qualcosa

di completamente diverso. Se non ricorrono questi due elementi non ci può essere un rischio di confusione o

associazione. In relazione alla identità o affinità di prodotti non vi può essere tutela viene anche indicato come

principio di relatività o specialità della tutela. Il marchio è protetto non automaticamente ma solo in rela-

zione ai prodotti e servizi per i quali è registrato e in più i prodotti affini e simili per i quali è registrato. Esem-

pio. Classe 25 abbigliamento vale per quei prodotti e simili quindi accessori e gioielli. Non però in relazione a

prodotti e servizi che non hanno nulla a che vedere con questi. La giurisprudenza ha fissato dei principi gene-

rali per i segni e prodotti. Perché si determinino questi due rischi devono però ricorrere situazioni si somi-

glianza tra i segni o affinità tra i prodotto.

Criteri di valutazione del rischio di confusione o di associazione:

I giudici hanno elaborato una serie di criteri generali per la valutazione dei casi concreti dei rischi di confusione e di

associazioni.

Si valutano in maniera complessiva e sono calibrati sul modo in cui il pubblico entra in contatto con i marchi. Le valuta-

zioni si fanno dal punto di vista del pubblico destinatario di quei prodotti o servizi, il punto di riferimento è sempre il

consumatore. Si fanno secondo la percezione del pubblico perché si parla di messaggi che i prodotti inviano. Il consu-

matore vede tutto insieme: segni, prodotti, e luoghi d’uso per questo si fa una valutazione globale. Per questo i giudici

insistono sul fare esami in dettaglio, ma aderenti alla situazione concreta dove c’è un insieme di fattori che globalmente

si devono considerare.

 Valutazione globale che deve tenere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie: segni in con-

flitto, prodotti per cui sono usati, la forza distintiva dei marchi (se è forte è più facile che ci sia confusione),

livello attenzione preparazione del consumatore che ricorre anche nella valutazione della capacità distintiva

come per i prodotti di massa o di lusso, contesto concreto d’suo. Non si deve quindi frammentare.

 Interdipendenza dei fattori: un elevato grado di somiglianza tra i segni può compensare un ridotto grado di

affinità tra prodotti o servizi, e viceversa. Vari fattori vanno messi in correlazione tra di loro. Due segni pos-

sono essere differenziati o usati per prodotti simili o vicini. Il pubblico può pensare a un collegamento, si tiene

conto del sinergismo tra i vari fattori. Non si fa un esame a compartimenti stagni.

 Riferimento alla percezione del consumatore medio dei prodotti o servizi: si va a vedere il tipo di consu-

matore a cui sono destinati i prodotti o servizi, quindi si prende a riferimento questo parametro un consumatore

di media diligenza e competenza e ci si chiede se questo si può confondere. Da qui vengono fuori i discorsi che

sono prodotti di massa, dove i consumatori non sono molto attenti è più facile che si confonda. Questo non ac-

cada per prodotti di lusso o specialistici dove i consumatori sono attenti e informati.

All’interno di queste regole di valutazione globale dal punto di vista del pubblico si calano le regole specifiche per la

valutazione dei fattori che determinano la somiglianza tra segni o prodotti. Le prime regole valgono a livello comples-

sivo, mentre le seconde hanno lo scopo di rendere oggettivo un giudizio che può essere soggettivo, anche questi tengono

conto delle percezioni dei clienti. I criteri di valutazione dell’identità o somiglianza tra segni sono:

 Valutazione «in via globale e sintetica» e non in via analitica: si fa un giudizio di prima impressione e sin-

tesi ma non di analisi perché si dice che il pubblico non si mette ad analizzare uno per uno i singoli dettagli dei

segni. In certi casi può accadere, ma tendenzialmente non avviene. Si deve ricostruire il modo in cui il consu-

matore si accosta ai segni, ovvero l’impressione che i segni provocano agli occhi del pubblico. Si confrontano i

segni in via di immediatezza e si valuta se questi provochino sensazioni di uguaglianza. La valutazione deve

rispecchiare la percezione al pubblico, così il giudice non deve dare troppo peso ai dettagli, alle differenze

poco rilevanti.

 Confronto tra il segno del terzo e il ricordo del marchio del titolare: è detto anche giudizio mnemonico. Il

consumatore vede il prodotto ma non ha presente anche gli altri prodotti del titolare del marchio. Tipicamente

il consumatore vede il segno usato dal terzo ma non simultaneamente il marchio originale. Ha un ricordo nella

sua memoria perché probabilmente li ha già sperimentati. La valutazione non deve essere fatta per entrambi i

segni, ma in una situazione in cui ce n’è. Il marchio originale è solo nella memoria. Questo porta più facil-

mente a constatare un rischio di confusione, dove si perdono dei dettagli nel ricordo. C’è l’elemento denomina-

tivo e non quello figurativo. Non bisogna dare peso agli elementi che non rimangono impressi nella mente del

consumatore.

 Considerazione dei profili grafico, fonetico e concettuale: un segno può essere oggetto di percezione sotto

molteplici profili simultanei e diversi. Un segno può essere percepito con la vista, udito, veicola un certo con-

cetto. Ci sono dei marchi che hanno tutti e tre i significati. Esempio. Denominativo corrispondente a una parola

del vocabolario come liquore strega, se vedo strega lo percepisco con la vista, ma anche fonetico perché lo

sento pubblicizzare alla radio e anche concettuale perché ha un significato percepibile e distinguibile alla

mente del pubblico. Non sempre ci sono tutti i profili come “Rolex” è solo fonetico e non concettuale perché è

una parola inventata. Ci può essere un rischio di confusione anche per la presenza di uno di questi profili, ma al

tempo stesso una forte somiglianza può essere sufficiente a escludere la somiglianza fra i segni.

Esempio: caso storico era quello al marchio lana gatto che si era posto un conflitto tra il marchio denominativo

per filati e la raffigurazione della testa. Il conflitto era tra la parola e il disegno. Dal punto di vista grafico e fo-

netico sono diversi. Ci sono dei casi in cui due parole sono scritte in maniera diversa ma sono pronunciate

ugualmente quindi c’è somiglianza fonetica. In Italia c’era un caso di questo tipo per i marchi: Ellesse, LS. Tut-

tavia i segni sono diversi ma si pronunciano in maniera uguale. Graficamente sono diversi ma c’è identità fone-

tica.

 Considerazione del modo in cui il consumatore entra in contatto con i segni sul mercato: L’aspetto grafico

in genere impatta maggiormente nel momento dell’acquisto soprattutto nel caso degli acquisti in supermercato;

se invece sono dietro un ordine a voce come nel bar allora può avere un peso maggiore l’aspetto fonetico.

 Considerazione del grado di capacità distintiva del marchio per cui si chiede tutela. Marchi forti e mar-

chi deboli. Problema dei marchi complessi e di insieme: ci sono marchi con forte capacità distintiva perché

non hanno elementi descrittivi come per esempio parole di fantasia (Rolex, Samsung etc.) ed inoltre influisce

molto l’uso e il fattore del tempo; oppure ci sono dei marchi espressivi di caratteristiche del prodotto o del ser-

vizio come quelli che richiamano una componente del prodotto e hanno una tutela minore (Divani & Divani).

La protezione del marchio dipende dalla sua capacità distintiva, tanto più marchio è dotato di capacità distin-

tiva tanto più ampia sarà la sua tutela. È stata elaborata una distinzione fra marchi deboli e forte. Quelli forti

non hanno una valenza descrittiva, non c’è un riferimento concettuale e hanno così una tutela forte nei con-

fronti di segni piuttosto differenziati. I marchi deboli sono espressivi di caratteristiche del prodotto, hanno un

elemento di non proteggibilità. Esempio: “Pavitex”. Sono protetti solo in relazione alla loro ridotta capacità

distintiva. Divani e Divani, non possono impedire ai concorrenti di usare la parola divano o il disegno del di-

vano. Un marchio forte permette al titolare di impedire ai terzi di accostarsi al marchio, mentre il titolare di un

marchio debole deve tollerare gli avvicinamenti in quanto non ha protezione totale. Si tiene conto di quanta

capacità distintiva sulla quale si vuole tutela. Si tiene conto anche della notorietà acquisita nel tempo che ren-

dono più facile e probabile il rischio di confusione.

Ci sono delle regole in relazione ai marchi complessi e di insieme. I marchi complessi sono marchi costituiti

dall’unione di più elementi diversi come ad es. elementi denominativo e figurativo. Hanno più elementi distintivi o co-

munque almeno uno. Esempi. Case automobilistiche e il disegno di cerchi, stelle e rombi. I marchi di insieme sono una

fattispecie particolare. Sono costituiti da più elementi che singolarmente non hanno in sé ha capacità distintiva. Tutta-

via, c’è una certa originalità per il modo in cui i vari elementi sono combinati. Di solito capita per il packaging di certi

prodotti dove ci sono una serie di figure che rappresentano gli ingredienti del prodotto ma la combinazione e l’accosta-

mento nell’insieme da una certa distintività al prodotto. C’è confondibilità se il terzo copia la combinazione degli ele-

menti. Anche in questo tema si applica il tema della valutazione complessiva dal punto di vista del consumatore.

 Come si riflette sulla confondibilità?

Per quelli di insieme c’è confondibilità solo quando viene copiato nell’insieme e nell’originalità dell’accostamento. Per

stabilire se c’è somiglianza per i marchi complessi si deve fare una valutazione d’insieme. Esempio. Una parola e un

disegno. Il terzo mette sui prodotti un marchio complesso dove la parola è simile e il disegno è completamente diverso;

oppure marchio anteriore complesso e quello posteriore ne riprende solo uno; oppure quello anteriore è semplice costi-

tuito solo da una parola e il terzo la prende inserendola in un marchio complesso. La posizione prevalente dice che si

deve fare una valutazione complessiva sulla completezza e si deve chiedere se l’elemento di comunanza sia sufficiente a

dare vita a un rischio di confusione. Non si devono isolare i singoli elementi, ma si prendono i simboli contrapposti e si

deve chiede se il pubblico li può collegare e di conseguenza confondersi.

Esempio. La corte di giustizia in un caso celebre con marchio life, mentre il secondo Thomson life. Si deve fare una

valutazione complessiva, e si reputa che siano simili. Un altro è quello di marchi composti da parte denominativa (di-

versa per i due marchi) e figurativa che aveva delle somiglianze. Bisogna vedere che cosa colpisce maggiormente il

consumatore.

L’altro versante è quello della valutazione dell’affinità dei prodotti o servizi. Inizialmente si usava come riferimento il

fatto che all’interno della domanda si devono indicare i prodotti e i servizi d’interesse. Per agevolare erano stati divisi in

45 classi dalla convenzione di Nizza. Una prima tesi diceva di considerare le classi che però la giurisprudenza da de-

cenni ha bocciato in quanto non ha rilievo per attribuire similarità.

Valutazione dell’identità o affinità tra prodotti o servizi:

 Non rilevano le classi merceologiche per le quali il marchio è registrato: valutare se i prodotti hanno stessa

natura intrinseca, soddisfano gli stessi bisogni e a che tipo di consumatore sono destinati ma da decenni è stata

bocciata in quanto risulta complicato valutare la natura intrinseca e i consumatori destinatari.

 Non pare condivisibile il criterio di tipo merceologico per cui devono ritenersi affini i prodotti o servizi

che, «per la loro intrinseca natura o per la loro destinazione alla stessa clientela o alla soddisfazione degli

stessi bisogni». Sono ricollegabili ai prodotti o servizi per cui il marchio è registrato. È un criterio di tipo mer-

ceologico, della natura dei prodotti. Cioè si diceva di controllare la natura intrinseca, a che tipo di clientela

sono destinati, alla soddisfazione di quali bisogni sono destinati. È un criterio che è stato radicalmente criticato

perché si è detto che si tratta di concetti estremamente vaghi, ambigui e incerti. Esempio. Acqua naturale è di-

verso da tutti i generi alimentari ma allo stesso tempo si può dire che fa parte degli alimenti.

 Si deve invece ritenere che siano affini i prodotti o servizi che, per il fatto di portare lo stesso marchio o

marchi simili, possono essere ragionevolmente ritenuti dal consumatore provenienti dalla stessa impresa

(o da imprese collegate). Ancora una volta fa riferimento la percezione del pubblico e il modo in cui vede i

prodotti che gli sono offerti sul mercato. Secondo una concezione più moderna ed evoluta di affinità. Si deve

valutare la somiglianza per prodotti simili che possono essere ritenuti provenienti dalla stessa impresa. Si

guarda un dato sostanziale, ciò che conta è evitare che il consumatore associa allo stesso imprenditore e quindi

confondersi. È emersa a partire dagli anni ’70, il primo caso fu quello di contrapposizione di un marchio di

moda e un produttore di arredamento che utilizzava lo stesso marchio. I capi di arredamento non sono affini a

quelli di moda, hanno finalità distinte, hanno intrinseca natura diversa, la clientela è diversa. Il pubblico può

pensare che lo stilista possa griffare anche i mobili? E allora si deve ritenere ci sia affinità. Un altro caso cele-

bre è quello della corte di cassazione del 83 relativo all’olio sasso. Un terzo aveva chiamato sasso delle be-

vande gassate. Non c’è contraffazione perché hanno intrinseca natura diversa. Si deve vedere se il pubblico

riconduce i prodotti alla stessa fonte. L’affinità si misura sulla possibilità di confusione, di ricondurre lo stesso

prodotto alla medesima fonte. PER MARCHI REGISTRATI. 5 aprile 2016

Terza ipotesi di contraffazione del marchio: tutela dei marchi che godono di rinomanza

Viene protetta anche la funzione attrattiva. Prescinde dal rischio di confusione. Questo illecito fa riferimento alla norma

20.1 lett C) che è parallelo alla lettera e) art.12. “Sussiste questa ipotesi di contraffazione quando un terzo usa un segno

identico o simile al marchio anche per prodotti o servizi che non siano affini, se il marchio gode di rinomanza e se l’uso

del terzo consente a questo di trarre indebito vantaggio o reca pregiudizi agli stessi”.

Ci sono dei marchi particolarmente noti e conosciuti. Possono essere marchi celebri, della moda, automobilistico, tecno-

logico, food & beverage. Possono essere anche dei marchi con uso consolidato. La legge prende in considerazione que-

sto fenomeno e prevede una forma particolare aggiuntiva di tutela per i marchi che godono di rinomanza. Sono quei

marchi che hanno la stessa tutela per quanto riguarda le prime due ipotesi, ma sono protetti anche quando non ricorrono

le condizioni delle prime due ipotesi (doppia identità e rischio di confusione). La logica è quella di una norma che cerca

di guardare a una tutela delle situazioni concrete di mercato. Ci sono determinati marchi noti che sono arrivati a questa

notorietà grazie alla loro attività di impresa, associati a qualità e/o lusso. Il legislatore prende atto che questi marchi in-

corporano dei valori e dei significati ulteriori rispetto a quelli “normali” che hanno il valore di distinguere il proprio

prodotto rispetto a quello di altri operatori del settore. I marchi rinomati oltre a distinguersi hanno dei significati ulte-

riori: immagine di qualità dei prodotti, lusso, alta affidabilità in termini tecnologico, attrattivo per la moda che spesso è

solo suggestivo a prescindere dalla qualità del prodotto perché si associa a determinati contesti e situazioni. Si dice che

sono dei marchi che hanno un loro intrinseco selling power, infatti, comunicano determinati messaggi, suggestioni ed

emozioni al pubblico. Sono protetti in relazione ai significati ulteriori. La legge dice che questi marchi vanno protetti di

più perché possono esserci dei casi in cui un terzo non autorizzato utilizzi i segni noti senza creare un rischio di confu-

sione ma pregiudica gli interessi del titolare del marchio per due motivi:

1. Il terzo usando il marchio famoso compie un agganciamento parassitario, accredita meglio il suo prodotto

perché è contraddistinto dal marchio famoso. Un pubblico che vede i prodotti del terzo con quel marchio in

maniera irrazionale è portato ad acquistarli perché comunicano qualcosa di positivo e sono attratti maggior-

mente da questi. Esempio. Si riprende il packaging, il consumatore non si confonde ma essendo noto e si fida

irrazionalmente sarà portato a preferirlo. Un’altra ipotesi molto discussa è quella della fattispecie delle tabelle

di concordanza che sono tipiche del settore dei profumi. C’è una fragranza sono simili a quelli famosi e poi per

venderli sono messi con quello delle tabelle di concordanza. Il pubblico non si confonde ma menzionare il

marchio famoso permette di vendere di più.

2. L’altro problema è quello dello sporcamento dell’immagine. Il terzo usa il marchio famoso in contesti e per

prodotti che sviliscono l’immagine del marchio originale, sono incompatibili e quindi ledono la reputazione di

questo. Esempio. Vendere prodotti di alta moda in un hard discount. Un soggetto che ha incorporato nel mar-

chio dei concetti di solidarietà come i marchi famosi che producono delle collezioni per ottenere dei fondi da

devolvere in beneficienza, ma può accadere che viene associato alla produzione di marchi bellici, in questo

caso non c’è coerenza. È da considerare anche il caso della parodia, nessuno si confonde come nel caso italiano

in cui un terzo con lo scopo di vantare l’uso di sostanze stupefacenti ha usato il cane dell’Agip e l’ha modifi-

cata in “acid”. Agip ha fatto causa, ed ha vinto perché ledeva l’immagine recando pregiudizio.

Le norme che coprivano i marchi proteggono l’interesse del titolare ma anche quelli del pubblico nel caso del rischio

della confusione e doppia identità. Nelle norme sulle rinomanza, spicca esclusivamente la tutela del titolare perché non

si vogliono vanificare gli sforzi in comunicazione del marketing che hanno reso il marchio noto. La norma è stata co-

struita precisando che c’è tutela per questi marchi, che opera anche se non c’è il rischio di associazione o confusione.

Può essere che il consumatore non si confonda, e tuttavia anche senza confondere il pubblico beneficia parassitaria-

mente del marchio o danneggia l’immagine di quel marchio. È scritto testualmente, ed è un punto fondamentale, è una

tutela che si applica anche per prodotti o servizi che non sono affini a quelli per il quale il marchio è stato registrato. In

relazione alla fattispecie della confusione se i prodotti non sono affini non c’è tutela. È un confine della tutela della con-

fusione. Esempio. Marchio per alimenti che viene usato per armi. C’è comunque pregiudizio.

I quattro Presupposti:

 Il primo presupposto è la rinomanza del marchio che va intesa in senso ampio, approccio nazionale e europeo.

Questa terza ipotesi infatti è valida solo per marchi rinomati. La corte di giustizia ha stabilito che la rinomanza

sussiste in tutti i casi in cui il marchio è noto a una frazione significativa del pubblico interessato ai prodotti o

servizi contraddistinti dal marchio. Questa frase contiene due concetti distinti, il primo concetto è che non è

necessario che tutti conoscano il marchio, ovvero non sussiste solo per marchi celebri come Coca Cola, Sam-

sung e Mercedes. I giudici non danno delle % per valutare se il marchio è o meno rinomato, ma fanno valuta-

zione caso per caso è importante che ci sia la conoscenza del marchio di una frazione del pubblico consistente

e non trascurabile. Il secondo concetto è che il destinatario non è il pubblico generico ma solo il pubblico inte-

ressato.

Ha rilievo quindi il fatto che il pubblico deve essere interessato a quei prodotti e servizi in modo tale da tenere

conto anche i prodotti di nicchia.

Se ad esempio in 5000 praticano un determinato sport, e in 3000 conoscono quel marchio allora questo è consi-

derato noto e rinomato.

 Il secondo presupposto è il nesso, la somiglianza. Questo requisito compare sia nella confusione sia per i mar-

chi di rinomanza. La giurisprudenza adatta tale espressione alle fattispecie. Dal lato della confusione, quando si

valuta se i segni sono simili o identici si fa un giudizio di somiglianza (ricordo, colpo d’occhio, etc). Per

quanto riguarda la rinomanza la confusione non rileva. Il significato della somiglianza assume un valore di-

verso. I giudici a partire dal 2003 dicono che la somiglianza tra i segni deve essere intesa come ci deve essere

un nesso (link) nella mente del pubblico tra il marchio noto e il segno del terzo. Sussiste nesso se il segno del

terzo evoca nella mente del pubblico il marchio rinomato. È un concetto di già visto, una sorta di dejà vu.

Caso: un terzo ha usato un marchio simile a quello dell’Adidas, la corte di giustizia ha stabilito che quel mar-

chio richiamava nella mente del consumatore il marchio noto. È sufficiente il nesso.

 Successivamente è necessario valutare se l’uso del terzo reca un indebito vantaggio o un pregiudizio. Si ha in-

debito vantaggio nei casi di parassitismo o free-riding: il terzo trae vantaggio dalla rinomanza del marchio e la

sfrutta per accreditare più facilmente il suo prodotto o servizio sul mercato.

Si ha invece pregiudizio quando l’uso del segno da parte del terzo indebolisce il carattere distintivo del mar-

chio rinomato oppure quando l’uso del segno da parte del terzo nuoce all’immagine e alla reputazione del mar-

chio.

È il caso dell’Agip e della parodia. Se un marchio ha una sua caratterizzazione data dal titolare colpisce e attira

di più il consumatore a differenza se quel segno viene usato da più produttori. La presa del marchio nel se-

condo caso sarà meno forte, ci sarà un rimando diluito tra il marchio e l’imprenditore. La rinomanza viene in-

debolita o “sporcata”. Gli americani diluition by blurring è il primo caso, mentre dilution by tarnishment che

sono i casi di segni che vengono usati per pregiudicare il marchio.

 Inoltre la legge prevede che il terzo non abbia un giusto motivo per usarlo. Ci possono essere dei casi in cui il

terzo ha una valida ragione prevalente per usare il marchio. Il legislatore lascia all’interprete la decisione. Può

capitare nel caso concreto che il terzo abbia un giusto motivo per fare uso del marchio, quindi non si vieta al

terzo di continuarne con l’uso. C’è un giusto motivo quando nel caso concreto si deve proteggere un interesse

del terzo, meritevole di tutela.

Esempio. Segno usato per critica, per esprimere la libertà di pensiero tutelato dall’art.21 della costituzione,

connesso a fornire determinati servizi al consumatore come nel caso dell’uso del marchio come prodotto usato

sul mercato secondario. Se l’uso del terzo è supportato da ragioni prevalenti rispetto a quelle del titolare del

diritto allora non c’è alcun atto illecito.

Questi presupposti appena visti sono tutti di tipo cumulativo. E il quarto presupposto è un ipotesi di chiusura della

norma.

Alcuni casi per esempio Agip, o uso di marchio noto per prodotti di scarso valore e scarsa qualità. Altro caso di indebito

vantaggio: Pegeout utilizzato per sistemi informatici, viene utilizzato questo marchio per trasmettere l’affidabilità del

marchio, oppure i casi di pubblicità comparativa – L’Oreal, vengono prodotti profumi di qualità bassa e ha contraddi-

stinto i marchi con una tabella che indicava che i profumi corrispondevano a quelli del famoso marchio.

Quali sono le forme d’uso che il titolare può vietare ai terzi?

In realtà qualunque tipo art.20.2 vieta in particolare alcune condotte, mediante il giudice può inibire quindi vietare a

terzi di continuare in determinate attività. L’elenco non è tassativo. Sono vietata alcune condotte se c’è contraffazione,

come:

 La marchiatura del prodotto;

 Di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire i servizi con-

traddistinti dal segno. Anche lo stock, che è una detenzione di prodotti, al fine successivo di vendita;

 Di importare o esportare prodotto contraddistinti dal segno. Anche il semplice attività atta all’esportazione

è vietata perché comunque è in contatto con il territorio nazionale;

 Di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale nella pubblicità.

Queste attività devono avere un rilievo di mercato ed economico, non è vietato nell’ambito privato.

D’altro canto ci sono delle attività e degli usi che il titolare non può compiere e questi sono disponibili all’art.21.2. Il

titolare non può usare il marchio in modo contrario alla legge, non può utilizzarlo in modo da creare rischio di confu-

sione, e infine non può usarlo per ingannare il pubblico o per ledere i diritti di un altro imprenditore.

Libere utilizzazioni:

La logica è la stessa dei brevetti e del diritto d’autore. Il legislatore ritiene che l’utilizzo non possa essere vietato ai terzi

perché ci sono degli interessi prevalenti. Art.21.1 c.p.i.

I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché

l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo. Esempio società di moda che chiama il marchio con il nome dello stilista. Successiva-

mente viene venduta, o fallisce e lo stilista viene estromesso dalla società. Lo stilista continua a produrre in proprio

hanno come salvaguardia questa norma e potrà continuare a firmare i suoi prodotti anche se non ha più un suo marchio.

Consideriamo però l’ipotesi in cui un omonimo di Armani comincia a produrre e applicare lo stesso marchio. In questa

ipotesi non è possibile utilizzarlo perché l’uso deve essere conforme alla correttezza professionale. Si deve evitare di

copiare altri segni distintivi, loghi per comunicare con il pubblico.

Vuol dire anche che non si deve pregiudicare il diritto del titolare, evitare che si faccia credere che ci sia un collega-

mento con il titolare quindi è vietato il parassitismo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geo-

grafica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto

o del servizio; le indicazioni descrittive non possono essere registrate, allora che bisogno c’è di dirlo? Art.13 vieta la

registrazione di segni esclusivamente e unicamente con generiche informazioni descrittive, invece si possono registrare

segni sia con capacità distintiva e descrittiva. Esempio. Pasta Garofalo, la tutela è limitata a Garofalo. È anche il caso

del secondary meaning. Cui un marchio si salva, non può essere fatto valere contro chi usa il marchio nel suo significato

distintivo classico. Esempio. Giornale è nome comune, mentre “il giornale” ha significato di segno distintivo.

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare

come accessori o pezzi di ricambio. È un problema di comunicazione con il pubblico.

Queste ipotesi sono accomunate dal fatto che sono norme che rispondono a esigenze reali. 6 aprile 2016

Esaurimento:

Come per i brevetti se un prodotto contraddistinto da un marchio viene messo in commercio in Italia, sul territorio co-

munitario o in territorio dello spazio economico del commercio europeo il prodotto può circolare liberamente. Il titolare

del marchio che ha messo in commercio in uno di questi luoghi non può impedire la rivendita, l’importazione. Vale solo

per i prodotti autorizzati. Il titolare può bloccare la rivendica se ci sono dei motivi legittimi. Le facoltà esclusive attri-

buite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da

un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello

Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. Il titolare può

opporsi alla rivendita se ci sono motivi legittimi che sono essenzialmente quando il prodotto è alterato o modificato a

seguito dell’immissione sul mercato. Se il prodotto è stato modificato, e non è più originale il titolare può opporsi alla

rivendica. Lo stesso vale per i canali incompatibili con quelli autorizzati dal titolare.

Cessione e licenze del marchio:

Come per i brevetti, anche i marchi possono essere ceduti e dati in licenza. È un modo per sfruttare e monetizzare il va-

lore del marchio. La cessione è la trasferimento dei diritti sul titolo, quindi sul marchio. Siccome il marchio può essere

registrato per tanti prodotti e servizi diverso la cessione può riguardare solo alcuni di questi.

Art. 23 c.p.i Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato regi-

strato. I marchi comunicano dei messaggi al pubblico, dalla cessione e dalla licenza non deve derivare un inganno nei

confronti del pubblico.

Licenza di marchio: contratto con cui il titolare (licenziante), senza trasferire i diritti sul marchio, autorizza un terzo

(licenziatario) a utilizzare il marchio medesimo. Di solito il contratto di licenza prevede che, come corrispettivo, il li-

cenziatario versi periodicamente al licenziante, a scadenze prestabilite, delle somme (c.d. canoni o royalties) pari a una

percentuale del fatturato o degli utili realizzati con la vendita dei prodotti o la fornitura dei servizi contraddistinti dal

marchio.

I contratti di cessione e di licenza sono a forma libera, ma per prassi sono sempre in forma scritta. In ogni caso dalla

cessione e dalla licenza non deve derivare inganno circa i «caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’ap-

prezzamento del pubblico».

La licenza è totale se riguarda tutti i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato; è parziale se riguarda solo alcuni di

questi prodotti o servizi.

La licenza è esclusiva se il titolare si impegna a non concedere altre licenze e a non utilizzare in proprio il marchio; non

esclusiva negli altri casi. Se la licenza non è esclusiva, il licenziatario deve impegnarsi espressamente a «usare il mar-

chio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio

dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari». Questo è svolto per cercare di contraddistinguere la

qualità dei prodotti.

In caso di violazione delle clausole del contratto di licenza da parte del licenziatario, il licenziante può in alcuni casi

promuovere un’azione di contraffazione contro il licenziatario anche senza una previa risoluzione del contratto per ina-

dempimento. Ciò avviene quando il licenziatario «violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata,

al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in

cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario».

Per i marchi a differenza dei brevetti non esistono le licenze obbligatorie.

Cause di nullità e decadenza:

I diritti di marchio possono cessare in modo fisiologico anche per scelte del titolare, nel senso che il titolare al termine

dei 10 anni di registrazione è libero di rinnovarlo o non rinnovarlo. È il caso della scadenza del marchio. Un’altra ipo-

tesi più rara è quella in cui i marchi sono stati oggetto di rinuncia già prima del termine della registrazione. Si effettua

una dichiarazione di rinuncia, spesso accade successivamente a degli accordi quando ci sono dei marchi in conflitto o

che lo sono potenzialmente. A volte capita anche che un titolare cerca di mantenere e tutelare un marchio che però è

nullo. La nullità si accerta dopo che viene registrato, e fin dall’origine non aveva i requisiti di validità. Esisteva fin

dall’origine un impedimento alla registrazione. La nullità ha efficacia retroattiva, fin dal momento del deposito del mar-

chio. Le cause di decadenza, invece, sussistono quando il marchio ha tutti i requisiti di validità ma nel corso della sua

vita si verificano dei fatti sopravvenuti e delle circostanze a ricorrere delle quali secondo il legislatore i diritti vengono

meno. Nel caso della decadenza al momento del deposito tutti i requisiti erano superati.

Il marchio è nullo ai sensi dell’art. 25 c.p.i. se:

 Ha ad oggetto un segno non registrabile in base all’art. 7 c.p.i.

 È privo di uno dei requisiti di validità previsti dagli artt. 9-14 c.p.i.

 È stato registrato da un non avente diritto [v. le ipotesi previste dagli artt. 8 (ritratti, nomi e segni notori) e 14.1

lettera c) (per segni che sono già registrati, chi è titolare può rivendicare e farsi trasferire il marchio registrato

oppure può chiedere la nullità del marchio perché è depositato da un non avente il diritto. Chi ha diritto ha una

possibilità di scelta)]

 È stato registrato in malafede art. 19.2 c.p.i come nel caso di registrazioni abusive fatte per accaparrarsi il se-

gno e così sottrarlo alla concorrenza, oppure chi ha già un marchio all’estero e sta per portarlo in Italia e un

terzo anticipa la registrazione;

Ci sono due ipotesi in cui la nullità però non può più essere fatta valere per mancanza di capacità distintiva, è il caso del

“secondary meaning”. Lo stesso vale per mancanza di novità quando viene fatta una convalida. Se il marchio viene de-

positato in buona fede senza il requisito di novità e viene usato con tolleranza e consapevolezza per 5 anni consecutivi il

marchio si convalida. Lo stesso vale per gli articoli 8 e 14.1 lettera c).

Il marchio decade ai sensi dell’art. 26 c.p.i.:

 Per volgarizzazione ai sensi dell’art. 13.4 c.p.i. esempio. Forme e contenitori che diventano standardizzate per

settore, oppure cellophane. Se non hai causato tu la perdita della capacità distintiva, con una condotta, o non

reagendo condotte di altre non c’è decadenza. La norma è protettiva nei confronti del titolare se la perdita della

capacità distintiva non è imputabile alla condotta del titolare non sopravviene decadenza.

 Per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’art. 14.2 c.p.i.: il marchio diviene idoneo a ingannare il pubblico a

causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato (c.d. decettività sopravvenuta) oppure diviene contra-

rio alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (un segno diventa noto per essere immagine del terrori-

smo). Queste ipotesi riguardano un significato che il marchio acquisisce successivamente alla registrazione.

Esempio. Corte cassazione che aveva ritenuto ingannevole il prodotto cotonelle che era fabbricati con carta e

non cotone. Supponiamo che fosse registrato per prodotti contenenti cotone, ma supponiamo che poi venisse

usato per prodotti che non contenevano cotone. Un altro caso è quello del deterioramento qualitativo, anche

questo falsa le scelte d’acquisto del consumatore.

Il titolare è onerato a informare se varia la qualità del prodotto, la norma può essere rispettata o mantenendo

una costanza qualitativa nella produzione oppure avvertendo il consumatore. /7 aprile 2016

 Decadenza per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i.: si estingue il diritto sul marchio se il marchio non viene uti-

lizzato. Il legislatore favorisce l’acquisizione dei diritti sul marchio con la registrazione, che è un meccanismo

che non presuppone che il marchio venga utilizzato, e non vuole consentire a qualcuno di registrare un marchio

e poi non usarlo in quanto un marchio consente dei diritti esclusivi, questo perché in prima battuta non si vuole

dare un monopolio perpetuo a chi registra il marchio e secondo perché finché c’è una registrazione su un mar-

chio nessun altro può utilizzarlo. La finalità dell’Art. 24 sta quindi nel fatto di consentire la registrazione di un

marchio ma prevedere che il diritto sul marchio si estingua se non venga poi utilizzato.

Art.24 “Il marchio si estingue se non è oggetto di un uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso

per i prodotti o servizi per cui è stato registrato entro un periodo di 5 anni a partire dalla registrazione o dalla

data successiva in cui viene sospeso l’uso”. Si collega al fatto che qui si parla di marchi registrati ma esistono

anche i diritti esclusivi sui marchi non registrati come i marchi di fatto, le insegne, le denominazioni sociali. I

diritti si acquisiscono con l’uso effettivo e notorietà qualificata. I marchi, invece, si acquisiscono con la regi-

strazione. Nel nostro sistema non è richiesto che il marchio sia già in uso quando si chiede la registrazione.

Questo comporta che se non ci fosse una norma come questa il marchio potrebbe rimanere in vita per un tempo

indefinito senza mai essere utilizzato. Il legislatore non valuta una situazione di questo tipo positivamente per-

ché i marchi devono servire nella comunicazione con il consumatore al fine di contraddistinguere e veicolare

messaggi, si acquisirebbe così un monopolio a scapito dei concorrenti. Se il marchio non viene usato allora non

c’è ragione per mantenere l’esclusiva.

“Secondo l’art24.1 il marchio decade, dopo essere validamente registrato, se non è oggetto di uso effettivo da parte del

titolare o con il suo consenso, per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato, entro un periodo di cinque anni a par-

tire dalla registrazione o dalla data successiva in cui viene sospeso l’uso”. L’onore d’suo continua nel tempo, si può

sospendere l’uso ma non si deve protrarre per più di cinque anni. Se si considera il processo della registrazione che dura

da 1 a 2 anni, il termine è più che sufficiente per trovare almeno un soggetto a cui darlo in licenza.

 L’uso è effettivo se corrisponde a una presenza seria del prodotto o servizio sul mercato; non lo è se è pura-

mente simbolico, sporadico, per quantitativi irrilevanti di prodotto (es.: non effettivo l’uso di un marchio per un

atto isolato di vendita; non effettivo l’uso di un marchio per poche decine di unità di un prodotto di largo con-

sumo). La legge ha precisato effettivo perché se registro un marchio per delle bibite e ne vendo solo una in cin-

que anni formalmente ho fatto uso del marchio, ma avrebbe senso dire che non decade perché ho venduto una

lattina? L’uso deve essere reale, concreto, non simbolico, non su pochi prodotti per evitare la decadenza. Svi-

luppando uso effettivo i giudici hanno detto che sussiste quando c’è una presenza seria e reale del prodotto o

servizio sul mercato, quando c’è un uso volto a creare una quota di mercato per quel prodotto. Non ci sono dei

numeri assoluti per determinare l’uso concreto, la serietà perché dipendono dalla tipologia di prodotto e il mer-

cato. È necessario che ci sia una presenza seria del prodotto o servizio sul mercato ed è necessario parametrare

il concetto di effettività a seconda del prodotto venduto. Viene valutato caso per caso se il dato numerico testi-

monia una serietà dell’uso e una effettiva e seria presenza. Si è ritenuta effettiva la vendita di 2 milioni di gelati

in termini stagionali, ma potrebbe anche essere la vendita di pochi esemplari di oggetti di lusso. Se l’uso non

raggiunge l’effettività non impedisce la decadenza, l’uso non deve essere insignificante.

 L’uso deve essere fatto dal titolare o con il suo consenso, si favorisce il titolare nelle sue scelte di gestione del

marchio. Il consenso si collega al concetto di licenza, basta che l’uso sia riferibile o imputabile al titolare.

L’uso fatto da un licenziatario è sufficiente per evitare la decadenza.

 Il marchio deve essere usato per prodotti o servizi per i quali è stato registrato, è possibile che il marchio venga

registrato per tanti prodotti o servizi differenti. Si possono verificare casi di decadenza parziale.

 Per un periodo di 5 anni, che decorrono dalla registrazione, e non dalla domanda, per cui sono più di 5 anni

perché c’è un tempo che intercorre tra la domanda di registrazione e l’effettiva registrazione.

Sempre nell’art.24 sono presenti due ulteriori regole di favore per il titolare:

1. La prima è una regola di flessibilità e ragionevolezza che evita la decadenza mediante l’uso del marchio in

una forma diversa da quella oggetto di registrazione, purché non ne risulti alterato il carattere distintivo. “Tito-

lare registra un segno e poi ne usa un altro” (es.: Teominale rispetto a Theominal; La Fram rispetto a Fram;

marchio denominativo con elemento figurativo banale e poi viene usato solo il nome. Se il nome usato nella

sostanza non è sostanzialmente diverso allora l’uso effettivo non varia). Questa norma è stata scritta tenendo

conto dell’esigenza di ammodernare il marchio, ossia il re-stiling del marchio. L’importante è che la sostanza

non vari, ovvero che non vari il suo nucleo distintivo, non deve variare il suo carattere distintivo. Caso: per

prodotti cosmetici viene registrata la sigla delle lettere con una cornice quadrata, nel 2000 questo soggetto ha

modificato la sigla e ha tolto la cornice, un concorrente ha fatto causa per decadenza per non uso del marchio

registrato, ma la corte di Torino ha deciso che il marchio non era decaduto.

2. “Evita pure la decadenza l’apposizione del marchio su prodotti o confezioni a fini di esportazione”. Prodotti

che vengono marchiati in Italia e il prodotto viene esportato, non c’è uso effettivo in quanto i prodotti non

vanno sul mercato italiano. Il legislatore prevede che le attività di fabbricazione e di marchiatura in Italia è

considerata atta ad evitare la decadenza se poi questi verranno esportati.

Sanatoria della decadenza:

Se dopo il decorso dei cinque anni, quando ormai il marchio sarebbe decaduto e viene iniziato o ripreso l’uso effettivo.

Esempio. Tizio uso il marchio, lo sospende per 7 anni ma poi riprende. Se nessuno ha fatto valere la decadenza davanti

al giudice la ripresa salva il marchio. Se qualcuno fa valere la decadenza questa regola non vale, ma se riprendo l’uso

effettivo posso mettere a riparo il marchio dalla decadenza. La sanatoria però non opera se nel frattempo terzi hanno già

acquisito i diritti sul marchio con la registrazione o con l’uso.

Ci sono alcune eccezioni ovvero dei casi in cui anche se viene ripreso l’uso effettivo non si può avere la sanatoria:

1. La sanatoria non opera se qualcuno passati i 5 anni, l ha già registrato e già usato, o se qualcuno ha già fatto

causa.

2. Se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o la ripresa dell’uso solo dopo aver saputo che un terzo sta per far

valere in giudizio la decadenza e se l’inizio o la ripresa dell’uso effettivo non avvengono almeno tre mesi

prima della domanda o eccezione di decadenza in giudizio. Quindi la legge tende a non premiare il soggetto

che riprende l’uso del marchio solo perché qualcuno sta per fargli causa per decadenza. Ci può essere la sana-

toria solo se tu riprendi l’uso effettivo duraturo entro 3 mesi prima della domanda di decadenza.

Esistono inoltre due ipotesi in cui il marchio non decade anche se non viene usato, ovvero casi particolari in cui non

sussiste la decadenza anche se non c’è l’uso effettivo.

1. Non si ha decadenza se il non uso è giustificato da un motivo legittimo. Qualunque situazione concreta che

renda ragionevole l’assenza dell’uso, quindi situazioni che non dipendono dal titolare del diritto del marchio e

che non gli hanno consentito di utilizzare il marchio – il fallimento è discusso se sia o meno giusta causa per il

non uso.

2. Sono inoltre sottratti a decadenza per non uso i c.d. marchi difensivi art 24.1 che sono dei casi particolari in

cui un marchio viene registrato non per essere usato ma per difenderne un altro, quindi viene usato effettiva-

mente il marchio principale. Consiste nel registrare tanti marchi simili in modo che facciano da scudo al mar-

chio principale, il legislatore afferma che i marchi difensivi non decadono per non uso, a patto che venga usato

il marchio principale.

Esempi. Vendita dopo autorizzazione della pubblica amministrazione, si suppone che per motivi burocratici i

tempi di attesa sono lunghi; oppure concorrente più forte di me economicamente ha contraffatto il marchio e ha

saturato il mercato, prima si deve bloccare la vendita dei prodotti contraffattori. Si dice che se non si usa pur

volendolo fare perché un altro con un’attività illecita ha occupato il mercato non dipende dal titolare del mar-

chio. Inoltre, se i motivi di nullità o di decadenza sussistono solo per una parte dei prodotti o servizi per cui il

marchio è registrato, la nullità o la decadenza «riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi» art. 27 c.p.i.

esempio. Se ho un marchio registrato per automobili e abbigliamento, se lo uso solo per uno dei due, decadrà

solo per quello non usato. Quindi ho una nullità parziale

I marchi collettivi:

Il marchio collettivo è un marchio usato da più persone e serve a garantire al pubblico ha determinate qualità, e tipica-

mente vengono registrati da consorzi associazioni e simili che li fanno usare a tutti i soggetti che forniscono prodotti o

servizi con certe caratteristiche e certe qualità. Svolgono funzione di garanzia qualitativa.

I marchi collettivi devono essere presentati con il regolamento d’uso che contiene una serie di condizioni necessarie per

poter utilizzare regolarmente il marchio.

È disciplinato dall’art.11 della c.p.i. che afferma che “i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la na-

tura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi

collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla do-

manda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano

brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.”

A livello di Unione Europea i marchi collettivi si distinguono in marchi collettivi in senso stretto e marchi di certifica-

zione.

I marchi collettivi in senso stretto sono marchi che vengono registrati da un’associazione, consorzio o ente di tutela e

che viene usato da un soggetto che è membro dell’associazione o ente. Quindi c’è un legame associativo e partecipativo

tra il titolare e chi fa uso del marchio. E inoltre svolgono la funzione di garanzia qualitativa, ovvero garantiscono che i

prodotti hanno le caratteristiche e le qualità promesse.

I marchi di certificazione invece hanno la stessa finalità, certificano una qualità, ma non è richiesto che chi lo usa sia

membro del consorzio o ente titolare del marchio.

A livello nazionale, il codice civile italiano unifica le due categorie in un'unica disciplina, il marchio collettivo, grande

contenitore in cui rientrano sia i marchi con vincolo partecipativo sia i marchi di certificazione.

Art.11.1 fissa le funzioni del marchio collettivo, garantire le qualità le caratteristiche e l’origine del prodotto

Quelli di tipo geografico rafforzano gli IGP o DOP. Esistono quelli che garantiscono semplicemente la qualità del pro-

dotto, come pura lana vergine. Il marchio individuale è garanzia d’origine, mentre il marchio collettivo è garanzia di

qualità, ha appunto funzione di garanzia qualitativa, esempio: pura lana vergine. Il marchio collettivo è sempre descrit-

tivo del prodotto. Il marchio collettivo può essere registrato da una persona fisica o giuridica. Chi registra il marchio

non può usarlo, si fa garante della qualità ed è necessario presentare il regolamento d’uso.

Il regolamento è uguale al disciplinare e contiene una descrizione del prodotto, dei metodi produzioni, delle ragioni che

legano alle zone d’origine, a chi controlla la qualità e il rispetto del regolamento, e inoltre prevede delle sanzioni per chi

non rispetta i criteri qualitativi (esclusione dalla facoltà di usare il marchio).

È previsto un diritto di accesso al marchio, se qualcuno ha i requisiti non si può impedire l’accesso al marchio.

Ci sono due tipi d’accesso al marchio collettivo: o associativo o per contratto.

Esempio. Grana padano è una cooperativa, bisogna associarsi alla cooperativa. Pura lana vergine è un soggetto giuri-

dico, si può usare quel marchio se si stipula un contratto e si pagano delle royalties. Se il singolo non rispetta il regola-

mento può essere causa risoluzione del contratto, o esclusione dall’associazione. Se il singolo non fa rispettare il regola-

mento questo decade, viene annullato il marchio.

Se il titolare non svolge i controlli necessari, il marchio non può più esistere e decade.

Art. 11.4 per il marchio collettivo possono essere registrate parole come Chianti o Parma, perché il marchio non deve

svolgere una funzione distintiva ma devono garantire la qualità del prodotto ed inoltre perché registrando questi marchi

non si crea un monopolio ma anzi si crea una sorta di esclusiva collettiva a beneficio dei produttori della zona.

Quindi per il marchio collettivo non c’è divieto registrazione per denominazione geografica. 11 aprile 2016

Disegni e modelli:

Questa è una disciplina che si è avvicinata molto a quella dei segni distintivi, relativamente al marketing dell’impresa.

L’oggetto è la progettazione dell’aspetto estetico dei prodotti, ma è anche un importante strumento di mercato (marke-

ting creativo). Non è più tutela su valore ornamentale in se e per se, ma è una tutela in un approccio di marketing. Non è

arte pura e fine a se stessa ma creazioni applicate a oggetti di uso corrente – abbinamento funzioni tecniche ed estetiche.

La disciplina dei disegni e modelli tutela appunto questa funzione estetica.

Che cosa può essere protetto? L’aspetto di un prodotto che può essere costituito da linee particolari, dal contorno, dalla

forma o anche dalla superficie del prodotto.

Esempi: design dell’automobile, fantasie di colori sui tessuti, il design smartphone, laptop sono registrati come disegni e

modelli, design scarpe sono disegni protetti, gli elettrodomestici delle case, il design dei giochi da tavolo.

Disciplina che si può applicare sia ad oggetti propriamente tridimensionali (modello), sia su oggetti bidimensionali (di-

segno).

Ci sono due discipline:

1. Codice della proprietà industriale: art. 31-44, ma anche in alcune disposizioni aggiuntive 237 e 241 ( c.d clau-

sola di riparazione).

2. Diritto d’autore: per gli oggetti di industrial design che hanno un valore artistico più qualificato

I presupposti sono diversi ma possono ricorrere entrambe le protezioni su doppi binari.

Le norme della c.p.i derivano da una disciplina dell’unione europea. Le norme italiane sono dunque un’attuazione della

direttiva n° 71 del 1998, a livello comunitario ha fissato i presupposti della disciplina dei disegni e dei modelli. La legi-

slatura italiana ha recepito queste norme a partire dal 2001, e sono state trasfuse nel c.p.i nel 2005. Il regolamento n° 6

del 2002 è dei disegni e modelli comunitari. Avviene come

Nei marchi, possono essere registrati stato per stato oppure con sistema dei marchi internazionali che sono un fascio di

marchi nazionali, oppure come marchi comunitari che sono dei titoli unici sovranazionali rilasciati dall’ufficio preposto

ad Alicante e valgono su tutto il territorio comunitario. È possibile dunque proteggere i disegni e modelli anche con dei

diritti comunitari. L’art.31 c.p.i fissa le entità che possono essere protette e essere oggetto di registrazione l’aspetto

dell’intero prodotto o in sua parte, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma,

della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano

nuovi ed abbiano carattere individuale. Il prodotto è definito nel secondo comma dell’art.31 come qualsiasi oggetto

industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto com-

plesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. I

prodotti complessi sono definiti nel terzo comma dell’art.31 come un prodotto formato da più componenti che pos-

sono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Esempio. Coprimozzi, sedili, cer-

chioni in un’automobile.

La protezione inoltre può riguardare o l’aspetto complessivo oppure una sua singola parte (fanale di un automobile).

Perché vi sia tutela di un componente art.31.3 e art.35 il singolo componente deve restare visibile durante la normale

utilizzazione del prodotto e deve avere in se i requisiti per la tutela del prodotto.

Il legislatore dice che possono essere protetti non solo i prodotti complessi nel loro insieme, l’aspetto complessivo

dell’intero prodotto ma possono essere protetti anche i singoli componenti.

Ci sono altre due condizioni:

1. Se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizza-

zione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assi-

stenza e riparazione. Se è un componente esterno, che l’utilizzatore non vede quando lo utilizza, la legge

esclude la protezione. Non ha rilevanza il fatto che il prodotto può essere aperto, quindi si considera solo se il

componente è visibile durante una normale utilizzazione;

2. Se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Chi può essere titolare del diritto di esclusiva:

Se un designer realizza dei prodotti a chi spetta il diritto alla registrazione?

La legge dice, all’art.38.2, che il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello, e ai suoi aventi causa.

Art 38.3 Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera

rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto

come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

C’è una componente morale ed una patrimoniale: per quanto riguarda il diritto morale la legge afferma che è il dipen-

dente/creatore ha il diritto che si sappia che è stato lui a creare quell’opera.

Il diritto patrimoniale spetta al titolare. I diritti patrimoniali sono disponibili, quindi l’impresa può commissionare

l’opera con un contratto in maniera preventiva dove si specifica che una volta realizzata l’opera, i diritti che ne derivano

spettano al committente.

Requisiti di protezione:

1.Novità: diversità da ciò che è già noto nell’Unione Europea. Ha una caratterizzazione particolare, all’art.32, la legge

dice che un “disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è già stato divulgato anteriormente alla

data di presentazione della domanda di registrazione, o prima della data di priorità (unionista).”

Ci sono pero dei casi in cui è ammessa la novità anche se c’è un modello o disegno identico.

C’è lo stesso concetto di identità, però ciò che forma l’insieme delle anteriorità è costituito ciò che a quella data è stato

divulgato.

Il concetto di divulgazione è definito dall’art.34.1 “si ha divulgazione per i disegni e i modelli se questi sono stati resi

accessibili al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se sono stati esposto, messi in commercio o

altrimenti resi pubblico, a meno che tali eventi ( accessibilità al pubblico) non potessero ragionevolmente essere cono-

sciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’unione europea, nel corso della normale attività

commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità,

prima della data di quest'ultima”. Si ha divulgazione quando il modello è accessibile al pubblico, e questa accessibilità

rende quel design noto all’interno della comunità europea.

Contano solo le priorità che oltre a essere accessibili fossero conosciute ragionevolmente nell’unione europea, negli am-

bienti specializzati quindi dagli operatori del settore. Questo limita il novero delle anteriorità, al lato di conoscenza e

non solo semplice anteriorità, agli operatori del settore nell’unione europea. Ciò che conta è la conoscenza, non la circo-

lazione e la vendita. Ciò che conta è quindi che quel modello identico sia stato divulgato, se c’è un modello anteriore

identico che non è stato divulgato non mi toglie la novità. Inoltre, i disegni o modelli si reputano identici, in termini so-

stanziali, quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli rilevanti, ovvero quando il cuore della progetta-

zione estetica rimane uguale. Come ad esempio: design manico di una pentola, in un altro viene usato lo stesso manico

ma più piccolo.

Può essere che lo stesso designer metta sul mercato il proprio disegno o modello prima di averlo registrato e questo gli

tolga successivamente novità.

La legge prevede un “periodo di grazia” vuol dire che se il designer divulga il disegno o modello prima di averlo regi-

strato ha 12 mesi di tempo per registrarlo, e se deposita la domanda di registrazione entro i 12 mesi allora la brevetta-

zione è salva. Non si considera reso disponibile al pubblico il fatto che l’autore del disegno o l’avente causa nei 12 mesi

dove c’era la priorità ha predivulgato l’opera. C’è una sorta di annientamento della predivulgazione per 12 mesi. Il mo-

tivo di questa regola è di buon senso, dato da necessità di mercato. La registrazione ha dei costi, si tratta di progettazioni

di tipo estetico che sono molto incerte e al momento della creazione c’è imprevedibilità per la sorte dell’opera. Si danno

così 12 mesi di tempo per fare un test di mercato, per provare a vendere il prodotto, e capire il riscontro e decidere se

vale la pena portare avanti una procedura di registrazione.


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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in management per l'impresa (MILANO - ROMA)
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Eljerinho di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Sironi Giulio Enrico.

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