Appunti Diritto Industriale, prof. Sironi: seconda parte

Prima parte corso

Si incentra sull’impresa che compete facendo marketing e comunicazione. Gli strumenti di comunicazione dell’impresa sul mercato sono oggetto del corso, si tratta di capire come l’impresa si fa conoscere e riconoscere sul mercato, come costruisce la sua immagine aziendale e come la veicola sul mercato. Fa riferimento ai segni distintivi e ai marchi d’impresa, al design, alle innovazioni di tipo estetico, alla pubblicità, alle regole di concorrenza leale/sleale. La prima delle aree da trattare sono i marchi di impresa.

I marchi di impresa

Nascono per un’esigenza insopprimibile, primaria e intuitiva da parte dell’imprenditore al fine di distinguersi dai concorrenti, di attirare a sé la clientela e sottrarla in modo leale ai concorrenti. Sul mercato è presente un’offerta plurale di prodotti e servizi da parte di imprenditori che competono fra di loro sul mercato. Se si vuole acquistare un televisore, c’è un’offerta di vari marchi. Ogni volta che c’è una pluralità omogena c’è la necessità di individuare un’entità di offerta da un’impresa piuttosto che un’altra. Va al di là dell’impresa, quindi è riscontrabile anche nel mondo civile. Il primo segno distintivo è il nome e cognome. Lo stesso vale per i prodotti. Il marchio nasce storicamente con la finalità di identificare un prodotto o servizio come fornito da un certo individuo distinguendolo dagli stessi prodotti o servizi presenti sul mercato dello stesso genere.

Storicamente la prima funzione è quella distintiva atta a far capire la provenienza di un prodotto. È utile sia per l’imprenditore sia per il consumatore. Dal punto di vista dell’imprenditore che si distingue e permette di identificarsi e farsi conoscere, e quindi convogliare la scelta del consumatore. Il marchio permette di identificarsi, di essere visibile e riconoscibile. Se vedo la mela morsicata riconosco un prodotto Apple da Samsung. Il marchio serve ai consumatori a fare scelte ragionate, consapevoli, infatti, questi svolgono ruolo di giudici del mercato. Continuando ad acquistare i prodotti soddisfacenti, e scartando quelli che non hanno soddisfatto le aspettative, i consumatori svolgono un ruolo da giudice. Si dice anche che il marchio ha un ruolo virtuoso ed efficiente perché serve a premiare, a far restare sul mercato e a far prosperare il prodotto di qualità ed a estromettere i prodotti di non qualità. Questa è una funzione distintiva che i marchi tutt’ora conservano.

A questa funzione primaria se ne sono aggiunte delle altre sul mercato. Partendo da una situazione in cui il marchio aveva una soluzione distintiva, ci si è resi conto che il marchio è un formidabile strumento di comunicazione di significati ulteriori al di là dell’individuazione dell’imprenditore. Si è aggiunta quindi una funzione pubblicitaria o suggestiva. Si pensi alla moda, all’alta tecnologia e ai marchi che sono dei segni in cui l’imprenditore ha convogliato e incorporato un significato ulteriore. Il marchio è uno strumento di marketing volto a comunicare al consumatore l’immagine aziendale, la qualità dei prodotti, e anche una certa filosofia di vita. Il legislatore si è sforzato di dare tutela all’imprenditore ai suoi marchi non solo in base a un componente distintivo ma anche in relazione a valori ulteriori: suggestivi, di comunicazione e pubblicitari. Vanno a braccetto i caratteri economici come la strategia d’impresa e gli elementi giuridici.

Sono branche di studi economici che permettono di analizzare il marchio da catturare ponendo attenzione sul pubblico, e i significati da dare, come veicolare l’immagine aziendale mediante il marchio. I marchi sono a cavallo tra l’economia e il diritto; per questo si vede l’abilità e la sagacia dell’imprenditore. Il marchio permette di tutelare il valore mediante lo strumento dell’esclusiva. È indispensabile perché vengano riservate al titolare. L’uso del marchio è riservato al titolare, i soggetti diversi non possono copiarlo altrimenti sono chiamati in giudizio, pagando danni e restituire altresì gli utili generati dalla copia.

Si esamina:

• Cosa può essere registrato e protetto da un marchio: le aree di intervento della legge in questo settore, quali segni l’imprenditore può riservarsi e ottenere quindi un’esclusiva di marchio;
• Requisiti validità: caratteristiche che deve presentare per essere protette;
• La sfera di protezione: una volta che ho un marchio valido cosa posso vietare? Contro cosa posso agire?
• Se compro un prodotto contraddistinto dal marchio e sperimento che ha una certa qualità, mi aspetterò nel momento in cui effettuo un riacquisto di avere la medesima qualità da parte di un prodotto con lo stesso marchio. Questa è la funzione di garanzia qualitativa del marchio. La legge non impone di mantenere invariato il prodotto ma non di ingannare il pubblico. L’imprenditore non è obbligato a tenere invariato il prodotto, se cambia in termini peggiorativi il consumatore deve essere avvertito. La legge è attenta soprattutto nel versante della protezione del consumatore.

La prima controversia a danno di immagine è stata quella di un’acqua di colonia caratterizzata dal numero 4711 e per coincidenza era stato assegnato come numero telefonico a un imprenditore di spurghi di pozzi neri che lo aveva fatto applicare su tutti i suoi furgoncini. Ovviamente non si crea una situazione di confusione in termini di prodotto ma sicuramente chi produce l’acqua di colonia è danneggiato a livello di immagine.

Le fonti legislative

Per quanto riguarda la legislazione nazionale la fonte principale è il codice proprietà industriale. Le norme sostanziali sono contenute dal 7 al 28 del c.p.i. A livello comunitario questo è un settore, a differenza di quello brevettuale dove non c’è uniformità di principi, qui c’è una direttiva comunitaria che contiene i principi fondamentali. È la direttiva n° 95 del 2008 che in gran parte riprende la 104 del 1989. La legge dei marchi nazionale si è allineata nel 1992 e poi è stata trasfusa nel c.p.i. A livello unitario esiste un regolamento n°207 del 2009 che riprende un precedente regolamento del ’94 che contiene la disciplina del marchio comunitario. Si ha un unico marchio sovranazionale dell’unione europea. A livello europeo le regole di questo regolamento coincidono con quelle nazionali. Anche in questo campo ci sono delle convenzioni internazionali che contengono dei principi base nel tema dei marchi. La prima è la convenzione di unione di Parigi che è la base della proprietà industriale. Si considera anche l’accordo di Madrid sulla registrazione dei marchi internazionali che prevede una possibilità di registrazione con una procedura unica dei cosiddetti marchi internazionali. È simile al procedimento del brevetto europeo. Ci sono inoltre gli accordi TRIPS che si occupano di marchi e segni distintivi.

Segni registrabili come marchi

Art.7 c.p.i possono essere registrati come marchio “tutti i segni che siano suscettibili di essere rappresentati graficamente e atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. Questa è la prima norma d’accesso alla disciplina dei marchi. La privativa si ottiene a seguito di una procedura davanti a un ufficio competente (a Roma in Italia, comunitario ad Alicante, a Ginevra per quelli internazionali). Con la registrazione si può acquisire un’esclusiva su dei segni. Se un’entità non è un segno non può essere registrata come marchio. Il segno è un’entità che è in grado di trasmettere un significato a un soggetto che con essa entra in contatto. Questa è la definizione della legislatura.

Pensiamo per converso a determinati elementi puramente strutturati di un prodotto in dottrina si è fatto riferimento alla fragranza del profumo, non identifica un segno che trasmette un messaggio, è un elemento in sé, è connaturato e strutturale del prodotto. Un altro caso è quello di Dyson, produttore di aspirapolvere che voleva registrare un marchio con alla base un cestello trasparente per che però non è un segno, è un componente del prodotto. La corte di giustizia ha però stabilito che la trasparenza non può essere considerata un segno distintivo in quanto non comunica un messaggio di marchio. Questo non vuol dire che le forme non possano essere dei marchi ma se un prodotto ha una certa forma che si imprime nella mente del consumatore e sua arbitrarietà e caratteristica allora può essere un marchio. Esempio: la forma penna bic o la bottiglia della Coca-Cola. Il segno è il veicolo di un messaggio. Il primo spartiacque è il concetto di segno che ha come scopo quello di comunicare un messaggio, è un veicolo di significato, altrimenti non può essere considerato come tale. In genere si tratta di forma strutturale quando questa è percepita da parte del consumatore come una parte del prodotto; nel caso del segno invece è quella caratteristica oltre che a essere un presente rappresenta un significato ed è un veicolo di un messaggio. Il primo requisito affinché un marchio sia valido è il fatto che questo rappresenti un segno.

Secondo requisito: rappresentabilità grafica

È antico e in via di superamento. A livello comunitario si sta discutendo delle proposte di modifica della direttiva comunitaria al fine di eliminazione di questo requisito. Il segno per essere registrato come marchio deve essere suscettibile come fissazione, e deve essere rappresentato in modo che sia visivamente percepibile. È un requisito apparentemente semplice ma presenta delle difficoltà ed espone a degli equivoci.

Perché c’è questo requisito?

• Perché solo i marchi visivamente percepibili possono essere registrati?

Questo non è vero, sarebbe un errore grave affermarlo. In realtà, anche i segni non percepibili dalla vista sono registrabili come marchi. La nostra legge ammette dei marchi sonori che non sono percepibili con la vista. Non è un requisito che permette di distinguere segni registrabili da non registrabili. Il primo caso che si è presentato è quello di un soggetto che fabbricava palline da tennis che aveva impregnato con una fragranza erba appena tagliata, aveva chiesto registrazione della fragranza delle palline da tennis. La fragranza del profumo in sé non è un segno visibile, in questo caso si è un segno distintivo delle palline da tennis. La legge dice che se non si tratta di segni che non si vedono devono essere tradotti in forma grafica nella domanda di registrazione. I suoni possono spartito, mentre i rumori che non possono essere fissati da uno spartito saranno rappresentati da strisciate da spettri sonori. I profumi sono fissati con varie tecniche di cromatografia al fine di rappresentarli su carta. Tutte queste però sono delle forzature.

Nel momento in cui si dice che sia sufficiente che sia percepibile perché imporre una rappresentazione grafica del segno? È necessario gli organi preposti alla registrazioni siano messi in condizione di capire e individuare il segno che si vuole registrare. Anche dal punto di vista della certezza dei terzi c’è bisogno di avere un documento che faccia capire di cosa si tratta. Questo requisito non serve per capire cos’è possibile registrare come marchio ma per imporre che tutti i segni siano fissati nero su bianco / formalizzati per finalità di consultazione e capire cos’è l’oggetto della registrazione. È una finalità di procedura di registrazione e della certezza dei terzi (concorrenti). Non è nel rapporto finale dei clienti.

Terzo requisito

Funzione essenziale del marchio: solo i segni atti a distinguere possono essere registrati come marchio. Ci deve essere un’attitudine a distinguere: idoneità del segno a svolgere una funzione distintiva, ossia a comunicare al consumatore un messaggio relativo alla provenienza del prodotto o del servizio da una certa fonte oppure a comunicare determinate caratteristiche derivanti da un certo produttore.

Se colleghiamo la prima e la terza norma abbiamo si individua un segno atto a distinguere, ma che deve essere anche idoneo a rappresentare determinati messaggi al consumatore. In particolare, il segno deve comunicare un messaggio relativo alla provenienza di un certo imprenditore. Deve assumere un significato di vero marchio.

La giurisprudenza nazionale non tende a fare un’analisi dettagliata di questi tre requisiti, mentre quella comunitaria tende a essere pignoli su questi requisiti. Nelle sentenze, infatti, vengono analizzate singolarmente. La legge ci dà in questa norma una definizione preliminare e le caratteristiche si devono avere per registrare un marchio. Non dice se sarà valido, dice che in sé può essere presa in considerazione per la registrazione. Fatto questo la legge fornisce un elenco non tassativo (sono esemplificazioni, se un segno non rientra può essere comunque registrato se presenta i tre requisiti) di segni registrabili di cui all’art.7 c.p.i.

• Parole, comprese i nomi di persone che generano i marchi patronimici. In generale genera i cosiddetti marchi denominativi;
• Disegni: marchi figurativi;
• Marchi misti: insieme di lettere e disegni;
• Lettere e cifre: LV, H di Hermes, GG di Gucci, C di Chanel;
• Forma del prodotto o della sua confezione: aspetto del prodotto deve avere valenza distintiva, identificare il prodotto di un imprenditore. Hanno dei problemi specifici che derivano dal fatto che il monopolio dato dalla registrazione di marchio è più forte per il marchio di forma. Nel senso che registro Samsung o la mela di Apple. Se si registra la forma di una bottiglia o di una penna i terzi si trovano impediti di fare qualcosa di più, non possono fare un prodotto con quelle caratteristiche che va al di là di un nome o di un logo che viene apposto su un prodotto.
• Suoni: motore Harley Davidson, canto del gallo al mattino, Jägermeister ha cercato di registrare il rumore delle corna dei cervi quando si cozzano per fare la lotta;
• Colori intesi come la combinazioni o tonalità cromatiche di un prodotto. Esempio: Rosso Ferrari.

Questo è un elenco non tassativo. In sé anche se non sono compresi nell’elenco possono essere registrati alcuni marchi come:

• Marchi di posizione: certo segno in un punto caratteristico. Esempio banda colorata che contraddistingue un prodotto;
• Marchio di movimento: si cerca di registrare un prodotto per il suo movimento. Esempio macchina con ali di gabbiano e voleva registrare questo movimento caratteristico come distintivo;
• Giochi di luce se caratteristici e distintivi.
• Marchi tattili: superficie del prodotto molto sviluppati in Germania;
• Marchi del sapore.

Classificazione dei marchi

Non ci sono norme specifiche nella legge con queste classificazioni. Sono elaborate dagli interpreti, non sono puramente terminologiche ma hanno dei riflessi sulla disciplina.

Distinzione tra marchi di prodotto e di servizio. Non c’è molto da dire sulla definizione in sé: sul prodotto o bene di qualunque tipo mentre l’altra fornitura di servizi di qualsiasi tipo. È la grande distinzione nell’attività commerciale. Sia gli uni sia gli altri possono essere contraddistinti dai marchi. La vera differenza è la modalità di uso del marchio. Per i marchi di prodotto c’è un bene tangibile, il marchio è impresso e applicato sul prodotto o confezione. Per i beni dell’informatica si mette anche sul prodotto. Per gli alimenti e bevande si mette sulla confezione. Per i marchi di servizio l’uso del marchio non può avvenire direttamente sul prodotto ma viene applicato sui mezzi utilizzati. Esempio camion per l’impresa di trasporto. Anche la pubblicità è una forma di uso del marchio in relazione al prodotto o servizio.

• Marchi di fabbrica (produttore) e marchi di commercio (commerciante/intermediario) fa capire i vari livelli della filiera. Il marchio di fabbrica è del produttore del bene, il marchio di commercio è del commerciante/intermediario quando è diverso dal produttore. Si collega sempre alla norma di legge art.20.3 c.p.i che si collega alla funzione distintiva del marchio: è previsto che il commerciante può aggiungere il suo marchio al prodotto, il fabbricante non può vietarlo ma non è possibile che il commerciante sopprima il marchio del fabbricante. È vietata la smarchiatura.
• Marchi generali e speciali: il primo contraddistingue tutti i prodotti mentre i secondi contraddistingue uno specifico prodotto e servizio. È il caso delle imprese multi prodotto, abituale delle automobile abbiamo il marchio generale FIAT, OPEL che contraddistingue tutte le auto, ci sono i singoli modelli che hanno il marchio come ad esempio Astra; oppure nell’ambito alimentare ci sono le tagliatelle emiliane Barilla ma il marchio generale è Barilla. I marchi generali comunicano essenzialmente un messaggio di origine di prodotto dall’imprenditore (azienda X). I marchi speciali contraddistinguono un particolare prodotto, trasmettono un messaggio sulle qualità, sulle caratteristiche specifiche e comunque comunicano anche un messaggio di origine.
• Marchio semplice e composto: il primo è composto ad esempio da una singola parola o figura. I marchi misti che abbinano un elemento denominativo e figurativo sono certamente un marchio complesso. Esempio: Il nome di imprenditore unito con un certo sfondo grafico è un marchio complesso. Pongono problemi soprattutto quando si tratta di valutare le imitazioni da parte di terzi. Cosa succede se un terzo copia solo un elemento e non l’altro? C’è comunque violazione o si devono copiare tutti gli elementi? Dipende, lo vedremo più avanti.