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Quando vi sono queste caratteristiche le opere possono essere protette da diritto d’autore.

“Sono Si è assimilato

altresì protetti i programmi per elaboratore [software] come opere letterarie”.

quindi l’insieme dei comandi impartiti al computer, come scritti dal programmatore, ad un opera

classica. Hanno in comune solo il fatto che siano un insieme di parole e numeri scritte in modo

Il software viene fatto rientrare nel novero di opere protette da diritto d’autore. È un

originale.

estensione del diritto d’autore, viene aggiunto successivamente al 1941 (nel 1978).

l’industrial design, non viene esplicitata nell’art. 1

La terza opera utile è che (es. il design di una

lampada, di un impianto stereo ecc.). L’aspetto esteriore di un’opera utile è attinente al mondo

dell’estetica e quindi ci sono meno problemi a farle rientrare nel mondo delle opere creative.

Queste categorie, fissate dall’art. 1, costituiscono un elenco tassativo o no? Per elenco tassativo

si intende una numerazione a numero chiuso, per cui non si può aggiungere a discrezione altre

significa che gli elementi riportati nell’articolo

opere a tale elenco, mentre elenco esemplificativo

solamente un esempio. In sostanza ci si interroga se l’elenco riportato nell’art. 1

costituiscono sia

un elenco chiuso o aperto (ai fini del corso questa domanda occorre solamente tenerla presente,

ma non assume rilevanza particolare).

L’art. 1 ci definisce i campi/settori in cui si possono collocare le opere protette dalla legge. È quindi

una definizione di settore/categorie generali.

L’art. 2, presupposta questa individuazione di campi/settori operate nell’art.1, fornisce un elenco di

si collocano all’interno di questi campi e sono protette dal diritto d’autore.

specifiche opere che che

L’elenco tradizionale si attesta alle prime 7 (opere artistiche tradizionali), mentre le ultime 3 sono

state aggiunte successivamente. È un elenco esemplificativo, non tassativo (in questo caso non si

discute).

L’incipit dell’art. 2 infatti recita “In e prosegue con un

particolare sono comprese nella protezione:”

elenco di 10 punti, come sopra accennato.

1) Le prime opere sono letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose. Qualunque forma

letteraria, se si colloca nell’ambito dello studio e della ricerca è protetta da diritto d’autore. Anche le

ricette di cucina se presentano elementi di originalità sono oggetto di protezione di diritto d’autore.

2) Opere e composizioni musicali.

3) Opere teatrali (coreografiche e pantomimiche).

4) Opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative.

5) Disegni e opere dell’architettura. Non solo il disegno, ma anche l’opera, quindi ad esempio

l’edificio in se è un’opera protetta in quanto tale e quindi pertanto non potrà essere copiata in

quanto tale.

6+7) Opere cinematografiche. I film sono quindi proteggibili tramite diritto d’autore. Non essendo

un elenco tassativo, anche i format dei programmi televisivi, purché presentino carattere di

originalità, sono essi stessi proteggibili con diritto d’autore. Allo stesso modo anche le opere

fotografiche.

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8) Programmi per elaboratore

9) Banche dati

10) Opere del disegno industriale

Quando, avendo realizzato una creazione di questo tipo, io autore di questa opera, posso chiedere

protezione tramite il diritto d’autore? Chiaramente non tutto quello che un soggetto fa, può essere

1, si deve trattare di Non c’è motivo di

protetto. Stando all’art. opere a carattere creativo.

proteggere un’opera quando non vi siano ragioni per farlo. Esempio: se io nello scrivere un libro,

non ci mettono nulla di mio, ma mi limito a riprendere qualcosa scritto da un altro, mi limito a

copiare qualcosa che esiste già. Se io scrivo un manuale in cui espongono elementi in modo

originale, in questo caso è proteggibile da diritto d’autore, viceversa, se scrivessi un manuale

riportando quanto fatto da altri, allora non sarebbe possibile.

Queste opere possono essere protette solo se hanno carattere creativo, ossia presentano

Deve rispecchiare la personalità dell’autore, cioè deve essere

originalità e individualità.

un’estrinsecazione di come l’autore si è formato

della sua personalità, una certa idea ed esprime la

sua idea in modo originale. È tutela di esprimere una certa idea o un certo concetto. 12

molto “facili” da

I requisiti di protezione fissati dalla legge sono in realtà molto bassi, ovvero sono

raggiungere. Non è richiesto infatti che le opere siano particolarmente originali, ma è sufficiente il

di un’opera per così dire “pensata e realizzata in modo proprio dall’autore”. Cosa

fatto che si tratti

significa quest’ultima parte? La prima, vuol dire che non deve essere una mera copia/ripetizione di

quanto già esistente, ci vuole un minimo di originalità, che sia stata fatta autonomamente

dall’autore, senza copiare qualcosa di esistente o di banale/ovvio. La seconda, vuol dire che ci

deve essere un margine di discrezionalità e creatività nella creazione. Creatività = margine di

libertà/discrezionalità e all’interno di tale margine l’autore ha scelto una sua propria personale

forma espressiva che non è copiata da altri e che non deve essere assolutamente banale e

scontata.

Un dubbio che ci si è posti è la domanda relativa ai cosiddetti incontri fortuiti (es. io ho creato

un’altra opera identica senza che ne fosse

qualcosa senza copiare, ma poi salta fuori che esiste

conosciuta l’esistenza). In questi casi cosa si fa? La domanda non ha risposta definitiva. Secondo

c’è diritto d’autore se c’è l’opera è stata creata

una prima definizione, novità in senso oggettivo (=

senza copiare) quindi il fatto che esistesse un’altra opera identica/simile è un caso fortuito.

L’autore della seconda opera comunque non ha copiato e quindi ha fatto una sua opera creativa.

Secondo questa posizione è comunque giusto una tutela di diritto d’autore. La seconda posizione,

diritti d’autore, nel caso degli incontri

per evitare questa situazione in cui esistono due fortuiti,

afferma che il secondo arrivato non è tutelato da diritto d’autore. Pur presupponendo la creatività,

deve essere presupposta anche la novità e quindi che l’opera debba essere diversa. Molto

frequente nella musica o nei software. Non vi è tutt’ora una risposta univoca al quesito posto

pocanzi. e solo queste tra quelle proteggibili da diritto d’autore,

Nelle opere del disegno industriale,

prevedono oltre alla creatività, un requisito aggiuntivo: devono avere anche valore artistico.

Stabilire cosa si intenda per valore artistico è particolarmente difficile. Non basta quindi che tali

opere siano creative, ma devono arrivare anche un livello di merito artistico riconosciuto.

Il diritto d’autore cosa protegge? diritto d’autore

Il protegge solo la forma

rappresentativa/espressiva dall’opera e non anche le idee/concetti sottostanti. I brevetti per

tutelano anche l’idea sottostante.

invenzione Se io invento un dispositivo meccanico particolare

per ridurre l’attrito nel meccanismo di un cuscinetto a sfera, la mia tutela si estenderà a tutti i

prodotti che funzionano grazie a quell’idea. Nel diritto d’autore non è così: altri potranno, in modo

diverso, utilizzare la stessa idea e concetto (es. scrivo un romanzo o biografia di un illustre filosofo

la pubblico. Il mio diritto d’autore coprirà l’estensione del concetto e quindi come ho

del passato e

raccontato la vita dell’autore, ma a nessuno sarà impedito di scrivere per conto suo una biografia

dell’autore. L’idea sottostante rimane libera per tutti).

ciò viene tutelato dicendo che il diritto d’autore protegge la

In dottrina forma esterna (l’opera come

(struttura, trama, organizzazione). Nel caso di un’opera

appare esteriormente) e forma interna

della letteratura, la forma esterna è l’opera come appare esteriormente al fruitore, mentre la forma

Quindi il diritto d’autore

interna è la sequenza di parole e frasi pensate e scritte dall’autore.

protegge l’opera dall’essere copiata parola per parola, frase per frase.

Nel caso di una citazione è possibile e vengono considerate libere utilizzazioni (art. 70 della legge

sul diritto d’autore). Devono avere determinate caratteristiche (es. bisogna menzionare l’autore da

cui si è tratta la suddetta citazione). l’opera viene costruita. Quindi

La forma interna è la struttura, trama, organizzazione ossia come

non posso vietare a terzi di fare un romanzo scritto con parole diverse, ma posso vietare che copi

la stessa trama della mia opera protetta da diritto d’autore. Anche i personaggi di un’opera

letteraria sono protetti. Ad es. i personaggi di Harry Potter non possono essere utilizzati da altri.

(requisiti di protezione delle opere proteggibili da diritto d’autore):

Riassumendo

• L’opera deve essere frutto di una scelta personale dell’autore nell’espressione

Carattere creativo.

di un’idea; deve rispecchiare la personalità dell’autore. Originalità e individualità dell’opera.

• Basta l’originalità (creazione autonoma dell’autore) o deve esserci anche una novità oggettiva

(diversità dell’opera da altre già esistenti)? (incontri fortuiti)

• Requisito aggiuntivo del valore artistico solo per le opere del disegno industriale.

• Protezione solo della forma espressiva dell’opera e non anche del contenuto e delle idee (v. art.

9.2 Accordo TRIPs). 13

• Forma protetta: forma esterna (opera come appare esteriormente) e forma interna (struttura,

trama, organizzazione).

Fattispecie costitutiva

In quale momento sorge il diritto di brevetto? La nascita del diritto di brevetto è subordinata a

determinati adempimenti: solo quando viene rilasciato il brevetto (procedura pubblica di

In quale momento sorge il diritto d’autore?

registrazione o brevettazione presso un ufficio). Il diritto

può sorgere su una base fattuale (solo perché l’opera esiste) oppure solo se l’autore, dopo aver

creato l’opera, la pubblica/registra in qualche modo. La scelta degli ordinamenti attuali afferma che

il diritto d’autore nasce per la semplice creazione dell’opera. L’atto creativo dell’opera protetta è

l’opera

condizione necessaria e sufficiente per avere tutela. Non devo registrare per avere diritto

d’autore. È necessario che l’opera sia estrinsecata in qualunque forma e non che sussista

Se io scrivo un testo e non lo pubblico (opera inedita), se l’opera l’ho già

solamente come idea.

fissata su supporto cartaceo (quindi è estrinsecata) pur non essendo stata pubblicata, ho già in

quel momento un diritto d’autore. Se io un’opera non la scrivo, ma la recito in pubblico, anche in

questo caso è considerata estrinsecazione e pertanto protetta da diritto d’autore (protezione in

Titolare dei diritti è sempre ed esclusivamente il titolare dell’opera

forma scritta quanto orale).

(persona fisica). Il diritto di brevetto può invece sorgere in capo ad un soggetto diverso da colui

che ha inventato. Il diritto d’autore sorge sempre ed esclusivamente in capo a chi ha creato

l’opera. Altri soggetti eventualmente acquistano i diritti sull’opera solamente per derivazione in via

contrattuale sull’opera. Passaggio a titolo derivativo.

Riassumendo:

• Creazione dell’opera (art. 6 l.d.a.).

• Estrinsecazione in qualsiasi forma.

• Acquisto del diritto senza formalità costitutive.

• Acquisto a titolo originario in capo all’autore (persona fisica).

Opere frutto del contributo creativo di più autori un’opera.

In questo caso ci sono più soggetti che concorrono a creare La legge prevede quattro

possibili ipotesi di opere:

1) opere in comunione: art. 10 l.d.a. le definisce come opere che sono frutto del contributo

indistinguibile ed inscindibile di più persone (es. romanzo scritto da due autori). I diritti spettano in

comunione a tutti gli autori (si rinvia al codice civile e al concetto di comunione). La legge precisa

che determinate scelte fondamentali per lo sfruttamento dell’opera devono essere prese

all’unanimità di tutti i titolari di diritti. L’opera non può essere modificata senza l’accordo di tutti i co-

autori. Diritti convergenti su una stessa opera e scelte di sfruttamento dell’opera devono essere

prese all’unanimità. si ha un’opera un’opera, che viene

2) opere composte: composta quando presentata al pubblico,

si fondono per formare un’opera unica

è frutto di contributi distinti e separabili che si uniscono e

(es. canzone formata da testo e musica, opera lirica, film). I diritti spettano ugualmente ai vari co-

autori. Tuttavia la legge prevede che vi sia un soggetto unico che possa predisporre dei diritti di

sfruttamento dell’opera (art. 34 l.d.a. la legge dice che il diritto di sfruttamento spetta a colui che ha

composto la musica, nel caso di una canzone, o del produttore cinematografico nel caso di un

film). Ciascun co-autore può sfruttare la propria parte prodotta, purché non in concorrenza con

l’opera composta. quale risultato di un’attività di scelta

3) opere collettive: sono una riunione di più opere autonome,

e di coordinamento (es. enciclopedia, rivista, giornale). In questi casi vi è una sorta di doppio

livello: il diritto d’autore rimane agli autori che hanno prodotto i singoli contributi. Al livello 2 c’è un

diritto d’autore sulla raccolta nel suo complesso a colui che ha diretto l’opera nella sua forma

collettiva. elaborazioni creative di un’opera precedente

4) opere derivate o elaborazioni: si tratta di (es.

trasformazione di un romanzo in un film o in un’opera teatrale, traduzione di un testo). Le opere

creativi di autori diversi. L’autore della seconda

derivate sono opere che contengono contenuti

opera, frutto di elaborazione della prima, ha un suo diritto d’autore sull’opera altrui. Però proprio

14

perché l’opera elaborata è frutto della creatività di un altro autore, il secondo autore deve avere la

concessione dal primo per poter elaborare l’opera.

Diritti Patrimoniali

Qual è il contenuto del diritto d’autore? Che cosa attribuisce questo diritto al titolare? Che cosa si

può evitare ai terzi di fare? Vediamo ora le regole generali.

Il diritto d'autore attribuisce l'esclusiva al titolare del diritto. Esso consiste in una serie di facoltà di

carattere patrimoniale e morale (tutela della personalità dell'autore o opera come manifestazione

della personalità dell'autore).

Le regole di riferimento sono quasi tutte contenute in un blocco di norme della legge 633/1941 e

precisamente negli articoli da 12 a 19. L'art 12, comma 2 dice:

• Contenuto del diritto patrimoniale d’autore: l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare

economicamente l'opera in ogni sua forma e modo (art. 12.2 l.d.a.).

“Utilizzare l'opera” significa compiere in relazione all'opera qualunque attività che vieti ai terzi di

riprodurre l'opera stessa, o che comunque, in generale, metta i terzi in condizione di goderne

l’

senza forme di riproduzione, distribuzione, comunicazione ecc. Ciò che è riservata al titolare è

“utilizzo ossia

economico”, un'attività idonea a creare un profitto economico dallo sfruttamento

dell'opera protetta. Tutte le forme di sfruttamento dell'opera sono riservate al titolare. Seguono

singole specifiche regole che regolano casi specifici o particolari.

• Non costituiscono “utilizzo” dell’opera e sono in ogni caso leciti il godimento e la fruizione

personali dell'opera (lettura di un libro, ascolto di una canzone ecc.).

• Diverso è il caso in cui non ci si limiti ad esempio a leggere un libro o ad ascoltare una canzone,

e di distribuzione dell’opera.

ma si svolgano anche delle attività di copia Tutte queste attività di

costituiscono “utilizzo” e sono vietate anche se

riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.

compiute senza scopo di lucro (anche con riguardo ad attività svolte in ambito privato). Violazione

del diritto d'autore. La differenza di ciò che è lecito o meno dipende dal fatto che l'attività incida

di sfruttamento e utilizzo economico dell’opera.

negativamente sulle facoltà del titolare del diritto

Diffondere delle opere, anche senza scopo di lucro, incide negativamente sulle possibilità di

sfruttamento sul godimento del diritto d’autore, riducendo il numero di opere su cui il titolare può

guadagnare.

Anche le attività in ambito privato e quelle senza scopo di lucro possono costituire violazione del

diritto d’autore. Il discrimine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, sta nel fatto che l’attività può

incidere negativamente/limitare le possibilità di godimento da parte dell’autore dell’opera.

Fissati questi limiti generali, la legge elenca i singoli diritti esclusivi. La legge non adotta un

ordine particolarmente lineare. Noi suddividiamo le opere in 4 blocchi:

dell’opera il diritto d’autore sorge a seguito

1) diritto di prima pubblicazione (art. 1 e 3 l.d.a.):

della creazione e non della pubblicazione. Il primo diritto del creatore è quello di decidere se

lasciando quindi in quest’ultimo caso l’opera inedita. La

rendere disponibile la propria opera o no,

prima messa in contatto dell’opera con il pubblico è lasciata all’autore, il quale può decidere

discrezionalmente se pubblicare l’opera o meno. Con pubblicazione si intende in senso ampio

attività che fa uscire l’opera dalla sfera del titolare (dell’inedito) al pubblico.

qualunque

diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera

2) (art. 13, 14, 17 e 18 bis l.d.a.): questo blocco

di diritti ha a che vedere con la fissazione dell’opera su un supporto e distribuzione dello stesso.

l’opera non viene fissata su supporto

3) diritti di comunicazione (artt. 15, 15 bis, 16, 16 bis l.d.a.):

materiale/digitale, ma viene comunicata direttamente al pubblico (es. rappresentazione teatrale,

film al cinema ecc.)

diritto di elaborazione dell’opera

4) (art. 18 l.d.a.): possibilità da parte di un secondo autore di

creare un’opera nuova recependo elementi da una prima opera già esistente. 19

Sempre a livello generale, vanno tenute presenti queste regole contenute nell’art. e riguardanti

sempre diritti esclusivi. Il primo comma prende il nome di principio di indipendenza dei singoli diritti

esclusivi: ogni diritto può essere esercitato separatamente; il titolare può disporre di un diritto

(es. il titolare che ha autorizzato solo la riproduzione dell’opera può

senza dover disporre degli altri

vietare altri utilizzi dell’opera stessa; il titolare che ha autorizzato solo la rappresentazione

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dell’opera in teatro può vietare la realizzazione di un filmato e la sua trasmissione in televisione). Il

tutela non solo dell’opera nel suo insieme, ma anche di parti

secondo comma riguarda la

dell’opera. Si deve però trattare di parti che hanno in sé carattere creativo.

Diritto di riproduzione

• Moltiplicazione dell’opera in copie 13): fissazione dell’opera su qualunque supporto

(art.

facoltà del diritto d’autore (in

materiale. Storicamente è la prima inglese copyright). Si fa riferimento

a supporti quali cartaceo, ma anche quelli più moderni e quindi digitali. Anche la singola copia fatta

relativa ad un’opera

da un soggetto protetta riguarda questa tematica del diritto di riproduzione.

• La riproduzione può essere in tutto o in parte. Anche la singola parte creativa è protetta.

• il supporto materiale dell’opera

Può essere una riproduzione diretta, quando prendo direttamente

e lo duplico (es. cd, dvd, libro e lo copio/moltiplico) oppure riproduzione indiretta o a distanza (es.

registro un film in televisione, registro l’opera rappresentata a teatro ecc.).

• (fissazione stabile dell’opera su un supporto) e

Riproduzione permanente temporanea (fissazione

effimera, non durevole, come nel caso di copie dell’opera scaricate su un computer o su un server,

ma non memorizzate stabilmente; oppure di copie transitorie che si creano nella trasmissione

dell’opera su internet). Anche la copia temporanea è protetta da diritto d’autore, come ad esempio

una trasmissione di un’opera su internet o anche solo nella memoria cache del computer. Anche

del diritto d’autore. Nemmeno queste

queste copie effimere/temporanee sono riservate al titolare

opere temporanee sarebbero possibili senza il consenso del titolare del diritto d’autore; questa è la

regola generale.

1) Quando si tratti di riproduzione temporanea: il legislatore è intervenuto dicendo che come

l’opera temporanea è protetta da diritto d’autore; l’autore

regola generale deve perciò dare il suo

consenso, mentre sono esentati determinati atti di riproduzione previsti dall’art. 68- l.d.a. . L’art.

bis

l’art. 68-bis

13 fissa la regola generale, mentre esenta da questo divieto e rende possibile la copia

temporanea in questi casi:

68-bis

l’art. esenta quindi dal divieto di riproduzione imposto dalla regola generale (art. 13 l.d.a.) e

rende possibile la copia temporanea quando si tratta di casi di riproduzione privi di rilievo

economico proprio, che sono transitori o accessori e parti integranti di un procedimento

tecnologico. Se si tratta di copie temporanee che si riproducono in internet dal passaggio tra

downloader e uploader, il provider del server non è responsabile delle copie che transitoriamente

all’utente finale)

si formano (e sono necessarie/inevitabili per il passaggio dal primo utente a

condizione che non abbiano rilevo economico proprio, ossia che non siano fonte di profitti. La

seconda regola dice che se il passaggio da A a B è frutto di un utilizzo legittimo dell'opera (es. se

c'è il consenso del titolare), allora sono lecite anche tutte le copie temporanee che si formano per

permettere il passaggio legittimo dell'opera. Oltre questi limiti, vale la regola generale per cui

anche la copia temporanea è riservata al titolare del diritto.

2) Riproduzione in qualunque modo o forma. Il diritto di riproduzione copre ogni modalità di

dell’opera in una

realizzazione della copia su ogni tipo di supporto. Copre anche la riproduzione

forma espressiva diversa (es. riproduzione fotografica di un quadro o di una scultura). Una

precisazione dell’espressione “in qualunque modo o forma”: questo diritto riguarda anche copie

da quello su cui l’opera è stata creata. Questo è il

che sono sviluppate in un supporto diverso

motivo per il quale non è possibile fare un catalogo con le fotografie delle opere di un’artista e

venderle senza l’autorizzazione.

(art. 14 l.d.a.). Trasformazione dell’opera

3) Diritto di trascrivere orale in opera scritta o, in

generale, fissazione dell’opera orale su un supporto. Non è tecnicamente una riproduzione, ma la

sostanza è la stessa. quella dell’art. 68-bis

4) Copia privata. Il legislatore è intervenuto con una logica simile a per

che il diritto d’autore avesse una portata troppo ampia, problemi nell’applicazione del diritto

evitare

d’autore. che fa una copia dell’opera a casa propria. La regola generale è che anche la

Il privato

copia privata rientra nel diritto d’autore e quindi vietata. Se però, per uso personale, volessi farmi

una copia di un libro o di un cd che ho comprato, non crea quindi particolari danni/problemi al

titolare del diritto d’autore. Libera se per uso personale dei lettori e fatta a mano o con mezzi di

riproduzione “non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico” (art. 68, comma I). Inoltre:

16

possibilità di realizzare, sempre per uso personale, fotocopie di opere o copie di fonogrammi o

videogrammi, ma con un compenso al titolare del diritto (artt. 68, 71-sexies, 71-septies e 17-octies

“Sistema proprio perché viene prelevata una quota della copia parte.

l.d.a.). del prelievo”, Chi paga

il compenso in denaro? Non il privato che fa la copia, ma nel caso di fotocopie (consentite fino al

dell’opera)

15% è colui che consente la fotocopiatura del testo.

Diritto di distribuzione

La legge definisce la distribuzione come: messa in commercio o in circolazione, o comunque a

disposizione del pubblico, dell’originale o degli esemplari dell’opera (art. 17 l.d.a.).

riguarda la copia dell’opera mentre il

Il diritto di riproduzione diritto di distribuzione riguarda la

messa a disposizione al pubblico dell’opera. Diritto di distribuzione costituisce il secondo

passaggio: dopo aver fatto la copia viene il diritto di messa in commercio.

Esaurimento del diritto (principio che vale anche per brevetti, marchi e disegni): una volta che

l’esemplare dell’opera è stato distribuito e quindi messo in commercio, gli esemplari dell’opera

messi in commercio con il consenso del titolare, possono essere rivenduti liberamente senza

dovere nulla al titolare del diritto d’autore e senza che quest’ultimo possa opporsi. La logica

principale che sta alla base di questo principio è che il titolare realizza il suo profitto derivante

dall’esclusiva una volta per tutte con la prima vendita dell’opera esclusiva, pertanto le circolazioni

ulteriori non sono soggette al suo consenso. Occorre fare alcune precisazioni: l’espressione

“esaurimento rischia di essere fuorviante: viene meno la possibilità

del diritto” di opporsi alla

ulteriore circolazione delle copie già vendute. Nel caso del diritto d’autore questo principio vale

solo per i diritti di distribuzione (gli altri diritti esclusivi non sono soggetti a esaurimento).

L’esaurimento dell’opera ha valenza non solo per gli esemplari messi in commercio in Italia, ma

commercio nell’Unione Europea, ma

anche e solo per gli esemplari messi in non al di fuori

dell’Unione Europea. Sono ammessi l’esaurimento nazionale e Comunitario,

quindi ma non

metto un’opera in commercio in Italia e in Europa c’è esaurimento

internazionale (es. se nazionale

se l’opera viene venduta, l’autore non può impedire che l’opera venga

e comunitario; pertanto

rivenduta successivamente).

L’esaurimento funziona a meno che non ricorrano motivi legittimi; non deve essere snaturata

l’opera ed essere rimessa sul mercato come fosse originale o posta in un mercato dequalificante

per l’opera.

Diritti di Noleggio e di Prestito

Noleggio: cessione in uso delle opere per un tempo limitato al fine di ottenere un beneficio

economico o commerciale (art. 18-bis, comma I, l.d.a.).

Prestito: cessione in uso delle opere per un tempo limitato senza finalità di benefici economici o

commerciali (art. 18-bis, comma II, l.d.a.). È coperto dal diritto esclusivo solo il prestito fatto da

istituzioni aperte al pubblico; libero il prestito tra privati. Liberi anche, alle condizioni previste

dall’art. 69 l.d.a., alcuni prestiti effettuati da biblioteche e discoteche (istituto per i beni sonori e

audiovisivi) dello Stato e di enti pubblici con esclusive finalità di promozione culturale e di studio

= opera dell’ingegno e

personale. Il corpus misticum corpus meccanicum = supporto.

Diritti di Rappresentazione, di Esecuzione e di Recitazione

Sono previsti dall’art. 15 l.d.a. e consistono ne:

• Comunicazione a un pubblico presente, riunito nel luogo in cui l’opera viene comunicata (es.

pubblico che assiste ad un’opera teatrale).

• quando vi è un’azione scenica (es. opera rappresentata in teatro, danza).

Rappresentazione:

• Esecuzione: esecuzione musicale senza azione scenica (es. concerto).

• dizione di un’opera senza azione scenica (es. lettura in pubblico di poesie o di

Recitazione:

pagine di un romanzo).

Rappresentazione, esecuzione e recitazione possono avvenire dal vivo oppure con la proiezione o

l’ascolto di registrazioni (es. proiezione di un film in un cinema, ascolto di un disco in un bar). In

entrambi i casi i pubblico si trova nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione. A differenza di

quanto avviene per la copia, rappresentazione, esecuzione e recitazione sono riservate al titolare

17

solo se avvengono in pubblico (differenza dal diritto di riproduzione che copre anche attività svolte

in ambito privato).

Non avvengono in pubblico se hanno luogo “nella cerchia ordinaria della famiglia, del convitto,

della scuola o dell’istituto di ricovero” e non hanno scopo di lucro (art. 15.2 l.d.a.).

Non è inoltre pubblica “la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno

di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione

delle opere stesse” (art. 15.3 l.d.a., aggiunto dal decreto legge n. 91/2013, convertito dalla legge

n. 112/2013).

Compenso ridotto per gli autori “quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera

avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituti nonché delle

associazioni di volontariato, purché destinante ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano

effettuate a scopo di lucro (art. 15-bis l.d.a.).

Diritto di comunicazione a un pubblico distante

• Comunicazione dell’opera a un pubblico non presente “su filo o senza filo” (art. 16 l.d.a.). il

pubblico non è presente nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione.

• Impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali radio e televisione; comunicazione via

satellite e ritrasmissione via cavo. Oggi le forme di comunicazione più importati sono radio e

televisione (tutti i tipi es. on demand, via satellite ecc.).

• di “messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa

Ogni forma

avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente” (comunicazione interattiva). Se

scarichiamo del materiale da internet, per cui vi sia rispetto del diritto d’autore, queste sono tutte

forme di comunicazione a distanza che rientrano in questo diritto esclusivo previsto dall’art. 16.

violava i diritti d’autore per quello è stato chiuso.

Napster

C’è un emittente radio/televisiva/server su cui viene fatto l’upload e c’è una massa di fruitori che

può avere accesso in un logo e tempo diverso all’opera.

Anche per questo diritto di comunicazione a un pubblico distante, come per il diritto di

comunicazione per un pubblico presente si ritiene che nel diritto esclusivo del titolare copra solo la

comunicazione effettuata al pubblico non anche la comunicazione al pubblico privato. Il pubblico in

questo caso è costituito da un numero indeterminato di fruitori potenziali. La giurisprudenza

afferma che è pubblica la comunicazione verso un numero indeterminato di fruitori potenziali.

Se non c’è un numero indeterminato di fruitori che possono accedere al contenuto, ma c’è un

gruppo di persone limitato come può essere una rete di intranet di un ufficio o uno scambio di e-

mail tra privati che costituiscono un gruppo privato, si dice in questo caso che la comunicazione è

chiusa e si esauriscono quindi i contenuti in ambito privato, non rientra in questo diritto di

Consentita la comunicazione dell’opera

comunicazione ad un pubblico distante. tra privati, ossia

tra persone legate da rapporti personali, quando non sia consentito l’accesso all’opera da parte di

terzi. Due caratteristiche: pubblico distante e comunicazione aperta (numero indeterminato).

Diritto di elaborazione

18 l.d.a. + art. 4, 7.2 e 18

È previsto dall’art. (altri articoli da cui si può vedere questo diritto).

In questo caso la legge deve mettere d’accordo l’autore della prima opera originale e l’autore

dell’elaborazione sulla prima opera. Gli elementi di creatività della prima opera si ritrovano anche

nella seconda (es. Il Signore degli Anelli: libro di Tolkien e i film di Peter Jackson).

Dobbiamo riconoscere come opera dell’ingegno anche la seconda, però non dobbiamo

dimenticarci che questa seconda opera contiene elementi della prima e quindi dobbiamo

riconoscere qualcosa all’autore della prima. La legge, nell’art. 4, dice che anche le opere elaborate

sono opere protette, l’art. 7.2 “autore delle elaborazioni è l’elaboratore nei limiti del suo

dice:

lavoro” (= la sua esclusiva L’art. 4 dice anche

riguarda gli elementi innovativi della seconda opera).

che sono salvi, non ci sono pregiudizi, dell’opera originaria, e la misura in cui sono fatti salvi è

precisata dall’art. 18.

Art. 18.2: “Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di elaborazione e

trasformazione dell’opera previste dall’art. 4”.

• Diritto esclusivo di elaborare l’opera (art. 18.2 l.d.a.): comprende tutte le forme di modificazione,

elaborazione e trasformazione dell’opera previste dall’art. 4 l.d.a. (elaborazioni creative). 18

• Diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione (art. 18.4); diritto esclusivo di

tradurre l’opera (art. 18.1).

Il titolare può vietare solo l’utilizzo economico dell’opera elaborata o può vietare anche la creazione

in sé dell’opera? Per quanto riguarda le opere d'arte, tende a prevalere la posizione secondo cui è

libera la creazione dell'opera elaborata, ma ci vuole il consenso solo in caso dell'utilizzo economico

dello stesso. Per le opere utili invece, soprattutto per il software, tende a prevalere la posizione per

cui già la creazione del nuovo software non è consentito senza il consenso del titolare dell'opera

originaria.

Il software nasce come elaborazione di un software precedente coperto da diritto d’autore. Come

si fa in questi casi? Per quanto riguarda le opere d’arte tradizionali tende a prevalere la posizione

per cui è libera l’attività creativa di chi elabora e il consenso del titolare della prima opera serve

solo per pubblicare/diffondere la prima opera. Per il software e le opere utili invece (opere

tecnologiche) tende a prevalere la posizione per cui l’upgrade del software è vietato e non è

consentito se non c’è fin da subito il consenso da parte del primo autore del software.

patrimoniale d’autore

Durata del diritto

Quanto durano questi diritti? Ci sono diritti a durata potenzialmente illimitata (marchio; può essere

rinnovato). Per i brevetti cade invece in pubblico dominio dopo 20 anni dalla data di concessione

con il diritto d’autore. La legge prevede che i diritti sull’opera

del brevetto. Stessa cosa accade

cessino e che quindi l’opera possa essere copiata e utilizzata da tutti.

• diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore sino al termine del

I

settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 l.d.a.). Per le opere utili invece non ha molto

senso una durata così protratta nel tempo, anche solo in ottica di mercato, avendo una vita utile

estesa nel tempo.

• spettanti ai coautori “si determina

Opere in comunione (semplici e composte): la durata dei diritti

sulla vita del coautore che muore per ultimo” (art. 26.1 l.d.a.; v. art. 32 l.d.a. per le opere

cinematografiche).

• Opere collettive: la durata dei diritti sui singoli contributi si determina sulla vita di ciascun autore; i

diritti sull’opera come un tutto durano settanta anni a partire dalla prima pubblicazione (art. 26.2

l.d.a.).

Libere utilizzazioni

Sono casi in cui il legislatore dice che ci siano interessi prevalenti di terzi all’utilizzo dell’opera per

cui si dice che l’esclusiva del titolare del diritto d’autore subisce una deroga. Nel diritto d’autore

sono previste dall’art. 65 e seguenti. Ipotesi in cui il titolare del diritto d’autore non può far valere

l’esclusiva per vietare l’utilizzo dell’opera da parte di terzi (in alcune ipotesi il titolare ha però diritto

a un compenso per l’utilizzo).

Riproduzione per uso personale (copia privata), artt. 68, 71-sexies, 71-septies e 71-octies l.d.a.

Utilizzo dell’opera per finalità di informazione e di cronaca:

• Riproduzione o comunicazione di articoli di attualità e di materiali dello stesso carattere (art. 65.1

l.d.a.).

• Riproduzione o comunicazione di opere o materiali utilizzati in occasione di avvenimenti di

attualità (art. 65.2 l.d.a.).

• Riproduzione o comunicazione di discorsi tenuti in pubblico su argomenti di interesse politico o

amministrativo e di estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 l.d.a.).

Utilizzo dell’opera per finalità di pubblica utilità e di solidarietà:

• dell’opera a fini di pubblica sicurezza (art. 67

Riproduzione l.d.a.).

• o comunicazione dell’opera per uso personale o a beneficio

Riproduzione di portatori di handicap

(art. 71-bis l.d.a.).

• Riproduzione di emissioni radiotelevisive da parte di ospedali pubblici e di istituti di prevenzione e

pena, con equo compenso per il titolare del diritto (art. 71-quater l.d.a.).

Utilizzo dell’opera per finalità di promozione culturale, di diffusione dell’opera, di ricerca, di studio:

• Prestito, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione di opere presenti in biblioteche

pubbliche o enti analoghi (artt. 69 e 71-ter). 19

• Riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere e loro comunicazione al pubblico per

fini di critica, di discussione o di insegnamento di ricerca scientifica.

• Esecuzione di opere musicali da parte delle bande e delle fanfare dei corpi armati dello Stato.

Misure tecnologiche di protezione

• Misure tecnologiche efficaci per impedire o limitare atti relativi all’opera protetta (art. 102-quater).

• Misure anti-accesso e misure anti-copia.

• identificazione dell’opera e

Informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102-quinquies):

dell’autore; indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso dell’opera.

• Divieto di rimuovere, eludere o aggirare le misure tecnologiche di protezione.

• Timori di eccessiva protezione del titolare.

• Problema del rapporto con le libere utilizzazioni.

Diritto morale d’autore

Ci sono delle forti componenti morali nel diritto d’autore, essendo l’opera espressione della

personalità dell’autore e della sua creatività. Tutela l’autore anche nella componente morale, cioè

in relazione alla sua componente creativa. Tutela della personalità dell’autore, onore e reputazione,

I diritti morali sono diritti della personalità.

stima e apprezzamento dell’opera da parte del pubblico. È una tutela della personalità dell’autore

riflessa nell’opera. Se io modifico/snaturo un’opera presentandola ad esempio in un contesto

danno dell’autore. L’autore nel momento in cui crea un’opera oltre a portargli

degradante, ciò va a

soldi, porterà anche stima e reputazione da parte del pubblico nei suoi confronti e quindi l’autore

vuole preservarla evitando che venga intaccata la propria reputazione. Ognuno ha diritto di

apparire in pubblico con il suo bagaglio di convinzioni personali e quindi ha diritto che non gli

Non si può falsare l’identità di

vengano attribuiti pensieri e comportamenti che non gli sono propri.

un altro (es. a Veronesi era stato attribuito un pensiero diverso dal suo, dicendo che secondo lui le

sigarette leggere si potessero fumare, quando in realtà non era vero. Veronesi fece causa e la

vinse).

I diritti morali sono diritti inalienabili e non rinunciabili (art. 22.1 l.d.a.). Si inserisce in un blocco di

leggi che regolano i diritti morali. I diritti patrimoniali possono essere ceduti tramite

alienazione/vendita, nel caso dei diritti morali questo non è possibile. Non è possibile

vendere/cedere la propria identità personale. Se però l’opera viene modificata e l’autore della

prima opera accetta le modifiche, non può opporsi più alle stesse.

i diritti morali. Dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dal

Non hanno limiti di tempo al ritiro dell’opera

coniuge e dai figli e da altri congiunti (art. 23.1 l.d.a.), con eccezione del diritto

dal commercio che può essere fatto valere solo dall’autore (art. 142 l.d.a.). Questo diritto al ritiro

sta in un articolo a sé stante.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i diritti morali e in cosa consistono.

dell’opera: Diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20.1 l.d.a.):

1) Diritto alla paternità

diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera e di vietare a terzi di attribuire a sé stessi o ad

Il diritto dell’autore

altri questa paternità o comunque di disconoscerla. di vedere il suo nome

indicato sugli esemplari dell’opera o in occasione nelle “forme d’uso”

del suo utilizzo, ma solo

(espressione usata dalla legge). Ciò significa che a volte è prassi che sull’esemplare dell’opera

venduta ci sia il nome dell’autore, altre volte no (su un libro, su dischi, nei film è di prassi che ci sia

il nome dell’autore, in altri casi no: per quanto riguarda un oggetto di industrial design non c’è il

nome dell’autore. La forma esterna di PC e tablet è registrata come design, ma non è nelle forme

d’uso che il nome del designer appaia). In ogni caso, l’autore dell’opera ha diritto a far risultare il

suo nome come autore dell’opera, mentre il fatto che il proprio nome venga indicato sull’esemplare

invece non fa parte della prassi (Pininfarina non costituisce la prassi, è un plus, scelta di

marketing). Diritto di non vedersi attribuita la paternità di opere altrui (per alcuni non rientra

propriamente tra i diritti morali d’autore). È un ipotesi speculare alla prima presentata (diritto di

rivendicare la paternità dell’opera). È il caso in cui un terzo pubblica un’opera attribuendola ad un

altro individuo, nella fattispecie famoso o importante/conosciuto, per beneficiarne del nome. 20

Diritto all’integrità dell’opera: Diritto dell’autore di “opporsi

2) a qualsiasi deformazione,

ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere

mutilazione od altra modificazione,

di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20.1 l.d.a.). La prima parte (sottolineata)

che sono a danno dell’opera. La seconda ipotesi è più delicata: “atto a danno” vuol

riguarda attività

dire che qui non c’è una delle precedenti situazioni, l’opera rimane intatta, non viene toccata, ma

viene utilizzata in un modo che è comunque lesivo di onore e reputazione (es. le cassette con

registrazioni di canzoni che venivano messe nei fustini dei detersivi per promuovere le vendite; gli

autori delle canzoni non erano d’accordo con questo utilizzo della propria opera. Un altro esempio

è la rappresentazione di un’opera che ne snatura il significato, ad esempio non presentandola

adeguatamente o in modo ridicolo/dequalificante. Ultimo caso riguarda le interruzioni pubblicitarie

che a partire dagli anni ’90 sono state regolamentate permettendole entro

dei film in televisione,

Gli “atti a danno” sono atti relativi alle modalità di utilizzo dell’opera, non atti diversi,

certi limiti).

come la formulazione di giudizi critici sull’opera.

Pregiudizio all’onore o alla reputazione: il pubblico è indotto a formarsi un’opinione distorta sulla

personalità dell’autore; viene falsato il significato dell’opera.

Distruzione dell’originale o dell’esemplare unico dell’opera (es. distruzione di un quadro)? Ossia,

se io compro un quadro, ossia un opera unica, lo posso distruggere? Ci si è chiesti se in questi

casi se chi compra il quadro lo possa distruggere oppure no. Alcuni sostengono che sia illecito,

altri no.

Diritto di ritiro dell’opera dal commercio: L’autore ha diritto di ritirare l’opera dal commercio

3)

se ricorrono gravi ragioni morali; deve però indennizzare chi ha già acquistato diritti di utilizzazione

dell’opera (artt. 142 e 143 l.d.a.). Ad esempio se faccio andare sul mercato il mio disco/libro/film e

sopraggiungono delle gravi ragioni morali, possono far bloccare la vendita di tali opere, ma devo

pagare un indennizzo alla casa discografica/editoriale.

Sussistono gravi ragioni morali se la circolazione dell’opera diventa pregiudizievole per la

personalità dell’autore (anche solo per un mutamento delle convinzioni dell’autore). Ad esempio

scrivo un libro su un partito politico e poi cambio idea poiché dissociato da quel partito politico e

quindi voglio che l’opera non circoli più. Prevalgono quindi le ragioni morali dell’autore.

Nel diritto di ritirare l’opera dal commercio è compreso il diritto di impedire la prima pubblicazione

dell’opera già autorizzata dall’autore. Se sopraggiungono gravi ragioni morali, ciò è possibile, ossia

fare in modo che l’opera non esca proprio, ovviamente indennizzando coloro che hanno effettuato

investimenti a riguardo.

È però discusso se vi sia un vero e proprio diritto di inedito, ossia il diritto di opporsi alla prima

pubblicazione anche se non ricorrono i presupposti dell’art 142 l.d.a.; se l’opera non è ancora

pubblicata io posso bloccare la pubblicazione a mio arbitrio anche se non ci sono le gravi ragioni

ciò sarebbe possibile, solo perché “non mi va più”. È una posizione

morali. Secondo alcuni quindi

opposta rispetto al concetto di “inedito”, mentre altri ritengono che ciò non sia possibile.

dei diritti d’autore

Violazione Quando un terzo compie un’attività in violazione dei diritti d’autore si ha

1) Plagio-contraffazione. casi di violazione dei diritti d’autore mediante

un ipotesi di contraffazione (o plagio-contraffazione):

il compimento, senza il consenso del titolare, di attività riservate al titolare stesso (propriamente

“plagio” è la violazione del diritto morale di paternità; “contraffazione” è la violazione dei diritti di

utilizzo economico).

Copia/ripresa integrale dell’opera.

2) Se ad es. copio integralmente un libro tramite

fotocopiatura.

Copia/ripresa di un’opera modificandola

3) però dall’originale. Se i tratti

essenziali/caratteristici/creativi dell’opera coperta da diritti d’autore rimangono riconoscibili nella

copia allora c’è violazione del diritto d’autore. Realizzazione di un’opera che presenta differenze

rispetto all’opera originale, ma nella quale i tratti essenziali dell’opera originale rimangono

riconoscibili; “quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione, non è determinante, per

negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che

caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva” (Cass. 15 giugno 2012, n.

9854; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925). 21

La legge dice che: non vi è invece contraffazione se il terzo si limita a prendere spunto o

dall’opera, per poi realizzare un’opera autonoma, che non riprende gli elementi creativi

ispirazione

della prima. Se ad es. riprendo degli elementi di spunto da Harry Potter e poi faccio una creazione

d’autore.

del tutto autonoma non vi è violazione dei diritti

Casi concreti

1) Caso di somiglianza tra guide turistiche verosimilmente di Venezia, in particolare nei disegni

illustrata con disegni da parte di un’altra

utilizzati. Negata la contraffazione di una guida turistica

guida che, pur presentando una “certa coincidenza tra i disegni”, aveva una diversa composizione

e impaginazione e una diversa forma di rappresentazione dei disegni (bidimensionale e in bianco e

nero, anziché tridimensionale e a colori) (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925). Pur essendoci tratti

simili (chiaramente Venezia è Venezia, non si può cambiare) si diversifica per altri elementi.

2) Caso di somiglianza tra due canzoni francesi. Affermata la contraffazione in un caso in cui il

ritornello di una canzone “pressoché identico” al ritornello di una canzone precedente (erano

riprodotte 33 note su 40), anche se vi erano differenze nel ritmo (Cass. 15 giugno 2012, n. 9854).

una violazione/contraffazione del diritto d’autore

Basta aver copiato il ritornello per esserci

toccando un elemento creativo. Si è limitato a ispirarsi o ha copiato gli elementi creativi? Sono

state fatte delle analisi da un esperto di musica per valutare le due canzoni e alla fine i giudici

hanno deciso che gli elementi era sufficienti per affermare che il terzo avesse copiato la canzone e

che ci fosse quindi contraffazione avendo copiato parzialmente la prima canzone.

3) Caso di somiglianza tra due canzoni, diverse per la musica, ma simili nel testo. Ritenuta

sussistente una violazione di diritti d’autore in un caso in cui il titolo e i versi iniziali di una canzone

(“prendi questa mano zingara”) erano stati utilizzati in una canzone per il resto diversa (Trib.

Roma, 23 maggio 2002).

satira o presa in giro di un’opera originale. Costituisce violazione? Se la parodia si

La parodia:

limita a collegarsi alla prima opera per esprimere qualcosa di completamente diverso, la cosa è

perfettamente lecita.

Esempio 1: Due sculture (vedi slide). Alberto Giacometti, autore della prima opera (a sinistra) ha

accusato John Baldessari, autore della seconda opera (a destra), di aver copiato. La prima opera

rappresenta il disagio post seconda guerra mondiale, mentre i difensori della seconda opera

affermano invece che la loro scultura ha un significato totalmente diverso rispetto alla prima,

volendo comunicare gli standard della moda attraverso gli accessori. È stata esclusa la violazione

d’autore poiché l’opera di Baldessari

del diritto pur riprendendo sicuramente un elemento

strutturale della prima opera, costituiva una rivisitazione sufficientemente originale della prima ed è

detto “arte caratterizzato dal fatto che si

stato introdotto dai giudici un nuovo filone appropriativa”,

reinterpretano opere esistenti cambiandone il significato. I giudici affermarono che effettivamente

la seconda scultura aveva cambiato il senso sia materiale che concettuale della prima scultura.

Esempio 2: Gambero Rosso vs. Gambero Rozzo. Il Gambero Rosso ha accusato il Gambero

violazione di diritto d’autore (poiché il nome “Gambero Rosso” è un’espressione originale

Rozzo di

di loro creazione) e il “Gambero Rosso” è protetto come marchio, costituendo così una

contraffazione di marchio. La contraffazione di marchio è stata riconosciuta, mentre dal punto di

vista del diritto d’autore, una sua violazione non è invece stata riconosciuta in quanto parodia,

“rovesciamento concettuale”, per cui sufficientemente autonoma.

1.1 TUTELA DEL SOFTWARE

Software = programmi per elaboratore

per cui il software è finito nel diritto d’autore sono essenzialmente

Le ragioni di carattere storico,

oggi superate, ma che hanno portato ad un particolare assetto delle norme di legge.

Quando si sono posti i primi dubbi riguardo ai software (anni ’50-’60), ci si è chiesti se innanzitutto

queste creazioni meritassero protezione e, in caso affermativo, quale fosse la forma giusta. Se

queste domande ci fossero poste oggi diremmo che sicuramente tali creazioni meritano protezione

non diritto d’autore).

e per quanto riguarda la forma diremmo i brevetti per invenzione (e Tuttavia,

22

anni ’60), poiché

in quegli anni (soprattutto da un lato la materia sembrava molto diversa dalle

dall’altro

invenzioni tradizionali (in campo meccanico) e le regole dei brevetti erano state pensate

per tali invenzioni, risultava strano il paradigma del brevetto per il software. Poi, più forte di queste

ragioni c’è stata un’influenza da parte dei gruppi di produttori di hardware. Essi temevano una

un’esclusiva/monopolio su

eventuale protezione del software poiché temevano che di essi avrebbe

potuto intralciare in qualche modo le vendite delle macchine hardware.

Questa pressione da parte dei produttori e dei rappresentati di hardware ha fatto si che nelle

legislazioni brevettuali dagli anni '70 in poi, compresa la Convenzione sul Brevetto Europeo (la

matrice delle Legislazioni Europee attuai in materia di brevetti e declinata poi nelle varie

legislazioni nazionali), sia entrato (come è possibile leggere nell'art 45 della proprietà industriale), il

divieto di brevettazione del software ossia i programmi per elaboratore non si possono brevettare.

Lo scenario dagli anni '70 in poi è cambiato, sia dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, che

ha reso evidente come anche queste innovazioni dovessero meritare tutela, sia perché lo stesso

legislatore si era accorto che era un settore in cui era necessario incentivare le invenzioni dando

tutela al software, sia perché gli stessi produttori di software hanno avuto più voce in capitolo,

riuscendo a portare avanti i loro interessi e le loro posizioni (quindi in questo quadro mutato ci si è

convinti che i software meritassero una protezione). Quando però maturò la convinzione che

anche il software dovesse essere protetto, erano già presenti delle norme/convenzioni che vietano

la brevettazione del software e proprio per non modificare le norme già esistenti, il legislatore

decise di lasciare le norme esistenti e di cercare altre forme di protezione.

Alla fine si è pensato come forma di tutela per il software al diritto di autore, iniziando a

considerare in modo fittizio il software come opera dell'ingegno, pur non avendo nulla a che vedere

con le opere tradizionalmente protette dal diritto d’autore, ma considerando tale protezione come

creazioni dell’ingegno umano in cui quindi il software poteva rientrare.

una forma di esclusiva sulle

In questo modo si è scardinata un po' la vera essenza del diritto di autore tradizionale: si è presa

una disciplina prevista per la tutela dell’arte e la si utilizzata per un’opera

è utile (opera

tecnologica). Questa scelta è entrata all'interno della legislazione internazionale (comunitaria,

dell'UE) e nazionale.

La storia non si conclude qui, nel senso che proprio perché il divieto di brevettazione del software

sembrava poco logico, dovuto a ragioni storiche, il giudice, in via interpretativa, ha cercato di

limitare il divieto di brevettazione del software. Il divieto si può parzialmente aggirare, cioè si cerca

di recuperare uno spazio alla tutela del software anche nella brevettazione.

aggiunte a partire dagli anni ‘90

Normative

• Artt. 1.2, 2 n. 8, 64-bis, 64-ter e 64-quater l.d.a. (norme italiane di attuazione della Direttiva CE)

• Direttiva CE n. 2009/24 del 23 aprile 2009 (in precedenza Direttiva CEE n. 91/250 del 14 maggio

1991)

• Art. 10.1 Accordo TRIPs

• Art. 4 WIPO Copyright Treaty

La prima Direttiva comunitaria è quella del 14 maggio del 1991, poi sostituita nel 2009, ma senza

modifiche di rilievo. La Direttiva CEE è stata sostituita con la Direttiva CE 2009/24, ma non ha

modifiche di rilievo rispetto alla precedente. In Italia questa Direttiva è stata attuata nel 1992, con

un decreto legislativo: n. 518 del 29 dicembre 2001. Queste direttive hanno innestato nelle opere

tutelabili con il diritto d’autore il software e hanno fissato delle regole speciali per la sua tutela (artt.

64 vedi sopra). Al software si applicano quindi tutte queste regole speciali, ove non siano in

contrasto con le regole generali, più tutte le regole generali.

Le regole internazionali in materia che si sono occupate del software, lo hanno inserito tra le opere

proteggibili dal diritto d’autore. L’accordo (accordo sulla proprietà intellettuale all’interno

TRIPs

della comunità GAT) dice infatti che i programmi per l’elaboratore sono protetti come opere

letterarie ai sensi della convenzione di Berna (convenzione generale sulla tutela del diritto

d’autore).

Il WIPO (Word Intellectual Property Organization) o, detta in italiano, OMPI (Organizzazione

Mondiale della Proprietà Intellettuale) è l’organizzazione internazionale deputata allo studio e alla

protezione della proprietà intellettuale e ha sede a Ginevra. Nel 1996 questa organizzazione

internazionale ha adottato un trattato internazionale in termini di copyright firmato dai vari Stati

23

aderenti all’organizzazione e l’art. 4 di questo trattato prevede la protezione del software come

opera protetta dal diritto d’autore.

opera della letteratura e quindi

Detto questo dobbiamo chiederci in dettaglio quali sono le creazioni protette in base a queste

norme, posto che il software come nozione comune è un insieme di istruzioni che permette

all’hardware di svolgere determinate operazioni (es. efficiente allocazione della memoria interna o

esterna del computer).

Oggetto della protezione

Software: insieme di istruzioni che fanno eseguire una certa operazione a un elaboratore.

sono “programmi i

La Direttiva CE fornice una definizione più precisa: per elaboratore”

programmi “in qualsiasi compresi quelli incorporati nell’hardware”; possono essere protetti

forma,

preparatori di progettazione per realizzare un programma, se sono di natura tale “da

anche i lavori

consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva” (art. 1 e

considerando 7 della Direttiva). I lavori preparatori vengono inclusi dalla Direttiva (non solo il

purché consenta la “realizzazione di un

programma finale quindi, ma anche lo step precedente,

programma per elaboratore in una fase successiva”). I lavori preparatori sono tutelati quando sono

in una fase tale per cui i programmi sono già praticamente espressi e quindi utilizzabili. Il software

viene assimilato alle opere letterarie (modo molto fittizio per accedere alla tutela del diritto

d’autore). d’autore

La legge dice che: idee, funzioni, principi del programma non sono protetti dal diritto (v.

art. 1.2 e considerando 11 Direttiva; v. anche Corte Giust. UE, 2 maggio 2012, causa C-406/10,

caso SAS Institute, punti 29 ss.: la funzionalità di un programma per elaboratore non è proteggibile

con il diritto d’autore).

Questi principi sono stati oggetto di una serie di decisioni in cui i giudici si sono trovati a decidere

se la cosa che veniva sottoposta ad esame era un software proteggibile secondo queste regole.

La prima ipotesi: il programmatore fissa l'idea generale del programma, i principi generali di

funzionamento, questo non è materia proteggibile; è il limite strutturale del diritto d'autore. L'art 1.2

e il considerando n. 11 della Direttiva dicono infatti che le idee e i principi del programma non sono

(il diritto d’autore non tutela

proteggibili dal diritto di autore, ma solo la forma espressiva è protetta

l'idea, ma la forma espressiva). Anche questa decisione della Corte di Giustizia (SAS Institute) ha

precisato che la funzionalità di un programma per elaboratore non è proteggibile con il diritto

d’autore.

Dopo aver fissato queste idee, il programmatore inizia a fissare i vari algoritmi matematici del

programma e diagrammi che, con un livello di dettaglio crescente nel corso della elaborazione del

programma, indicano come varie parti del programma svolgono le loro funzioni e il modo in cui le

varie parti interagiscono tra loro (c.d. flowcharts): secondo la posizione prevalente non possono

essere protetti dal diritto d’autore. (v. Trib. Bologna, ord. 17 gennaio 2006). Qui siamo già ad un

livello superiore, sono già stati fissati con una crescente precisione i vari blocchi del programma,

sono state assegnate le funzioni ai vari blocchi e si è creata una struttura del programma.

Già in questa fase, secondo alcuni, si potrebbe ritenere che si sia passati dalla semplice idea non

proteggibile ad una sufficiente forma espressiva del programma meritevole di protezione. La

giurisprudenza prevalente invece è contraria: per quanto siano già parte di una struttura del

programma, questi diagrammi non arrivino ad una forma di compiutezza tale da meritare

protezione di diritto d’autore.

Protetti dal diritto d’autore il programma per elaboratore compiutamente realizzato, espresso in

qualsiasi forma, e i lavori preparatori quando abbiano raggiunto una sufficiente compiutezza, tale

da consentire la realizzazione del programma.

Si è protetti solo quando si arriva a questo livello di programmazione: lavori preparatori che

permettano di utilizzare il programma immediatamente e sono proteggibili le forme di espressione

del programma elaboratore, sia in veste di codice sorgente (espresso in un linguaggio

comprensibile all'umano) sia in veste di codice oggetto (utilizzo del linguaggio macchina).

protette con il diritto d’autore sia il

 Sono forme di espressione del programma per elaboratore

codice sorgente (programma espresso in un linguaggio di programmazione comprensibile

all’uomo), sia il codice oggetto (linguaggio macchina; programma espresso nella forma leggibile ed

24

eseguibile dall’elaboratore): art. 101 TRIPs; Corte Giust. UE, 22 dicembre 2010, causa C-393/09,

caso Bezpečnostiní softwarová asociace, punti 28 ss.

La Corte di Giustizia precisa che siano proteggibili sia il codice sorgente sia il linguaggio macchina.

Fa un’altra precisazione: l’interfaccia utente grafica non è una forma di espressione del

programma, ma solo un mezzo con cui l’utente sfrutta le funzionalità del programma: ad essa non

sono perciò applicabili le norme speciali sulla tutela del software. Tuttavia l’interfaccia che sia una

“creazione intellettuale” del suo autore può essere protetta in base alla disciplina generale del

diritto d’autore (Corte Giust. UE, 22 dicembre 2010, cit.), ossia se il modo con cui è costruita

l’interfaccia ha una sua originalità, anche questa può essere considerata opera proteggibile dal

diritto d’autore. Gli stessi principi valgono per il linguaggio di programmazione e per il formato dei

file utilizzati nell’ambito del programma per sfruttare le sue funzioni: non sono forme di espressione

del programma proteggibili con le norme speciali, ma possono essere tutelati in base alle norme

generali di diritto d’autore se costituiscono una creazione intellettuale del loro autore (Corte Giust.

UE, 2 maggio 2012, cit.).

Tutelabili anche i c.d. elementi non letterali del programma, ossia la sua struttura interna (struttura

Estensione al software della regola per cui il diritto d’autore

e organizzazione del programma)?

protegge non solo la forma esterna, ma anche la forma interna? Rischio che per il software la

della forma interna porti a una protezione dell’idea della funzione del programma.

tutela Diverse

posizioni:

• Sono protetti solo il codice sorgente e il codice oggetto (forma esterna); non è protetta la struttura

(forma interna); posizione di radicale negazione: il software è diverso dalle opere letterarie

classiche per cui non ha senso la protezione dell’idea del programma. È protetto solo il programma

tradotto come linguaggio macchina, mentre la forma interna non è oggetto di protezione.

• Anche la struttura interna potrebbe essere protetta, ma solo ove influisca sulla forma esterna o

sia così dettagliata da consentire di passare senza difficoltà alla stesura del codice sorgente;

“dipende”.

posizione intermedia: Sostanzialmente adotta un ragionamento simile a quello che si

applica per valutare la proteggibilità dei lavori preparatori. Questi autori applicano lo stesso criterio

di valutazione alla struttura del programma: se è una struttura così dettagliata che permette di

passare subito al codice sorgente o influisce sulla forma esterna ci potrebbe essere una tutela

anche della struttura e della forma interna.

• Anche la struttura interna è protetta, a meno che non sia necessaria per raggiungere un certo

risultato tecnico. Posizione possibilista (più ampia): è protetta anche la struttura interna del

programma, purché si tratti di una struttura necessitata.

La prima e la terza tesi sono più facili da applicare poiché più nette. La seconda posizione è molto

complessa e difficile da applicare. Nel libro di testo si sposa la terza posizione.

Requisiti di protezione e fatto costitutivo della tutela

Originalità (carattere creativo). Il programma per elaboratore è originale “se è il risultato della

creazione intellettuale dell’autore” (art. 1.3 Direttiva CE). Ci deve essere un apporto discrezionale,

personale dell’autore. carattere creativo o l’originalità dell’opera.

Affinché il software sia protetto è sufficiente il

L’originalità sussiste se l’opera è il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Non è

necessario fare un programma particolarmente innovativo/inventivo, ma è necessario che sia

un'opera originale e perché ci sia originalità è sufficiente che ci sia un apporto personale

dell'autore. Affinché ci sia tutela, non sono presi in considerazione altri criteri. La parola originalità

ha due significati molto diversi nel diritto d’autore e dei brevetti. Nel diritto d’autore originalità

In materia di brevetti l’“originalità” è

significa che ci deve essere carattere personale dell'autore.

espressione/frutto di un certo livello inventivo che vada oltre a ciò che è evidente per un esperto

medio del settore considerato.

Per aversi tutela “non sono presi in considerazione altri criteri” (art 1.3 Direttiva CE); in

particolare, non si devono valutare “i meriti qualitativi o estetici del programma” (considerando 8

della Direttiva CE).

Fatto costitutivo della tutela: creazione del programma. Sorge in modo molto facile con una soglia

molto bassa. A chi spetta questo diritto? Al creatore del programma, ossia colui che lo ha

realizzato è titolare del diritto d’autore. Art. 12-bis l.d.a.: in assenza di un patto contrario, il diritto

25

esclusivo di utilizzazione economica del software quando si tratti di un software creato da un

lavoratore dipendente o su istruzioni impartite da un datore di lavoro, i diritti spettano al datore di

lavoro. (regola parallela al diritto brevettuale).

Diritto di riproduzione

Le norme generali sono quelle del diritto d’autore sulle quali poi si innestano le norme speciali sul

software.

vietato copiare ogni opera dell’ingegno, allo stesso modo è

Così è vietato copiare il software. Il

software ha delle sue caratteristiche particolari: l’art. 64-bis lett. a, l.d.a. fornisce alcune

precisazioni relative all’oggetto specifico. È riservata al titolare la riproduzione del programma:

• in qualsiasi forma;

• con qualsiasi mezzo; poco importa se lo riproduco sulla memoria del computer o su un CD. Su

qualsiasi supporto io riproduca il programma, sussisterebbe una violazione.

• la copia dell’opera dell’ingegno sia totale che anche parziale (in

totale o parziale; è vietata

qualsiasi delle sue singole parti)

• permanente o temporanea (v. però art. 68-bis l.d.a.); questo problema sorge soprattutto nel

presente nell’art. 13 della legge

software. Il legislatore ha predisposto la stessa regola generale

per cui è vietata la copia anche se temporanea. La copia temporanea qui può essere la copia che

si genera nella memoria volatile nel computer, mentre la copia permanente può essere quella su

un supporto fisico.

Le copie temporanee che si generano nei passaggi della rete o perché si generano per necessità a

seguito di una vendita sono lecite. Nel caso si generi nella memoria temporanea del computer una

copia del programma che io ho acquistato non sorge nessun problema (è lecito).

Se richiedono una riproduzione del programma anche le operazioni di caricamento,

visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma sono soggette ad

autorizzazione del titolare (diritto di esclusiva). Se io acquisto un programma e poi lo diffondo

gratuitamente su internet sto commettendo una violazione.

Diritto di elaborazione

Il diritto di elaborazione nei software regola questa ipotesi di modifica/adattamenti/migliorie

riferimento è la lettera b dell’art 64-bis

apportate ad un software già esistente. La norma di l.d.a.;

dopo aver enunciato le regole generali entra nel merito sulle attività riservate al titolare:

• Traduzione (es. passaggio da un linguaggio di programmazione ad un altro); ciò è tipico del

codice sorgente, passando da un linguaggio di programmazione ad un altro.

• Adattamento (es. programma applicativo adattato a un diverso sistema operativo, come un

programma per Mac adattato a Windows; correzioni e miglioramenti del programma es.

cambiando un po’ il programma quel programma funziona meglio; le correzioni fanno riferimento al

i bug, “correggendo” gli errori).

debugging, ossia ad eliminare Tutte queste sono considerate, in

linea di principio, riservate al titolare.

• Trasformazione;

• Ogni altra modificazione;

• Riproduzione dell’opera risultante dalla elaborazione: dell’esclusiva anche al

estensione

risultato commerciale della copia. È vietato fare profitto dalle copie del software risultante dalla

elaborazione.

Vale anche per questo caso il regime generale delle elaborazioni creative. In caso di elaborazioni

non vi è “pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma”. Chi ha realizzato

creative

l’elaborazione creativa ha su di essa un diritto d’autore; deve però chiedere il consenso del titolare

dell’opera sottoposta a elaborazione. È un opera derivata dalla prima, pertanto è necessario il

consenso del primo titolare.

Nel mondo dell'arte si tende a dire che la creazione dell'arte è libera, nel campo del software,

occorre il consenso del titolare dell'opera sottoposta a elaborazione non solo per l'autorizzazione

del programma elaborato, ma, prima ancora, per la creazione di questo programma. La semplice

creazione del nuovo software sarebbe un'attività vietata per il diritto di autore. Abbiamo una forte

anticipazione della tutela per quanto riguarda il software. 26

Diffusa l’opinione secondo cui, nel campo del software, occorre il consenso del titolare

dell’opera sottoposta a elaborazione non solo per l’utilizzazione del programma elaborato, ma,

prima ancora, per la creazione di questo programma.

Varie ipotesi (sintesi dei vari scenari che si possono verificare):

• 

Elaborazione non creativa (semplici ritocchi, modifiche banali) plagio-contraffazione

dell’opera base;

Violazione dei diritti sul software. Non c'è un problema di divieto di diritto di autore e non viene dato

nessun diritto a chi ha creato la seconda opera in quanto non creativa.

• Diritti sull’elaborazione di chi l’ha realizzata, ma necessità del

Elaborazione creativa base (altrimenti si ha comunque violazione dei suoi diritti);

consenso del titolare dell’opera

Ci vuole il consenso del titolare dell'opera base, però se poi viene dato il permesso, a quel punto il

soggetto che modifica ottiene un suo proprio autonomo diritto di autore.

• talmente creativa da dare vita a un’opera del tutto autonoma 

Elaborazione Solo diritti di

chi ha realizzato l’elaborazione, senza violazione dei diritti dell’autore della prima opera e senza

necessità di un suo consenso.

In parole povere si potrebbe dire che l'opera base sia stata utilizzata solo come ispirazione. Cioè

viene realizzato un programma totalmente diverso e che non riprende i tratti creativi dell'opera

base. Quindi il

soggetto non genera violazione del diritto di autore, quindi opera indipendente.

Diritto di distribuzione

Il diritto di distribuzione (“vendere”/”mettere a disposizione del pubblico”) è regolato dall’art. 64-

bis, lett. c, l.d.a.

Il titolare ha il diritto di autorizzare o vietare la vendita di supporti in cui è riprodotto (in linguaggio

macchina) il programma software. La vendita della copia all'utente finale è una forma di esercizio

del diritto di distribuzione del software (vendita del supporto su cui è fissato).

 È riservata al titolare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma originale o di

sue copie. Il diritto di distribuzione riserva al titolare la vendita e la locazione (o licenza) del

programma.

Il diritto di distribuzione riserva al titolare la vendita e la locazione (licenza) del programma (stiamo

parlando della messa in vendita dei supporti su cui è copiato il software, non sono ovviamente in

vendita i diritti d'autore su tale software; si compra solo la proprietà del supporto).

La vendita è la compravendita di un supporto in cui è fissata una copia del programma (supporto

che viene definitivamente ceduto ad un utente); la locazione (licenza) è il godimento temporaneo

del supporto con la copia del software dietro il pagamento di un corrispettivo.

Il diritto di distribuzione fondamentalmente riguarda solo le copie fisiche, i supporti fisici o riguarda

anche le vendite on-line.

Caso Oracle (Sentenza 3 luglio 2012, UsedSoft C-128/11)

un proprio software che l’utente poteva scaricare.

La Oracle vendeva tramite internet Pagato il

prezzo, scaricava il software, aveva le chiavi di accesso al software per caricarlo sul suo computer.

La Oracle non giudicava questi contratti come delle vendite, ma come licenze di software, cioè

autorizzazione agli utenti ad utilizzare questo software di proprietà della Oracle. Alcuni utenti finito

di utilizzare il programma cedevano queste licenze a un ente, che è la società UsedSoft (società

tedesca che si occupa della rivendita del software usato), raccoglieva queste licenze dismesse e le

rivendeva ad altri che in questo modo potevano accedere e scaricarsi il software. La Oracle ha

il loro diritto esclusivo (“se

convenuto la UsedSoft in tribunale poiché secondo loro avrebbe violato

un altro vuole il mio programma deve venire a comprarlo da me e non può comprare la chiave

d’accesso usata”). Il rivenditore di software usato si appellava invece al diritto di distribuzione, il

quale prevede che la copia venduta è soggetta al principio di esaurimento tale per cui può circolare

liberamente: così come io posso rivendere il CD o qualsiasi altro supporto allo stesso modo io

d’accesso alla copia venduta online.

posso rivendere le chiavi La corte di Giustizia interviene su

questo problema. Alla Corte Giustizia viene richiesto se in questa situazione, effettivamente vi sia

del diritto d’autore oppure se le chiave di accesso del software

la presenza di una violazione

possano essere rivendute liberamente. Le opinioni a riguardo erano diverse e dibattute. C'era chi

27

riteneva che le vendite online sono in tutto e per tutto assimilabili alle vendite per cosi dire fisiche e

chi diceva che le vendite online, proprio perché non hanno un supporto materiale che passa di

proprietà, da uno all’altro, non sono soggette a queste regole, ossia non sono soggette ad

esaurimento il che vorrebbe dire rafforzare di molto la posizione delle Software house nelle vendite

online. In questo caso le vendite non sarebbero quindi soggette ad esaurimento, non vi sarebbe

consentito il mercato dell’usato e tutti quelli che vogliono acquisire l’accesso al programma devono

pagare direttamente il titolare del diritto, non possono comprare a prezzo scontato il prodotto

usato. Il tema era quindi importante e controverso sia a livello giuridico (cosa vuol dire questa

norma) sia proprio al livello economico; scelta tra rafforzare l’esclusiva ai venditori di software

oppure dare prevalenza alla libera circolazione e rivendita dei prodotti.

Il punto è: se le vendite online hanno delle caratteristiche che giustifichino un trattamento

al rivenditore dell’usato; vediamo

differenziato oppure no. La Corte di Giustizia ha dato ragione

come:

La Corte di Giustizia anzitutto si è occupata da un punto di vista giuridico della qualificazione di

questa operazione commerciale, cioè il vendere software su internet, dal momento che la prima

cosa che Oracle diceva era che questi erano contratti di licenza, non di vendita, quindi una

semplice autorizzazione senza un passaggio di proprietà.

La Corte di Giustizia ha detto che era necessario fare attenzione a due concetti:

1) Autorizzazione ad utilizzare il software, quindi a sfruttare un software coperto di diritto di autore.

Ovviamente non è una cessione, i diritti vengono mantenuti da Oracle che dietro richiesta di una

somma di denaro concede ad altri l'utilizzo del software;

2) C'è poi il piano del supporto in cui l'opera è incorporata. La Corte dice che è in relazione al

supporto del software che dobbiamo vedere se c'è stata vendita o no. La corte dice che non è

importante la qualifica di licenza, interessa vedere se il supporto attraverso cui il software viene

trasmesso, sia stato oggetto di vendita. Questa è una cosa che viene valutata guardando la

sostanza dell'attività commerciale non il nome attribuito dalle parti al contratto. Deve essere fatta

una qualificazione giuridica della fattispecie e questa viene fatta dal giudice.

Quindi la Corte specifica cosa è la vendita, cioè:"La vendita è un accordo con cui una persona

cede ad altri, a fronte del pagamento del prezzo, i propri diritti di proprietà su un certo bene ".

 Vendita: contratto con cui viene trasferito il diritto di proprietà su una copia del programma. Si

può avere una vendita non solo quando la copia del programma è fissata su un supporto tangibile

come un CD-ROM o un DVD, ma anche quando la copia viene scaricata mediante download da un

sito Internet (Corte Giust. UE, 3 luglio 2012, causa C-128/11, caso UsedSoft, punti 35 ss.).

“mettere a disposizione per l’utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro,

 Locazione:

un programma per elaboratore o una copia dello stesso” (considerando 12 della Direttiva).

Quindi tutte le volte che i diritti di proprietà sulla copia sono stati trasferiti, c'è stato un contratto di

vendita. Se c'è una copia che viene definitivamente trasferita da un soggetto ad un altro, questo è

da definirsi contratto di vendita. Questo è importante perché se c'è vendita c'è anche esaurimento:

una cosa comprata si può rivendere, altrimenti no. Se c'è una compravendita scatta il principio

dell'esaurimento.

Detto questo, poi passa al secondo punto: finché si tratta del supporto materiale, va tutto bene. Ma

nel caso del download da internet? La Corte di Giustizia dice che anche nel caso del download

fatto da internet la sostanza dell'operazione commercialmente è la stessa: è come se io avessi

comprato una copia fisica. Quindi anche il download che la Oracle considerava come licenza,

aveva la natura di consentire ai clienti di utilizzare la copia scaricata da internet in modo

permanete a fronte del pagamento di un prezzo. Prezzo che remunerava il titolare del diritto di

modo corrispondente al valore della copia dell’opera trasferita e quindi scaricata.

autore in

La Corte di Giustizia dice che una transazione di questo tipo indica nel suo complesso un

trasferimento di proprietà sulla copia del programma. Quindi il download da internet è in tutto e per

tutto equiparato all'acquisto della copia fisica, e pertanto la Corte ha dato ragione al rivenditore del

software usato. Diventa legittima l'attività di chi acquista le chiavi di accesso del software e lo

rivende. Il trasferimento di una copia del programma al cliente accompagnato dall'autorizzazione

all'utilizzo del software, costituisce una vendita. La Corte precisa che non è sufficiente chiamare il

contratto "contratto di licenza" anziché "contratto di vendita" per aggirare questa regola. Si ha

invece semplice locazione (noleggio) se l'opera viene concesso in godimento per un periodo

28

limitato, ma senza un acquisto stabile.

Attenzione ad una frase: il titolare conserva in ogni caso il diritto di controllare la locazione della

copia venduta e di vietarne la riproduzione e l'elaborazione. Questo vuol dire che se viene

comprata una copia del programma anche su internet, quella copia la si può rivendere, non è però

possibile fare delle attività commerciali ulteriori, cioè non è possibile speculare sulla copia dandola

a noleggio a terzi, non è possibile duplicare la copia e non è possibile elaborare la copia.

Per capire queste limitazioni bisogna risalire al concetto di esaurimento: esaurimento vuol dire

che per un assetto equilibrato tra monopolio e libero mercato il titolare realizza su ciascun

esemplare dell’opera il suo profitto, vendendo quell'esemplare, avendo già realizzato

sull'esemplare venduto il profitto che lo compensa della concessione, non può controllare le

successive rivendite di quello stesso esemplare. La logica è che il titolare ottiene un profitto di tipo

monopolistico solo sulla prima vendita del singolo esemplare e non sulle vendite successive.

 Esaurimento: si determina solo in caso di vendita di una copia del programma da parte del

titolare dei diritti o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea; la locazione o altre forme di

L’esaurimento impedisce al titolare di controllare le

distribuzione non determinano esaurimento.

successive rivendite della copia venduta. Il titolare conserva però il diritto sia di controllare la

locazione della copia venduta, sia di vietarne la riproduzione e l’elaborazione.

Detto questo si capisce perché altre fattispecie, come la locazione o la duplicazione, non rientrano

nella logica dell'esaurimento: se la copia non viene rivenduta, ma viene ceduta a tante persone

che poi la restituiscono, a quel punto è come se ci fossero tante copie, come se il titolare venisse

privato della possibilità di fare lui un'attività di locazione della copia, che diventa un'attività

economica di noleggio in concorrenza del titolare e anche perché è vietata la riproduzione (la

riproduzione dà la possibilità di prendere una copia e da quella farne molte altre e queste altre

copie non sono autorizzate dal titolare e quindi non possono essere oggetto dell'esaurimento).

In tutto questo viene fuori nel caso delle vendite su internet, un problema di ordine pratico non da

poco. Il titolare del software, una volta che la Corte di Giustizia afferma che è presente

l'esaurimento (anche se vengono vendute copie su internet), chiede come si possa fare a

controllare che l'utente si limiti a rivendere senza duplicare. Se deve essere la rivendita della

singola copia, questo vuol dire che chi rivende, non deve tenere per se una copia, altrimenti ci

sarebbe duplicazione; quindi perché il sistema funzioni, la copia ricevuta deve essere rivenduta e

non va bene duplicarla. Nel caso dei CD questo vuol dire che non si può duplicare il CD. Nel caso

di internet questo è più problematico perché su internet è sufficiente tenere una copia del

programma nella memoria del PC e poi rivendere la copia.

Di fronte a questo problema la Corte di Giustizia dice che affinché questo non succeda, è

sufficiente che chi rivende il suo usato abbia cura di cancellare la copia del programma dalla

a quel punto non c’è duplicazione, dal momento che continua a girare una

memoria del suo PC,

copia sola. La Corte dice che il titolare potrà far valere la violazione del suo diritto se dovesse

essere accertato che chi ha rivenduto non si sia limitato a rivendere, ma abbia tenuto una copia

per sé. Ma come può il titolare del software constatare ciò? La Corte conclude che è necessario

che il titolare deve essere sufficientemente bravo da un punto di vista tecnico a strutturare il

proprio software con misure di protezione tali per cui nel momento in cui viene venduta la chiave di

accesso ad un altro, non è più possibile per l'utente utilizzare la copia che aveva inizialmente

scaricato.Quindi la Corte prende una posizione favorevole alla rivendita del software usato, anche

se scaricato su internet e di fronte al problema della duplicazione dice ai titolari dei software

(Software house) di essere bravi a mettere in atto tecniche di protezione del software.

Questo è il risultato a cui è arrivata la comunque controversa decisione della Corte di Giustizia.

Per concludere la parte sul software, ci colleghiamo alle esclusive sul software, che vanno lette

insieme all’ordinamento sulle libere utilizzazioni. La regola è che c'è un'esclusiva, ma poi ci sono

una serie di eccezioni, di deroghe dei casi in cui il legislatore ha ritenuto che fosse giusto

consentire determinate attività di utilizzo del software anche senza il consenso del titolare.

Eccezioni ai diritti o le cosiddette libere utilizzazioni che sono previsti dagli articoli 64-ter e 64-

quarter della legge sul diritto di autore. 29

Eccezioni ai diritti o libere utilizzazioni

• La prima ipotesi di libera utilizzazione è scontata: chi compra legittimamente una copia del

programma può compiere tutte le attività di riproduzione, elaborazione e correzioni di errori se si

tratta di azioni necessarie per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione (art. 64-

ter.1 l.d.a.). Quindi se per far funzionare il programma sul mio PC, dopo averlo legittimamente

acquistato, sono necessarie delle modifiche o correzioni, queste possono essere svolte, a patto

che queste siano coerenti con la destinazione originale del programma.

• Altra cosa importante è la copia di backup: se la copia è necessaria per l'uso, cioè il caso in cui

c'è il rischio che io possa perdere la copia del programma che ho comprato, per ovviare a questo

rischio è sempre possibile fare una copia di backup (art. 64-ter.2 l.d.a.). Quindi il diritto di

riproduzione di per sé lo vieterebbe, il legislatore invece dà il consenso di effettuare una copia di

backup per essere sicuri di non perdere una cosa che si è acquistati legittimamente.

• Poi la terza ipotesi di uso lecito è un po' particolare. La legge dice che chi ha il diritto di usare la

copia del programma può compiere su questa copia, delle attività di studio e di prova per cercare

di capire le idee e i principi su cui sono basati gli elementi del programma. Il diritto di autore non

copre le idee, i principi di funzionamenti del software e quindi dice che se si vuole studiare il

programma per capirne le idee, questo è possibile, però (ed è qui che inizia la stranezza della

norma) queste attività di studio per cercare di capire come funziona il programma possono essere

fatte solo dall'esterno, cioè osservando come il programma funziona sul PC e solo durante l'utilizzo

del programma (durante il caricamento, la visualizzazione, esecuzione, trasmissione o

memorizzazione del programma), cioè sostanzialmente, è possibile studiare/cercare di capire il

funzionamento del software non analizzando direttamente il programma stesso e quindi il suo

codice sorgente, ma è possibile solo cercare di capire come funziona vedendo cosa appare sullo

schermo del computer (art. 64-ter.3 l.d.a.). La norma è stata abbastanza criticata: la norma pone

un principio giusto, ma poi non dà i mezzi per il raggiungimento del risultato. Il succo è che c'è

sulla carta la libera possibilità di utilizzare il programma per il suo studio, ma poi questa attività è

molto limitata dal fatto che non si possono compiere quelle azioni che di fatto servirebbero per la

comprensione del programma.

• L'esame del programma dall'interno è possibile solo in un unico caso: la cosiddetta

decompilazione. È possibile cioè non limitarsi all'esame dall'esterno, ma prendere il programma

come lo trovo sul supporto su cui è stato venduto, che normalmente contiene il codice macchina (il

codice oggetto), e utilizzarlo per risalire al codice sorgente e ai principi che sono alla base del

programma. Lo si può fare sempre che ne abbia le capacità, solo per la finalità di conseguire la

interoperabilità con altri programmi.

L'interoperabilità è definita dalla Direttiva come la capacità di due o più sistemi di scambiare

informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate. Sostanzialmente è il caso dei

programmi che sono compatibili l'uno con l'altro. Solo al fine di dare la possibilità a due programmi

di lavorare congiuntamente, è consentito decompilare il primo programma per ottenere

l'interoperabilità (art. 64-quater l.d.a.). Però la legge dice che questo è un caso unico ed

eccezionale.

Riassumendo:

Decompilazione: analisi del programma espresso nel codice oggetto per risalire al codice sorgente

e ai principi che sono alla base del programma.

“è

Interoperabilità: la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare

reciprocamente le informazioni scambiate” (considerando 10 della Direttiva).

1.2 TUTELA DELLE BANCHE DI DATI

valore economico per l’impresa

Parliamo di una realtà che ha sia un notevole che è attiva nel

settore, sia un impiego quotidiano, pratico, molto diffuso. Le banche dati sono delle raccolte di

Per il rilievo che hanno nell’impiego quotidiano,

informazioni. le banche dati hanno un rilevo

economico molto notevole. Le nostre vite senza le banche dati sarebbero molto più difficili nel

recuperare informazioni. Dove è facile copiare, nessuno investe, a meno che la legge non gli

30

garantisca protezione. Il legislatore non è stato indifferente a questo problema ed è intervenuto

nella metà degli anni ’90 fissando diverse regole per la protezione delle banche dati.

Quadro normativo:

• Artt. 1.2, 2 n.9, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter l.d.a.

• Direttiva CE n. 96/9 dell’11 marzo 1996

• Art. 10.2 Accordo TRIPs

• Art. 5 WIPO Copyright Treaty

• V. anche art. 2.5 Convenzione di Berna

La protezione delle banche dati è prevista da norme degli accordi TRIPs e del trattato sul

Copyright dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. È stata poi emanata una

specifica Direttiva comunitaria dell'Unione Europea, la Direttiva n. 9 dell'11 marzo 1996, che ha

regolato la tutela della banche dati e lo ha fatto attirando la protezione delle banche dati nella

legislazione sul diritto d’autore. la nostra legge sul diritto d’autore

Di conseguenza è stata

modificata con il Decreto Legislativo 169 del 6 maggio 1999 che ha attuato la Direttiva in Italia, ed

ha inserito nella legge sul diritto di autore delle norme.

Il legislatore è intervenuto dapprima aggiungendo nei primi due articoli della legge la menzione

delle banche dati tra le opere protette e poi, più avanti nella legge, inserendo delle norme

specifiche relative alle banche dati. Gli articoli 64-quinques e 64-sexies e gli articoli 102-bis e 102-

legge sul diritto d’autore. Il meccanismo è lo stesso del software: i principi generali del

ter della

diritto di autore si applicano anche alle banche dati, ma poi ci sono delle regole particolari che si

applicano in modo specifico a queste creazioni, integrando le regole generali.

La Convenzione di Berna (convezione di base del 1886 in materia del diritto di autore) non si

occupava delle banche dati come le intendiamo oggi, cioè digitali, ma aveva una disposizione in

materia delle banche dati, cioè della raccolta di opere letterarie creative. Non ha un rilievo

particolare per la disciplina attuale. La disciplina importante è quella della Direttiva del 1996 e

quella delle norme aggiunte nel 1999.

La prima cosa che la Direttiva fa nel disciplinare le banche dati è dettagliare (nei cosiddetti

“considerando”), le ragioni della tutela. Qui sostanzialmente la Direttiva (considerando 3) dice: è

necessario promuovere, incentivare lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della

al mercato dell’informazione, cioè all’attività svolta in

comunità. È interessante il riferimento

qualunque settore e nel metterle a disposizione di possibili utenti in modo che gli utenti siano

agevolati nel reperimento delle informazioni. Chiunque può cercare informazioni sparse, ma è

chiaro che le informazioni hanno un valore aggiunto se qualcuno le raccoglie, le assembla, le

ordina, le presenta in un modo organizzato e soprattutto di dotarle di un sistema di ricerca interno,

per cui l’utente non deve fare una ricerca a casaccio e cercando tra milioni di dati, ma può cercare

Il mercato dell’informazione, secondo il

attraverso parole chiave e trovare tutto ciò che gli serve.

legislatore, consiste nel rendere disponibile in modo semplice agli utenti, un certo numero di

informazioni riguardanti diversi settori. Aggiunge che (considerando 9) le banche dati sono uno

strumento prezioso per sviluppare questo mercato dell’informazione nell’UE.

Tuttavia (considerando 10) la grande massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in

i settori richiede investimenti in sistemi avanzati di gestione dell’informazione

tutti per rimanere

competitivo sul mercato delle informazioni. Queste sono le ragioni di azione del legislatore.

Oggetto della protezione cos’è la “raccolta di opere, dati o altri

Detto questo, la legge passa a definire che banca dati:

elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili

mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, n.9, l.d.a.; art. 1.2 Direttiva). Tutto ciò che rientra

nella definizione può essere protetto.

• Raccolta (o “compilazione”) di elementi di ogni tipo (es. opere letterarie, artistiche o musicali;

testi; immagini; numeri; fatti e dati v. considerando 17 Direttiva); non occorre che si tratti di

sé creativi e protetti con il diritto d’autore.

elementi in

• La raccolta può essere qualificata come banca dati se gli elementi sono indipendenti, disposti

sistematicamente o metodicamente e accessibili individualmente mediante mezzi elettronici o in

“elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore

altro modo. Elementi indipendenti significa: 31

del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per

questo intaccato” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing,

punto 29). Non rientrano perciò nella nozione di banca dati le opere audiovisive o

cinematografiche, formate da elementi che non sono tra loro indipendenti. È banca dati solo il

contenitore, contenente le informazioni.

Gli elementi devono essere disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente

“questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi

accessibili:

natura, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o

elettroottico ecc. o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano un

metodo di classificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente

contenuto nel suo ambito”. Perciò questa condizione “permette di distinguere la banca dati ai sensi

della Direttiva, caratterizzata da un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei

suoi elementi costituitivi, da un insieme di elementi che fornisce informazioni, ma che è privo di

mezzo di elaborazione dei singoli elementi che lo compongono” (Corte Giust. CE, 9

qualsiasi

novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing, punti 30-3).

Il fatto che gli elementi siano disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente

accessibili costituisce il requisito che dà valore alla banca dati. È necessario quindi un ordine

logico, una razionalità che sta dietro alla disposizione degli elementi ed è necessario che venga

consentito che l’utente che accede a queste informazioni abbia degli strumenti per poter cogliere

dall’insieme l’informazione che gli interessa (motore di ricerca interno alla banca dati).

Esempi di banche dati:

 Cataloghi di opere

 Cataloghi di merci

 Listini prezzi e liste clienti

 Elenchi telefonici (es. Pagine Bianche, Pagine Gialle)

 Calendari di campionati e competizioni sportive

 Guide a ristoranti o alberghi

 Orari dei servizi pubblici

 Raccolte di schede di razze canine

 Raccolte di giurisprudenza (raccolte di sentenze)

v. però considerando 19 della Direttiva: esclude, almeno di norma, la protezione delle compilazioni

musicali su CD, cioè le compilation musicali, le raccolte di brani, non perché non siano delle

raccolte di elementi, ma perché non sono, secondo la Direttiva, abbastanza originali e qualificate

per meritare la protezione.

Forme di tutela

La cosa particolare è che ci sono due forme di tutela:

Tutela di diritto d’autore per le banche dati creative;

1)

2) Tutela mediante un diritto sui generis per le banche dati che abbiano richiesto un investimento

Non è una protezione su diritto d’autore, ma è un diritto diverso.

rilevante (non rileva la creatività);

La ragione di tutela per questa seconda via non è la creatività quindi, ma è il fatto di averci

dedicato tempo e denaro (sforzi qualificati).

A questo la legge è arrivata a seguito di una riflessione. La finalità è quella di proteggere gli

investimenti fatti nella creazione delle banche dati, il problema è che molto spesso assemblare una

base al diritto d’autore.

banca dati non ha in sé elementi di creatività in Creando un software,

questo ha qualche elemento di creatività; trasporre questo concetto alle banche dati vorrebbe dire

che per avere una banca dati creativa, protetta dal diritto di autore, il modo in cui vengono raccolti,

selezionati e assemblati nella banca dati deve essere in sé creativo cosa che però spesso non

avviene, poiché l'attività di assemblaggio di una banca dati di per sé non è particolarmente

difficoltosa, è un'attività scontata e assente di creatività.

Si è quindi detto che se fosse utilizzata solo la tutela del diritto di autore, alla fine si sarebbe arrivati

a tutelare ben poco. Si fa anche riferimento al "paradosso della completezza", cioè si poteva

pensare che un modo originale e creativo di assemblare una banca dati potesse essere quello di

scegliere le informazioni da inserire all'interno della banca dati stessa, ma poi si è arrivati a dire

che gli utenti hanno bisogno di banche dati in cui le informazioni sono complete e che banche dati

32

con solo poche informazioni scelte fossero inutili; viene meno anche questa possibilità di creatività.

La banca dati ha più valore ed ha più interesse solo se l'utente sa che in essa sono contenute tutte

le informazioni di un dato settore, ma proprio per il fatto di essere completa, la banca dati non è

creativa, perché viene messo dentro tutto ciò di cui si ha la possibilità di conoscere (tutte le

informazioni in possesso di colui che assembla una banca dati). Questo è il paradosso: ciò che

potrebbe essere creativo non ha valore commerciale, ciò che ha valore commerciale non è

creativo perché non c'è una originalità di scelta.

Allora il legislatore ha deciso di mettere comunque la tutela del diritto di autore perché è possibile

che ci siano banche dati creative; mentre per le banche dati non creative il legislatore ha previsto

tutela attraverso il diritto sui generis (un diritto messo all'interno della l.d.a. ma non è una

protezione del diritto di autore). È un diritto diverso che tutela le banche dati non creative, ma che

hanno richiesto un investimento rilevante. Quindi la ragione della protezione per questa seconda

via, non è la creatività, ma è il fatto di averci dedicato tempo e denaro (non è una tutela della

creatività, ma è una tutela dell'investimento). Infatti si parla nel gergo non di tutela dell'intelletto ma

tutela del “sudore della fronte”. Non viene fatto nulla di intellettualmente qualificato, ma viene

deciso di dedicare il proprio tempo e denaro per la formazione di una banca dati.

1.2.1 TUTELA DI DIRITTO D’AUTORE

Requisiti di protezione

con il diritto d’autore le banche dati che “per

Sono protette la scelta o la disposizione del materiale

costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” (art. 1.2 l.d.a.; art. 3.1 Direttiva). La scelta e la

l’attività creativa dell’autore. “Scelta”

disposizione sono gli elementi su cui deve vertere vuol dire

alcuni dati nell’insieme di tutti i dati disponibili

appunto scegliere/selezionare (es. la banca dati che

raccoglie le opere degli autori di una certa corrente letteraria). Esistono in un certo settore una

serie di informazioni, di dati e io con un criterio originale ne seleziono alcune (es. un autore ha

lasciato 1000 opere e io all’interno di queste opere ne seleziono solo alcune, secondo un mio

criterio personale quelle che a mio parere sono legate da un certo filo conduttore (cernita delle

informazioni). Altro esempio: un listino prezzi del settore, seleziono solo alcuni prezzi secondo un

“Disposizione” invece

mio criterio personale). è il modo in cui i vari dati o informazioni, che ho

precedentemente scelto, sono presentate, coordinate o disposte in modo ragionato nella banca

dati (modo in cui viene costruita la banca dati).

Riassumendo:

• Scelta: riguarda la fase di cernita/selezione dei dati che si vuol inserire nella banca dati.

• Disposizione: è il modo in cui si costruisce la banca dati, come vengono coordinati i vari elementi,

come vengono organizzati, secondo una scelta personale di presentazione della banca dati.

La Corte di Giustizia dice che quando l'autore effettua delle scelte libere e creative, ci può essere

protezione di diritto d’autore; cosa che non c'è se sono state seguite delle regole standard o in

presenza di vincoli di carattere tecnico. Ciò che deve essere creativo e quindi meritevole di

protezione tramite diritto d’autore è il modo in cui la banca dati è costruita e assemblata, non la

creatività dei dati. È la banca dati in sé, come struttura, come modi di scegliere e rappresentare i

dati che deve essere originale.

Caso: Premier League - Calendario proteggibile con diritto d’autore?

Il calendario della Premier League costituisce una banca dati La

Corte di Giustizia, di fronte a questa fattispecie ha detto che il calendario in sé, come contenitore di

informazioni, può essere considerata una banca dati e quindi rientra nella legge della Direttiva. È

un contenitore di varie informazioni aggregate e consultando il calendario è possibile sapere

quando una certa squadra gioca, contro chi, ecc.

La Corte di Giustizia, interpretando quella disposizione (sentenza del 1° marzo 2012) dice che,

relativamente ad una banca dati, c’è protezione se l’autore esprime ed effettua scelte libere e

creative; vi deve essere pertanto un margine di arbitrio, di scelta, di discrezionalità

nell’individuazione dei dati rilevanti e nel modo di assemblare questi dati, cosa che viceversa non

– –

ricorre dice la Corte di Giustizia quando la costituzione della banca dati è dettata, è imposta da

considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano spazio a libertà creativa. 33

 Vi è creatività/originalità nella costituzione di una banca dati quando, mediante la scelta o la

disposizione dei dati, “il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando

scelte libere e creative”; in altre parole, la banca dati è protetta “a condizione che la scelta o la

disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale della libertà creativa del

suo autore” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football Dataco, punti 38 e

45). se la costituzione della banca dati è “dettata da

 Viceversa non vi è creatività/originalità

considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano spazio per la libertà

creativa” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football Dataco, punto 39).

Una precisazione importante che ha fatto la Corte di Giustizia sempre in questa sentenza è la

seguente: dobbiamo tenere distinte due ipotesi: una è quella in cui il costitutore della banca dati

svolge una sua attività creativa per realizzare determinati dati, un caso diverso è quello in cui

l’attività creativa viene svolta per costituire, mettere insieme la banca dati.

In ogni caso, nella valutazione della creatività/originalità non assumono rilievo “l’impegno

 di dati” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa

intellettuale e il know-how destinati alla creazione

C-604/10, caso Football Dataco, punti 33 e 46). Conta la creatività nella costituzione della banca

dati secondo criteri originali, non l’attività di creazione dei dati in sé.

Si capisce la distinzione proprio ripensando al caso sottoposto alla Corte. Alla Corte era stato

“il modo in cui viene creato il calendario, cioè le varie giornate del campionato, è un modo

detto:

che segue determinate regole originali”. E infatti, se si va a leggere la sentenza della Corte, si da

conto che il calendario della PL è costruito secondo delle regole, le cosiddette Golden Rules, che

utilizza l’associazione inglese

sono una serie di regole che per fare gli abbinamenti delle squadre

(es. le squadre non possono fare più di tot partite consecutive in casa o in trasferta, determinati

incontri di cartello non possono avvenire prima di certe giornate, ecc.). Il titolare della banca dati ha

rivendicato tali regole come proprie ed originali e dato che proprio con queste regole vengono

c’è un’attività

creati i vari abbinamenti, ossia le squadre che di volta in volta giocano, ecco che

c’è un elemento di originalità.

creativa,

La Corte di Giustizia ha detto che questo ragionamento è sbagliato perché ciò che il titolare

per creare la banca dati, ossia il contenitore che poi viene consultato

rivendica non è un’attività

dall’utente, ma è un’attività per creare i dati in sé. Infatti tutto ciò riguarda le informazioni in sé

è invece un’attività banale,

considerate e non la costituzione della banca dati, che in questo caso

scontata, automatica. Una volta che ho messo insieme gli elenchi dei sorteggi, delle partite di tutte

le giornate, a un certo punto la banca dati è pressoché costituita da sé.

Quindi, la Corte dice: “se anche vengono investiti o viene svolta anche un’attività

molti soldi

originale nel creare un certo dato o una certa informazione come può essere appunto il nome della

squadra di calcio con il suo avversario per tutte le giornate di campionato, ciò dimostra solo che si

per creare l’informazione

sono spesi dei soldi e non dimostra che si è speso per creare la banca

dati come contenitore.

Solo se si dimostra di aver fatto qualcosa di originale, ossia ad esempio prendendo dei dati

esistenti, scegliendoli e selezionandoli in modo originale, oppure si è costruito la banca dati in sé o

di diritto d’autore della

il suo funzionamento in modo originale, allora sarà possibile avere tutela

banca dati. Viceversa, se ci si è limitati a creare i dati o mettere insieme dati già esistenti in modo

banale, se non vi è la creazione di una banca dati come contenitore ragionato di informazioni, su

questo allora non ci può essere protezione. diritto d’autore alle

Quindi è una sentenza che per certi versi circoscrive la portata di tutela del

banche dati poiché, sostanzialmente, solo quando la banca dati in sé o il modo in cui è costruita

presenta elementi di originalità e creatività ci può essere tutela. La tutela del diritto d’autore

diventa, da un punto vista pratico, molto difficile perché molto spesso le banche dati non hanno

una particolare creatività di funzionamento o una particolare creatività di scelta dei dati. Al

contrario, infatti, è proprio il fatto che non ci sia un scelta di dati a rendere una banca dati completa

tutto a darle valore. Quindi la tutela del diritto d’autore ha questo

ed è quindi il fatto che contenga

limite che sostanzialmente tale diritto finisce per dare tutela a qualcosa che da un punto di vista

commerciale non ha senso. Esempio: se raccogliessi alcune informazioni su un campionato di

calcio e facessi un calendario in cui mettessi solo alcune squadre, magari farei anche una scelta

originale, ma non interesserebbe a nessuno. La banca dati ha interesse quando è completa; se è

34

non ha tutela del diritto d’autore. Quindi

completa, non ha scelta originale degli elementi e quindi la

tutela del diritto d’autore per la banca dati c’è, ma forse è più sulla carta che non nella sostanza.

Titolarità dei diritti di utilizzazione economica

Secondo le regole generali del diritto d’autore, è titolare dei diritti di utilizzazione economica chi di

Vi è però una regola specifica, illustrata dall’art.

regola ha creato la banca dati. 12-bis l.d.a. che

dice: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica

della banca dati create da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su

di lavoro”. Questa regola la ritroveremo anche in materia di

istruzioni impartite dallo stesso datore

brevetti.

Contenuto del diritto L’art. 2, n. 9, l.d.a. (conformemente alla

Qual è il contenuto del diritto? Su che cosa dà protezione?

Direttiva, v. art. 3.2) rappresenta una grossa limitazione per quanto riguarda il diritto d’autore.

La protezione di diritto d’autore delle banche dati “non si estende al

 loro contenuto e lascia

impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto” (art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 3.2 Direttiva).

Tale articolo precisa quindi che la protezione non riguarda il contenuto e lascia impregiudicati i

È l’applicazione alle banche dati della regola secondo cui il diritto

diritti esistenti su tale contenuto.

d’autore copre la forma espressiva e non l’idea. Stessa cosa avviene per le banche

il contenuto/

dati. È vietato quindi replicare la forma espressiva/struttura della banca dati, ossia è vietato copiare

la banca dati facendo una banca dati che riprende gli elementi creativi della prima. Non è però

vietato copiare/riprendere, in base al diritto d’autore, il contenuto di informazioni (io non posso

replicare la scelta/disposizione dei dati, però posso prendere quei dati e appropriarmene e

utilizzarli magari per fare un’altra banca dati costruita con criteri diversi). Come vedremo dopo,

invece, il diritto sui generis vieta anche la copiatura del contenuto.

L’art. 64-quinquies elenca/specifica in cosa consistano i diritti esclusivi del titolare della banca dati:

• Diritto esclusivo di riproduzione (= diritto di copia) permanente o temporanea, totale o

parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 64-quinquies, lett. a, l.d.a.); come nel caso

del software (stesse considerazioni: copia temporanea è riservata al titolare, copia parziale idem,

ecc.).

• Diritto esclusivo di elaborazione: traduzione, adattamento, diversa disposizione e ogni altra

modifica della banca dati (art. 64-quinquies, lett. b, l.d.a.); come nel caso del software (stesse

considerazioni).

C’è solo una precisazione che è stata fatta relativamente al diritto esclusivo di elaborazione che

copre i casi in cui vi sia una diversa disposizione dei dati.

La banca dati può essere creativa o per il modo in cui sono stati scelti i dati o per il modo in cui

i dati. Nel primo caso c’è violazione del diritto d’autore se

sono stati disposti e organizzati vengono

presi gli stessi dati anche se poi disposti in modo diverso (appropriazione del diritto). Ma, ed è

questa la precisazione, se la prima banca dati è creativa solo per il modo in cui i dati sono stati

disposti/organizzati e quegli stessi dati vengono disposti in modo diverso, ecco che in questa

ipotesi non vi è più appropriazione degli elementi creativi e viene fatta quindi una cosa diversa che

non viola il diritto d’autore. Questa è l’unica cosa un po’ particolare sul diritto di elaborazione della

banca dati rispetto al software.

Anche nel caso delle banche dati, troviamo gli stessi diritti visti per i software:

• al pubblico dell’originale o di copie della banca dati.

Diritto esclusivo di distribuzione

Esaurimento del diritto sulla copia venduta dal titolare o con il suo consenso all’interno dell’UE (art.

64-quinquies, lett. c, l.d.a.).

• Diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della banca

dati, compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 64-

In questi casi non c’è un supporto

quinquies, lett. d, l.d.a.). che circola, ma viene comunicata al

pubblico la banca dati, magari per mostrare al pubblico come funziona la banca dati.

• Diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o

dimostrazione in pubblico dei risultati delle modifiche ed elaborazioni di cui alla lettera b

un’appendice della lettera b,

(art. 64- quinquies, lett. e, l.d.a.). È del diritto di elaborazione. 35

Libere utilizzazioni

Anche per le banche dati ci sono le libere utilizzazioni:

 Accesso o consultazione della banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca

scientifica se: l’attività di accesso o di consultazione non è svolta nell’ambito di un’impresa; si

indica la fonte; si resta nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; non

si procede alla riproduzione permanente della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su

un altro supporto (art. 64-sexies 1, lett. a, l.d.a.).

È un ipotesi di consultazione della banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca

scientifica. Non si deve trattare di un’attività commerciale, ma solo per acquisire conoscenze. Non

si deve riprodurre la banca dati e si deve, nell’utilizzare le informazione, richiamare/indicare la

fonte.

 Impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura

amministrativa o giurisdizionale (art. 64-sexies .1). Un organo amministrativo o un giudice dispone

che si utilizzi quella banca dati per acquisire le informazioni contenuti nella banca dati per varie

ragioni.

Compimento delle attività indicate nell’art. 64-quinquies

 l.d.a. da parte di un utente legittimo

della banca dati o di una sua copia, se le attività sono necessarie per l’accesso al contenuto della

banca dati e per l suo normale impiego (art. 64-sexies .2, l.d.a.). Nullità di eventuali clausole

contrattuali contrarie (art. 64-sexies .3, l.d.a.).

Se io pago per avere accesso alla banca dati e consultarla, tutte le attività che sono necessarie per

godere appieno di questo diritto di accesso e utilizzare la banca dati, le posso compiere. Per cui se

si verificano copie temporanee, questo è pienamente legittimo. È un diritto insopprimibile.

1.2.2 TUTELA MEDIANTE IL DIRITTO SUI GENERIS

Titolarità del diritto d’autore, ma bensì si

Il diritto sui generis non è una tutela del diritto colloca al di fuori del diritto

d’autore e quindi ha il vantaggio di non soggiacere ai limiti della tutela del diritto d’autore. Qui il

diritto non sorge come nel caso di un’opera creativa, ma è un premio per l’investimento effettuato,

la cosiddetta “dottrina del sudore della fronte”. Non si premia lo slancio creativo, ma si premia il

fatto di aver dedicato tempo, lavoro e denaro a un certo risultato utile. Il diritto sorge in capo al

“costitutore” della banca dati, ossia colui che Costitutore è “chi effettua

ha costituito la banca dati.

investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua

presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro” (art. 102-bis.1 l.d.a.; v.

7.1 Direttiva che parla di un “investimento rilevante sotto il profilo qualitativo e

anche art.

quantitativo”). L’investimento può essere rilevante sia da un punto di vista quantitativo (quantità di

soldi dedicati alla costituzione) e qualitativo (qualità del lavoro effettuato, che magari ha richiesto

determinate capacità).

Per il diritto sui generis, tutelate sono le banche dati di cittadini di Stati UE o di residenti abituali

nella UE; o, nel caso di imprese o società, di soggetti con una sede in uno Stato UE e un legame

effettivo e continuo con questo Stato (art. 102-bis, commi 3 e 4 l.d.a.).

A differenza del diritto d’autore, i soggetti extra-

Ciò costituisce una limitazione al diritto sui generis.

UE non possono essere tutelati da questo diritto (norma protezionista). Solo i cittadini europei

possono godere di questa tutela.

Requisiti di protezione

Come risulta dalla definizione di costitutore, presupposto della tutela sono gli investimenti rilevanti

(non la creatività).

• Per valutare se l’investimento è rilevante si fa riferimento “a mezzi

in senso quantitativo

quantificabili numericamente” (es. somme investite); per valutare se l’investimento è

di denaro

si fa riferimento “a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo

rilevante in senso qualitativo

o un dispendio di energie” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02,

intellettuale caso

Fixture Marketing, punto 44).

in questo punto quando un investimento è considerato “rilevante”, sia

La Corte specifica quindi

esso inteso quantitativamente o qualitativamente. 36

• La Corte di Giustizia dà una definizione relativamente a tre possibili caratteristiche che

l’investimento deve riguardare: costituzione, verifica e presentazione. La legge, non ci dice solo

che l’investimento deve essere rilevante affinché si possa avere questa tutela, ma ci dice anche

che l’investimento deve riguardare determinati aspetti. L’investimento deve riguardare o la

costituzione, o la verifica o la presentazione delle banche dati (anche tutte e tre o anche 2/3; ne

basta uno). Sono requisiti alternativi.

• L’investimento per la ha ad oggetto “i mezzi destinati alla ricerca di

costituzione della banca dati

elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella banca di dati”; non rilevano invece i “mezzi

di elementi indipendenti” (Corte. Giust. CE, 9 novembre 2004,

impiegati per la creazione stessa

caso Fixture Marketing, punto 40). Quindi rileva solo l’investimento per

causa C-444/02,

conseguire la banca dati, non anche l’investimento per creare i dati. La costituzione è la creazione,

il mettere insieme la banca dati e quindi la ricerca delle informazione e il loro assemblaggio nella

banca dati. È il momento genetico della banca dati.

• L’investimento per la ha ad oggetto “i mezzi destinati, al fine di

verifica della banca dati

dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo

assicurare l’affidabilità

dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come

durante il periodo di funzionamento della stessa” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-

444/02, caso Fixtures Marketing, punto 43).

La verifica è un altro momento essenziale e riguarda tutti gli investimenti fatti per garantire

l’affidabilità della banca dati. Il controllo della veridicità e dell’esattezza del contenuto della banca

dati.

• L’investimento per la ha ad oggetto “i mezzi intesi a conferire alla

presentazione della banca dati

detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla

disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché

all’organizzazione della loro accessibilità individuale” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-

444/02, caso Fixtures Marketing, punto 43). La presentazione riguarda il momento del contatto con

l’utente finale, cioè sono tutti gli investimenti relativi al far funzionare in modo ottimale la banca

dati, e quindi tutti gli investimenti fatti affinché gli elementi siano disposti in modo ordinato/metodico

all’utente.

e affinché sia garantita una facile accessibilità

Contenuto del diritto

• La protezione delle banche dati con il diritto sui generis si estende al loro contenuto informativo.

Per cui, quel risultato che non si può conseguire con il diritto d’autore, lo si consegue con questo

ripresa del contenuto informativo e quindi sostanzialmente l’approfittamento

diritto sui generis. La

dell’investimento del costitutore per mettere a disposizione quel contenuto informativo sono vietati.

alle regole del diritto d’autore,

Quindi, se anche la ripresa di questo contenuto è consentito in base

finisce poi per essere comunque vietata in base al diritto sui generis. Qui emerge proprio il dato

della tutela degli investimenti relativo proprio a mettere insieme, a verificare, a rendere accessibile

il contenuto informativo al pubblico.

• Il costitutore ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una

parte sostanziale della banca dati (art. 102-bis .3, l.d.a.). Come si traduce questa esclusiva al

pubblico? Si traduce con questi due concetti: estrazione e reimpiego. Cioè la tutela del contenuto

della banca dati è una tutela esclusiva verso operazioni o di estrazione di questo contenuto o di

reimpiego di questo contenuto. La legge poi precisa che sono vietate queste operazioni quando

hanno ad oggetto la totalità della banca dati o anche una sua parte sostanziale. Quindi per mettere

a fuoco i confini di questa esclusiva dobbiamo capire tre cose: 1) cosa vuol dire estrazione; 2) cosa

vuol dire reimpiego; 3) nei casi in cui la banca dati non sia presa nella sua totalità, ma solo in una

sua parte, quando quella parte è considerata sostanziale.

1) Estrazione: trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del

contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma (art.

Volendo fare un riferimento al diritto d’autore, l’estrazione è l’omologo del

102-bis .1, lett. b, l.d.a.).

Riproduzione è copiare la forma dell’opera, qui invece estrazione

diritto di riproduzione. è copiare il

suo contenuto riproducendolo su un altro supporto. Trasferimento = copiare e riprodurre su un

altro supporto. Questa è la prima attività riservata al titolare. 37

2) Reimpiego: qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte

sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,

trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 102-bis .1, lett. c, l.d.a.). Il

volta effettuata l’estrazione,

reimpiego invece è, una la messa a disposizione del pubblico del

Nel diritto d’autore gli omologhi di questo diritto di reimpiego sarebbero

contenuto della banca dati.

i diritti di distribuzione, di noleggio e di comunicazione. Questo secondo diritto esclusivo è il vero

utilizzo commerciale dei dati copiati (dopo averli estratti e quindi copiati, li riutilizzo mettendoli a

disposizione del pubblico senza il consenso del titolare del diritto). Quindi tutto ciò che consiste in

una distribuzione, di copia, di noleggio oppure una generica comunicazione al pubblico o una

trasmissione con ogni mezzo della banca dati è un’attività riservata solo al titolare del diritto.

Anche qui vale la regola simile a quella per il diritto d’autore secondo cui i diritti di protezione si

3)

devono misurare sugli investimenti fatti per creare/mettere insieme la banca dati. Se ci sono delle

attività di creazione solo dei dati, quelli non rilevano; se io ho speso molto denaro per creare i

l’investimento per creare la

singoli dati o informazioni questo non è sufficiente; occorre proprio

Una volta che questo c’è, il reimpiego di questi dati costituisce un’attività riservata

banca dati in sé.

al titolare. Se questa copia, questo riutilizzo riguardano la totalità, cioè il 100% della banca dati, il

100% delle informazioni contenute, la posizione al riguardo è netta: non si può fare!. Se però il

terzo ne copia solo una parte, la legge dice che la tutela è limitata ai casi in cui la parte sia

sostanziale. Il piccolo frammento, la singola informazione se anche ripresa/copiata non è oggetto

di esclusiva.

Esempio: Immaginiamo una banca dati che contiene 1 milione di schede (informazioni); io ne copio

1 o 10 su 1 milione, chiaramente non ho copiato una parte sostanziale di quella banca dati, o

almeno di regola; non è un problema. Se io copio 900 mila schede su un milione, verosimilmente

ho copiato una parte sostanziale. Si tratta di valutazioni chiaramente di buon senso.

nozione di “parte del contenuto della banca dati va intesa

La sostanziale” sia in senso

quantitativo, sia qualitativo. Dal punto di vista quantitativo si fa riferimento al volume dei dati estratti

o reimpiegati rispetto al volume totale del contenuto della banca dati; dal punto di vista qualitativo

si fa riferimento alla rilevanza dell’investimento relativo alla parte del contenuto della banca dati

che è stata oggetto di estrazione o reimpiego (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02,

caso The British Horseracing Board, punti 70-71). L’ha detto, o meglio ha cercato di

Come si fa a capire quindi se una parte è sostanziale o meno?

fornire dei criteri la Corte di Giustizia in un caso che aveva ad oggetto una banca dati con un

milione di schede. Siamo ancora nel Regno Unito, nel campo delle competizione sportive, questa

volta dell’ippica. Caso relativo ad una banca dati contenente le schede di un milione di cavalli da

C’era una associazione che aveva costituito questa banca dati con un milione di schede di

corsa.

cavalli da corsa e poi un noto fornitore di servizi di scommesse on-line (William-Hill), il quale aveva

ripreso per utilizzare nel suo servizio di scommesse alcuni dati di questi cavalli. Non aveva preso

tutte le informazioni, ma ne aveva ripreso solo una parte. La Corte di Giustizia dice al giudice

Nazionale come valutare se la parte ripresa è sostanziale o meno. La Corte di Giustizia, come

sempre, non risolve il caso di merito, non risolve il caso da un punto di vista di fatto, ma fornisce

dei criteri di interpretazione, fissa dei principi e rimanda al giudice Nazionale la valutazione della

fattispecie, sulla base delle indicazioni da essa fornite. La Corte di Giustizia dice che per poter

esprimere un giudizio bisogna guardare, come per gli investimenti, sia il dato quantitativo sia il dato

qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, bisogna vedere quanti dati sono stati estratti e

reimpiegati rispetto al volume totale. La Corte fornisce criteri di valutazione non percentuali. La

“prendi l’insieme della banca dati e come primo criterio guarda,

Corte dice: se per tutte le

circostanze del caso, quel certo numero di schede, che sono state riprese/utilizzate, costituiscono

una parte significativa rispetto al totale”. Ma poi dice la CG, dal punto di vista qualitativo si fa

riferimento invece alla rilevanza dell’investimento relativo alla parte del contenuto della banca dati

che è stata oggetto di estrazione o reimpiego. La Corte qui dice: “non guardare solo i numeri,

guarda anche quanto è costato in termini di investimenti al costitutore, realizzare quella parte”.

Facciamo un esempio: costituisco una banca dati contenente un milione di informazioni di cui

quasi tutte facilmente reperibili, ma 5000 di queste informazioni erano invece molto difficili da

reperire (trovare e verificare tali info mi è costato tantissimo, magari più che trovare e verificare

tutte le altre). Se mi copiano quelle 5000, da un punto di vista quantitativo non è una parte

38

sostanziale, ma magari è una frazione molto significativa dal punto di vista qualitativo! La CG dice

quindi al giudice Nazionale: “fai un calcolo quantitativo (nel caso concreto guardi quante parti sono

state copiate e se sono significative) e poi se anche queste non dovessero essere, come numero,

quantità significative, va a vedere gli sforzi fatti per reperire i dati relativi alla parte copiata. La CG

ha qui poi sostanzialmente rimandato la questione al giudice nazionale con questi criteri, che poi

sono applicati e seguiti anche dagli altri giudici nazionali degli Stati membri e non solo in

Non c’è una formula universale per dire se una parte ma c’è

Inghilterra. è sostanziale o meno,

questa logica di fondo da seguire (percentuale copiata + investimenti fatti in merito a tale

percentuale).

Passaggio della Sentenza:

L’estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali sono di regola leciti. Sono invece vietati

l’estrazione o il reimpiego “ripetuti e sistematici” di parti non sostanziali, qualora “presuppongano

operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio

ingiustificato al costitutore della banca di dati” (art. 102-bis. 9 l.d.a.). Si tratta di “comportamenti

non autorizzati, che mirano a ricostituire, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di estrazione,

la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis

a mettere a disposizione del pubblico, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di reimpiego,

e/o

la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una tale banca di dati, e che pregiudicano

pertanto gravemente l’investimento del costitutore di tale banca di dati” (Corte Giust. CE, 9

novembre 2004, causa C-203/02, caso The British Horseracing Board, punto 89).

Non è possibile fare più copie di parti non sostanziali cumulate nel tempo. Si potrebbe giungere

comunque, a seguito di accumulazione, ad una parte sostanziale. La Corte di Giustizia dice che se

si tratta di comportamenti che hanno un fine unico, di ricostituzione della banca dati con la scusa di

aver fatto tante piccole copie parziali allora l’attività torna ad essere illecita. Si valuta l’unità della

condotta, dello scopo perseguito.

per le banche dati c’è la regola dell’esaurimento nel caso di vendita

Ultime due precisazioni: anche

della copia della banca dati. Anche questo diritto è soggetto ad esaurimento e anche in questo

caso una volta che il costitutore abbia reso la sua banca dati accessibile al pubblico, la banca dati

può essere consultata in assenza di estrazione o reimpiego (qualcosa di simile alle libere

utilizzazioni viste nel diritto d’autore (v. consultazione, ricerca o didattica).

 Esaurimento: la vendita di una copia della banca dati effettuata dal titolare o con il suo

dell’UE esaurisce il diritto di controllare la rivendita di quella copia (art. 102-bis

consenso all’interno

.2 l.d.a.).

 Quando il costitutore abbia reso la sua banca dati accessibile al pubblico, non può essere

impedita a terzi la mera consultazione della banca dati, in assenza di estrazione o reimpiego

(Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, caso The British Horseracing Board, punti

54-55).

Facoltà dell’utente legittimo

Sono previste anche qui delle libere utilizzazioni.

L’utente legittimo di una banca dati messa a disposizione del pubblico può effettuare attività di

estrazione o reimpiego di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, per qualsiasi fine

(art. 102-ter .3 l.d.a.).

L’utente legittimo non può invece “arrecare pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro

 in tale banca” (art. 102-ter

diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute .1 l.d.a.); e

neppure “eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati o

che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati” (art. 102-ter .2 l.d.a.).

Durata del diritto

Vi sono delle regole particolari per quanto riguarda la durata del diritto sulle banche dati. Non è

d’autore, “70 anni dalla morte dell’autore”.

diritto qui non vale la regola dei Per questo diritto sui

generis il legislatore ragionevolmente mette una durata molto più breve.

“sorge

 Il diritto sui generis al momento del completamento della banca di dati e si estingue

trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento stesso (art.

102-bis .6 l.d.a.). 39

 Se però la banca dati viene messa a disposizione del pubblico prima della scadenza di questo

termine, il diritto “si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data

del pubblico” (art. 102-bis

della prima messa a disposizione .7 l.d.a.).

po’ “pasticciata”).

Disciplina non molto lineare (un Mettendo insieme queste due possiamo

riassumere dicendo che, nel momento in cui io ho completato la banca dati sorge il diritto sulla

banca dati stessa. Prendo come data di partenza per il calco dell’iscrizione del diritto il 1° gennaio

dell’anno successivo al completamento: il diritto sui generis dura 15 anni dal 1° gennaio. Il diritto

sorge subito al momento del completamento anche se poi i 15 anni si calcolano dal 1° gennaio

dell’anno successivo al completamento. Detta più semplicemente: il diritto sulla banca dati, durano

15 anni più un pezzetto di anno in corso tra il completamento della banca dati e il 31 dicembre. Se

poi la banca dati viene completata, ma non messa subito a disposizione del pubblico e quindi non

viene sfruttata commercialmente e viene messa a disposizione del pubblico solo successivamente,

sostanzialmente i 15 anni decorrono nuovamente. Si calcolano quindi i 15 anni dal 1° gennaio

dell’anno successivo alla messa a disposizione del pubblico. Quindi in buona sostanza, se io

completo oggi una banca dati di regola ho tutela subito e scadrà 15 anni a partire dal 1° gennaio

2016. Se poi in questo periodo, e quindi da oggi al 1° gennaio 2031 (15 anni), in questo periodo io

non sfrutto commercialmente la banca dati, ma supponiamo che la metta a disposizione del

pubblico nel 2018, dal 1° gennaio 2019 si calcolano altri 15 anni e quindi avrò una tutela fino al

2034.

Se poi vengono apportate modifiche o integrazioni sostanziali il termine decorre nuovamente. Ci

possono essere banche dati che sono definitivamente complete. Se io faccio una banca dati su

tutti gli eventi rilevanti successi in un certo settore nell’anno 2012, quella banca dati è completa e

non è suscettibile di modifiche sostanziali. Può anche darsi che io voglia fare una banca dati

dinamica, su tutte le sentenze del Tribunale Milano in materia di diritto industriale. Questa banca

dati se la faccio oggi, avrà poi bisogno di aggiornamento. È possibile che questi aggiornamenti

richiedano investimenti rilevanti. La legge dice che in caso di aggiornamenti/integrazioni rilevanti

che hanno richiesto investimenti rilevanti, dal momento in cui viene completata o messa a

disposizione del pubblico la banca dati aggiornata/integrata, decorre un nuovo termine di 15 anni.

Se poi “vengono apportate

 al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali

comportanti nuovi investimenti rilevanti”, decorre un nuovo periodo di tutela, pari a quello previsto

commi 6 e 7 dell’art. 102-bis “dal momento del completamento o della prima

dai l.d.a., messa a

disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale

identificata” (art. 102-bis

espressamente .8 l.d.a.).

È discusso se il prolungamento della protezione riguardi la banca dati nel suo complesso o solo le

parti modificate o integrate (punto aperto). 40

2. BREVETTI PER INVENZIONE

Dato per assodato che un elemento formidabile di competizione o di presenza sul mercato di ogni

impresa è quello di realizzare innovazione e quindi di poter contare su prodotti/procedimenti

innovativi migliori di quelli dei concorrenti e dato per assodato che una esclusiva sulla innovazione

conseguita è a sua volta un forte strumento a favore di chi ha questa esclusiva nella lotta

l’esclusiva

concorrenziale, dobbiamo vedere come la legge regola/disciplina su questi tipi di

innovazioni attraverso lo strumento brevettuale.

In prima approssimazione, il brevetto è lo strumento giuridico con cui la legge riserva in esclusiva,

per un certo periodo di tempo, lo sfruttamento di un innovazione di tipo tecnico, a chi ha

innovazione. L’impresa ha

conseguito quella al suo interno un team di ricerca che arriva ad un

l’impresa brevetta quel prodotto/procedimento ed ottiene in

prodotto/procedimento innovativo;

questo modo un’esclusiva sul prodotto/procedimento innovativo; il suo concorrente fino a che il

brevetto è in vita non può copiare quelle innovazioni.

Se io realizzo un prodotto nuovo e lo metto sul mercato e quel prodotto può essere riprodotto

attraverso un semplice esame, senza che ci sia un esclusiva da parte della legge, la mia

innovazione sarebbe immediatamente a disposizione di tutti nel momento stesso in cui io la attuo.

La legge mette a disposizione degli strumenti affinché questo non accada.

1) La tutela brevettuale non serve solo alla tutela/protezione degli interessi di chi ha conseguito

l’innovazione, ma serve anche alla protezione di interessi generali, nel senso che il brevetto ha la

(ossia l’innovazione non è solo a vantaggio

funzione di stimolare il progresso tecnico

dell’inventore, ma è anche a vantaggio della collettività che può usufruire dei benefici derivanti

dalla innovazione). È un punto discusso e ci sono opinioni contrastanti a riguardo. La logica dei

do un’esclusiva

brevetti e quindi di questa legge è: se io non e quindi una possibilità di profitto

all’inventore, l’inventore

monopolistico sul frutto della sua invenzione, non è incentivato ad

Nessuno fa “beneficienza” in un ottica imprenditoriale. Questa esclusiva

innovare. serve a far si

grazie appunto all’esclusiva

che chi innova abbia una ragionevole possibilità di recupero e quindi è

incentivato ad innovare ulteriormente, il che dal punto di vista utilitaristico si traduce in ulteriori

profitti per chi innova e dal punto di vista della collettività vuol dire ulteriore innovazione a

disposizione del pubblico.

2) La tutela brevettuale deve però bilanciarsi con altre esigenze diffuse: una è quella della

collettività, un’altra è quella della concorrenza (collettività e concorrenza). Va bene creare delle

esclusive che remunerino gli investimenti di ricerca, ma queste esclusive non devono essere

troppo estese e dilatate nel tempo; è necessario che a un certo punto tali esclusive cadano in

pubblico dominio, ossia scadano, e che tutti possano utilizzarle liberamente. Nel sistema

dell’esclusiva di

brevettuale è connaturata una durata non prorogabile 20 anni. Trascorsi i 20 anni

e tutti possono sfruttare l’innovazione liberamente.

il brevetto cade quindi in pubblico dominio

Accade spesso tra le case farmaceutiche. Bilanciamento tra esclusiva e libero utilizzo.

3) Scambio tra inventore e collettività. Scambio da intendersi in modo a-tecnico, non è un vero e

ottiene l’esclusiva

proprio contratto. L’inventore grazie alla sua attività inventiva brevettuale, ma in

rivelare l’oggetto

cambio deve della sua innovazione. Se si vuole ottenere il brevetto, occorre

cosa consiste l’innovazione

descrivere nella domanda di brevetto in che che si vuole brevettare.

Ciò per far si che la conoscenza di quella informazione circoli, non resti riservata. Lo scambio sta

in questo: rivelando l’innovazione e quindi il contributo alla tecnica, si ottiene in cambio il

monopolio di 20 anni su ciò che si ha brevettato.

tutela dei brevetti è una tutela del contenuto, dell’idea

4) La inventiva. È una tutela più forte di

quella del diritto d’autore, che è tutela solo della forma espressiva e non del contenuto dell’idea. Se

io invece ho un brevetto, la mia protezione non è solo sulla forma esterna, sulla struttura di quello

sull’idea di soluzione, sull’idea tecnica sottostante il brevetto. Il

che ho brevettato, ma è proprio

titolare del brevetto è protetto, può quindi vietare ai terzi non solo di replicare il

dall’inventore,

prodotto/procedimento messo a punto ma è vietato ai terzi anche di fare

prodotti/processi che funzionano sulla base della stessa idea. Esempio: il mio brevetto è su un

meccanismo per ridurre la dispersione di energia in un motore a scoppio (io ho questa idea e la

traduco in un certo dispositivo che evita la dispersione di energia); se poi un altro soggetto

costruisce un dispositivo di dispersione di energia che oggettivamente è diverso, ma funziona

41

secondo la stessa idea e quindi riprende l’idea intuitiva, c’è comunque protezione. È una tutela

d’autore. Il brevetto protegge l’idea in sé.

molto più penetrante rispetto a quella del diritto

Dove troviamo le norme sui brevetti? Le troviamo fondamentalmente, ai fini che qui rilevano, in una

convenzione, che è la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, poi oggetto di

successive revisioni, che è la base delle legislazioni in materia (le legislazioni nazionali si sono

uniformate a questa Convenzione di Monaco) e poi, per quanto riguarda il diritto italiano, le

troviamo nel Decreto Legislativo 30 del 2005. Nel Codice della proprietà industriale le norme sui

brevetti sono contenute negli artt. 45 e seguenti. Noi ci baseremo essenzialmente sulle norme del

Codice della proprietà industriale.

Oggetto del brevetto

• Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che

implichino un’attività e siano atte ad avere un’applicazione

siano nuove, inventiva industriale (art.

45.1 c.p.i.).

L’art. 45, primo comma, norma introduttiva della disciplina dei brevetti, fornisce la sopracitata

definizione generale omnicomprensiva. Suddividiamola in due parti: la prima parte, fino alla prima

virgola, ci dice cosa può essere brevettato (“le invenzioni di ogni settore della tecnica”), la seconda

parte, dopo la virgola, è invece un riassunto dei requisiti di validità del brevetto. Il brevetto deve

espressione di un’attività inventiva, deve avere un’applicazione industriale

essere nuovo, essere e

in più, anche se la norma non lo dice, deve essere lecito. Può essere brevettata ogni invenzione

del settore della tecnica e i requisiti di validità (ossia i requisiti per essere brevettati e avere

l’esclusiva dei 20 anni) devono presentare quattro caratteristiche che vedremo di seguito

Se un’invenzione non

(industrialità, novità, attività inventiva o originalità, e liceità). ha anche solo

uno di questi 4 requisiti il brevetto non può essere concesso; nel caso venisse invece per sbaglio

concesso, questo è nullo, ossia non è valido. Chiunque abbia interesse può andare dal giudice e

chiedere di accertare che il brevetto non è valido.

La nostra legge non aggiunge altro sul concetto di invenzioni di ogni settore della tecnica e quindi

lascia un po’ all’interprete capire cosa voglia dire questa affermazione.

• La dottrina e la giurisprudenza che si sono confrontate sono giunte a dare questa definizione di

è una soluzione originale di un problema tecnico.

invenzione: un’invenzione

“Originale” “Problema

è sinonimo di inventivo, presenza di attività inventiva. tecnico” invece vuol

dire: qualunque problema che in ogni settore della tecnica per un qualsiasi motivo può porsi. Da

poiché la legge precisa: “ogni settore della

intendersi in senso ampio, in qualunque campo,

tecnica”. Il problema tecnico precedentemente esemplificato era la dispersione di energia in un

motore a scoppio. Il problema tecnico è che si verifica una dispersione di energia. Problema

l’inventore

tecnico è quindi un qualunque effetto indesiderato che si propone di risolvere. Esiste un

problema tecnico, per cui metto a punto un innovazione che lo riduce in modo originale. Ho risolto

quel problema tecnico.

• Il concetto di invenzione brevettabile è molto ampio. Restano fuori le innovazioni che non si

collocano propriamente nel mondo della tecnica: innovazioni di tipo estetico (es. il design dei

prodotti; ha altre forme di protezione), innovazioni di tipo commerciale (determinati progetti di

marketing, determinate creazioni di liste clienti ecc.). Ciò che poi definisce il campo di intervento

c’è un problema

dei brevetti è la definizione del settore della tecnica e di problema tecnico. Dove

tecnico, ci può essere un brevetto.

• I brevetti possono essere di prodotto e di procedimento. Il primo ha ad oggetto un manufatto,

un nuovo prodotto (es. un nuovo dispositivo, un nuovo principio attivo di un farmaco, un materiale

biologico, tessuti del corpo umano o animale ricostruiti in laboratorio ecc.). I procedimenti sono

invece i processi per ottenere un risultato (es. processi produttivi per ottenere un certo prodotto o

processi di lavorazione per un certo materiale ecc.). In tutti questi casi si può avere un

procedimento brevettabile. Brevetti di nuovo uso (tipico della chimica): questo avviene quando

c’è l’invenzione sta nello

una certa sostanza nota, con una certa funzione e scoprire che quella

sostanza può avere anche una seconda funzione (es. esiste un principio attivo/farmaco per la cura

dell’ipertensione e l’invenzione consiste nello scoprire che quello stesso principio attivo può essere

usato anche per la cura del diabete. L’invenzione può anche consistere nello scoprire una nuova

applicazione/uso di una cosa nota della quale però si ignorava la possibilità di funzionare anche in

42

un altro modo/avere un altro scopo utile). Tutte queste sono categorie che definiscono il possibile

oggetto del brevetto. Queste sono regole generali. Ci sono poi delle regole particolari su ciascuna

di queste categorie. A queste regole generali, la legge fa seguire/elenca una serie di entità che non

possono essere oggetto di brevetto.

Entità che non sono considerate invenzioni

Non sono considerate invenzioni (art. 45, secondo comma, c.p.i.):

• Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici: questa è una distinzione classica del

diritto dei brevetti. La distinzione tra scoperta e invenzione. Si dice: se io mi limito a scoprire

trovarle un’applicazione, senza trovarle un’utilità, senza

qualcosa che esiste in natura senza

risolvere un problema tecnico, mi limito quindi a scoprire una cosa che prima era ignota, questa

non è un invenzione brevettabile perché manca proprio il contributo inventivo. Magari la scoperta

da un punto di vista scientifico è importantissima: io scopro ad esempio una nuova sostanza in

natura che era ignota, oppure scopro una certa proprietà di un prodotto. Magari ho fatto una

scoperta importante dal punto di vista scientifico, ma non ho fatto una invenzione. Per aversi

un’invenzione è necessario fare un passo ulteriore: è necessario che quella scoperta, quella

esempi sono vari. L’ Ufficio

conoscenza, sia applicata per risolvere un problema tecnico. Gli

Europeo Brevetti esamina le domande di brevetto che le vengono sottoposte e decide se le

presentano i requisiti per essere protetti. Nel fare questo, l’Ufficio

invenzioni (o trovati), Europeo ha

esaminato decine, se non centinaia, di migliaia di brevetti e ha messo a punto delle regole di

si va sul sito dell’Ufficio Europeo Brevetti,

giudizio/valutazione basate su casi concreti (se si

di queste direttive per l’esame che l’Ufficio ha elaborato;

possono scaricare le Guidelines si

Europeo

trovano una serie di esemplificazioni). L’Ufficio Brevetti, quando si trova a decidere se

una cosa costituisce un’invenzione fa questo esempio: acquisire la conoscenza che un certo

materiale è idoneo a resistere bene ad uno shock meccanico è una mera scoperta: scopro questa

ho ancora conseguito un’innovazione dal momento che

proprietà ignota di quel materiale, ma non

non ho risolto alcun problema tecnico. Se poi, partendo da questa scoperta utilizzo quel materiale

per costruire/mettere a punto un nuovo prodotto (es. respingenti per le stazioni ferroviarie dei treni

o il guardrail di un’autostrada), a quel punto io non mi sono limitato a fare una scoperta, ma ho

inventato qualcosa di nuovo, migliore di quanto precedentemente fosse presente in commercio.

invece l’esistenza

Differenza tra la semplice scoperta e di una invenzione brevettabile. Nel primo

caso io ho conseguito una semplice conoscenza, nel secondo caso io ho messo a punto un

prodotto che risolve un problema tecnico e quindi è una invenzione. Oppure altro esempio che fa

l’Ufficio Europeo Brevetti: io scopro una certa sostanza esistente in natura, di qualunque tipo.

Questa è una semplice scoperta. Si ignorava l’esistenza in natura di questa sostanza/organismo,

io faccio conoscere alla comunità scientifica che esiste quella sostanza. Se però io faccio qualcosa

di più e cioè, grazie a questa scoperta, creo un nuovo antibiotico, perché scopro che questa nuova

sostanza ha un potente effetto antibiotico, e metto a punto un farmaco sulla base di quella

sostanza, a quel punto ho fatto una invenzione brevettabile perché non mi sono limitato ad

acquisire la conoscenza di un dato ignoto, ma ho utilizzato quella conoscenza per risolvere un

problema tecnico grazie a quella invenzione.

Nella giurisprudenza degli Stati Uniti i due concetti esposti vedono contrapporsi da un lato i

e dall’altro lato

cosiddetti product of nature (ossia le semplici scoperte di cose esistenti in natura)

le cose create dall’uomo in risposta a problemi e quindi non

invece i works made by men (ossia frutto della creatività dell’uomo).

semplici scoperte, ma sono invenzioni originali

• Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale;

programmi per elaboratore (software): se io creo un certo piano di marketing o delle regole per

un nuovo gioco da tavolo o determinati metodi didattici ad esempio, non sono considerate dalla

legge soluzioni a problemi tecnici, ma creazioni astratte che non hanno ancora direttamente un

Nel momento in cui trovano un’applicazione e

applicazione. vengono usate per risolvere un

problema tecnico allora possono diventare invenzioni brevettabili, altrimenti no.

• Presentazioni di informazioni: Stesse considerazioni dei punti precedenti. Il modo di

L’art. 45.2 ci dice

assemblare e di presentare dei dati (es. banche dati) non è materia di brevetto.

che il software (programmi per elaboratore) non è brevettabile. Parlando della tutela del software,

abbiamo visto le ragioni che hanno portato a certe scelte da parte del legislatore (vedi lezioni sui

43

software). Fase 1: scelta di non tutela delle innovazioni consistenti nel software, che aveva portato

allora, ai tempi della Convenzione di Monaco (1973), di mettere nelle legislazioni sui brevetti

tutt’ora rimasto. l’imporsi

(compresa la nostra), un divieto di brevettazione del software Fase 2: con

si è recuperato la tutela del software attraverso il diritto d’autore.

delle software house Fase 3:

inizia alla metà degli anni ’80; i giudici si sono resi conto del fatto che l’esclusione del software dal

mondo dei brevetti aveva poco senso e quindi hanno cercato, in via di interpretazione della legge,

ad una soluzione per cui il divieto c’è e non

di limitare questo divieto, cioè hanno cercato di portare

si può togliere, ma viene circoscritto il più possibile, in modo da recuperare uno spazio anche

Ad oggi l’Ufficio

significativo alla brevettazione del software. Europeo Brevetti ha concesso migliaia

un “escamotage”.

di brevetti sui programmi per computer proprio attraverso Ha interpretato la

per limitare questo diritto e l’appiglio è

legge, ha cercato nelle pieghe della legge, degli appigli,

quello presente nella precisazione sottostante. Le entità che non sono considerate invenzioni, tra

cui i programmi per elaboratore non sono brevettabili, è vietata la brevettazione solo se

considerate “in quanto tali” (as such). Quando un programma per elaboratore è “in quanto tale” e

Quando invece è considerato NON “in quanto tale” e quindi brevettabile?

quindi non brevettabile?

Giocando su queste parole, l’Ufficio brevetti è arrivato a concedere migliaia di brevetti sul software

(di qualsiasi genere). che c’è nel terzo comma dell’art. 45 c.p.i., secondo cui, tutte queste

È importante la precisazione

realtà sono escluse dalla brevettazione solo se considerate “in quanto tali”:

42.2 c.p.i. non sono brevettabili solo se considerate “ in

 Tuttavia le entità menzionate dall’art.

quanto tali” (art. 45.3 c.p.i.). Possono quindi essere brevettate se l’inventore individua una loro

applicazione industriale; in particolare, brevettabilità delle c.d. scoperte-invenzioni (es.

brevettabilità della scoperta consistente nel genoma di un virus se unita a una sua applicazione

industriale per la fabbricazione di vaccini e kit diagnostici). V. anche le ipotesi di brevettabilità del

software.

Cosa vuol dire “in quanto tali”? Questo è uno di quei casi in cui la legge mette una clausola

lasciando all’interprete il compito di riempirne il contenuto. Clausola generale che alla

generale

fine, a livello teorico/di primo significato sembra chiarissima, poi quando si deve andare ad

applicarla nel concreto nelle aule di tribunale il discorso cambia, ossia diventa molto più incerto

capire dove stia il confine tra “in quanto tali” e “non in quanto tali”. A livello concettuale sembra

chiarissimo: la scoperta o il metodo matematico o il piano commerciale, o il piano di marketing, se

di un’attività

considerati in sé e per sé come mera attività intellettuale o come mero risultato

“in

scientifica sono quanto tali” e quindi non sono brevettabili. Si trovano sul piano della pura

un’applicazione pratica e quindi

creazione mentale. Se invece queste scoperte trovano vengono

non sono più “in quanto tali” (es. scoperte

utilizzate per risolvere un problema tecnico scientifiche

che non rimangono sul piano della mera conoscenza, ma vengono utilizzate per un risultato utile

trovando un’applicazione concreta in risposta ad un problema tecnico).

L’esempio riportato sopra tra parentesi riguarda la prima decisione italiana (decisione di merito)

presa nel 1999 dal Tribunale di Milano relativa ad un brevetto biotecnologico. Il brevetto aveva ad

oggetto una scoperta che ha cambiato il corso della medicina: la scoperta della struttura genetica

dell’epatite C. Erano noti i virus dell’epatite A e B e si era diffusa questa

del genoma del virus

ulteriore forma di epatite di cui non si riusciva a individuare il virus responsabile della malattia e

non si riusciva quindi a mettere a punto dei kit di diagnosi e dei vaccini. Come risulta da questa

sentenza del Tribunale di Milano del 1999 per anni se non per decenni le ricerche scientifiche

avevano cercato di trovare questo virus responsabile di questa malattia di grande impatto sociale,

finché un team che faceva a capo di quella che allora era la Calano Parties, era riuscito a

ricostruire questo virus utilizzando poi questa scoperta per fare dei kit diagnostici in grado di

rilevare la presenza del virus nel sangue e dei vaccini. Aveva quindi aperto la strada per la

prevenzione e cura di questa malattia. Aveva brevettato questa scoperta il cui oggetto del brevetto

del virus dell’epatite C.

era proprio il genoma

Ottenuto questo brevetto e attuatolo, e quindi realizzando questi prodotti, questa società si era

trovata sul mercato un concorrente che pure aveva realizzato dei kit di diagnosi basandosi su

il brevetto aveva rivelato l’informazione consistente

questo brevetto, cioè sul fatto che

nell’individuazione di questo virus. La prima società decise quindi di far causa al concorrente per

violazione di brevetto. Il concorrente si era difeso con una serie di argomenti, asserendo che il

44

brevetto fosse invalido poiché avente per oggetto una semplice scoperta scientifica (seppur

importante) di un virus, prima ignoto, e quindi non brevettabile. Il Tribunale di Milano ha respinto

questo argomento e ha invece riconosciuto la validità del brevetto proprio riferendosi alla

“in quanto tali”, affermando che l’inventore (colui che ha scoperto il virus

precisazione de n.d.r.)

non si era limitato a scoprire un virus, ma lo aveva utilizzato per fare dei vaccini e kit di diagnosi,

scoperta/conoscenza per un’applicazione concreta (industriale),

utilizzando quindi quella per

prevenire la diffusione della malattia. Questo è un esempio che mostra in termini pratici la

e l’utilizzo della scoperta

differenza tra una conoscenza in sé e per sé, quindi la mera scoperta, in

termini pratici, utilizzabile nella vita corrente. Stessa cosa vale per tutte le altre categorie presenti.

del “in quanto tale” è stato fatto anche per il software.

Tutto questo discorso Nella precedente

e in primo luogo l’Ufficio

lezione avevamo concluso dicendo che i giudici Europeo Brevetti, che è

l’ufficio competente a rilasciare i cosiddetti brevetti europei, (brevetto europeo = procedura unica di

concessione del brevetto che è valido simultaneamente negli Stati europei che hanno aderito alla

convenzione di Monaco), nel valutare se le domande di brevetto possono essere concesse, valuta

in prima battuta se l’oggetto del brevetto rientra tra le entità brevettabili. La prima posizione

assunta dall’Ufficio in merito alla brevettabilità del software è stata negativa, poiché nelle leggi

internazionali e poi nazionali c’è, L’art.

per ragioni storiche, un divieto di brevettazione del software.

45.2 del nostro codice ci dice infatti che i programmi per elaboratore non sono brevettabili. Il fatto è

avevano determinato l’esclusione del

che quando quelle ragioni storiche che software dai brevetti

(vedi lezione sulla tutela del diritto d’autore),

sono state superate ci si è resi conto sostanzialmente

che questo divieto di brevettazione non aveva molto senso e che quindi il software avrebbe dovuto

meritare il brevetto o che comunque non ci sono delle vere ragioni per escludere il software da ciò

che è brevettabile.

L’Ufficio Europeo Brevetti, avendo sposato la posizione secondo cui è giusto trovare uno spazio di

formula “in per restringere

brevettazione per il software, ha agito sulla quanto tali” nel tempo, il più

possibile, il divieto di brevettazione del software. Anche il software è escluso dalla brevettazione

solo se considerato “in quanto tale”. l’Ufficio brevetti afferma che se non è un

Sostanzialmente

software “in quanto tale” allora si può brevettare. La domanda sorge spontanea: che un

quand’è

software è o non è “in quanto tale”? Se una certa entità non è una mera conoscenza astratta, ma

una applicazione concreta utile, non è una scoperta o conoscenza in quanto tale, e si può

brevettare.

Si ritiene che il software non sia escluso dalla brevettazione quando ha un “carattere tecnico”: v.

– Qui, l’Ufficio che il software non è “in

Guidelines EPO (Part G Chapter II-6). Europeo, ha detto

quanto tale” e quindi può essere brevettato se ha un “carattere tecnico”. In buona sostanza quindi,

se il software è semplicemente un elenco puramente astratto di algoritmi matematici senza

un’applicazione concreta, senza soluzione ad un problema tecnico, allora non è brevettabile. Se

invece ha questo carattere tecnico, ossia ha un’applicazione concreta, allora può essere

brevettato.

Inizialmente, l’Ufficio a questo risultato è arrivato in modo un po’ indiretto.

Europeo Brevetti, La

Prima decisione è del 1986, in cui l’Ufficio detto: “se un certo prodotto/processo

ha che si colloca

per mezzo di un software, non c’è nessuna ragione per

nel mondo della tecnica è attuato/svolto

escludere quel prodotto/processo dalla brevettazione”.

Esempio: un procedimento tecnico attuato per mezzo di un software che serviva a ottimizzare o

comunque a migliorare la qualità di determinate immagini in formato digitale sul computer. Qui

l’Ufficio ha detto che vi è un procedimento tecnico di elaborazione/ottimizzazione delle immagini

digitali che funziona per mezzo di un programma per elaboratore (software). Si può ritenere che

questo procedimento sia escluso dalla brevettazione perché attuato per mezzo di un software?

L’ufficio dice: no, tecnico, ha un risultato utile, ha un’applicazione

poiché è un procedimento

concreta e quindi lo si può brevettare. La brevettazione porta con sé il fatto che questo

procedimento sia attuato tramite un software. L’Ufficio ha aggiunto che: si può

brevettare/proteggere il procedimento tecnico attuato per mezzo del software e quindi

indirettamente viene compreso il software.

anni ’90 l’Ufficio invece saltato a piè pari questa strada un po’

Dalla seconda metà degli ha essere brevettato se ha un’applicazione

indiretta e ha detto direttamente che il software in sé può 45

tecnica. Per esempio, viene preso a riferimento come prima sentenza capostipite che ha affermato

in questi termini la brevettabilità del software, una decisione dell’Ufficio Europeo del 1° luglio 1998

nel caso IBM. Questa sentenza era relativa ad un software che serviva a organizzare/ottimizzare il

del computer. Quindi c’era una componente tecnica:

funzionamento delle memorie esterne

In questa decisione l’Ufficio

ottimizzazione delle memorie. Europeo ha detto qui che effettivamente

un programma per computer che abbia una applicazione di questo tipo, non è un software in

quanto tale, ma è un software che ha un carattere tecnico, che serve a qualcosa (ha

un’applicazione concreta) e quindi rientra nell’ambito di ciò che è brevettabile. Le decisioni

dell’Ufficio

successive Europeo hanno recepito questa impostazione che è oggi condensata in

(Direttive d’esame dell’Ufficio, novembre 2014):

queste affermazioni

le Guidelines “the

 Secondo normal physical effects of the execution of a program, e.g. electrical

currents, are not in themselves sufficient to lend a computer program technical character, and a

further technical effect is needed”.

le Guidelines “a

 Sempre secondo further technical effect which lends technical character to a

computer program may be found e.g. in the control of an industrial process or in the internal

functioning of the computer itself or its interfaces under the influence of the program and could, for

example, affect the efficiency or security of a process, the management of computer resources

required or the rate of data transfer in a communication link”.

Queste sono le due frasi centrali dell’Ufficio che poi sono anche alla base delle decisioni dei

di esame dell’EPO dicono che il

giudici nazionali in materia dei software. Le Direttive software se

considerato come mera serie di algoritmi matematici che caricati sul computer si limitano a

determinare una interazione fisica senza una applicazione ulteriore (e quindi come mero

caricato sull’hardware

programma astratto che viene e che si limita ad interagire con esso senza

un risultato concreto utile), questo è ancora un software in quanto tale (as such) e quindi non

brevettabile.

Se però, come sempre avviene, il software non si limita a interegire con la macchina (ossia ad

“effetto tecnico ulteriore” (further

accendere la macchina), ma svolge invece una funzione, ossia un

technical effect), allora il software è brevettabile.

Quale può essere allora questo effetto tecnico ulteriore? Può essere un effetto tecnico esterno al

computer, come ad esempio il controllo di un processo industriale: un software che viene caricato

sul computer il quale è collegato con un macchinario industriale e mette in atto tale macchinario.

Oppure il software che serve per organizzare in modo più efficiente le memorie interne del

computer, quindi non si ha più un software in quanto tale ma un software che ha un aspetto

tecnico ulteriore, ossia un’utilità: serve per ottimizzare la memoria del computer; oppure le

interfacce con l’utente o ad esempio serve ad ottimizzare in un certo modo il tasso di trasmissione

dati tra due computer o in una rete aziendale.

Ci sono decisioni relative a programmi che servivano a consentire trasferimenti di dati tra computer

L’effetto tecnico permetteva la trasformazione

che usavano formati diversi. di un file da un formato

ad un altro compatibile e che quindi poteva essere trasferito e operare correttamente. Anche il

sono state tratte nell’area del

taglia&incolla di Word o alcune funzionalità di Exel, brevettabile. Ce

nel mondo dei videogiochi. In particolare un’invenzione

ne sono state tantissime anche brevettata

dalla Nintendo, relativa ad un certo modo in cui comparivano i nemici e gli ostacoli i quali

per l’utente.

rendevano il videogioco meno prevedibile e molto più intrigante Altro esempio: Pro

Evolution Soccer; scelta dei tasti per utilizzare i giocatori o l’illuminazione sul terreno relativa al

giocatore che si sta utilizzando. L’effetto

Di fatto si tende oggi a riconoscere con molta facilità la presenza di un carattere tecnico.

ulteriore viene quasi sempre riconosciuto. Basta che ci sia una funzionalità/utilità che l’utente può

perché si dica che c’è questo effetto tecnico nel software.

sfruttare La situazione del software

doppia tutela in quanto ha la tutela del diritto d’autore,

finisce per avere una che inizialmente

sopperiva al divieto di brevettazione, a cui si aggiunge oggi una situazione in cui il divieto di

brevettazione è stato molto eroso/limitato che fa rientrare sempre o quasi sempre il software

nell’area del brevettabile. Quindi due tutele: il diritto d’autore e i brevetti. Oggigiorno non si guarda

più se vi sia o meno l’effetto tecnico ulteriore, ma si tende a vedere solo se un software ha i

requisiti di validità per essere brevettato o meno. 46

Per completare il discorso su ciò che può o non può essere brevettato, bisogna fare qualche cenno

la differenza tra “entità

ad alcune entità che non possono costituire oggetto di brevetto. Si noti che

ed “entità

non sono considerate invenzioni” che non possono costituire oggetto di brevetto”. La

di esclusione dall’oggetto di brevetto

logica è diversa.

Entità che non possono costituire oggetto di brevetto

Queste entità potrebbero essere materia di brevetto, ma per ragioni contrapposte il legislatore ha

ritenuto di escludere dalla brevettazione. Sono delle vere e proprie eccezioni alla brevettabilità.

Non possono costituire oggetto di brevetto (art. 45.4 c.p.i.):

• Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale; metodi di

diagnosi applicati al copro umano o animale: sostanzialmente la ragione della non

brevettazione sta in considerazione di tutela della salute dell’uomo e dell’animale. Cioè si teme un

monopolio brevettuale sul trattamento chirurgico quindi sul modo di eseguire una certa operazione

chirurgica o sul modo di curare il paziente o svolgere una certa terapia o sui metodi di diagnosi; si

possa arrivare all’effetto negativo di privare i pazienti

teme che un monopolio su questi metodi

bisognosi di questi metodi di cura. Di per se sarebbero metodi tecnici, però il legislatore ha

impedito che vi fosse l’esclusiva.

• Varietà vegetali e razze animali; procedimenti essenzialmente biologici o di produzione di

animali: questo divieto ha delle ragioni storiche. Il problema si era posto nel dopoguerra, negli anni

’50: ci si era chiesti se l’innovazioni consistenti nel mettere a punto nuove qualità vegetali o nuove

razze animali potesse essere brevettato. Allora si faceva per vie naturali (selezioni, incroci ecc.)

si fa soprattutto per via biotecnologica; è un po’ il problema relativo agli

mentre ora OGM. Allora il

legislatore aveva ritenuto che si trattasse di cose troppo diverse dalle innovazioni tradizionali e che

quindi dovessero essere escluse dalla brevettazione e, se mai, potessero avere delle regole

particolari. Per le razze animali non sono mai state adottate, per le varietà vegetali si. Ci sono

norme sia a livello internazionale sia a livello comunitario sia a livello del nostro codice nazionale,

che regolano proprio le esclusive sulle nuove varietà vegetali. Chi mette a punto una nuova varietà

vegetale può avere l’esclusiva, ma non il brevetto; i brevetti qui non si possono applicare. Anche

qui è successo un po’ quello che è successo per il software, cioè che poi questo divieto di

brevettazione è stato abbastanza limitato in via interpretativa. In realtà, nel campo delle

innovazioni in ambito vegetale o animale, a certe condizioni, i brevetti possono essere concessi.

Soprattutto oggi possono essere concessi brevetti in relazione a modifiche del patrimonio genetico

di piante o animali. Un esempio su tutti è una sentenza della Corte di Giustizia in materia di

invenzioni biotecnologiche aveva proprio ad oggetto una modifica del patrimonio genetico di

alcune piante (nella fattispecie una varietà di soia) che diventavano resistenti agli erbicidi. Veniva

modificato il genoma della pianta in modo che gli erbicidi non uccidessero la pianta. In quel caso il

brevetto sulle modifiche genetiche era stato ritenuto valido. In sé la creazione di nuovi tipi di pianta

non è brevettabile. Stessa cosa per le razze animali: ci sono brevetti relativi ad animali OGM

oppure a modifiche di animali attraverso l’ingegneria genetica. Il primo caso a livello mondiale in

materia è un caso americano deciso dalla Corte Suprema del 1980 che aveva proprio ad oggetto

un batterio OGM, modificato in laboratorio in modo da conferirgli determinate proprietà. Un caso

celebre deciso anche dall’Ufficio brevetti negli anni ’90 riguardava una modifica genetica di topi da

laboratorio per poterli impiegare ai fini di studio.

Sono però brevettabili dal comma 5 dell’art. 45:

Infine, alcune precisazioni introdotte

• Procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

• sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi indicati

Prodotti, in particolare

dall’art. 45.4 c.p.i.

Precisa che il divieto relativo alle razze animali non si applica ai microorganismi. Viene precisata

anche un’altra cosa importante: sono brevettabili i prodotti, in particolare sostanze o composizioni,

per l’uso di uno dei metodi indicati dall’art. 45.4. Il metodo chirurgico, terapeutico e diagnosi in sé

non può essere oggetto di brevetto; non posso brevettare il modo con cui si cura un paziente, però

un macchinario per fare l’operazione o la diagnosi o

se io metto a punto metto a punto un farmaco

per curare un paziente o una certa sostanza che si impiega nel processo chirurgico, tutto ciò si può

47

brevettare. Posso brevettare ad esempio un nuovo bisturi, un apparecchio di diagnosi, i farmaci

ecc.

Requisiti di validità del brevetto

Dopo aver visto quali realtà possono o meno essere oggetto di brevetto, vediamo quando un

brevetto può essere concesso. Il fatto che si dica che una certa entità è in sé possibile materia di

sia valido veramente. Occorre cioè che quell’innovazione

brevetto, non è detto che nel concreto

abbia determinate caratteristiche e quindi meriti il monopolio brevettuale. La legge, e in particolare

che l’invenzione o “trovato” deve

il nostro codice, agli artt. 46-50, indica una serie di caratteristiche

presentare. Se ne manca anche solo una di queste, il brevetto non può essere concesso e se è

concesso non è valido.

Per essere validamente brevettabile un’invenzione (o “trovato”) deve presentare i requisiti di:

1) Industrialità (art. 49 c.p.i.)

2) Novità (artr. 46 e 47 c.p.i.)

3) Attività inventiva (o originalità) (art. 48 c.p.i.)

4) Liceità (art. 50 c.p.i.)

Oltre ai 4 requisiti, in più è necessario che il brevetto contenga una sufficiente descrizione.

non è un requisito che propriamente riguarda l’innovazione, ma riguarda il modo in cui si

Questo

redige la domanda di brevetto; se vogliamo, costituisce un requisito di validità. Questo quinto

elemento riguarda il modo con cui l’innovazione viene descritta nella domanda di brevetto: perché

il brevetto sia valido occorre inoltre una sufficiente descrizione dell’invenzione nel testo del

brevetto stesso (art. 51 c.p.i.).

1) Industrialità all’esamina dei

È un requisito che viene indagato e che in realtà con una certa frequenza arriva

tribunali, ma non ha un rilievo pratico particolare. Le cause vertono soprattutto sui requisiti di novità

L’espressione “industrialità”

e attività inventiva. risulta abbastanza fuorviante poiché può far

pensare che circoscriva la brevettazione ad innovazioni che si collocano nel mondo propriamente

dell’industria, ma in realtà non è così. Innovazioni di qualunque settore della tecnica, siano esse in

campo artigiano, agricolo sono tranquillamente brevettabili. Vediamo la definizione che ne da la

legge: L’invenzione è atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere

fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria (art. 49 c.p.i.).

di prodotto, quindi c’è

Fabbricato si riferisce alle invenzioni disparità se quel prodotto può essere

fabbricato o ottenuto secondo la descrizione del brevetto, quindi secondo ciò che descrive

l’inventore e se risolve il problema tecnico per cui l’inventore rivendica di aver ottenuto

l’innovazione. Utilizzato fa riferimento alle invenzioni di procedimento, cioè il fatto che un certo

procedimento possa essere applicato. In qualsiasi genere di industria: più che altro qui si dovrebbe

“in

dire qualsiasi genere di attività economica” (artigianale,agricolo, manifatturiera, ecc.).

industrialità occorre che l’oggetto del brevetto sia tecnicamente realizzabile e che

 Per aversi

possa essere riprodotto (o “funzionare”) con caratteri costanti.

In altri termini, che poi corrispondono al modo in cui i giudici e gli studiosi della materia hanno

cercato di definire il concetto di industrialità, fondamentalmente il concetto di applicazione tecnica

dire che l’innovazione,

vuol su cui si vuole ottenere il brevetto, deve essere tecnicamente

realizzabile e che possa essere riprodotta o funzionare con caratteri costanti. Quindi seguendo ciò

che l’inventore espone nella sua domanda di brevetto si arriva in modo costante ad un certo

prodotto/procedimento che può essere messo in opera e funzionare per risolvere un determinato

problema tecnico. Non c’è industrialità quando si pretende di brevettare qualcosa che è

palesemente in contrasto con le leggi della fisica, come ad esempio, un dispositivo per il moto

perpetuo (noto per essere infattibile poiché in contrasto con le leggi della fisica). Oppure se si

volesse brevettare un qualche cosa che non può risolvere, per ragioni di leggi fisiche o di natura,

un problema tecnico (es. io voglio mettere a punto un procedimento antiruggine ma con un

procedimento che secondo le leggi della fisica non può conseguire quel risultato).

L’industrialità non coincide né con l’utilità, né con la materialità dell’invenzione.

Una precisazione che si fa in relazione alla industrialità: l’invenzione deve funzionare e in questo

senso essere utile, avere un impiego, uno scopo (soluzione di un problema tecnico). Quando si

48

dice che non “coincide con l’utilità” significa una cosa un po’ diversa: non deve essere

necessariamente espressione di un qualcosa di più utile, più efficiente, migliore rispetto ad altre

soluzioni note. Se vogliamo, in un ottica comparativa, non deve essere necessariamente

un’invenzione migliorativa. Potrebbe essere espressione di un concetto originale e avere

industrialità anche se non è migliore di altre soluzioni esistenti. Il concetto di materialità, riguarda

i brevetti di procedimento vuol dire che non è necessario che l’invenzione riguardi

soprattutto per

Il concetto di industrialità, all’atto pratico si riduce sostanzialmente a fatto

forza un bene tangibile.

che l’oggetto del brevetto sia realizzabile, sia conseguibile secondo le leggi fisiche e che seguendo

gli insegnamenti del brevetto si arrivi in modo stabile, costante, sempre a quel prodotto o

procedimento.

Vediamo ora due aspetti decisamente più rilevanti che sono novità e attività inventiva (requisiti

centrali in materia di brevetti). Il 99,9% delle cause in materia sono legate a queste due

A livello di prima approssimazione novità vuol dire che l’innovazione o pretesa tale

caratteristiche. protezione dell’innovazione,

(quello che voglio brevettare) non deve esistere già. Il brevetto è

pertanto se una cosa è già esistente non c’è ragione che venga protetta da brevetto.

L’attività inventiva. Il brevetto crea un’esclusiva; la creazione di questa esclusiva sull’innovazione

che l’innovazione sia di un (che “meriti il brevetto”).

presuppone certo livello Non tutte le creazioni

di cose nuove sono anche espressione di un livello inventivo. Può darsi che io concepisca una

cosa che nessuno ha fatto prima, ma che questa cosa sia assolutamente ovvia, banale,

scontatissima. Una cosa di questo tipo secondo il legislatore non merita brevetto. Meritano

brevetto le innovazioni che sono effettivamente espressione di novità, che eccedano i risultati

banali e ovvi che un normale esperto del settore potrebbe tranquillamente raggiungere nella sua

attività quotidiana. Nelle cause in questa materia si segue una linea secondo cui prima si va a

verificare che la cosa che si vuole brevettare non ci sia già (se esiste già, il discorso si chiude); se

invece si accerta che non esiste già, si va a verificare se è espressione di un livello di originalità

sufficiente da meritare il brevetto; solo se passa anche questa seconda valutazione, il brevetto

viene concesso.

2) Novità è nuova se non è compresa nello stato

La legge dice: un’invenzione della tecnica (art. 46.1 c.p.i.).

L’espressione “un’invenzione è nuova” è tautologica. È una norma cardine della disciplina dei

brevetti, una delle più importanti. “stato della tecnica”

Che cosa è lo stato della tecnica? La definizione di viene illustrata nel secondo

dell’art. 46 in questo modo: l’insieme

comma lo stato della tecnica è di tutte le conoscenze rese

in Italia o all’estero,

accessibili al pubblico, in qualsiasi modo, prima del deposito della domanda di

scibile, ovvero l’insieme di tutte le conoscenze esistenti.

brevetto (art. 46.2 c.p.i.). È appunto lo D’altro

Una conoscenza non accessibile non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la novità.

canto perché una conoscenza entri a far parte dello stato della tecnica basta la mera accessibilità;

non occorre che l’accesso vi sia stato. Anche le conoscenze “nascoste” o dimenticate, ma pur

sempre accessibili fanno parte dello stato della tecnica e possono togliere novità al successivo

La parola “accessibile” a volte si

trovato (= invenzione). equivoca, nel senso che si dice che lo

stato della tecnica è formato dalle cose già note/conosciute. In realtà dice una cosa in più, ovvero

“già accessibili”, quindi fa parte dello stato della tecnica anche una informazione/conoscenza

“nascosta” o dimenticata. Magari una cosa che nessuno più si ricorda, ma che è accessibile.

Esempio: caso deciso una 15ina di anni fa dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano aveva

ad oggetto il brevetto su un impianto industriale che sembrava effettivamente nuovo, creato

dall’inventore. C’è stata una causa in cui si è discusso della validità di questo brevetto. Chi

contestava la validità di questo brevetto, facendo delle ricerche, aveva scoperto che un impianto

pressoché identico era stato descritto in una pubblicazione che era circolata in Russia negli anni

’60 e di cui poi si era persa completamente la memoria. Quel brevetto è stato dichiarato nullo

poiché facente parte dello stato della tecnica, dal momento che esisteva un brevetto precedente

accessibile al pubblico. Se io realizzo invece un certo prodotto, ma lo tengo segreto e non è quindi

accessibile a nessuno, non fa parte dello stato della tecnica. Manca l’accessibilità. 49

poi dice “in Una conoscenza può essere accessibile al pubblico “in

La legge qualsiasi modo”.

qualsiasi modo” quindi, come pure precisa il nostro codice, può trattarsi di una descrizione scritta

oppure anche di una trattazione in via orale. Ad esempio, ad un convegno scientifico è sufficiente

che sia avvenuta una relazione in cui una certa informazione/conoscenza sia stata esposta a voce

da uno dei relatori affinché questa faccia parte dello stato della tecnica. Le stesse domande

anteriori rispetto a quella che si deposita sono parte dello stato della tecnica. Ma potrebbe anche

trattarsi di un utilizzo; è il caso del cosiddetto reverse engineering: prendo un prodotto, lo smonto,

e capisco com’è fatto. Anche la vendita di un prodotto può far entrare un’informazione

lo esamino

nello stato della tecnica nella misura in cui l’esame di quel prodotto consente di ricavare

informazioni su come il prodotto è fatto, funziona ecc.

della legge dove dice “in Italia o all’estero”. Questa

Occorre prestare attenzione alla precisazione

accessibilità al pubblico si valuta su scala mondiale. Il mio brevetto non si salva per il fatto che una

all’estero. Anche la conoscenza di

certa informazione sia diffusa, o sia accessibile al pubblico solo

un remoto Paese, se viene fuori che esiste, si considera a tutti gli effetti stato della tecnica; quindi

tutto ciò che è accessibile al pubblico per qualsiasi via, in qualunque parte del mondo .

Altra cosa importante: “prima del deposito della domanda di brevetto”. La data della domanda di

brevetto costituisce lo spartiacque. Le conoscenze che diventano accessibili al pubblico dopo che

la domanda di brevetto è stata depositata non contano. Contano solo quelle avvenute prima.

Riassumendo: basta la semplice accessibilità al pubblico, questa accessibilità può derivare da

qualunque modo in cui la comunicazione è divulgata, la dimensione territoriale è mondiale, la

dimensione temporale è quella di deposito della domanda di brevetto.

Aggiunge poi la legge: Si considerano pure comprese nello stato della tecnica, ai soli fini del

giudizio di novità, le domande di brevetto italiano e le domande di brevetto europeo designanti

l’Italia che siano ancora segrete (non pubblicate) al momento del deposito della successiva

In particolare, “ai vale quindi

domanda di brevetto (art. 46.3 c.p.i.). soli fini del giudizio di novità”

solo per la novità, non vale per il requisito dell’originalità. Si considerano stai della tecnica anche le

domande anteriori di brevetto italiano ed europeo che siano ancora segrete, non pubblicate. Nella

fase anteriore alla brevettazione, intercorre una fase della durata di 18 mesi, in cui la domanda di

brevetto è segreta, per cui se io vado su internet o presso l’Ufficio, non posso vedere la domanda.

Dopo i 18 mesi diventa pubblica e tutti la possono vedere. Di per se, da un punto di vista fattuale,

la domanda di brevetto non è accessibile al pubblico e quindi non dovrebbe far parte dello stato

della tecnica, in quanto segreta, nessuno la può vedere. Il punto è che la legge vuole evitare il più

possibile la cosiddetta doppia brevettazione. La domanda brevettata oggi è ancora segreta,

quindi non fa parte dello stato della tecnica; se, ad esempio, dopo 10 giorni venisse depositata

un’altra domanda di brevetto sulla stessa cosa, si arriverebbe ad avere due brevetti identici per la

stessa innovazione. Il legislatore non vuole che questo accada e quindi in modo fittizio considera

stato della tecnica anche le domande segrete. Anche se non sono fattualmente accessibili, la

legge le considera stato della tecnica per evitare un brevetto successivo per la stessa cosa.

che cos’è lo stato della tecnica:

Questo ci ricostruisce quindi tutte le conoscenze accessibili e in

più, ai soli fini della valutazione della novità, le domande di brevetto anteriori segrete, purché si

Qui non c’è, per

tratti di domande di brevetto destinate ad avere efficacia sul territorio italiano.

questo strappo alla regola, la dimensione mondiale. Quindi, la domanda di brevetto che è destinata

a mettere capo a un brevetto valido/efficace in Italia, prima di inoltrare la successiva domanda in

Italia, anche se la prima è ancora segreta. La domanda di brevetto nazionale francese o spagnola

che è destinata a portare un brevetto solo per la Francia o solo per la Spagna, finché è segreta,

non conta per il giudizio di validità del brevetto italiano. Per cui, può essere opposta quella

domanda per la Francia o per la Spagna il brevetto italiano solo nel momento in cui viene

pubblicato e quindi solo quando fattualmente è accessibile al pubblico.

cosa vuol dire che un’invenzione è o non è compresa nello stato della tecnica?

Che Per stabilire se l’invenzione è compresa nello stato della tecnica (e quindi

La legge dice: è priva di

novità) si deve confrontare l’invenzione con ciascuna delle anteriorità; se l’invenzione coincide con

una delle anteriorità manca la novità.

Un brevetto è nuovo se non è compreso nello stato della tecnica, quindi per valutare se

un’invenzione è compresa o non compresa si fa un confronto in termini di identità con ciascuna

50

delle anteriorità esistenti. Una per una. Questa è una cosa importante per la valutazione della

novità. Nel giudizio di novità le anteriorità non si combinano. Si considerano una per una, per cui

se esiste una conoscenza anteriore sull’elemento A e una distinta conoscenza anteriore

sull’elemento B, io se faccio un brevetto A+B ho un brevetto che è nuovo (poi bisogna vedere se è

originale, ma questo è un altro discorso). Per il giudizio di novità questo brevetto è nuovo. La

novità manca nel caso di identità al 100% tra ciò che si può brevettare e ciascuna delle anteriorità.

per vedere se un certo brevetto è nuovo o meno, c’è proprio

Quando si va davanti al giudice

questa “sfilata” delle conoscenze anteriori e poi viene fatto un giudizio ad uno ad uno con ciascuna

di queste anteriorità e si valuta se il brevetto è anticipato al 100% da almeno una di queste

allora non c’è novità, se invece la risposta è no,

anteriorità. Se la risposta è sì, si passa a valutare

l’originalità. Ci sono due modi per intendere l’identità: alcuni intendono

È un giudizio di identità.

l’identità come identità fotografica, quindi esatta corrispondenza al 100% e neanche una virgola

diversa tra la conoscenza anteriore e l’oggetto del brevetto; un’altra posizione, che è quella

tradizionale dell’Ufficio brevetti intende l’identità in senso sostanziale. Ciò significa che se

l’anteriorità non è fotograficamente coincidente con l’oggetto del brevetto, ma contiene una serie di

in modo diretto l’oggetto del

informazioni dalle quali il tecnico del ramo è in grado di rilevare

anteriorità, l’identità fotografica

brevetto, si considera pur sempre che ci sia identità. Nel caso delle

è quella sposata dall’approccio italiano, mentre l’identità sostanziale è quella seguita dall’Ufficio

Europeo Brevetti.

Esempio: Il brevetto rivendica un prodotto che ha un componente con determinate proprietà

Esiste un’anteriorità che non parla esplicitamente dell’elasticità, ma dice che il prodotto

elastiche.

deve contenere della gomma (senza menzionare l’elasticità). L’Ufficio Europeo Brevetti afferma

che l’anteriorità, pur non menzionando la caratteristica dell’elasticità, in realtà è come se lo facesse

poiché menziona un componente che un tecnico medio del settore sa avere le caratteristiche di

elasticità (gomma).

Oltre che nel caso di una anteriorità che coincide con l’invenzione, un altro caso particolare di

mancanza di novità è quella della predivulgazione. Fino ad ora si è parlato di vere e proprie

ipotesi di anteriorità, cioè conoscenze anteriori, già conseguite e rese accessibili al pubblico da

altri, prima della domanda di brevetto. La predivulgazione è invece un caso di mancanza di novità

che si ha per fatto proprio dell’inventore, cioè è lo stesso inventore che comunica a terzi (rivela al

pubblico) la sua invenzione prima di depositare la domanda di brevetto. La comunicazione deve

di comprendere l’informazione e di trasmetterla (altrimenti non c’è

essere fatta a persona in grado

accessibilità del pubblico all’informazione stessa).

È un caso che capita nella prassi a chi non ha dimestichezza con il diritto dei brevetti. L’inventore,

un’invenzione e la presenta ai clienti prima di aver depositato la

ignaro di questa regola, consegue

domanda di brevetto. Se questo avviene, purtroppo la legge è rigorosissima, non c’è nulla da fare.

La rivelazione rende quella conoscenza facente parte dello stato della tecnica e quindi disponibile

al pubblico. In questo caso il brevetto non si può più avere, a causa della mancanza di novità.

La predivulgazione comporta perdita di novità se l’informazione è resa accessibile al pubblico;

“accessibilità vuol dire che chi riceve

al pubblico” quella informazione deve essere in grado di

comprenderla e trasmetterla. Se ad esempio un ricercatore dovesse raccontare i risultati della sua

ricerca ad un amico che nulla sa di quella materia, ossia capisce solo la portata dell’invenzione,

di cosa si tratta da un punto di vista tecnico, in questo caso non c’è

ma non capisce

predivulgazione. Se invece il ricercatore andasse a raccontare i risultati della sua ricerca ad un

convegno di medici che sanno di cosa si parla, riescono a recepire e fare propria quella

informazione e possono anche trasmetterla, allora in questo caso c’è predivulgazione.

problema nel caso di ricerche d’equipe

Questa regola della predivulgazione pone un (es. più

ricercatori che lavorano ad un progetto). In questi casi, ci sono magari delle esigenze legittime di

circolazione delle informazioni all’interno del team di ricerca (tra team di ricerca e un consulente

esterno ad esempio) che rischiano di portare ad un caso di predivulgazione. Come si risolve il

la comunicazione dell’invenzione tra persone tenute al segreto, per

problema? La legge dice che:

legge o per contratto, non è considerata predivulgazione e non fa venir meno la novità.

Se c’è un vincolo di segretezza, cioè se la conoscenza relativa all’invenzione circola solo tra

tenute al segreto si ritiene che non ci sia predivulgazione, poiché l’informazione non è

persone 51

propriamente accessibile al pubblico e quindi non rientra nello stato della tecnica (stato della

tecnica = ciò che è accessibile a tutti). La fonte tipica legale del segreto è l’art. 2105

Il segreto può avere sia fonte legale che contrattuale.

c.c. che dice che il dipendente di lavoro subordinato è tenuto alla riservatezza e alla segretezza

delle informazioni su cui viene a conoscenza presso l’azienda per cui lavora. Per contratto è

invece l’unica possibile fonte di segretezza quando non c’è un vincolo di legge e quindi se io ad

esempio coinvolgo un consulente esterno per chiedergli un consiglio o fargli svolgere una certa

attività, lo posso fare però devo avere cura di far firmare prima un patto di segretezza alla persona

che verrà in contatto con l’informazione. Mai mostrare qualcosa prima che il patto di segretezza sia

sottoscritto.

Cosa succede se la persona tenuta al segreto viola l’impegno e rivela l’informazione? La persona

interessata al brevetto risulta essere penalizzata. Se la persona tenuta al segreto non rispetta

l’impegno e rivela l’informazione comunque c’è predivulgazione. L’unico rimedio per la persona

interessata al brevetto è quindi l’azione di risarcimento dei danni contro chi non ha rispettato

l’impegno per recuperare gli investimenti fatti e i mancati incassi derivanti dalla mancata esclusività

del brevetto (poiché non più valido).

se c’è stata predivulgazione in questi termini, il soggetto ha violato l’impegno di

Eccezione: ossia:

segretezza e questa violazione integra gli estremi di ciò che la legge, nell’art. 47.1, chiama abuso

evidente, il soggetto pregiudicato ha 6 mesi di tempo per depositare la domanda di brevetto. Se lo

fa entro questi 6 mesi, eccezionalmente la legge ritiene irrilevante la divulgazione e permette di

mantenere il brevetto.

si intende per “abuso evidente”? Non c’è giurisprudenza che abbia indagato questo concetto,

Cosa “non in sé”, ossia

per cui si dice: di per sè questa violazione del segreto è non è un abuso evidente

e quindi non elimina gli effetti distruttivi della divulgazione. Se però questa violazione del segreto si

accompagna ad una particolare malafede o al fatto che sia stata fatta di proposito per danneggiare

quel soggetto o una malizia ecc., allora in questo caso è valido il rimedio eccezionale dei sei mesi

di tempo per depositare la domanda di brevetto e salvare la brevettazione.

Per concludere il discorso, una precisazione importante sulla valutazione della novità: la regola

vista precedentemente (art. 46 c.p.i.) dice che la data rilevante è la data di deposito della domanda

(indicata nella prima pagina del brevetto). Di regola quella è la data che fotografa lo stato della

storicamente (fine ‘800) posto un problema: chi volesse

tecnica rilevante. Questa regola aveva

avere il brevetto in più Stati, avrebbe dovuto coordinarsi e depositare lo stesso giorno la domanda

di brevetto in tutti gli Stati, altrimenti depositando anche solo un giorno prima la domanda in uno

Stato, negli altri Stati avrebbe corso il rischio di sentirsi dire che la sua domanda di brevetto era

priva di novità poiché esisteva una domanda anteriore.

A questo proposito, la Convenzione di Unione di Parigi, già dal 1883, aveva introdotto la regola

della priorità: nel caso di rivendicazione di priorità in base alla Convenzione di Unione di Parigi (v.

art. 4 c.p.i. e art. 4 Convenzione di Unione), la data per la valutazione della novità è la data della

priorità e non la data del deposito della domanda di brevetto (art. 47.3 c.p.i.).

Per “Unione” si intende unione della proprietà intellettuale. La regola della priorità è la seguente: se

si deposita la domanda di brevetto in uno qualsiasi degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione

di Parigi, si ha poi un termine di tempo di 12 mesi per depositare la stessa domanda di brevetto in

tutti gli altri Stati aderenti alla Convezione di Unione di Parigi (in cui si vuole depositare la

domanda), facendo valere/indicando la priorità. Se si rivendica la priorità, una volta depositata la

domanda di brevetto nel primo Stato, si immagina che la valutazione della novità e anche della

originalità dei successivi depositi negli altri Stati, siano fatti non sulla base della data effettiva di

deposito, ma sulla data di deposito nel primo Stato.

La regola di priorità vale per stabilire la data di esame dei requisiti di validità, ma non vale per il

calcolo degli anni di protezione. Ciò significa che se ad esempio io ho deposito oggi in Italia la

fa l’ho depositata in Germania, si guardano per i requisiti di validità i

domanda di brevetto e 6 mesi

6 mesi fa, mentre invece, i 20 anni di protezione per l’Italia scalano/decorrono da oggi.

L’Italia ha ammesso anche la possibilità della cosiddetta priorità interna (art. 47.3-bis c.p.i.). Il

nostro legislatore ammette cioè la possibilità di rivendicare la priorità ridepositando la domanda in

52

Italia, cioè io deposito oggi una domanda in Italia ed entro 12 mesi deposito una seconda

domanda, ancora italiana, rivendicando la priorità della prima. Serve per due motivi:

1) la priorità vale per la data di esame dei requisiti di validità, ma non per i 20 anni di protezione,

per cui se io deposito tra 12 mesi una seconda domanda, rivendicando la priorità di una domanda

depositata oggi, i requisiti di validità continuano a valutarsi oggi, mentre i 20 anni decorreranno con

la successiva domanda, per cui grazie a questo escamotage io avrò 21 anni di protezione anziché

20;

2) quando io deposito una seconda domanda, rivendicando la priorità della prima, nella seconda

posso aggiustare/riformulare, entro certi limiti, il testo brevettuale e precisare meglio l’oggetto della

brevettazione. In questo senso, posso aggiungere nelle rivendicazioni della seconda domanda le

che non sono state ben specificate e quindi ampliare l’oggetto

rivendicazioni della prima domanda

delle rivendicazioni; si può però solo attingere da ciò che già c’era nella prima domanda e non si

può far valere la priorità ad elementi esterni).

___________________________________________________________________________

Fasi che compongno il processo di brevettazione

Vediamo in modo pratico le fasi che compongono il processo di brevettazione. Nella pratica

all’interno di un’azienda,

succede che un inventore, spesso un ricercatore arriva ad una

innovazione che ritiene meriti il brevetto. Dal momento che i brevetti devono essere

scritti/presentati in un certo modo e che vi sono determinati accorgimenti cui prestare attenzione,

quasi nessuno si mette a scrivere da solo la propria domanda di brevetto. Ci sono quindi degli

studi professionali la cui attività consiste nello scrivere le domande di brevetto, depositare tali

e seguire la procedura di brevettazione presso l’ufficio competente

domande fino alla concessione

del brevetto e a volte anche oltre (gestione del brevetto concesso). L’inventore che arriva dal suo

consulente brevettuale, comunica che cosa ha inventato, porta i documenti nei quali si incorpora la

e incarica il consulente di scrivere la domanda di brevetto. L’inventore

sua invenzione in Italia ha

davanti a sé tre strade da seguire per la brevettazione:

1) brevetto nazionale: la domanda viene depositata all’Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma.

La domanda depositata all’Ufficio, di regola è segreta per i primi 18 mesi. Durante questi 18 mesi

l’Ufficio italiano, dopo aver esaminato la regolarità della domanda, la esamina. Tuttavia, vi è una

singolarità unicamente italiana: il nostro Ufficio non ha al suo interno del personale tecnico in grado

di svolgere un esame di merito sulla domanda e sui requisiti di validità. Questa domanda pertanto

viene inoltrata all’Ufficio Europeo Brevetti (creato dalla Convenzione di Monaco del 1973) che ha al

suo interno questo ufficio con personale competente per svolgere questo esame. L’Ufficio di

Monaco fa quindi una ricerca di anteriorità (va a vedere nello stato della tecnica se ci sono dei

brevetti anteriori riguardanti invenzioni vicine/prossime all’invenzione che si vuole brevettare ed

esprime anche un giudizio sulla qualità del brevetto (valido/non valido). Fatto questo esame

l’Ufficio Europeo rimanda l’incartamento all’Ufficio italiano, il quale comunica il risultato della

ricerca a chi ha richiesto la domanda di brevetto e a quel punto il richiedente può decidere se

l’invenzione sia priva di

andare avanti con la procedura di brevettazione o meno (nel caso in cui

novità ad esempio). È possibile anche modificare la domanda di brevetto per cercare di superare

eventuali rilievi (es. chiedo brevetto su invenzioni A e B; emerge che A è simile a quanto già

brevettato e che solo B è nuovo, allora posso limitare la domanda solo a B). Se si decide di portare

avanti la domanda di brevettazione l’Ufficio italiano completa la procedura e arriva ad una

decisione o di concessione del brevetto o di rifiuto (la domanda viene respinta). A questo punto, se

la domanda viene respinta, chi ha fatto la domanda di brevetto ha una possibilità di appello davanti

ad un giudice specializzato (Commissione dei ricorsi) che agisce sul rigetto delle domande di

brevetto. la domanda di brevetto viene fatta direttamente all’Ufficio

2) brevetto europeo: di Monaco di

un’unica domanda indicando gli Stati

Baviera. La particolarità di questa procedura è che viene fatta

aderenti alla convenzione per i quali si vuole avere il brevetto. Sono circa una quarantina gli Stati

aderenti alla Convenzione (non solo Stati UE). Chi richiede il brevetto, decide per quali Stati

Viene fatta un’unica procedura di brevettazione a Monaco; l’Ufficio

estendere la protezione. per svolgere l’esame completo (ricerche di anteriorità),

Europeo che ha un ufficio competente 53

procede all’esame della domanda (verificando eventuali incongruità o mancanza di novità ecc.).

Alla fine di tutto questo esame si arriva ad una situazione in cui l’Ufficio decide se rilasciare o

meno il brevetto. Anche in questo caso, se viene deciso di non rilasciare il brevetto, chi lo ha

richiesto può fare appello internamente all’Ufficio ad una seconda istanza che è quella delle

Commissioni di ricorso dell’Ufficio brevetti, il quale può confermare la sentenza precedentemente

fatta o rovesciarla, concedendo il brevetto. Rispetto al sistema italiano vi è una particolarità del

sistema europeo: dopo che il brevetto è stato concesso, i terzi interessati, tipicamente i concorrenti

di chi ha ottenuto il brevetto, possono, entro 9 mesi, fare opposizione, ossia far valere le loro

ragioni secondo cui il brevetto non deve essere concesso e quindi revocato. Anche queste

decisioni dell’Ufficio possono essere impugnate e portate dinanzi alla Commissione di ricorso.

Riassumendo: c’è una possibile fase di appello contro il rigetto dopo l’esame e

una fase di esame,

poi, dopo la concessione, una possibilità di opposizione con conseguente possibilità di appello

sulla decisione di opposizione. È una procedura molto articolata.

Se alla fine di tutto questo si arriva ad un brevetto europeo concesso, la particolarità è che si ha un

brevetto per ognuno degli Stati per cui il richiedente ha richiesto il brevetto. Si parla di fascio di

brevetti nazionali paralleli: non è un brevetto unico, sovranazionale, ma un insieme di tante

porzioni nazionali di tutele. Le cause si fanno quindi Stato per Stato. Ogni porzione nazionale,

dopo la concessione, ha vita a sé stante e quindi è come se ci fosse un brevetto per ciascuna

nazione.

3) brevetto internazionale o PCT (Patent Cooperation Treaty): è una convenzione multilaterale

del 1970 in materia di brevetti alla quale aderiscono Stati di tutto il mondo. Questa convenzione

non regola una procedura di brevettazione completa, ma solamente la prima fase: in base a

questa convenzione è possibile fare un’unica domanda di brevettazione presso gli Uffici

si vuole protezione. C’è una prima fase di esame

internazionali indicando per quali Stati

centralizzata che si esaurisce nella ricerca di anteriorità e di validità e gli incartamenti vengono

ramificati agli Uffici dei vari Stati per cui si vuole protezione brevettuale che proseguono ciascuno

per conto proprio la procedura di esame e brevettazione.

senso che c’è un regolamento europeo,

Potrebbe esserci anche una quarta strada, nel n. 257 del

17 dicembre 2012, che ha previsto la creazione di un sistema (che però non è ancora a regime)

per cui sarà possibile chiedere un cosiddetto brevetto europeo con effetto comunitario.

Come sono fatti materialmente i brevetti? Vediamo di seguito la struttura dei brevetti osservando

alcuni esempi che sono stati oggetto di contenziosi.

Esempio: brevetto per invenzione italiano (Geox): la scarpa che respira della Geox è stata protetta

con una serie di brevetti. Il problema tecnico alla base della scarpa che respira è quello di fare una

scarpa che permettesse al piede di rimanere fresco e che traspirasse, senza però fare entrare

l’acqua e l’umidità dall’esterno. La soluzione è stata quella di costruire una suola forata composta

permette al calore di uscire, ma impedisce all’acqua di

da una serie di membrane in modo da

entrare, risolvendo così il problema tecnico. Come leggere il brevetto: vi è il numero di domanda

con i relativi dati identificativi del brevetto (dove è stato depositato e la data di deposito;

quest’ultima è importante perché è la data in base alla quale si rimandano le analisi dei requisiti di

novità e poi perché da quella data decorrono i 20 anni di protezione brevettuale). Titolare e

i diritti sul brevetto, mentre l’inventore è

inventore: il titolare è il soggetto che ha la persona fisica

l’innovazione.

che ha conseguito In questo caso i due soggetti coincidono, mentre altre volte no: il

brevetto è della società (che è titolare del diritto), mentre inventore è la persona fisica che lavora

per la società e che ha conseguito l’innovazione. Compare anche il nome del consulente

brevettuale che ha preparato la domanda di brevetto e il titolo del brevetto (Calzatura traspirante).

l’inventore

Segue un riassunto in cui brevemente riassume la sua invenzione accompagnata anche

da una prima raffigurazione. Dopodiché, inizia una parte più ampia del testo brevettuale, che è la

cosiddetta “descrizione”: è in cui l’inventore descrive in modo dettagliato

la parte del brevetto

l’oggetto della sua innovazione (cosa ha inventato) e spiega come metterlo in opera, ossia come

intende superare il problema tecnico. Si specifica inoltre in quale settore della tecnica ci si trova, si

dice quale è il problema della tecnica in cui ci si deve confrontare in questo settore e si da conto

delle innovazioni dello stato della tecnica già disponibili per dimostrare come queste conoscenze

non risolvevano il suddetto problema tecnico. Dopo aver detto tutto ciò, si prosegue con la

tecnica dell’innovazione.

spiegazione Alla fine del brevetto vi sono delle figure che servono a

54

l’invenzione. Un’altra parte

rendere più chiara ad un tecnico del settore fondamentale di tutti i

l’inventore rivendica

brevetti riguarda le rivendicazioni: riassunti sintetici per punti su cui

protezione. Si distingue tra indipendenti e dipendenti. Le rivendicazioni indipendenti sono quelle in

cui vengono rivendicate protezioni sull’elemento inventivo base del brevetto. Le rivendicazioni

dipendenti invece, sono rivendicazioni che specificano alcune caratteristiche ulteriori; si basano

sull’indicazione base indipendente e precisano determinati aspetti.

Esempio 1: brevetto europeo di prodotto (Whirpool): Brevetto sulla conformazione di un particolare

cestello per lavatrici. Qui il titolare è la società, gli inventori sono alcune persone fisiche. Essendo

un brevetto europeo ci sono gli Stati designati su cui si è richiesta protezione; per il resto poi lo

(titolo dell’invenzione,

schema è più o meno lo stesso di quello italiano descrizione, ecc.). Nel

brevetto europeo la descrizione e le rivendicazioni devono essere redatte in una delle 3 lingue

dell’Ufficio Europeo (inglese, francese, tedesco).

I brevetti europei per avere validità in Italia devono essere convalidati o nazionalizzati, cioè ne

deve essere depositata una traduzione presso gli Uffici italiani brevetti e marchi. La traduzione

deve essere depositata entro 3 mesi per poter avere la protezione anche nel territorio italiano.

Esempio 2: brevetto europeo di procedimento (Rekckitt Benckiser Inc.): brevetto a cavallo tra la

meccanica e la chimica relativo al processo per la fabbricazione delle tavolette

disinfettanti/deodoranti per i gabinetti. Molto dettagliato e complesso, presenta anche diverse

formule chimiche sulla composizione delle pastiglie.

Esempio 3: brevetto europeo (Janssen Pharmaceutica N.V.): brevetto chimico/farmaceutico

relativo ad un farmaco con un innovativo principio attivo per abbassare la pressione (anti

ipertensione). Anche in questo caso sono presenti le formule chimiche. del principio attivo, l’uso

Cosa può essere rivendicato nel campo dei farmaci: formula chimica

medico del composto chimico (abbassamento della pressione), la composizione farmaceutica

(farmaco come lo troviamo sul banco del farmacista, pronto per essere assunto dal paziente), il

procedimento di sintesi del principio attivo.

Esempio 4: brevetto europeo (Samsung): causa tra Samsung ed Apple sulla tecnologia relativa ai

sistemi di trasmissione di terza generazione. C’è stata anche la causa italiana. È un classico

brevetto dell’ICT. Brevetto complicatissimo relativo ad un sistema di codifica di pacchetti di dati per

la trasmissione dal dispositivo mobile al fisso. Qui il problema era di trovare un giusto

compromesso tecnico tra la grandezza del pacchetto dati da trasmettere e una trasmissione

efficiente che evitasse ritardi. I disegni riguardano gli schemi interni di funzionamento di

trasmissione dati dei vari smartphone e tablet.

dell’epatite C):

Esempio 5: brevetto europeo (virus Brevetto in campo biotecnologico relativo alla

scoperta del genoma del virus dell’epatite C e che quindi ha messo a punto dei kit di diagnosi e dei

vaccini che prima non esistevano. È un brevetto sterminato di 180 pagine, nella maggior parte

delle quali ci sono analisi e test di laboratorio effettuati.

___________________________________________________________________________

3) Originalità

Il requisito dell’originalità è forse il requisito più difficile da valutare, quanto meno nella sua

applicazione pratica. La novità è la diversità dal già noto, ed è un requisito tendenzialmente

oggettivo (confronto tra ciò che si vuole brevettare e ciò che è già stato brevettato). Il requisito

dell’originalità è più difficile poiché come struttura tende ad avere dei margini di soggettività. In

novità scremiamo ciò che c’è già e non può

buona sostanza il legislatore dice: con il requisito della

essere quindi oggetto di brevetto; la legge dice però che non tutto ciò che è nuovo (e che quindi ha

superato l’esame della novità), merita il brevetto. Il monopolio ventennale di brevetto è riservato

solo alle invenzioni che hanno un certo grado di meritevolezza, ossia di livello inventivo. Si prende

ciò che è nuovo (non facente quindi parte dello stato della tecnica) e si isola quindi ciò che merita

brevetto poiché originale. è ossia implica un’attività

La legge dice: un’invenzione originale, inventiva, se, per una persona

esperta del ramo, essa risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48.1 c.p.i.).

implica prendere l’oggetto del brevetto e

Questo requisito è diverso da quello della novità:

Se è un’invenzione che, pur

chiedersi se sia evidente o non evidente. essendo nuova, è scontata

e banale (= evidente), non merita brevetto; se però, oltre ad essere nuova, è originale ossia non

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scontata e non ovvia (= non evidente) allora merita il brevetto. Emerge quindi una difficoltà nella

un’invenzione

valutazione su base soggettiva, ossia: come si fa a capire se è evidente o non

evidente? Il problema di questo requisito quindi non è solo quello di dare una definizione dei

concetti presenti nella legge, ma è soprattutto quello di trovare dei criteri di applicazione corretta.

Quello che noi faremo nell’esame dell’originalità è quello di definire questi concetti e capire come

nella pratica si siano elaborati dei processi pratici per superare questo problema e cercare di

rendere oggettivo un elemento soggettivo, attraverso dei criteri che “oggettivizzino” l’elemento

e orientino verso l’evidenza o la non evidenza.

soggettivo “attività (inventive step). Il requisito dell’originalità ha tanti nomi: nella

La legge parla di inventiva”

pratica italiana si parla di originalità o livello inventivo, in inglese di inventive step; si usa anche

l’espressione “non ovvietà” come sinonimo di non evidenza. Nel diritto statunitense è definito come

cioè della non ovvietà per l’esperto del ramo.

non-obviousness, Capita anche di sentirlo chiamare

indica il requisito dell’originalità e non della novità).

novità intrinseca (in materia dei brevetti nell’art. 48.1,

La legge ci da solo la definizione di originalità ma non aggiunge altro. Questa formula

c’è attività inventiva,

ci dice che quello che dobbiamo valutare, per stabilire se è la perizia di una

1) cos’è lo

persona esperta del ramo rispetto allo stato della tecnica, cioè ci impone di definire:

stato della tecnica, 2) quale ramo bisogna considerare e, una volta individuato il ramo, 3) chi sia

considerato esperto. È un requisito molto complesso poiché bisogna mettere in relazione tutti

c’è una causa brevettuale in cui

questi elementi. Difficilmente non emerga il problema di

valutazione dell’originalità.

La legge dice: ai fini del giudizio di originalità nello stato della tecnica non sono comprese le

domande di brevetto anteriori ancora segrete (art. 48.1 c.p.i.).

è l’insieme di tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico in qualunque

Lo stato della tecnica

parte del mondo e con qualunque mezzo. Per la valutazione della novità, questo patrimonio di

conoscenze accessibili al pubblico, comprende in modo fittizio anche le domande anteriori segrete,

l’originalità ciò non avviene (le

mentre per domande di brevetto anteriori segrete non contano).

Nella valutazione del requisito della originalità, lo stato della tecnica si restringe quindi solamente a

ciò che è materialmente ed effettivamente accessibile al pubblico. La logica di tutto ciò sta nel fatto

che nella valutazione della novità (che è un giudizio di identità) rientrano nello stato della tecnica

anche le domande segrete per evitare il problema della doppia brevettazione, mentre

nell’originalità (che è una valutazione di evidenza e non di identità), il legislatore ammette che ci

possano essere anche due brevetti su cose molto vicine.

temporale: la valutazione dell’originalità si fa anch’essa

Anche in questo caso troviamo l’elemento

con riferimento alla data di deposito della domanda di brevetto oppure in base alla data di priorità

(è possibile rivendicare nei 12 mesi la priorità di un deposito anteriore e in questi casi, anche la

valutazione dell’originalità).

Vediamo ora come si svolge il giudizio di originalità. Ci sono due modi tradizionali di procedere:

l’altro proprio dell’Ufficio Europeo

uno è proprio dei giudici italiani, Brevetti. Negli ultimi anni tuttavia

criteri adottati dall’Ufficio Europeo.

anche i giudici italiani tendono ad avvicinarsi alla prassi e ai

Fasi del giudizio di originalità (schema di valutazione italiano):

Individuazione del settore (ramo) in cui l’invenzione si colloca: ramo o settore

1) l’espressione

ramo o settore della tecnica in cui si colloca l’invenzione

deve essere evidentemente intesa come

(es. se dobbiamo valutare l’originalità di un particolare cestello della lavatrice, prenderemo come

riferimento il settore della meccanica di costruzione di lavatrici).

2) Ricostruzione della figura del tecnico medio (persona esperta del ramo), quanto a

conoscenze e capacità: la legge ci dice che si deve trattare di una persona che ha esperienza in

quel settore. Bisogna quindi chiedersi, per ricostruire questa figura, che cosa sa e cosa sa fare. Si

individua questa figura cercando di comprendere quali conoscenze ha un esperto medio del

settore.

Valutazione della ovvietà/evidenza dell’invenzione secondo il parametro

3) del tecnico

medio;

Vediamo nello specifico i passaggi seguiti tradizionalmente dalla nostra giurisprudenza e alcuni

56

concetti rilevanti: settore della tecnica in cui l’invenzione è

1) Identificazione del settore rilevante, definito come il

realizzata e utilizzata. Possibilità di combinazione di più settori (in particolare per un’invenzione

realizzata in un settore e utilizzata in un altro; es. vernice per laccare mobili, che è realizzata nel

settore delle vernici e utilizzata nel settore della produzione di mobili). Ci sono dei problemi quando

ci sono delle competenze polisettoriali, cioè quando una invenzione è frutto di conoscenze

tipico nelle cosiddette “invenzioni sono invenzioni

provenienti da più settori. Ciò è di traslazione”:

consistenti nel prendere la soluzione di un problema in un certo settore e nel trasporla in un settore

diverso (es. brevetto relativo ad un particolare dispositivo per il taglio del legno. Io inventore mi

accorgo che quella soluzione (strumento) può essere usata per tagliare la lamiera o la stoffa quindi

traslo questa invenzione dal settore A al settore B). Si considera settore rilevante, ai fini della

valutazione dell’originalità, l’insieme di tutti i settori coinvolti e si cerca di costruire una figura di

tecnico medio polisettoriale, così si tiene conto di conoscenze e capacità di tutti i settori coinvolti

(es. Caso di una particolare vernice innovativa per laccare e proteggere i mobili. Il settore di

realizzazione dell’invenzione è quello delle vernici, il settore di utilizzo è quello dei mobili. Era stato

molto discusso quale fosse il settore rilevante; alla fine è prevalsa la posizione che prevedeva di

Ciò sposta la valutazione dell’originalità: se

considerare la combinazione dei due settori). ci

riferiamo a ciò che è evidente/non evidente per un tecnico medio e considerassimo solo un settore,

che un’invenzione è originale. Se invece si considera un tecnico medio

più facilmente diremmo

polisettoriale allora si tiene conto di conoscenze/capacità di entrambi i settori e più difficilmente si

arriverà ad una valutazione di livello inventivo (il tecnico medio ha più conoscenze). La soluzione

prevalente è quella di tener conto di tutti i settori e quindi di considerare un tecnico esperto

polisettoriale. chi è l’esperto

2) Il passaggio successivo è quello di individuare del ramo (= tecnico medio): ci

possono essere diversi livelli di esperienza e conoscenza del settore, da quello di un operatore

professionale a quello di un ricercatore qualificato. La dottrina e la giurisprudenza che si sono

confrontate con questo problema hanno posto un punto di partenza che è ormai universalmente

condiviso e cioè hanno detto che l’esperto del ramo non è una persona in carne ed ossa, non è un

soggetto realmente esistente da considerare come parametro, ma è una figura fittizia: si

ricostruisce una figura tipica ideale attribuendole un certo patrimonio di conoscenze e un certo set

di capacità. per il settore in cui l’invenzione si colloca si ritiene che l’esperto riconosca

2.a) Conoscenze:

l’intero stato della tecnica; per i settori diversi si attribuiscono le conoscenze che presumibilmente

l’esperto avrebbe in questi settori, tenendo conto del fatto che le conoscenze decrescono quanto

più ci si allontana dal settore di riferimento; si attribuisce inoltre all’esperto il normale insieme di

conoscenze generali. ritiene che questo parametro ideale di tecnico del ramo conosca l’intero

Per il ramo rilevante si

stato della tecnica (parametro ideale, non esiste in natura una persona che, per quanto esperta,

conosca il 100% dello stato della tecnica di un certo settore). Quindi quando poi si fanno le cause

e si valuta in giudizio se c'è o meno originalità, si prende in considerazione tutto lo stato della

tecnica esistente e si immagina che sia qualcosa che l’esperto ideale conosca.

Per i settori diversi, si attribuiscono le conoscenze che presumibilmente un tecnico esperto

avrebbe nei diversi settori e si tiene conto se questi settori sono vicini o lontani rispetto al settore di

riferimento. Per i settori vicini si presuppone che il tecnico non conoscerà tutto di questo settore,

ma conoscerà comunque molto (sono settori di confine rispetto a quello rilevante) e poi quanto più

ci si allontana, tanto più queste conoscenze decrescono e infine, per i settori più lontani, si

attribuisce al tecnico solo il normale insieme di conoscenze generali (piramide decrescente di

conoscenze: il tecnico conosce il 100% dello stato della tecnica nel settore rilevante, poi sempre

meno quanto più ci si allontana dal settore rilevante e infine il fondo di normali conoscenze

generali tecniche; es. brevetto sul particolare cestello per lavatrici: avremo che le conoscenze del

tecnico medio saranno pari al 100% dello stato della tecnica nel settore delle lavatrici,

progressivamente meno in settori vicini come quello dei frigoriferi o delle lavatrici e

meno se si va in settori più lontani come quello dell’automobile, in cui

progressivamente ancora

avrà le conoscenze generali che un buon ingegnere si presuppone abbia). 57

2.b) Capacità: capacità mediamente possedute da un operatore pratico del settore di riferimento;

si devono considerare le capacità di applicazione delle conoscenze note ed eventualmente di

combinazione delle stesse, nonché le capacità di sperimentazione; si devono inoltre considerare le

disponibilità che un operatore medio del settore ha in termini di mezzi e strumenti e di risorse

finanziare.

Le capacità ci dicono cosa sa fare questo tecnico medio. La formula ricorrente è che un esperto,

secondo questo parametro della legge, ha delle capacità mediamente possedute da un buon

parlano di uno “skilled practitioner”, cioè di un

operatore pratico (le Guidelines dell'Ufficio Europeo

operatore esperto che ha un’abilità media di applicare le conoscenze note e di compiere delle

semplici attività di sperimentazione). Tendenzialmente il discrimine rispetto alle capacità che si

attribuiscono o meno ad un esperto è questo: le operazioni routinarie, le operazioni di applicazione

delle conoscenze esistenti, le banali operazioni del tecnico medio, le banali sperimentazioni ecc.

sono qualcosa che rientrano nel concetto di tecnico medio; invece le sperimentazioni

particolarmente complesse o tutte le attività che non si collocano in un normale agire di un tecnico,

ma che vanno oltre l'insieme delle quotidiane attività e si caratterizzano per un livello di originalità

e imprevedibilità, vanno al di là di questo insieme di capacità che vengono attribuite al tecnico

medio.

Nel valutare le capacità si tiene conto non solo delle capacità di tipo tecnico/intellettuale ma anche

Questa in realtà è un po’ una

delle capacità in termini di strumentazione e di risorse finanziare.

forzatura e tradizionalmente il requisito del tecnico medio ha fatto riferimento solo alle capacità di

tipo intellettuale. Tuttavia questo riferimento alle risorse finanziarie e ai mezzi è invece tipico delle

nuove tecnologie (in particolare della ricerca in campo biotecnologico e in campo medico), dove

molto spesso il risultato della ricerca è prevedibile, ma sono necessari investimenti ingentissimi per

l’invenzione (in questi

acquisire i macchinari necessari e svolgere le attività volte a conseguire

settori il risultato era prevedibile, quindi a livello di capacità intellettuali rientrava nelle competenze

del tecnico medio, però questo avrebbe rischiato di far ritenere non originali delle invenzioni in

c’era bisogno e per le quali erano necessari investimenti e una protezione

campo medico di cui

brevettuale). Si è pensato quindi a questo espediente per salvare l’originalità di invenzioni

importanti con un risultato prevedibile ma che richiedevano enormi investimenti. Si considerano

quindi le capacità del tecnico medio guardando anche le disponibilità di denaro e, quando si tratta

di ricerche che richiedono disponibilità di denaro eccezionali, immaginiamo che si tratti di

disponibilità eccedenti le capacità del tecnico medio, in modo di tutelare con la brevettazione

queste invenzioni (seppur prevedibili).

Le capacità sono pertanto le competenze di tipo intellettuale e le disponibilità di tipo finanziario

mediane di un operatore del settore (cioè capacità di applicazione di conoscenze note,

sperimentazione ordinaria e disponibilità di mezzi finanziari normale ma non straordinaria).

(= invenzione) secondo il parametro dell’esperto

3) Infine, il giudizio di non evidenza del trovato

del ramo. requisito di validità dell’invenzione, definito come non

Riprendiamo dal concetto di originalità,

evidenza del trovato in relazione allo stato della tecnica. Passo ulteriore: come si costruisce il

necessari, tra cui l’attuale

giudizio di originalità? Una volta che si hanno tutti gli elementi stato della

riferimento, è necessaria una valutazione di non evidenza secondo l’esperto

tecnica e il settore di

del ramo: l’invenzione è evidente?

Problema: il giudizio di non evidenza rischia di essere molto soggettivo/discrezionale.

Tradizionalmente i nostri giudici hanno cercato di enucleare una serie di indizi concreti, il più

possibile oggettivi, che servano ad orientare il giudizio di non evidenza, rendendolo più

oggettivo/attendibile e diminuendo quindi il grado di discrezionalità. Tali indizi vengono definiti

dalla situazione concreta e rappresentano una serie di elementi oggettivi e fattuali che ci

permettono di dire ciò che è o meno originale: si parla dunque di indizi di non evidenza

(l’invenzione non è evidente). Essi sono:

3.a) Indizi di NON EVIDENZA:

• se l’invenzione costituisce, rispetto alle

Progresso tecnico: conoscenze note, un progresso

tecnico o miglioramento percettibile nel settore, e quindi viene messa a disposizione una soluzione

migliore ad un problema già risolto o una soluzione ad un problema irrisolto, questo rappresenta

un indizio di non evidenza. Ciò implica che il tecnico medio non sarebbe arrivato a tale invenzione.

58

Attenzione, non bisogna equivocare: si sta parlando di indizi, e quindi elementi che servono ad

orientare la valutazione, non sono elementi decisivi! Il fatto che non ci sia uno di questi indizi non

significa che l’invenzione sia banale e quindi non merita il brevetto. Un altro aspetto che viene in

rilievo nella valutazione dell’originalità e del livello inventivo è sempre il collegamento alla figura del

tecnico medio. Bisogna sempre parametrare tutto rispetto al tecnico medio del settore, altrimenti

manca l’aggancio con la realtà.

• “Prova storia del settore in epoca anteriore all’invenzione. Rientrano in

storica”: questo tipo di

indizi: il superamento di particolari difficoltà tecniche;il bisogno da tempo avvertito, ma non ancora

soddisfatto; precedenti tentativi non andati a buon fine; l’esistenza di un pregiudizio tecnico.

dell’invenzione,

Valutiamo la situazione del settore prima confrontiamo il prima e il dopo e vediamo

l’impatto che l’invenzione ha avuto sul settore. Cosa si considera? Superamento di una difficoltà

tecnica, competenze particolarmente qualificate, necessità di risorse finanziarie eccezionali non

Quindi se l’arrivare a quel trovato ha comportato

usualmente a disposizione di una tecnico medio.

particolari difficoltà o di tipo tecnico o di tipo economico-finanziario, questo è un indizio di non

evidenza. Si riscontra un forte indizio di non evidenza anche quando da tempo si percepisce un

problema al quale non si era ancora trovata soluzione (ad esempio dopo ripetuti tentativi non

andati a buon fine): il primo che ci riesce ha dalla sua un buon indizio di non evidenza.

Esempio: Ritenuto decisivo nel caso di un kit diagnostico di epatite C: ciò che ha fatto concludere

per il suo riconoscimento è stato in primis la percezione del problema negli anni e poi i numerosi

tentativi nel tempo compiuti per individuare una cura.

Sempre nel concetto di prova storica, concetto del pregiudizio tecnico: se ne parla quando nella

storia del settore anteriore all’invenzione era diffuso il convincimento che la soluzione brevettata

non funzionasse o addirittura fosse nociva (convincimento sbagliato perché poi viene dimostrato il

contrario).

Esempio: Prima del brevetto esisteva un diffuso convincimento nel settore medico che un certo

principio attivo non funzionasse per la cura di una certa malattia o che non dovesse essere

dimostra il contrario e

somministrato in un certo modo o secondo un certo dosaggio. L’inventore

scopre che quella è la soluzione ottimale. Il superamento del pregiudizio tecnico è uno degli indizi

più forti (può bastare di per sé a vincere la causa): questo perché il tecnico medio non sarebbe mai

arrivato a tale invenzione.

Questo vale anche in relazione ai metodi di ricerca. Caso reale in campo farmaceutico: è noto alla

stato della tecnica una miscela di 10 composti; l’invenzione consisteva nell’isolare 2 dei 10

composti e combinarli tra loro come principio attivo di un farmaco. È scontato isolare solo due di

questi? Oggi questa procedura è comune, ma nel momento in cui il brevetto è stato depositato la

procedura e il protocollo erano diversi! Quindi l’innovazione merita la brevettazione se la strada di

ricerca evidenziata è diversa da quella che avrebbe seguito il tecnico medio al tempo.

• Fatti successivi all’invenzione: successo commerciale; opinione di esperti; comportamento dei

concorrenti che rispettano il brevetto e magari chiedono licenze.

valutare l’originalità è sempre il deposito della domanda di

La data per brevetto; tuttavia è possibile

del deposito l’invenzione era

che fatti successivi rappresentino indizi che fanno capire che alla data

originale.

Esempio: Successo strepitoso del prodotto, i concorrenti rispettano il brevetto (se il brevetto è

debole, il concorrente tenderà a non rispettarlo conoscendo la sua inconsistenza; viceversa, se

converrà rispettarlo sapendo qual è la forza dell’invenzione), gli esperti del settore lo

così non è, gli

riconoscono e apprezzano (premi, riconoscimenti); specialmente nei settori scientifici. Non occorre

“flash of genius”,

un livello elevatissimo di originalità (non è richiesto il cosiddetto ossia il lampo di

è sufficiente che l’invenzione

genio): non sia ovvia e banale, e dunque alla portata di un tecnico

medio.

3.b) Indizi di EVIDENZA:

• Equivalenza del trovato a conoscenze note; mancato rispetto del brevetto da parte dei

concorrenti; progresso routinario; strada a senso unico.

A volte, i giudici considerano anche gli indici di evidenza, i quali confermano, al contrario dei

dell’innovazione. Ad esempio, quando ciò che si vuole brevettare è

precedenti, la banalità/ovvietà

già compreso nelle conoscenze note, come nel caso di un dispositivo meccanico noto fatto in un

certo modo e di cui si pretende brevettare un dispositivo identico caratterizzato solo da un piccolo

59

ritocco a livello strutturale; ciò rientra nel novero dei progressi routinari e non originali. Altro caso è

“one tecniche del settore c’è solo un’unica

costituito da situazione way”: per ragioni possibile

ricerca obbligato, o anche quando l’inventore ha

strada da seguire, un percorso di seguito un

percorso di ricerca non tecnicamente necessitato, ma ha seguito un percorso di ricerca in cui vi

erano indizi chiari ed evidenti da un punto di vista della tecnica che gli indicavano di procedere in

quella direzione (pointers: elementi dello stato della tecnica che puntano ad andare in una certa

direzione, o meglio già suggeriscono di andare in una certa direzione; prompters: stimoli che

derivano al tecnico, dallo stato della tecnica, per affrontare una certa cosa, un indicazione chiara o

un incentivo a fare un certo tipo di ricerca perché per via di una serie di informazioni già esistenti si

capisce che quella ricerca è molto promettente e porterà ad un risultato).

Criteri di valutazione dell’Ufficio Europeo Brevetti (seguiti anche dai giudici italiani):

Negli ultimi anni, il modus operandi italiano si è sempre più allineato all’ufficio di Monaco. Il

problema è costruire un percorso sempre più fondato su elementi oggettivi, per questo si usa il

seguente metodo:

• Problem and solution approach:

Questo metodo viene così chiamato perché volto a stabilire/individuare il problema e a chiedersi

L’Ufficio

poi se la soluzione al problema sia originale o meno. Europeo Brevetti procede in questo

modo: dell’anteriorità più vicina (closest va a cercare nello stato della

1) Individuazione prior art): l’Ufficio

tecnica la conoscenza/anteriorità più vicina al brevetto (quella che presenta la minore distanza).

Sostanzialmente si va a capire quale sarebbe il punto da cui sarebbe partito il tecnico medio del

settore.

2) Formulazione del problema tecnico oggettivo risolto dal trovato (objective technical problem): i

“formulazione” “individuazione” del problema tecnico,

termini e conferiscono una sfumatura

diversa: formulazione implica anche una possibilità di modifica del problema tecnico; noi

utilizzeremo il termine “individuazione”. Questa fase consiste nell’individuare qual è

il problema risolto dall’invenzione che si vuole brevettare.

oggettivamente tenendo conto di tutte le anteriorità nello stato della tecnica, circa l’esistenza di

3) Valutazione,

insegnamenti che avrebbero spinto il tecnico medio, di fronte al problema tecnico oggettivo, a

procedere, partendo dall’anteriorità più vicina, verso il conseguimento del trovato e lo avrebbero

portato a conseguirlo.

Fase finale di questo approccio. Partendo dall’anteriorità più vicina la unisco a tutte le altre

anteriorità o conoscenze esistenti nello stato della tecnica e vado a vedere se nello stato della

tecnica c’erano altre conoscenze o insegnamenti che uniti all’anteriorità più vicina avrebbero

portato il tecnico medio a colmare quel vuoto (“salto”), cioè a passare dall’anteriorità più vicina alla

soluzione oggetto del brevetto. Se nelle altre conoscenze note NON era noto nulla di utile per

giungere all’innovazione, allora l’invenzione può meritare il brevetto.

Attenzione: in ogni caso nel giudizio di originalità, le anteriorità si possono combinare (una delle

grande differenze con la valutazione della novità). Nella novità il confronto è 1 a 1 con ciascuna

Nella valutazione dell’originalità si fa un “giudizio

anteriorità singolarmente considerata. a

mosaico”, ossia combinare tra di loro le anteriorità per vedere se queste anteriorità, combinate tra

loro, rendono evidente la soluzione brevettata.

L’approccio dell’Ufficio è più schematico: parte dall’anteriorità più vicina, per poi

Europeo Brevetti

considerare anche tutte le altre; in ogni caso, sia secondo la procedura nazionale che quella

europea, si arriva ad un giudizio a mosaico, dunque ad una comparazione con tutte le anteriorità

per valutare il requisito dell’originalità.

È inoltre necessario valutare se l’invenzione è nell’insieme,

N.B. la somma di moltissime

conoscenze: in questo caso potrebbe essere originale (si riscontra un possibile livello inventivo

anche nella combinazione di diversi elementi).

Nell’Ufficio Europeo di Monaco, ma poi anche nelle nostre sentenze nazionali, sono consolidati

questi due criteri fondamentali del livello inventivo: il primo discende da ciò che abbiamo detto

“valutazione

finora, che viene definito ex ante e non ex post”, ossia la valutazione si fa sempre

con riferimento alla data di deposito della domanda di brevetto senza considerare tutto ciò che è

entrato nello stato della tecnica dopo tale domanda. 60

• Valutazione ex ante e non ex post: ci si deve porre dal punto di vista del tecnico medio dalla

data di deposito della domanda di brevetto (o alla data della priorità), senza considerare

conoscenze ed altri elementi posteriori a questa data.

Altro punto importante: rifacendoci all’esempio della miscela di cui sopra, ci si deve sforzare di

ragionare come avrebbe fatto il tecnico medio al tempo in cui la domanda di brevetto è stata

depositata. Se il tecnico medio all’epoca avesse seguito certi percorsi di ricerca, se avesse avuto

certi pregiudizi, ecc.; tutte queste cose sono da tenere in considerazione. La domanda è: cosa

all’epoca?

avrebbe fatto il tecnico medio

Da tale domanda deriva il secondo approccio:

• Approccio could-would: non conta ciò che il tecnico medio avrebbe astrattamente potuto fare

(“could have done”), ma solo ciò che effettivamente egli avrebbe fatto (“would have done”), sulla

base di insegnamenti, indicazioni e suggerimenti esistenti nello stato della tecnica tali per cui il

Tornando all’esempio della miscela: tirando

tecnico medio si sarebbe comportato in quel modo.

fuori 2/10 elementi, qualunque tecnico medio potrebbe farlo, ma la domanda da porsi è: lo avrebbe

fatto veramente? Sarebbe andato davvero in quella direzione in base ai suoi convincimento o allo

stato della tecnica? Se la risposta è sì, il brevetto non è originale; se la risposta è no, allora il

sforzarsi di ricostruire dunque le condizioni dell’epoca.

brevetto è originale. È necessario

Quando parliamo di anteriorità, intendiamo sempre una conoscenza che già c’è nello stato della

problema tecnico è il problema risolto dall’invenzione: cura di una malattia,

tecnica. Il

funzionamento più efficiente di un dispositivo meccanico. La valutazione è sempre di non

evidenza, e quindi il mettere insieme le conoscenze esistenti al momento del deposito del brevetto

e considerando la realtà del tempo in cui l’innovazione è stata ideata e ciò che il tecnico avrebbe

naturalmente e spontaneamente fatto. Ex ante è tutto ciò che c’è già prima della domanda di

brevetto, ex post è tutto ciò che è dopo la domanda di brevetto.

Esempio: Sentenza del Tribunale di Milano depositata il 17/12/14. Testo ufficiale della sentenza,

comprensivo di giudici e parti della causa (attore/attrice e convenuto/a: i primi sono i soggetti che

fanno causa o agiscono in giudizio, mentre i secondi sono la parte che viene chiamata a difendersi

l’attore aveva formulato una domanda di contraffazione nei confronti

in giudizio). In questo caso,

del convenuto. Va evidenziata la differenza tra “domanda e “domanda

principale” riconvenzionale”:

la prima è quella che viene mossa dall’attore, la seconda è la domanda “di risposta” del convenuto

all’attore. Meccanismo che tipicamente avviene: il convenuto, oltre a difendersi, richiede che la

domanda principale venga dichiarata nulla e che dunque il brevetto sia riconosciuto. Nella

sentenza analizzata: l’oggetto del contendere è un dispositivo regolabile per scaffali; esso viene

descritto nella domanda. Il Tribunale riporta le rivendicazioni (parte del brevetto su cui l’inventore

rivendica la propria invenzione e le sue caratteristiche); è sempre presente una parte

caratterizzante. Complessivamente l’elemento inventivo e caratterizzante

precaratterizzante e poi

è il fatto che il gancio di questo sistema di fissaggio sia inserito nella parte posteriore e questo

permette di fare traslazioni. I giudici, dopo aver sentito le parti e aver consultato un consulente

tecnico, arrivano ad una sentenza. Passaggio iniziale: individuazione di un’anteriorità francese; poi

si valuta l’elemento inventivo rispetto ad essa. Per la novità, primo requisito, giudizio 1:1 (si ricordi

che l’identità viene intesa in maniera più sostanziale che formale da parte dell’Ufficio EU). In

questa sentenza, si dichiara di seguire l’approccio europeo! È sufficiente che ci siano

caratteristiche implicite, ma chiare per il tecnico medio. Egli, solo leggendo la descrizione, deve

comprendere subito qual è l’elemento innovativo. Passato il primo step (valutazione della novità),

vogliamo valutare l’originalità: Problem and Solution Approach! Viene presa l’anteriorità più vicina

(francese), viene individuato il problema tecnico risolto e poi ci si chiede se partendo da quella

anteriorità il tecnico medio sarebbe stato portato ad arrivare naturalmente a questa soluzione

tecnica. Il Tribunale conclude, prendendo in considerazione anche le altre anteriorità, che in parte

ed in parte no: limitatamente ad una parte dell’invenzione,

il brevetto è nullo si stima che nello

stato della tecnica non ci fosse nulla che la precorresse. Si è quindi esclusa la contraffazione!

4) Liceità di liceità dell’invenzione.

Dopo il requisito della originalità, il quarto requisito è quello Liceità

deve essere lecita.

significa che l’invenzione Non sono lecite e quindi non possono essere

brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume (art. 50.1

61

c.p.i.). È un requisito che storicamente è presente prevalentemente sulla carta; per i settori

tradizionali della meccanica non c’è mai stato un caso concreto di nullità per mancanza di liceità.

Questo requisito si limita dunque ai casi in cui non è pensabile neppure un uso lecito

dell’invenzione. La legge si riferisce all’attuazione: se l’attuazione dell’invenzione è suscettibile sia

di usi illeciti che leciti, allora essa è brevettabile.

La legge dice: Si ritiene che il divieto operi solo per le invenzioni per cui non è pensabile neppure

un uso lecito (es. sostanze tossiche il cui unico possibile utilizzo reca danni alla salute). Se invece

è possibile almeno un uso lecito, l’invenzione può essere brevettata (es. dispositivo per scassinare

una serratura che può essere lecitamente usato da un fabbro in caso di emergenza). Prosegue poi

ogni caso l’attuazione dell’invenzione non può essere considerata

con una precisazione: in

contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una

disposizione di legge o amministrativa.

Esempio: sostanza tossica che non ha nessuno possibile utilizzo se non per azioni di terrorismo o

nocive (arma di distruzione di massa): non è brevettabile. Se invece un uso lecito è ammesso,

metodo per scassinare serrature o un’arma da fuoco: in

allora è brevettabile: ad esempio un nuovo

entrambi i casi, tutto dipende dall’utilizzo che viene fatto di queste invenzioni (nel primo caso, se

usata dal fabbro è lecita, da uno scassinatore no; stesso ragionamento per l’arma da fuoco: se

usata da un poliziotto è lecita, da un rapinatore no). Il fatto che esista una norma di legge che

limita l’utilizzo di quell’invenzione non comporta che l’invenzione, in via automatica, sia contraria

all’ordine pubblico e al buoncostume.

C’è un settore in cui questo requisito ha un rilevo importante: quello della ricerca medica in campo

biotecnologico. In particolare tutte le nuove frontiere di ricerca su embrioni, sulle cellule staminali,

sulla possibilità di ricostruzione di parti del corpo umano, sui procedimenti di clonazione, sulla

creazione di organismi biologicamente modificati (OGM) ecc.; sono settori in cui emergono

problemi etici abbastanza delicati. Il legislatore, proprio per questo settore, ha previsto delle regole

particolari sul requisito di liceità, elencando una serie di innovazioni e ricerche che sono di per sé

contrarie all’ordine pubblico e al buon costume (es. è vietata la brevettazione del corpo

da ritenere è vietato l’utilizzo

umano, ma non di parti del corpo umano per fini terapeutici; di embrione umano

dell’embrione stesso;

che porta alla distruzione è vietata la creazione di animali OGM che

prevedano la sofferenza dell’animale non bilanciato da ragioni mediche; sono vietate le ricerche

sulla clonazione degli esseri umani ecc.). Nel campo del bio-tech questi problemi di carattere etico

hanno richiesto specificazioni particolari nel tempo, che si sono concretizzati in una serie di divieti.

È un requisito che ha rilevanza solo per questo settore.

Infine, per concludere l’esame dei requisiti di validità del brevetto parliamo della sufficiente

descrizione.

Sufficiente descrizione

Alcuni considerano tale elemento come un vero requisito di validità, altri no: fino ad ora, i requisiti

riguardano elementi intrinseci all’invenzione; quest’ultimo invece non riguarda l’invenzione in sé,

ma il modo in cui l’invenzione viene descritta e spiegata nella domanda di brevetto. È un requisito,

per così dire, aggiuntivo. Magari l’invenzione in sé è validissima (ha tutti i requisiti), ma la

questo porta all’invalidità del brevetto. deve

descrizione è carente: La legge dice che l’invenzione

essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo

possa attuarla (art. 51.2 c.p.i.)

L’idea è che io debba mettere la collettività nella condizione di conoscere la mia invenzione.

L’invenzione deve quindi essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché

qualsiasi esperto del settore possa attuarla; se così non fosse, il brevetto è nullo. Leggendo, e

il testo brevettuale, l’esperto del ramo deve essere messo in condizione di

solamente leggendo

capire come funziona il procedimento e di replicarlo a sua volta. Questo ha due conseguenze:

1) Non è necessario inserire nella descrizione informazioni che fanno parte delle conoscenze

possedute dall’esperto del ramo (e che quindi l’esperto non ha bisogno di leggere nel brevetto);

La descrizione non è sufficiente se non contiene informazioni senza le quali l’esperto del ramo

2)

non è in grado di attuare l’invenzione o la cui mancanza fa sì che l’esperto debba procedere a

ricerche e sperimentazioni per arrivare ad attuare l’invenzione. Vi può essere insufficienza di

descrizione anche quando le informazioni sono troppo ampie e non danno una guida precisa

62

all’esperto. La prima, in un certo senso, è favorevole al titolare, la seconda no: infatti, non è

necessario riassumere tutte le conoscenze anteriori presenti nello stato della tecnica all’interno

della domanda; tuttavia, deve essere inserito tutto ciò che il tecnico non sa (e questo rappresenta

l’aspetto negativo): se mancano gli aspetti propri caratterizzanti dell’invenzione, l’esperto infatti non

è in grado di valutarli e dunque di attuare l’invenzione stessa. Si ha insufficiente descrizione non

solo quando qualcosa viene omesso, ma anche quando essa risulta incompleta (es. io accenno

qualcosa, ma il tecnico medio non è in grado di capire la mia invenzione. Se egli necessita di

sperimentazioni ulteriori, le informazioni sono insufficienti). Si ha insufficiente descrizione anche

quando un’informazione è troppo ampia, troppo generica: ad esempio se l’invenzione funziona

solo secondo certi parametri e questi non vengono definiti nella domanda (es. invenzione che

presuppone una presenza di ossigeno in un certo dispositivo, ma non viene dichiarato in quale

percentuale esso debba essere presente e tale informazione è necessaria per il funzionamento

dello strumento). sufficiente indicare uno dei modi di attuazione dell’invenzione; in

La legge precisa che: è

particolare non è necessario che venga indicato il modo migliore e più efficiente.

In Italia è sufficiente indicare uno dei modi di attuazione, ma non necessariamente il migliore,

come avviene invece in America. Questo principio viene chiamato best mode, ossia il miglior

l’invenzione; secondo questa teoria, non basterebbe

modo di attuare indicare le informazioni da

seguire per attuare l’invenzione, ma bensì bisogna indicare il migliore. Secondo la posizione

dell’Ufficio Europeo Brevetti e secondo la legge italiana, è sufficiente spiegare come attuare

l’invenzione, mettendo il tecnico come l’invenzione funziona

medio nelle condizioni di capire e

come può essere replicata. Nel campo del bio-tech e dei brevetti aventi ad oggetto materiale

biologico o dove possono esserci problemi di descrizione a parole, è consentito all’inventore

integrare (ma non sostituire!) la descrizione del testo del brevetto con il deposito, presso un centro

autorizzato, di un campione del materiale. È importare sapere dunque cosa deve essere scritto e

dell’invenzione sottoposta a richiesta di brevetto.

cosa può essere omesso nella descrizione

Diritto al brevetto

Chi è titolare dei diritti derivanti da innovazione brevettabile? In che cosa consistono questi diritti di

“chi

brevetto? Diritto al brevetto vuol dire, è legittimato a depositare la domanda di brevetto e

C’è una distinzione tra

quindi essere successivamente titolare di diritto di esclusiva”. diritto al

brevetto e diritto sul brevetto. Il diritto al brevetto è la fase iniziale: viene conseguita

un’invenzione, la disciplina del brevetto ci dice chi è legittimato a depositare la domanda di

brevetto e quindi poi di essere titolare dei diritti esclusivi. Il diritto sul brevetto è la fase successiva,

in cui è stato concesso il brevetto a chi legittimamente ne è titolare. Ci si occupa pertanto di capire

quali diritti possiede il titolare, in forza del brevetto (qual è l’ambito dell’esclusiva e su cosa si ha il

monopolio in forza del diritto che è stato concesso.

Regole generali

• rilascio del brevetto spetta all’inventore e ai suoi

Diritti patrimoniali: il diritto al aventi causa (art.

63.2 c.p.i.). Il diritto è alienabile e trasmissibile (art. 63.1 c.p.i.).

I diritti patrimoniali sono molto importanti e consistono nel diritto di sfruttamento esclusivo

dell’invenzione; è dove si monetizza il valore economico dell’invenzione. L’art. 63 del codice dice a

chi spetta il diritto al brevetto: questo diritto spetta come regola generale all’inventore o ai suoi

aventi causa. Queste sono le regole generali per la successione di diritti, peraltro tra vivi o mortis

causa. Quindi se l’inventore muore, dopo aver conseguito l’invenzione, saranno i suoi eredi a

depositare la domanda di brevetto. L’inventore, trattandosi di un diritto alienabile e trasmissibile,

della sua invenzione (es. cedo i diritti dell’invenzione ad un terzo che mi

può anche vendere i diritti

paga e sarà poi questo terzo a depositare la domanda di brevetto). Questa è la regola generale: è

colui che ha inventato ad avere il diritto ad ottenere il brevetto e può disporre di questo diritto.

• diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (art. 62 c.p.i.). il diritto morale

Diritto morale:

è inalienabile e non trasmissibile. diritto d’autore

I diritti morali si esauriscono in poco e sono meno rilevanti rispetto alla materia del

(per l’espressione dell’opera dell’ingegno come frutto della personalità dell’autore). Invece nel caso

63

della tecnica è meno rilevante il diritto morale, si apprezza meno come creazione della personalità

e più come espressione di un modello inventivo che non ha molto di personale.

L’unico aspetto morale rilevante è essere riconosciuto autore dell’invenzione.

quello di Questa è

una cosa logica, perché giustamente chi ha inventato ha un interesse morale affinché si sappia

aver conseguito quell’invenzione. Chiaramente,

che è stato lui ad essendo stato bravo

raggiungendo un’invenzione brevettabile, ho quindi diritto che si sappia che quell’invenzione sia

frutto della mia attività inventiva e che ho diritto di evitare che terzi si attribuiscano la paternità della

mia invenzione. È un diritto inalienabile e non trasmissibile (come tutti i diritti della personalità). Si

estrinseca materialmente, ovvero si vede dalle intestazioni dei brevetti, dove è scritto il nome

dell’inventore.

Tornando ai brevetti visti la settimana scorsa, ad esempio il brevetto della Geox, nel documento

c’è il “nome dell’inventore” (persona

brevettuale fisica), ossia il nome della persona che ha

conseguito l’invenzione. Quindi in questo si estrinsecano i diritto morali, ovvero che

sull’intestazione dei brevetti scritto il nome dell’inventore;

venga poi ovviamente si può estrinsecare

in qualunque altro modo, in qualsiasi altra comunicazione in cui il soggetto fa valere di essere lui

l’autore dell’invenzione; oppure va dal giudice e chiede che altri che si sono attribuiti l’invenzione

smettano di tenere quella condotta e sia accertato che questi non sono loro gli autori

dell’invenzione.

Se nella domanda di brevetto non viene riportato il nome dell’inventore reale o viene riportato il

nome di un soggetto diverso, il titolare di questo diritto morale, quindi chi l’ha inventato, fa

un’azione d’avanti al giudice. Non sono cose frequentissime, ma a volte è capitato che l’inventore

è andato d’avanti al giudice per far rettificare i testi brevettuali, facendo fare la cancellazione del

nome di chi non ha inventato e l’inserimento del suo nome. In questo si esaurisce il discorso del

diritto morale.

Il diritto morale può poi avere dei riflessi patrimoniali, nella misura in cui l’essere inventore, o

l’essere citato come inventore, diventa un elemento del curriculum, quindi anche all’interno della

carriera di un ragioniere o di un chimico, il fatto di essere inventore di 10, 20, 30 brevetti , è una

cosa che pesa e gli permetterà di avere degli avanzamenti di carriera o di avere delle migliori

condizioni lavorative. Quindi diciamo che dal punto di vista della personalità questo è un diritto

morale.

Invece dove troviamo nel testo brevettuale la voce “TITOLARE”, questo riguarda il diritto

patrimoniale. Ci si riferisce in questo caso a chi è titolare del brevetto, cioè proprietario del brevetto

(anche se non si usa questo gergo nel diritto industriale); persona che ha la titolarità del brevetto e

dei titoli esclusivi di sfruttamento dell’invenzione. Inventore invece è il titolare del diritto morale,

questa persona a meno che non coincida con il titolare del brevetto, non ha diritti di sfruttamento

dell’invenzione, ma ha solo il diritto che gli venga riconosciuto pubblicamente, che lui è la persona

che ha materialmente conseguito l’invenzione oggetto di brevetto. In questo caso specifico di

Geox, la persona fisica che ha inventato è anche il titolare. Il diritto di brevetto quindi spetta

all’inventore!

Le due voci potrebbero tuttavia anche non coincidere, come nel caso in cui i diritti patrimoniali

vengano ceduti a un terzo, quindi in questo caso avremmo un brevetto il cui nome è del titolare

che ha acquisito i diritti sul brevetto.

Altro esempio: Brevetto Samsung oggetto della causa in tribunale di Milano, qui abbiamo le stesse

voci, titolare e inventore. Gli inventori sono titolari del diritto morale, e sono le tre persone fisiche

che hanno ottenuto l’invenzione oggetto del brevetto; mentre il titolare in questo caso è la società

è il caso in cui c’è una divisione tra diritto morale e diritto patrimoniale. Queste

Sumsung. Questo

sono le regole generali.

Invenzioni dei dipendenti

Esistono poi delle regole particolari per le invenzioni dei dipendenti, ovvero per quelle invenzioni

che sono conseguite da prestatori di lavoro subordinato:

• Il dipendente inventore è sempre titolare del diritto morale sull’invenzione.

Vi sono in questo caso regole particolari per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale e non ci sono

eccezioni per l’aspetto morale: chi ha inventato, anche se dipendente di un’impresa, è sempre lui il

titolare del diritto morale. Invece le cose cambiano per i diritti patrimoniali e in modo abbastanza

64

intuitivo. Immaginiamo la situazione tipica: c’è una società farmaceutica che fa attività di ricerca

per trovare un certo principio attivo e assume alle sue dipendenze un team di ricercatori, che

hanno uno specifico incarico di individuare e testare questo nuovo principio attivo. Questi vengono

assunti per svolgere tale attività, vengono forniti loro tutti i mezzi (anche costosi) dalla società,

vengono retribuiti, e arrivano a conseguire quel principio attivo. Sarebbe giusto che questi

dipendenti fossero assunti e pagati per fare quello e diventare poi anche titolari dei diritti

Il nostro legislatore ha detto che se c’è una società che

patrimoniali sul brevetto? La risposta è no.

assume dei dipendenti per svolgere l’attività inventiva, finanzia la ricerca, sostiene i costi e il rischio

di impresa per questa ricerca, allora se si arriva a un risultato utile è giusto che i diritti patrimoniali

(diritti per lo sfruttamento economico dell’invenzione) spettino a chi ha commissionato la ricerca e

che ha sostenuto il relativo rischio di impresa.

Per cui in questo settore particolare del lavoro subordinato vigono delle regole diverse; cioè non si

applica la regola generale, secondo cui è chi ha inventato che ha lo sfruttamento economico

dell’invenzione, ma vale la regola per cui i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro che ha

finanziato la ricerca e che ha retribuito i suoi dipendenti per arrivare a quel risultato. In realtà nella

pratica le situazioni possono essere molto variegate, questa appena decritta è solo la più semplice

delle situazioni (es. un soggetto non viene specificatamente assunto per fare attività inventiva, ma

arriva pur sempre all’invenzione per il fatto di trovarsi in un certo ambiente di lavoro). In questi casi,

la nostra legge ha cercato di semplificare e ordinare questa materia cercando di ricondurre queste

variegate a 3 ipotesi tipiche; le così dette “invenzioni dette/detti”.

situazioni

Regole particolari per i diritti patrimoniali: bisogna dare troppo peso al termine “servizio”,

1) Invenzione di servizio (art. 64.1 c.p.i.): Non è

L’invenzione è eseguita da un dipendente

solo un termine usato in gergo di brevetti.

nell’esecuzione di un contratto di lavoro, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del

contratto e a tale scopo retribuita. Questa è l’ipotesi base raccontata prima, in cui un soggetto,

esperto nel campo chimico, viene assunto da una società, inserito in un team di ricerca, viene

incaricato di svolgere attività inventiva e viene specificatamente pagato per svolgere quella attività.

In questo caso se il dipendente assunto e pagato arriva a soluzione brevettabile, il brevetto spetta

al datore di lavoro. Quindi il datore di lavoro avrà i diritti patrimoniali sul brevetto, mentre alla

persona spettano i diritti morali e da un punto di vista economico ha solo le retribuzioni dovute per

il contratto di lavoro e nulla altro gli è dovuto.

Invenzione d’azienda ha in comune con la prima il fatto che l’invenzione è

2) (art. 64.2 c.p.i.):

conseguita dal dipendente nello svolgimento delle sue mansioni. Quindi anche in questo caso il

dipendente viene assunto per svolgere le sue mansioni come richiesto dal contratto di lavoro, e

proprio svolgendo queste mansioni che il dipendente arriva all’invenzione. A differenza di quanto

visto in precedenza però, in questo caso il dipendente non è stato assunto e retribuito per

svolgere l’attività inventiva.

Visualizziamo la situazione con due esempi: nel primo caso il ricercatore esperto in un certo

campo viene assunto per svolgere attività inventiva e per giungere ad attività brevettabile. Nel caso

invenzione d’azienda,

di il soggetto assunto non è un ricercatore, ma un semplice tecnico di

laboratorio a cui sono stati affidati non dei compiti inventivi, ma bensì mansioni tecniche, pratiche e

ha un’intuizione

di assistenza in laboratorio; svolgendo tali mansioni, questo soggetto felice che gli

permette di arrivare ad un risultato brevettabile. I casi possono essere vari nelle realtà aziendali:

Esempio: Nel campo meccanico, tizio viene assunto per fare una manutenzione di determinati

impianti e poi, nel fare questo, ha un’intuizione che gli fa capire che l’impianto può essere

migliorato o ne può essere creato uno nuovo con migliorie. Lui non è stato assunto e pagato per

creare un nuovo impianto, ma facendo la manutenzione ha la buona intuizione di escogitare un

nuovo tipo di impianto. In questo caso allora le legge cerca di fare un compromesso. Da un lato,

se lui non fosse stato assunto dal datore di lavoro e non avesse svolto le mansioni assegnatogli

Quindi è

dal datore di lavoro, non avrebbe mai ottenuto quell’invenzione. qualcosa che deriva dalle

mansioni lavorative per cui era stato assunto. Dall’altro lato però, è anche vero che questo

soggetto non era stato assunto (ne pagato) per inventare; quindi se non gli si riconosce niente,

l’invenzione andrebbe a costo zero a favore del datore di lavoro. Per queste ipotesi la legge traccia

una soluzione di compromesso che è la seguente: i diritti patrimoniali sul brevetto spettano

65

comunque al datore di lavoro, ma al dipendente inventore spetta una somma di denaro, che la

“Premio” nel senso che è una somma che viene data come segno di

legge chiama equo premio.

riconoscimento, come bonus per aver fatto un’attività inventiva non prevista da contratto. “Equo”

fatta.

nel senso che si deve trattare di una somma congrua/commisurata al valore dell’invenzione

Quindi anche in questo caso il brevetto è del datore di lavoro, ma in questo caso a differenza del

primo, che non era stato assunto per inventare, gli è corrisposta una somma di denaro.

La legge dettaglia poi come calcolare questa somma di denaro, ma basta tenere a mente che: si

tratta di una somma commisurata al valore dell’invenzione. Quindi si fa una stima del valore

dell’invenzione e poi con una serie di variabili si attribuisce una percentuale di questo valore al

Il valore dell’invenzione è difficile da stimare, di solito si fa una stima basata

dipendente inventore.

sull’ipotesi della licenza. Infatti il titolare del brevetto può dare la sua invenzione in licenza, ovvero

permettere a terzi di sfruttare l’invenzione, dietro corrispettivo di un canone di licenza, detta royalty.

Molti brevetti vengono dati in licenza a terzi che pagano per questa autorizzazione. Allora di solito

dell’invenzione, che ci si può

si dice, per stimare/determinare il valore basare sul valore del canone

di licenza, cioè su quello che i terzi hanno pagato o sarebbero disposti a pagare per avere

autorizzazione a sfruttare il brevetto.

Esempio: tizio per essere autorizzato a sfruttare il brevetto ha pagato 10 milioni di euro, questi

come base per stimare il valore complessivo dell’invenzione.

allora possono essere presi Per il

calcolo della percentuale spettante al dipendente, si vanno a vedere una serie di indici concreti. Ad

esempio: quanta iniziativa ha avuto il dipendente nella sua attività di ricerca, se il datore di lavoro

gli ha dato delle indicazioni o dei suggerimenti o se ha fatto tutto lui, quale era il livello delle sue

mansioni all’interno dell’azienda, ecc. queste cose fanno si che si alzi o si abbassi il livello della

sua percentuale.

3) Invenzione occasionale (art. 64.3 c.p.i.): è rarissima nella pratica seppur prevista dalla legge.

l’ipotesi di un dipendente che arriva a una invenzione senza che questo abbia nulla a che fare

È svolgimento dell’azienda. Gli

con le sue mansioni lavorative, ma rientra pur sempre nel campo di

esempi che di solito si fanno spiegano proprio perché questa ipotesi è rarissima.

Esempio: supponiamo che un soggetto che si assume non abbia competenze tecniche o

comunque non sia assunto per svolgere attività in ambito della tecnica. Tuttavia, questo soggetto,

trovandosi in un’azienda per arrivare a una certa

che lavora in un certo campo, ha un’intuizione

invenzione. L’esempio che si fa è quello di un soggetto assunto per tenere la contabilità o per

occuparsi degli scarichi/carichi di magazzino in una azienda chimica e, per il fatto di trovarsi lì,

inventa un principio chimico innovativo. Sono cose veramente irrealistiche nella pratica. I casi sono

rarissimi in quanto chi di solito non ha competenze tecniche è pressoché impossibile che, stante il

arrivare ad un’invenzione brevettabile. Comunque

livello tecnologico di oggi, riesca ad

che questo si verifichi, la legge prevede che:

nell’eventualità i diritti di brevetto, anche quelli

patrimoniali originariamente spettino al dipendente, proprio perché ha fatto una cosa totalmente al

di fuori delle sue mansioni di lavoro (quindi in questo caso non spettino al datore di lavoro), tuttavia

il datore di lavoro ha il diritto di ottenere dal dipendente la cessione o il trasferimento o la licenza

sul brevetto. Quindi il brevetto spetta al dipendente però il datore di lavoro ha il diritto di farselo

trasferire o di farsi concedere una licenza; e se il dipendente si rifiuta di concederglielo, allora il

datore di lavoro può andare davanti al giudice e far accettare questo suo diritto con una sentenza

costitutiva che gli trasferisca il brevetto.

Queste sono le tre macro categorie in cui il nostro legislatore ha inquadrato le ipotesi di invenzione

fatta da prestatore di lavoro. Nel caso in cui un dipendente intenda interrompere il rapporto di

lavoro e nell’anno successivo alla cessazione, voglia depositare una domanda di brevetto per un

ambito affine a quello dell’azienda, si presume fino a prova contraria che quella invenzione sia

stata conseguita mentre lui era alle dipendenze del datore e che quindi spetti al datore di lavoro. Ci

l’invenzione non diceva

sono stati casi nella prassi in cui il dipendente che raggiungeva nulla,

l’azienda nella quale lavora, e un mese dopo si brevettava l’invenzione a suo nome. In

lasciava

questo caso c’è questa regola che facilita il datore di lavoro: per un anno dopo la cessazione del

rapporto se il dipendente deposita un brevetto in un ambito che rientra in quelli dell’azienda

precedente, il brevetto si presume spetti al datore di lavoro (salvo prova contraria, ovvero che il

dipendente non riesca a dimostrare di averla ottenuta autonomamente). 66

Cose succede se il dipendente si brevetta a proprio nome un’invenzione che spetterebbe al datore

di lavoro? L’art. 118 del Codice parla di azione di rivendica: per questa ipotesi il datore di lavoro

può andare dal giudice e ottenere una sentenza che in primo luogo accerta che il brevetto è suo e

che gli trasferisce il brevetto. E quindi il brevetto in forza della sentenza passa dal dipendente al

datore di lavoro.

• L’art. 65

Invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.):

prevede un’ipotesi particolare per i ricercatori universitari; la disciplina è molto complicata, ma il

sunto è che: i diritti al brevetto spettano ai ricercatori salvo il fatto che una parte dei proventi per lo

sfruttamento di questa invenzione, devono essere versati all’università in cui opera il ricercatore.

La legge non dice nulla per le ipotesi di invenzioni realizzate in forza di un lavoro autonomo o su

consulenti a cui sono state commissionate delle ricerche. Non sono ipotesi strettamente regolate.

Normalmente nella prassi il problema non si pone, perché questi contratti di lavoro autonomo

prevedono sempre espressamente che il brevetto spetti al committente, ovvero chi ha finanziato la

ricerca, ove mai non lo prevedessero, si dice che in base ai principi generali del diritto civile i frutti

dell’opera commissionata spettano al committente.

Questi articoli quindi individuano la persona che è titolare del brevetto e che ha il diritto ventennale

di sfruttamento dell’innovazione.

esclusivo

Ambito di tutela dei brevetti

Determinazione dell’oggetto del brevetto

L’art. 52 del codice della proprietà industriale ci dice qual è il perimetro di questa esclusiva; ci dice

sia l’esclusiva che il

come si fa, una volta che si ha in mano un testo brevettuale, a stabilire quale

brevetto conferisce, ossia fino a che punto si è titolari di un diritto di esclusiva.

l’attività di “interpretazione Quando

La prima cosa da fare di fronte a un brevetto è del brevetto”.

sia l’avvocato sia il giudice,

un avvocato porta davanti a un giudice una causa brevettuale, partono

in cui c’è

da un testo brevettato (come quelli visti a lezione) scritto che, il signore tizio o la società

alfa, hanno trovato un’invenzione con certe caratteristiche; segue la parte di descrizione, che è

quella più ampia, la parte delle rivendicazioni e poi i disegni. La prima domanda che ci si pone è:

guardare per capire qual è l’oggetto protetto dal brevetto?

quali parti devo Sarebbero possibili

tante soluzioni. Consideriamo, a titolo esemplificativo, questa: si potrebbe dire che tutto ciò che è

scritto nel brevetto (in qualunque punto), sia riservato in esclusiva al titolare. In tal senso, se io

scrivessi una certa informazione nella descrizione, ma poi non la riportassi nelle rivendicazioni, ciò

non rappresenterebbe un problema dal momento che tale informazione sarebbe data comunque

diritto ad avere l’esclusiva. Tuttavia, se ragionassimo in questi

come acquisita e si avrebbe quindi

termini, le conseguenze sarebbero inaccettabili: in ambito di brevetti, non c’è solo l’interesse del

titolare ad avere l’esclusiva, ma ci sono anche indirettamente interessi rilevanti da parte dei terzi

concorrenti. Il brevetto conferisce infatti un diritto di esclusiva al titolare, pertanto se io concorrente

riproduco una qualsiasi cosa che rientra nell’oggetto del brevetto, posso essere chiamato in causa

in quanto contraffattore e posso subire una condanna dal giudice il quale oltre a farmi pagare i

danni, mi vieta di fare quella certa attività (su cui io ho peraltro investito del denaro). Il senso è che

i concorrenti devono essere messi in grado di conoscere quale sia l’oggetto di esclusiva del

brevetto. Scrivendo l’informazione in un punto qualsiasi del brevetto, i terzi si troverebbero in una

situazione complicata e di incertezza. Si correrebbe infatti il rischio non solo che i brevetti possano

essere molto ampi, ma che possano essere anche di un numero spropositato. Per intraprendere

un’attività in un certo settore, si dovrebbero leggere decine o centinaia di migliaia di testi

brevettuali e controllare riga per riga tutti questi testi per verificare se ci sia scritto qualcosa che

porta un esclusiva su un certo elemento. Per sopperire a tutto ciò, il legislatore, sia a livello

europeo sia a livello internazionale, dice che il vero oggetto protetto da brevetto deve risultare in

modo chiaro e certo, facendo si che i terzi siano in grado di sapere se sul loro prodotto o

procedimento, ci siano già dei diritti esclusivi.

devono specificamente indicare “ciò

La legge dice che le rivendicazioni che si intende debba

(art. 52.1 c.p.i.), e che

formare oggetto del brevetto” i limiti della protezione (oggetto del brevetto)

sono determinati dalle rivendicazioni; la descrizione e i disegni servono a interpretare le

rivendicazioni (art. 52.2 c.p.i.). Il legislatore ha pertanto stabilito che tutto ciò che forma oggetto del

67

brevetto deve essere indicato nelle rivendicazioni. Le rivendicazioni, di solito, sono poche pagine

cui l’inventore precisa quali sono le caratteristiche per cui viene richiesta la protezione

(2 o 3), in

dell’invenzione. Le rivendicazioni sono molto sintetiche (elenchi puntati o divise per punti) e

soprattutto, si prestano ad essere inserite in banche dati, in modo da essere oggetto di ricerca per

parole chiavi, individuando così i brevetti che hanno determinate caratteristiche.

Tutto ciò ha una conseguenza pratica importante: se si sbaglia a scrivere la domanda di brevetto e

non si inserisce nelle rivendicazioni la caratteristica inventiva, allora su quella caratteristica non si

potrà avere tutela. Si ha protezione solo ed esclusivamente su ciò che si è scritto nelle

rivendicazioni. Pertanto se ci si dimenticasse di riportare nelle rivendicazioni delle informazioni

contenute nella descrizione, su di esse non si avrebbe protezione. In secondo luogo, se non

adottassimo una regola di questo tipo, non potremmo dare agli altri concorrenti del settore la

certezza di cui hanno bisogno. Gli altri operatori del settore devono poter controllare se una cosa è

o non è scritta in quelle rivendicazioni, consultando per parole chiavi le banche dati e capire se

sono oggetto di esclusiva. È quindi una regola necessaria dal punto di vista del mercato.

La legge aggiunge però che le descrizioni, i disegni e gli esempi, servono a interpretare le

Questa cosa si collega ad una affermazione di principio (sempre nell’art.

rivendicazioni. 52 comma

si deve arrivare ad un risultato finale nella determinazione dell’oggetto del

3) secondo cui:

brevetto, per cui si conciliano due interessi contrapporti e che siano ugualmente rispettati. Ovvero

la legge dice che ci deve essere: sia un “equa protezione al titolare, sia una ragionevole sicurezza

dei terzi”. Il titolare

dei diritti deve essere protetto in modo adeguato; i terzi devono però poter

contare su una certa sicurezza nello svolgere la propria attività.

Il problema delle rivendicazioni è che sono molto sintetiche e quindi potrebbe rimanere un dubbio

su quale sia l’esatto significato di una parola, di un numero, ecc. contenuto nelle rivendicazioni. In

questo caso è possibile basarsi sulle altre parti del brevetto, non per integrare o per aggiungere

c’è nelle rivendicazioni, ma per capire

qualcosa che non meglio o chiarire che cosa le

rivendicazioni vogliano realmente dire.

Esempio 1: invenzione su un particolare meccanismo per sigillare i tappi delle bottiglie di plastica

(tappo che si apre e si richiude in modo da poter consumare la bevanda in tempi diversi; tappo

L’invenzione riguarderebbe una particolare caratteristica di questo sistema di

simil Gatorade).

apertura e chiusura del tappo per sigillare la bottiglia. Questa tecnica viene scritta nella descrizione

e si vede bene questo elemento da uno dei disegni del brevetto, ma per una svista di chi ha

redatto il brevetto, questo elemento non è stato scritto nelle rivendicazioni. Non c’è scritto che il

tappo deve avere quell’elemento. Il tribunale, a cui era stato sottoposto questo caso, disse che non

c’era niente da fare, non era possibile integrare le rivendicazioni; si possono solo interpretare le

non c’era nulla da interpretare, perché

rivendicazioni, ma non modificare. In questo caso però

l’elemento non era proprio stato scritto, c’era solo scritto in altre parti del brevetto. Perciò il brevetto

non protegge per questa cosa. Quindi, in questo caso una cosa che totalmente manca nelle

rivendicazioni, non può essere aggiunta. c’è un composto con una certa formula e poi a un

Esempio 2: il brevetto è nel campo chimico,

certo punto nelle rivendicazioni c’è scritto: caratterizzato dal fatto che “l’elemento tale è

sostanzialmente assente”. Cosa vuol dire “sostanzialmente Nel testo del brevetto vi

assente”?

erano delle descrizioni di esempi da cui risultava che la presenza di calcio e sodio non doveva

In questo caso, la caratteristica c’è scritta nelle

essere superiore a 0,001 grammi (ad esempio).

rivendicazioni, ma questa deve essere interpretata andandola a ricercare nella descrizione più

ampia, che tramite gli esempi di laboratorio aiutava a chiarire in termini numerici come funzionasse

volesse dire “sostanzialmente assente”. In questo altro esempio, una cosa che c’è,

o cosa può

essere interpretata o chiarita guardando il resto del brevetto.

Quindi si arriva a dire che il brevetto protegge solo ciò che è al contempo rivendicato e descritto.

Nel senso che se io rivendico una cosa senza descriverla, quella cosa non è spiegata

sufficientemente nelle rivendicazioni, ma non limito la validità della protezione, necessita solo di

ulteriori spiegazioni. Invece se una cosa io la descrivo ma non la rivendico, allora questa cosa non

è protetta.

Bisogna tenere presente la differenza tra il concetto di “contenuto e “oggetto

del brevetto” del

brevetto”: iIl contenuto del brevetto è tutto ciò che è contenuto nel brevetto, in ogni sua parte.

Riassunto, descrizione, rivendicazioni, disegni. Ovvero, se prendiamo un testo brevettuale, è tutto

68

ciò che c’è scritto. L’oggetto del contenuto, solo ciò su cui il titolare del

del brevetto è, all’interno

brevetto ha esclusiva. È solo ciò che risulta dalle rivendicazioni e che ha un certo supporto dalla

del brevetto lo ricostruiamo guardando le rivendicazioni.

descrizione. L’oggetto

Diritto di esclusiva

La legge dopo averci detto cos’è l’oggetto del brevetto, ci dice in che cosa consiste questa

regole sull’esclusiva

esclusiva. Le vengono chiarite dagli articoli 66 e 67, ovvero fin dove arriva la

mia esclusiva su quell’oggetto del brevetto. Questa è la regola generale.

esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel

La legge dice che: facoltà

territorio dello Stato (art. 66.1 c.p.i.). Si tratta del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge

con la concessione del brevetto (art. 53.1 c.p.i.) e ha durata di venti anni decorrenti dalla data di

deposito della domanda di brevetto. Non dice molto.

Più specifiche, sono le regole successive:

• Nel caso di brevetto di prodotto, il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in

commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto (art. 66.2.a c.p.i.). Quindi è vietata qualunque

attività economica relativa al prodotto. Già la semplice produzione è attività riservata al titolare: se

io fabbrico un prodotto protetto dal brevetto, quello è già atto di contraffazione; se io lo uso nella

mia attività, anche se non l’ho fabbricato, il solo fatto di utilizzarlo è comunque contraffazione;

discorso analogo per la vendita e l’importazione di prodotto protetto da brevetto. Quest’ultimo è il

caso in cui io compro, ad esempio, in Cina un prodotto che là è protetto da brevetto e lo importo in

Italia per venderlo; anche questa è contraffazione.

• Il brevetto di procedimento ha una sua appendice particolare: il titolare può vietare a terzi di

applicare il procedimento; può inoltre vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio,

vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento (art. 66.2.b

c.p.i.). Il titolare può vietare a terzi di applicare il procedimento, quindi la prima attività esclusiva è

di replicare. Ma poi vi è una particolarità che riguarda i brevetti di procedimento, in quanto i brevetti

di procedimento non coprono solo il procedimento, ma anche, a certe condizioni e per certi limiti, i

frutti dell’applicazione del procedimento. Infatti la legge ci dice che chi è titolare di un certo

procedimento, può vietare a terzi anche di produrre il prodotto direttamente ottenuto dal

procedimento. Perciò se io ho un’esclusiva sulla fabbricazione di un determinato materiale, il

materiale direttamente ottenuto da quel procedimento rientra nella mia esclusiva.

La grande difficoltà che questa norma pone sta nel determinare cosa si intende per “direttamente

e “non Solo ciò che è direttamente ottenuto rientra nell’esclusiva.

ottenuto” direttamente ottenuto”.

Vi sono due approcci che portano a risultati diversi e non vi è concordia su quale sia quello giusto:

1) Approccio cronologico (approccio più limitativo per il titolare): solo il prodotto che è il risultato

immediato dell’applicazione del procedimento (quindi il primo passaggio dopo l’applicazione del

procedimento) è prodotto direttamente ottenuto. Le elaborazioni ulteriori non sono da considerate

più prodotto direttamente ottenuto. Mettiamo quindi che vi sia un procedimento che porta ad un

certo semilavorato costituito da una lastra di metallo; questa lastra viene poi ulteriormente lavorata

per estrarne una griglia. Secondo questo primo approccio si dice che la lastra, che è il risultato

immediato che esce dall’applicazione del procedimento, è prodotto direttamente ottenuto, e quindi

vi è esclusiva del titolare; mentre il lavorato ulteriore non è prettamente ottenuto dal procedimento,

perché ci sono state lavorazioni ulteriori.

2) Approccio sostanziale (o delle qualità): si considera prodotto direttamente ottenuto, qualunque

prodotto, anche se frutto di lavorazioni ulteriori, che presenta determinate caratteristiche, in quanto

a monte c’era quel procedimento brevettato. Quindi nell’esempio precedentemente fatto: si arriva

alla lastra con determinate caratteristiche grazie all’invenzione di procedimento da cui deriva e

faccio una lavorazione ulteriore; secondo questo ragionamento, il prodotto finale ha delle

caratteristiche che non avrebbe se a monte di tutto ciò non ci fosse stato il procedimento

brevettato.

L’art. 67 rappresenta una regola che facilita il titolare di un brevetto di procedimento nella prova

dell’imputazione di brevetto. A volte l’imputazione al titolare di un brevetto di procedimento è

difficile, invece per un prodotto è più facile vedere la relazione. 69

Nel caso di brevetto di procedimento si presume, fino a prova contraria, che il terzo sia

responsabile di contraffazione se il suo prodotto è identico al prodotto ottenuto con il procedimento

brevettato e se:

a) il prodotto ottenuto con il procedimento è nuovo. Se io con il mio procedimento brevettato

realizzo un prodotto nuovo (ovvero prodotto che prima non esisteva) e un mio concorrente va

sul mercato con lo stesso prodotto, identico a quello ottenuto con il mio procedimento, e che

prima del mio procedimento non esisteva, è ragionevole pensare che mi abbia copiato. Se

così non fosse, dovrà dimostrare lui di non avermi copiato.

b) Se vi è una sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento

brevettato e il titolare del brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il

procedimento effettivamente attuato (art. 67 c.p.i.) allora è il terzo che deve dimostrare di non

essere contraffattore.

Sostanzialmente nel caso di brevetto di procedimento si presume fino a prova contraria, nei casi

elencati dalla norma (art. 67 c.p.i.), che ci sia contraffazione. Normalmente la regola è che se il

titolare del brevetto va dal giudice dicendo che un terzo ha violato il brevetto, è il titolare che deve

dare prova della contraffazione. La regola generale del processo civile è che se io accuso

qualcuno di aver tenuto una condotta illecita, sono io che devo dimostrare che la condotta illecita è

stata tenuta. Dato che per i brevetti di procedimento può essere difficile stabilire che procedimento

un terzo sta attuando nel suo stabilimento, in questi casi particolari stabiliti da questa norma, si

rovescia il cosiddetto onere della prova, cioè si presume fino a prova contraria che ci sia

contraffazione ed è il soggetto accusato che deve fornire lui la prova (se ci riesce) di non aver

compiuto una violazione del brevetto.

Queste sono le regole base della tutela di brevetti di prodotto e di procedimento.

Tipi di contraffazione dei diritti del titolare e quindi dell’esclusiva.

Contraffazione = violazione

1) Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o procedimento

brevettato o comunque delle parti in cui si incorpora l’idea inventiva.

l’ipotesi più semplice: un terzo fa un prodotto o procedimento identico o quasi a quello risultante

È

dalle rivendicazioni. Si copia letteralmente quanto riportato nelle rivendicazioni.

gli elementi in cui si incorpora l’idea

2) Contraffazione per equivalenti: inventiva vengono

sostituiti con elementi diversi, ma equivalenti a quelli descritti e rivendicati nel brevetto (art. 52,

comma 3-bis, c.p.i.). Vi è equivalenza se il prodotto o procedimento del terzo, pur essendo diverso

da quello brevettato, attua la medesima idea inventiva protetta dal brevetto.

Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto si tiene nel dovuto conto ogni

elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Il problema è questo: la tutela

una tutela della idea inventiva sottostante all’invenzione. Questa idea inventiva viene

brevettuale è

poi realizzata in un certo modo. Abbiamo un testo brevettuale con delle rivendicazioni che dicono

dell’idea inventiva

che il prodotto/processo ha certe caratteristiche, che sono una attuazione

sottesa al brevetto. Però è possibile che un terzo vada sul mercato con un prodotto che non è

letteralmente identico a quello brevettato e che tuttavia ne copia, seppur con una struttura diversa,

Se fossimo nel campo del diritto d’autore, dove

la stessa idea di soluzione del problema tecnico.

c’è tutela solo della forma espressiva, non ci sarebbe problema: se io non copio la forma

non c’è contraffazione. Per i brevetti non è così semplice: i brevetti tutelano l’idea

espressiva,

inventiva, comunque espressa/declinata, e quindi è possibile che la stessa idea sia copiata e

messa in atto anche in modo diverso da come l’ha messa in atto l’inventore nel suo brevetto.

Esempio: caso nel quale il Tribunale di Milano nel 1992 ha messo a fuoco questo problema della

equivalenza. Il brevetto riguardava un oggetto di uso quotidiano (apparecchio depilatore: Epilady).

l’apparecchio, lo

Il soggetto che vendeva sul mercato aveva anche inventato e brevettato. Nella

motivazione della sentenza, l’oggetto del brevetto, ossia ciò che era rivendicato, era descritto

come: “apparecchio depilatore costituito da un manico impugnabile, sul quale era installata una

molla dotata di spire metalliche. L’apparecchio era azionato da un motore che faceva ruotare

questa molla, la quale, ad alta velocità, faceva si che le spire si aprissero, agganciassero il pelo e

si richiudessero, estirpando il pelo. Un terzo va sul mercato con un prodotto concorrente: fa anche

lui un apparecchio depilatore avente gli stessi elementi del precedente con la differenza che al

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posto della molla aveva un cilindretto di gomma nel quale erano stati praticati dei tagli che

funzionavano con lo stesso principio dell’apparecchio precedente (si apriva e chiudeva ad alta

velocità). Il titolare del brevetto fa causa.

brevetto è tutela dell’idea inventiva, il prodotto del terzo

Il tribunale ha detto: il non ha copiato

l’elemento della molla però è anche vero che funziona come il primo, ossia l’idea di funzionamento

Sostanzialmente se l’idea

è la stessa. rivelata è questa, il fatto che poi si apponga una molla o un

gomma cambia poco (soluzione tecnicamente equivalente). Il Tribunale ha detto che c’è

cilindro di

violazione del brevetto, non c’è contraffazione diretta o letterale, ma c’è contraffazione per

equivalenti.

I problemi di contraffazione per equivalenza sono difficili proprio perché si parte da una situazione

in cui a livello letterale ciò che fa il terzo è diverso da quello che è scritto nel brevetto e si deve

andare a vedere se quello che fa il terzo, pur non essendo identico a ciò che è scritto nel brevetto,

copia la stessa idea di soluzione che sta alla base del brevetto. I giudici per fare questa verifica

seguono due approcci:

• Approccio della ovvietà della soluzione del terzo: bisogna andare a vedere se per il tecnico

del ramo è evidente che quella soluzione permette di attuare la stessa idea inventiva ossia se la

soluzione strutturale è ovvia per il tecnico medio (es. per un tecnico medio è banale e scontato

Se la risposta è si c’è violazione).

sostituire la molla con il cilindretto?

• Negli ultimi anni i nostri giudici tendono ad applicare un criterio diverso, più articolato, di

provenienza americana: il cosiddetto test triplo. Si verificano tre elementi: funzione, modo e

risultato. Si va a vedere se la realizzazione del terzo svolge la stessa funzione del brevetto, se la

svolge nello stesso modo e se arriva allo stesso risultato. Nel valutare il risultato si guarda anche a

un dato qualitativo, cioè di efficienza del risultato per cui magari il risultato è lo stesso (eliminazione

peli) però può essere che la soluzione del terzo sia qualitativamente migliore. Se tutti questi

elementi sono pressoché gli stessi, allora c’è violazione.

3) Contraffazione indiretta: un terzo fornisce a un altro soggetto mezzi univocamente destinati a

essere usati per violare il brevetto o comunque mezzi che egli sa che saranno impiegati a questo

scopo. “contributory infringement”: infringement è contraffazione, contributory invece

In inglese si chiama

significa “che contribuisce”, ad un altro di violare il brevetto. Sono casi un po’

che permette

particolari, in cui un soggetto fa un’attività che in sé è perfettamente lecita, ma poi i risultati di

quell’attività sono forniti a un terzo soggetto e destinati ad essere usati da questo per violare il

c’è un

brevetto. Quindi il fornire a terzi mezzi univocamente destinati a violare il brevetto. Esempio:

brevetto di procedimento, che prevede che a un certo punto del procedimento si usi una

determinata sostanza chimica per attuare il procedimento. Il brevetto è sul procedimento, la

sostanza chimica non è protetta (fabbricare e vendere la sostanza chimica è perfettamente lecito).

Però supponiamo che io invece fabbrichi e venda quella sostanza per fornirla a chi copia il

procedimento e si serva della sostanza chimica che io vendo per mettere in atto il procedimento e

quindi di fare contraffazione. La mia attività di fabbricazione sarebbe di per sé lecita, ma diventa

contraffazione perché ne faccio lo strumento che permette ad altri di violare il brevetto.

La terza ipotesi è abbastanza rara. La prima si manifesta, ma è abbastanza semplice da verificare.

Il vero problema è la seconda ipotesi, che si verifica spesso nella pratica; si tratta di andare a

se c’è contraffazione.

vedere con il test funzione-modo-risultato

Esempio: caso deciso dalla Corte di Cassazione nel 2011. È un caso limite per stabilire

l’equivalenza Ci sono state quattro sentenze: due hanno detto che c’era

o la non equivalenza.

contraffazione e due che non c’era contraffazione. Si tratta di un brevetto europeo della Barilla,

riguardante un impianto di essicazione delle sfoglie di pasta delle lasagne. Il brevetto risolve

problemi riscontrati in precedenza grazie ad un sistema in cui si mettono delle piastre verticali (e

non più orizzontali) che bloccano in verticale la sfoglia tra due piastre in modo che l’ingombro è

ridotto di più della metà e inoltre la sfoglia non può muoversi, rimanendo perfettamente liscia. Il

problema è come fare arrivare l’aria a contatto con la sfoglia. Il brevetto prevedeva dei fori sulla

superficie delle piastre in modo che l’aria passando in orizzontale tra i fori asciugava la pasta.

Nelle rivendicazioni diceva per l’appunto che le piastre dovessero essere forate. Il terzo fa un

impianto in sé simile, ma non usa delle piastre forate bensì con delle scanalature verticali e in

queste scanalature l’aria entrava dall’alto. Il titolare accusa il terzo di averlo copiato: contraffazione

71

detto che effettivamente c’è

per equivalenza. La Cassazione, che è poi quella che ha deciso, ha

C’è effettivamente la stessa idea inventiva di bloccare la pasta tra piastre

stata contraffazione.

verticali e il fatto di far passare dell’aria attraverso per far asciugare la pasta (scanalature anziché

fori fanno poca differenza).

Invenzioni derivate e brevetti dipendenti

Vediamo ora una situazione particolare, regolata dal codice della proprietà industriale che tiene

conto di un fenomeno che accade frequentemente nella prassi, ossia che un’invenzione si inneschi

precedenti. Questo perché l’invenzione è di tipo incrementale, non c’è invenzione ex

su invenzioni

novo, molto spesso si innesca su brevetti precedenti, su brevetti anteriori, su conoscenze anteriori,

su invenzioni precedenti di terzi. La legge dice: Un’invenzione può derivare da una precedente

invenzione. In particolare si possono avere: invenzioni di perfezionamento (viene perfezionata,

migliorandola e sviluppandola, l’idea di soluzione di un problema tecnico alla base di una

precedente invenzione); invenzioni di combinazione (vengono combinati e coordinati elementi e

(un’idea di soluzione di un problema tecnico viene

mezzi già noti); invenzioni di traslazione

“trasferita” e applicata in un altro settore).

Vediamo ora da vicino le categorie delle invenzioni derivate, cioè invenzioni che si innescano su

una precedente invenzione: è un invenzione che consiste nel prendere un’idea di

1) Invenzione di perfezionamento:

soluzione alla base di una precedente invenzione (quindi un certo prodotto/procedimento) e di

migliorare, perfezionare quell’idea di prodotto/procedimento. c’è dispositivo

sviluppare, Esempio:

costruito in un certo modo io scopro che modificando una parte di quel dispositivo, magari

sostituendone una parte con un’altra, quel dispositivo funziona ancora meglio. Quindi il dispositivo

ovvero l’oggetto dell’invenzione è lo stesso ma ne faccio una modifica che lo perfeziona. Oppure

c’è un certo procedimento di un materiale che ha determinate fasi, io modifico una di queste fasi,

trovo il modo per rendere il procedimento più efficiente modificando o sostituendo una di queste

fasi. Quindi il concetto di perfezionamento è che si parte da un qualche cosa che già esiste e lo si

migliora, lo si rende più efficiente sempre nella soluzione del problema tecnico che il procedimento

risolve.

2) Invenzione di combinazione: si prendono due elementi o mezzi già noti e li si combina tra loro.

Molto spesso la combinazione è banale e scontata, alla portata del tecnico medio. Ovvero prendo

si esaurisce in questo c’è ben poco di

due cose già note e le unisco: se la mia innovazione

inventivo; si sa che possono funzionare insieme e li unisco. Ci sono però anche casi di vera e

propria invenzione per combinazione quando combinando due elementi già noti emerge una

combinazione con effetti sorprendenti o imprevisti.

Esempio: due dispositivi meccanici accoppiati in un certo modo, danno un risultato sorprendente,

originale, imprevedibile. Oppure in campo chimico due composti chimici vengono uniti e la loro

combinazione ha degli effetti sorprendenti, magari presentano delle proprietà che i singoli composti

non presentano.

Quello che dicono spesso i giudici è che se la combinazione è una semplice giustapposizione di

elementi noti che non danno alcun un vantaggio ulteriore, non c’è invenzione brevettabile; se

invece questa unione crea un effetto sinergico, sorprendente, ci può essere un elemento di

inventività e quindi un’invenzione di combinazione.

3) Invenzione di traslazione: soluzione di un problema tecnico in un settore che viene applicata

(“trasferita”) in un diverso settore della tecnica (abbiamo già visto in precedenza questa

c’è un macchinario per tagliare il legno, che serve anche per tagliare anche

fattispecie). Esempio:

pezze di stoffa compresse in modo da avere consistenza simile a quelle del legno, io ho un

macchinario che risolve il problema tecnico di tagliare il legno in un certo modo, trasferisco questa

idea di soluzione al settore delle stoffe. Oppure c’è macchinario che serve per lavorare il metallo,

lavorare anche il vetro: viene traslata l’idea di soluzione da un settore

io capisco che può servire a

all’altro.

Oppure altra cosa frequente in campo farmaceutico: c’è un composto chimico che serve a curare

una certa malattia e si scopre che quello stesso composto può servire anche per un uso diverso,

per curare un'altra malattia. Sono i cosiddetti casi di invenzione di nuovo uso in campo chimico:

cioè c’è un composto noto con uso alfa e viene scoperto che è possibile anche l’uso beta, in questi

72

casi io prendo un’idea di soluzione già nota in un settore e l’inventività sta nello scoprire che quella

stessa idea funziona anche in un settore diverso.

Che disciplina hanno queste categorie? Dal punto di vista della brevettabilità non hanno nessuna

disciplina particolare, valgono le regole che abbiamo già visto precedentemente. Se queste

innovazioni sono cose nuove ed originali (non evidenti per il tecnico medio) allora si possono

brevettare, secondo i principi generali. Si può avere un brevetto che copre il perfezionamento, la

combinazione e la traslazione secondo i principi generali.

Per quanto riguarda l’ambito di tutela vale la regola generale: chi brevetta validamente un

perfezionamento, una combinazione, una traslazione avrà tutela verso i terzi che si rendono

contraffattori del brevetto secondo le stesse regole della contraffazione già viste in precedenza.

La legge inserisce una disposizione particolare relativa alle invenzioni derivate nel secondo

comma dell’articolo 68 del codice: Secondo le regole generali, l’invenzione derivata può essere

brevettata se ha tutti i requisiti previsti dagli artt. 45 ss. c.p.i. Tuttavia, se l’attuazione

dell’invenzione derivata implica l’attuazione della precedente invenzione e questa è ancora coperta

da brevetto (in altre parole: se per attuare l’invenzione derivata è necessario utilizzare un prodotto

o un procedimento ancora coperti da un brevetto anteriore), il brevetto sull’invenzione derivata è

detto “brevetto Un brevetto dipendente, anche se pienamente valido, non può

dipendente”. anteriore “principale” (art. 68.2 c.p.i.);

essere attuato senza il consenso del titolare del brevetto

senza questo consenso vi è contraffazione. Sono però possibili, a certe condizioni, le licenze

obbligatorie (v. artt. 71-73 c.p.i.) (*).

Le invenzioni derivate si innescano su invenzioni precedenti, sfruttano quindi gli insegnamenti di

altre invenzioni e quindi ci si può trovare in una situazione particolare tale per cui l’invenzione

derivata è in sé originale e brevettabile, ma non può essere messa in pratica senza attuare

l’invenzione precedente da cui la seconda deriva. Pensiamo al caso di un perfezionamento: c’è un

dispositivo brevettato, io modifico un componente di questo dispositivo e lo faccio funzionare

meglio. Se questa è una cosa originale, questo perfezionamento può essere brevettato. Però il

dispositivo è sempre quello base, per cui nel momento in cui dovessi produrre e vendere questa

miglioria attuerei anche il brevetto base cioè quello sul dispositivo che io ho migliorato. La legge

situazione di questo tipo, ossia se per attuare un’invenzione derivata

dice che, se ci si trova in una

è necessario sfruttare insegnamenti di un’invenzione precedente ancora protetta da brevetto, io

innovatore, non posso sfruttarla senza avere il consenso del titolare del primo brevetto (brevetto

principale). Sono situazioni che riguardano il cosiddetto brevetto dipendente: un brevetto è

dipendente quando non può essere attuato senza aver un consenso da parte del titolare del

brevetto precedente (di base), sul quale il brevetto dipendente si innesca. Senza tale consenso, vi

è contraffazione.

Non tutte le invenzioni derivate sono anche necessariamente dipendenti: ci sono casi in cui si

realizza un’invenzione partendo da una conoscenza oggetto di brevetto anteriore senza che però

ci si trovi nella situazione in cui, per attuare tale brevetto, si debba attuare anche quello anteriore.

Bisogna vedere caso per caso. In linea di massima si dice che i perfezionamenti e le combinazioni

sono DIPENDENTI, perché nel caso del perfezionamento io miglioro un certo procedimento, ma il

procedimento è sempre quello e quindi io attuo quel prodotto/procedimento di base per poi

sfruttare le migliorie che ho apportato; stessa cosa per le invenzioni di combinazione: si tende a

dire che mettendo insieme le 2 conoscenze anteriori io le sfrutto per ottenere questo risultato

derivante dalla combinazione. Invece si dice che le invenzioni di traslazioni NON dovrebbero

poiché pur attuando l’idea di soluzione già trovata da un altro, in questo caso

essere DIPENDENTI

si passa da un settore diverso, e quindi in questo caso non si attua quella stessa idea di soluzione

poiché si risolve un problema diverso. Quindi in linea di massima non c’è dipendenza perché non

c’è attuazione di soluzione anteriore.

La categoria dei brevetti dipendenti è molto particolare: si ha un brevetto che è al 100% valido, ma

che è vincolato perché dipende da un altro brevetto e quindi non può essere sfruttato senza il

consenso del titolare del brevetto principale. Ciò significa che il titolare del brevetto dipendente

deve accordarsi con il titolare del brevetto principale per poter sfruttare il brevetto (generalmente

dietro versamento di un corrispettivo in denaro).

La parte sottolineata, relativa alle licenze obbligatorie (*), la vedremo dopo. Sono possibili a certe

condizioni le licenze obbligatorie: sono casi in cui il titolare del brevetto dipendente può essere

73

autorizzato a sfruttare il brevetto anche senza il consenso del titolare del brevetto base.

Riassumendo: bisogna tenere presente il concetto di invenzioni derivate, cioè che derivano da un

innovazione precedente e che le innovazioni derivate possono, non sempre, mettere capo a

brevetti dipendenti. La “dipendenza”, dice la legge, evidenzia situazioni tali per cui per attuare una

invenzione devo necessariamente avere il permesso del titolare del brevetto principale per poterle

attuare. Brevetti validi, ma vincolati!

Usi leciti dell’invenzione altrui

1) Atti compiuti in ambito privato a fini non commerciali: il legislatore vuole evitare che il

che ha acquistato un prodotto brevettato su cui c’era però contraffazione e che lo utilizza

privato

senza finalità commerciali, possa essere lui direttamente perseguito per contraffazione. Quindi il

legislatore vuole evitare degli atti di intrusione nella sfera di soggetti che non operano nel

commercio. La legge dice quindi che il titolare del brevetto può andare a prendersela con i veri

responsabili di contraffazione, con i concorrenti, con chi opera nel commercio, con i distributori,

con chi rivende i prodotti contraffatti, ma non può fare causa al privato cittadino che senza finalità

commerciali acquista un prodotto contraffatto per conto suo. Anche perché magari ci sono

situazioni in cui il privato non ha neanche modo di sapere che quel prodotto è oggetto di

contraffazione. Quindi l’interesse che il legislatore ha voluto preservare è il porre al riparo i privati

per azioni di contraffazione per attività che non hanno rilievo commerciale.

2) Uso in via sperimentale: la logica di fondo del sistema dei brevetti è quello di stimolare il

progresso tecnico; sarebbe contradditorio con questa finalità il vietare usi dell’invenzione

brevettata che non si rivolgono al commercio (e quindi non sono rivolti a fare concorrenza al

titolare del brevetto, copiare la sua invenzione per mettere sui mercati dei prodotti copia), ma che

invece consistono nell’utilizzare la conoscenza brevettata per creare ulteriore conoscenza. “Uso in

vuol dire utilizzare un’invenzione brevettata per superarla, per creare ulteriore

via sperimentale”

innovazione, per finalità di ricerca.

Secondo la posizione prevalente però, l’eccezione copre solo la vera ricerca, cioè la ricerca volta

all’ottenimento di nuove invenzioni, di nuove conoscenze. Si tende invece a dire che se mi limito a

sperimentare il prodotto altrui non per migliorarlo, non per creare nuove conoscenze, ma per

capire come è fatto e quindi per poi poterlo replicare questa è un’eventualità non coperta

dall’eccezione sperimentale.

La finalità di questa eccezione è evidente: consentire di sfruttare la conoscenza brevettata per

creare ulteriore conoscenza. Questo si collega al fatto che nei brevetti l’invenzione deve essere

spiegata: l’inventore deve rivelare nella descrizione in che cosa consiste la sua invenzione per

In questo sta l’eccezione:

ottenere i famosi 20 anni di esclusiva. la legge dice che lo sfruttamento

economico sul mercato avviene nei 20 anni di esclusiva, ma quello che un inventore ha rivelato

nella domanda di brevetto fa si che gli altri ricercatori non debbano aspettare 20 anni per un

utilizzo sperimentale. Per tale utilizzo possono farlo subito; questa eccezione fa sì che dopo 18

mesi dalla pubblicazione della domanda di brevetto, si possa fare ricerca, sperimentazione

partendo da quelle conoscenze e questo non costituisce contraffazione.

Studi e sperimentazioni per l’ottenimento di una autorizzazione all’immissione in

3)

commercio di un farmaco: eccezione specifica per il settore farmaceutico: questo settore ha

una particolarità che vede una vera e propria spaccatura tra case farmaceutiche cosiddette

originator, volte al conseguimento di ricerca di nuovi principi attivi, di nuovi farmaci, ecc. e case

farmaceutiche cosiddette genericiste, che puntano invece ad entrare sul mercato alla scadenza

della copertura brevettuale dei farmaci delle originetor con dei farmaci copia che sfruttano

legittimamente l’invenzione brevettata alla scadenza del brevetto. Da un versante e dall’altro ci

sono ragioni di tutela: da un lato il legislatore incoraggia l’attività degli originator nel senso che la

loro attività è necessaria per l’investimento in ricerca e per l’ottenimento di nuovi farmaci e dall’altra

incoraggia anche l’attività dei genericisti che, giustamente, a brevetto scaduto ne sfruttano gli

insegnamenti.

I farmaci dei genericisti, intervenendo su un brevetto scaduto e non dovendo avere particolari costi

di ricerca, possono andare sul mercato con un farmaco a prezzo inferiore, con vantaggi evidenti a

pazienti che hanno la disponibilità di un farmaco a un prezzo ridotto e anche della spesa sanitaria

nazionale (per i farmaci rimborsabili, nel momento in cui è disponibile il farmaco generico ad un

74

prezzo inferiore, il servizio sanitario nazionale rimborsa solo il prezzo del genericista e non

dell’originator).

Da un lato gli originator devono poter sfruttare a pieno i loro brevetti e devono avere la

remunerazione per i loro brevetti, dall’altro lato però è anche giusto che a brevetto scaduto sia

pienamente consentita l’attività dei genericisti che possono fare farmaci copia del brevetto scaduto.

Tutti i farmaci possono andare sul mercato solo se sono stati approvati, cioè se hanno ottenuto

un’autorizzazione al commercio dalle autorità competenti (in Italia le autorizzazioni sono lasciate

dall’autorizzazione italiana del farmaco, AIFA). Le procedure di autorizzazione al commercio sono

lunghe, il problema è questo: se il genericista dovesse attendere la scadenza del brevetto non solo

per andare sul mercato, ma anche per richiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio del

copia, in realtà l’esclusiva dell’originator durerebbe di più, perché il genericista

suo farmaco

dovrebbe aspettare i 20 anni di esclusiva, fare tutta la procedura, e solo dopo eventuali altri anni

avere la possibilità di andare sul mercato. Il legislatore dice che in questo modo si finirebbe per

prolungare la protezione brevettuale, e si permetterebbe, per gli anni necessari ad ottenere

l’autorizzazione, una situazione di monopolio senza la possibilità di andare sul mercato dei farmaci

genericisti. fermo restando che il genericista non può vendere il prodotto finché c’è brevetto,

Il legislatore dice:

tuttavia viene consentito al genericista di giocare d’anticipo sulle procedure di autorizzazione

all’immissione in commercio del farmaco: cioè può chiedere l’autorizzazione all’immissione in

commercio e fare tutta la procedura prima della scadenza, in questo modo nel momento in cui il

brevetto scade, il genericista è pronto ad andare sul mercato e in questo modo c’è una

concorrenza effettiva e il monopolio brevettuale non viene prolungato.

Quindi questa eccezione dice: è possibile utilizzare il principio attivo brevettato per fare studi e

sperimentazioni necessari per ottenere già anticipatamente alla scadenza del brevetto,

l’autorizzazione all’immissione al commercio del farmaco.

La legge precisa che però tutte queste attività che il genericista può fare per avere l’autorizzazione

alla vendita del suo farmaco copia, devono essere limitate a ciò che è strettamente necessario per

ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio (tutti i campioni, tutte le verifiche e controlli

che devono essere fatti per avere autorizzazione). Esempio: il genericista non può già fabbricare in

anticipo i quantitativi di prodotto da vendere dopo, per fabbricarli dovrà aspettare la scadenza del

brevetto. Oppure il genericista li fabbrica all’estero, dove non c’è il brevetto, e a brevetto scaduto li

importata in Italia, e quello va bene nel senso che non è un’attività illecita.

4) Preparazione estemporanea e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica,

purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente (c.d. eccezione galenica):

questa eccezione è sempre relativa al campo farmaceutico. Viene chiamata eccezione galenica

e consiste nella preparazione estemporanea di medicinali nelle farmacie su ricetta medica. Ci

possono essere situazioni in cui, per un tipo di malattia o per condizioni personali di un paziente,

non sono disponibili sul mercato dei farmaci appropriati. Magari per i farmaci che già ci sono il

paziente è intollerante o ci sono delle controindicazioni. Qui la legge dice che il medico può

prescrivere che il farmacista realizzi un farmaco su misura per il paziente che ne ha bisogno,

utilizzando un principio attivo che è brevettato. Si garantisce la possibilità di realizzare un farmaco

per un paziente anche se su quel principio attivo c’è un brevetto. Si deve però trattare di una

situazione eccezionale, solo per soddisfare le esigenze di quel paziente, non ci si può dedicare ad

un’attività di realizzazione industriale di principi attivi.

Le eccezioni ai punti 3 e 4 sono casi di tutela per la salute pubblica.

Diritto di preuso

Sempre nell’art. 68 è regolata un’altra fattispecie che, secondo alcuni, può essere assimilata a

un soggetto realizza un’invenzione, inizia a sfruttarla

questi usi leciti. È una situazione particolare:

e non la brevetta. Successivamente, indipendentemente, un altro soggetto realizza la stessa

invenzione per conto proprio e deposita la domanda di brevetto.

Se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo, ha reso quella informazione accessibile al pubblico,

il problema non si pone perché si tratta di una conoscenza che secondo le regole generali fa parte

dello stato della tecnica e quindi a quel punto non la brevetta né il primo né il secondo perché è un

caso classico di mancanza di novità (predivulgazione). 75

che la legge regola nell’art.68.3 è che il primo soggetto ha sfruttato

La situazione particolare

l’invenzione, non brevettandola, ma in modo che questa invenzione non sia stata resa accessibile

al pubblico.

Esempio: io realizzo un procedimento innovativo, lo uso nel mio stabilimento e lo so solo io e

nessuno lo vede e nessuno sa in che cosa consiste quel procedimento, quindi uso il regime di

segreto. Però non l’ho brevettata. Supponiamo che l’altro mette a punto il procedimento identico,

non sa che io lo sto facendo, e lo brevetta. Situazione particolare: qui non c’è mancanza di novità

nel senso che né il primo né il secondo ha divulgato e l’informazione non è nello stato della

tecnica. Dunque bisogna capire se il secondo brevetto è valido o meno e se il primo ha dei diritti o

no.

La legge detta la regola: il brevetto del secondo arrivato è valido (il brevetto è suo), perché

l’informazione non era accessibile, non faceva parte dello stato della tecnica e lui ha fatto una cosa

che è nuova, originale e ha brevettato per primo; “meglio per lui!” (la legge favorisce la

brevettazione). Però a quel punto il secondo arrivato potrebbe anche fare causa di contraffazione

al primo. La legge dice che il secondo si tiene il suo brevetto (il brevetto è suo) e può farlo valere

verso tutti, però non potrà prendersela con chi già sfruttava l’invenzione prima di lui. Il primo che

l’invenzione, perché c’era già arrivato per conto proprio anteriormente,

ha preusato potrà

continuare ad utilizzarla e quindi è salvo il diritto di preuso (in questo senso è associato agi usi

leciti) a queste 2 condizioni:

• Il preuso deve essere avvenuto nei 12 mesi anteriori al deposito della domanda di brevetto;

• Il terzo può continuare, ma solo nei limiti del preuso: quindi non può espandere la sua attività di

sfruttamento del brevetto e, secondo la posizione prevalente, non la può espandere né in senso

territoriale andando a coprire mercati territoriali diversi da quelli in cui operava prima, né dal punto

di vista quantitativo, come numero di prodotti immessi sul mercato.

Esaurimento

Abbiamo già parlato nel diritto d’autore del principio di esaurimento, cioè la regola per cui se un

esemplare di prodotto coperto da brevetto viene venduto sul mercato col consenso del titolare,

quell’esemplare può liberamente circolare; quindi dopo una prima vendita legittima col consenso

del titolare, il titolare non può opporsi ad un ulteriore circolazione del prodotto. Come per il diritto

d’autore, c’è esaurimento sul singolo esemplare venduto solo però se questa vendita avviene in

Italia o nel territorio dell’Unione Europea (art. 5 c.p.i.). Se la vendita è avvenuta, pur con il

consenso del titolare, al di fuori dell’Unione Europea, il titolare si può opporre all’importazione per

cui se ha venduto negli Stati Uniti può opporsi all’importazione di prodotti da lui venduti negli Stati

Uniti, in Italia o nell’Unione Europea.

Cessione e licenza

I brevetti possono essere oggetto di disposizione da parte del titolare; attribuiscono al titolare delle

esclusive di sfruttamento: il titolare ha un titolo brevettuale con un suo valore più o meno alto sul

mercato a seconda del valore dell’invenzione brevettata; può sfruttare il proprio brevetto, oppure

può disporne con contratti di cessione o con contratti di licenza.

• La cessione di brevetto si inquadra, come tipo contrattuale, con una compravendita: contratto

con cui il titolare trasferisce (vende) i diritti sul brevetto a un altro soggetto. Quindi un altro soggetto

subentra nella titolarità del brevetto, e acquisisce i diritti sul brevetto diventando lui titolare.

Normalmente la cessione del brevetto è a titolo oneroso cioè la cessione del brevetto avviene a

fronte del pagamento di un corrispettivo.

• Più frequente e più concessa nella pratica è la licenza di brevetto. La licenza è un contratto

diffusissimo sia per i brevetti che per i marchi: è un contratto con cui il titolare (licenziante), non

cede la titolarità del brevetto, però autorizza un terzo (licenziatario) a utilizzare/sfruttare

l’invenzione brevettata. Quindi abbiamo un titolare che assume le vesti di un licenziante e un terzo

che assume le vesti di un licenziatario. I contratti di licenza hanno una logica commerciale

rilevante: può darsi che il titolare per ragioni sue non voglia sfruttare il proprio brevetto o può darsi

che il titolare non abbia i mezzi per sfruttarlo (es. enti di ricerca che non hanno i mezzi per sfruttare

il brevetto e quindi hanno bisogno di un imprenditore che lo sfrutti perché ha questi mezzi). La

licenza quindi è uno strumento che consente di attuare il brevetto concedendolo (in licenza) ad un

76

altro soggetto che dispone di questi mezzi e permette al titolare uno sfruttamento economico del

brevetto che altrimenti non potrebbe compiere. Oppure ci sono casi in cui io, titolare di un

brevetto, opero solo su un mercato nazionale e non ho in mezzi o le competenze per operare su

un altro mercato nazionale. Il fatto di dare in licenza il brevetto mi permette di operare su un altro

mercato, moltiplicando in modo esponenziale le possibilità di sfruttamento del brevetto avvalendosi

dell’attività di terzi. È una situazione che va a beneficio di entrambi perché il titolare guadagna dal

fatto che il brevetto può essere sfruttato in territori diversi con potenziali acquirenti che lui non

potrebbe raggiungere senza il licenziatario, e il licenziatario guadagna perché ha la possibilità di

sfruttare l’invenzione brevettata per usi che non potrebbe realizzare senza il consenso del titolare.

Situazione vantaggiosa in entrambi i casi: permette di realizzare profitti che da soli non potrebbero

fare.

Lo schema tipico del contratto di licenza: Tizio, titolare licenziante, autorizza Caio, terzo

licenziatario, a sfruttare l’invenzione brevettata. Le condizioni contrattuali sono rimesse alle parti

(può essere limitata ad un certo territorio, a certi prodotti, per un certo periodo di tempo, ecc.).

Tipicamente la licenza è onerosa e quindi il licenziatario deve remunerare il titolare del brevetto; la

cosa più infrequente nella pratica è il sistema dei cosiddetti canoni o royalties: sostanzialmente si

prevede che una % del fatturato o degli utili realizzati con lo sfruttamento dell’invenzione, sarà

versata a scadenza prestabilite (ogni 3 mesi, o ogni 6 mesi, o ogni anno, ecc.) dal licenziatario al

titolare. È il licenziatario che incassa, che fattura, e su quello che ha incassato versa una % al

titolare. Nella pratica gli accordi di licenza possono essere molto + complessi, o magari si

contrattuali più grandi, comunque è rimesso all’autonomia delle parti.

inseriscono in accordi

È possibile la clausola di esclusiva, questa se inserita nel contratto consiste in un impegno del

titolare a non concedere altre licenze (e quindi non ci saranno altri licenziatari) e si impegna anche

a non sfruttare lui in proprio l’invenzione: il licenziatario come esclusiva è l’unico a poter sfruttare

l’invenzione brevettata. È una clausola forte a favore del licenziatario, che si traduce in una logica

di mercato in corrispettivi superiori a carico del licenziatario proprio perché acquista la possibilità di

utilizzare unicamente lui il brevetto ed escludere altri concorrenti dallo sfruttamento dello stesso.

Altra clausola che a volte è inserita è quella dei minimi garantiti: il titolare del brevetto si cautela

dicendo che se il licenziatario non arriva a un certo fatturato, un minimo gli deve essere in ogni

caso garantito. Possono anche essere previste le cosiddette entry fees: cioè canoni versati

anticipatamente alla fase di stipula del contratto.

Cessione e Licenza sono contratti a forma libera. Ciò significa che non è prevista alcuna forma

scritta obbligatoria a pena di nullità e si possono concludere anche verbalmente. Di regola sono

contratti così complessi dove ci sono esigenze di prova scritta, per cui è rarissimo che si

concludono verbalmente.

Ci sono comunque contratti conclusi verbalmente o per fatti concludenti: succede soprattutto

all’interno dei gruppi di società. Il brevetto è intestato alla holding e poi c’è una controllata

operativa che sfrutta il brevetto anche se non hanno stipulato un accordo scritto di sfruttamento.

Quindi questa è la situazione che si presenta quando tutto è rimesso all’autonomia delle parti

(piena autonomia contrattuale): due soggetti si accordano per strutturare una licenza.

Licenze obbligatorie

Tipicamente il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia se concedere o meno

una licenza. Tuttavia, in alcuni casi, se il titolare si rifiuta di concedere una licenza volontaria, il

terzo può chiedere e ottenere una licenza obbligatoria. Il legislatore in questi casi tiene conto di

situazioni in cui l’esclusiva potrebbe entrare in contrasto con interessi di terzi meritevoli di tutela.

Ci sono dei casi in cui non è giustificato che il titolare non conceda licenza, ossia casi in cui è

giusto che ci sia una licenza e il brevetto venga sfruttato dal terzo: la logica è quella del tenere

conto del fatto che le esclusive, i monopoli, possono in certi casi andare a scapito di interessi di

È sempre un problema di bilanciamento tra un’esigenza del titolare e un’esigenza di terzi che

terzi.

però a loro volta hanno un interesse meritevole di tutela.

La legge dice che in certi casi eccezionali il rifiuto alla licenza non è giustificato: è necessario che

si conceda al terzo la possibilità di sfruttare il brevetto anche se il titolare non vuole per cui il terzo

può ottenere una licenza obbligatoria. Licenza obbligatoria fa pensare al fatto che il titolare del

è così. Con il termine “obbligatorio” si intende dire

brevetto venga obbligato a dare licenza, non 77

che interviene la pubblica amministrazione, nella fattispecie il Ministero dello Sviluppo Economico,

che emana un atto amministrativo che autorizza il terzo a sfruttare il brevetto anche senza il

consenso del titolare. Il terzo che è autorizzato ad avere licenza obbligatoria deve fare domanda di

istanza all’Ufficio Brevetti e Marchi, si fa il procedimento e se ci sono i presupposti, con decreto del

Ministero viene concessa questa licenza obbligatoria.

Quali sono le situazioni eccezionali per cui un terzo, in deroga del potere di disposizione del

titolare può ottenere la licenza obbligatoria? Sono due i casi:

1) Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto (art. 70 c.p.i.):

brevettata si suppone che abbia una sua utilità, ossia che serva a soddisfare dei

l’invenzione

bisogni, delle esigenze; se l’invenzione non viene attuata, si può verificare una situazione per cui,

dice la legge, “si verifica una sproporzione con i bisogni del Paese”. Vi è un’esigenza che

l’invenzione venga attuata e non viene attuata.

Esempio: invenzione su un principio attivo di un farmaco. Immaginiamo che un soggetto abbia un

di sfruttarlo. C’è un

brevetto di questo tipo e non lo sfrutti, lo tiene nel cassetto e impedisce ad altri

farmaco importante che però nessuno può fabbricare e vendere perché il titolare non vuole.

Questo è un caso in cui i bisogni del Paese, le esigenze del Paese sono evidenti. La legge quindi

dice che se il titolare non attua il brevetto o lo attua in una misura che è in sproporzione rispetto ai

bisogni del Paese e, questa situazione si protrae per 3 anni dal rilascio del brevetto (o

successivamente per un periodo sempre di 3 anni), passati questi 3 anni, qualunque terzo

interessato al brevetto può attuarlo chiedendo al Ministero di essere autorizzato. Unica eccezione:

se la mancata attuazione è per causa indipendente del titolare e quindi non è imputabile al titolare

del brevetto la scelta di non attuazione, allora non può essere data la licenza al terzo.

2) Licenza obbligatoria in caso di brevetto dipendente (art. 71 c.p.i.): un titolare di brevetto

dipendente si trova nella situazione in cui non può sfruttare il suo brevetto senza il consenso del

titolare del brevetto principale. Situazione normale è che i due soggetti si accordino su una licenza.

Supponiamo però che il titolare del brevetto principale si rifiuti di concedere una licenza volontaria.

In una situazione di questo tipo, il titolare del brevetto dipendente non può sfruttare il suo brevetto

se non ha ottenuto l’autorizzazione; pertanto, non ottenendo l’autorizzazione, può andare all’Ufficio

Brevetti e Marchi e chiedere una licenza vera e propria. Questa è l’ipotesi di un’autorizzazione data

dal Ministero per sfruttare il brevetto dipendente: se il titolare del brevetto dipendente viene

autorizzato a sfruttare il suo brevetto, viene autorizzato a sfruttare anche il brevetto dominante (il

primo) nella misura in cui lo sfruttamento del primo è necessario a sfruttare il secondo (invenzione

dipendente).

Un ulteriore limitazione che però e di grande favore del titolare del brevetto dominante: la licenza

obbligatoria non si ha automaticamente per il fatto in sé che il brevetto sia dipendente, ma è

necessaria in più che il titolare del brevetto dipendente dimostri che la sua invenzione rappresenti

un’utilità per il progresso tecnico e abbia considerevole rilevanza economica. Solo le invenzioni

importanti possono avere licenza obbligatoria. Esempio: piccole invenzioni, miglioramenti

dell’invenzione base non rappresentano un progresso tecnico né hanno una rilevanza economica

per cui non riescono ad arrivare a questa soglia di licenza obbligatoria.

 Disposizioni comuni ai due tipi di licenza obbligatoria (artt. 72, 73 e 199 c.p.i.):

• Occorre una istanza motivata, presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi;

• Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare “di essersi preventivamente rivolto al titolare

una licenza contrattuale ad eque condizioni”;

del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi

• La licenza obbligatoria non può essere concessa “quando risulti che il richiedente abbia

contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede”;

• La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva;

• Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un “equo la

compenso”,

cui misura è determinata nel decreto di concessione della licenza;

• Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e le

condizioni della licenza; 78

• La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del

decreto di concessione oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la

concessione della licenza.

Licenza di diritto

È un istituto non molto diffuso nella pratica. A metà tra licenza volontaria e licenza obbligatoria. È

un caso in cui il titolare del brevetto faccia un’offerta al pubblico per la concessione di una licenza:

si fa un’offerta aperta, a chiunque sia interessato, per la concessione di una licenza. La licenza è

automaticamente conclusa se un soggetto decide di accettare l’offerta. È anche possibile accettare

l’offerta senza accettare il compenso, nel qual caso un colleggio di amministratori provvederà a

determinare il compenso non accettato.

• Il titolare del brevetto può fare una offerta al pubblico per la concessione di una licenza per l’uso

non esclusivo dell’invenzione (art. 80.1 c.p.i.).

• Se un soggetto notifica al titolare una accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è concluso,

anche se non viene accettato il compenso proposto dal titolare nell’offerta (art. 80.2 c.p.i.).

• Se il compenso non viene accettato, la misura del compenso viene determinata con «equo

apprezzamento» da un collegio di arbitratori (art. 80.3 c.p.i.).

Cause di nullità del brevetto

È possibile che un brevetto sia stato concesso senza che ne sussistessero i requisiti. Nullità del

brevetto vuol dire accertamento del fatto che il brevetto non è valido: non presenta i requisiti di

legge per dare la protezione al titolare. La nullità è proprio la cancellazione con sentenza del

giudice del brevetto: si accerta che il brevetto sia privo dei requisiti di validità e si procede alla

cancellazione. in base all’art. 76.1 c.p.i., se:

La legge dice che un brevetto è nullo,

• ai sensi dell’art. 45 c.p.i.;

Il trovato non rientra tra le entità brevettabili

• Non sussistono tutti i requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46, 48, 49 e 50 c.p.i. (industrialità,

novità, originalità, liceità); se viene accertato in un secondo momento, dopo che il brevetto è stato

concesso, che mancava uno di questi requisiti, il brevetto viene dichiarato comunque nullo.

• L’invenzione non è sufficientemente descritta ai sensi dell’art. 51 c.p.i.; se emerge che la

descrizione non è sufficiente, il brevetto è nullo.

• L’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione è stata

estesa;

• Il brevetto è stato concesso a un non avente diritto e l’avente diritto “non si sia valso delle facoltà

dall’art. 118 c.p.i.” (rivendica

accordategli del brevetto)

Non c’è molto in più da dire rispetto a quanto è già stato detto. Le ultime ipotesi sono un po’

due

più particolari/interessanti. Bisogna ricordarsi che: “contenuto” del brevetto è tutto ciò che è scritto

nel brevetto, mentre “oggetto” del brevetto è tutto ciò su cui si vuole tutela (rivendicazioni).

Seconda cosa da tener presente, riguarda la procedura di brevettazione: finché il brevetto non è

concesso, è possibile apportare delle modifiche alla domanda e in certi casi è possibile prelevare

materiali dalla descrizione e metterlo nelle rivendicazioni, ampliando in questo modo l’oggetto della

protezione.

Finché si fa un’operazione di questo tipo, cioè nel corso della procedura di brevettazione si prende

del materiale dalla descrizione e lo si mette nelle rivendicazione va bene, se invece si aggiunge

nelle rivendicazioni materiale che non era presente fin dall’inizio nella domanda di brevetto, quindi

materiale esterno, allora non va bene. Ciò determina la nullità del brevetto. Sono questi i casi di

nullità del brevetto relativi al fatto che l’oggetto “si estende oltre il contenuto della domanda”.

Il caso di protezione “che invece, riguarda le ipotesi

è stata estesa” in cui il brevetto, dopo la

concessione, venga limitato. Supponiamo che io brevetti e rivendichi protezione su A+B e viene

fuori che B è anticipato e quindi non può essere protetto. Mi viene data la possibilità di limitare il

brevetto solo su A e non su B. Finché si tratta di una limitazione va tutto bene, se però io utilizzo

impropriamente questa possibilità di limitazione per aggiungere cose che nel brevetto concesso

non ci sono, non è più una limitazione, ma è un’estensione! Questo è un altro caso di nullità: ho

fintamente limitato la protezione, ma in realtà l’ho estesa!

L’ultima ipotesi si collega all’invenzione realizzata dal dipendente. Essa spetta al datore di lavoro e

79

se il dipendente la sottrae e la brevetta a suo nome, il datore di lavoro può rivendicarla, fargli

causa e chiedere che il brevetto gli venga trasferito. Se il datore di lavoro non si avvale di questa

possibilità, allora il brevetto diventa nullo. Quindi nullità anche se tempestivamente il datore di

lavoro non rivendica a se il titolo brevettuale.

È possibile la nullità parziale se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto (art.

76.2 c.p.i.). Oltre a questo, c’è la possibilità di conversione del brevetto nullo: si collega al fatto

che esiste, oltre che al brevetto per invenzione (che sono quelli esaminati finora), esistono i

brevetti per modelli di utilità che sono brevetti concessi a piccole innovazioni che consistono nel

fatto che viene data una particolare efficacia all’utilizzo di macchinari o parti di essi.

che un trovato non abbia i requisiti per essere un’invenzione di classe A (brevetto per

È possibile

invenzione), ma abbia i requisiti minori per essere un modello di utilità. In questi casi la legge

prevede, per questi casi, che il brevetto per invenzione possa essere convertito in brevetto per

modello di utilità.

Cause di decadenza del brevetto

Esistono anche cause di decadenza del brevetto:

Mancata attuazione nel caso previsto dall’art. 70.4 c.p.i.:

1) questa prima causa si collega ancora

per mancata attuazione (situazione un po’ teorica): se ipoteticamente dopo

alla licenza obbligatoria

che un soggetto ha ottenuto licenza obbligatoria, neanche questo soggetto attua il brevetto allora il

brevetto decade (viene meno). (art. 75 c.p.i.): in quest’altra ipotesi si ha un mancato

2) Mancato pagamento delle tasse annuali

pagamento delle tasse: se non vengono pagate le tasse anno per anno per mantenere in vita il

brevetto, questo decade. fin dall’inizio mancavano

Il concetto di decadenza è diverso da quello di nullità: nullità vuol dire che

dei requisiti di validità che determinano l’invalidità, con effetti retroattivi, del brevetto il quale viene

cancellato fin dal momento della domanda. La decadenza invece è il venir meno, per fatti

sopravvenuti, dei diritti sul brevetto validamente concesso. Il brevetto è valido, ma sopravvengono

delle circostanza (non attuo il brevetto, non pago le tasse) che determinano il venir meno della

validità. Mentre la nullità comporta che il brevetto sia cancellato come se non fosse mai esistito,

nel caso di decadenza fino a che non si verificano i motivi di decadenza il brevetto è valido, poi

viene cancellato.

La brevettazione non è l’unica forma di tutela per le innovazioni. Le innovazioni possono essere

anche protette tramite il segreto industriale: a certe condizioni anche le innovazioni non brevettate,

ma mantenute segrete, possono essere protette. 80

3. MARCHI

Introduzione

Questa seconda parte del corso riguarda gli strumenti di comunicazione dell’impresa sul mercato

e, quindi, come l’impresa si fa conoscere dal pubblico, come costruisce una sua immagine

aziendale e come veicola questa immagine. Tutto ciò riguarda il tema dei segni distintivi e dei

marchi d’impresa, del design e della presentazione dei prodotti, le innovazioni di tipo estetico, i

temi della pubblicità e più in generale la concorrenza (e le regole di concorrenza sleale).

nascono da un’esigenza primaria e insopprimibile che è quella

I marchi di impresa

dell’imprenditore di distinguersi dai concorrenti e, nel far questo, di attrarre a sé la clientela,

sottraendola alla concorrenza (con mezzi leciti) secondo il normale gioco di domanda e offerta del

mercato. Sul mercato moderno sono presenti una pluralità di prodotti/servizi diversi, tanti produttori

e tanti fornitori che competono tra loro.

Ad esempio, se volessimo comprare un televisore, ci troveremmo davanti ad una pluralità di

prodotti differenti, offerti da numerosi produttori diversi. Ognuno di questi produttori presenta

caratteristiche diverse e ha un nome che lo contraddistingue dagli altri. Anche se non ce ne

rendiamo conto, non c’è giorno in cui non entriamo a contatto con decine se non migliaia di marchi

diversi, dai marchi degli elettrodomestici che abbiamo a casa, ai marchi dei prodotti che vediamo

nelle vetrine, ai marchi dei computer che sono sui nostri banchi di università con la “mela

morsicata”. Tutte le volte che esiste una pluralità di entità è necessario poter individuare, all’interno

piuttosto che da un’altra. Anche nel campo

di queste, quelle che provengono da una certa impresa

della società il primo segno distintivo di un individuo è il suo nome e cognome, che permette agli

altri di distinguerlo da tutti. Per i prodotti è lo stesso: se non avessero il loro nome, il loro marchio,

noi non potremmo distinguerli.

Storicamente, la prima essenziale funzione del marchio, come segno distintivo, è la funzione

distintiva, che permette cioè di identificare un certo prodotto o servizio come proveniente da un

certo imprenditore, distinguendolo da altri prodotti o servizi dello stesso genere presenti sul

mercato. Esempio: sono presenti sul mercato tanti computer portatili; i marchi che questi computer

presentano ci servono ad identificarli come computer di Samsung, di Apple, ecc.

dal punto di vista dell’imprenditore

Questa funzione è utile sia agli imprenditori sia ai consumatori:

il fatto di avere un suo marchio, apposto sui suoi prodotti o servizi, gli consente di distinguere tali

prodotti da quelli della concorrenza; ciò serve appunto per farsi conoscere, per convogliare la

scelta dei consumatori sulla propria offerta e per essere riconoscibile (es. se io vedo il computer

con la “mela morsicata” so che è un computer della Apple e non lo confonderò con uno della

Samsung). Ciò serve anche dal punto di vista dei consumatori: si dice infatti che il marchio serva

loro a fare scelte ragionate e per agire, in un certo senso, come “giudici” sul mercato. Infatti, il fatto

di acquistare ripetutamente un certo prodotto o servizio, poiché reputato soddisfacente, comporta

l’esclusione di altri prodotti o servizi dal mercato, poiché non in grado di soddisfare le aspettative

dei consumatori. In una prospettiva di analisi economica del diritto, il marchio, in un certo senso,

assume anche un ruolo “virtuoso”: tendenzialmente esso servirà proprio a premiare, attraverso la

permanenza sul mercato, le imprese che offrono prodotti di qualità ed estromettere dal mercato le

imprese che offrono prodotti non di qualità.

A questa funzione distintiva primaria se ne sono aggiunte altre nel corso del tempo, di pari passo

con l’evoluzione delle dinamiche di mercato: ci si è infatti resi conto che il marchio può essere un

formidabile strumento di comunicazione, come veicolo di messaggi ulteriori che si aggiungono al

significato primario di individuazione. Pensiamo ai marchi di alta moda o di tecnologia: sono tutti

marchi nei quali l’imprenditore, grazie alle sue campagne pubblicitarie, alle sue scelte di marketing,

alla sua capacità di fare mercato, hanno acquisito significati ulteriori. Nel campo della moda ad

esempio, hanno incorporato una certa immagine di lusso, di raffinatezza, una certa immagine

aziendale, oppure nel campo della tecnologia certi aspetti suggestivi che sono legati a prodotti

come i tablet o gli smartphone.

L’imprenditore utilizza il marchio non solo per farsi riconoscere, ma anche come strumento di

marketing, per comunicare una propria immagine al consumatore, una certa qualità dei suoi

prodotti, ecc.; esistono marchi che comunicano una certa filosofia di vita: pensiamo a certi marchi

81

di abbigliamento “casual” dove è incorporato uno stile di vita libero e fuori dagli schemi, in

contrapposizione rispetto ai marchi classici della moda, dove l’imprenditore ha voluto racchiudere

anche un po’ solenne o un po’ pomposa.

un senso di raffinatezza classica magari

Di tutto questo, progressivamente, la nostra legge ne ha tenuto conto: il legislatore nel tempo si è

sforzato di dare tutela all’imprenditore e ai suoi marchi non solo nella loro componente distintiva

ovvero come segno che identifica e che fa riconoscere l’imprenditore al pubblico, ma

tradizionale,

anche in relazione a tutti questi valori ulteriori, suggestivi, pubblicitari, di comunicazione, di aspetti

irrazionali che vengono compresi nel marchio. È un settore questo in cui vanno a braccetto gli studi

di carattere economico e quelli di carattere giuridico. Dal punto di vista prettamente economico il

marchio è studiato e valorizzato come elemento parte di una certa strategia d’impresa e

comunicazione d’impresa; ci sono infatti branche di studi economici che valorizzano il marchio o la

marca, proprio dal punto di vista dell’appeal sul pubblico, come presentarlo per catturare

l’attenzione del pubblico, come e quali significati attribuire al marchio, come incorporarli e come

veicolare l’immagine aziendale attraverso il marchio.

Il versante di cui noi ci occupiamo presuppone questa realtà sottostante e risponde in buona

come si fa con gli strumenti giuridici a permettere all’imprenditore di

sostanza alla domanda:

Come permettere all’imprenditore di avere il suo marchio, di costituirlo, di

realizzare tutto questo?

dargli un avviamento e proteggerlo contro le imitazioni?

I marchi si collocano quindi a cavallo tra l’economia e il diritto: è il campo in cui si vede l’abilità e la

sagacia dell’imprenditore di dare valore ad un segno che originariamente non ne ha e che, grazie

ai suoi sforzi imprenditoriali, acquisisce un valore nel tempo. La “mela morsicata” di Apple quando

è stata pensata, ideata, non aveva alcun valore, era semplicemente il disegno di una mela

stilizzata, ora vale centinaia di migliaia di dollari, proprio perché c’è un imprenditore che è stato

bravo a costruire e fare mercato su questo particolare segno. Forbes stila annualmente una

valore chiamata “100 most valuable brands”. Sul podio vi sono,

classifica dei marchi di maggiore

rispettivamente, Apple (124,2 mln $) Microsoft (63 mln $) e Google (56,6 mln $). Non si tratta delle

aziende, ma dei marchi in sé come asset aziendali. Pertanto, se qualcuno volesse acquistare il

marchio Apple, dovrebbe pagare la cifra tra parentesi per potersene appropriare. Coca Cola, che

storicamente è stato il marchio al 1° posto, adesso comunque mantiene una posizione di tutto

rispetto al 4° posto. Poi troviamo McDonald , General Eletric, Samsung, Toyota; il primo marchio

della moda è Luis Vuitton al 10°. Per l’Italia ci sono due marchi, Gucci e Prada, unici due segni

tipicamente italiani nella top 100. Ci sono marchi che valgono poco o niente, marchi che si fermano

ad una dimensione locale o ad un mercato di nicchia, altri che invece acquisiscono una maggiore

rinomanza e marchi di altissima notorietà che rientrano in questi ranking e che valgono decine di

migliaia se non milioni di dollari. Il problema giuridico riguarda la protezione degli interessi del

titolare relativamente agli investimenti fatti sul marchio per creare questo valore.

meccanismo di protezione è quello dell’esclusiva:

Il è lo strumento indispensabile affinché queste

entità possano essere riservate solo ai rispettivi titolari. Se fossi proprietario di un immobile avrei i

miei strumenti di autodifesa per escludere l’accesso agli estranei non graditi. Per i bene intangibili

come i marchi ciò non è possibile: nel mondo fisico non posso vietare a qualcuno di utilizzare la

morsicata dell’Apple ed evitare che qualcuno la utilizzi sui propri prodotti. Per questo motivo

mela

deve intervenire la legge con dei comandi giuridici, creando un sistema di esclusive per cui, in

forza di legge, l’uso del marchio viene riservato al suo titolare; i soggetti diversi che non hanno

questo diritto non possono copiarlo e se lo copiano possono essere chiamati in giudizio e

condannati, cessando immediatamente la loro condotta e pagando i danni se non addirittura a

restituire gli utili tratti dall’uso del segno.

Vedremo di seguito:

• Cosa può essere registrato/protetto come marchio (area di intervento della legge);

• Quali requisiti di validità deve presentare il segno per essere protetto come marchio;

• Una volta ricevuta la tutela di marchio, cosa posso vietare ai terzi di fare.

Il primo passo quindi è vedere che cosa può essere registrato come marchio. Per far questo

bisogna tenere presente le funzioni che il marchio svolge: innanzitutto una funzione distintiva,

che permette di distinguere il prodotto o servizio da quello di altri imprenditori che operano sul

mercato. A questa funzione primaria, se ne aggiungono altre, che sono quelle inerenti alla libertà di

82

mercato; una tutela quindi “pubblicitaria” o “suggestiva”: il marchio incorpora determinati

significati/suggestioni, quindi la legge protegge il titolare anche in relazione a questi suoi valori, e

una funzione di garanzia qualitativa, cioè tendenzialmente il marchio porta il consumatore a

pensare che un prodotto con quel marchio abbia determinate qualità.

se io sono titolare del marchio Apple e un altro produttore chiama i suoi prodotti “Apple”

Esempio:

si verifica confusione sul mercato: il pubblico vedendo sui altri prodotti il marchio Apple sarà

portato a pensare che anche i prodotti del secondo produttore siano di Apple pur non essendo

così. In questo caso la legge tutela la funzione distintiva del marchio, impedendo così al terzo di

mettere sul mercato dei prodotti che utilizzano il marchio Apple facendo credere ai consumatori

che effettivamente questi siano Apple. Tutela distintiva della funzione primaria del marchio contro

la confusione, contro l’errore in cui il consumatore può cadere pensando che i prodotti di terzi

sconosciuti siano della Apple mentre in realtà non lo sono.

Funzione suggestiva o pubblicitaria: abbiamo citato Gucci e Prada, che sono nella top 100 della

classifica stilata da Forbes; supponiamo che un terzo usi uno di questi due marchi per prodotti

magari non confondibili con quelli di Gucci e Prada, poiché di pessima qualità, oppure venduti in

altri contesti completamente degradanti (es. un prodotto di alta moda venduto nell’hard discount):

in questi casi non vi è confusione, però l’immagine del marchio viene ad essere danneggiata; il

consumatore non si confonde perché sa che Gucci non venderebbe prodotti di bassa qualità o in

posti sconvenienti, tuttavia risulta essere un’attività che danneggia l’immagine di Gucci. La legge

tutela la funzione pubblicitaria o suggestiva e vieta che si danneggi questa immagine o che si

tale immagine a proprio vantaggio (in gergo si dice che “segue la scia”, si “metta a traino”

utilizzi

del prodotto del marchio famoso per vendere meglio).

Gli esempi possono essere vari, però soprattutto in questo campo della moda si vede molto bene

come l’immagine di lusso del prodotto possa essere danneggiata se utilizzata in contesti non

appropriati.

Esempio: si tratta di un caso storico tedesco, in cui si era posto un problema di questo tipo; si era

creata una situazione veramente bizzarra che coinvolgeva due soggetti: da un lato vi era il titolare

del marchio 4711, che era il nome di un celebre marchio di una acqua di colonia e dall’altro, un

soggetto che operava nel settore dello spurgo dei pozzi neri a cui era stato assegnato

casualmente, come numero di telefono, il numero 4711 e lo metteva ben in mostra sulle proprie

autobotti che pulivano i pozzi neri. Si era creata quindi una controversia: la prima, in cui ci si era

posto un problema di danno all’immagine, di pregiudizio: nessuno si confondeva ovviamente tra

l’acqua di colonia e gli spurghi, però ai titolari del marchio 4711 della acqua di colonia, che

volevano evocare un’ immagine di pulizia, di profumo ecc., dava comprensibilmente fastidio che ci

fossero autobotti incaricate a spurgare i pozzi neri che esibissero il numero 4711 e in qualche

modo potessero far associare ai consumatori quel numero all’odore delle fogne, cosa che

effettivamente non era bellissima per un profumo. In quel caso si è trattato di una coincidenza, ma

ci sono molte altre situazioni in cui i terzi fanno i furbi e cercano di agganciarsi a marchi noti.

Pensiamo anche a tutti i fenomeni parodistici; anche in quei casi la valutazione spesso è sottile e

difficile (es. magliette che esibiscono marchi famosi storpiati). Anche li possono esserci casi di

violazione del marchio.

Funzione di garanzia di qualità: se io compro un prodotto contraddistinto da un marchio

caratterizzato da una certa qualità, mi aspetterò, nel momento in cui ricompro il prodotto, di

ritrovare la stessa qualità. La legge è attenta anche a questo aspetto inerente alla tutela del

consumatore. Immaginiamo di comprare i prodotti di un marchio X che ha determinate qualità; se

ricomprando successivamente quello stesso prodotto con il marchio X la qualità è cambiata ed è

c’è un problema di inganno del pubblico. Il marchio porta il consumatore a pensare che

peggiorata,

il prodotto abbia certe caratteristiche e certe qualità. La legge non vieta di per sé i peggioramenti

qualitativi di prodotto o servizio e non impone al marchio di non modificare la qualità del prodotto,

però gli impone di non ingannare il pubblico. L’imprenditore non è quindi obbligato a mantenere

invariata la qualità del prodotto o servizio offerto, ma se la cambia in modo peggiorativo deve

mettere in condizione il pubblico di poter rendersene conto.

Quindi abbiamo questa triade di funzioni che ruotano intorno al marchio: funzione distintiva, la

funzione suggestiva o pubblicitaria, e questa funzione per così dire qualitativa (garanzia di qualità).

83

Fonti normative

Nella legge italiana si trovano nel Codice della Proprietà Industriale. Le norme sostanziali sui

marchi sono contenute negli articoli da 7 a 28 (c.p.i.). Per quanto riguarda l’UE, c’è una

armonizzazione a livello comunitario. C’è una Direttiva Comunitaria che contiene i principi

fondamentali in materia di marchi a cui l’Italia e gli altri Stati UE si sono uniformati che è la Direttiva

n. 95 del 2008 (attualmente in vigore), che riprende in gran parte una precedente Direttiva (n. 104

del 1989). Sempre a livello Comunitario esiste poi un regolamento (attualmente in vigore), il n. 207

del 2009, che a sua volta riprende un precedente regolamento del 1994, che contiene la disciplina

del cosiddetto marchio comunitario. Il marchio comunitario viene concesso dall’Ufficio dei Marchi

Comunitari con sede ad Alicante (Spagna) e ha la caratteristica di essere un titolo unico

sovranazionale, cioè un marchio concesso per tutto il territorio dell’Unione Europea come fosse un

(come avevamo invece visto per i brevetti; “fascio

territorio unico e non come tanti marchi nazionali

di brevetti paralleli” Nell’esame della materia ci baseremo sulle norme del nostro Codice della

ndr).

Proprietà Industriale, con la vertenza che sostanzialmente tali norme coincidono con quelle delle

Direttive Europee e del Regolamento Comunitario.

Ci sono anche delle Convenzioni Internazionali che contengono dei principi base in materia di

marchi. La prima è la Convenzione di Unione di Parigi, convenzione base in materia di proprietà

l’Accordo di Madrid sulla registrazione dei cosiddetti marchi internazionali

industriale. Vi è poi

(accordo che prevede la possibilità di registrazione con una procedura unica per i marchi

internazionali; per farsi un’idea, è qualcosa di simile a quanto avviene con il brevetto europeo:

“fascio di brevetti paralleli”. Qui il meccanismo è un po’ lo stesso, si fa un’unica procedura di

registrazione presso l’Ufficio Internazionale che ha sede a Ginevra e poi si hanno come risultato

finale tante diverse registrazioni nazionali parallele). Infine, la terza convenzione rilevante è

costituita dagli accordi TRIPs. Queste sono le principali fonti normative in materia di marchi.

Quadro nazionale, Direttive europee e Convenzioni Internazionali.

Segni registrabili come marchio

Regola base: possono essere registrati come marchio tutti i segni che siano suscettibili di essere

i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre

rappresentati graficamente e atti a distinguere

imprese (art. 7 c.p.i.).

Questa è la norma che fissa la prima soglia di accesso alla disciplina dei marchi. Se io voglio avere

un’esclusiva su un’entità, che mi sia riservata dalla legge e che svolga a mio favore le funzioni

viste precedentemente, la prima cosa che devo fare è portare alla registrazione un’entità che

di questa norma, ovvero “segni

rispetti tutti i requisiti rappresentabili graficamente atti a

attenzione anche alle prime parole “possono qui stiamo parlando di

distinguere”; essere registrati”;

una privativa che si acquisisce a seguito di una procedura davanti ad un ufficio competente: per

l’Italia l’Ufficio Brevetti e Marchi a Roma, per i marchi Comunitari l’Ufficio di Alicante e per i marchi

internazionali un Ufficio a Ginevra, presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Stiamo parlando di segni, di entità sui quali il diritto esclusivo si acquisisce attraverso una fase

amministrativa di registrazione.

Quindi come per i brevetti, che hanno una procedura di brevettazione, per i marchi c’è una

procedura simile, non di brevettazione, ma di registrazione (la sostanza è la stessa): viene

presentata domanda presso un Ufficio, che la esamina e se la domanda ha esito positivo, viene

concesso/registrato il marchio e viene costituito un diritto di esclusiva al titolare del marchio.

• La prima cosa che la legge dice è che con la registrazione si può acquisire l’esclusiva su dei

segni, quindi al contrario, vuol dire che se un’entità non è un segno non può essere registrata

come marchio.

Quando un’entità è o non è un segno? La definizione corrente in dottrina e in giurisprudenza (in

particolare nella Corte di Giustizia dell’UE) definisce il segno come una entità che è in grado di

trasmettere un significato a un soggetto che entra in contatto con questa entità. Esempio: se io

entro in contatto con l’entità costituita dalla raffigurazione della “mela morsicata”, questa mi dice

che è un prodotto Apple ed è un simbolo che mi evoca alla mente determinate caratteristiche di

quel prodotto.

Pensiamo però anche a determinati elementi puramente strutturali di un prodotto: in dottrina si è

fatto l’esempio della fragranza di un profumo; il consumatore che prende il profumo e ne sente la

84

fragranza, non identifica nella fragranza un segno che gli trasmette il messaggio, quella fragranza

è il prodotto in sé, è un elemento strutturale del prodotto. In un altro caso, deciso dalla Corte di

Giustizia, un soggetto voleva registrare come marchio l’idea in sé di fare un sacchetto per

aspirapolvere trasparente. La Corte ha detto che non è un segno, ma una semplice caratteristica

strutturale del prodotto, non trasmette un significato al consumatore. Questo non vuol dire certo

che le forme dei prodotti non possono essere marchi. Se il prodotto ha una certa forma che si

imprime nella mente del consumatore, che ha una sua arbitrarietà, una certa caratteristica, non è

detto che non possa essere registrato come marchio. Pensiamo per esempio alla forma della

bottiglia della Coca-Cola, o alla forma della penna Bic: queste sono forme che hanno una funzione

di marchio, che trasmettono un significato. Chi vede la forma della Bic o la bottiglia della Coca-

Cola solo vedendone la forma è in grado di dire rispettivamente che è una Coca-Cola o una Bic. In

altri casi però questo può non avvenire: può essere che il consumatore veda una parte del

prodotto e la percepisca solo come un elemento strutturale, come una cosa che serve a costruire il

prodotto, e nulla di più, non gli trasmette un significato ulteriore. Secondo una formula usata per

fissare un criterio di distinzione, si dice che nel primo caso (profumo e sacchetto), si tratta solo

della forma strutturale che viene vista e percepita dal consumatore solo come una parte del

prodotto; nel secondo caso invece, quella caratteristica, oltre a manifestarsi come presente,

comunica anche un significato: è simbolo di un qualche cosa di diverso da sé, è veicolo di un

messaggio, come nel caso della forma della bottiglia della Coca-Cola che si è imposta come segno

distintivo per quella bevanda. In questo caso allora quella non è solo caratteristica del prodotto, ma

è, a tutti gli effetti, un segno che può essere registrato come marchio.

Quindi la prima caratteristica, il primo spartiacque di accesso alla tutela tra ciò che può entrare nel

di un’entità che è in grado di

mondo dei brevetti e ciò che ne resta fuori è questa soglia: se si tratta

comunicare un messaggio e quindi fungere da simbolo, da veicolo di un significato, può essere un

marchio, se no, se non è un segno, ovvero se non è una entità in grado di trasmette un significato

e si manifesta agli occhi del pubblico solo per essere presente senza comunicare nulla, non può

essere un marchio.

Questa quindi è la prima soglia: si deve trattare di un segno e questo deve poter veicolare un

messaggio.

• Il che emerge dall’art. 7 c.p.i. è un requisito

secondo requisito antico e, per certi versi, in via di

superamento, nel senso che adesso è in discussione, a livello Comunitario, la proposta di modifica

della Direttiva Comunitaria tale per cui questo requisito dovrebbe essere abolito, ma per il

momento c’è. Si tratta della rappresentabilità grafica: il segno, per poter essere registrato come

marchio, deve essere suscettibile di una rappresentazione in modo stabile su un supporto, su un

documento, e deve essere quindi rappresentato, raffigurato in modo che sia visivamente

percepibile, cioè che lo si possa vedere, che lo si possa individuare con esattezza. È un requisito

che è appartenente semplice, ma presenta delle complessità poiché si presta ad equivoci.

perché c’è questo requisito?

Innanzitutto, Si potrebbe dire che solo i marchi visivamente percepibili

possono essere registrati. Tuttavia, ciò non è vero e dire una cosa del genere sarebbe un errore

grave.

In realtà possono essere registrati come marchi anche segni non percepibili con la vista: la nostra

legge ammette testualmente la possibilità di registrare dei marchi sonori, dei suoni, dei rumori, che

sicuramente non sono percepibili con la vista. Quindi primo equivoco da evitare è che la

percepibilità visiva non è un requisito che serve a distinguere tra segni registrabili e non registrabili.

Questo perché, in realtà, anche segni che il consumatore al momento dell’acquisto del prodotto o

servizio non percepisce con la vista possono essere registrati. Esempio: a tal proposito pensiamo

ai jingle oppure ai brevi toni che ci sono nelle pubblicità di automobili, quando esce lo slogan alla

fine della pubblicità si sente un breve suono musicale (es. Audi, Mercedes, ecc. ognuna ha un suo

suono che può essere tranquillamente brevettato).

Possono essere registrati anche i profumi o gli odori. Attenzione però, non la fragranza del

profumo registrato come marchio dello stesso profumo, perché in quel caso sarebbe prodotto, ma

una fragranza, il fatto di dare ad un prodotto diverso un certo odore, una certa profumazione, in

c’è un caso, forse il primo a livello

questo caso quello può essere un marchio. Esempio:

Comunitario, che riguarda un soggetto che fabbricava palline da tennis e aveva impregnato le

85

palline con una profumazione di erba appena tagliata per richiamare i campi da tennis in erba e

aveva appunto chiesto la registrazione di questa profumazione.

Questo è un caso diverso rispetto a quello del profumiere che vuole registrare la sua fragranza

perché quello è il prodotto, ma se si associa un profumo ad un altro prodotto posso pensare di

registrare quella profumazione come segno distintivo del prodotto, come è avvenuto in questo

caso per le palline da tennis impregnate di quel profumo. Quindi non è su questo piano che si

colloca questo requisito.

Primo punto: anche i segni che il consumatore non percepisce con la vista possono essere

registrati come marchio, però per poter essere registrati, la legge richiede che se non si tratti già di

segni che si vedono, come una parola o un disegno o una forma, questi segni devono essere, per

così dire, “tradotti” in forma grafica nella domanda di registrazione. Così se io voglio registrare

come marchio un tema musicale o un suono lo posso fare, ma dovrò registrare la domanda con lo

spartito musicale, con le note, le pause, le varie battute ecc., di modo da fissare quel suono

musicale su carta. Problemi un po’ più seri sono rappresentati dai rumori che non possono essere

raffigurati sullo spartito; lì si dice che si potrebbero fare delle strisciate degli spettri sonori

(raffigurazioni che si vedono su computer degli spettri sonori di musica o parole) e usare quello

come rappresentazione grafica; lo stesso per i colori o per i profumi, ci sono varie tecniche per

raffigurare su carta il profumo.

Sono un po’ delle forzature: nel momento in cui si dice che è sufficiente che il segno trasmetta un

significato al consumatore, anche con un senso diverso da quello della vista, che bisogno c’è di

imporre una deposizione grafica del segno? La spiegazione tradizionale è questa: è necessario

che, da un lato, gli occhi di chi deve registrare il segno siano in grado di capire esattamente di che

segno si tratti, cioè siano messi in condizione di individuare esattamente il segno che si vuole

registrare e, quindi, se io porto un campione del profumo oppure faccio sentire il suono, questo

potrebbe essere fonte di incertezza mentre se io porto la rappresentazione su carta, dello spartito,

del suono o la cromatografia del profumo allora visivamente l’Ufficio può vedere di che cosa si

tratta. Inoltre, dal punto di vista di terzi, occorre che siano messi in condizione di sapere che cosa

sia stato registrato come marchio, da cui il bisogno di avere un documento che faccia capire

esattamente di che cosa si tratti, ossia quale segno sia stato registrato.

Quindi questo requisito è stato introdotto non per dire che solo i segni che si possono vedere o

rappresentare possono essere registrati, ma per imporre che tutti i segni siano fissati nero su

bianco sulla carta e che sia chiaro per tutti, anche per i concorrenti, quale sia con certezza

l’oggetto della registrazione.

I problemi si pongono sopratutto per segni come quelli sonori o olfattivi, che sono più difficili da

rappresentare graficamente, da fissare su carta, e per i quali effettivamente l’esperienza delle

cause che ci sono state in materia ci mostrano come segni che in sé potevano costituire validi

marchi sono però caduti (= non sono stati registrati come marchi) proprio perché l’Ufficio

marchio, non l’aveva

competente o il Giudice hanno ritenuto che, chi aveva chiesto di registrare il

fatto in maniera sufficientemente precisa. Alla fine la regola di valutazione è: la rappresentazione

grafica fornita da chi chiede il marchio è assolutamente univoca? Mi permette di capire

esattamente di che segno si tratta? Se la risposta è si, questa barriera, questo requisito

all’ingresso è superato, altrimenti no. Quindi dipende molto da segno a segno. Per un nome o una

parola è facilissimo: scrivo la parola nella domanda di registrazione. Per altri segni può essere un

po’ difficile: per esempio per i colori si è detto che non basta dipingere con quel colore la domanda

di registrazione perché il colore potrebbe alterarsi, si potrebbe sbiadire, ci vogliono codici di

identificazione del colore, per i suoni bisogna mettere uno spartito con tutte le note, le pause, i

tempi esattamente individuati, e così via.

• Infine, il terzo requisito si collega a quella che abbiamo detto essere la funzione essenziale,

primaria del marchio: la funzione distintiva. Vista la sua importanza la legge la ricorda e la

esplicita subito in questa prima norma relativa ai segni registrabili. La legge dice che solo i segni

“atti ossia idonei a svolgere una funzione distintiva, “possono essere registrati come

a distinguere”,

marchio”.

Vedremo più avanti quando e come si fa a stabilire se un segno è idoneo a distinguere o meno

(art. 13 c.p.i.); in questa norma preliminare tuttavia il legislatore dice che nessun segno che non sia

idoneo a distinguere può ambire ad essere un marchio, è quindi una soglia preliminare

86

fondamentale.

Il marchio svolge una funzione distintiva se comunica al consumatore il messaggio relativo alla

provenienza del prodotto/servizio da una certa fonte, oppure che ha determinate caratteristiche in

quanto provenienti dal titolare del marchio.

La prima e la terza norma dicono che deve essere un segno atto a distinguere, quindi vuol dire che

questo segno che voglio far diventare marchio deve essere idoneo a comunicare un messaggio al

consumatore e in più, in particolare, tra i messaggi che comunica al consumatore, deve

comunicare un messaggio relativo alla provenienza del prodotto/servizio.

Quindi tornando all’esempio che abbiamo fatto prima, quei marchi devono comunicare determinati

valori, tra cui la provenienza. Questi sono i tre requisiti base. La nostra giurisprudenza nazionale

tende a non fare un esame dettagliato di questi requisiti, invece la Corte di Giustizia Europea tende

ad essere più precisa: le sentenze sui segni registrati spesso iniziano valutando se sono presenti

questi tre requisiti (deve essere un segno, deve essere rappresentato graficamente, deve essere

atto a distinguere) analizzandoli uno ad uno e dopo, se la risposta è si a tutte e tre le domande,

passa a valutare se ci sono i requisiti di validità del marchio. La legge in questa norma ci da una

definizione preliminare relativamente alle caratteristiche che l’entità deve avere per poter essere

registrata come marchio. Non ci dice ancora se sarà un valido marchio, cioè se avrà poi in

concreto tutte le caratteristiche che deve avere per poter essere oggetto di una valida

registrazione. Si tratta di un’entità che in sé può essere presa in considerazione per una

registrazione come marchio se ha queste tre caratteristiche, altrimenti viene scartata a priori.

Dopo aver fissato questi requisiti, la legge fornisce un elenco di segni registrabili; il legislatore

elenca alcuni segni che certamente possono essere presi in considerazione per la registrazione. È

un elenco non tassativo, cioè sono esemplificazioni di segni registrabili. Se anche un segno non

rientra nell’elenco può comunque essere registrato, purché soddisfi tutte e tre le condizioni

generali viste prima. Questi sono i segni menzionati dalla nostra legge:

• Le l’insieme di tutte le lettere dell’alfabeto, sono i cosiddetti

parole: marchi denominativi, cioè

marchi composti da una parola, non necessariamente di senso compiuto (può essere anche una

parola di fantasia). Il termine “parola” è generico, per cui si ricomprendono in essa anche termini

che non necessariamente hanno un senso/significato nella lingua italiana, possono quindi essere

anche parole inventate, insiemi di lettere, sigle, compresi i nomi di persone (c.d. marchi

patronimici; spesso, ma non sempre, il nome del titolare).

• La seconda categoria è quella dei cosiddetti marchi figurativi: cioè i disegni. Il marchio della

“mela morsicata” è un marchio figurativo. È possibile poi che un marchio sia costruito combinando

parole e disegni: ad esempio abbiamo visto prima nell’elenco dei marchi di Forbes, il marchio

dalla scritta “Samsung” e da un ovale allungato di colore blu. Qui c’è

Samsung, composto

l’elemento nominativo, la parola “Samsung” e l’elemento figurativo, il disegno. È un esempio di

marchio che mette insieme queste due entità, si chiamano marchi visti, proprio perché nascono

dall’unione di un elemento nominativo e da un elemento figurativo.

• Lettere e cifre: anche la singola lettera o cifra, o un insieme di lettere o cifre, può essere

registrato come marchio. Anche qui ci sono tanti esempi: si pensi, nel campo della moda, la LV di

Louis Vuitton, o la H di Hermes, o la doppia G di Gucci, o le C intrecciate di Chanel: sono tutti casi

di celebri marchi formati da lettere e cifre; nell’esempio di prima l’acqua di colonia 4711 (da tenere

presente: c’è stato un dibattito sulla registrabilità delle lettere e delle cifre che vedremo più avanti).

• l’aspetto del prodotto o della sua confezione, che

La forma del prodotto e la sua confezione:

ha una valenza distintiva (es. la forma della bottiglia della Coca-Cola), può essere registrata come

marchio se assolve la funzione di identificare il prodotto come proveniente da un certo produttore.

È una categoria di marchi che pone dei problemi specifici. Il monopolio dato dalla registrazione di

marchio è più forte nel caso di un marchio di forma: se io registro Samsung o la mela della Apple i

terzi non potranno usare la parola Samsung, ma dovranno usarne un’altra, così come non

potranno usare il disegno della mela, però per il resto sono liberi di fare i prodotti come credono,

mettendo un nome o una figura diversi. Se però io registro come marchio la forma di una bottiglia o

di una penna, i terzi si trovano impediti nel fare qualcosa di più, cioè non potranno fare un prodotto

con quelle caratteristiche e in questo senso il monopolio è più intenso poiché non è solo un

87

monopolio su un elemento che viene apposto al prodotto come la parola o la figura, ma riguarda il

prodotto in sé, sulla sua confezione, sul tipo di prodotto. Vedremo meglio che questo crea delle

complicazioni: il legislatore giustamente si preoccupa di non dare un monopolio troppo ampio e

quindi vedremo come cercherà di limitare la portata monopolistica della registrazione di un marchio

delle forme.

• i suoni: temi musicali, ma anche rumori, se distintivi, possono essere registrati come marchio

(brevi temi musicali, i jingle, i rumori, anche qui la casistica in giurisprudenza è vasta). Esempio:

l’Harley Davidson aveva chiesto la registrazione come marchio il rumore costituito dal motore

dell’HD in accelerazione, che è un rumore assolutamente caratteristico e lo distingue da tutte le

altre moto. Oppure, una causa portata fino alla Corte di Giustizia, di un soggetto che voleva

registrare il canto del gallo al mattino. Un’altra causa curiosa riguarda il liquore Jägermeister: ha un

marchio composto da uno stemma con la testa di cervo con un ampio palco di corna, e oltre a

registrare quello, il titolare aveva cercato di registrare come marchio anche il rumore che fanno le

corna quando due cervi cozzano tra di loro quando combattono. Comunque, se rappresentati

graficamente in modo accettabile, anche questi segni possono essere registrati.

• i colori: attenzione, ci si riferisce al colore come aspetto del prodotto non ai marchi colorati,

come ad esempio il rosso Ferrari, una tonalità di colore che identifica il prodotto.

Segni diversi da quelli elencati dall’art. 7 c.p.i.

Essendo un elenco non tassativo, anche se non ricompresi in quell’elenco possono essere

registrati altri segni. In questi casi sta un po’ alla fantasia dell’imprenditore. Tra questi:

• l’imprenditore che aveva profumato di erba le palline da tennis;

Marchi olfattivi:

• sono categorie un po’ particolari, ma in sé non è escluso che una

Marchi gustativi o di sapore:

cosa percepibile col gusto, con le papille gustative possa essere registrato.

• Marchi tattili: è una categoria che è stata usata in Germania, la superficie del prodotto che da

una certa sensazione al tatto e quindi il consumatore toccando il prodotto lo riconosce come

caratteristico.

• Marchi di posizione: il fatto di mettere un certo segno in un certo punto caratteristico del

prodotto. Ad esempio le scarpe con una striscia colorata in un certo punto della suola; l’idea di

mettere un certo segno in un certo punto caratteristico, quindi non è tanto la banda colorata, ma il

fatto che in quel punto del prodotto ci sia una banda colorata che contraddistingue il prodotto.

• Marchi di movimento: il prodotto ha un certo movimento caratteristico e si cerca di registrare

questo movimento come marchio. C’è stato un caso di una casa automobilistica che aveva fatto

una macchina sportiva che aveva le portiere che si aprivano verso l’alto ad ali di gabbiano, e

voleva registrare questo movimento caratteristico come suo stile distintivo. Un altro caso è

di luce. È lasciata all’abilità, alla sagacia dell’imprenditore. Se

rappresentato da certi giochi

l’imprenditore è bravo, escogita un suo segno che è percepito come distintivo e soddisfa i requisiti

dell’art. 7, allora può registrarlo come marchio.

Classificazioni in tema di marchi

Vediamo ora alcune classificazioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza sui segni

registrati come marchio. Non sono norme specifiche della legge, ma sono classificazioni elaborate

da interpreti. Ce ne sono tantissime di classificazioni, ma qui riportiamo solo quelle che hanno un

rilevo pratico (classificazioni non puramente terminologiche, ma che hanno un riflesso su alcuni

aspetti della disciplina):

• Marchi di prodotto e marchi di servizio: i marchi di prodotto contraddistinguono appunto un

certo bene di qualunque tipo (un tavolo, un libro, capi di abbigliamento, bevande, cibi, ecc.),

mentre i marchi di servizio contraddistinguono invece attività di fornitura di servizi (es. servizi di

trasporto, assistenza informatica, ristorazione, ecc.). Entrambi possono essere contrassegnati con

dei marchi. La vera differenza qui è sulle modalità d’uso del marchio: sui marchi di prodotto c’è

appunto un bene tangibile, su cui il marchio viene impresso sul prodotto stesso o sulla sua

confezione (dipende poi dai settori). Nel settore informatico si è soliti mettere il marchio sul

prodotto e sulla confezione, per gli alimenti o bevande, in genere, il marchio lo si mette solo sulle

confezioni. Per i marchi di servizi il marchio viene apposto sui mezzi con cui il servizio viene

prestato (es. azienda che offre servizi di trasporti: il marchio viene apposto sui camion; il ristorante,

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che offre un servizio di ristorazione, metterà il proprio marchio sul proprio sito internet, sull’insegna

al di fuori dei locali, ecc.). Anche la pubblicità è una forma di uso del marchio: se io utilizzo il

marchio nell’attività promozionale di prodotti o servizi, anche questa è una forma d’uso.

• Marchi di fabbrica (produttore) e marchi di commercio (commerciante/intermediario): questa

distinzione tiene conto del fatto che vi sono diversi operatori lungo la filiera produttiva (c’è un

produttore di beni a cui fanno seguito diverse fasi di distribuzione fino alla vendita al consumatore

finale).

Il marchio di fabbrica è il marchio del produttore del bene, mentre il marchio di commercio è il

marchio del commerciante intermediario, se è diverso dal produttore del bene. Se Tizio produce un

certo bene e poi lo vende ad un distributore esterno che non è parte della sua società, ma è un

soggetto indipendente che compra e rivende, questo secondo soggetto può a sua volta marchiare

il suo prodotto come distributore. I primi, messi dai produttori, sono i marchi di fabbrica, i secondi,

quelli messi dai commercianti, dettaglianti, grossisti o intermediari in generale, sono i marchi di

commercio. Norma di legge che si ricollega alla funzione distintiva del marchio, art. 20, comma 3,

c.p.i. che dice che il commerciante può aggiungere il suo marchio al prodotto (ha diritto per legge),

ma non può cancellare/sopprimere il marchio del fabbricante (la cosiddetta smacchiatura).

• Marchi generali (tutti i prodotti o servizi di un imprenditore) e marchi speciali (un singolo

prodotto o servizi): questa terza categoria rileva soprattutto sul piano della tutela del marchio; i

marchi generali sono quelli che contraddistinguono tutti i prodotti o servizi di un imprenditore,

mentre i marchi speciali sono i marchi che contraddistinguono un singolo o specifico prodotto o

servizio. È una distinzione che c’è nel caso di imprese multi prodotto. Nel campo dell’automobile,

ad esempio, abbiamo il marchio generale della casa automobilistica (Fiat, Audi, Opel, ecc.) e poi

abbiamo invece i marchi speciali dei singoli modelli (es. Opel è il marchio generale e Astra è il

marchio speciale che identifica lo specifico modello di auto; es. nel campo alimentare: Tagliatelle

Emiliane Barilla. Barilla è il marchio generale, mentre Emiliane è il marchio speciale).

La differenza principale tra marchi generali e marchi speciali, che ha poi dei riflessi sulla tutela, è in

relazione ai tipi di messaggi che comunicano al pubblico: i marchi generali comunicano

essenzialmente un messaggio di origine (ci dicono che quel prodotto o servizio proviene da una

impresa X e non Y), mentre i marchi speciali, dal momento che contraddistinguono uno specifico

prodotto all’interno della produzione, trasmettono, oltre a questo messaggio, anche un messaggio

di qualità, relativo alle caratteristiche del prodotto (es. “Emiliane”, mi ricordano che è quel prodotto,

caratteristiche; es. “Astra” mi comunica che non solo è una macchia Opel, ma che è una

con certe

macchina con certe caratteristiche).

• Marchi semplici (composti da un solo elemento) e marchi complessi (composti da più

elementi): se prendiamo un marchio costituito da una sola parola o da una singola figura allora si

tratta di un marchio semplice. Se prendiamo invece un marchio che abbina una parola ad un

elemento figurativo (es. il nome dell’imprenditore più un disegno o sfondo grafico), allora quello è

un marchio complesso, composto da più elementi distinti che però vengono fusi in un unico

marchio. Sono marchi che pongono problemi soprattutto quando si tratta di valutare le imitazioni

da parti di terzi.

Soggetti legittimati a registrare un marchio

Qui la prospettiva è un po’ diversa rispetto ai brevetti o al diritto

Chi può registrare un marchio?

d’autore. La regola per i marchi è una regola aperta; si trova nel Codice della Proprietà Industriale

nell’art. 19.1 che dice: può registrare un marchio chiunque lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo in

una propria attività di impresa o in attività di terzi (licenziatari; anche per i marchi è possibile la

licenza) che lo utilizzino con il suo consenso. Di fatto la norma consente a chiunque di registrare

un marchio purché questa registrazione sia assistita da un proposito di utilizzazione del segno

(direttamente o indirettamente) in una attività di impresa. In realtà questa norma viene applicata

nella pratica in modo molto ampio e permissivo: si dice che chiunque, come regola, può registrare

un marchio; non viene valutato se si ha o meno un proposito di utilizzo. Se il marchio non viene

utilizzato, ha un rilievo successivo, nel senso che se io registro un marchio e poi non lo uso dopo 5

anni dalla registrazione, il marchio decade (viene meno il diritto esclusivo sul marchio). Inoltre, non

è nemmeno richiesto, secondo la legge attuale, che questo chiunque sia per forza un imprenditore.

In passato solo gli imprenditori potevano registrare i marchi. 89

Questa è la regola generale, poi su di essa si innestano alcune ipotesi particolari in cui la

Sono i casi particolari in cui c’è un

registrazione di un segno è riservata solo ad un certo soggetto.

cioè c’è un soggetto che ha diritto lui, e solo lui, di registrare

cosiddetto avente diritto, un certo

segno.

La prima ipotesi è contenuta nell’art. 8.1 c.p.i.:

1) non è possibile registrare il ritratto altrui senza il

consenso dell’avente diritto. Poiché ognuno ha diritto alle proprie sembianze, un soggetto terzo

non può riprendere il ritratto dalla fotografia di un'altra persona, registrarla come marchio e poi

apporla sui propri prodotti. Deve decidere la persona che ha quell’aspetto, quelle sembianze, se

registrare come marchio la propria immagine o meno. La norma in se è semplice e prevede anche

che dopo la morte della persona, fino al quarto grado di parentela, questo divieto di registrazione

sia preservato (finché ci sono parenti in vita fino al quarto grado, sono questi parenti a decidere

dell’uso o meno del ritratto; dopo il quarto grado invece il ritratto della persona da tempo defunta a

quel punto può essere registrato. Ad esempio se prendo volti di personaggi del passato, quelli

possono essere registrati tranquillamente senza riserve). La norma è semplice, ma

nell’applicazione pratica ci sono stati casi curiosi. Esempio: caso di una persona che ha cercato di

registrare come marchio il volto di un sosia di un personaggio famoso; questo soggetto aveva

registrato l’immagine della fotografia del sosia e poi quando il personaggio famoso aveva fatto

causa, questo soggetto si è difeso dicendo che non aveva registrato la foto di quel personaggio

famoso, ma di un'altra persona (sosia). Il giudice ha detto che pur essendo un’immagine di un’altra

persona, la persona famosa era comunque riconoscibile dal pubblico e quindi non era possibile la

registrazione senza il suo consenso. Oppure c’erano stati altri casi curiosi di soggetti che avevano

cercato di registrare delle immagini stilizzate e quindi dei tratti che richiamavano una certa persona

(Lucio Dalla). Un soggetto voleva registrare come marchio non l’immagine vera di Lucio

famosa

Dalla, ma si era fatto fare un disegno stilizzato con lo zuccotto, gli occhialini e la barba e aveva

cercato di proteggere quello; chiaramente chiunque avesse visto il disegno lo avrebbe associato al

cantante. Anche in questo caso i giudici han detto che non era possibile farlo. Quale è il principio

Questa riserva di registrazione dell’avente diritto si applica non

che sta alla base di questa ipotesi?

registrata la fotografia, l’immagine fedele della persona, ma anche a tutti i casi

solo quando venga

in cui si cerca di registrare una raffigurazione o immagine in cui il pubblico vi riconosce un'altra

persona (criterio di riconoscibilità).

L’art. 8.2 c.p.i. è più articolato:

2) riguarda la registrazione come marchio dei nomi altrui. Mentre il

ritratto è abbastanza univoco, per i nomi è più complicato poiché ci sono molti omonimi. Magari io

registro un nome di fantasia, un nome comune e poi quel nome corrisponde ad un cognome di una

persona in carne ed ossa. La legge qui interviene con una regola di flessibilità: se si ponesse una

legge simile a quella del ritratto, la maggior parte dei marchi denominativi avrebbero problemi.

Quindi la legge dice che se non si tratta di nome di una persona famosa o nota (nome notorio) e

la registrazione non avviene con finalità parassitarie, di regola si può registrare come marchio un

segno corrispondente a un nome altrui. Esempio: se io registro il marchio Leone, il fatto che ci sia

un Sig. leone ciò non ostacola la mia registrazione, mentre se volessi registrare come marchio il

nome del registra Sergio Leone, questo non potrei farlo perché si tratta di nome noto e ci sarebbe

un approfittamento parassitario del nome. La legge precisa che in ogni caso si deve avere cura di

evitare situazioni in cui la registrazione del marchio possa, per una qualsiasi ragione, screditare la

persona il cui nome coincide con il marchio (lesione dell’onore, dell’identità personale, dei diritti

magari io registro un marchio per prodotti “indecenti” o per armi e

della personalità). Esempio:

magari c’è una persona che è omonima di quel marchio a cui non sta bene l’associazione. Bisogna

valutare caso per caso.

l’art. 8.3 c.p.i.: dell’avente diritto)

3) divieto di registrazione (senza consenso dei c.d. segni notori.

Si tratta di segni non ancora registrati come marchi, ma che hanno acquisito notorietà per un

qualsiasi motivo; la registrazione di questi segni è riservata all’artefice (colui che ha il merito) di

questa notorietà. Esempio: nel caso di Sergio Leone, in base a questa norma, sempre che non sia

già stato registrato come marchio, c’è una riserva di registrazione a favore dei congiunti del

registra che hanno l’esclusiva di registrazione; oppure si pensi ai nomi di sportivi famosi, o attori

famosi, scienziati, letterati: queste persone hanno un’esclusiva sulla notorietà. Oppure può anche

non essere il nome di persona, ma magari il nome di una manifestazione, il titolo di un libro, ecc.;

la legge dice “segni notori in campo artistico, letterale, scientifico, politico, sportivo, denominazioni

90

e sigle di manifestazioni, di enti e associazioni, emblemi caratteristici ecc.”. c’era stato un

Esempio:

caso relativo ad una registrazione come marchio degli emblemi delle contrade del Palio di Siena.

Qualunque segno che in qualunque ambito abbia acquisito una sua notorietà è oggetto di questa

disposizione. La registrazione di quel segno come marchio e quindi lo sfruttamento del suo valore

come marchio è riservato a chi è artefice della notorietà. Da un punto di vista economico questa

norma assicura che quando ci sono situazioni in cui un soggetto ha creato la notorietà di un segno,

in qualunque campo, sia solo quel soggetto a poter monetizzare o sfruttare commercialmente il

marchio oppure a non sfruttarla. È un’esclusiva. Se io artefice di segno notorio non voglio

proprio

utilizzare per fini commerciali la notorietà del segno come marchio, ho questa garanzia. Questa

norma opera nei due sensi.

L’art. 14.1, lettera

4) c), c.p.i.: altro caso in cui solo certi soggetti possono registrare un certo segno

come marchio. Sono i casi in cui non possono essere registrati come marchio i segni il cui uso

“costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo

di terzi”. In realtà questa norma riguarda fondamentalmente due ipotesi nella pratica: a) segno

protetto da diritto d’autore (es. un disegno, un quadro, un’espressione, ecc.): se c’è un opera

protetta da diritto d’autore, solo il titolare del diritto d’autore può decidere se registrarla e usarla

l’altra ipotesi riguarda la protezione delle opere dell’industrial design:

come marchio. b) la

progettazione estetica di determinate opere (il design) è oggetto di esclusiva, ossia conferisce al

un’esclusiva sulla sua creazione. Anche in questo caso si dice che titolare dell’esclusiva,

titolare

ossia il designer, è l’unico che può decidere se registrare la sua progettazione anche come

marchio. Settore un po’ particolare del diritto industriale. Esempio: il designer che realizza una

determinata forma per una lampada o sedia, la utilizza poi come suo segno distintivo.

5) Divieto di registrazione del marchio in malafede: art. 19.2 c.p.i.. Questo non è un caso del tutto

omogeneo a quelli fino ad ora analizzati degli aventi diritto; le norme fino ad ora esaminate sono

proprio casi in cui c’è un soggetto che ha un diritto su un certo segno, ed è l’unico soggetto a

potere registrare quel segno come marchio. Questo articolo è un’ipotesi di chiusura che ci dice che

in nessun caso si può registrare un marchio e, se viene registrato è nullo, se la domanda viene

fatta in malafede, cioè se chi chiede il marchio lo fa con un intento malizioso che non deve essere

premiato con la concessione o validità del marchio. È una norma aperta: il legislatore non

stabilisce cosa si intende per malafede. Il legislatore dice solamente che non accetta che se chi fa

domanda di registrazione è in malafede, questa domanda metta in capo ad un valido marchio.

Nella pratica le ipotesi di malafede che sono emerse sono inquadrabili in due categorie:

• È il caso in cui ci sia un soggetto che ha un’aspettativa di tutela su un segno e viene anticipato

nella registrazione da parte di un altro. C’è un soggetto quindi che non ha ancora un diritto sul

segno, ma che ha una legittima aspettativa di acquisizione del diritto e un altro lo anticipa e

registra per primo il segno (non per coincidenza, ma per privarlo della possibilità di registrare il

marchio). Esempio: è il caso di una persona che non è ancora famosa, però verosimilmente ci si

rendere conto che potrebbe diventarlo in breve tempo (es. un giovane calciatore che gioca delle

buone partite nelle giovanili e si capisce che potenzialmente diventerà un campione in breve

tempo). Un soggetto terzo se ne accorge e va a registrare come marchio il nome di questo giovane

calciatore. Da un lato c’è il calciatore, il quale non può dire di avere già un segno notorio (però ha

una legittima aspettativa) e dall’altro c’è un terzo che registra non a caso quel nome,

maliziosamente, in malafede, per acquisire lui il valore del marchio.

• Un altra ipotesi, che si ricollega quasi al caso di spionaggio industriale: un mio concorrente fa dei

preparativi per lanciare un nuovo prodotto, sceglie un marchio per questo nuovo prodotto (è

ancora tutto interno alla sua azienda, non si sa ancora all’esterno che marchio ha scelto, non lo ha

ancora registrato, però ha già fatto tutti i preparativi); io tramite una talpa o un’opera di spionaggio

industriale vengo a sapere che ha scelto quel marchio e registro io quel marchio al suo posto, lo

anticipo. Caso classico di malafede. Oppure io so che il mio concorrente ha registrato un marchio

all’estero non lo ha ancora registrato in Italia, lo anticipo io e lo registro io in Italia in modo da

bloccargli il mercato italiano e costringerlo a comprare il marchio da me se vuole venire in Italia.

Altra ipotesi di malafede.

È una categoria in cui c’è un determinato soggetto che ha delle aspettative su un segno e io

maliziosamente lo anticipo con finalità spesso ricattatorie. La seconda ipotesi è quella di

registrazione con finalità anticoncorrenziali: io registro un marchio non per farne uso, ma per

91

sottrarlo alla disponibilità dei miei concorrenti; casi di accaparramento,cioè soggetti che registrano

una pluralità di marchi diversi per rendere poi più difficile ai concorrenti trovare dei segni liberi,

registrabili come marchi. Anche questa viene considerata ipotesi di malafede nel senso che la mia

registrazione non ha la finalità virtuosa di acquisire un diritto su un segno, ma solo la finalità di

intralciare l’attività dei concorrenti. Anche in questa ipotesi di malafede interviene come limite alla

regola generale del “chiunque può registrare”.

Procedure di registrazione dei marchi

Le procedure di registrazione riguardano il come, materialmente (attraverso quali passaggi), si

acquisisce un diritto su un marchio registrato. Si tratta di diritti che si acquisiscono attraverso dei

procedimenti davanti ad Uffici competenti e sulla base di domande presentate da parte di chi vuole

avere la registrazione di marchio; queste domande vengono riesaminate dagli Uffici e possono

portare alla concessione del marchio, oppure al rigetto della domanda e quindi alla non

concessione della registrazione.

Essenzialmente ci sono tre strade che si possono seguire per avere una registrazione:

1) La prima strada è quella nazionale: deposito della domanda di marchio presso l'Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi o Stato per Stato presso gli uffici nazionali dei vari Stati.

In questo caso il richiedente chiede la registrazione del marchio nazionale per lo Stato in cui ha

fatto domanda; Esempio: chi fa domanda di marchio italiano all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,

otterrà alla fine una registrazione di marchi per il territorio italiano. Quindi i vari uffici nazionali

concedono dei marchi sono per il loro territorio. Gli uffici nazionali non possono fare registrazioni

valide per i territori di altri Stati.

Chi è interessato ad avere una registrazione solo nazionale e non è interessato ad altri Stati, può

seguire questa strada. La strada è molto semplice: si fa una domanda di registrazione all'Ufficio

Italiano Brevetti e Marchi, il quale esamina la domanda e se riscontra che il segno rientra tra i

segni registrabili ed ha i requisiti di validità, pubblica la domanda (sul sito dell'Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi appare un elenco delle domande di marchio per cui è stata chiesta la

registrazione e per cui l'Ufficio ha già compiuto l'esame dei requisiti). Dal momento della

pubblicazione è possibile, per i terzi interessati, in certi casi, fare opposizione alla registrazione. I

marchi non possono essere registrati se sono in conflitto con diritti anteriori di altri. È possibile per i

terzi interessati, cioè per chi ritiene di avere dei diritti propri anteriori sul segno che si vorrebbe

registrare come marchio, fare opposizione, cioè rivolgere un'istanza all'Ufficio, facendo notare che

sul segno che tizio vorrebbe registrare sono già presenti dei diritti anteriori riguardati il terzo che si

oppone e quindi il marchio non può essere registrato in quanto sarebbe in conflitto con i diritti del

terzo. Dopo l'opposizione è l'Ufficio a decidere se accogliere l'opposizione (e quindi respingere la

domanda di registrazione) oppure no. È una procedura abbastanza snella.

Contro le decisioni dell'Ufficio, sia quelle che respingono la domanda di marchio, sia quelle che

respingono (in tutto o in parte) l'opposizione, la parte che ha avuto torto, può fare appello davanti

ad un giudice speciale che si chiama "Commissione dei ricorsi" che decide con sentenza; la

decisione di questa commissione può essere oggetto in ultima istanza di ricorso davanti alla Corte

di Cassazione. Questa è la procedura amministrativa per avere un marchio in Italia.

L’art. 2 c.p.i. dice che la registrazione, quindi quando l’Ufficio concede il marchio, il suo

è un espressione un po’

provvedimento è un provvedimento di accertamento costitutivo;

particolare. L’essenza del concetto di “accertamento costitutivo” è questo: è un provvedimento, per

così dire, con una “doppia anima”: l’Ufficio da un lato accerta che il marchio ha tutti i requisiti per

poter essere concesso e quindi è un riconoscimento da parte dell’Ufficio che chi chiede il marchio

ma questo procedimento ha anche un’anima costitutiva,

è nelle condizioni di poterlo registrare,

ossia ha anche il compito di costituire il diritto, perché senza questo provvedimento, cioè senza

l'intervento dell'Ufficio, non può sorgere il diritto sul marchio registrato (Riassunto: Accertamento

costitutivo: è un provvedimento che da un lato accerta la presenza dei requisiti, dall'altro lato

costituisce il diritto esclusivo sul marchio). Questo appena descritto è il procedimento

amministrativo, poi è ulteriormente possibile che i marchi, dopo essere stati concessi, possano

essere oggetto di cause di nullità di fronte ad un giudice.

2) Esiste poi una via Europea, il cosiddetto marchio comunitario. Il marchio comunitario viene

concesso da un Ufficio dell'Unione Europea, cioè Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno

92

(UAMI), con sede ad Alicante (Spagna). Chi sceglie questa via vuole avere un marchio non limitato

al territorio nazionale, ma vuole un marchio valido per tutto il territorio dell'Unione Europea (è un

vero e proprio marchio dell'UE). Tutto il territorio dell'Unione Europea viene considerato come un

unico territorio sovranazionale e il marchio rilasciato ha validità per tutto il territorio dell'Unione

Europea (se ha i requisiti). La procedura per l'ottenimento del marchio comunitario è la stessa:

domanda, esame dell'Ufficio, possibilità di opposizione e possibilità di impugnazione delle decisioni

che rigettano la domanda di impugnazione/opposizione.

La differenza con la via italiana è che chi sceglie la via comunitaria vuole un marchio per tutto il

territorio dell'Unione. Sta al richiedente scegliere la strada da seguire. La difficoltà principale

nell’ottenimento del marchio comunitario sta nel fatto che esso deve avere i requisiti di validità per

tutto il territorio dell'Unione Europea. Quindi se io chiedo un marchio nazionale solo per l'Italia e c'è

un marchio identico in Svezia, questo non è un problema; se però io faccio richiesta di un marchio

comunitario, devo avere campo libero in tutto il territorio dell'Unione. Basta che ci sia il marchio

svedese per bloccare la registrazione del marchio in Italia.

3) La terza via è quella del cosiddetto marchio internazionale. È una via intermedia tra le due

viste in precedenza. Il marchio internazionale è disciplinato da due Accordi Internazionali (che in

realtà formano una corpo unico): l’Accordo di Madrid (la cui prima versione risale al 1891) a cui è

stato aggiunto un secondo accordo che è il Protocollo di Madrid del 1989. Il meccanismo di fondo

è questo: chi deposita una domanda di marchio nazionale in uno degli Stati aderenti a questi

accordi può poi chiedere la cosiddetta estensione internazionale, cioè può chiedere ad un Ufficio

che si trova a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, di concedere

delle estensioni del marchio in tutta una serie di Stati aderenti all'accordo indicati dal richiedente.

Gli Stati che aderiscono alla Convenzione di Unione di Parigi sono 176, mentre sono 94 quelli che

aderiscono al protocollo di Madrid. Esempio: io deposito una domanda in Germania e poi sulla

base di quella domanda, vado all’Ufficio di Ginevra e chiedo che tale domanda venga estesa ad

una serie di altri Stati da me indicati. È un modo centralizzato per avere una pluralità di

registrazioni in vari altri Stati aderenti all'Accordo. Se l'Ufficio di Ginevra accoglie questa richiesta,

trasmette gli incartamenti a tutti gli altri Stati interessati indicati dal richiedente.

L'Ufficio Nazionale, cioè quello del singolo Stato che riceve la richiesta, può decidere se accettare

o rifiutare la richiesta di protezione di quel marchio per il proprio territorio nazionale; è anche

possibile per gli interessati fare opposizione all’estensione all'interno del territorio nazionale, ma se

l'estensione al territorio nazionale viene accolta il marchio è come se fosse stato registrato in

quello Stato. Il richiedente non deve fare tante richieste a livello nazionale, ma ne fa una unica e

ne richiede l'estensione attraverso l'Ufficio di Ginevra, a tutti gli altri Paesi indicati. Il risultato però

non è come per il marchio comunitario un titolo unico, ma è un fascio di marchi nazionali paralleli.

Procedura unica, ma con l'ottenimento di molti marchi nazionali, autonomi e indipendenti come se

fossero stati ottenuti autonomamente facendo richiesta ai rispettivi stati nazionali.

Vediamo alcuni esempi:

Esempio: marchio della Barilla sul Mulino Bianco. Brevetto italiano. Solita intestazione come per i

brevetti (numero di domanda, numero di registrazione, il titolare, il mandatario ossia il consulente

che ha assistito l’azienda). Il “Modulo C”: modulo che si deve compilare per ottenere la protezione

dei marchi in Italia e che riporta tutti i dati. Viene descritto il marchio a parole e vengono indicate le

e poi c’è una raffigurazione del marchio

classi di prodotti per cui il marchio è richiesto

(rappresentabilità grafica del marchio). Si tratta di un marchio misto, composto dalla parola Mulino

Bianco e dai disegni.

Esempio: Stilista Fiorucci. Marchio internazionale. Le classi sono le classificazioni dei prodotti, le

categorie merceologiche per cui si chiede protezione (capi di abbigliamento e pelletteria in questo

caso)

Esempio: Budweiser; raffigurazione del marchio, indicazione degli Stati in cui il titolare del marchio

vuole protezione. Domanda Nazionale negli Stati Uniti e poi a partire da questa ha chiesto

all’Ufficio di Ginevra l’estensione della protezione in altri Stati da lui designati. Ciascuno Stato ha

deciso poi autonomamente se accettare o meno l’estensione. Ad esempio ci sono stati molti Stati

che hanno rifiutato e quindi non hanno accettato l’estensione.

registrazione come marchio comunitario della forma della penna Bic. L’identificazione del

Esempio:

segno in questo caso è una fotografia della penna con tutte le sue caratteristiche (corpo

93

trasparente a sezione esagonale e cappuccio con zanna). Indicazione delle categorie di prodotto

per cui il titolare vuole protezione: Classe 16: stilografiche e penne a sfera e inchiostri.

Le domande di marchio hanno due cose che sono fondamentali quando si va in causa: a) la prima

è il segno, cioè che cosa è registrato come marchio; fondamentale sia perché serve a capire che

cosa è registrato, sia perché è su come il segno è raffigurato che ci si basa per capire se il marchio

cosa è l’indicazione

è protetto o meno; b) seconda dei prodotti/servizi per cui il marchio è

registrato; aspetto molto importante. Esiste una Convenzione Internazionale, la Convenzione di

Nizza (1957), che ha previsto un sistema di classificazione di tutti i prodotti o servizi in classi. Ogni

classe è identificata da un numero e la classificazione prevede che all'interno di ognuna di queste

classi rientrino determinati prodotti o servizi. Le classi sono in tutto 45 e coprono tutti i prodotti o

servizi esistenti. Al momento della registrazione il titolare deve indicare per quali classi vuole la

protezione e, all’interno di queste classi, deve specificare per quali dei prodotti intende registrare il

marchio. Il richiedente può richiedere protezione per più classi e in teoria potrebbe chiedere

protezione per tutte e 45 le classi (per tutti i prodotti e servizi esistenti). Nella pratica è molto

difficile che questo avvenga, perché per registrare un marchio si pagano della tasse e le tasse

aumentano all'aumentare dei prodotti e delle classi per cui si richiede protezione. Inoltre, come

vedremo più avanti, ci sono delle disposizioni di legge per cui anche se si registra il marchio per

tutti i prodotti e servizi, la registrazione, decorso un certo periodo di tempo (5 anni) si conserva

solo per i prodotti e servizi per cui il marchio è stato effettivamente utilizzato.

L'indicazioni delle classi e dei prodotti è importante perché comunque questo identifica i prodotti

per cui il marchio è registrato. Per cui è possibile che esistano sul territorio due marchi, entrambi

validi, ma registrati per prodotti completamente diversi; ovviamente in questo caso non c'è conflitto

tra i marchi. Quindi le due prime cose che si vanno a guardare per stabilire la validità del marchio

sono il segno e la validità.

Requisiti di validità del marchio

Dopo aver visto che cosa può essere protetto, ossia cosa è oggetto di marchio, bisogna ora

vedere quali sono i requisiti di validità. Nel caso dei marchi i requisiti sono:

1) Capacità distintiva;

2) Novità;

3) Liceità.

Il concetto è che i segni, per poter essere validi marchi, quindi per poter essere oggetto di una

valida esclusiva, devono avere determinate caratteristiche. Se io volessi registrare la parola

“tavolo” come marchio per dei tavoli, non potrei farlo perché la parola “tavolo” non è un segno

distintivo, è il nome comune del prodotto (mancanza di capacità distintiva). Se io invece volessi

registrare il marchio Coca-Cola per le bevande, potrei farlo? No perché esiste già come marchio

registrare il marchio “Cotonelle” per prodotti che non

(mancanza di novità). Se io volessi

contengono cotone e facendo credere al consumatore che invece contengono cotone, potrei farlo?

No, perché non è lecito, inganna il consumatore (mancanza di liceità).

I primi due requisiti si inquadrano nel concetto generale per cui il marchio serve solo se è in grado

di svolgere la funzione di collegare il prodotto ad una certa fonte imprenditoriale. Cosa non deve

avvenire affinché il segno non svolga questa funzione? Il segno deve essere idoneo a svolgere

questa funzione per sue caratteristiche intrinseche (es. Tavolo per tavoli non è idoneo a

distinguere) e in secondo luogo non deve confondere o creare confusione con marchi già esistenti

di altri. Il legislatore dice che non possono essere registrati, o se registrati sono nulli, se per

caratteristiche intrinseche, o perché già usati da altri, i segni non sono idonei a distinguere.

Nell’ultimo requisito rientrano marchi che non sono leciti o ingannano il consumatore o sono

contrari all’ordine pubblico. Nella normativa nazionale si fa riferimento in merito a questi argomenti

ai “requisiti di validità”, mentre nel diritto comunitario lo si vede al negativo: impedimenti alla

registrazione; la sostanza però è la stessa.

1) Capacità distintiva

L’art. 13, primo comma, c.p.i. costituisce una delle norme più importanti della disciplina dei marchi.

L’art. dice: non possono essere registrati come marchio i segni inidonei a svolgere una funzione

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distintiva (ossia privi di carattere distintivo); il segno deve consentire di identificare i prodotti o i

servizi per i quali viene chiesta la registrazione come provenienti da una determinata impresa. I

marchi hanno quindi un significato se servono ad identificare un prodotto o servizio tra gli altri

prodotti e servizi presenti sul mercato. Quindi capacità distintiva vuol dire che il segno deve

consentire al pubblico, ossia a chiunque entri in contatto con quel segno, di identificare i prodotti o

servizi per i quali il marchio è stato registrato, come provenienti da una determinata impresa.

Esempio: chi vede Coca-Cola capisce che la bevanda proviene da quella impresa e non da altre

presenti sul mercato.

Finalità della norma:

1) La legge crea delle esclusive sui segni che possono svolgere la funzione di identificazione tra i

prodotti e i servizi con la loro fonte (impresa); è chiaro che se un segno non è in grado di

distinguere, non c'è nessun motivo per cui registrarlo. Il legislatore non dà esclusive (monopoli di

mercato) senza motivo. Se il segno svolge una funzione utile di identificazione dei prodotti allora è

giusto che ci sia una esclusiva, altrimenti no.

2) La seconda ragione ha a che vedere con esigenze antimonopolistiche, che impongono di

mantenere “libero un segno”; tutto ciò si ricollega agli esempi fatti prima: un soggetto che volesse

registrare la parola “tavolo” per identificare un tavolo (tolto il fatto che la parola in sé non

costituisce segno distintivo poiché è un nome comune), ma se mai fosse possibile, acquisirebbe

un’esclusiva su tale parola che impedirebbe agli altri di usare la parola tavolo per i tavoli che loro

producono; ci sarebbe una evidente distorsione/intralcio alle regole del libero mercato poiché tutti

gli altri non potrebbero più usare il nome comune del prodotto per dire di che prodotto si tratta o

per descrivere un prodotto ai consumatori.

Oltre al fatto che questi segni non distinguono nulla, si tratta anche di segni per cui non è possibile

concedere un monopolio per ragioni di interesse pubblico e anticoncorrenziali, sono segni che

devono essere mantenuti liberi. La Corte di Giustizia dice che per questi segni c'è un imperativo di

disponibilità, traducibile in esigenza insopprimibile, ineliminabile di libero utilizzo del segno: tutti

hanno il diritto di utilizzare il nome “tavolo” per dire che in una determinata azienda fabbricano dei

tavoli. Quello della capacità distintiva è un requisito fondamentale. I due concetti appena esaminati

sono la base della spiegazione della capacità distintiva.

Una volta definito cosa si intenda per capacità distintiva, bisogna chiedersi come si fa a valutare in

concreto i segni privi o dotati di capacità distintiva. La regola base è che per valutare se il segno ha

o meno capacità distintiva, ci si deve porre dalla prospettiva di un consumatore medio dei prodotti

o servizi che sia "normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”. In questo caso

quindi il parametro di riferimento non è l’esperto del settore, ma è il consumatore, ossia un

soggetto normale, abituale acquirente di quel prodotto o servizio, che abbia un normale/medio

bagaglio di conoscenze e di attenzione. Naturalmente il livello medio varia a seconda del tipo di

prodotti o servizi per cui si vuole registrare il marchio, per cui si deve cercare di ricostruire una

figura di consumatore di riferimento per i prodotti o servizi. Esempio: se io devo comprare beni di

largo consumo il livello medio del consumatore di riferimento è molto più basso rispetto al caso in

cui l'acquisto riguardi prodotti molto più costosi. Anche il livello di conoscenza del prodotto e

l’attenzione varia molto in base alla tipologia di prodotto o servizio; i consumatori tenderanno ad

acquistare prodotti meno costosi anche senza conoscere tutte le specifiche del prodotto, ma

tenderanno ad informarsi molto di più se il prodotto è più costoso o più utile ai propri bisogni.

Il concetto di consumatore medio va quindi sempre parametrato in funzione della tipologia di

prodotti o servizi in questione. quest’ultimo risulta essere molto

Il problema è ricostruire un modello di riferimento: importante da

utilizzare dal momento che ci si sta chiedendo se un certo segno comunica o meno un messaggio

di marchio e cioè se sia idoneo a distinguere, non in assoluto, i prodotti o servizi specifici per cui

viene registrato. Poiché i marchi sono simboli che comunicano messaggi ai consumatori, è proprio

dal punto di vista del consumatore di quello specifico prodotto che ci si deve chiedere quale

significato il consumatore attribuisce al segno in un contesto tipico di acquisto. La parola chiave in

tutto questo è la percezione del segno: si deve ricostruire quel'è la percezione tipica del

consumatore rispetto ad un certo segno. In altri termini: secondo i meccanismi di percezione del

consumatore, quali significati il segno comunica. Se tra i significati che il segno comunica al

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Corso di laurea: Corso di laurea in Management internazionale
SSD:

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