Diritto industriale - Appunti

APPUNTI DI DIRITTO INDUSTRIALE

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medio. E’ quindi escluso che sia ingannevole un prodotto che si chiama “pan di stelle”

(perché tutti sanno che il pane non arriva dalle stelle), mentre è ingannevole la carta

igienica “cotonelle” che è di carta e non di cotone…

L’illiceità o la decettività può anche essere sopravvenuta, cioè diventarlo

successivamente. In questo caso la sanzione è sempre la decadenza del marchio.

Sempre a proposito di non ingannevolezza, sono quindi anche esclusi gli stemmi e gli

emblemi degli stati nazionali e delle organizzazioni internazionali riconosciute

(disposizioni contenute nella CUP).

Acquisto e perdita di capacità distintiva

La mancanza di capacità distintiva, il carattere descrittivo e l’uso comune del segno

23

possono essere superati dal cd. Secondary Meaning . ossia quindi dall’acquisto del

carattere distintivo attraverso l’uso. 1)sia privo di carattere

Sono in pratica le ipotesi nella quali il segno originariamente

distintivo, 2) abbia carattere descrittivo o 3) sia di uso comune, ma nelle quali esso è

stato usato così massicciamente e con funzione distintiva dall’imprenditore che il

pubblico oramai lo percepisce come indicazione di provenienza da una impresa.

Un esempio può essere rappresentato da “Il Giornale”, segno quindi privo di carattere

distintivo (tutti gli altri giornali si chiamano comunemente “giornale”) che però è stato

tutelato (e registrabile) grazie al Secondary Meaning.

Ma non tutti gli impedimenti possono essere superati con il Secondary Meaning. E’

escluso quindi che esso sani i casi di impedimenti relativi e che super la non idoneità

astratta. Quindi un profumo non può essere registrato con il secondary meaning perché

non è comunque un segno idoneo a essere registrato comunque.

L’onere della prova dell’esistenza di un Secondary Meaning incombe ovviamente sul

titolare del segno, il quale deve dimostrare la sua notorietà e associazione comune del

pubblico alla sua impresa (con, ad es. indagini demoscopiche).

Marchio volgarizzato: Un altro effetto dell’uso e del tempo, di natura opposta a SM, si

ha quando il marchio registrato è diventato di tale uso comune da determinarne la

perdita del carattere distintivo, finendo quindi per identificare solo più il prodotto e non il

produttore. Diventa in pratica il nome proprio del bene (cellophan, premaman.. ecc.).

Prima della riforma del 1992 l’istituto della volgarizzazione si applicava applicava la

Teoria Oggettiva, cioè il giudice doveva solo accertare che il marchio avesse

effettivamente perso la capacità distintiva.

Dopo la riforma si sono stemperati questi toni con l’introduzione di un elemento

soggettivo. La Teoria Soggettiva sulla volgarizzazione (art. 13 comma 4 CPI) chiede

non solo che il marchio sia diventato comune e generico ma occorre che la perdita di

24

capacità distintiva sia derivata dalla attività o inattività del titolare del marchio.

Qualora un marchio sia inserito in un dizionario, il titolare può pretendere che sia inserito

il simbolo “r” del marchio registrato.

23 Segno privo di capacità distintiva che però l’acquisisce con l’uso. Non applicabile agli

impedimenti relativi!!

24 Sono i casi in cui il titolare del marchio ometta di difendersi dalle imitazioni di terzi e/o i

incoraggi l’uso del marchio come “nome” del bene e ne tolleri la diffusione in questi termini.

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Secondary Meaning (acquisto carattere distintivo con l’uso).

Distintività: Volgarizzazione (perdita carattere distintivo con l’uso).

Due istituti derivanti quindi da difetti o specifiche del carattere descrittivo.

NULLITÀ E DECADENZA

Sono due istituti che solo apparentemente assomigliano a quelli civilistici. La nullità

civilistica però può essere fatta valere da tutti coloro che vi hanno interesse mentre

quella nel diritto dei marchi solo dai titolari di diritti anteriori configgenti. Anche la

decadenza ha poco a che fare con quella civilistica che prevede una generica estinzione

del diritto per inerzia protratta nel tempo.

Occorre segnalare che questi istituti sono stati particolarmente modificati per via della

durata potenzialmente illimitata della privativa sui marchi, che inizialmente dura 10 anni

dalla domanda di registrazione ma può essere rinnovata praticamente in eterno.

Nel diritto dei marchi quindi le cause di decadenza e quelle di nullità generalmente si

contrappongo. Mentre quelle di nullità attengono a difetti originari del segno, quelle di

decadenza si riferiscono invece a difetti sopravvenuti del segno o del suo uso. Tutte le

cause di nullità sono già state viste (impedimenti…), vediamo la Decadenza.

La decadenza (art. 26 cpi) è quindi un fenomeno che sta a indicare un difetto del

25 26

ma funzionale , quindi derivanti da una situazione

marchio non genetico 27 28

, per non uso (art. 24 CPI), per

sopravvenuta. Avviene con la volgarizzazione

29

decettività sopravvenuta e perché diviene contrario alla legge, ordine pubblico e buon

costume.

La volgarizzazione è già stata vista.

La decadenza per non uso si ha quando il marchio non sia fatto oggetto di uso effettivo

per un periodo superiore a 5 anni dalla registrazione o dall’ultimo uso effettuato, questo

per evitare fenomeni di accaparramento dei marchi con finalità monopolistiche.

Per uso effettivo si intende un uso vero, non meramente finalizzato alla conservazione

del marchio. Non è quindi effettivo un uso ad esempio solo pubblicitario se allo stesso

non corrisponde la disponibilità dei beni sul mercato. L’uso però non deve essere

necessariamente del titolare ma anche da parte di un altro soggetto che lo faccia con il

suo consenso.

Sono ammessi inoltre in Italia i cd Marchi Difensivi (esclusiva internazionale..) che in

pratica sono marchi simili a quello a rischio di decadenza. L’uso di questi marchi simili è

infatti utile per impedire la decadenza del principale.

25 Dal momento della nascita

26 sopravvenuto

27 E’ la perdita del carattere distintivo del marchio che si ha per azione o non azione del titolare

28 Il titolare deve usarlo entro 5 anni dal momento della concessione della licenza oppure dopo il

primo utilizzo questo non può essere sospeso l’uso per 5 anni o più (salvo motivo legittimo di

sospensione, es, blocco vendita di un farmaco per legge).

29 Decettività: ossia divenuto idoneo a creare inganno (art. 14 CPI). Pag. 17/55

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E’ altresì esclusa (rimandata) la decadenza quando il non uso non deriva dalla volontà

del titolare ma da altre cause, come nel caso dei farmaci quando tardi ad arrivare

l’autorizzazione amministrativa.

Nel caso di decadenza per non uso, è possibile la riabilitazione o sanatoria se il

titolare del marchio che sarebbe decaduto per non uso ne riprende l’uso prima che sia

proposta domanda di accertamento di decadenza. In questo caso la decadenza non

opera più se il segno è riusato per almeno 3 mesi e 1 gg prima che qualcuno faccia

azione di decadenza), salvo che il riutilizzo non sia unicamente finalizzato ad impedire

l’azione di decadenza da parte di terzi.

La decadenza per decettività sopravvenuta: Si ha quando il marchio diviene idoneo

ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità e la provenienza

dei prodotti o servizi , a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare

a con il suo consenso.

In pratica essa è esclusa quando vi è un rapporto di informazione corretto da parte

dell’utilizzatore del marchio. Non è tutela di qualità ma di correttezza professionale.

LA TUTELA DEL MARCHIO

L’azione di contraffazione.

30

L’azione di contraffazione : (art. 20 CPI 1c lettera B oppure art. 5 direttiva) è nata per

tutelare la funzione primigenia del marchio, quella distintiva, e per impedire ai terzi di

immettere sul mercato dei beni muniti di segno identico o simile a quello del titolare in

materia tale da creare una confusione nel pubblico tra i beni contraffatti e quelli originali.

Svolge quindi sia il ruolo di tutelare gli interessi del titolare dei diritti sul segno che di

evitare confusione ed inganno nei consumatori.

Il requisito essenziale perché si abbia contraffazione è che il titolare del diritto di marchio

o i licenziatari dello stesso esperiscano l’azione. In presenza del consenso di questi

infatti, l’uso del terzo non costituisce in alcun modo contraffazione. Inoltre è necessario

che l’uso del marchio avvenga “in commercio”.

La nozione di contraffazione è speculare con le ipotesi di conflitto fra segni distintivi viste

per verificare la validità della domanda di registrazione:

1. primo tipo di conflitto: Marchi identici per prodotti identici. Ossia viene usato un

“segno” identico al marchio, per contrassegnare prodotti identici a quelli per cui è

e non è necessario che si

registrato. In questo caso si ha sicuramente contraffazione

crei confusione. Quindi nemmeno un “disclaimer” potrebbe giustificare l’uso del

segno identico.

2. Secondo tipo di conflitto Marchi identici o simili per prodotti identici o affini.

In questo caso occorrono alcuni requisiti perché possa aversi contraffazione: occorre

che la simultanea presenza sul mercato del marchio anteriore e del segno

30 Si ha contraffazione solo se l’uso del marcio avviene “in commercio” (legge

comunitaria) o in attività economica (legge italiana). Inoltre l’uso del marchio deve servire per

identificare il produttore, se quindi ciò non avviene (es, uso di un marchio altrui in una immagine

di un quadro) non si ha contraffazione. VVI Pag. 18/55

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successivo possa generare rischio di confusione e che questo possa generare

31

rischio di associazione tra i segni. 32

3. Terzo tipo di conflitto il marchio registrato goda dello stato di rinomanza . In

questo caso vi è una deroga al principio di specialità, quindi si ha contraffazione da

parti di chi usa un segno identico o simile, anche per prodotti non identici o affini

(quindi per classi merceologiche diverse), e a condizione che il marchio successivo

sia idoneo a trarre un indebito vantaggio da o dare ingiusto pregiudizio alla notorietà

del marchio anteriore (VVI).

Le attività riservate al titolare (art. 20 CPI)

La legge precisa quali attività di utilizzazione dei marchi sono riservate al titolare e, per

conseguenza, esse diventano vietate se compiute da terzi.

Sicuramente apporre il marchio sui prodotti o sulle confezioni e la prima di queste

attività, insieme alla possibilità di vendere i prodotti così contrassegnati. Chi appone,

vende o tenta di vendere (è contraffazione anche l’atto preparatorio) sicuramente

compie un reato, indipendentemente dal fatto che sia stato lui ad apporre il segno

contraffatto o che sia a conoscenza della contraffazione.

Si citino i problemi di territorialità dovuti a internet ed il caso del martini venduto in sud

america spiegato a lezione.

Le libere utilizzazioni sempre consentite a tutti i terzi (art. 21 CPI)

Nella libera utilizzazione il comportamento integra tutti gli elementi del divieto, ma per

ragione degne di tutela questo è giustificato. Sono 3 i casi:

1. nome e indirizzo; ossia il marchio registrato può essere usato da chi l’ha nel

nome o nell’indirizzo (es, abito in via coca cola….)

2. uso di indicazioni descrittive, come indicazioni relative a specie, qualità,

quantità, provenienza geografica. E’ già stato detto che la registrazione del

marchio con queste caratteristiche è possibile solo quando esso abbia anche

carattere distintivo e non solo descrittivo (es, il giornale è un marchio registrato,

ma la parola “giornale”, che è una indicazione di specie del prodotto, può essere

usata anche da La Stampa). In questi casi quindi la componente descrittiva deve

rimanere liberamente utilizzabile.

3. del marchio di impresa quando è necessario per indicare la destinazione di un

prodotto (come i ricambi di concorrenza per le auto, che hanno scritto sulla

scatola a quale prodotto si applicano);

per i 3 punti di cui sopra, le utilizzazioni sono legittime purché l’uso sia conforme ai

principi di correttezza professionale (quindi niente furbate nell’utilizzo di marchi altrui).

L’ESAURIMENTO DEL MARCHIO:

31 Confusione di livello minore, ossia suscettibile di generare associazione mentale tra i produttori

(es, che si pensi che i due diversi produttori sono associati…)

32 Nella normativa europea si parla di “notorietà”. La rinomanza si decide con un giudizio di fatto

dell’organo giudicante, non esistono liste, ed ha diverse gradazioni: più è forte, più settori

merceologici protegge. Pag. 19/55

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Per esaurimento si intende che il diritto del titolare sul marchio registrato si esaurisce

dopo che il bene contraddistinto dal marchio sia stato immesso in commercio dal titolare

o con il suo consenso..

Quando in pratica il bene marchiato è venduto, la società che vende non ha più alcun

diritto sulle vendite successive, che possono avvenire liberamente. La stessa libertà vale

anche per i beni esportati o importati.

Si badi però che il principio dell’esaurimento è valido in Italia e nella CEE parlandosi

quindi di Esaurimento Interno e Esaurimento Comunitario. Infatti anche a livello

comunitario la libera circolazione dei beni è principio degno di tutela, da non ostacolarsi

a mezzo del diritto sui marchi. Peraltro, in ambito CEE occorre verificare anche quali

sono i soggetti interessati, infatti una impresa italiana potrebbe impedire l’importazione

in Italia di prodotti con il suo stesso marchio provenienti da altri paesi CEE.

L’esaurimento Internazionale invece non avviene in quanto la funzione distintiva non è

l’unica ad essere tutelata giuridicamente, esiste anche quella degli investimenti

pubblicitari (ad esempio), per cui il bene venduto a 5 in Uganda non può essere

esportato in Italia a quel prezzo quando da noi magari costa 20, causando una

alterazione del mercato.

LA CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI SUL MARCHIO

Come per tutti i diritti di carattere patrimoniale la cessione dei diritti sul marchio è

possibile usando gli ordinari strumenti civilistici di cessione dei diritto.

Nella prassi commerciale e nel linguaggio legislativo però, si parla generalmente di

“trasferimento” del marchio, per evidenziarne i vari casi di cessione, e di “licenza” per

identificare i casi di concessione d’uso.

La riforma del 92 ha fortemente agevolato la trasferibilità di questi diritti rimuovendo il

vincolo di cessione anche dei cespiti aziendali che consentivano la produzione del bene

oggetto di marchio. E’ rimasto quindi un ruolo cruciale alla previsione generale che vieta

il trasferimento quando da ciò possa derivare inganno del pubblico. Il bilanciamento tra

le esigenze di circolazione del diritto e la tutela del consumatore è punto centrale delle

regole sulla cessione civilistica.

All’opposto però vi è una presunzione di trasferimento del marchio quando è l’azienda

ad essere venduta.

2573. Trasferimento del marchio. — Il marchio può essere trasferito o concesso in

licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato,

purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei

caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del

pubblico.

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia

o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito

insieme con l’azienda.

Si noti che la ratio prevede che non vi sia inganno, quindi è perfettamente legittima una

riduzione del livello qualitativo dei beni il cui marchio è ceduto, purché vi sia adeguata

informazione del pubblico.

La cessione separata dall’azienda è possibile inoltre solo per i marchi speciali mentre

per quelli generali (es FIAT) è più difficile e occorrerebbe comunque informare

adeguatamente il pubblico del mutamento del soggetto responsabile della produzione.

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Il Frazionamento merceologico del marchio (cessione per prodotti non affini), quindi la

cessione per prodotti diversi è possibile ma delicata, preferibilmente esperibile sotto

forma di licenza che di cessione.

La cessione per prodotti affini invece è da ritenersi vietata, perché si incorrerebbe in un

33

caso di decettività sopravvenuta e quindi di decadenza del marchio. E’ altresì vietato il

frazionamento geografico (all’interno dello stesso territorio) del marchio, in quanto le

merci potrebbero comunque circolare.

La licenza di marchio (art 23 CPI)

Come per la cessione, è anche possibile che l’uso del marchio sia concesso a terzi, sia

in forma esclusiva che non esclusiva.

La licenza non esclusiva prevede che il titolare del marchio possa continuare ad

utilizzarlo per gli stessi beni insieme con il licenziatario e che possa anche concederne

l’uso ad altri licenziatari ancora. La licenza può altresì essere riferita all’intero territorio o

parte di esso.

E’ quindi questa una ipotesi di “couso” del marchio che pone i problemi già visti per la

cessione di tutela dell’acquirente dei prodotti. La legge prevede quindi una clausola

contrattuale espressa per cui i beni offerti dal licenziatario non esclusivo devono essere

dello stesso identico tipo.

La licenza non esclusiva è possibile quindi solo con questa previsione perché i beni

possono circolare, quindi livelli qualitativi diversi produrrebbero inganno per il pubblico,

con decadenza del marchio per decettività sopravvenuta.

Il titolare del marchio concesso in licenza non esclusiva può quindi esercitare l’azione di

contraffazione verso il licenziatario se questi non rispetta questo precetto di uguaglianza

34

dei beni marchiati offerti.

La licenza esclusiva. In questo caso pochi problemi pone il caso in cui il titolare

conceda la licenza di marchio ad un terzo in modo esclusivo, spossessandosi totalmente

della possibilità di usarlo.

E’ però possibile che il titolare decida di concedere licenza esclusiva a più terzi,

concedendogli di utilizzare il marchio per parte dei prodotti o servizi per i quali è

registrato.

Licenza esclusiva per beni non affini (generi completamente diversi).

In questo caso si pongono pochi problemi per via della oggettiva difficoltà che da tale

situazione ne derivi un inganno per il pubblico. 35

Licenza esclusiva per beni affini (generi diversi ma assimilabili )

In questo caso, anche in assenza di una previsione legale come quella prevista per

le licenze non esclusive, occorre prestare attenzione che non venga fatto un uso

decettivo del marchio, situazione che ne comporterebbe la sicura decadenza anche

in assenza di specifica previsione pattizia.

33 Perché due produttori produrrebbero con lo stesso marchio prodotti identici, quindi creando

confusione nel pubblico circa l’origine del prodotto.

34 In pratica gli spetta sia azione extracontrattuale (normale contraffazione) che contrattuale (per

via della clausola contrattuale espressa che prevede l’uguaglianza dei beni.

35 Come le cravatte e le cinture o gli orologi…. Pag. 21/55

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Sulle licenze di marchio si ricordi anche il parallelismo con il franchising, contratto che è

armonico con le disposizioni sui marchi perché incorpora tutte queste tutele finora

esposte (il franchisee si obbliga a conformarsi alle istruzioni del franchisor, ne acuisce il

know how ecc.).

Forma e pubblicità nella circolazione dei marchi.

Nell’ordinamento italiano vige, in linea generale, il principio di libertà delle forme quindi

non è richiesta una forma specifica per i casi di trasferimento dei marchi, salvo i casi di

36

.

donazione

Il codice però prevede delle regole sulla pubblicità di queste cessioni, che devono

essere trascritte presso l’Ufficio Italiano Brevetti E Marchi. La trascrizione però prevede

la forma scritta, quindi questi contratti sono generalmente fatti con scrittura privata

autenticata.

Per il marchio comunitario è invece prevista la forma scritta ad substantiam, pena quindi

la nullità del trasferimento.

Questa diversa previsione ha importanti risvolti: in Italia infatti la trascrizione serve solo

per determinate chi per primo abbia trascritto e quindi sia l’effettivo titolare del diritto, nel

diritto comunitario invece essa è costitutiva del diritto stesso e quindi regola sia il

conflitto tra acquirenti che le eventuali azioni di contraffazione.

36 Per la donazione, di qualunque bene, è prevista la forma solenne dell’atto pubblico a pena di

nullità. Pag. 22/55

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LE INVENZIONI

Per invenzione si intende la soluzione di un problema tecnico, in qualsiasi campo della

tecnologia intesa sia come processo che come prodotto. 37

Dalle invenzioni si differenziano i cd “modelli di utilità ” che invece costituiscono

soluzioni di problemi tecnici mediante interventi sulla forma di macchine, utensili

strumenti ed oggetti d’uso, in modo da conferirgli migliore efficacia o comodità di

applicazione. In pratica il modello di utilità si applica ad una invenzione già esistente.

Dalle invenzioni occorre distinguere le semplici “scoperte” in quanto tali, ossia delle

rivelazioni di ciò che già esiste in natura. Perché vi sia invenzione occorre quindi che vi

un riproducibilità a piacere da parte

sia un possibile controllo delle forze in gioco,

dell’uomo del processo considerato.

In questo senso non sono quindi brevettabili le teorie scientifiche ed i metodi

matematici, essendo riconducibili ad ipotesi di spiegazione dei fenomeni della natura.

Invenzioni di Processo o di Prodotto

La distinzione è rilevante perché, sebbene la normativa consenta la brevettabilità di

entrambi i casi, vi sono risvolti diversi.

Nel caso di invenzioni di processo la legge vieta ai terzi l’uso ed il commercio dei

prodotti derivanti dal processo stesso solo se ricavati anche dai terzi mediante lo stesso

processo (quindi se li producono diversamente non c’è problema…). Nel caso di

invenzioni di prodotto invece, il divieto di uso e commercio è attribuito ai terzi senza

alcuna limitazione, essendo irrilevante il procedimento utilizzato per produrre il prodotto

protetto dall’altrui brevetto.

Questo ha risvolti in molti casi, come quelli di nuova utilizzazione di sostanza nota. La

legge prevede infatti la brevettabilità di sostanze già note, solo in relazione a nuovi e

specifici utilizzi, con riferimento a quelli originariamente noti e sperimentati, configurando

quindi il cd Brevetto d’uso.

L’uso quindi assume un carattere di particolare importanza nelle invenzioni di prodotto,

che risultano proteggibili sempre e soltanto in funzione del loro uso e cioè alla loro

38

destinazione al soddisfacimento di uno specifico bisogno dell’uomo .

37 Ai modelli il codice attribuisce un rinvio alle norme sui brevetti. Sono quindi equiparabili come

normativa.

38 Con risvolti ad esempio sulle biotecnologie. Il materiale biologico non è brevettabile in se, ma

solo in funzione di una applicazione industriale concretamente indicata, descritta e rivendicata.

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I BREVETTI PER INVENZIONE

Il diritto di brevetto è il diritto esclusivo di attuare una invenzione e di disporne entro i

limiti e le condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del

prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

Funzione

La prima funzione è quella di fornire un incentivo all’innovazione, così che gli

inventori abbiano interesse a produrre;

La seconda funzione è correlata al pubblico dominio che deriva dalla protezione

brevettuale. L’invenzione è infatti liberamente disponibile dopo che è decorso il periodo

ventennale di protezione

La terza funzione riguarda la diffusione della conoscenza (disclosure) perché grazie

al requisito di descrizione completa dell’invenzione che esiste nella domanda di brevetto,

si attua una diffusione della conoscenza stessa e quindi la possibilità per altri inventori di

andare avanti partendo da quella base.

Paradosso di haarold: se l’invenzione non fosse protetta, l’innovatore non accetterà di

presentare la propria idea nemmeno per venderla perché questo la renderebbe

disponibile a coloro ai quali è stata rivelata (l’informazione non ha valore dopo che è

stata data).

Fonti

Le fonti del diritto di brevetto: anche qui si applica la CUP, con 12 mesi dal brevetto per

presentare domanda di protezione anche negli altri paesi aderenti (ma ciò significa che

devo fare una domanda per ogni paese).

Esiste inoltre per i brevetti un’altra convenzione denominata PCT Patent Cooperation

Agreement per la quale si fa una domanda di brevetto a Ginevra e l’accettazione vale

poi per tutti i paesi aderenti.

Sono inoltre presenti norme nel codice civile, art. 2584 e seguenti e soprattutto il CPI.

Oggetto del diritto di brevetto

Come stabilito dall’articolo 45 CPI:

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività

inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale

ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse e' nominato solo nella

misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,

metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico

o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o

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animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele

di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente

biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti

microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

E’ irrilevante ai fini dell’ottenimento del brevetto che l’invenzione abbia valore

tecnico o economico.

Le varietà vegetali: in questo caso occorre distinguere tra invenzioni che riguardano

l’agricoltura, l’allevamento ecc come fertilizzanti, procedimenti, macchinari eccetera

dalle vere e proprie nuove varietà vegetali ottenute con procedimenti biotecnologici. I

primi sono proteggibili con le norme sui brevetti per invenzioni, le seconde invece

sono affidate alla protezione di leggi speciali, stante la delicatezza dell’argomento.

in sintesi, per essere proteggibili comunque le nuove varietà vegetali inventate

devono avere requisiti di stabilità, riproducibilità tali da poterle correttamente

differenziare da quelle già esistenti in natura.

Il software: è indubbio che esso rappresenti una invenzione con applicazioni in

campo industriale. Ciononostante, per motivi politici, si è voluta escludere la sua

brevettabilità, sia a livello comunitario che poi domestico. Il software è quindi oggi

proteggibile con il diritto di autore (legge 518/1992) e non con i brevetti.

Ciononostante, sono segnalate brevettazione di fatto di software. Anche alle banche

dati si applica la non proteggibilità con il brevetto, essendo il risultato di attività

puramente intellettuali.

Formule di gioco, programmi televisivi, totocalcio: sono ritenuti non brevettabili

per difetto di contenuto tecnologico, ancorché in presenza di importanti risvolti

commerciali. Si è privilegiato quindi l’aspetto intellettuale della creazione.

Trattamenti chirurgici, diagnostici, terapeutici: l’art. 45 esclude espressamente

che siano brevettabili i trattamenti chirurgici, diagnostici o terapeutici. Sono esclusi

dal divieto però i farmaci, che rimangono brevettabili.

Razze animali: vige il generale principio di non brevettabilità del vivente e perciò non

sono brevettabili. Il divieto però non si estende alle invenzioni microbiologiche (es,

vaccini), che però possono essere brevettate solo come processo e non come

prodotto (quindi si alle “fabbriche” di batteri, intese come procedimento, e non ai

batteri stessi).

Le invenzioni biotecnologiche: qui si pone il problema della non brevettabilità delle

scoperte, in quanto le biotecnologie in fondo non fanno altro che scoprire o utilizzare

qualcosa che è già esistente in natura.

La normativa comunitaria 44/98 e la legge italiana 78/2006 hanno risolto questo

problema di incompatibilità stabilendo che la preesistenza allo stato naturale del

materiale biologico non è di ostacolo alla brevettabilità se esso è isolato dal sua

ambiente naturale tramite un procedimento tecnico inventivo. Quindi, in questo contesto

“artificiale” sono brevettabili sia il materiale che il procedimento per ottenerlo.

Rimane comunque la condizione per la quale la funzione e l’applicazione industriale

devono essere descritte e specificamente rivendicate.

La nuova utilizzazione poi del materiale ottenuto è a sua volta autonomamente

brevettabile, come visto dai principi generali sui brevetti di prodotto (e d’uso). Pag. 25/55

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Quanto alla relazione tra le biotecnologie e le norme sulle varietà vegetali e sulle razze

animali, il compromesso è stato trovato nel senso che:

se è scoperto un intero genoma vegetale, l’invenzione è brevettabile come proprietà

industriale secondo le leggi speciali e non come invenzione biotecnologica, caso

riservato quindi solo all’invenzione di singoli geni.

Se l’invenzione riguarda geni animali, essa è brevettabile solo se non finalizzata

unicamente all’ottenimento di una nuova razza animale.

Esclusioni: data l’ampiezza del campo delle biotecnologie e dei risvolti etici che esso

comporta, il legislatore ha deciso di porre dei limiti alle ipotesi di brevettabilità:

è esclusa la brevettabilità dell’organismo vivente umano visto nella sua unitarietà,

nella sua funzione complessiva, a partire dal concepimento in poi.

È esclusa altresì la brevettabilità la mera scoperta di uno degli elementi del corpo

umano, fosse anche solo un gene.

In generale è esclusa la brevettazione di invenzioni la cui attuazione è contraria alla

dignità umana, alla tutela della salute, della vita, delle persone e degli animali o alla

tutela della biodiversità ecc. Sono altresì vietati i procedimenti di screening genetico

finalizzati alla discriminazione razziale ecc.

Fattispecie costitutiva

Ovviamente il requisito essenziale per la costituzione del diritto è che si ottenga la

registrazione del brevetto. Il brevetto ha quindi efficacia costitutiva del diritto.

Il richiedente gode di tutele diversificate a seconda del momento: non ha infatti alcuna

tutela prima della domanda, ha una tutela provvisoria durante la fase di esame della

domanda da parte dell’ufficio ed ha una tutela completa dopo l’ottenimento del brevetto.

Questo nell’ordinamento comunitario. In quello italiano invece non vi è tutela provvisoria

se non sul piano processuale. E’ infatti possibile, durante la fase di esamina della

domanda, chieder al giudice dei provvedimenti di tutela cautelare.

La domanda di brevetto

La procedura di domanda può essere anche qui nazionale, internazionale (CUP) o

comunitaria. La prima prevede domanda presso L’ufficio Italiano Marchi e Brevetti.

La domanda internazionale, posta sulla base del PCT (Trattato di Cooperazione in

materia di Brevetti) ha lo scopo di offrire una procedura unica per depositare una

domanda di brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. La domanda si fa

a Ginevra agli uffici del WIPO. Non esiste però un "brevetto internazionale", poiché la

concessione definitiva è prerogativa dei vari Stati aderenti al Trattato che emettono

quindi singoli brevetti e la procedura PCT ha quindi gli stessi effetti di una serie di

domande nazionali nei singoli Stati designati. Ogni domanda internazionale è oggetto di

una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per

conto dell'OMPI; nel caso dell'Italia l'ufficio competente è l'Ufficio Europeo dei brevetti.

Il Brevetto europeo: è stato istituito con la Convenzione di Monaco sul brevetto

europeo del 1973, si ottiene mediante domanda all’ufficio ubicato a Monaco di Baviera.

Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non è

così: sia la domanda che l'esame sono infatti univoci, ma il titolo, una volta rilasciato,

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diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli

verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati.

I brevetti europei sono concessi dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un

esame di merito che ne verifica i requisiti di brevettabilità.

Il Brevetto Comunitario Il Brevetto Comunitario Europeo è un titolo brevettuale unitario

valevole per l'intero territorio della Comunità Europea. E’ stato istituito con la

Convenzione di Lussemburgo del 1975 che non è però mai entrata in vigore, per le

resistenze di determinati Paesi (Danimarca ed Irlanda su tutti) manifestate dopo la

sottoscrizione. Questo problema è stato superato nel 1988 con la sottoscrizione di un

nuovo testo modificato, ma anche in questo caso la convenzione non è stata ratificata a

causa di problemi di prestigio nazionale legati alla lingua cui dovrebbe essere redatta la

domanda di brevetto. Oggi è stata messa in dubbio anche la necessità di un titolo

brevettuale unitario, da valutare in relazione ai costi e alla flessibilità del già collaudato

Brevetto Europeo.

Requisiti di accesso alla domanda di brevetto

Sono 4 +1 come dall’art. 46/47/48 del CPI

a) La Novità: secondo l’art. 46 l’invenzione non deve essere una cosa già esistente o

che già risulta dallo stato della tecnica. Intesa in senso stretto, ossia non deve esistere

39

già una cosa uguale .

Per Stato della Tecnica si intende tutto ciò che è già stato reso accessibile al pubblico,

mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo e questo sia

nel territorio dello stato che all’estero, quindi è una nozione assoluta, non territoriale.

Le predivulgazioni che distruggono l’elemento di novità possono consistere sia in

brevetti o domande di brevetto anteriori ma anche in pubblicazioni tecniche (dizionari

tecnici, enciclopedie), o qualunque altra prova di preutilizzo di quella invenzione. Si noti

che la novità è esclusa anche se la divulgazione precedente alla domanda di brevetto o

il preutilizzo sono fatti dallo stesso inventore!

La novità però non è esclusa quando ancorché si conoscesse già la sostanza, se ne

ignorava una sua utilizzazione (es, per un farmaco, ancorché la sostanza esista già per

altre malattie, si può brevettare il suo uso per altre patologie).

E’ altresì esclusa l’efficacia della cd predivulgazione abusiva, ossia gli atti di terzi che

i brevetto divulgano con abuso evidente ai danni del

nei 6 mesi antecedenti la domanda

richiedente. Occorre quindi dimostrare l’abuso evidente.

E’ infine altresì esclusa anche la divulgazione preventiva nel corso di esposizioni ufficiali

(riconosciute tali da decreti ministeriali).

b) L’Originalità art. 48 (attività inventiva - non ovvietà), si aggiunge in pratica alla novità

non deve quindi

l’elemento di fornire un apporto significativo al progresso della tecnica,

essere qualcosa che, sebbene non ancora esistente, è possibile raggiungere in modo

evidente dallo stato attuale della tecnica da parte di una persona esperta del ramo.

Gli elementi sono quindi 3, lo stato della tecnica, l’esperienza nel ramo, l’evidenza.

39 Ricordarsi l’esempio della fotocopia. La “novità” è distrutta quando l’invenzione successiva è

una fotocopia di quella precedente. Pag. 27/55

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La verifica di questo requisiti è attivata, nel brevetto Europeo, dall’ufficio dei brevetti che

esamina la domanda, secondo precisi criteri. Nel diritto italiano non è invece previsto

alcun controllo preventivo di originalità dell’invenzione, lasciandosi ad eventuali azioni

legali successive al brevetto il giudizio di merito sull’esistenza del requisito.

Le Rivendicazioni, sono un elemento importante della domanda di brevetto e

consistono in parti del documento la cui finalità è di facilitarne la consultazione,

attraverso il titolo, la classificazione e la descrizione, da parte di chi è esperto del ramo,

il contenuto della domanda di brevetto. E’ proprio nelle rivendicazioni che l’inventore

e conseguentemente la sua

condiziona l’ambito di protezione del proprio brevetto,

opponibilità ai terzi, mediante descrizione e rivendicazione dello stesso.

c) L’Industrialità: l’art. 49 CPI prevede che l’invenzione sia atta ad avere una

applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi

genere di industria, anche quella agricola (nelle norme americane si parla invece di

“Utilità”).

In Europa questa norma è intesa in senso stretto, quindi eventuali scoperte parziali

(come la ricerca, che non porta ancora a nessuna utilizzazione pratica comprovata) non

sono brevettabili. In USA invece sono più tolleranti e considerano anche i contributi alla

ricerca (Research Tools) come oggetto di mercato e con utilità, quindi proteggibili.

Giova a questo proposito ricordare il legame inscindibile della brevettabilità con l’uso che

si intende fare del prodotto o processo. Il principio generale è infatti che una cosa che

non serve a nulla non si possa brevettare.

Ad esempio nel campo delle biotecnologie, l’applicazione industriale che si intende

40

effettuare deve infatti essere indicata chiaramente nella domanda di brevetto .

41

d) La Liceità: cioè quelle la cui Attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon

costume.

Questo pone dei problemi per quelle invenzioni di non provata dannosità, come gli OGM

o nelle biotecnologie (come l’uso di topolini geneticamente modificati), che sono stati

oggetto di una specifica legiferazione nella direttiva cee (DPR 3 2006, si vedano i vari

commi ed in particolare il comma 6) che in sostanza tendono a cercare un bilanciamento

tra i rischi ed i benefici che, se equo, consente la brevettazione.

Dopo lunga discussione il professore ci ha detto che questa norma va intesa come un

divieto di brevetto per invenzioni che abbiano unicamente la possibilità di uso illegittimo.

E’ inoltre da sottolineare che la brevettazione non conferisce anche l’autorizzazione a

produrre l’oggetto derivante dal brevetto. Quindi è perfettamente lecito brevettare nuove

armi o veleni, anche se non si ha l’autorizzazione a produrle.

e) La sufficienza della descrizione, questo è un requisito che non riguarda l’invenzione

stessa ma il documento di dichiarazione di invenzione nel quale la stessa deve essere

descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del

ramo possa attuarla.

40 Questo porta a riflettere sulla funzione di base dei brevetti, ossia che servano a favorire lo

sviluppo della tecnica. Quindi se una cosa non serve a nulla, non è considerata proteggibile con

brevetto.

41 Ordine Pubblico è l'insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardante i

principi etici e politici la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza

dell’ordinamento stesso. Pag. 28/55

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Questo è requisito fondamentale per la validità della domanda di brevetto e la ragione è

il già noto contemperamento degli opposi interessi del titolare (di proteggere il brevetto)

e della collettività (di progredire nella conoscenza)

Per giudicare la sufficienza della descrizione, l’esperto del ramo in pratica non deve

essere costretto a svolgere alcuna ulteriore attività di ricerca e/o di sperimentazione per

ottenere il risultato utile.

Si noti che per le invenzioni correlate a organismi viventi, essendo impossibile fornire

una descrizione assoluta, in base alla convenzione di Budapest si soddisfa il requisito

della descrizione sufficiente mediante deposito di un campione. Tuttavia, se l’inventore

omette di descrivere anche solo uno degli elementi esenziali di questa invenzione, la

stessa è annullabile.

Chi applica queste norme? In primo luogo vengono verificate in fase di domanda del

brevetto all’agente brevettale e poi dall’ufficio dei brevetti e infine in caso di

contestazione dal giudice sulla base della perizia tecnica degli esperti di parte.

Soggetti

L’invenzione può nascere all’interno di una impresa, essere frutto di un lavoro di team

oppure nascere all’interno di enti e strutture pubbliche di ricerca.

Le invenzioni dei dipendenti art 64 CPI. in questo caso la domanda è chi può brevettare,

il dipendente o l’impresa? Qui vige un principio di tendenziale appartenenza del diritto

all’impresa, ancorché la capacità inventiva del dipendente debba comunque essere

riconosciuta.

La presunzione opera anche per i brevetti richiesti entro un anno da quando il

dipendente ha cessato il rapporto di lavoro con l’impresa.

Invenzione dei dipendenti

Invenzione di servizio: I diritti appartengono completamente al datore di lavoro ogni

qualvolta l’invenzione scaturisce nell’adempimento di un contratto di lavoro che

42

comprende l’attività inventiva , salvo il diritto morale di essere riconosciuto come autore

materiale dell’invenzione. 43

Invenzione aziendale: Spettano altresì al datore di lavoro i diritti quando l’invenzione

è fatta nell’adempimento di un contratto di lavoro che non prevede specificamente

44

l’attività inventiva. In questo caso però, al lavoratore inventore spetta un equo premio

per l’invenzione (attenzione, spetta SOLO se il datore di lavoro decide di brevettare),

oltre al diritto di essere riconosciuto autore.

L’art. 64 si presta a dubbi interpretativi che hanno per oggetto proprio la determinazione

dell’equo premio e del giusto compenso. Questi due elementi vanno quindi valutati,

alternativamente nelle tesi a favore del datore di lavoro o del lavoratore, in relazione alla

retribuzione ricevuta dal dipendente che ha inventato, al valore del brevetto realizzato e

al contributo che il dipendente ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro con

riferimento all’attività inventiva fatta (es, il valore dell’uso dei macchinari che gli hanno

permesso di inventare).

42 Quindi si ha una retribuzione specifica per l’attività inventiva.

43 Attenzione, si parla di invenzione che rientri nel campo di attività dell’azienda!!

44 L’equo premio si calcola in base al valore dell’invenzione e in rapporto alla retribuzione del

dipendente. Pag. 29/55

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44

Invenzione occasionale: Infine, quando l’invenzione del dipendente avviene in capo

allo stesso e al di fuori del contratto di lavoro (il dipendente inventa si dentro l’impresa,

ma fuori orario e per conto suo), il diritto di invenzione spetta al lavoratore.

Se ’invenzione rientra nel campo di attività dell’impresa, al datore di lavoro spetta il

45

diritto di acquistare il brevetto, tramite diritto di opzione , oppure di usare l’invenzione in

modo esclusivo o non esclusivo.

Invenzioni di team

Nel caso di lavoro di team, l’unico appiglio nel CPI stabilisce che ai diritti di proprietà

industriale appartenenti a più soggetti si applicano le norme del codice civile sulla

comunione, in quanto compatibili.

Questo pone molti problemi dovuti alla specificità del diritti di brevetto e alle difficoltà di

coordinare la sua fruizione simultanea da parte di più soggetti.

Occorre poi distinguere i due diritti, ossia quello di depositare la domanda di brevetto e

quello poi di fruire del brevetto stesso. 46 a tutti i membri del team,

Si ritiene che il primo spetti disgiuntamente e individualmente

anche in pendenza di una decisione condivisa (ad esempio mentre usano l’invenzione in

47

).

regime di segreto

Quanto alle quote, si può applicare la presunzione di eguaglianza prevista nella

comunione o le regole conseguenti, mentre profili problematici si presentano per le

ipotesi di cessione.

In questo caso la norma sulla libera cessione della propria quota sembra mal applicabile

ai brevetti (uno del team potrebbe liberamente vendere la propria quota ad un

concorrente), quindi sembra preferibile usare le norme sulla comunione ereditaria che

prevedono la prelazione agli altri titolari prima di vendere a terzi. 48

In caso di licenza, se è esclusiva e dura + di 9 anni è considerata atto di alienazione e

quindi necessita delle maggioranze relative (atto di straordinaria, quindi 2/3). Se la

licenza non è esclusiva, è considerata ordinaria amministrazione.

Invenzioni in pubbliche strutture di ricerca

In questo caso occorre esaminare dettagliatamente l’art. 65 CPI che prevede principi

divergenti rispetto alle invenzioni dei dipendenti.

Titolarità del ricercatore: quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o

con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il

ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e'

autore.

In caso di più autori i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali,

salvo diversa pattuizione.

Invenzioni finalizzate o finanziate: Le disposizioni precedenti non si applicano nelle

ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate

45 Non è una prelazione quindi, ma una opzione che se esercitata obbliga il titolare a vendere il

diritto.

46 Anche a nome degli altri ovviamente. Se lo fa solo a nome proprio vi è l’azione di rivendica da

parte degli altri oppure l’azione penale di appropriazione indebita.

47 Ovviamente se si tratta di un caso ove è improbabile il riverse engineering).

48 Come per gli affitti ultranovennali… Pag. 30/55

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nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi

dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. In questo caso la

titolarità del brevetto appartiene quindi all’ente!

Occorre quindi coordinare le due norme precedenti con i restanti commi dell’articolo:

le università o gli enti hanno quindi il diritto di stabilire l’importo massimo dei canoni di

licenze ed uso delle invenzioni realizzate, ma all’inventore spetta in ogni caso non meno

del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Se le università o enti non determinano detti canoni, alle stesse compete il trenta per

cento dei proventi o canoni realizzati.

Inerzia dell’inventore: Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora

l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a

meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica

amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce

automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti

patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante

all'inventore di esserne riconosciuto autore.

La Paternità dell’invenzione

Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione è un diritto della personalità e come

tale è indisponibile ed inalienabile. Per le invenzioni si applica inoltre l’art. 62 che

prevede che questo diritto possa essere rivendicato, anche dopo la morte dell’inventore

stesso, dal coniuge o dai discendenti fino al secondo grado.

Nelle norme sulla domanda di brevetto, indipendentemente da chi si presenti a

chiederlo, è necessario sempre indicare a chi appartiene la paternità dell’invenzione,

che può essere quindi anche oggetto di rivendica giudiziale successiva.

TUTELA

Il diritto di brevetto dura quindi 20 anni dal momento della domanda e non è ne

rinnovabile ne prorogabile.

L’unica eccezione di prorogabilità è rappresentata dai cd Certificati Complementari,

possibili solo nel settore farmaceutico, che consentono prolungamenti del tempo in

relazione al tempo intercorso tra la domanda di brevetto e l’ottenimento della

autorizzazione amministrativa alla commercializzazione del prodotto. Questo per via dei

tempi lunghi di autorizzazione all’immissione in commercio (che durano circa 7 anni…),

test preliminari, ecc.

I diritti del titolare consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne

profitto nel territorio dello Stato. Inoltre:

brevetto di prodotto: il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in

commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

brevetto di processo: il diritto di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché

di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto

direttamente ottenuto con il procedimento in questione. se il

Occhio che vi è una presunzione di ottenimento del prodotto con il processo

prodotto è cosa nuova(discovery) Pag. 31/55

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Limitazioni:

Le facoltà esclusive di cui sopra non si estendono:

49

agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via

sperimentale.

alla preparazione estemporanea e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta

medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati

industrialmente (produzioni galeniche)

a chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di

brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione

(diritto di preuso). La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del

preutente.

Licenza obbligatoria: da rilasciarsi a favore di ogni interessato che la richieda se il

titolare non ha attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o

importando oggetti prodotti in uno Stato membro della EU o dello Spazio economico

europeo ovvero in uno Stato membro dell'OMC.

Inoltre: Art. 31 e 31 bis TRIPS - Licenza obbligatoria è anche sempre concedibile nel

campo dei farmaci (ad un prezzo diverso), per consentire ai paesi poveri di produrre e

vendere a prezzi inferiori medicinali che altrove hanno un costo eccessivo, solo però per

uso locale. Vanno quindi prese misure adeguate affinché il farmaco non esca da quel

paese (per evitare la speculazione economica), ed è anche possibile che sia una

azienda non residente in quel paese a produrlo.

Le licenze obbligatorie però sono poco usate, perché si fa prima a mettersi d’accordo

con la casa farmaceutica per la vendita a prezzi inferiori in un determinato paese.

Brevetto dipendente: è quello che riguarda l’invenzione secondaria che non può

essere attuata senza ledere i diritti (e quindi il consenso) del titolare di una invenzione

principale. E’ prevista in questo caso una concessione di licenza obbligatoria, salvo che

la nuova invenzione a valle della prima si discosti da questa per novità, altezza inventiva

(in pratica brevettabile a se stante).

Decadenza

Quanto a decadenza, una volta era prevista per non attuazione dell’invenzione entro

tempi corrispondenti all’interesse dell’industria nazionale (in pratica, se non veniva

infatti ora è libera scelta

utilizzata). I TRIPS però hanno stabilito che non è più così,

dell’inventore decidere se attuare o meno l’invenzione (inoltre è normale inventare una

cosa in un paese ed utilizzarla solo in altri, non è giusto che il brevetto decada nel paese

di produzione).

Come si è visto prima quindi, in caso di inutilizzo, gli stati nazionali sono in grado di

imporre una licenza d’uso obbligatoria.

Oggi il brevetto per invenzione decade principalmente per mancato pagamento entro sei

mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, con alcune precisazioni di

carattere amministrativo riportate nel codice.

49 Qui si differenzia dal diritto di autore che è protetto anche in ambito privato con l’azione di

contraffazione. Pag. 32/55

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Nullità

Il brevetto e' nullo:

a) se l'invenzione non e' brevettabile per mancanza dei requisiti di brevettabilità.

b) se, è priva del requisito di sufficiente descrizione;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso

delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di

nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

Effetti della nullità

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica gli atti di

esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti, i contratti

aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della

sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti, i

pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o

prezzo.

Esaurimento

L’Esaurimento del brevetto non è trattato in particolare ma all’art. 5 del CPI con

disciplina comune. Come per i marchi quindi, la prima vendita con il consenso del

50

titolare non esaurisce, in caso di esportazione , il diritto di protezione dato dal brevetto.

50 Come in Europa e per i marchi, se vendo in Italia dopo la prima vendita il diritto si esaurisce, in

Europa anche ma se vendo fuori dal territorio la protezione si mantiene. Pag. 33/55

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DISEGNI E MODELLI

Definizione 51

Per Disegno o Modello si intende l’aspetto, in termini di caratteristiche della forma,

della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell’ornamento, di un

prodotto intero o di una sua parte, dove per Prodotto si intende un oggetto industriale o

artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all’assemblaggio per formare il

52

prodotto complesso , gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le

presentazioni, ecc. come disegni o modelli

La funzione tecnica: non costituiscono oggetto di registrazione

quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla

funzione tecnica del prodotto stesso, e quelle che devono essere necessariamente

riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto di

essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto.

Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i

requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire

l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Fonti

La Direttiva CE 71/1998 ha fortemente modificato la disciplina domestica di disegni e

modelli, obbligando gli Stati membri dell'UE ad uniformare le norme vigenti sulla tutela

giuridica di disegni e modelli, mirando così a risolvere l'eterogeneità delle legislazioni.

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva nel 95/2001, realizzando una profonda revisione

della legislazione in materia di disegni e modelli, simboleggiata dal ricordato passaggio

dalla terminologia di disegni e modelli ornamentali a quella di disegni e modelli

registrati.

La normativa nazionale faceva infatti riferimento ai cosiddetti disegni e modelli

ornamentali caratterizzati da finalità essenzialmente estetiche e su questa base distinti

dal marchio che invece aveva ed ha funzioni prettamente distintive (al di la dell’estetica).

L’abbandono dello “speciale ornamento” dai requisiti di tutela, toglie inoltre spazio alla

tutela concorrenziale contro l’imitazione servile, che quindi rimane affidata alla

protezione delle norme sulla concorrenza sleale.

Requisiti per la registrazione:

La registrazione di un disegno o modello è possibile presentando domanda presso

l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e viene concessa quando il disegno o modello presenti

i caratteri della novità e della individualità.

Novità: Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e'

stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di

51 Disegno è bidimensionale, modello è tridimensionale.

52 In questo senso i ricambi auto sarebbero registrabili e quindi sarebbe vietata la riproduzione di

concorrenza. Per il momento però la norma prevede una deroga per i ricambi, che rimangono

tuttora producibili da terzi. Pag. 34/55

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registrazione. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche

differiscono soltanto per dettagli irrilevanti;

Individualità: il carattere individuale appartiene invece ai disegni e ai modelli la cui

impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato differisce

considerevolmente dall’impressione generale suscitata dai disegni e modelli

precedentemente divulgati.

La Divulgazione: la disciplina dei disegni e modelli differisce in parte da quella prevista

per le divulgazioni di altri diritti di proprietà industriale.

Infatti, mentre il requisito di novità è distrutto per gli altri diritti in ogni caso in cui l’oggetto

di tutela era già stato reso noto al pubblico, per marchi e modelli contano solo le

divulgazioni che possono ragionevolmente essere conosciute negli ambienti

specializzati del settore interessato.

Tutela

Una volta registrato il disegno o modello, il titolo dura cinque anni, prorogabile per

ulteriori quinquenni fino ad un massimo di 25 anni.

I disegni e i modelli che al tempo stesso accrescono l'utilità dell'oggetto e sono dotati

intrinsecamente di valore artistico e carattere creativo particolare possono essere

ulteriormente tutelati dal diritto d'autore, estendendo la durata della relativa tutela fino a

70 anni dopo la morte del titolare

Come per tutti gli altri diritti di proprietà industriale occorre distinguere il diritto alla

registrazione da quello di utilizzazione che scaturisce dalla registrazione stessa.

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

E’ possibile la registrazione multipla fino a 100 disegni.

Il contenuto del diritto è uguale a quello dei brevetti e così quello delle limitazioni allo

stesso.

Invenzioni di dipendenti: salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,

che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al

datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come

autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

I diritti derivanti dalla registrazione sono ovviamente trasmissibili sia inter vivos che

mortis causa. Pag. 35/55

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IL DIRITTO DI AUTORE - COPYRIGHT

Fonti

È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive

modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.

Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla

tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue

disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento, tra l'altro, di diverse

disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva

Costituzione repubblicana; il suo impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato.

Oggetto del Diritto di Autore

Sono protette dal diritto di autore tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, che appartengono:

alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia

in forma scritta che orale

alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico

musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé

alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti

figurative similari, compresa la scenografia

all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale

che presentino carattere creativo e valore artistico

al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)

alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, e fotografiche.

Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad

esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o

artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento delle direttive CE ] inoltre, sono ricompresi nell'elenco:

i programmi per elaboratore.

le banche di dati;

Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e

53

valore artistico .

La definizione di cui sopra appartiene agli articoli 1 e 2 della legge 633, dove quindi

viene dato un elenco tassativo, anche esemplificativo (art. 2), ma comunque aperto.

53 Nelle opere di industrial design vi è una eccezione al generale principio secondo il quale non

si fa una valutazione sul merito artistico. La protezione con il diritto di autore è data infatti solo se

e in quanto queste opere siano dotate di valore artistico. C’è quindi un giudizio di merito.

Pag. 36/55

APPUNTI DI DIRITTO INDUSTRIALE

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Opere complesse e composte, casi di complessità soggettiva

L’opera oggetto del diritto d’autore può essere realizzata da un solo soggetto ma, più

frequentemente, essa è invece il risultato della collaborazione di più persone, attività che

può richiedere anche una organizzazione e coordinamento molto complessi e la

presenza di più autori.

In questo contesto, quando da più contributi ne deriva un opera a se stante dotata di

carattere creativo, è indispensabile stabilire quale sia l’apporto dal quale deriva il

carattere creativo, ai fini di evidenziare chi è titolare dei diritti e i rapporti tra i vari

soggetti.

Il legislatore ha disciplinato tali aspetti in modo particolare solo per alcune tipologie di

opere composte, ossia di opere dovute alla collaborazione tra più persone il cui

contributo è distinguibile e separabile.

Opere cinematografiche (art 44-50)

Sono considerate sia un'opera collettiva in quanto c’è un soggetto che coordina tutti, sia

composta perché creata da parti e contributi molto diversi.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della

54

sceneggiatura, l'autore della musica ed il regista.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta però al

produttore dell'opera stessa, che si presume essere colui che è indicato come tale sulla

55

pellicola cinematografica, e dura fino a 70 ani dopo la morte di tutti gli autori .

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni,

trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati

nell'art. 44. dell'opera cinematografica possono riprodurle o

Gli autori delle parti letterarie o musicali

comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di

utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore. Questo significa che possono utilizzarli

in un opera che non sia di nuovo un’opera cinematografica, salvo che quella originale

non sia proiettata o diffusa entro 3 anni dal compimento.

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella

pellicola. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera

cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

Opere musicali, coreografiche e pantomimiche che vedono composizioni di musica

con parole:

Salvo particolari convenzioni tra i collaboratori, l'esercizio dei diritti di utilizzazione

economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla

comunione. Il diritto del musicista quindi prevale.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo

contributo letterario o musicale.

54 Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la

musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un

compenso separato per la proiezione

55 Attenzione. Questo diritto gli spetta in virtù della sua attività di coordinamento dell’opera stessa

ma è limitato all’uso cinematografico della stessa. Gli autori quindi mantengono i singoli diritti di

utilizzazione dei loro contributi in ambiti diversi da quello cinematografico. Pag. 37/55

APPUNTI DI DIRITTO INDUSTRIALE

PROF. Mario Ricolfi

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione

di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti

musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la

propria opera, salvo che l'autore della parte letteraria non può disporne per congiungerla

ad altro testo musicale, all'infuori dei casi in cui il musicista non la ponga in musica entro

certi termini oppure dopo averla posta in musica non la esegua o rappresenti ecc.

Il legislatore ha inoltre previsto delle fattispecie generali:

Opere collettive (art. 3 e 7)

Si tratta di opere scritte mediante l'unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e

riuniti da un coordinatore per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o

scientifico, che hanno carattere di creazione autonoma (enciclopedie, i giornali, le

antologie, le riviste).

Sono protette come opere originali ed è considerato autore dell'opera collettiva chi

organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

Le diverse parti sono considerate però come opere creative autonome il cui diritto di

singola utilizzazione spetta a ogni singolo autore, ciò permette quindi agli autori delle

singole parti dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite

dell'osservanza dei patti convenuti.

Le opere collettive quindi,a differenza di quelle composte hanno un coordinatore che

sceglie, decide e coordina il lavoro delle diverse parti dell’opera. Un esempio potrebbero

essere: le ecc…

Inoltre l’art 40 sancisce che il collaboratore di opera collettiva (eccetto rivista o giornale)

ha diritto che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera. Nei giornali questo

diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Opere in collaborazione: art. 10

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il

diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Sono applicabili quindi le disposizioni che regolano la comunione Le parti indivise si

presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da

ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere

modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza

l'accordo di tutti i coautori.

Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la

modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità

giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Per coordinare le previsione dei tre punti precedenti con le varie e mutevoli realtà che si

possono prefigurare si noti che nelle opere collettive, sia che il contributo sia distinguibile

o meno, si può applicare il principio generale secondo il quale “ciascuno dei collaboratori

ha diritto di utilizzare separatamente la propria opera, purché non per congiungerla ad

altra opera avente lo stesso carattere”. Pag. 38/55

APPUNTI DI DIRITTO INDUSTRIALE

PROF. Mario Ricolfi

Opere soggette ad elaborazione creativa:

Le cd Opere Derivate sono quelle opere che, senza pregiudizio dei diritti esistenti

56

sull’opera originaria , scaturiscono da elaborazioni di questa di carattere creativo, quali

le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni in una diversa forma letteraria od artistica,

le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera

originaria.

Se l’opera modificata è quindi sufficientemente creativa da poter essere considerata

essa stessa un’opera autonoma, in base all’art 7. l’autore della modifica diventa titolare

dei diritti riguardo l’opera modificata.

La prima frase però sottolinea che occorre coordinare questa previsione con il diritto

esclusivo dell’autore dell’opera originaria di elaborare e trasformare la sua opera

contenuto all’art. 18!

Ne consegue quindi che l’utilizzazione dell’opera elaborata può avvenire solo con il

consenso dell’autore dell’opera originaria, prestato di solito con contratti tra le parti.

Inoltre:

Opere fotografiche

Per le opere fotografiche è previsto un duplice livello di protezione.

- Esse sono protette dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2, solo se hanno carattere

creativo.

- In assenza di tale carattere creativo sono sottoposte alla disciplina degli art. 87 e

successivi che prevedono, a favore del fotografo, il diritto esclusivo di riproduzione,

diffusione e spaccio della fotografia per vent'anni dalla produzione della fotografia

stessa.

- Nessuna protezione spetta invece alle fotografie che hanno contenuto meramente

archivistico, come le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali,

disegni tecnici e prodotti simili. di persone o di aspetti,

Sono considerate fotografie ai sensi dell’art. 87 le immagini

elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con

processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi

delle pellicole cinematografiche.

Se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di

lavoro, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende,

salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente.

Gli esemplari della fotografia devono riportare il nome del fotografo, la data dell'anno di

produzione della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. In assenza,

la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati, a

meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere

scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è

determinato nelle forme previste dal regolamento.

56 È necessario però prima della modifica fare un accordo che sancisca i rispettivi diritti, che

saranno poi quelli che uno può esercitare. Pag. 39/55

Appunti di Diritto industriale per l'esame del professor Ricolfi. Gli argomenti trattati sono i seguenti: i marchi (la funzione, le fonti, la fattispecie costitutiva, la tutela del marchio, l'esaurimento del marchio), le invenzioni, i brevetti, i disegni e i modelli, il diritto di autore (copyright), la concorrenza sleale, l'antitrust.