Diritto industriale

Secondo elemento fondamentale è che per avere un valido brevetto, nella domanda stessa, l’invenzione deve essere

chiaramente descritta e spiegata così da essere semplicemente intelligibile, questo anche perché l’invenzione dovrà

cadere in pubblico dominio, e quindi tutte le conoscenze e informazioni diventeranno conosciuto; la rivelazione

dell’invenzione è importante anche perché esiste una regola secondo la quale anche prima dei 20 anni, e quindi della

scadenza, le conoscenze descritte nella domanda di brevetto possono essere liberamente sfruttate per attività di ricerca e

sperimentazione (no commercializzazione), per creare ulteriore innovazione e favorire il progresso tecnico.

I brevetti sono una sorta di contratto (scambio) tra inventore e collettività. L’inventore brevetta e dà in cambio la sua

conoscenza, accrescendo il patrimonio di conoscenza e in più garantisce che al termine dei 20 anni, la sua conoscenza

diventi sfruttabile in ambito commerciale, in cambio di tutto ciò ottiene il monopolio ventennale dalla comunità

(esclusiva).

Le innovazioni di tipo tecnologico sono proteggibili anche con la disciplina del segreto, delle informazioni riservate,

che riguarda la tutela di informazioni non brevettate.

L’ordinamento dà possibilità di scelta tra i 2 regimi, ma il secondo è molto più incerto: se il segreto viene divulgato va

perso e quindi la tutela va persa. Inoltre la tutela del segreto non opera nei cosiddetti incontri fortuiti o conseguimenti

indipendenti (caso in cui un terzo arriva autonomamente senza conoscere l’invenzione altrui alla medesima

innovazione). Il regime del segreto dà una tutela minore, tutela solo contro chi copia o si appropria ingiustamente del

segreto.

Per i brevetti:

- si individuano le entità che possono essere oggetto di brevetto, si hanno 3 livelli di norme (nazionali, dell’UE,

internazionali). Per quanto riguarda l’Italia, e il contesto europeo, questi 3 livelli si sono ormai allineati. Codice della

proprietà industriale contiene le relative norme.

Brevetti articoli da 45 a 81. A livello internazionale ci sono una serie di convenzioni in materia di brevetti, le più

importanti:

- convenzione di Unione di Parigi (CUP), prima grande convenzione multilaterale in materia di proprietà industriale,

risale al 1883 e poi è stata aggiornata e contiene le prime norme sui brevetti

- trattato di cooperazione in materia di brevetti (ICT)

- 1994, accordi TRIPS, accordo specificatamente dedicato alla proprietà intellettuale

- convenzione di Monaco del 1973 che ha costituito la base dell’attuale disciplina in Europa.

Art. 45 Entità brevettabili

Oggetto del brevetto, individua quali sono le entità brevettabili, che cosa può essere brevettato e delinea il perimetro di

esclusiva (cosa è effettivamente protetto).

“Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che siano nuove,

implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.”

La parte prima della virgola, indica quindi quale entità può essere brevettabile, la seconda parte inizia a delineare i

requisiti (novità, inventiva, industrialità, liceità).

Il problema della definizione è che è una non definizione, non spiega cosa sono le invenzioni, è l’interprete che deve

capirlo. L’indicazione è solo settore della tecnica. Solo le creazioni di carattere tecnico possono essere brevettabili, le

innovazioni di altre tipo (es. estetico, marketing, commerciale) non sono di carattere tecnico e non sono brevettabili.

Invenzione: soluzione originale di un problema tecnico.

La convenzione dei sul brevetto europeo oltre a fissare le basi del diritto europeo dei brevetti ha costituito un ufficio

europeo dei brevetti che ha il compito di rilasciare i cosiddetti brevetti europei con una procedura unica a livello

europeo che mette a capo un brevetto valido in tutta Europa.

Prima di rilasciare un brevetto fa una valutazione e valuta se quella invenzione ha i giusti requisiti per essere

brevettabili.

Distinzione:

1. Brevetti di prodotto, quando ha ad oggetto un bene prodotto, tangibile

2. Brevetti di procedimento, è relativo a un processo per fare qualcosa, in particolare processi di fabbricazione.

L’originalità sta nel procedimento con cui si fa il prodotto.

Ci possono essere dei casi in cui la distinzione tra i due sia poco evidente.

Brevetti di nuovo uso, si individua per questo prodotto già noto, un uso ulteriore.

Il legislatore una serie di ipotesi individuando delle entità non brevettabili che possono essere distinte in:

- entità non considerate invenzioni

- entità collocabili nel mondo della tecnica ma che per ragioni politiche o di altri interessi non sono considerate

innovazioni

Non sono considerate innovazioni (comma 2):

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici. Queste non sono considerate innovazione perché si limitano a

una ricognizione

- piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale; programmi per elaborare

(software)

- presentazioni di informazioni

Queste attività non sono brevettabili solo se considerate in quanto tali (comma 3).

Possono essere quindi brevettate se l’inventore individua una loro applicazione industriale.

In particolare:

Brevettabilità delle scoperte-invenzioni (es. brevettabilità della scoperta consistente nel genoma di un virus se unita a

una sua applicazione industriale per la fabbricazione di vaccini e kit diagnostici). Queste rappresentano una via ibrida

tra la mera scoperta e l’invenzione, perché c’è un’applicazione tecnica, che non le rende più solo scoperte. Ciò fa si che

diventino brevettabili anche procedimenti matematici,… nel momento in cui abbiano un’applicazione industrialmente

utile.

ES. ufficio europeo: materiale resistente a shock meccanici (è scoperta), se si aggiunge una soluzione a un problema

tecnico diventano brevettabili (il materiale utilizzato per costruire dei blocchi per i binari dei treni).

Anche il software è escluso dalla brevettazione solo se considerato “in quanto tale”. Si ritiene che il software non sia

escluso dalla brevettazione quando ha un “carattere tecnico”, e questo solo dagli anni ’80.

Es. avere un carattere tecnico significa che l’invenzione serve a risolvere un problema tecnico. Anche se inizialmente la

volontà del legislatore era non far brevettare proprio il software, si è arrivati a una situazione per molti versi opposta

dove l’area del non brevettabile si è molto ridotta. Solo il software senza una applicazione tecnica, quindi il software

come mera serie di comandi e impulsi elettrici, è un software in quanto tale. Nella maggior parte dei casi il software non

può essere considerato in quanto tale e quindi diventa brevettabile quando ha un’applicazione pratica. Il software che

non ha un’applicazione tecnica industriale consiste in una serie di impulsi trasmessi all’hardware.

Secondo le Guidelines i semplici effetti fisici di esecuzione di un programma ovvero gli impulsi elettrici non hanno un

carattere tecnico, sono un software in quanto tale, una serie di impulsi in quanto tale. Se invece c’è un’applicazione

tecnica o un effetto tecnico è brevettabile. Quando il software serve a qualcosa, fa funzionare qualcosa sia all’interno

che all’esterno dello stesso computer.

“The normal physical effects of the execution of a program, e.g. electrical currents, are not in themselves sufficient to

lend a computer program technical character, and a further technical effect is needed”.

Sempre secondo le Guidelines “a further technical effect which lends technical character to a computer program may

be found e.g. in the control of an industrial process or in the internal functioning of the computer itself or its interfaces

under the influence of the program and could, for example, affect the efficiency or security of a process, the

management of computer resources required or the rate of data transfer in a communication link”.

Se il software serve a svolgere un’azione industriale per un processo industriale: software non in quanto tale (es. caso di

software che serve ad organizzare in modo efficiente la memoria interna del computer software non in quanto tale;

oppure nel caso di un programma di video-scrittura ha un carattere tecnico che aziona l’hardware e quindi non è un

software in quanto tale).

Ad oggi i brevetti di software vengono concessi purché servano a qualcosa:

- Software che serviva a gestire il carico-scarico di merci in un punto commerciale è ritenuto brevettabile

- Software per far funzionare un’asta per la vendita di beni online

- Programma che serve a migliorare la resa delle immagini, fotografie, che compaiono su computer e tablet

applicazione pratica effetto tecnico software brevettabile

- Campo dei videogiochi (su pc, xbox, o playstation), i software che permettono certe funzioni di gioco sono dotati di

un carattere tecnico quindi sono brevettabili.

Le due principali categorie che diventano brevettabili, se non lo sono in quanto tali, sono quindi:

- scoperte invenzioni

- software

Di fatto si tende oggi a riconoscere con molta facilità la presenza di un carattere tecnico

- I requisiti delle entità

- Si definisce l’ambito di protezione

- Cause di nullità e perdita dell’esclusiva

Queste ipotesi, contenute nel comma 2 non rientrano per proprie caratteristiche nel concetto di invenzioni. Il comma 4

dell’art.45 definisce quelle che sono ulteriori categorie non brevettabili, che per proprie caratteristiche rientrerebbero

nel concetto di invenzioni, ma che il legislatore decide, per altri motivi, di non considerare brevettabili:

- metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale; metodi di diagnosi applicati al corpo

umano o animale; per tutela della salute, si vuole evitare il rischio che una certa metodologia non sia a disposizione

dei pazienti per l’esistenza di un brevetto ed è necessario escluderne la brevettabilità

- varietà vegetali e razze animali; procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, siamo nel

campo della biotecnologia, si mettono a punto nuove varietà vegetali e animali. Sarebbero invenzioni ma non sono

brevettabili per un motivo storico.

Il comma 5 contiene invece entità brevettabili:

- procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, se non si tratta di entità di animali o

vegetali del mondo visibile, è possibile ottenere un brevetto sui microorganismi

- prodotti, in particolare sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi indicati dall’art.45.4, le metodiche non

sono brevettabili mentre i farmaci, macchinari e attrezzi per mettere in pratica le metodiche sì. I farmaci quindi sono

brevettabili.

Requisiti di validità

Per essere validamente brevettabile un’invenzione (o “trovato”) deve presentare i requisiti di:

- Industrialità (art. 49 c.p.i.)

- Novità (artt. 46 e 47 c.p.i.)

- Attività inventiva (originalità) (art. 48 c.p.i.), novità intrinseca

- Liceità (art. 50 c.p.i.)

Perché il brevetto sia valido occorre inoltre una sufficiente descrizione dell’invenzione nel testo del brevetto stesso (art.

51 c.p.i.). Una parte essenziale del diritto dei brevetti è data dal fatto che l’inventore riveli il contenuto dell’invenzione.

È un meccanismo base: scambio di utilità, si rivela l’invenzione in cambio di 20 anni di esclusiva. L’invenzione però

deve essere descritta in modo adeguato nel testo del brevetto. Se l’invenzione non è sufficientemente descritta, il

brevetto è nullo perché l’inventore ha impedito al meccanismo di scambio di funzionare.

I primi 4 requisiti sono caratteristiche proprie interne dell’invenzione.

La descrizione invece riguarda un documento, il modo in cui viene scritta la domanda di brevetto e si spiega in che cosa

consiste l’innovazione non è un requisito propriamente di validità, ma è più una condizione ulteriore di validità del

brevetto.

Il brevetto è nullo se non ha uno di questi requisiti e quindi viene cancellato se è stato prima concesso.

Industrialità

Un’invenzione per essere valida deve essere atta ad avere una applicazione industriale.

“Un’invenzione è atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in

qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (art. 49).

Il requisito dell’industrialità non va inteso come appartenenza dell’invenzione a una attività industriale propriamente

detta in senso stretto, anche una creazione in campo artigianale o agricolo può essere brevettata. L’oggetto deve poter

essere fabbricato (invenzione di prodotto) o utilizzato (invenzione che consiste in un procedimento), concetto di

industrialità. Seguendo gli insegnamenti del brevetto è possibile attuare l’invenzione, far funzionare o mettere in opera

l’invenzione, ottenere il prodotto e far funzionare il procedimento con caratteristiche costanti.

Vuol dire che l’invenzione deve poter funzionare.

Per aversi industrialità occorre che l’oggetto del brevetto sia tecnicamente realizzabile e che possa essere riprodotto (o

«funzionare») con caratteri costanti.

Possibilità di concreta applicazione, attuazione dell’idea inventiva con caratteristiche costanti significa ad es. che il

risultato inventivo è idoneo ad essere concretamente applicato a funzionare con caratteri costanti oppure in campo

farmaceutico per aver industrialità è sufficiente che il trovato sia tecnicamente realizzabile e riproducibile con caratteri

costanti.

Queste caratteristiche quando non ci sono? Quando applicando gli insegnamenti del brevetto si arriva a un determinato

risultato o a casi in cui il risultato è tecnicamente impossibile da raggiungere in base alle leggi della natura (es.

inventore che vuole brevettare una macchina che effettua il moto perpetuo, cosa che però in fisica non è possibile se non

applicando costantemente una forza interiore).

Es. confezionare il prodotto in una scatola in modo tale che a contatto con l’aria il prodotto non si ossidasse. Il

meccanismo era avvolgere il prodotto in un liquido che evitava il contatto con l’aria. Il brevetto diceva che si poteva

ottenere il medesimo risultato modificando l’atmosfera all’interno della scatola e poi sigillando la scatola, ma

l’atmosfera ossidava il prodotto: problema di industrialità. Io rivendico una soluzione a un problema tecnico e dico di

conseguirla mediante un prodotto, ma se l’invenzione non funziona e non conseguo il risultato, non ha l’applicazione

industriale necessaria.

L’industrialità non coincide né con l’utilità, né con la materialità dell’invenzione.

Per avere industrialità è necessario e sufficiente che il trovato funzioni, non è necessario che il trovato sia più utile delle

conoscenze che già ci sono. Utilità è comparativa rispetto alle conoscenze già esistenti e non è necessario che

l’invenzione funzioni meglio di quelle che già ci sono.

Il brevetto non deve per forza mettersi a capo di un prodotto, ma può essere un’idea di soluzione che risolve un

problema tecnico senza che si riferisca ad un oggetto tangibile.

Costanza delle caratteristiche ha un significato diverso a seconda del settore della tecnica in cui si colloca. Invenzione

ha ad oggetto un nuovo tipo di serratura: l’industrialità vuol dire che applicando il brevetto arrivo sempre allo stesso

identico risultato. In altri settori può non essere così: può essere che l’oggetto a cui si arriva non sia sempre identico, ma

presenti dei cambiamenti. Ad es. in ambito medico ci sono i vaccini o il brevetto sul virus, in questo caso si brevetta il

virus che ha materia vivente, è sempre quel tipo di virus ma ogni esemplare può avere delle differenze rispetto alle altre

come nel campo della materia vivente ogni esemplare di una certa specie appartiene a quella specie e ha caratteristiche

di fondo comune, ma non tutte. In questo caso il requisito dell’industrialità va adattato. La costanza di carattere significa

che devono essere uguali i caratteri che permettono di arrivare a quel materiale biologico, non ci deve essere una

mutazione radicale, ma viene tollerato un range di mutazioni fisiologiche.

Novità

Una cosa è nuova quando da un valore aggiunto ed è diversa da quello che c’è già. Aggiunge qualcosa al patrimonio

delle conoscenze.

Il senso di questo requisito base della novità in materia di brevetti vuol dire fare una scrematura di questo tipo, c’è una

entità da brevettare si verifica che è brevettabile, che abbia il requisito dell’industrialità e poi ci si chiede se è nuova.

Nuovo rispetto a cosa? A quale data si valuta se una cosa è diversa da quella che c’era già, rispetto a quali tipi di cose

anteriori, quelle conosciute da tutti o da alcuni, da tutti ma solo in un territorio. Una volta definito il concetto di novità

come diversità, questo comporta delle scelte legislative. La legge definisce la novità nel primo comma dell’art. 46 in un

modo brevissimo: “Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica”.

Stato della tecnica: insieme di tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico, in qualsiasi modo, in Italia o all’estero,

prima del deposito della domanda di brevetto (art. 46.2).

Una conoscenza non accessibile non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la novità. D’altro canto perché una

conoscenza entri a far parte dello stato della tecnica basta la mera accessibilità; non occorre che l’accesso vi sia stato.

Anche le conoscenze «nascoste» o dimenticate, ma pur sempre accessibili, fanno parte dello stato della tecnica e

possono togliere novità al successivo trovato.

Le conoscenze tecniche sono tutte le conoscenze, quindi qualsiasi dato di carattere tecnico

Accessibili al pubblico, il concetto di accessibilità va tenuto distinto dal concetto di noto e conosciuto. Ciò significa in

positivo che tutto ciò che è accessibile al pubblico fa parte dello stato della tecnica anche se quella conoscenza non è

nota. Anche se magari nessuno l’ha vista. Ad es. una pubblicazione accessibile al pubblico in biblioteca ma che nessuno

ha mai letto. Quella conoscenza fa parte dello stato della tecnica. Accessibilità si contrappone a segreto, non è

accessibile solo la conoscenza protetta da misure che la mantengono segreta. La conoscenza che invece è in sé

accessibile fa parte dello stato della tecnica.

Dove: in Italia o all’estero lo stato della tecnica si rifà a tutto il mondo, vuole evitare che ci sia un doppio brevetto. Con

il limite delle conoscenze segrete tutto ciò che è accessibile ovunque nel mondo fa parte dello stato della tecnica che

può essere fatta valere contro il brevetto.

Come: in qualsiasi modo descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. L’invenzione viene

pubblicata comunque in un testo (pubblicazione scientifica, brevetto anteriore, documento commerciale, un catalogo o

materiale promozionale in cui si forniscono certe informazioni). Anche l’informazione comunicata a voce entra a far

parte dello stato della tecnica, se un operatore racconta a un collega una sua invenzione, anche se non l’ha scritta,

quell’informazione entra a far parte dello stato della tecnica. In materia di divulgazioni orali è necessario che la

divulgazione sia fatta a una persona in grado di comprenderla, di farla propria e di diffonderla.

Se è un testo scritto, liberalmente disponibile da qualche parte del mondo, l’esperto che riesce a capirlo c’è e quindi è

accessibile, se invece è una divulgazione orale bisogna capire da chi e a chi è stata fatta perché se è fatta da chi non

capisce niente allora non c'è accessibilità.

L’accessibilità si valuta anche sulla base dell’utilizzazione (quando non si ha nessuna descrizione, ma si vende il

prodotto al cui interno si ha l’invenzione: es. inviare un campione di un prodotto a possibili clienti per capire di cosa si

tratta, o esposizione prodotto in una fiera: persone sono capaci di capire il prodotto stesso e l’innovazione insita).

Quando: la legge deve dirci quando lo stato della tecnica è accessibile, è necessaria una data di rilievo, consistente nella

data del deposito della domanda di brevetto, data rilevante. Si va a vedere in che giorno l‘inventore ha depositato la

domanda, i giorni successivi non vengono presi in considerazione.

Solo individuando lo stato della tecnica possiamo poi dire se l’invenzione è nuova o meno.

Osservazione importante se l’inventore comunica l’invenzione a un collega allora quest’invenzione non può essere più

brevettata perché è già accessibile a tutti prima di depositare la domanda. In questo caso il brevetto è nullo perché entra

nello stato della tecnica.

Esiste una regola per cui alcune cose si includono nello stato della tecnica anche se non sono ancora accessibili al

pubblico, la procedura di brevettazione prevede una prima fase di 18 mesi per cui il deposito della domanda è ancora

segreto e non è accessibile al pubblico; dopo questi 18 mesi la domanda diventa accessibile e può essere vista da tutti.

Nel momento in cui il testo viene pubblicato fa parte dello stato della tecnica.

Può succedere che viene depositata una domanda di brevetto da un soggetto e dopo 5 mesi una domanda diversa con lo

stesso oggetto: qui se viene applicata la regola generale si ritiene che la prima domanda è segreta mentre la seconda è

nuova. Si avrebbe un caso di doppia brevettazione. Per limitare questa ipotesi si considerano nello stato della tecnica

anche le domande di brevetto ancora segrete che non sono ancora accessibili. È un ampliamento dello stato della tecnica

dovuta ad una scelta legislativa per evitare doppia brevettazione.

Se si tratta di domande di brevetto ancora segrete non vale la regola di portata mondiale, quindi le domande già

pubblicate contano in qualunque parte del mondo, quelle segrete contano solo se riguardano un brevetto destinato ad

avere efficacia in Italia (es. Se c’è una domanda ancora segreta italiana o francese, il brevetto in Germania è valido,

perché non ci saranno due brevetti uguali in Germania).

Questa estensione alle domande c’è solo per il requisito della novità e non per gli altri requisiti. Lo stato della tecnica

per il giudizio di originalità è più ristretto perché si guarda solo ciò che è effettivamente accessibile. In questo modo è

stato ricostruito il concetto di stato della tecnica.

Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, deve essere qualcosa che non c’è già nello stato

della tecnica. Il trovato che si vuol brevettare deve essere diverso da tutte le anteriorità e conoscenze esistenti nello stato

della tecnica. Quest’anteriorità si valuta mediante un giudizio 1 a 1 (no combinazione a mosaico).

Cioè si deve confrontare il trovato che si vuole brevettare con tutte le anteriorità rilevanti e si va a vedere se quelle

invenzioni che si vogliono fare sono identiche ad A, a B, o a C non si possono combinare insieme A,B,C. Se la mia

invenzione è AB e non esiste un’anteriorità AB, ma si descrive separatamente A e B, allora AB è nuova.

La combinazione a mosaico si fa nel giudizio di originalità: le anteriorità si possono combinare dopo aver detto che AB

è nuovo perché c è solo un’anteriorità A e una B, si combineranno poi AB e a quel punto potrà accadere che non ci sia

originalità, nel senso AB è diverso da A e B ma è possibile che essendo già noto A e B la loro combinazione non sia

originale.

Identità significa che una cosa è uguale a un’altra. In materia di brevetti c’è una distinzione, approccio tipico

tradizionale dei tribunali italiani che è l’identità fotografica e poi una identità sostanziale.

- Identità fotografica è l’identità al 100%, esiste nello stato della tecnica un’identità esattamente sovrapponibile a

quello che si vuole brevettare, cioè ha le stesse caratteristiche dell’entità già accessibile a tutti.

La novità considera identità un’anteriorità quando menziona caratteristiche del trovato successivo che si vuole

brevettare anche quando queste non ci sono. Sono caratteristiche che anche se non esplicitate nell’anteriorità è come

se ci fossero, ci devono essere a priori.

Es. anteriorità che descrive un meccanismo senza specificare che 2 elementi di questo meccanismo sono tenuti

insieme da viti e bulloni. Arriva poi all’ufficio una domanda di brevetto che descrive che due elementi sono tenuti

insieme da viti e bulloni. In senso fotografico non è identico. In senso sostanziale è identico, perché si tratta di una

caratteristica implicita.

- Identità sostanziale, nozione più ampia, secondo cui la novità si può considerare identica anche quando non

menziona alcune caratteristiche del trovato successivo. Caratteristiche inerenti all’anteriorità anche se non esplicitate

come tutte le caratteristiche che il tecnico medio ricava in modo diretto e non ambiguo dall’esame.

Es. esiste un’anteriorità che insegna ad utilizzare la gomma per fabbricare un prodotto, tuttavia per un tecnico del

settore è comprensibile che la gomma viene usata perché materiale elastico e ha proprietà di elasticità. Arriva un

terzo che deposita un brevetto in cui rivendica l’uso della gomma specificando che la gomma è elastica. Non si può

dire che è nuovo, chi usa la gomma non può non sapere che è un materiale elastico.

Lo stato della tecnica può essere formato dall’esterno o da divulgazioni dello stesso inventore.

Nel caso di anteriorità esterne si parla di anteriorità di cose anteriori, nel caso di rivelazioni dell’inventore si parla di

pre-divulgazione (non c’è più la novità).

Si ha pre-divulgazione quando l’inventore comunica a terzi la sua invenzione prima del deposito della domanda di

brevetto. La comunicazione deve essere fatta a persona in grado di comprendere l’informazione e di trasmetterla

(altrimenti non c’è accessibilità del pubblico all’informazione stessa).

La comunicazione dell’invenzione tra persone tenute al segreto per legge o per contratto, ad es. tra i membri di un team

di ricerca, non è considerata pre-divulgazione e non fa venir meno la novità. Se però un soggetto tenuto al segreto rivela

l’invenzione all’esterno, a persone non tenute al segreto, vi è pre-divulgazione e la novità viene meno.

Se i membri del team mantengono il segreto all’interno non c’è pre-divulgazione. Bisogna capire se vi è un vincolo di

riservatezza tra le persone. In certi casi il dipendente ricercatore è già all’interno della cerchia di riservatezza. Ma se è

un professionista esterno, un professore esterno, in quel caso bisogna fargli firmare un patto di segretezza.

Se c’è un vincolo di riservatezza non c’è pre-divulgazione ma se però, per qualunque motivo, un soggetto tenuto al

segreto rivela l’informazione all’esterno allora c’è divulgazione ed è tenuto ad un risarcimento abuso evidente. Cioè se

la pre-divulgazione risulta da un abuso evidente ai danni della società, e il richiedente deposita la domanda di brevetto

entro 6 mesi, la pre-divulgazione non è ritenuta rilevante e non toglie la novità. Se passano i 6 mesi o deriva da

un’ingenuità, il brevetto è perso e c’è un risarcimento dei danni.

Inoltre, se la pre-divulgazione “risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente” ai danni di chi chiede il

brevetto e il richiedente deposita la domanda di brevetto entro 6 mesi, la pre-divulgazione è ritenuta irrilevante e non

toglie la novità (art. 47.1 c.p.i.).

Nel caso di rivendicazione di priorità in base alla Convenzione di Unione di Parigi (v. art. 4 c.p.i. e art. 4 Convenzione

di Unione), la data per la valutazione della novità è la data della priorità e non la data del deposito della domanda di

brevetto (art. 47.3 c.p.i.).

Se deposito in un paese, ho 12 mesi per depositare anche in un altro paese -> deroga alla regola di valutazione allo stato

della tecnica per uniformare la posizione dell’inventore nei vari paesi aderenti alla convenzione di unione di Parigi, si fa

valere come data quella del primo deposito e non quella successiva.

È possibile rivendicare la priorità anche rispetto a un’anteriore domanda di brevetto italiana per depositare in Italia una

seconda domanda di brevetto (c.d. priorità interna: art. 47.3-bis c.p.i.).

Deroga alla regola di valutazione nel momento di deposito della domanda che serve a uniformare la posizione del

titolare nei vari stati aderenti alla convenzione di Unione di Parigi, si fa valere come data quella del primo deposito e

non quella successiva.

È possibile poi giocare con questo meccanismo (depositare domanda di brevetto e ri-depositarne un’altra dopo 12 mesi

rivendicando la proprietà). In questo modo aggiungo un anno al brevetto e poi posso sistemare la domanda di brevetto

depositata.

Originalità

Un’invenzione è originale, ossia implica un’attività inventiva, se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in

modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48.1 c.p.i.).

Il legislatore ci dice che si prende lo stato della tecnica, si individua il settore, il ramo della tecnica in cui si colloca

l’invenzione, si individua una figura dell’esperto e poi la valutazione dell’originalità consiste nel chiedersi se per questo

tecnico l’invenzione è una cosa evidente (o ovvia). Non ci vuole poi tantissimo ad arrivare a una caratteristica di

originalità. Però è dal tempo stesso un concetto che non dà un elevato grado di certezza nella sua applicazione. Un

conto è dire a livello teorico cosa è evidente e cosa no, un conto è applicarlo nella pratica dove è difficile dire se una

cosa è ovvia o no, evidente o no.

Sono stati così fissati dei percorsi di valutazione.

Il concetto di stato della tecnica vale anche per l’originalità con una differenza, ovvero ai fini del giudizio di originalità

nello stato della tecnica non sono comprese le domande di brevetto anteriori ancora segrete (art. 48.1 c.p.i.).

Data rilevante: data di deposito della domanda di brevetto o data della priorità. La priorità è prevista nell’art. 4 del

codice che rinvia all’art. 4 della convenzione del’Unione di Parigi ed è la norma per cui se un brevetto è depositato

secondo la Convenzione di Parigi, si hanno 12 mesi di tempo per depositare una seconda domanda negli altri paesi

rivendicando la priorità della prima domanda depositata. Oppure priorità interna dove deposito oggi e dopo 12 mesi ri-

deposito un’altra domanda sulla stessa invenzione. L’utilità è duplice:

- i 20 anni di protezione si contano dal secondo deposito. Ho il vantaggio quindi di continuare a far valutare la validità

aggiungendo un anno di protezione.

- dalla prima alla seconda domanda si può modificare il testo brevettuale, entro certi limiti, specialmente negli

elementi poco chiari.

Fasi del giudizio di originalità per dare un valenza oggettiva a un qualcosa che è soggettivo e discrezionale.

Abbiamo 2 impostazioni:

1) Tipica della nostra giurisprudenza: approccio dell’evidenza e non evidenza.

2) Elaborata dall’ufficio europeo dei brevetti che concede i brevetti per il territorio europeo e pur essendo applicata

solo dall’ufficio è stata poi progressivamente trasporta e applicata dai giudici. Approccio problema e soluzione

Iniziamo con l’approccio tradizionale che ha una serie di fasi, una volta individuato lo stato della tecnica bisogna:

- Individuazione del settore in cui l’invenzione si colloca, settore in cui ci sono conoscenze e competenze omogenee in

cui vi è una identica figura dell’esperto. Il settore o ramo è quello in cui l’invenzione è realizzata o utilizzata. C’è un

unico settore di realizzazione o utilizzo delle automobili per es.

- Ricostruzione della figura del tecnico medio (persona esperta del ramo), quanto a conoscenze e capacità

- Valutazione della ovvietà/evidenza dell’invenzione secondo il parametro del tecnico medio

Settore rilevante: settore della tecnica in cui l’invenzione è realizzata e utilizzata. Possibilità di combinazione di più

settori (in particolare per un’invenzione realizzata in un settore e utilizzata in un altro; es.: vernice per laccare mobili,

che è realizzata nel settore delle vernici e utilizzata nel settore della produzione di mobili).

È possibile che vi siano innovazioni poli-settoriali (invenzione per verniciare i mobili). Caso particolare di quando le

conoscenze di un settore traslino per essere applicate in altri settori. Il problema tecnico di un settore viene risolto da un

altro settore. In questi casi si parla di invenzioni poli-settoriali dove si considerano tutte e due invenzioni, quindi non c’è

un ramo della tecnica, ma rami della tecnica, anzi il ramo è poli-settoriale formato dall’unione di conoscenze di settori

diversi. Questo ha un riflesso sulla conoscenza e originalità che si valuta sulla base degli esperti che hanno un occhio

rilevante e questo può spostare la valutazione e dire se c’è o non c’è originalità.

Successivamente bisogna chiedersi chi è il tecnico medio del settore o esperto del ramo (settore della tecnica parte del

sapere tecnico in cui si colloca l’invenzione). L’esperto del ramo non è una figura reale, un professionista del settore

consulente, docente della materia, una persona esistente in carne ed ossa. L’esperto del ramo è un parametro ideale di

valutazione. Non è individuazione della persona, ma costruzione di un modello di valutazione. Per costruire questo

modello di valutazione i giudici nelle sentenze hanno puntualizzato che questo modello di esperto deve avere

determinate conoscenze, sapere certe cose e avere determinate capacità, saper fare certe cose.

C’è l’idea che nel costruire questo modello ideale bisogna tener conto che il tecnico deve conoscere il settore e saper

fare qualcosa.

Modello di valutazione, i giudici nelle sentenze hanno puntualizzato che questo modello deve avere ciò che tipicamente

ha chi conosce un certo settore della tecnica, deve sapere certe cose e deve avere determinate capacità, deve saper fare

certe cose. Bisogna tenere conto del fatto che deve saper fare qualcosa legato a quel settore. L’esperto costruisce su base

mondiale, deve conoscere tutto lo stato della tecnica presente nel mondo, quindi in natura non può essere una persona

fisica che abbia tutte queste conoscenze.

Conoscenze: per il settore in cui l’invenzione si colloca si ritiene che l’esperto conosca l’intero stato della tecnica; per i

settori diversi si attribuiscono le conoscenze che presumibilmente l’esperto avrebbe in questi settori, tenendo conto del

fatto che le conoscenze decrescono quanto più ci si allontana dal settore di riferimento; si attribuisce inoltre all’esperto

il normale insieme di conoscenze generali.

Capacità: capacità mediamente possedute da un operatore pratico del settore di riferimento; si devono considerare le

capacità di applicazione delle conoscenze note ed eventualmente di combinazione delle stesse, nonché le capacità di

sperimentazione; si devono inoltre considerare le disponibilità che un operatore medio del settore ha in termini di mezzi

e strumenti e di risorse finanziarie. Il tecnico medio deve saper fare un’attività elementare, attività routinaria,

applicazione secondo i modi conosciuti delle conoscenze dello stato della tecnica.

Era nota allo stato della tecnica in campo chimico una miscela di due composti, cioè una combinazione dove due composti erano tra

loro mischiati. Un soggetto scinde la miscela in due, separa i due composti e brevetta uno dei due nell’utilizzo di campo medico.

Qualunque tecnico sarebbe stato in grado di scinderlo, tuttavia si è arrivati a dire che questa separazione era originale, non era

qualcosa evidente per il tecnico medio. Come si può giustificare il fatto che estrarre un composto da una miscela di due composti sia

originale? Perché non è routinaria. Bisogna andare a vedere come avrebbe ragionato il tecnico medio. L’operazione poteva anche

sembrare semplice però il tecnico medio non ragionava in questo modo. L’aver pensato fuori dagli schemi, aver seguito un

protocollo diverso è stato considerato qualcosa di non evidente, quindi il punto non è tanto ciò che è semplice o non semplice fare. Il

punto è ciò a cui in quel momento con quello stato della tecnica, il tecnico medio avrebbe o non avrebbe pensato.

La valutazione di originalità non si basa sul risultato oggettivo ma sul fatto che su quel risultato non era scontato.

Giudizio di non evidenza del trovato secondo il parametro dell’esperto del ramo si vanno a vedere cose verificabili,

oggettive e da questi si desume se l’invenzione era o non era originale. Indizi di non evidenza:

- Progresso tecnico, l’invenzione ha comportato dei miglioramenti?

- “Prova storica”: storia del settore in epoca anteriore all’invenzione. Rientrano in questo tipo di indizi: il superamento

di particolari difficoltà tecniche; il bisogno da tempo avvertito ma non ancora soddisfatto; precedenti tentativi non

andati a buon fine; l’esistenza di un pregiudizio tecnico

- Fatti successivi all’invenzione: successo commerciale; opinione di esperti; comportamento dei concorrenti che

rispettano il brevetto e magari chiedono licenze. L’originalità deve esserci al momento della deposizione della

domanda di brevetto. Fatti successivi possono dimostrare che l’invenzione è originale. L’atteggiamento dei

concorrenti può essere un giudizio di non evidenza.

Indizi di evidenza: indizi che rappresentano l’ovvietà del brevetto.

- Equivalenza del trovato a conoscenze note; mancato rispetto del brevetto da parte dei concorrenti; progresso

routinario; strada a senso unico.

Criteri di valutazione dell’Ufficio Europeo Brevetti che sono progressivamente seguiti anche dai Giudici italiani.

Percorso valutativo creato dalla prassi, nel decidere della validità di concedere i brevetti. È un po’ diverso da quello

tradizionale italiano ma nei risultati e nell’esito non è cosi differente. L’utilizzo dell’uno e dell’altro criterio porta allo

stesso risultato. La cosa interessante è che non solo di brevetti europei concessi sono ormai forse numericamente

prevalenti, ma che progressivamente anche i giudici nazionali hanno iniziato a seguire ed applicare questo tipo di

percorso.

Metodo problema soluzione: chiamato dall’ufficio europeo sulla base delle guide lines basate sulla sua esperienza.

- Problem and solution approach: la soluzione comparata al problema ha qualcosa di originale o no? Questo criterio

si articola in 3 fasi dettagliate:

- Individuazione dell’anteriorità più vicina (closest prior art): come si intende la conoscenza anteriore più

vicina? Più simile tecnicamente o più recente temporalmente. L’ufficio ha scelto prima il significato in termini

di mantenere più similitudini con l’invenzione. Il punto di partenza non è quella più prossima nel tempo ma

quella che ha il maggior grado di somiglianza all’invenzione che si vuole brevettare. Un’anteriorità può essere

prossima e più vicina o accostabile al trovato che si vuole trovare anche se è risalente nel tempo. L’ufficio nelle

sue linee guida specifica che per anteriorità più vicina si intende l’anteriorità che nello stato della tecnica

costituisce il punto più promettente per un’evoluzione, uno sviluppo che conduca all’invenzione. Se

l’invenzione rispetto all’anteriorità è un passo in avanti, l’anteriorità più vicina è il trampolino più promettente

per arrivare all’invenzione. Invece di partire dall’insieme di anteriorità, per razionalizzare di più il giudizio si

individua quella da cui il tecnico medio sarebbe partito, in quanto da un punto di vista tecnico più prossima

all’invenzione, e si vede se il tecnico medio sarebbe arrivato in modo ovvio all’invenzione.

Non contraddice il modello a mosaico ma lo rende più schematico ed oggettivo.

- Formulazione del problema tecnico oggettivo risolto dal trovato (objective technical problem): per

individuare il problema tecnico, come si fa? Si prende l’invenzione che si vuole brevettare, la si confronta con

l’anteriorità più vicina, si individuano quali sono le differenze tra l’anteriorità più vicina e il trovato che si

vuole brevettare e queste differenze (caratteristiche distintive che possono essere sia strutturali che funzionali).

Una volta fatta questa valutazione, si va a vedere a cosa servono e cosa servono queste distinzioni, quali

problemi risolvono e il problema risolto da queste caratteristiche distintive è appunto il problema tecnico. Si

cerca così di rendere il giudizio in modo più oggettivo possibile.

Vediamo le caratteristiche che rendono diverso il trovato dall’anteriorità, vediamo a cosa servono queste

caratteristiche quali problemi tecnici risolvono e quello è il problema tecnico oggettivo. Il problema tecnico

potrebbe anche essere quello che oggettivamente emerge dalle caratteristiche distintive: es. caratteristiche

distintive consistevano in una particolare conformazione del cestello della lavatrice. Il cestello oggetto di

brevetto aveva una conformazione diversa sia pur non molto diversa da quella closest. In quella causa, il modo

in cui è fatto un cestello, e quindi le sporgenze, protuberanze,… serve a risolvere il problema tecnico della

delicatezza del lavaggio. È stato cercato di preservare lo scorso brevetto che oggettivamente aveva

caratteristiche distintive che eran quelle della resistenza del cestello alle forze centrifughe in seguito

all’azionamento. L’inventore indica come problema risolto quello alfa, ma poi il brevetto risolve il problema

beta. Le guide lines dell’ufficio europeo, dicono che quello che conta è il problema beta, quello oggettivamente

risolto. In questo caso il brevetto deve essere riformulato, riscritto in modo tale che il problema tecnico

risultante del brevetto sia quello effettivo. Ciò è particolarmente importante perché fino a che si è nella fase di

concessione, una riformulazione del problema, di riscrittura del testo di brevetto cioè togliere il problema

ipotizzato ma non quello risolto, è una cosa che si può fare solo quando il brevetto è in fase di esame mentre

una riformulazione di questo tipo non è più possibile dopo. Ciò che conta è il problema tecnico oggettivo

quello realmente risolto e non quello risultante da un’opinione soggettiva dello stesso inventore. Un difetto di

questo tipo può essere rimediato finché il brevetto non è ancora concesso. Non è più possibile dopo a brevetto

concesso.

- Valutazione, tenendo conto di tutte le anteriorità nello stato della tecnica, circa l’esistenza di insegnamenti che

avrebbero spinto il tecnico medio, di fronte al problema tecnico oggettivo, a procedere, partendo

dall’anteriorità più vicina, verso il conseguimento del trovato e lo avrebbero portato a conseguirlo. Il tecnico

medio conoscendo il problema tecnico oggettivo, sarebbe arrivato in modo ovvio dalla closest all’invenzione

che si vuole inventare? Prendendo la closest come lo started point, come trampolino per spiccare il salto, il

tecnico medio avrebbe trovato o no il modo di arrivare all’invenzione. Se è si, l’invenzione è priva di livello

inventivo.

Es. macchina per una certa lavorazione industriale. Problema tecnico oggettivo: metallo fuso in cui in certe parti si

solidifica e si blocca. Nella tecnica nota l’anteriorità più vicina sia costituita da una camera colante a forma di imbuto che

riduce il problema ma non lo elimina. Brevetto ipotetico: forma simile alla closest + parti dotate di meccanismi che

muovono il metallo fuso interno in modo tale da muovere la materia interna ed evitare la solidificazione. In questo caso si

prende la closest priori art, si identificano le caratteristiche distintive. Si ha un margine di discrezionalità nel valutare

l’evidenza, ma applicando criteri si può arrivare a una certa attendibilità.

- Valutazione ex ante e non ex post: ci si deve porre dal punto di vista del tecnico medio alla data di deposito

della domanda di brevetto (o alla data della priorità), senza considerare conoscenze ed altri elementi posteriori

a questa data. Si devono valutare le capacità del tecnico medio dell’epoca giudizio ex ante; si deve valutare se

l’inventore ha fatto qualcosa di meritevole con la sua innovazione nel omento in cui deposita il brevetto.

- Approccio could-would: non conta ciò che il tecnico medio avrebbe astrattamente potuto fare (could); conta

solo ciò che il tecnico medio avrebbe effettivamente fatto (would), perché vi erano insegnamenti nello stato

della tecnica che lo spingevano a farlo. La questione a cui si deve dar risposta è se ci sia un qualsiasi

insegnamento nello stato della tecnica del suo insieme. Non conta quello che astrattamente il tecnico medio

avrebbe potuto fare, ma ciò avrebbe effettivamente fatto. Non è necessario il colpo di genio, la soluzione

geniale, è sufficiente fare qualcosa che il tecnico medio non sarebbe stato indotto a fare sulla base delle

capacità dell’epoca. Il giudizio dell’evidenza deve tenere conto di questo parametro. Bisogna tenere conto solo

ciò che il tecnico avrebbe trovato sulla strada che è indotto a scegliere.

Liceità

- Non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume (art.

50.1 c.p.i.). Solo quando c’è un uso contrario all’ordine pubblico è illecita. Le armi possono essere di uso lecito

quando sono usate a tutela del paese.

- Si ritiene che il divieto operi solo per le invenzioni per cui non è pensabile neppure un uso lecito (es. sostanze

tossiche il cui unico possibile utilizzo reca danni alla salute). Se invece è possibile almeno un uso lecito, l’invenzione

può essere brevettata (es. dispositivo per scassinare una serratura che può essere lecitamente usato da un fabbro in

casi di emergenza).

- In ogni caso l’attuazione dell’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume

per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Per quanto riguarda le invenzioni biotecnologiche sulla materia vivente e sugli organismi geneticamente modificati, il

legislatore ha imboccato la strada della brevettazione in tale settore anche se limitata. Non è brevettabile il corpo umano

in sé o parti del corpo umano. Non sono brevettabili invenzioni contrarie all’ordine pubblico o alle invenzioni. Sono

vietati i procedimenti di modificazione del genoma dell’uomo, lo sfruttamento di embrioni e cellule staminali

embrionali sono vietati in certi casi anche processi di modificazioni dei genomi degli animali se provocano sofferenze.

Questi sono casi dove ci sono problemi etici e morali che impediscono la brevettazione. In questo caso problemi di

ordine pubblico e buon costume emergono.

Al di fuori di questo settore viceversa è un requisito che non ha una negazione pratica.

La sufficiente descrizione

L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo

possa attuarla (art. 51.2 c.p.i.).

Un tecnico medio del settore, a quella data, sulla base delle conoscenze e delle capacità che un tecnico medio ha a

quella data, è in grado di comprendere il testo della domanda di brevetto e metterlo in opera? È in grado di comprendere

in cosa consiste l’invenzione ed è in grado di metterla in opera? Se la risposta è si, la descrizione è per l’appunto

sufficiente, allora il tecnico è in grado di attuare l’invenzione. Se un tecnico di brevetto non riesce a capire come

funziona e cosa c’è scritto la descrizione non è sufficiente quindi è un apporto di conoscenza solo apparente.

- Non è necessario inserire nella descrizione informazioni che fanno parte delle conoscenze possedute dall’esperto del

ramo (e che quindi l’esperto non ha bisogno di leggere nel brevetto).

- La descrizione però non è sufficiente se non contiene informazioni senza le quali l’esperto del ramo non è in grado di

attuare l’invenzione o la cui mancanza fa sì che l’esperto debba procedere a ricerche e sperimentazioni per arrivare

ad attuare l’invenzione. Vi può essere insufficienza di descrizione anche quando le informazioni sono troppo ampie e

non danno una guida precisa all’esperto.

- È sufficiente indicare uno dei modi di attuazione dell’invenzione; in particolare non è necessario che venga indicato

il modo migliore e più efficiente.

Per valutare questo requisito devo tenere a mente una serie di corollari:

- Essendo il punto di riferimento un tecnico medio è necessario ma anche sufficiente scrivere nella descrizione del

brevetto quello che non è alla portata del tecnico medio o comunque non è necessario ripetere per filo e per segno le

informazioni che il tecnico medio già possiede perché fa parte dello stato della tecnica o descrivere dei modi di

procedure che il tecnico medio già conosce perché fanno parte del bagaglio delle sue capacità. Questo agevola

l’inventore che non deve fare un trattato scientifico per conoscere tutto dall’inizio come se dovesse spiegare a

qualcuno che non ne sa niente. Può anche non mettere indicazioni pratiche o cose che il tecnico medio già sa. La

mancanza di una sufficiente descrizione è causa di invalidità.

- La descrizione non è sufficiente se le informazioni fornite non permettono di attuare l’invenzione non si dice come

l’invenzione può essere messa in opera. La descrizione può essere insufficiente anche quando il tecnico medio è

messo a metà del guado, da certe indicazioni ma il tecnico medio deve fare ulteriori ricerche e sperimentazioni finche

imbrocca la strada giusta. Questo è un caso di insufficienze descrizione.

- Dottrina americana del best mode, l’inventore ha un onere di rivelazione piuttosto robusto e ampio, deve non solo

dire come è possibile attuare l’invenzione ma anche il best mode, il modo migliore per realizzare l’invenzione.

Bisogna dare le informazioni necessarie per far funzionare il macchinario nel modo più efficiente e funzionale. Da

noi l’approccio è diverso, si consente all’inventore di dire meno, è sufficiente indicare uno dei modi di attuazione

dell’invenzione non è necessario indicare quello più efficiente. Una volta indicato un qualsiasi modo di attuazione, il

know how aggiuntivo sul modo migliore può tenero per se, non rivelarlo, proteggerlo dal segreto di aziendale.

Procedimenti di brevettazione

- Brevetto italiano rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Cod. della proprietà industriale e d.m. n. 33/2010)

- Brevetto europeo rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti (Convenzione di Monaco)

- Brevetto PCT (Patent Cooperation Treaty)

- Brevetto europeo con effetto unitario (Regolamento UE n. 1257/2012)

L’inventore che voglia brevettare un’invenzione, deve decidere a quale ufficio rivolgersi. La prima strada è quella dei

brevetti nazionali. Cioè si può chiedere il rilascio del brevetto a uno degli uffici che esistono a livello di tutti i singoli

stati. In Italia l’ufficio competente si trova a Roma come parte del ministero dello sviluppo economico. È competente a

rilasciare in Italia brevetti e marchi. L’inventore può richiedere il rilascio dei brevetti e si arriva a un’eventuale

concessione del brevetto. La seconda strada è quella del brevetto europeo rilasciato dall’ufficio europeo brevetti che ha

sede a Monaco di Baviera. Nella sua sintesi il brevetto europeo è in realtà una sorta di somma di tanti brevetti nazionali,

nel senso che si chiama brevetto europeo perché rilasciato presso l’ufficio europeo ma poi il risultato non è il solo

brevetto unico nazionale ma è un fascio di brevetti. Attraverso la procedura unica si ottengono tante porzioni nazionali

di brevetto valido in Italia, Francia, Germania,.. e ogni porzione nazionale poi vive di vita propria come fosse un

brevetto rilasciato in quello stato.

La procedura di concessione ha delle caratteristiche sia nel brevetto italiano che europeo. Ha caratteristiche in parti

comuni e in parte diverse.

Le parti comuni sono nella fase iniziale dove entrambe le procedure prevedono il deposito di una domanda di brevetto

con cui si chiede il rilascio di brevetto, si richiedere un periodo iniziale in cui la domanda è segreta e questo è il regime

di domanda del brevetto anteriore ancora segreto. Sono per l’appunto le domande non ancora pubblicate che sono nei

primi 18 mesi dal deposito. Dopo i 18 mesi la domanda è pubblicata e tutti la possono leggere. I compiti dell’ufficio

sono di esame, regolarità della domanda e poi inizia una fase che è l’esame sostanziale. Questo si articola in 2 fasi:

Prima fase di:

- Ricerca delle anteriorità, l’ufficio si fa carico di andare a cercare e reperire le attività pertinenti. Parti dello stato della

tecnica che eventualmente possono essere opposte al brevetto. E una volta reperite queste anteriorità procede a una

valutazione: esame preventivo di validità che viene compiuto prima, preventivamente rispetto alla concessione del

brevetto. La particolarità è che l’ufficio europeo utilizza proprio personale e proprie strutture e proprie divisioni di

esame. L’ufficio italiano invece non si è mai dotato di queste strutture e questo personale quindi l’esame in questo

caso viene delegato all’ufficio europeo attraverso una convenzione stipulata in base a questo accordo la ricerca di

anteriorità e l’opinione di requisiti di validità viene relegata all’ufficio di monaco. Anche la domanda di brevetto

italiana viene mandata a Monaco che controlla i requisiti di anteriorità e sulla base di questa ricerca l’ufficio italiano

prende la decisione sulla concessione di brevetto. Questa fase di esame è una fase in cui spesso si instaura un dialogo

tra l’ufficio e l’inventore che chiede il brevetto. L’ufficio può rilevare delle mancanze, chiedere all’inventore di

specificare meglio il testo brevettuale, può segnalare all’inventore che certe caratteristiche non sono originali. Si

vedrà poi in che modo e in che limiti si può intervenire sul testo della domanda di brevetto. È in questa fase che

l’inventore può ricevere osservazioni da parte dell’ufficio e riscrivere, modificare, aggiustare correggere la domanda

di brevetto per superare obiezioni da parte dell’ufficio.

- All’esito di questa fase di esame l’ufficio può decidere di:

- concedere il brevetto con le opportune modificazioni

- decisione di rifiuto del brevetto. Se il brevetto viene rifiutato, cioè l’ufficio dice che non è possibile chiedere

questa domanda di brevetto, il richiedente ha a disposizione degli strumenti di appello contro questa decisione.

In Italia queste decisioni possono essere impugnate davanti a un organo speciale che è la commissione dei

ricorsi e ulteriormente impugnare davanti alla corte di cassazione che è il massimo organo giudiziario. A livello

di ufficio europeo contro il rigetto si può far ricorso a una commissione di ricorso all’interno dello stesso

ufficio dei brevetti. Se nonostante le impugnazioni viene mantenuta la decisione di rigetto della domanda non

c’è niente da fare il brevetto non è stato concesso. Se invece il brevetto è stato concesso, solo davanti all’ufficio

europeo (non è previsto nell’ufficio italiano) terzi interessati possono fare una cosiddetta procedura di

opposizione con la quale un terzo interessato chiede che il brevetto concesso venga revocato perché ad avviso

di chi fa opposizione non ci sono i requisiti di validità. Si va davanti alla divisione opposizione e si dice che

“questo brevetto è stato concesso ma non doveva essere concesso quindi va cancellato”: la procedura di

opposizione ha 3 partecipanti: ufficio, titolare del brevetto e chi attacca il brevetto.

Alla fine della procedura, il brevetto può essere accettato, modificato, non accettato.

Tutto questo porta a una decisione sull’opposizione che può essere oggetto di appello all’interno dell’ufficio europeo.

La legge poi stabilisce che in ogni caso nonostante la concessione del brevetto, il superamento di un’eventuale

opposizione al brevetto concesso sono sempre possibili contestazioni da parte dei giudici. Le parti interessate

mantengono sempre il diritto di portare la loro contestazione davanti a un giudice.

Un brevetto concesso può sempre essere attaccato davanti a un giudice. Si chiederà al giudice se il brevetto ha requisito

di accettabilità o meno.

Territorialità: un brevetto ha efficacia solo per il territorio per il quale l’ufficio è competente a rilasciarlo. Il principio

di territorialità significa che il diritto esclusivo è circoscritto al territorio per cui è competente l’ufficio in cui è stato

lasciato. Si dà diritto esclusivo all’Italia e non ad altri paesi. L’esclusiva data al titolare è data solo al paese che lo ha

accettato.

Il brevetto rilasciato invece dall’ufficio europeo, alla convenzione del brevetto europeo aderiscono una quarantina di

stati e il richiedente può indicare per quali stati vuole la copertura dietro pagamenti di tasse. Normalmente si chiede la

copertura da parte di 6/7 stati. Il brevetto rilasciato, per cui il titolare lo ha chiesto non è un brevetto unico

sovranazionale ma è un fascio di brevetti paralleli stato per stato, concessi in parallelo con un’unica procedura. Il

brevetto europeo è una somma di tante porzioni nazionali con la conseguenza che poi le cause si fanno stato per stato

anche se il brevetto è europeo.

Brevetto PCT è una procedura unitaria a metà. Questo brevetto PCT dà una semplificazione alla fase iniziale. Ufficio

internazionale che è competente a ricevere una domanda per più stati aderenti a questo trattato di cooperazione,

prevedere una procedura per cui si cerca una procedura preliminare unica di brevettabilità e sussistenza di requisiti di

validità e dopo questa fase dove è stata posta la fase di domanda, analisi delle anteriorità, succede che gli incartamenti

vengono mandati a tutti gli uffici di tutti gli stati e poi la procedura prosegue sulla base della prassi della regola

dell’ufficio. In buona sostanza non è propriamente in via autonoma. Parte come procedura unica ma poi si ramifica in

tante procedure parallele.

Brevetto europeo con effetto comunitario. Prevede che sulla base di un accordo tra unione europea e ufficio di

Monaco se il sistema diventerà attuativo (al momento no) potrà essere chiesto all’ufficio europeo dei brevetti di

rilasciare un cosiddetto brevetto europeo con effetto unitario. Sarà unico per tutto il territorio europeo, non più per

fascio di brevetto ma un unico brevetto.

Parti del brevetto

Struttura del brevetto:

- Dati identificativi del titolare (soggetto che ha i diritti patrimoniali esclusivi sull’invenzione e gode del diritto di

esclusiva), dell’inventore (colui che ha effettivamente inventato il brevetto) e dell’eventuale rappresentante del

titolare (se nominato) pag.54 dispensa

- Titolo dell’invenzione e riassunto

- Eventuale rivendicazione di priorità

- Descrizione, parte dove si deve descrivere in modo sufficiente l’oggetto del brevetto. Inizia con la descrizione

dell’oggetto e espone i problemi tecnici che lo stato della tecnica non aveva ancora risolto. Ci possono essere anche

delle figure o formule che aiutano la descrizione

- Rivendicazioni, elenco di caratteristiche sulle quali, alla luce dell’invenzione, l’inventore vuole protezione. È un

elenco per punti, di solito sintetico. Le rivendicazioni sono elencate secondo:

- indipendenti (principali), quella dominante

- dipendenti (secondarie), sono aggiustamenti, perfezionamenti o accorgimenti aggiunti alla rivendicazione

indipendente, fanno rinvio a quella indipendente e ne aggiungono alcuni elementi

Permettono di rivendicare qualcosa di ampio senza correre il rischio di perdere qualcosa di più specifico per strada,

così facendo invece comprendo tutto.

Hanno poi utilità anche perché è possibile entro certi limiti modificare, correggere, limitare la domanda di brevetto.

Viene anche utilizzata la tecnica di accorpamento delle rivendicazioni per unire le 2 tipologie di rivendicazione.

La frase “si caratterizza per il fatto di” segna uno spartiacque tra ciò che fa parte dello stato della tecnica e ciò che

secondo il titolare non lo fa e quindi necessità di protezione. La parte pre-caratterizzante è quella che si colloca prima,

ed è una parte dove non si richiede l’esclusiva ma si indica cosa è già noto, la parte che viene dopo è quella

caratterizzante e contiene le caratteristiche che l’inventore ritiene inventive e sulle quali richiede protezione.

- Eventuali disegni

Ogni brevetto deve avere ad oggetto una sola invenzione (art. 161 c.p.i.). La Convenzione di Monaco prevede invece

che il brevetto deve avere ad oggetto una sola invenzione o anche «più invenzioni tra le quali esista un legame tale che

costituiscono un solo concetto inventivo generale» (art. 82).

Domande divisionali, risultano da frammentazioni della domanda originale e la data di registrazione è quella della

domanda originale.

Altre 2 importanti considerazioni:

- contenuto, ovvero tutto ciò che è contenuto nella domanda di brevetto

- oggetto, è all’interno del contenuto, la parte del brevetto in cui viene indicato perimetro dell’esclusiva, ciò che rientra

nell’ambito dell’esclusiva e ci viene indicato nelle rivendicazioni

I brevetti farmaceutici possono avere durata fino a 25 anni, perché può essere richiesto un certificato supplementare di

protezione che ne prolunga la durata fino a un massimo di appunto 25 anni. Le rivendicazioni in campo farmaceutico

riguardano: prodotto (composto), composizione del farmaco, modo d’uso, procedimento di preparazione.

Diritto al brevetto e diritto morale

Art. 62 e 63

Diritto morale: è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione, è un diritto inalienabile e non trasmissibile

come tutti i diritti della personalità (art.62). Sorge in capo all’inventore persona fisica. Nelle domande in cui non è

nominato l’inventore, egli può tramite causa far aggiungere il suo nome.

Diritto patrimoniale: riguarda l’esclusiva. Bisogna distinguere il diritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto) e

diritto di brevetto (o sul brevetto). Il primo indica chi è legittimato a chiedere il brevetto su quell’invenzione, è

alienabile e trasmissibile. Il diritto sul brevetto è invece quello che sorge dopo, con la brevettazione, e consiste nello

sfruttare in esclusiva e trarne tutte le utilità possibile il brevetto (art.63-64-65).

Questi articoli dicono chi ha diritto a chiedere il brevetto, e poi ci sono articoli che indicano l’ambito di tutela concesso

al brevetto.

L’art. 63 dice che il diritto al brevetto spetta all’inventore o ai suoi aventi causa (soggetti a cui viene trasferito il diritto o

eredi); a questa regola c’è però una deroga significativa.

L’art. 64 infatti pone deroghe. Quando il brevetto è realizzato da lavoratori dipendenti il diritto spetta all’impresa

(invenzioni dei dipendenti intesi come prestatori di lavoro subordinato).

Il dipendente inventore è sempre titolare del diritto morale sull’invenzione.

Sono previsti 3 casi:

- invenzione di servizio, dipendente assunto e pagato per svolgere attività inventiva. L’invenzione è realizzata

nell’esecuzione del rapporto di lavoro. In tal caso il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro e nessun compenso è

dovuto al dipendente (art.64 comma 1)

- invenzione d’azienda, dipende che arriva all’invenzione svolgendo le sue mansioni lavorative, ma non era stato

assunto per svolgere attività inventiva e quindi neanche pagato per questo (es. tecnico di laboratorio). In questo caso

il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro e al lavoratore dipendente spetta un equo premio (art.64 comma 2).

Sono poi elencati una serie di metodi per calcolare il premio

- invenzione occasionale, molto meno frequente nella pratica. Lavoratore che giunge a un’invenzione senza che le sue

mansioni siano minimamente collegate a quelle dell’ambito dell’invenzione, ma rientra nell’ambito di attività del

datore di lavoro. In questo caso il diritto spetta al dipendente, il datore ha un diritto di opzione per acquisto del

brevetto o per la concessione di una licenza, a fronte del pagamento di un corrispettivo al dipendete (art.63 comma 3)

Art. 64.6 c.p.i. Se il dipendente lascia l’azienda del datore di lavoro e successivamente deposita una domanda di

brevetto su una invenzione rientrante nel campo di attività dell’ex datore, qualora la domanda sia depositata entro un

anno da quando il dipendente ha lasciato l’azienda, si presume fino a prova contraria (che è onere del dipendente

fornire) che l’invenzione sia stata conseguita quando ancora il dipendente lavorava nell’azienda dell’ex datore e che

perciò si applichino le norme dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 64 c.p.i.

Invenzioni realizzate da ricercatori di università e di enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.). In questo caso, in deroga

all’art. 64 c.p.i., il diritto al rilascio del brevetto spetta al ricercatore; l’università o l’ente pubblico hanno però diritto a

una parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione.

Il c.p.i. non regola l’ipotesi di invenzioni realizzate da lavoratori autonomi o su commessa.

Normalmente il diritto al rilascio del brevetto è regolato dal contratto e spesso è attribuito al committente.

Si ritiene che, ove il contratto non preveda una disciplina al riguardo, l’invenzione spetti al committente in base ai

principi generali in tema di contratto d’opera e di contratto di appalto o anche in forza di una applicazione analogica

dell’art. 64 c.p.i.

Se brevetto depositato da un non avente diritto bisogna rifarsi all’art 118 del codice della proprietà industriale: l’avente

diritto ha 2 possibilità: fare annullare del tutto la domanda; o una rivendica, farsi ritrasferire la domanda di brevetto che

è stata fatta abusivamente.

Ambito di tutela

È il diritto del titolare di escludere, è un’esclusiva e spetta al titolare.

- Facoltà negativa: diritto di vietare ad altri di tenere determinate condotte di sfruttamento del brevetto.

- Facoltà positiva nel senso che il titolare del brevetto è padrone dell’oggetto della sua esclusiva e può farne ciò che

vuole, può cederla o trasferire i diritti a terzi, darla in licenza,…

Oggetto del brevetto: ciò su cui il titolare ha l’esclusiva. Per stabilire l’oggetto del brevetto (oggetto su cui si ha

l’esclusiva) si deve effettuare l’interpretazione del brevetto, può non essere semplice se non si tengono presenti alcune

regole:

1. Oggetto del brevetto è solo ciò che è scritto nelle rivendicazioni. Ciò che non è scritto nelle rivendicazioni non è

protetto. Le rivendicazioni devono indicare “ciò che si intende debba formare l’oggetto del brevetto”, è onere del

titolare dire che cosa vuole che sia protetto. Se non lo dice nelle rivendicazioni è come se avesse detto che su

qualcosa non vuole rivendicazione.

2. Regola consequenziale che dice che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, la descrizione e i

disegni servono a interpretare le rivendicazioni (art.52). Solo ciò che è scritto nelle rivendicazioni è protetto. Il

comma 3 precisa che questa operazione di interpretazione deve essere fatta in modo da garantire nel contempo

un’equa protezione del titolare e una sicurezza giuridica ai terzi. Equa protezione: le rivendicazioni sono

necessariamente scritte per punti sintetici. Può succedere che in questa necessaria sintesi qualche termine di

rivendicazione a causa della sua sintesi non sia chiarissimo. In questi casi se quel termine comunque è presente

nelle rivendicazioni è possibile andare a vedere nella descrizione e nei disegni se c’è qualche elemento che permette

di chiarirlo meglio ai fini dell’interpretazione e non di implementazione.

3. Il brevetto protegge ciò che è simultaneamente scritto e rivendicato. Il perimetro dell’esclusiva è solo ed

esclusivamente solo ciò che si trova nelle rivendicazioni, ma se un elemento è presente nelle rivendicazioni allora a

quel punto possono essere utilizzati disegni per miglior precisazione e mai a fini di integrazione.

Quando c’è un contenzioso brevettuale, c’è un terzo che evidentemente ha tenuto una certa condotta, bisogna

confrontare ciò che ha fatto con l’ambito dell’esclusiva.

Contraffazione: attività di violazione di una privativa, quindi senza il consenso del titolare. Sinonimo di violazione

della privativa ed interferenza con l’esclusiva.

La parola contraffazione indica una attività di violazione di una privativa di una esclusiva quindi chiunque senza il

consenso del titolare di un diritto esclusivo tiene una condotta che la legge riserva in esclusiva al titolare compie una

contraffazione. Sinonimo sono violazione e interferenza.

I limiti della protezione (oggetto del brevetto) sono determinati dalle rivendicazioni; la descrizione e i disegni servono a

interpretare le rivendicazioni (art. 52.2 c.p.i.).

Diritto di esclusiva

Facoltà esclusiva -> diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare invenzione e di trarne profitto nel

territorio. Il diritto di brevetto coincide con la concessione del brevetto, nasce così il diritto esclusivo, che sorge quando

il diritto vien concesso. I 20 anni di protezione decorrono dal momento del deposito della domanda di brevetto e non

dalla concessione. Vale la stessa regola nel caso in cui vi è rivendicazione di una priorità.

Facoltà esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66.1 c.p.i.). Si tratta

del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge con la concessione del brevetto (art. 53.1 c.p.i.) e ha durata di 20

anni decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto (art. 60 c.p.i.), anche quando viene rivendicata una

priorità (diversa dalle rivendicazioni). Nel periodo tra deposito e concessione il titolare ha protezione.

La facoltà esclusiva, distingue due casi:

1. Brevetto di prodotto: il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a

tali fini il prodotto (art. 66.2.a c.p.i.). Produrre o usare: basta una sola di queste condotte per essere un

contraffattore. Già solo per aver prodotto si ha violato il brevetto. Tutti i soggetti che utilizzano non in ambito

privato, quindi in un’attività economica il prodotto brevettato sono contraffattori. Il titolare ha una esclusiva. Può

prendersi con tutti quelli che fanno attività con rilievo commerciale sul suo prodotto. Non è il titolare costretto a

rivendicare solo al venditore al dettaglio ma può farlo anche ai grossisti, agli intermediari, tutti coloro che rientrano

in tutte le fasi di produzione.

2. Brevetto di procedimento: il titolare può vietare a terzi di applicare il procedimento; può inoltre vietare a terzi di

produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il

procedimento (art. 66.2.b c.p.i.). In base al principio di unità dell’invenzione se si vuole un’esclusiva sia sul

prodotto che sul procedimento bisogna depositare 2 brevetti o bisogna depositare un brevetto in cui si rivendicano

prodotto e procedimento. Se si rivendica solo il procedimento il legislatore poteva far sì che venisse tutelato solo il

procedimento, ma il legislatore ha ritenuto equo aggiungere qualcosa al titolare di procedimento cioè aggiungergli

automaticamente una tutela che in certi casi si estende al prodotto ottenuto con quel procedimento. È una norma a

favore del titolare una sorta di aggiunta d’integrazione di tutela sia del procedimento che del prodotto. Non è come

dire di avere un brevetto di prodotto, ma è una esclusiva relativa al prodotto ottenuto con il procedimento se un

prodotto identico è creato con un procedimento diverso non c’è tutela.

Ci sono 2 approcci:

- Teoria cronologica: solo il prodotto che è il risultato immediato dell’applicazione del procedimento è prodotto

direttamente ottenuto. Se si ha un procedimento che porta alla formazione di una lastra, la quale deve essere

ulteriormente lavorata per portare alla creazione della griglia; si assume che la lastra ovvero il semilavorato sia un

prodotto direttamente ottenuto; mentre il prodotto finale, la griglia, sia un prodotto indirettamente ottenuto.

- Tesi sostanziale o delle qualità: per stabilire se il prodotto è direttamente ottenuto oppure no, non ci si limita a

considerare solo il primo risultato immediatamente ottenuto ma si deve guardare anche i risultati successivi e vedere

se il prodotto ulteriore ha caratteristiche e qualità che non potrebbe avere se a monte non ci fosse stato un

procedimento brevettato.

Es.: procedimento di fabbricazione di un contenitore metallico. Brevetto su prodotto ha protezione dell’oggetto. Se un terzo ottiene

un contenitore con lo stesso procedimento allora il terzo è in violazione, se invece ottiene lo stesso prodotto con procedimento

diverso non si ha violazione.

Art. 67:Nel caso di brevetto di procedimento si presume fino a prova contraria che il terzo sia responsabile di

contraffazione se il suo prodotto è identico al prodotto ottenuto con il procedimento brevettato (se il terzo non fa un

prodotto identico non c’è motivo di pensare che ci sia contraffazione) e se:

a) il prodotto ottenuto con il procedimento è nuovo (prodotto che prima non c’era con quelle caratteristiche); o

b) vi è una sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento brevettato e il titolare del

brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato (art. 67 c.p.i.).

Normalmente chi fa una causa di contraffazione del suo brevetto deve dare prova della sua violazione. Non è tenuto a

dare una prova contraria il convenuto, chi è chiamato in giudizio a difendersi.

Su questa regola generale il legislatore tiene conto di una difficoltà oggettiva del titolare nel fornire la prova.

In particolare, nel brevetto di procedimento è più difficile dare la prova di violazione perché il procedimento è più

difficile da provare, su ha così un’Inversione dell’onere della prova, ciò vuol dire che è l’altra parte (convenuto) che

deve fornire la prova.

Supponiamo che io brevetti un prodotto ottenuto con un certo procedimento, la mia tutela è limitata al prodotto se

ottenuto solo tramite quel procedimento o no? Il prodotto è tutelato in sé. Per il brevetto di procedimento (product by

process) la tutela opera solo con il prodotto ottenuto con quel procedimento.

Dove invece ci sono delle posizioni divergenti è se il brevetto di prodotto ha una tutela assoluta o relativa.

Assoluta significa che il prodotto una volta brevettato è tutelato in relazione a tutti gli usi possibili, anche quelli non

individuati dal titolare al momento del deposito della domanda di brevetto.

Tutela relativa significa che il prodotto brevettato è brevettato all’uso individuato dal titolare.

Nel campo chimico dove è frequente il fenomeno dei nuovi usi, se brevetto il composto sono riservate a me titolare

anche i nuovi usi che io titolare non avevo ipotizzato.

La tutela relativa è prevalente nella nostra esperienza italiana mentre negli altri brevetti europei prevale quella assoluta.

La tutela relativa dice che la tutela assoluta crea degli sbarramenti, limita la ricerca applicativa.

Brevetto dipendente non può essere attuato senza prima attuare un brevetto a monte. La soluzione di questi casi è che il

titolare del brevetto dipendente lo può validamente brevettare ma non lo può attuare senza il consenso del titolare del

primo cioè senza chiedere una licenza del titolare del primo brevetto.

Tipi di contraffazione

Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o procedimento brevettato o comunque delle

parti in cui si incorpora l’idea inventiva.

Contraffazione per equivalenti: gli elementi in cui si incorpora l’idea inventiva vengono sostituiti con elementi

diversi, ma equivalenti a quelli descritti e rivendicati nel brevetto (art. 52, comma 3-bis, c.p.i.). Vi è equivalenza se il

prodotto o procedimento del terzo, pur essendo diverso da quello brevettato, attua la medesima idea inventiva protetta

dal brevetto.

Per determinare se vi è equivalenza sono utilizzati 2 criteri:

- evidenza/ovvietà per il tecnico medio, bisogna vedere se per il tecnico medio è evidente che quella soluzione

permette di attuare la stessa idea inventiva ossia se la soluzione strutturale è ovvia

- test «funzione-modo-risultato», si va a vedere se la realizzazione del terzo svolge la stessa funzione del brevetto, se la

svolge nello stesso modo e se arriva allo stesso risultato. Se questi elementi sono pressoché gli stessi, c’è violaziione

Es. brevetto Barilla su impianto essicazione della pasta (lasagne); si essiccano le sfoglie adagiandole su vassoi poi fatti scorrere

all’interno di aria calda; la sfoglia si corrugava (primo problema) ed erano richiesti impianti lunghi in quanto tutto veniva effettuato

in maniera orizzontale (secondo problema). Brevetto risolve i problemi attraverso un sistema di piastre montate in maniera verticale

con fori e addossate una all’altra; le piastre ruotano all’interno del forno; si ha una zona dove si aprono per prendere le sfoglie e si

richiudono bloccandole per tutto il processo fino al momento finale. Un concorrente, un terzo; costruisce delle piastre con scanalature

verticali al posto dei fori: aria calda arriva a contatto delle sfoglie attraverso queste fessure. Barilla fa causa di contraffazione e il

terzo si difende affermando la differenza strutturale tra le piastre; inoltre l’aria tocca le sfoglie in maniera verticale e non orizzontale.

Barilla ritiene che vi sia contraffazione per equivalenti.

Vari giudizi; infine si afferma contraffazione in quanto per il tecnico medio era ovvio arrivare a quella differenza strutturale (il test

delle 3 caratteristiche poneva problema sul modo).

Contraffazione indiretta, è il terzo tipo, è l’ipotesi in cui un soggetto non svolge direttamente un’attività di

contraffazione, ma fornisce a un terzo i mezzi necessari per violare il brevetto. L’elemento somministrato non è coperto

dal brevetto, quindi in sé e per sé chi vende l’elemento non fa nulla di illecito, ma se lui non fornisce l’elemento non ci

sarebbe la contraffazione.

Da un lato c’è l’intenzione di colpire a monte un’attività, ma dall’altro non si può punire una persona per aver venduto

elementi non brevettati.

Ecco perché per questo tipo di contraffazione per contributo non basta la semplice fornitura, ma occorre che questi

mezzi siano univocamente destinati all’utilizzo del brevetto (violazione) o che chi li fornisce sappia che siano utilizzati

per contraffare il brevetto.

Contraffazione che colpisce sia chi usa i mezzi sia chi li fornisce.

La legislazione di questo tipo di contrattazione si trova nell’art. 66 comma 2 bis, ter, quater.

- Art. 66, comma 2-bis, c.p.i.: “Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo

proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione

dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua

attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità

e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza”. Fornire

o offrire di fornire questi elementi costituisce contraffazione indiretta se si tratta di un elemento indispensabile

dell’invenzione e necessario per la sua attuazione. Deve essere qualcosa che serve esplicitamente ad attuare l’idea

inventiva. (es. macchina del caffè con elementi brevettati, e terzo che produce cialda utilizzabile nella macchina, non

è contraffazione perché non riguarda il brevetto)

- Art. 66, comma 2-ter, c.p.i.: “Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano

correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati

ai sensi del comma 2”. Il terzo comma dice che se i prodotti forniti si trovano in commercio (di uso quotidiano, es.

chiodi, viti bulloni,..). C’è contraffazione solo quando c’è intenzione e venga attivamente stimolato il terzo a violare

il brevetto.

- Art. 66, comma 2-quater, c.p.i.: “Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione

dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1”. Il quarto comma afferma che non si

considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che non siano titolari del brevetto o persone da

lui legalmente autorizzati. Si qualificano come soggetti diversi dagli aventi diritto, ciò significa che chi fornisce i

mezzi per attuare l’invenzione a un soggetto che attuerà attività dell’art.68, significa che fornisce i mezzi a un

soggetto non avente diritto. Ci può quindi essere contraffazione indiretta, nonostante l’attività finale sia lecita. È una

norma problematica, pensata per 2 ipotesi particolari:

- stampa 3D, per fini di copia di prodotti brevettati

- Bolar, ciò l’eccezione che consente al genericista di fare i test per avere l’autorizzazione, ma ciò potrebbe far si

che il genericista produca in casa e metta in piedi un’attività di fornitura, che sarebbe lecita, ma non con grandi

quantità prodotte.

Invenzioni derivate e brevetti dipendenti

Non sono la stessa cosa, la prima è un concetto più ampio, mentre per brevetti dipendenti si può parlare solo per alcune

invenzioni derivate.

Un’invenzione derivata è un’invenzione che deriva da una precedente invenzione (trovato anteriore). Le invenzioni

derivate si dividono in:

1. Invenzione di perfezionamento, non c’è una vera e propria invenzione autonoma, ma l’invenzione si innesta su

quella precedente.

2. Invenzione di combinazione, si combinano elementi noti in un unico dispositivo. È un caso limite perché non

sempre si arriva all’accettazione dell’invenzione come brevetto. L’unione deve dare un risultato sorprendente,

inatteso o dia un’efficacia sinergica inattesa.

3. Invenzione di traslazione, idea di soluzione che viene trasferita e replicata in un altro settore. Es. invenzione di

nuovo uso in campo chimico (cura della malattia alfa, e lo stesso composto cura anche la malattia beta).

Un’invenzione derivata è anche dipendente quando, secondo art.45, l’invenzione derivata si trova in un rapporto con

l’invenzione da cui ha preso le mosse per il quale per attuarla è necessario utilizzare un processo o un procedimento

dell’invenzione anteriore (come nel caso tipico del perfezionamento).

Un brevetto dipendente, anche se valido, non può essere attuato senza il consenso del titolare del brevetto principale;

senza questo consenso vi è contraffazione. Sono però possibili, a certe condizioni, le licenze obbligatorie.

Nel caso della traslazione e del nuovo uso, si tende a dire che il brevetto derivato non è dipendente. Se però seguo la

teoria assoluta (secondo cui c’è dipendenza) o la teoria relativa (non c’è dipendenza) può esserci un differente

trattamento.

Brevetti dipendenti, sono brevetti validi, ma vincolati, non liberamente attuabili.

Usi leciti dell’invenzione altrui

Sono casi in cui senza il consenso del titolare il terzo può attuare l’invenzione brevettata.

Non vanno confusi coi casi di licenza obbligatoria (secondo cui a certe condizioni può essere autorizzato ad utilizzare il

brevetto altrui). Queste attività non richiedono l’autorizzazione di nessuno.

L’art.68 prevede 4 tipologie di uso lecito dell’invenzione oggetto del brevetto altrui:

1. Atti compiuti in ambito privato e non a fini commerciali, es. invenzione attuata a casa mia

2. Uso in via sperimentale, è un’eccezione fondamentale. L’uso dell’invenzione brevettata non per copiarla, per

destinarla al mercato, ma per fare sperimentazione innovativa, ricerca. È una norma cardine nella logica dei

brevetti. Si possono utilizzare le informazioni per creare innovazione. Interesse per ricerca e innovazione

3. Studi e sperimentazioni per l’ottenimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco,

“conseguenti adempimenti pratici ivi comprese la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime

farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie.” Le ultime due parole limitano l’utilizzo del principio solo

a determinati studi che il genericista vuole fare, anche per impedire che inizi a produrre all’ingrosso senza che il

brevetto sia già scaduto. Infatti può avviare attività e produrre tanto solo a brevetto scaduto. L’interesse prevalente è

quello di aumentare la disponibilità di farmaci per i pazienti e sgravare i costi dallo stato.

4. Preparazione estemporanea e per unità medicinali nelle farmacie su ricetta medica, purché non si utilizzi un

principio attivo realizzato industrialmente (eccezione galenica). Interesse alla salute del paziente che non riesce ad

avere il farmaco sul mercato.

Diritto di pre-uso

L’art. 68.3 c.p.i. regola l’ipotesi in cui un soggetto realizza un’invenzione, inizia a sfruttarla, ma non la brevetta.

Successivamente, un terzo, indipendentemente, realizza la stessa invenzione per conto proprio e deposita domanda di

brevetto.

Ci sono 2 casi:

- se l’utilizzo comporta accessibilità al pubblico, e quindi l’invenzione entra a far parte dello stato della tecnica e

quindi qualunque brevetto successivo è privo del requisito di novità

- se l’utilizzo rimane segreto, l’invenzione rimane brevettabile

Il vero problema è che il pre-utente utilizza l’invenzione in modo segreto, ma un terzo arriva in modo indipendente

all’invenzione e la brevetta per primo. Ciò comporta che quest’ultimo che ha brevettato ne acquisisce i diritti esclusivi.

Al pre-utente però non è imposto di smettere di utilizzare l’invenzione, si ha una soluzione di compromesso, il brevetto

è di chi è arrivato primo alla brevettazione, ma a chi l’ha pre-utilizzato è concesso di continuare a certe condizioni

l’attività che stava ponendo in essere, se l’utilizzo è stato effettuato negli ultimi 12 mesi, se invece si è interrotto

l’utilizzo da un anno, l’uso non è più concesso (ne può fare a meno).

L’uso non può essere esteso in alcun modo.

Esaurimento

L’ambito di tutela del brevetto è poi limitato dalla regola dell’esaurimento, art.5.

Esaurimento del diritto, per cui si intende una situazione nella quale si esauriscono i diritti esclusivi su un certo

esemplare di prodotto incorporante l’invenzione.

Questa regola vuole garantire al titolare il suo profitto, ma non un sovra-profitto che scaturirebbe dalla possibilità di

rivendere il prodotto. Al titolare si garantisce la prima vendita e il prezzo (monopolistico), ma dopo che ha venduto o ha

dato autorizzazione a vendere, il prodotto può circolare liberamente ed essere rivenduto. Non è possibile bloccare la

successiva circolazione e rivendita dei prodotti messi in commercio dal titolare.

L’esaurimento opera solo su esemplari di prodotto che il titolare mette in commercio (e quindi il quantitativo di merci

che vende). La norma opera solo per i prodotti messi in commercio in Italia (esaurimento nazionale), nello spazio

economico europeo si parla di esaurimento comunitario (importazioni parallele).

Non è invece ammesse l’esaurimento internazionale.

Cessione e licenza

Distinzione tra diritti morali (non oggetto di atti a disposizione, non trasferibili, no successione ereditaria, sempre legati

alla persona dell’inventore) e diritti patrimoniali (pienamente disponibili, possono essere oggetto di negozi giuridici per

cui il titolare di brevetto ne dispone).

Dei diritti patrimoniali si può disporre o trasferendoli ad altri oppure mantenendo il diritto esclusivo al titolare e dando

la possibilità al terzo di sfruttare l’invenzione brevettata.

I casi di trasferimento possono derivare o da atti inter vivos o da successione ereditaria (mortis causa, oggetto di

disposizione testamentaria).

Gli atti di disposizione più frequenti sono:

- cessione: contratto con cui il titolare trasferisce i diritti sul brevetto a un altro soggetto. Sono questi contratti

relativamente semplici nella loro struttura, sono contratti ad effetti istantanei. Cessione a fronte di un corrispettivo, il

titolare vende il brevetto al terzo e questi accetta e versa al titolare la somma x. Da questo momento il diritto

patrimoniale è del terzo che ha comprato il brevetto.

- licenza: è il contratto con cui un soggetto titolare del brevetto (licenziante) pur rimanendo titolare autorizza un altro

soggetto (licenziatario) a sfruttare l’invenzione brevettata.

Il titolare autorizza un terzo (licenziatario) a sfruttare un brevetto ed in cambio di questa facoltà di godimento versa

un corrispettivo al titolare (licenziante, senza trasferire diritti sul brevetto).

Non è un contratto ad effetti istantanei, ma un contratto a durata che costituisce un rapporto giuridico destinato a

esplicare i suoi effetti nel corso del tempo. In questo modo per un periodo di tempo il licenziatario usufruisce del

brevetto del licenziante. Bisogna definire come questo rapporto si protrarrà nel tempo.

Il corrispettivo (canoni o royalties) non è obbligatorio, i contratti di licenza potrebbero essere a titolo gratuito, ma in

realtà sono sempre a titolo oneroso e a scadenze prestabilite. È difficile determinare un corrispettivo equo. Questo in

corso di rapporto potrebbe creare squilibri. (tecnologia brevettata obsoleta e può avere meno mercato, il brevetto vale

meno se ci si avvicina alla scadenza). Il corrispettivo non ha una somma fissa, ma viene parametrato al fatturato o

agli utili che il licenziatario riesce a trarre dallo sfruttamento dell’invenzione brevettata. Il licenziatario fa un

rendiconto di quanti utili ha tratto dal brevetto e il corrispettivo per quel periodo di tempo viene quantificato come

una percentuale di quell’utile rendicontato.

Ci possono poi essere anche clausole di minimo garantito. È possibile prevedere una entry fee (pagata solo per il

fatto di avere una licenza) oppure il licenziatario si fa carico di pubblicità o di entrare in nuovi mercati (marketing a

proprie spese).

Tipi di licenza

- esclusiva (costa di più): il titolare si impegna a dare solo quella licenza e può anche impegnarsi a non sfruttare lui

l’invenzione brevettata (es. proprietario dell’appartamento dato in locazione). Vantaggio di essere l’unico a sfruttare

il brevetto.

- non esclusiva: il titolare resta libero di concedere altre licenze ad altri soggetti. Quindi il licenziatario potrebbe

trovarsi in concorrenza con altri terzi o con il titolare stesso.

I contratti di licenza possono contenere limiti di tempo, ci possono essere delle possibili clausole di rinnovo automatico

salvo disdetta, è possibile evidenziare un’unica area dove vale l’esclusiva di licenza e così via.

In mancanza di una previsione di legge, i contratti di cessione e licenza sono in forma libera, quindi non

necessariamente devono essere per iscritto, pena la nullità. Possono essere fatti in modo orale o persino a fatti

concludenti. Ma di fatto, siccome richiedono tante precisazioni, vengono fatti in forma scritta.

Per rendere i fatti opponibili a terzi viene comunque prevista una trascrizione.

Di per sé cessione e licenza non sono nulle anche se pattuite oralmente.

Licenze obbligatorie

Nei brevetti c’è la disciplina aggiuntiva delle cosiddette licenze obbligatorie che sono obiettivamente una disciplina di

compromesso con cui il legislatore bilancia interessi opposti.

Di regola il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia se concedere o meno una licenza. Tuttavia, in

alcuni casi, se il titolare rifiuta di concedere una licenza volontaria, il terzo può chiedere e ottenere una licenza

obbligatoria.

È un provvedimento amministrativo. Se l’ufficio riscontra che ci sono presupposti della licenza.

Le licenze obbligatorie non sono casi di liberi usi, ma il terzo deve avere l’autorizzazione per sfruttare il brevetto e può

averla dal Ministro Ufficio europeo brevetti e marchi.

La licenza obbligatoria viene concessa, se ne ricorrono i presupposti, con decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico, su istanza del terzo interessato e all’esito di un procedimento davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Con la licenza obbligatoria il terzo viene autorizzato a sfruttare l’invenzione brevettata, anche senza il consenso del

titolare del brevetto.

La licenza obbligatoria può essere concessa in 2 casi:

- licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto, (art. 70 c.p.i.). Se, trascorsi 3 anni dal

rilascio del brevetto, l’invenzione brevettata non sia stata attuata o sia stata attuata “in misura tale da risultare in

grave sproporzione con i bisogni del Paese” o se, dopo una iniziale attuazione, l’attuazione dell’invenzione sia stata,

per oltre 3 anni, “sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese”, ogni

terzo interessato può chiedere una licenza obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione.

La licenza però non può essere concessa “se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla

volontà del titolare del brevetto”.

- licenza obbligatoria in caso di brevetto dipendente(art. 71 c.p.i.), ovvero il brevetto non può essere sfruttato per un

precedente brevetto ancora in vigore. Se un’invenzione protetta da brevetto non può essere attuata senza attuare una

precedente invenzione ancora brevettata, il titolare del secondo brevetto (dipendente) può ottenere una licenza

obbligatoria sul primo brevetto, nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione dipendente e a condizione che

quest’ultima “rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di

considerevole rilevanza economica”.

Disposizioni comuni ai 2 tipi di licenza obbligatoria (artt. 72, 73 e 199 c.p.i.):

Occorre una istanza motivata, presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

• Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare “di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non

• aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni”

La licenza obbligatoria non può essere concessa “quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a

• meno che non dimostri la sua buona fede”

La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva

• Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un “equo compenso”, la cui misura è

• determinata nel decreto di concessione della licenza

Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e le condizioni della licenza

• La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del decreto di concessione

• oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la concessione della licenza

Licenza di diritto (c’è ma non si vede mai nella prassi)

È possibile fare un’offerta al pubblico per la conclusione di un contratto.

Licenza di diritto non significa che sia concessa direttamente per legge.

Il titolare del brevetto può fare una offerta al pubblico per la concessione di una licenza per l’uso non esclusivo

dell’invenzione (art. 80.1 c.p.i.).

Se un soggetto notifica al titolare un’accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è concluso, anche se non viene

accettato il compenso proposto dal titolare nell’offerta (art. 80.2 c.p.i.).

Se il compenso non viene accettato, la misura del compenso viene determinata con “equo apprezzamento” da un

collegio di arbitratori (art. 80.3 c.p.i.).

Cause di nullità e decadenza

Situazioni patologiche che pongono fine alla vita del brevetto.

Situazioni in cui il brevetto è stato concesso, ma ha un vizio originario che ne determina la nullità. È come se il diritto

non avesse mai prodotto i suoi effetti. Art.77 alcuni effetti del brevetto resistono alla nullità.

Le cause di decadenza sono quando il brevetto è validamente concesso, ma nel corso della vita del brevetto succede

qualcosa per cui non è possibile che il brevetto continui ad esistere. Dal verificarsi di una certa situazione il brevetto

sparisce.

Quali sono le cause di nullità e decadenza?

Un brevetto è nullo, in base all’art. 76.1 c.p.i., se:

- il trovato non rientra tra le entità brevettabili ai sensi dell’art. 45 c.p.i.

- non sussistono tutti i requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46, 48, 49 e 50 c.p.i. (industrialità, novità,

originalità, liceità)

- l’invenzione non è sufficientemente descritta ai sensi dell’art. 51 c.p.i.

- l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale (situazioni tra il momento di deposito della

domanda e la concessione del brevetto) o la protezione è stata estesa (post concessione).

Sappiamo già cosa vuol dire contenuto della domanda di brevetto comprensivo di tutte le parti della domanda e

oggetto ovvero ciò su cui il titolare rivendica un’esclusiva, quindi ciò che è scritto nelle rivendicazioni. Può accadere

che durante la procedura di brevettazione, l’ufficio rilevi che parti del brevetto non abbiano requisiti e quindi chi ha

richiesto il brevetto può limitarlo, è possibile togliere dalle rivendicazioni.

È possibile che prima della concessione, il brevetto sia ancora in una situazione in cui è possibile intervenire. Se

aggiungo qualcosa che non c’era, non lo posso fare e il brevetto è nullo: posso mettere nelle rivendicazioni solo ciò

che c’era già (ad esempio nella descrizione).

Il titolare può rendersi conto che un elemento inventivo c’è nella descrizione, ma non lo aveva rivendicato. Finché il

brevetto non è concesso è possibile aggiungere l’elemento alle rivendicazioni. Quindi finché il brevetto non è ancora

concesso è possibile attingere al brevetto ed estendere l’oggetto della protezione, aggiungendo qualcosa alle

rivendicazioni.

- il brevetto è stato concesso a un non avente diritto e l’avente diritto “non si sia valso delle facoltà accordategli

dall’art. 118 c.p.i.” (rivendica del brevetto). (es. dipendente che si licenzia ed utilizza il brevetto. Se al titolare non

interessa rivendicare il brevetto, può agire per la nullità.Il titolare può: farsi trasferire la domanda di brevetto,

farla respingere).

- Nullità parziale se “le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto” (art. 76.2 c.p.i.).

- Possibilità di conversione del brevetto nullo (art. 76, commi 3 e 4, c.p.i.).

Anche se il brevetto è concesso si può sempre andare da un giudice per farlo annullare.

Le cause di decadenza di un brevetto sono solo 2 ipotesi:

- mancata attuazione nel caso previsto dall’art.70.4: un soggetto ottiene licenza obbligatoria e poi non attua il brevetto.

- mancato pagamento delle tasse annuali

Diritto d’autore

Opere protette e requisiti di protezione

La legge protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo. Le opere dell’ingegno sono opere protette con il diritto

d’autore ed il carattere creativo è il requisito per l’esistenza di un valido diritto d’autore.

Sono tutte le forme di manifestazione artistica.

Il carattere creativo è un concetto sfuggente. Non c’è margine di discrezionalità. Se scrivo un margine di leggi fisiche,

una formula non è creativa.

Si dice che non basta la novità soggettiva, ma ci vuole anche una novità oggettiva (incontri fortuiti).

Due autori arrivano a fare la stessa opera (pittori che fanno quadri simili, racconto in letteratura che è simile ad un

altro). Se la seconda opera viene fatta per puro caso arrivando a quell’opera con il proprio ingegno, c’è carattere

creativo? Si anche se è identica, è in sé originale. L’autore non sapeva dell’esistenza dell’opera precedente quindi per lui

la sua era nuova.

La legge, invece, afferma che un’opera oggettivamente simile a quella anteriore non può essere protetta dal diritto di

autore, anche se effettuata per pura coincidenza.

Opere protette:

- Opere dell’ingegno di carattere creativo (art. 1 l.d.a.)

- Appartenenti a: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia

Elenco di opere protette.

Art. 2 l.d.a.: opere tradizionali e opere utili

• Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose

• Opere e composizioni musicali

• Opere coreografiche e pantomimiche

• Opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative

• Disegni e opere dell’architettura

• Opere cinematografiche

• Opere fotografiche

• Programmi per elaboratore

• Banche di dati

• Opere del disegno industriale

•

Requisiti di protezione

Carattere creativo. L’opera deve essere frutto di una scelta personale dell’autore nell’espressione di un’idea; deve

rispecchiare la personalità dell’autore. Originalità e individualità dell’opera.

Basta l’originalità (creazione autonoma dell’autore) o deve esserci anche una novità oggettiva (diversità dell’opera da

altre già esistenti)?

Requisito aggiuntivo del valore artistico solo per le opere del disegno industriale.

Protezione solo della forma espressiva dell’opera e non anche del contenuto e delle idee (v. art. 9.2 Accordo TRIPs).

Forma protetta: forma esterna (opera come appare esteriormente) e forma interna (struttura, trama, organizzazione).

Fattispecie costitutiva

Quando sorge il diritto d’autore:

- Creazione dell’opera (art. 6 l.d.a.), è sufficiente che l’opera sia creata

- Estrinsecazione in qualsiasi forma, è necessaria che venga estrinsecata (scritta o recitata) e non resti solo come idea

- Acquisto del diritto senza formalità costitutive.

- Acquisto a titolo originario in capo all’autore (persona fisica)

Opere frutto del contributo creativo di più autori

- Opere in comunione (art. 10 l.d.a.): contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone (es. romanzo scritto da 2

autori).

- Opere composte (artt. 33-37 e 44-50 l.d.a.): contributi distinti e separabili che si uniscono e si fondono per formare

un’opera (es. canzone formata da testo e musica; opera lirica; film).

- Opere collettive (artt. 3, 7.1 e 38-43 l.d.a.): riunione di più opere autonome, quale risultato di un’attività di scelta e

coordinamento (es. enciclopedia, rivista, giornale).

- Opere derivate (artt. 4, 7.2 e 18 l.d.a.): elaborazioni creative di un’opera precedente (es. trasformazione di un

romanzo in un film o in un’opera teatrale, traduzione di un testo).

Diritti patrimoniali

Come i brevetti c’è distinzione tra diritto morale e diritti patrimoniali (di sfruttamento economico dell’opera).

La regola generale per i diritti patrimoniali (art.12 comma 2) dice che il diritto patrimoniale d’autore è un diritto

esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma o modo.

Utilizzo dell’opera: attività che consente a terzi la fruizione dell’opera (riproduzione, distribuzione, comunicazione,…),

utilizzo che rende l’opera godibile al pubblico.

Utilizzo economico: attività idonea a creare un profitto per il titolare, non è necessario che l’utilizzo sia fatto a fini di

lucro. Il terzo non deve per forza compiere un’attività per un profitto personale, ma basta che sottragga un profitto che

avrebbe potuto fare il titolare.

Anche attività svolte in ambito privato possono costituire una violazione del diritto d’autore, attività di riproduzione,

distribuzione, comunicazione, sono vietate anche se compiute senza scopo di lucro. Sanziono il terzo non autorizzato

per aver sottratto un potenziale profitto al titolare.

È consentito, poiché non costituisce utilizzo dell’opera, la fruizione personale dell’opera (lettura del libro, ascolto di

una musica,…).

Il legislatore fa un elenco dettagliato delle attività esclusive riservate al titolare:

1. diritto di prima pubblicazione dell’opera (art.12 comma 1 e 3), prima messa a disposizione dell’opera, con sua

accessibilità da parte del pubblico, in qualunque modo (stampa, esecuzione, diffusione, rappresentazione,…)

2. diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera (copio e vendo file audio)

3. diritti di comunicazione dell’opera (es. trasmissione via radio dell’audio)

4. diritti di elaborazione dell’opera, quando parto da un’opera base e la si modifica in modo creativo

5. principio di indipendenza dei singoli diritti esclusivi, ogni diritto può essere esercitato separatamente; il titolare può

disporre di un diritto senza dover disporre degli altri (es. il titolare che ha autorizzato solo la riproduzione dell’opera

può vietare altri utilizzi dell’opera stessa; il titolare che ha autorizzato solo la rappresentazione dell’opera in teatro

può vietarne la realizzazione di un filmato e la sua trasmissione in televisione)

6. tutela non solo dell’opera nel suo insieme, ma anche di parti dell’opera. Si deve però trattare di parti che hanno in sé

il carattere creativo

Diritto di riproduzione

Facoltà riservate al titolare:

- Moltiplicazione dell’opera in copie, fissazione dell’opera su un supporto materiale è riservata al titolare (art.13).

- Riproduzione in tutto o in parte

- Riproduzione diretta (da un esemplare dell’opera) e indiretta (a distanza, ad es. registrazione di musica diffusa per

radio)

- Riproduzione permanente (fissazione stabile dell’opera su un supporto) e temporanea (fissazione effimera, non

durevole, come nel caso di copie dell’opera scaricate su un computer o su un server, ma non memorizzate

stabilmente, o di copie transitorie che si creano nella trasmissione dell’opera su internet). Se infatti fossero consentite

le riproduzione temporanea, queste sarebbero molto più difficili da limitare e non salverebbero il titolare del

pregiudizio subito

- Nel caso di riproduzione temporanea ci sono alcune atti esentati dall’art.68 bis. Nel momento in cui la riproduzione/

copia è priva di fine economico, è transitoria, ed è una parte integrate o necessaria di un procedimento tecnologico di

trasmissione di dati in rete, con l’unico scopo di trasmissione a terzi, e per usi leciti, è consentita. Sono copie

strumentali a un utilizzo legittimo dell’opera, necessitate da ragioni tecniche.

Quando non sono rispettate queste condizioni, risponde solo l’utilizzatore, tendenzialmente è fatta salva la possibile

responsabilità del service provider (piattaforma che mette a disposizione il contenuto, fornitore del servizio,…) in

base alle norme in materia di commercio elettronico (es. utilizzo di eBay per vendere merce contraffatta non è colpa

della piattaforma, allo stesso tempo però è questo servizio che rende possibile la contraffazione).

La soluzione che è stata trovata prevede che di per sé il service provider che si limita a mettere a disposizione il

servizio, e assume un ruolo neutro, non risponde di contraffazione (safe harbour). Tuttavia, diventa responsabile in 2

casi:

- ha partecipato attivamente alla violazione (es. ha utilizzato lui stesso il servizio per un’attività illecita)

- ha ricevuto dal titolare dei diritti una comunicazione specifica relativa alla violazione e non fa niente per

interromperla (pratiche di notice and takedown, di disattivazione). Quindi risponde se non pone rimedio alla

situazione

- Riproduzione in qualunque modo o forma. Il diritto di riproduzione copre ogni modalità di realizzazione della copia

su ogni tipo di supporto. Copre anche la riproduzione dell’opera in una forma espressiva diversa (es.: riproduzione

fotografica di un quadro o di una scultura; riproduzione in un quadro di un’opera fotografica).

- Diritto di trascrivere, trasformazione dell’opera orale in opera scritta o, in generale, fissazione dell’opera orale su un

supporto.

- Copia privata. Libera se per uso personale e fatta a mano o con mezzi di riproduzione “non idonei a spaccio o

diffusione dell’opera nel pubblico”. Inoltre: possibilità di realizzare, sempre per uso personale, fotocopie di opere o

copie di fonogrammi o videogrammi, ma con un compenso al titolare del diritto

Il diritto d’autore è un diritto sull’opera d’ingegno non sul supporto in sé, se sono proprietario di un quadro non sono

necessariamente titolare del diritto d’autore sull’opera. Differenza tra corpus misticum (quadro come dipinto

dell’autore), corpus meccanicum (supporto che serve a rendere l’opera fruibile, quadro su cui è fissata la pittura).

La distinzione è importante perché si diventa proprietari del supporto materiale, ma non acquisto, a meno che non mi

siano stati venduti, anche i diritti sull’opera.

Diritto di distribuzione

Messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, dell’originale o degli esemplari

dell’opera.

Anche qui opera il principio di esaurimento: il titolare non può impedire, a meno che non ricorrano motivi legittimi,

l’ulteriore circolazione degli esemplari messi in commercio all’interno dell’UE dal titolare stesso o con il suo consenso.

L’esaurimento opera solo ed esclusivamente per gli specifici esemplari messi in circolazione e per il diritto di

distribuzione, tutti gli altri non sono soggetti a esaurimento.

Diritti di noleggio e di prestito

Assimilabili a una locazione, viene concesso per un periodo di tempo la possibilità di godere di quell’opera.

Noleggio: cessione in uso delle opere per un tempo limitato al fine di ottenere un beneficio economico o commerciale.

Si paga per acquisire un diritto d’uso di un’opera.

Prestito: cessione in uso delle opere per un tempo limitato senza finalità di benefici economici o commerciali. È come il

noleggio senza però fini di lucro. Coperto dal diritto esclusivo solo il prestito fatto da istituzioni aperte al pubblico (es.

biblioteche); libero il prestito tra privati. Liberi anche, alcuni prestiti effettuati da biblioteche e discoteche dello stato e

di enti pubblici con esclusive finalità di studio personale o promozione culturale.

Diritti di rappresentazione, di esecuzione e di recitazione

Comunicazione a un pubblico presente. Casi in cui l’opera viene trasmessa in un luogo in cui è fisicamente presente il

pubblico destinatario, il punto di trasmissione coincide con il luogo in cui si trova il pubblico che riceve la trasmissione,

anche se registrate (es. cinema).

Rappresentazione: quando vi è azione scenica (es. opera rappresentata in teatro, danza).

Esecuzione: esecuzione musicale senza azione scenica (es. concerto).

Recitazione: dizione di un’opera senza azione scenica (es. lettura in pubblico di poesie o di pagine di un romanzo).

Rappresentazione, esecuzione e recitazione possono avvenire dal vivo o con la proiezione o l’ascolto di registrazioni

(es. proiezione di un film in un cinema, ascolto di un disco in un bar); in entrambi i casi il pubblico si trova nel luogo in

cui avviene l’attività di comunicazione.

Rappresentazione, esecuzione e recitazione sono riservate al titolare solo se avvengono in pubblico (differenza dal

diritto di riproduzione che copre anche attività svolte in ambito privato).

Non avvengono in pubblico se hanno luogo “nella cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o

dell’istituto di ricovero” e non hanno scopo di lucro (art. 15.2 l.d.a.)

Non è inoltre pubblica “la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e

biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse” (art. 15.3 l.d.a.,

aggiunto dal decreto legge n. 91/2013, convertito dalla legge n. 112/2013).

Compenso ridotto per gli autori “quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede

dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai

soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro” (art. 15 bis l.d.a.).

Diritto di comunicazione a un pubblico distante

Comunicazione dell’opera a un pubblico non presente “su filo o senza filo” (art. 16 l.d.a.). Il pubblico non è presente nel

luogo in cui avviene l’attività di comunicazione.

Impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali radio e televisione; comunicazione via satellite e ritrasmissione

via cavo.

Ogni forma di “messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e

nel momento scelti individualmente” (comunicazione interattiva).

L’accesso avviene in qualsiasi punto del mondo.

Diffusione dell’opera attraverso Internet.

Pubblico: numero indeterminato di fruitori potenziali (non so stabilire con esattezza il numero di fruitori, non c’è una

cerchia chiusa).

Consentita la comunicazione dell’opera tra privati, ossia tra persone legate da rapporti personali, quando non sia

consentito l’accesso all’opera da parte di terzi.

Quando la comunicazione è per un numero ridotto di persone, non vi è vantaggio economico, è consentita (es. studio

dentistico).

Non è invece lecito il caso di un centro di riabilitazione poiché era un centro vasto, con un numero indeterminato di

pazienti, era un pubblico nuovo e ulteriore (ovvero non il pubblico tipico di quei canali e non considerato dal titolare,

che non avrebbero visto l’opera), e che dava un vantaggio economico al centro, era un servizio in più.

Diritto di elaborazione

Diritto sull’elaborazione o sul consentire l’elaborazione dell’opera, normalmente se si vuole ricavare un film da

un’opera letteraria bisogna richiedere all’autore che può anche vietare la riproduzione cinematografica.

Diritto esclusivo di elaborare l’opera (art. 18.2 l.d.a.): tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione

dell’opera previste dall’art. 4 l.d.a. (elaborazioni creative).

Diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (art. 18.4 l.d.a.).

Diritto esclusivo di tradurre l’opera (art. 18.1 l.d.a.).

Il titolare può vietare solo l’utilizzo economico dell’opera elaborata o può vietare anche la creazione in sé dell’opera

elaborata? In realtà dipende dal tipo d’opera, la posizione prevalente è che per le opere artistiche vere e proprie,

letterarie, musica, pittura,… il diritto di elaborazione blocca solo lo sfruttamento commerciale dell’opera, non si vieta il

fatto in sé della creazione. Secondo questa tesi per un’opera d’arte prevale la posizione per cui è libera la creazione

dell’opera elaborata, ma ci vuole il consenso solo in caso dell’utilizzo economico dell’opera. Per le opere utili,

soprattutto per il software, prevale la posizione per cui già la creazione del nuovo software (non la si fa solitamente per

gusto personale ma per uno sfruttamento) non è consentita senza il consenso del titolare dell’opera originaria.

Durata del diritto patrimoniale d’autore

I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno

solare dopo la sua morte (art. 25 l.d.a.).

Opere in comunione (semplici e composte): la durata dei diritti spettanti ai coautori “si determina sulla vita del coautore

che muore per ultimo” (art. 26.1 l.d.a.; v. art. 32 l.d.a. per le opere cinematografiche).

Opere collettive: la durata dei diritti sui singoli contributi si determina sulla vita di ciascun autore; i diritti sull’opera

come un tutto durano settanta anni a partire dalla prima pubblicazione (art. 26.2 l.d.a.).

Libere utilizzazioni

Ci sono e vengono in gioco interessi configgenti tra di loro ma tutti che meritano tutela.

Ipotesi in cui il titolare del diritto d’autore non può far valere l’esclusiva per vietare l’utilizzo dell’opera da parte di terzi

(in alcune di queste ipotesi il titolare ha però diritto a un compenso per l’utilizzo):

1. Riproduzione per uso personale (copia privata). Artt. 68, 71- sexies, 71-septies e 71-octies l.d.a.. (copia privata,

libertà pagante, esclusiva degenerata in un compenso)

2. Utilizzo dell’opera per finalità di informazione e di cronaca: sono ipotesi in cui si può liberamente utilizzare un

materiale, un articolo, filmato, coperto da diritto d’autore per finalità di informazione del pubblico:

- Riproduzione o comunicazione di articoli di attualità e di materiali dello stesso carattere (art. 65.1 l.d.a.)

- Riproduzione o comunicazione di opere o materiali utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità (art. 65.2

l.d.a.)

- Riproduzione o comunicazione di discorsi tenuti in pubblico su argomenti di interesse politico o

amministrativo e di estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 l.d.a.)

3. Utilizzo dell’opera per finalità di pubblica utilità e di solidarietà:

- Riproduzione dell’opera a fini di pubblica sicurezza (art. 67 l.d.a.), se le forze dell’ordine devono accedere a

delle banche dati il titolare del diritto non può opporsi

- Riproduzione o comunicazione dell’opera per uso personale a beneficio di portatori di handicap (art. 71 bis

l.d.a.) così come nel campo della solidarietà sono possibili certi usi liberi a vantaggio dei portatori di handicap

(trasformazione delle opere a stampa in audiolibri a beneficio di non vedenti), associazioni di volontariato,

quindi che beneficiano di questi liberi usi

- Riproduzione di emissioni radiotelevisive da parte di ospedali pubblici e di istituti di prevenzione e pena, con

equo compenso per il titolare del diritto (art. 71 quater l.d.a.). Questa è una libertà pagante perché è previsto il

compenso del titolare, le prime due sono casi totalmente liberi

4. Utilizzo dell’opera per finalità di promozione culturale, di diffusione dell’opera, di ricerca, di studio:

- Prestito, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione di opere presenti in biblioteche pubbliche o enti

analoghi (artt. 69 e 71 ter l.d.a.)

- Riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere e loro comunicazione al pubblico per fini di critica,

di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica (art. 70 l.d.a.)

- Esecuzione di opere musicali da parte delle bande e delle fanfare dei corpi armati dello Stato (art. 71 l.d.a.)

Misure tecnologiche di protezione

- Misure tecnologiche efficaci per impedire o limitare atti relativi all’opera protetta (art. 102 quater l.d.a.)

- Misure anti-accesso e misure anti-copia.

- Informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102 quinquies l.d.a.): identificazione dell’opera e dell’autore;

indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso dell’opera.

- Divieto di rimuovere, eludere o aggirare le misure tecnologiche di protezione. se un dispositivo è protetto da un

qualcosa anticopia, intervenire per rimuovere la misura di protezione, cracckare il software o cancellare la marcatura

è in se una attività vietata.

- Timori di eccessiva protezione del titolare.: la soluzione di compromesso è sostanzialmente nel senso di dire come

regola che il terzo che ha diritto alla libera utilizzazione non può agire per proteggersi da solo.

- Problema del rapporto con le libere utilizzazioni.

Diritto morale

I diritti morali sono diritti della personalità. Tutela della personalità dell’autore; identità personale, onore e reputazione,

stima e apprezzamento dell’opera da parte del pubblico.

Sono diritti inalienabili e non rinunciabili (art. 22.1. l.d.a.).

Non hanno limiti di tempo. Dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dal coniuge e dai figli e da altri

congiunti (art. 23.1 l.d.a.), con l’eccezione del diritto al ritiro dell’opera dal commercio che può essere fatto valere solo

dall’autore (art. 142 l.d.a.). non ci sarà un coniuge che diventa titolare perché la titolarità resta in capo all’autore anche

se defunto, i diritti morali possono essere fatti valere dagli eredi. sono diritti fortemente radicati nella personalità

dell’autore.

I diritti morali sono:

1. Diritto alla paternità dell’opera

- Diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20.1 l.d.a.): diritto di essere riconosciuto come autore

dell’opera e di vietare a terzi di attribuire a sé o ad altri questa paternità o comunque di disconoscerla.

(pseudonimi, murales, street art). L’autore non è costretto a dirlo

- Diritto dell’autore di vedere il suo nome indicato sugli esemplari dell’opera o in occasione del suo utilizzo, ma

solo nelle “forme d’uso”. Forme d’uso significa che è usuale e prassi che si mette l’autore (per es. sui romanzi

è nelle forme d’uso, nelle opere di design non è nelle forme d’uso).

- Diritto di non vedersi attribuita la paternità di opere altrui (per alcuni non rientra propriamente tra i diritti

morali d’autore).

2. Diritto all’integrità dell’opera

- Diritto dell’autore di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a

danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20.1 l.d.a.).

cioè situazioni in cui l’opera viene utilizzata o presentata in un modo che danneggia la reputazione del titolare.

questi sono atti con cui proprio si interviene fisicamente sull’opera, cambiandola e modificandola, ne viene

tagliata una parte, si ridipinge un quadro.

- “Atti a danno” sono atti relativi alle modalità di utilizzo dell’opera (es.: cassette con canzoni messe in fustini

di detersivo; rappresentazione di un’opera che ne snatura il significato; problema delle interruzioni

pubblicitarie dei film), non atti diversi, come la formulazione di giudizi critici sull’opera in questo caso i

giudizi critici possono essere devastanti e fare a pezzi l’autore, ma questo di per se non è considerato un atto a

danno ma una manifestazione del pensiero. atti a danno si intendono attività che in se non toccano l’opera,

tuttavia (l’opera viene utilizzata in un modo che è pregiudizievole per la reputazione del titolare).

Pregiudizio all’onore o alla reputazione: il pubblico è indotto a formarsi un’opinione distorta sulla personalità

dell’autore; viene falsato il significato dell’opera.

Distruzione dell’originale o dell’esemplare unico dell’opera (es.: distruzione di un quadro)?

3. Diritto di ritiro dell’opera dal commercio:

- L’autore ha diritto di ritirare l’opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali; deve però indennizzare

chi ha già acquistato diritti di utilizzazione dell’opera (artt. 142 e 143 l.d.a.). Il titolare ha diritto a ritirare il

ritiro dell’opera. Il problema si pone quando il titolare autorizza la circolazione dell’opera, l’opera viene messa

in commercio ma poi il titolare decide di ritirarla perché non vuole che circoli più: problema è che nel mentre

qualcuno ha investito nella circolazione.

- Sussistono gravi ragioni morali se la circolazione dell’opera diventa pregiudizievole per la personalità

dell’autore (anche solo per un mutamento delle convinzioni dell’autore). per esempio quando l’autore è

convinto sostenitore di un movimento politico, scrive un opera a sostegno di questo, nel corso degli anni

cambia idea, non si riconosce più e ne sostiene uno diverso. la persona ha un serio motivo per cui non desidera

più che quell’opera non circoli più. in una ipotesi di questo tipo l’autore può ottenere che l’opera non circoli

più e ovviamente deve versare un compenso in denaro a chi pensava di continuare a sfruttare l’opera. questo

diritto a differenza degli altri non può essere esercitato dopo la morte dell’autore. gli altri si, questo no perché

se l’autore è morto senza manifestare alcuna volontà di ritiro dal commercio si deve ritenere che lui volesse che

l’opera continuasse a circolare quindi gli eredi non possono sostituirsi a questo.

- Nel diritto di ritirare l’opera dal commercio è compreso il diritto di impedire la prima pubblicazione dell’opera

già autorizzata dall’autore.

- È però discusso se vi sia un vero e proprio diritto di inedito, ossia il diritto di opporsi alla prima pubblicazione

anche se non ricorrono i presupposti dell’art. 142 l.d.a.. l’autore ha già autorizzato la circolazione dell’opera e

tuttavia cambia idea prima ancora che l’opera venga pubblicata e messa in commercio, qui ci sono due pesi

contrapposti secondo il primo il diritto di inedito è regolato come il diritto di ritiro dal commercio quindi la

prima pubblicazione può essere ritirata se si paga indennizzo e per gravi ragioni morali mentre una seconda

posizione questo è un diritto autonomo quindi non è necessario dimostrare gravi ragioni morali.

Violazione dei diritti d’autore

Criteri di valutazione della contraffazione

- Plagio-contraffazione: casi di violazione dei diritti d’autore mediante il compimento, senza il consenso del titolare, di

attività riservate al titolare stesso (“plagio” è la violazione del diritto morale di paternità; “contraffazione” è la

violazione dei diritti di utilizzo economico).

- Copia/ripresa integrale dell’opera.

- Realizzazione di un’opera che presenta differenze rispetto all’opera originale, ma nella quale i tratti essenziali

dell’opera originale rimangono riconoscibili; “quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è

determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano

l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva” (Cass. 2 marzo 2015, n. 4216; Cass. 15 giugno 2012, n.

9854; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925). Il criterio di valutazione è il criterio della riconoscibilità, vuol dire che si

mettono a confronto le 2 opere, si rilevano gli elementi creativi della prima e si confrontano con quelli della seconda.

Non vi è invece contraffazione se il terzo si limita a prendere spunto o ispirazione dall’opera, per poi realizzare

un’opera autonoma, che non riprende gli elementi creativi della prima.

Casi concreti:

1. Negata la contraffazione di una guida turistica illustrata con disegni da parte di un’altra guida che, pur presentando

una “certa coincidenza tra i disegni”, aveva una diversa composizione e impaginazione e una diversa forma di

rappresentazione dei disegni (bidimensionale e in bianco e nero, anziché tridimensionale e a colori) (Cass. 27

ottobre 2005, n. 20925).

2. Affermata la contraffazione in un caso in cui il ritornello di una canzone era “pressoché identico” al ritornello di

una canzone precedente (erano riprodotte 33 note su 40), anche se vi erano differenze nel ritmo (Cass. 15 giugno

2012, n. 9854).

3. Negata la violazione di diritti d’autore (che però era stata affermata nel primo grado di giudizio) in un caso in cui il

titolo e i versi iniziali di una canzone (“Prendi questa mano zingara”) erano stati utilizzati in una canzone per il

resto diversa (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340).

4. Affermata la violazione dei diritti d’autore su una canzone in un caso in cui il suo ritornello era identico alla «frase

melodica» di una canzone successiva e la rimanente parte di quest’ultima, pur non essendo identica, presentava

ulteriori elementi di similitudine e analogia (App. Roma, 12 febbraio 2008; Cass. 29 maggio 2015, n. 11225).

5. Esclusa la violazione dei diritti d’autore su sculture che un altro artista aveva “rivisitato”, trasformandole “in senso

sia materiale che concettuale” (si trattava di figure femminili allungate e sottili che erano state reinterpretate e

vestite con abiti e accessori di moda) (Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011).

6. Ritenuta lecita la parodia di un’opera altrui, quando la parodia muta il senso dell’opera parodiata e ne costituisce un

“rovesciamento concettuale” (escluso perciò che, sotto il profilo del diritto d’autore, costituisse una violazione dei

diritti sulla guida gastronomica “Gambero Rosso” la diffusione di una guida dal titolo “Il Gambero Rozzo”) (Trib.

Roma, ord. 23 giugno 2008).

Tutela del software

Quadro normativo:

- Artt. 1.2, 2 n. 8, 12-bis, 64-bis, 64-ter e 64-quater l.d.a.

- Direttiva CE n. 2009/24 del 23 aprile 2009 (in precedenza Direttiva CEE n. 91/250 del 14 maggio 1991)

- Art. 10.1 Accordo TRIPs

- Art. 4 WIPO Copyright Treaty O

Opere utili: a contenuto tecnologico negli ultimi 25 anni, sono rientrate nell’ambito del diritto d’autore perché non si

sapeva dove collocarle. Il software ha avuto una storia un po’ strana, tipicamente doveva avere la tutela del brevetto, poi

successivamente anche per timori di intralcio al mercato per esclusive dei software, viene introdotto il divieto del

brevetto dei software che poi è stato ridimensionato nel tempo, si è ammessa la brevettazione in molti casi in cui si

riesce a individuare un effetto tecnico, ma a livello legislativo la strada che è stata percorsa è stata quella di ricollocare il

software nel diritto d’autore.

Abbiamo questa situazione dove a livello legislativo la base di partenza è un divieto di brevettazione del software e una

seconda fase dove è stata riconosciuta un’ampia fascia di brevettazione del software, dall’altro lato invece è stata

pensata una specifica forma di tutela del software con il diritto d’autore, quasi per esclusione

Oggetto della protezione

Software: insieme di istruzioni che fanno eseguire una certa operazione a un elaboratore.

Direttiva CE: sono “programmi per elaboratore” i programmi “in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati

nell’hardware”; possono essere protetti anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, se sono

di natura tale “da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva” (art. 1 e

considerando 7 della Direttiva).

Assimilazione del software alle opere letterarie.

Idee, funzioni, principi del programma non sono protetti dal diritto d’autore (v. art. 1.2 e considerando 11 Direttiva; v.

anche Corte Giust. UE, 2 maggio 2012, causa C-406/10, caso SAS Institute, punti 29 ss.: la funzionalità di un

programma per elaboratore non è proteggibile con il diritto d’autore).

Algoritmi matematici del programma e diagrammi che, con livello di dettaglio crescente nel corso della elaborazione

del programma, indicano come le varie parti del programma svolgono le loro funzioni e interagiscono tra loro (c.d.

flowcharts): secondo la posizione prevalente non possono essere protetti dal diritto d’autore (v. Trib. Bologna, ord. 17

gennaio 2006). Fa difetto in questo caso la sufficiente compiutezza espressiva. Dal punto di vista della concretizzazione

dell’espressione dell’idea, siamo ancora troppo indietro, non c’è ancora il programma per elaboratore e viceversa sono

protetti dal diritto d’autore il programma per elaboratore compiutamente realizzato, espresso in qualsiasi forma perché

in questo caso abbiamo la forma espressiva, e i lavori preparatori quando abbiano raggiunto una sufficiente

compiutezza, tale da consentire la realizzazione del programma.

Sono forme di espressione del programma per elaboratore protette con il diritto d’autore sia il codice sorgente

(programma espresso in un linguaggio di programmazione comprensibile all’uomo), sia il codice oggetto (linguaggio

macchina; programma espresso nella forma leggibile ed eseguibile dall’elaboratore): art. 10.1 TRIPs; Corte Giust. UE,

22 dicembre 2010, causa C-393/09, caso Bezpečnostní softwarová asociace, punti 28 ss.. il linguaggio macchina non è

un qualcosa che l’uomo può leggere e comprendere, un punto questo che ha sollevato un po’ di dubbi, ma la Corte di

Giustizia ha detto che il linguaggio macchina è una forma di espressione del software ugualmente come il codice

soggetto.

L’interfaccia utente grafica non è una forma di espressione del programma, ma solo un mezzo con cui l’utente sfrutta le

funzionalità del programma: ad essa non sono perciò applicabili le norme speciali sulla tutela del software. Tuttavia

l’interfaccia che sia una “creazione intellettuale” del suo autore può essere protetta in base alla disciplina generale del

diritto d’autore (Corte Giust. UE, 22 dicembre 2010, cit.).

Gli stessi principi valgono per il linguaggio di programmazione e per il formato dei file utilizzati nell’ambito del

programma per sfruttare le sue funzioni: non sono forme di espressione del programma proteggibili con le norme

speciali, ma possono essere tutelati in base alle norme generali di diritto d’autore se costituiscono una creazione

intellettuale del loro autore (Corte Giust. UE, 2 maggio 2012, cit.).

Tutelabili anche i c.d. elementi non letterali del programma, ossia la sua struttura interna (struttura e organizzazione del

programma)? Estensione al software della regola per cui il diritto d’autore protegge non solo la forma esterna, ma anche

la forma interna? Rischio che per il software la tutela della forma interna porti a una protezione dell’idea e della

funzione del programma. Diverse posizioni:

- Sono protetti solo il codice sorgente e il codice oggetto (forma esterna); non è protetta la struttura (forma interna)

questo perché se proteggessimo anche la struttura come forma interna, proteggeremmo l’idea di funzionamento che

non è consentita

- Anche la struttura interna potrebbe essere protetta, ma solo ove influisca sulla forma esterna o sia così dettagliata da

consentire di passare senza difficoltà alla stesura del codice sorgente.

- Anche la struttura interna è protetta, a meno che non sia necessaria per raggiungere un certo risultato tecnico.

Requisiti di protezione e fatto costitutivo della tutela

Come si acquisiscono i diritti d’autore ? secondo la regola generale ovvero la creatività, non è come i brevetti che è

necessario avere un salto inventivo.

Originalità (carattere creativo). Il programma per elaboratore è originale “se è il risultato della creazione intellettuale

dell’autore” (art. 1.3 Direttiva CE).

Per aversi tutela “non sono presi in considerazione altri criteri” (art. 1.3 Direttiva CE); in particolare, non si devono

valutare “i meriti qualitativi o estetici del programma” (considerando 8 della Direttiva CE).

Fatto costitutivo della tutela: creazione del programma.

Titolarità dei diritti di utilizzazione economica

Titolare dei diritti di utilizzazione economica: di regola chi ha creato il programma.

Particolarità, art. 12-bis l.d.a.: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione

economica del programma creato da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni

impartite dallo stesso datore di lavoro”.

Dato che la regola è che il diritto d’autore sorge sempre in capo a chi ha creato l’opera questo ha inteso come il diritto

d’autore sorge comunque in capo al dipendente e automaticamente si trasferisce ex lege dal dipendente al datore di

lavoro.

Da un punto di vista civilistico per i brevetti il datore acquista il diritto a titolo originario, nei diritti d’autore a diritto

derivativo quindi un automatico passaggio per legge.

Brevetti -> originalità a livello inventivo

Diritto d’autore -> originalità è sinonimo di carattere creativo, significa che quell’opera è fatta autonomamente

dall’autore senza copiare

Diritto di riproduzione (art.64-bis, lett. a)

La riproduzione è riservata al titolare del programma:

- in qualsiasi forma

- con qualsiasi mezzo

- totale o parziale

- permanente o temporanea, si pone il problema della riproduzione temporanea nel caso di vendita di software online.

Il diritto d’autore copre le copie temporanee con l’eccezione dell’art. 68-bis per il quale ad alcune condizioni è lecita

Se richiedono una riproduzione del programma anche le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,

trasmissione o memorizzazione del programma sono soggette ad autorizzazione del titolare.

Diritto di elaborazione (art.64-bis, lett. b)

La legge individua delle forme di elaborazione tipiche del software, riservate al titolare:

- traduzione (es. passaggio da un linguaggio di programmazione ad un altro)

- adattamento (es. programma applicativo adattato a un diverso sistema operativo, come un programma per Mac

adattato a Windows; correzioni e miglioramenti del programma)

- trasformazione

- ogni altra modificazione

- riproduzione dell’opera risultante dall’elaborazione

Il diritto di elaborazione spetta al titolare della prima opera, però se l’elaborazione è creativa non vi è pregiudizio dei

diritti di chi modifica il programma. Chi ha realizzato l’elaborazione creativa ha su di essa un diritto d’autore; deve però

chiedere il consenso del titolare dell’opera sottoposta a elaborazione. (es. software 2, le parti relative al software 1 sono

del titolare mentre le parti nuove di questo software sono dell’elaboratore che ha creato il software 2).

Diffusa l’opinione secondo cui, nel campo del software, occorre il consenso del titolare dell’opera sottoposta a

elaborazione non solo per l’utilizzazione del programma elaborato, ma, prima ancora, per la creazione di questo

programma. Prima ancora di elaborarlo quindi devo chiedere il consenso.

La logica è che essendo un’opera puramente commerciale e utile, l’unico motivo per cui si può elaborare un software è

quello di un utilizzo economico.

Varie ipotesi:

- Elaborazione non creativa (semplici ritocchi, modifiche banali) → Plagio-contraffazione dell’opera base. Non c’è un

diritto, è stata fatta una pura copia

- Elaborazione creativa (si parte da versione base e ne fa una originale con un suo apporto creativo) → Diritti

sull’elaborazione di chi l’ha realizzata, ma necessità del consenso del titolare dell’opera base (altrimenti si ha ancora

violazione dei suoi diritti)

- Elaborazione talmente creativa da dare vita a un’opera del tutto autonoma → Solo diritti di chi ha realizzato

l’elaborazione, senza violazione dei diritti dell’autore della prima opera e senza necessità di un suo consenso

Diritto di distribuzione (art.64-bis, lett. c)

Riservata al titolare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma originale o di sue copie.

Il diritto di distribuzione riserva al titolare, in particolare, la vendita e la locazione (licenza) del programma. Comprende

anche il noleggio.

Per distinguere tra vendita e locazione, non è importante il nome del contratto, ma la sua sostanzialità, se per una

licenza ad es. non è prevista la riconsegna, si tratta di una vendita.

Vendita: contratto con cui viene trasferito il diritto di proprietà su una copia del programma. Si può avere una vendita

non solo quando la copia del programma è fissata su un supporto tangibile come un CD-ROM o un DVD, ma anche

quando la copia viene scaricata mediante download da un sito Internet (Corte Giust. UE, 3 luglio 2012, causa C-128/11,

caso UsedSoft, punti 35 ss.).

Locazione: “mettere a disposizione per l’utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per

elaboratore o una copia dello stesso” (considerando 12 della Direttiva).

Esaurimento: si determina solo in caso di vendita di una copia del programma da parte del titolare dei diritti o con il

suo consenso all’interno dell’Unione Europea; la locazione o altre forme di distribuzione non determinano esaurimento.

L’esaurimento impedisce al titolare di controllare le successive rivendite della copia venduta, è quindi possibile

rivenderlo. Il titolare conserva però il diritto sia di controllare la locazione della copia venduta, sia di vietarne la

riproduzione e l’elaborazione.

Inoltre se rivendo il software che ho usato sul mio computer, devo cancellare anche la copia sul mio computer,

altrimenti è una duplicazione.

Eccezioni ai diritti

Attività che non posso essere precluse al terzo che ha acquisito una disponibilità dell’opera.

Il legittimo acquirente di una copia del programma può compiere attività di riproduzione, di elaborazione e di

correzione di errori, se si tratta di attività “necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua

destinazione”; è possibile però un patto contrario (art. 64-ter.1 l.d.a.).

Chi ha diritto di usare una copia del programma può realizzare una copia di riserva (copia di back-up), se questa copia è

necessaria per l’uso (art. 64-ter.2 l.d.a.).

Chi ha diritto di usare una copia del programma può studiarlo e provarlo per cercare di determinare le idee e i principi

su cui sono basati i suoi elementi; è però consentita solo un’analisi dall’esterno (osservazione del funzionamento del

programma) e solo durante determinate fasi di utilizzo del programma (caricamento, visualizzazione, esecuzione,

trasmissione o memorizzazione) (art. 64-ter.3 l.d.a.). Per dedurne il modo di funzionamento, è un libero uso per finalità

di studio.

Solo in un caso particolare è possibile fare uno studio interno per risalire al codice sorgente, si tratta della

decompilazione, si interviene sulla copia del software.

Limitata possibilità di decompilazione del programma se indispensabile per acquisire informazioni necessarie per

conseguire una interoperabilità con altri programmi (art. 64-quater l.d.a.).

Decompilazione: analisi del programma espresso nel codice oggetto per risalire al codice sorgente e ai principi che sono

alla base del programma.

Interoperabilità: “capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni

scambiate” (considerando 10 della Direttiva).

Tutela delle banche dati

Quadro normativo

- Artt.1.2, 2 n. 9, 12-bis, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter l.d.a.

- Direttiva CE n. 96/9 dell’11 marzo 1996

- Art. 10.2 Accordo TRIPs

- Art. 5 WIPO Copyright Treaty

- V. anche art. 2.5 Convenzione di Berna

Oggetto della protezione

Nozione di banca dati: “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti

ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 1.2 Direttiva).

Raccolta (o “compilazione”) di elementi di ogni tipo (es.: opere letterarie, artistiche o musicali; testi; immagini; numeri;

fatti e dati – v. considerando 17 Direttiva); non occorre che si tratti di elementi in sé creativi e protetti con il diritto

d’autore.

Elementi indipendenti: “elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo,

letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004,

causa C-444/02, caso Fixtures Marketing, punto 29). Il singolo elemento può essere separato dagli altri senza perdere di

valore, è un dato indipendente. Non rientrano perciò nella nozione di banca dati le opere audiovisive o

cinematografiche, formate da elementi che non sono tra loro indipendenti.

Elementi disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili: “questa condizione comporta che la

raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo

elettronico, elettromagnetico o elettroottico ... o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o

un metodo di classificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel

suo ambito”. Perciò questa condizione “permette di distinguere la banca di dati ai sensi della direttiva, caratterizzata da

un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi costitutivi, da un insieme di elementi che

fornisce informazioni ma che è privo di qualsiasi mezzo di elaborazione dei singoli elementi che lo

compongono” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing, punti 30-31).

Esempi di banche dati:

- Cataloghi di opere

- Cataloghi di merci

- Listini prezzi e liste clienti

- Elenchi telefonici (Pagine Bianche, Pagine Gialle)

- Calendari di campionati e competizioni sportive

- Guide a ristoranti o alberghi

- Orari dei servizi pubblici

- Raccolte di schede di razze canine

- Raccolte di giurisprudenza

V. però considerando 19 della Direttiva: esclude, almeno di norma, la protezione delle compilazioni musicali su CD.

Forme di tutela

Ci sono 2 forme di tutela, una specifica e una sui generis.

- Tutela di diritto d’autore per le banche dati creative

- Tutela mediante un diritto sui generis per le banche dati che abbiano richiesto un investimento rilevante (non rileva la

creatività), ne è scaturita un’opera utile per la società che però non ha in sé nulla di creativo

Tutela di diritto d’autore

Protette le banche dati che “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale

dell’autore” (art. 1.2 l.d.a.; art. 3.1 Direttiva).

C’è creatività se sono creativi, alternativamente, uno di questi 2 elementi:

- scelta, vuol dire che i dati selezionati sono stati selezionati in modo originale

- disposizione, cioè il modo in cui è creata la banca dati, i criteri di coordinamento e organizzazione dei dati

Vi è creatività/originalità nella costituzione di una banca dati quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati, “il

suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative”; in altre parole, la banca

dati è protetta “a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale

della libertà creativa del suo autore” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football Dataco, punti 38

e 45).

Viceversa non vi è creatività/originalità se la costituzione della banca dati è “dettata da considerazioni di carattere

tecnico, da regole o vincoli che non lasciano spazio per la libertà creativa” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa

C-604/10, caso Football Dataco, punto 39).

In ogni caso, nella valutazione della creatività/originalità non assumono rilievo “l’impegno intellettuale e il know-how

destinati alla creazione di dati” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football Dataco, punti 33 e 46).

Conta la creatività nella costituzione della banca dati secondo criteri originali, non l’attività di creazione dei dati in sé.

Titolarità dei diritti di utilizzazione economica

Titolare dei diritti di utilizzazione economica: di regola chi ha creato la banca dati.

V. però art. 12-bis l.d.a.: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica

della banca dati creata da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo

stesso datore di lavoro”.

La protezione di diritto d’autore delle banche dati “non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti

esistenti su tale contenuto” (art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 3.2 Direttiva).

Diritto esclusivo di riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma

(art. 64-quinquies, lett. a, l.d.a.).

Diritto esclusivo di elaborazione: traduzione, adattamento, diversa disposizione e ogni altra modifica della banca dati

(art. 64-quinquies, lett. b, l.d.a.).

Diritto esclusivo di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca dati. Esaurimento del diritto sulla

copia venduta dal titolare o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea (art. 64-quinquies, lett. c, l.d.a.).

Diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della banca dati, compresa la

trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 64-quinquies, lett. d, l.d.a.).

Diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati

delle modifiche ed elaborazioni di cui alla lett. b (art. 64-quinquies, lett. e, l.d.a.).

Libere utilizzazioni

- Accesso o consultazione della banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica se: l’attività di

accesso o consultazione non è svolta nell’ambito di un’impresa; si indica la fonte; si resta nei limiti di quanto

giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; non si procede alla riproduzione permanente della totalità o di

una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto (art. 64-sexies.1, lett. a, l.d.a.). Non deve trattarsi di

un’attività di impresa, e con fini commerciali.

- Impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale

(art. 64-sexies.1, lett. b, l.d.a.).