Diritto industriale
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Secondo elemento fondamentale è che per avere un valido brevetto, nella domanda stessa, l’invenzione deve essere
chiaramente descritta e spiegata così da essere semplicemente intelligibile, questo anche perché l’invenzione dovrà
cadere in pubblico dominio, e quindi tutte le conoscenze e informazioni diventeranno conosciuto; la rivelazione
dell’invenzione è importante anche perché esiste una regola secondo la quale anche prima dei 20 anni, e quindi della
scadenza, le conoscenze descritte nella domanda di brevetto possono essere liberamente sfruttate per attività di ricerca e
sperimentazione (no commercializzazione), per creare ulteriore innovazione e favorire il progresso tecnico.
I brevetti sono una sorta di contratto (scambio) tra inventore e collettività. L’inventore brevetta e dà in cambio la sua
conoscenza, accrescendo il patrimonio di conoscenza e in più garantisce che al termine dei 20 anni, la sua conoscenza
diventi sfruttabile in ambito commerciale, in cambio di tutto ciò ottiene il monopolio ventennale dalla comunità
(esclusiva).
Le innovazioni di tipo tecnologico sono proteggibili anche con la disciplina del segreto, delle informazioni riservate,
che riguarda la tutela di informazioni non brevettate.
L’ordinamento dà possibilità di scelta tra i 2 regimi, ma il secondo è molto più incerto: se il segreto viene divulgato va
perso e quindi la tutela va persa. Inoltre la tutela del segreto non opera nei cosiddetti incontri fortuiti o conseguimenti
indipendenti (caso in cui un terzo arriva autonomamente senza conoscere l’invenzione altrui alla medesima
innovazione). Il regime del segreto dà una tutela minore, tutela solo contro chi copia o si appropria ingiustamente del
segreto.
Per i brevetti:
- si individuano le entità che possono essere oggetto di brevetto, si hanno 3 livelli di norme (nazionali, dell’UE,
internazionali). Per quanto riguarda l’Italia, e il contesto europeo, questi 3 livelli si sono ormai allineati. Codice della
proprietà industriale contiene le relative norme.
Brevetti articoli da 45 a 81. A livello internazionale ci sono una serie di convenzioni in materia di brevetti, le più
importanti:
- convenzione di Unione di Parigi (CUP), prima grande convenzione multilaterale in materia di proprietà industriale,
risale al 1883 e poi è stata aggiornata e contiene le prime norme sui brevetti
- trattato di cooperazione in materia di brevetti (ICT)
- 1994, accordi TRIPS, accordo specificatamente dedicato alla proprietà intellettuale
- convenzione di Monaco del 1973 che ha costituito la base dell’attuale disciplina in Europa.
Art. 45 Entità brevettabili
Oggetto del brevetto, individua quali sono le entità brevettabili, che cosa può essere brevettato e delinea il perimetro di
esclusiva (cosa è effettivamente protetto).
“Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che siano nuove,
implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale.”
La parte prima della virgola, indica quindi quale entità può essere brevettabile, la seconda parte inizia a delineare i
requisiti (novità, inventiva, industrialità, liceità).
Il problema della definizione è che è una non definizione, non spiega cosa sono le invenzioni, è l’interprete che deve
capirlo. L’indicazione è solo settore della tecnica. Solo le creazioni di carattere tecnico possono essere brevettabili, le
innovazioni di altre tipo (es. estetico, marketing, commerciale) non sono di carattere tecnico e non sono brevettabili.
Invenzione: soluzione originale di un problema tecnico.
La convenzione dei sul brevetto europeo oltre a fissare le basi del diritto europeo dei brevetti ha costituito un ufficio
europeo dei brevetti che ha il compito di rilasciare i cosiddetti brevetti europei con una procedura unica a livello
europeo che mette a capo un brevetto valido in tutta Europa.
Prima di rilasciare un brevetto fa una valutazione e valuta se quella invenzione ha i giusti requisiti per essere
brevettabili.
Distinzione:
1. Brevetti di prodotto, quando ha ad oggetto un bene prodotto, tangibile
2. Brevetti di procedimento, è relativo a un processo per fare qualcosa, in particolare processi di fabbricazione.
L’originalità sta nel procedimento con cui si fa il prodotto.
Ci possono essere dei casi in cui la distinzione tra i due sia poco evidente.
Brevetti di nuovo uso, si individua per questo prodotto già noto, un uso ulteriore.
Il legislatore una serie di ipotesi individuando delle entità non brevettabili che possono essere distinte in:
- entità non considerate invenzioni
- entità collocabili nel mondo della tecnica ma che per ragioni politiche o di altri interessi non sono considerate
innovazioni
Non sono considerate innovazioni (comma 2):
- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici. Queste non sono considerate innovazione perché si limitano a
una ricognizione
- piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale; programmi per elaborare
(software)
- presentazioni di informazioni
Queste attività non sono brevettabili solo se considerate in quanto tali (comma 3).
Possono essere quindi brevettate se l’inventore individua una loro applicazione industriale.
In particolare:
Brevettabilità delle scoperte-invenzioni (es. brevettabilità della scoperta consistente nel genoma di un virus se unita a
una sua applicazione industriale per la fabbricazione di vaccini e kit diagnostici). Queste rappresentano una via ibrida
tra la mera scoperta e l’invenzione, perché c’è un’applicazione tecnica, che non le rende più solo scoperte. Ciò fa si che
diventino brevettabili anche procedimenti matematici,… nel momento in cui abbiano un’applicazione industrialmente
utile.
ES. ufficio europeo: materiale resistente a shock meccanici (è scoperta), se si aggiunge una soluzione a un problema
tecnico diventano brevettabili (il materiale utilizzato per costruire dei blocchi per i binari dei treni).
Anche il software è escluso dalla brevettazione solo se considerato “in quanto tale”. Si ritiene che il software non sia
escluso dalla brevettazione quando ha un “carattere tecnico”, e questo solo dagli anni ’80.
Es. avere un carattere tecnico significa che l’invenzione serve a risolvere un problema tecnico. Anche se inizialmente la
volontà del legislatore era non far brevettare proprio il software, si è arrivati a una situazione per molti versi opposta
dove l’area del non brevettabile si è molto ridotta. Solo il software senza una applicazione tecnica, quindi il software
come mera serie di comandi e impulsi elettrici, è un software in quanto tale. Nella maggior parte dei casi il software non
può essere considerato in quanto tale e quindi diventa brevettabile quando ha un’applicazione pratica. Il software che
non ha un’applicazione tecnica industriale consiste in una serie di impulsi trasmessi all’hardware.
Secondo le Guidelines i semplici effetti fisici di esecuzione di un programma ovvero gli impulsi elettrici non hanno un
carattere tecnico, sono un software in quanto tale, una serie di impulsi in quanto tale. Se invece c’è un’applicazione
tecnica o un effetto tecnico è brevettabile. Quando il software serve a qualcosa, fa funzionare qualcosa sia all’interno
che all’esterno dello stesso computer.
“The normal physical effects of the execution of a program, e.g. electrical currents, are not in themselves sufficient to
lend a computer program technical character, and a further technical effect is needed”.
Sempre secondo le Guidelines “a further technical effect which lends technical character to a computer program may
be found e.g. in the control of an industrial process or in the internal functioning of the computer itself or its interfaces
under the influence of the program and could, for example, affect the efficiency or security of a process, the
management of computer resources required or the rate of data transfer in a communication link”.
Se il software serve a svolgere un’azione industriale per un processo industriale: software non in quanto tale (es. caso di
software che serve ad organizzare in modo efficiente la memoria interna del computer software non in quanto tale;
oppure nel caso di un programma di video-scrittura ha un carattere tecnico che aziona l’hardware e quindi non è un
software in quanto tale).
Ad oggi i brevetti di software vengono concessi purché servano a qualcosa:
- Software che serviva a gestire il carico-scarico di merci in un punto commerciale è ritenuto brevettabile
- Software per far funzionare un’asta per la vendita di beni online
- Programma che serve a migliorare la resa delle immagini, fotografie, che compaiono su computer e tablet
applicazione pratica effetto tecnico software brevettabile
- Campo dei videogiochi (su pc, xbox, o playstation), i software che permettono certe funzioni di gioco sono dotati di
un carattere tecnico quindi sono brevettabili.
Le due principali categorie che diventano brevettabili, se non lo sono in quanto tali, sono quindi:
- scoperte invenzioni
- software
Di fatto si tende oggi a riconoscere con molta facilità la presenza di un carattere tecnico
- I requisiti delle entità
- Si definisce l’ambito di protezione
- Cause di nullità e perdita dell’esclusiva
Queste ipotesi, contenute nel comma 2 non rientrano per proprie caratteristiche nel concetto di invenzioni. Il comma 4
dell’art.45 definisce quelle che sono ulteriori categorie non brevettabili, che per proprie caratteristiche rientrerebbero
nel concetto di invenzioni, ma che il legislatore decide, per altri motivi, di non considerare brevettabili:
- metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale; metodi di diagnosi applicati al corpo
umano o animale; per tutela della salute, si vuole evitare il rischio che una certa metodologia non sia a disposizione
dei pazienti per l’esistenza di un brevetto ed è necessario escluderne la brevettabilità
- varietà vegetali e razze animali; procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, siamo nel
campo della biotecnologia, si mettono a punto nuove varietà vegetali e animali. Sarebbero invenzioni ma non sono
brevettabili per un motivo storico.
Il comma 5 contiene invece entità brevettabili:
- procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, se non si tratta di entità di animali o
vegetali del mondo visibile, è possibile ottenere un brevetto sui microorganismi
- prodotti, in particolare sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi indicati dall’art.45.4, le metodiche non
sono brevettabili mentre i farmaci, macchinari e attrezzi per mettere in pratica le metodiche sì. I farmaci quindi sono
brevettabili.
Requisiti di validità
Per essere validamente brevettabile un’invenzione (o “trovato”) deve presentare i requisiti di:
- Industrialità (art. 49 c.p.i.)
- Novità (artt. 46 e 47 c.p.i.)
- Attività inventiva (originalità) (art. 48 c.p.i.), novità intrinseca
- Liceità (art. 50 c.p.i.)
Perché il brevetto sia valido occorre inoltre una sufficiente descrizione dell’invenzione nel testo del brevetto stesso (art.
51 c.p.i.). Una parte essenziale del diritto dei brevetti è data dal fatto che l’inventore riveli il contenuto dell’invenzione.
È un meccanismo base: scambio di utilità, si rivela l’invenzione in cambio di 20 anni di esclusiva. L’invenzione però
deve essere descritta in modo adeguato nel testo del brevetto. Se l’invenzione non è sufficientemente descritta, il
brevetto è nullo perché l’inventore ha impedito al meccanismo di scambio di funzionare.
I primi 4 requisiti sono caratteristiche proprie interne dell’invenzione.
La descrizione invece riguarda un documento, il modo in cui viene scritta la domanda di brevetto e si spiega in che cosa
consiste l’innovazione non è un requisito propriamente di validità, ma è più una condizione ulteriore di validità del
brevetto.
Il brevetto è nullo se non ha uno di questi requisiti e quindi viene cancellato se è stato prima concesso.
Industrialità
Un’invenzione per essere valida deve essere atta ad avere una applicazione industriale.
“Un’invenzione è atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola” (art. 49).
Il requisito dell’industrialità non va inteso come appartenenza dell’invenzione a una attività industriale propriamente
detta in senso stretto, anche una creazione in campo artigianale o agricolo può essere brevettata. L’oggetto deve poter
essere fabbricato (invenzione di prodotto) o utilizzato (invenzione che consiste in un procedimento), concetto di
industrialità. Seguendo gli insegnamenti del brevetto è possibile attuare l’invenzione, far funzionare o mettere in opera
l’invenzione, ottenere il prodotto e far funzionare il procedimento con caratteristiche costanti.
Vuol dire che l’invenzione deve poter funzionare.
Per aversi industrialità occorre che l’oggetto del brevetto sia tecnicamente realizzabile e che possa essere riprodotto (o
«funzionare») con caratteri costanti.
Possibilità di concreta applicazione, attuazione dell’idea inventiva con caratteristiche costanti significa ad es. che il
risultato inventivo è idoneo ad essere concretamente applicato a funzionare con caratteri costanti oppure in campo
farmaceutico per aver industrialità è sufficiente che il trovato sia tecnicamente realizzabile e riproducibile con caratteri
costanti.
Queste caratteristiche quando non ci sono? Quando applicando gli insegnamenti del brevetto si arriva a un determinato
risultato o a casi in cui il risultato è tecnicamente impossibile da raggiungere in base alle leggi della natura (es.
inventore che vuole brevettare una macchina che effettua il moto perpetuo, cosa che però in fisica non è possibile se non
applicando costantemente una forza interiore).
Es. confezionare il prodotto in una scatola in modo tale che a contatto con l’aria il prodotto non si ossidasse. Il
meccanismo era avvolgere il prodotto in un liquido che evitava il contatto con l’aria. Il brevetto diceva che si poteva
ottenere il medesimo risultato modificando l’atmosfera all’interno della scatola e poi sigillando la scatola, ma
l’atmosfera ossidava il prodotto: problema di industrialità. Io rivendico una soluzione a un problema tecnico e dico di
conseguirla mediante un prodotto, ma se l’invenzione non funziona e non conseguo il risultato, non ha l’applicazione
industriale necessaria.
L’industrialità non coincide né con l’utilità, né con la materialità dell’invenzione.
Per avere industrialità è necessario e sufficiente che il trovato funzioni, non è necessario che il trovato sia più utile delle
conoscenze che già ci sono. Utilità è comparativa rispetto alle conoscenze già esistenti e non è necessario che
l’invenzione funzioni meglio di quelle che già ci sono.
Il brevetto non deve per forza mettersi a capo di un prodotto, ma può essere un’idea di soluzione che risolve un
problema tecnico senza che si riferisca ad un oggetto tangibile.
Costanza delle caratteristiche ha un significato diverso a seconda del settore della tecnica in cui si colloca. Invenzione
ha ad oggetto un nuovo tipo di serratura: l’industrialità vuol dire che applicando il brevetto arrivo sempre allo stesso
identico risultato. In altri settori può non essere così: può essere che l’oggetto a cui si arriva non sia sempre identico, ma
presenti dei cambiamenti. Ad es. in ambito medico ci sono i vaccini o il brevetto sul virus, in questo caso si brevetta il
virus che ha materia vivente, è sempre quel tipo di virus ma ogni esemplare può avere delle differenze rispetto alle altre
come nel campo della materia vivente ogni esemplare di una certa specie appartiene a quella specie e ha caratteristiche
di fondo comune, ma non tutte. In questo caso il requisito dell’industrialità va adattato. La costanza di carattere significa
che devono essere uguali i caratteri che permettono di arrivare a quel materiale biologico, non ci deve essere una
mutazione radicale, ma viene tollerato un range di mutazioni fisiologiche.
Novità
Una cosa è nuova quando da un valore aggiunto ed è diversa da quello che c’è già. Aggiunge qualcosa al patrimonio
delle conoscenze.
Il senso di questo requisito base della novità in materia di brevetti vuol dire fare una scrematura di questo tipo, c’è una
entità da brevettare si verifica che è brevettabile, che abbia il requisito dell’industrialità e poi ci si chiede se è nuova.
Nuovo rispetto a cosa? A quale data si valuta se una cosa è diversa da quella che c’era già, rispetto a quali tipi di cose
anteriori, quelle conosciute da tutti o da alcuni, da tutti ma solo in un territorio. Una volta definito il concetto di novità
come diversità, questo comporta delle scelte legislative. La legge definisce la novità nel primo comma dell’art. 46 in un
modo brevissimo: “Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica”.
Stato della tecnica: insieme di tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico, in qualsiasi modo, in Italia o all’estero,
prima del deposito della domanda di brevetto (art. 46.2).
Una conoscenza non accessibile non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la novità. D’altro canto perché una
conoscenza entri a far parte dello stato della tecnica basta la mera accessibilità; non occorre che l’accesso vi sia stato.
Anche le conoscenze «nascoste» o dimenticate, ma pur sempre accessibili, fanno parte dello stato della tecnica e
possono togliere novità al successivo trovato.
Le conoscenze tecniche sono tutte le conoscenze, quindi qualsiasi dato di carattere tecnico
Accessibili al pubblico, il concetto di accessibilità va tenuto distinto dal concetto di noto e conosciuto. Ciò significa in
positivo che tutto ciò che è accessibile al pubblico fa parte dello stato della tecnica anche se quella conoscenza non è
nota. Anche se magari nessuno l’ha vista. Ad es. una pubblicazione accessibile al pubblico in biblioteca ma che nessuno
ha mai letto. Quella conoscenza fa parte dello stato della tecnica. Accessibilità si contrappone a segreto, non è
accessibile solo la conoscenza protetta da misure che la mantengono segreta. La conoscenza che invece è in sé
accessibile fa parte dello stato della tecnica.
Dove: in Italia o all’estero lo stato della tecnica si rifà a tutto il mondo, vuole evitare che ci sia un doppio brevetto. Con
il limite delle conoscenze segrete tutto ciò che è accessibile ovunque nel mondo fa parte dello stato della tecnica che
può essere fatta valere contro il brevetto.
Come: in qualsiasi modo descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. L’invenzione viene
pubblicata comunque in un testo (pubblicazione scientifica, brevetto anteriore, documento commerciale, un catalogo o
materiale promozionale in cui si forniscono certe informazioni). Anche l’informazione comunicata a voce entra a far
parte dello stato della tecnica, se un operatore racconta a un collega una sua invenzione, anche se non l’ha scritta,
quell’informazione entra a far parte dello stato della tecnica. In materia di divulgazioni orali è necessario che la
divulgazione sia fatta a una persona in grado di comprenderla, di farla propria e di diffonderla.
Se è un testo scritto, liberalmente disponibile da qualche parte del mondo, l’esperto che riesce a capirlo c’è e quindi è
accessibile, se invece è una divulgazione orale bisogna capire da chi e a chi è stata fatta perché se è fatta da chi non
capisce niente allora non c'è accessibilità.
L’accessibilità si valuta anche sulla base dell’utilizzazione (quando non si ha nessuna descrizione, ma si vende il
prodotto al cui interno si ha l’invenzione: es. inviare un campione di un prodotto a possibili clienti per capire di cosa si
tratta, o esposizione prodotto in una fiera: persone sono capaci di capire il prodotto stesso e l’innovazione insita).
Quando: la legge deve dirci quando lo stato della tecnica è accessibile, è necessaria una data di rilievo, consistente nella
data del deposito della domanda di brevetto, data rilevante. Si va a vedere in che giorno l‘inventore ha depositato la
domanda, i giorni successivi non vengono presi in considerazione.
Solo individuando lo stato della tecnica possiamo poi dire se l’invenzione è nuova o meno.
Osservazione importante se l’inventore comunica l’invenzione a un collega allora quest’invenzione non può essere più
brevettata perché è già accessibile a tutti prima di depositare la domanda. In questo caso il brevetto è nullo perché entra
nello stato della tecnica.
Esiste una regola per cui alcune cose si includono nello stato della tecnica anche se non sono ancora accessibili al
pubblico, la procedura di brevettazione prevede una prima fase di 18 mesi per cui il deposito della domanda è ancora
segreto e non è accessibile al pubblico; dopo questi 18 mesi la domanda diventa accessibile e può essere vista da tutti.
Nel momento in cui il testo viene pubblicato fa parte dello stato della tecnica.
Può succedere che viene depositata una domanda di brevetto da un soggetto e dopo 5 mesi una domanda diversa con lo
stesso oggetto: qui se viene applicata la regola generale si ritiene che la prima domanda è segreta mentre la seconda è
nuova. Si avrebbe un caso di doppia brevettazione. Per limitare questa ipotesi si considerano nello stato della tecnica
anche le domande di brevetto ancora segrete che non sono ancora accessibili. È un ampliamento dello stato della tecnica
dovuta ad una scelta legislativa per evitare doppia brevettazione.
Se si tratta di domande di brevetto ancora segrete non vale la regola di portata mondiale, quindi le domande già
pubblicate contano in qualunque parte del mondo, quelle segrete contano solo se riguardano un brevetto destinato ad
avere efficacia in Italia (es. Se c’è una domanda ancora segreta italiana o francese, il brevetto in Germania è valido,
perché non ci saranno due brevetti uguali in Germania).
Questa estensione alle domande c’è solo per il requisito della novità e non per gli altri requisiti. Lo stato della tecnica
per il giudizio di originalità è più ristretto perché si guarda solo ciò che è effettivamente accessibile. In questo modo è
stato ricostruito il concetto di stato della tecnica.
Un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, deve essere qualcosa che non c’è già nello stato
della tecnica. Il trovato che si vuol brevettare deve essere diverso da tutte le anteriorità e conoscenze esistenti nello stato
della tecnica. Quest’anteriorità si valuta mediante un giudizio 1 a 1 (no combinazione a mosaico).
Cioè si deve confrontare il trovato che si vuole brevettare con tutte le anteriorità rilevanti e si va a vedere se quelle
invenzioni che si vogliono fare sono identiche ad A, a B, o a C non si possono combinare insieme A,B,C. Se la mia
invenzione è AB e non esiste un’anteriorità AB, ma si descrive separatamente A e B, allora AB è nuova.
La combinazione a mosaico si fa nel giudizio di originalità: le anteriorità si possono combinare dopo aver detto che AB
è nuovo perché c è solo un’anteriorità A e una B, si combineranno poi AB e a quel punto potrà accadere che non ci sia
originalità, nel senso AB è diverso da A e B ma è possibile che essendo già noto A e B la loro combinazione non sia
originale.
Identità significa che una cosa è uguale a un’altra. In materia di brevetti c’è una distinzione, approccio tipico
tradizionale dei tribunali italiani che è l’identità fotografica e poi una identità sostanziale.
- Identità fotografica è l’identità al 100%, esiste nello stato della tecnica un’identità esattamente sovrapponibile a
quello che si vuole brevettare, cioè ha le stesse caratteristiche dell’entità già accessibile a tutti.
La novità considera identità un’anteriorità quando menziona caratteristiche del trovato successivo che si vuole
brevettare anche quando queste non ci sono. Sono caratteristiche che anche se non esplicitate nell’anteriorità è come
se ci fossero, ci devono essere a priori.
Es. anteriorità che descrive un meccanismo senza specificare che 2 elementi di questo meccanismo sono tenuti
insieme da viti e bulloni. Arriva poi all’ufficio una domanda di brevetto che descrive che due elementi sono tenuti
insieme da viti e bulloni. In senso fotografico non è identico. In senso sostanziale è identico, perché si tratta di una
caratteristica implicita.
- Identità sostanziale, nozione più ampia, secondo cui la novità si può considerare identica anche quando non
menziona alcune caratteristiche del trovato successivo. Caratteristiche inerenti all’anteriorità anche se non esplicitate
come tutte le caratteristiche che il tecnico medio ricava in modo diretto e non ambiguo dall’esame.
Es. esiste un’anteriorità che insegna ad utilizzare la gomma per fabbricare un prodotto, tuttavia per un tecnico del
settore è comprensibile che la gomma viene usata perché materiale elastico e ha proprietà di elasticità. Arriva un
terzo che deposita un brevetto in cui rivendica l’uso della gomma specificando che la gomma è elastica. Non si può
dire che è nuovo, chi usa la gomma non può non sapere che è un materiale elastico.
Lo stato della tecnica può essere formato dall’esterno o da divulgazioni dello stesso inventore.
Nel caso di anteriorità esterne si parla di anteriorità di cose anteriori, nel caso di rivelazioni dell’inventore si parla di
pre-divulgazione (non c’è più la novità).
Si ha pre-divulgazione quando l’inventore comunica a terzi la sua invenzione prima del deposito della domanda di
brevetto. La comunicazione deve essere fatta a persona in grado di comprendere l’informazione e di trasmetterla
(altrimenti non c’è accessibilità del pubblico all’informazione stessa).
La comunicazione dell’invenzione tra persone tenute al segreto per legge o per contratto, ad es. tra i membri di un team
di ricerca, non è considerata pre-divulgazione e non fa venir meno la novità. Se però un soggetto tenuto al segreto rivela
l’invenzione all’esterno, a persone non tenute al segreto, vi è pre-divulgazione e la novità viene meno.
Se i membri del team mantengono il segreto all’interno non c’è pre-divulgazione. Bisogna capire se vi è un vincolo di
riservatezza tra le persone. In certi casi il dipendente ricercatore è già all’interno della cerchia di riservatezza. Ma se è
un professionista esterno, un professore esterno, in quel caso bisogna fargli firmare un patto di segretezza.
Se c’è un vincolo di riservatezza non c’è pre-divulgazione ma se però, per qualunque motivo, un soggetto tenuto al
segreto rivela l’informazione all’esterno allora c’è divulgazione ed è tenuto ad un risarcimento abuso evidente. Cioè se
la pre-divulgazione risulta da un abuso evidente ai danni della società, e il richiedente deposita la domanda di brevetto
entro 6 mesi, la pre-divulgazione non è ritenuta rilevante e non toglie la novità. Se passano i 6 mesi o deriva da
un’ingenuità, il brevetto è perso e c’è un risarcimento dei danni.
Inoltre, se la pre-divulgazione “risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente” ai danni di chi chiede il
brevetto e il richiedente deposita la domanda di brevetto entro 6 mesi, la pre-divulgazione è ritenuta irrilevante e non
toglie la novità (art. 47.1 c.p.i.).
Nel caso di rivendicazione di priorità in base alla Convenzione di Unione di Parigi (v. art. 4 c.p.i. e art. 4 Convenzione
di Unione), la data per la valutazione della novità è la data della priorità e non la data del deposito della domanda di
brevetto (art. 47.3 c.p.i.).
Se deposito in un paese, ho 12 mesi per depositare anche in un altro paese -> deroga alla regola di valutazione allo stato
della tecnica per uniformare la posizione dell’inventore nei vari paesi aderenti alla convenzione di unione di Parigi, si fa
valere come data quella del primo deposito e non quella successiva.
È possibile rivendicare la priorità anche rispetto a un’anteriore domanda di brevetto italiana per depositare in Italia una
seconda domanda di brevetto (c.d. priorità interna: art. 47.3-bis c.p.i.).
Deroga alla regola di valutazione nel momento di deposito della domanda che serve a uniformare la posizione del
titolare nei vari stati aderenti alla convenzione di Unione di Parigi, si fa valere come data quella del primo deposito e
non quella successiva.
È possibile poi giocare con questo meccanismo (depositare domanda di brevetto e ri-depositarne un’altra dopo 12 mesi
rivendicando la proprietà). In questo modo aggiungo un anno al brevetto e poi posso sistemare la domanda di brevetto
depositata.
Originalità
Un’invenzione è originale, ossia implica un’attività inventiva, se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in
modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48.1 c.p.i.).
Il legislatore ci dice che si prende lo stato della tecnica, si individua il settore, il ramo della tecnica in cui si colloca
l’invenzione, si individua una figura dell’esperto e poi la valutazione dell’originalità consiste nel chiedersi se per questo
tecnico l’invenzione è una cosa evidente (o ovvia). Non ci vuole poi tantissimo ad arrivare a una caratteristica di
originalità. Però è dal tempo stesso un concetto che non dà un elevato grado di certezza nella sua applicazione. Un
conto è dire a livello teorico cosa è evidente e cosa no, un conto è applicarlo nella pratica dove è difficile dire se una
cosa è ovvia o no, evidente o no.
Sono stati così fissati dei percorsi di valutazione.
Il concetto di stato della tecnica vale anche per l’originalità con una differenza, ovvero ai fini del giudizio di originalità
nello stato della tecnica non sono comprese le domande di brevetto anteriori ancora segrete (art. 48.1 c.p.i.).
Data rilevante: data di deposito della domanda di brevetto o data della priorità. La priorità è prevista nell’art. 4 del
codice che rinvia all’art. 4 della convenzione del’Unione di Parigi ed è la norma per cui se un brevetto è depositato
secondo la Convenzione di Parigi, si hanno 12 mesi di tempo per depositare una seconda domanda negli altri paesi
rivendicando la priorità della prima domanda depositata. Oppure priorità interna dove deposito oggi e dopo 12 mesi ri-
deposito un’altra domanda sulla stessa invenzione. L’utilità è duplice:
- i 20 anni di protezione si contano dal secondo deposito. Ho il vantaggio quindi di continuare a far valutare la validità
aggiungendo un anno di protezione.
- dalla prima alla seconda domanda si può modificare il testo brevettuale, entro certi limiti, specialmente negli
elementi poco chiari.
Fasi del giudizio di originalità per dare un valenza oggettiva a un qualcosa che è soggettivo e discrezionale.
Abbiamo 2 impostazioni:
1) Tipica della nostra giurisprudenza: approccio dell’evidenza e non evidenza.
2) Elaborata dall’ufficio europeo dei brevetti che concede i brevetti per il territorio europeo e pur essendo applicata
solo dall’ufficio è stata poi progressivamente trasporta e applicata dai giudici. Approccio problema e soluzione
Iniziamo con l’approccio tradizionale che ha una serie di fasi, una volta individuato lo stato della tecnica bisogna:
- Individuazione del settore in cui l’invenzione si colloca, settore in cui ci sono conoscenze e competenze omogenee in
cui vi è una identica figura dell’esperto. Il settore o ramo è quello in cui l’invenzione è realizzata o utilizzata. C’è un
unico settore di realizzazione o utilizzo delle automobili per es.
- Ricostruzione della figura del tecnico medio (persona esperta del ramo), quanto a conoscenze e capacità
- Valutazione della ovvietà/evidenza dell’invenzione secondo il parametro del tecnico medio
Settore rilevante: settore della tecnica in cui l’invenzione è realizzata e utilizzata. Possibilità di combinazione di più
settori (in particolare per un’invenzione realizzata in un settore e utilizzata in un altro; es.: vernice per laccare mobili,
che è realizzata nel settore delle vernici e utilizzata nel settore della produzione di mobili).
È possibile che vi siano innovazioni poli-settoriali (invenzione per verniciare i mobili). Caso particolare di quando le
conoscenze di un settore traslino per essere applicate in altri settori. Il problema tecnico di un settore viene risolto da un
altro settore. In questi casi si parla di invenzioni poli-settoriali dove si considerano tutte e due invenzioni, quindi non c’è
un ramo della tecnica, ma rami della tecnica, anzi il ramo è poli-settoriale formato dall’unione di conoscenze di settori
diversi. Questo ha un riflesso sulla conoscenza e originalità che si valuta sulla base degli esperti che hanno un occhio
rilevante e questo può spostare la valutazione e dire se c’è o non c’è originalità.
Successivamente bisogna chiedersi chi è il tecnico medio del settore o esperto del ramo (settore della tecnica parte del
sapere tecnico in cui si colloca l’invenzione). L’esperto del ramo non è una figura reale, un professionista del settore
consulente, docente della materia, una persona esistente in carne ed ossa. L’esperto del ramo è un parametro ideale di
valutazione. Non è individuazione della persona, ma costruzione di un modello di valutazione. Per costruire questo
modello di valutazione i giudici nelle sentenze hanno puntualizzato che questo modello di esperto deve avere
determinate conoscenze, sapere certe cose e avere determinate capacità, saper fare certe cose.
C’è l’idea che nel costruire questo modello ideale bisogna tener conto che il tecnico deve conoscere il settore e saper
fare qualcosa.
Modello di valutazione, i giudici nelle sentenze hanno puntualizzato che questo modello deve avere ciò che tipicamente
ha chi conosce un certo settore della tecnica, deve sapere certe cose e deve avere determinate capacità, deve saper fare
certe cose. Bisogna tenere conto del fatto che deve saper fare qualcosa legato a quel settore. L’esperto costruisce su base
mondiale, deve conoscere tutto lo stato della tecnica presente nel mondo, quindi in natura non può essere una persona
fisica che abbia tutte queste conoscenze.
Conoscenze: per il settore in cui l’invenzione si colloca si ritiene che l’esperto conosca l’intero stato della tecnica; per i
settori diversi si attribuiscono le conoscenze che presumibilmente l’esperto avrebbe in questi settori, tenendo conto del
fatto che le conoscenze decrescono quanto più ci si allontana dal settore di riferimento; si attribuisce inoltre all’esperto
il normale insieme di conoscenze generali.
Capacità: capacità mediamente possedute da un operatore pratico del settore di riferimento; si devono considerare le
capacità di applicazione delle conoscenze note ed eventualmente di combinazione delle stesse, nonché le capacità di
sperimentazione; si devono inoltre considerare le disponibilità che un operatore medio del settore ha in termini di mezzi
e strumenti e di risorse finanziarie. Il tecnico medio deve saper fare un’attività elementare, attività routinaria,
applicazione secondo i modi conosciuti delle conoscenze dello stato della tecnica.
Era nota allo stato della tecnica in campo chimico una miscela di due composti, cioè una combinazione dove due composti erano tra
loro mischiati. Un soggetto scinde la miscela in due, separa i due composti e brevetta uno dei due nell’utilizzo di campo medico.
Qualunque tecnico sarebbe stato in grado di scinderlo, tuttavia si è arrivati a dire che questa separazione era originale, non era
qualcosa evidente per il tecnico medio. Come si può giustificare il fatto che estrarre un composto da una miscela di due composti sia
originale? Perché non è routinaria. Bisogna andare a vedere come avrebbe ragionato il tecnico medio. L’operazione poteva anche
sembrare semplice però il tecnico medio non ragionava in questo modo. L’aver pensato fuori dagli schemi, aver seguito un
protocollo diverso è stato considerato qualcosa di non evidente, quindi il punto non è tanto ciò che è semplice o non semplice fare. Il
punto è ciò a cui in quel momento con quello stato della tecnica, il tecnico medio avrebbe o non avrebbe pensato.
La valutazione di originalità non si basa sul risultato oggettivo ma sul fatto che su quel risultato non era scontato.
Giudizio di non evidenza del trovato secondo il parametro dell’esperto del ramo si vanno a vedere cose verificabili,
oggettive e da questi si desume se l’invenzione era o non era originale. Indizi di non evidenza:
- Progresso tecnico, l’invenzione ha comportato dei miglioramenti?
- “Prova storica”: storia del settore in epoca anteriore all’invenzione. Rientrano in questo tipo di indizi: il superamento
di particolari difficoltà tecniche; il bisogno da tempo avvertito ma non ancora soddisfatto; precedenti tentativi non
andati a buon fine; l’esistenza di un pregiudizio tecnico
- Fatti successivi all’invenzione: successo commerciale; opinione di esperti; comportamento dei concorrenti che
rispettano il brevetto e magari chiedono licenze. L’originalità deve esserci al momento della deposizione della
domanda di brevetto. Fatti successivi possono dimostrare che l’invenzione è originale. L’atteggiamento dei
concorrenti può essere un giudizio di non evidenza.
Indizi di evidenza: indizi che rappresentano l’ovvietà del brevetto.
- Equivalenza del trovato a conoscenze note; mancato rispetto del brevetto da parte dei concorrenti; progresso
routinario; strada a senso unico.
Criteri di valutazione dell’Ufficio Europeo Brevetti che sono progressivamente seguiti anche dai Giudici italiani.
Percorso valutativo creato dalla prassi, nel decidere della validità di concedere i brevetti. È un po’ diverso da quello
tradizionale italiano ma nei risultati e nell’esito non è cosi differente. L’utilizzo dell’uno e dell’altro criterio porta allo
stesso risultato. La cosa interessante è che non solo di brevetti europei concessi sono ormai forse numericamente
prevalenti, ma che progressivamente anche i giudici nazionali hanno iniziato a seguire ed applicare questo tipo di
percorso.
Metodo problema soluzione: chiamato dall’ufficio europeo sulla base delle guide lines basate sulla sua esperienza.
- Problem and solution approach: la soluzione comparata al problema ha qualcosa di originale o no? Questo criterio
si articola in 3 fasi dettagliate:
- Individuazione dell’anteriorità più vicina (closest prior art): come si intende la conoscenza anteriore più
vicina? Più simile tecnicamente o più recente temporalmente. L’ufficio ha scelto prima il significato in termini
di mantenere più similitudini con l’invenzione. Il punto di partenza non è quella più prossima nel tempo ma
quella che ha il maggior grado di somiglianza all’invenzione che si vuole brevettare. Un’anteriorità può essere
prossima e più vicina o accostabile al trovato che si vuole trovare anche se è risalente nel tempo. L’ufficio nelle
sue linee guida specifica che per anteriorità più vicina si intende l’anteriorità che nello stato della tecnica
costituisce il punto più promettente per un’evoluzione, uno sviluppo che conduca all’invenzione. Se
l’invenzione rispetto all’anteriorità è un passo in avanti, l’anteriorità più vicina è il trampolino più promettente
per arrivare all’invenzione. Invece di partire dall’insieme di anteriorità, per razionalizzare di più il giudizio si
individua quella da cui il tecnico medio sarebbe partito, in quanto da un punto di vista tecnico più prossima
all’invenzione, e si vede se il tecnico medio sarebbe arrivato in modo ovvio all’invenzione.
Non contraddice il modello a mosaico ma lo rende più schematico ed oggettivo.
- Formulazione del problema tecnico oggettivo risolto dal trovato (objective technical problem): per
individuare il problema tecnico, come si fa? Si prende l’invenzione che si vuole brevettare, la si confronta con
l’anteriorità più vicina, si individuano quali sono le differenze tra l’anteriorità più vicina e il trovato che si
vuole brevettare e queste differenze (caratteristiche distintive che possono essere sia strutturali che funzionali).
Una volta fatta questa valutazione, si va a vedere a cosa servono e cosa servono queste distinzioni, quali
problemi risolvono e il problema risolto da queste caratteristiche distintive è appunto il problema tecnico. Si
cerca così di rendere il giudizio in modo più oggettivo possibile.
Vediamo le caratteristiche che rendono diverso il trovato dall’anteriorità, vediamo a cosa servono queste
caratteristiche quali problemi tecnici risolvono e quello è il problema tecnico oggettivo. Il problema tecnico
potrebbe anche essere quello che oggettivamente emerge dalle caratteristiche distintive: es. caratteristiche
distintive consistevano in una particolare conformazione del cestello della lavatrice. Il cestello oggetto di
brevetto aveva una conformazione diversa sia pur non molto diversa da quella closest. In quella causa, il modo
in cui è fatto un cestello, e quindi le sporgenze, protuberanze,… serve a risolvere il problema tecnico della
delicatezza del lavaggio. È stato cercato di preservare lo scorso brevetto che oggettivamente aveva
caratteristiche distintive che eran quelle della resistenza del cestello alle forze centrifughe in seguito
all’azionamento. L’inventore indica come problema risolto quello alfa, ma poi il brevetto risolve il problema
beta. Le guide lines dell’ufficio europeo, dicono che quello che conta è il problema beta, quello oggettivamente
risolto. In questo caso il brevetto deve essere riformulato, riscritto in modo tale che il problema tecnico
risultante del brevetto sia quello effettivo. Ciò è particolarmente importante perché fino a che si è nella fase di
concessione, una riformulazione del problema, di riscrittura del testo di brevetto cioè togliere il problema
ipotizzato ma non quello risolto, è una cosa che si può fare solo quando il brevetto è in fase di esame mentre
una riformulazione di questo tipo non è più possibile dopo. Ciò che conta è il problema tecnico oggettivo
quello realmente risolto e non quello risultante da un’opinione soggettiva dello stesso inventore. Un difetto di
questo tipo può essere rimediato finché il brevetto non è ancora concesso. Non è più possibile dopo a brevetto
concesso.
- Valutazione, tenendo conto di tutte le anteriorità nello stato della tecnica, circa l’esistenza di insegnamenti che
avrebbero spinto il tecnico medio, di fronte al problema tecnico oggettivo, a procedere, partendo
dall’anteriorità più vicina, verso il conseguimento del trovato e lo avrebbero portato a conseguirlo. Il tecnico
medio conoscendo il problema tecnico oggettivo, sarebbe arrivato in modo ovvio dalla closest all’invenzione
che si vuole inventare? Prendendo la closest come lo started point, come trampolino per spiccare il salto, il
tecnico medio avrebbe trovato o no il modo di arrivare all’invenzione. Se è si, l’invenzione è priva di livello
inventivo.
Es. macchina per una certa lavorazione industriale. Problema tecnico oggettivo: metallo fuso in cui in certe parti si
solidifica e si blocca. Nella tecnica nota l’anteriorità più vicina sia costituita da una camera colante a forma di imbuto che
riduce il problema ma non lo elimina. Brevetto ipotetico: forma simile alla closest + parti dotate di meccanismi che
muovono il metallo fuso interno in modo tale da muovere la materia interna ed evitare la solidificazione. In questo caso si
prende la closest priori art, si identificano le caratteristiche distintive. Si ha un margine di discrezionalità nel valutare
l’evidenza, ma applicando criteri si può arrivare a una certa attendibilità.
- Valutazione ex ante e non ex post: ci si deve porre dal punto di vista del tecnico medio alla data di deposito
della domanda di brevetto (o alla data della priorità), senza considerare conoscenze ed altri elementi posteriori
a questa data. Si devono valutare le capacità del tecnico medio dell’epoca giudizio ex ante; si deve valutare se
l’inventore ha fatto qualcosa di meritevole con la sua innovazione nel omento in cui deposita il brevetto.
- Approccio could-would: non conta ciò che il tecnico medio avrebbe astrattamente potuto fare (could); conta
solo ciò che il tecnico medio avrebbe effettivamente fatto (would), perché vi erano insegnamenti nello stato
della tecnica che lo spingevano a farlo. La questione a cui si deve dar risposta è se ci sia un qualsiasi
insegnamento nello stato della tecnica del suo insieme. Non conta quello che astrattamente il tecnico medio
avrebbe potuto fare, ma ciò avrebbe effettivamente fatto. Non è necessario il colpo di genio, la soluzione
geniale, è sufficiente fare qualcosa che il tecnico medio non sarebbe stato indotto a fare sulla base delle
capacità dell’epoca. Il giudizio dell’evidenza deve tenere conto di questo parametro. Bisogna tenere conto solo
ciò che il tecnico avrebbe trovato sulla strada che è indotto a scegliere.
Liceità
- Non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume (art.
50.1 c.p.i.). Solo quando c’è un uso contrario all’ordine pubblico è illecita. Le armi possono essere di uso lecito
quando sono usate a tutela del paese.
- Si ritiene che il divieto operi solo per le invenzioni per cui non è pensabile neppure un uso lecito (es. sostanze
tossiche il cui unico possibile utilizzo reca danni alla salute). Se invece è possibile almeno un uso lecito, l’invenzione
può essere brevettata (es. dispositivo per scassinare una serratura che può essere lecitamente usato da un fabbro in
casi di emergenza).
- In ogni caso l’attuazione dell’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume
per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Per quanto riguarda le invenzioni biotecnologiche sulla materia vivente e sugli organismi geneticamente modificati, il
legislatore ha imboccato la strada della brevettazione in tale settore anche se limitata. Non è brevettabile il corpo umano
in sé o parti del corpo umano. Non sono brevettabili invenzioni contrarie all’ordine pubblico o alle invenzioni. Sono
vietati i procedimenti di modificazione del genoma dell’uomo, lo sfruttamento di embrioni e cellule staminali
embrionali sono vietati in certi casi anche processi di modificazioni dei genomi degli animali se provocano sofferenze.
Questi sono casi dove ci sono problemi etici e morali che impediscono la brevettazione. In questo caso problemi di
ordine pubblico e buon costume emergono.
Al di fuori di questo settore viceversa è un requisito che non ha una negazione pratica.
La sufficiente descrizione
L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo
possa attuarla (art. 51.2 c.p.i.).
Un tecnico medio del settore, a quella data, sulla base delle conoscenze e delle capacità che un tecnico medio ha a
quella data, è in grado di comprendere il testo della domanda di brevetto e metterlo in opera? È in grado di comprendere
in cosa consiste l’invenzione ed è in grado di metterla in opera? Se la risposta è si, la descrizione è per l’appunto
sufficiente, allora il tecnico è in grado di attuare l’invenzione. Se un tecnico di brevetto non riesce a capire come
funziona e cosa c’è scritto la descrizione non è sufficiente quindi è un apporto di conoscenza solo apparente.
- Non è necessario inserire nella descrizione informazioni che fanno parte delle conoscenze possedute dall’esperto del
ramo (e che quindi l’esperto non ha bisogno di leggere nel brevetto).
- La descrizione però non è sufficiente se non contiene informazioni senza le quali l’esperto del ramo non è in grado di
attuare l’invenzione o la cui mancanza fa sì che l’esperto debba procedere a ricerche e sperimentazioni per arrivare
ad attuare l’invenzione. Vi può essere insufficienza di descrizione anche quando le informazioni sono troppo ampie e
non danno una guida precisa all’esperto.
- È sufficiente indicare uno dei modi di attuazione dell’invenzione; in particolare non è necessario che venga indicato
il modo migliore e più efficiente.
Per valutare questo requisito devo tenere a mente una serie di corollari:
- Essendo il punto di riferimento un tecnico medio è necessario ma anche sufficiente scrivere nella descrizione del
brevetto quello che non è alla portata del tecnico medio o comunque non è necessario ripetere per filo e per segno le
informazioni che il tecnico medio già possiede perché fa parte dello stato della tecnica o descrivere dei modi di
procedure che il tecnico medio già conosce perché fanno parte del bagaglio delle sue capacità. Questo agevola
l’inventore che non deve fare un trattato scientifico per conoscere tutto dall’inizio come se dovesse spiegare a
qualcuno che non ne sa niente. Può anche non mettere indicazioni pratiche o cose che il tecnico medio già sa. La
mancanza di una sufficiente descrizione è causa di invalidità.
- La descrizione non è sufficiente se le informazioni fornite non permettono di attuare l’invenzione non si dice come
l’invenzione può essere messa in opera. La descrizione può essere insufficiente anche quando il tecnico medio è
messo a metà del guado, da certe indicazioni ma il tecnico medio deve fare ulteriori ricerche e sperimentazioni finche
imbrocca la strada giusta. Questo è un caso di insufficienze descrizione.
- Dottrina americana del best mode, l’inventore ha un onere di rivelazione piuttosto robusto e ampio, deve non solo
dire come è possibile attuare l’invenzione ma anche il best mode, il modo migliore per realizzare l’invenzione.
Bisogna dare le informazioni necessarie per far funzionare il macchinario nel modo più efficiente e funzionale. Da
noi l’approccio è diverso, si consente all’inventore di dire meno, è sufficiente indicare uno dei modi di attuazione
dell’invenzione non è necessario indicare quello più efficiente. Una volta indicato un qualsiasi modo di attuazione, il
know how aggiuntivo sul modo migliore può tenero per se, non rivelarlo, proteggerlo dal segreto di aziendale.
Procedimenti di brevettazione
- Brevetto italiano rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Cod. della proprietà industriale e d.m. n. 33/2010)
- Brevetto europeo rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti (Convenzione di Monaco)
- Brevetto PCT (Patent Cooperation Treaty)
- Brevetto europeo con effetto unitario (Regolamento UE n. 1257/2012)
L’inventore che voglia brevettare un’invenzione, deve decidere a quale ufficio rivolgersi. La prima strada è quella dei
brevetti nazionali. Cioè si può chiedere il rilascio del brevetto a uno degli uffici che esistono a livello di tutti i singoli
stati. In Italia l’ufficio competente si trova a Roma come parte del ministero dello sviluppo economico. È competente a
rilasciare in Italia brevetti e marchi. L’inventore può richiedere il rilascio dei brevetti e si arriva a un’eventuale
concessione del brevetto. La seconda strada è quella del brevetto europeo rilasciato dall’ufficio europeo brevetti che ha
sede a Monaco di Baviera. Nella sua sintesi il brevetto europeo è in realtà una sorta di somma di tanti brevetti nazionali,
nel senso che si chiama brevetto europeo perché rilasciato presso l’ufficio europeo ma poi il risultato non è il solo
brevetto unico nazionale ma è un fascio di brevetti. Attraverso la procedura unica si ottengono tante porzioni nazionali
di brevetto valido in Italia, Francia, Germania,.. e ogni porzione nazionale poi vive di vita propria come fosse un
brevetto rilasciato in quello stato.
La procedura di concessione ha delle caratteristiche sia nel brevetto italiano che europeo. Ha caratteristiche in parti
comuni e in parte diverse.
Le parti comuni sono nella fase iniziale dove entrambe le procedure prevedono il deposito di una domanda di brevetto
con cui si chiede il rilascio di brevetto, si richiedere un periodo iniziale in cui la domanda è segreta e questo è il regime
di domanda del brevetto anteriore ancora segreto. Sono per l’appunto le domande non ancora pubblicate che sono nei
primi 18 mesi dal deposito. Dopo i 18 mesi la domanda è pubblicata e tutti la possono leggere. I compiti dell’ufficio
sono di esame, regolarità della domanda e poi inizia una fase che è l’esame sostanziale. Questo si articola in 2 fasi:
Prima fase di:
- Ricerca delle anteriorità, l’ufficio si fa carico di andare a cercare e reperire le attività pertinenti. Parti dello stato della
tecnica che eventualmente possono essere opposte al brevetto. E una volta reperite queste anteriorità procede a una
valutazione: esame preventivo di validità che viene compiuto prima, preventivamente rispetto alla concessione del
brevetto. La particolarità è che l’ufficio europeo utilizza proprio personale e proprie strutture e proprie divisioni di
esame. L’ufficio italiano invece non si è mai dotato di queste strutture e questo personale quindi l’esame in questo
caso viene delegato all’ufficio europeo attraverso una convenzione stipulata in base a questo accordo la ricerca di
anteriorità e l’opinione di requisiti di validità viene relegata all’ufficio di monaco. Anche la domanda di brevetto
italiana viene mandata a Monaco che controlla i requisiti di anteriorità e sulla base di questa ricerca l’ufficio italiano
prende la decisione sulla concessione di brevetto. Questa fase di esame è una fase in cui spesso si instaura un dialogo
tra l’ufficio e l’inventore che chiede il brevetto. L’ufficio può rilevare delle mancanze, chiedere all’inventore di
specificare meglio il testo brevettuale, può segnalare all’inventore che certe caratteristiche non sono originali. Si
vedrà poi in che modo e in che limiti si può intervenire sul testo della domanda di brevetto. È in questa fase che
l’inventore può ricevere osservazioni da parte dell’ufficio e riscrivere, modificare, aggiustare correggere la domanda
di brevetto per superare obiezioni da parte dell’ufficio.
- All’esito di questa fase di esame l’ufficio può decidere di:
- concedere il brevetto con le opportune modificazioni
- decisione di rifiuto del brevetto. Se il brevetto viene rifiutato, cioè l’ufficio dice che non è possibile chiedere
questa domanda di brevetto, il richiedente ha a disposizione degli strumenti di appello contro questa decisione.
In Italia queste decisioni possono essere impugnate davanti a un organo speciale che è la commissione dei
ricorsi e ulteriormente impugnare davanti alla corte di cassazione che è il massimo organo giudiziario. A livello
di ufficio europeo contro il rigetto si può far ricorso a una commissione di ricorso all’interno dello stesso
ufficio dei brevetti. Se nonostante le impugnazioni viene mantenuta la decisione di rigetto della domanda non
c’è niente da fare il brevetto non è stato concesso. Se invece il brevetto è stato concesso, solo davanti all’ufficio
europeo (non è previsto nell’ufficio italiano) terzi interessati possono fare una cosiddetta procedura di
opposizione con la quale un terzo interessato chiede che il brevetto concesso venga revocato perché ad avviso
di chi fa opposizione non ci sono i requisiti di validità. Si va davanti alla divisione opposizione e si dice che
“questo brevetto è stato concesso ma non doveva essere concesso quindi va cancellato”: la procedura di
opposizione ha 3 partecipanti: ufficio, titolare del brevetto e chi attacca il brevetto.
Alla fine della procedura, il brevetto può essere accettato, modificato, non accettato.
Tutto questo porta a una decisione sull’opposizione che può essere oggetto di appello all’interno dell’ufficio europeo.
La legge poi stabilisce che in ogni caso nonostante la concessione del brevetto, il superamento di un’eventuale
opposizione al brevetto concesso sono sempre possibili contestazioni da parte dei giudici. Le parti interessate
mantengono sempre il diritto di portare la loro contestazione davanti a un giudice.
Un brevetto concesso può sempre essere attaccato davanti a un giudice. Si chiederà al giudice se il brevetto ha requisito
di accettabilità o meno.
Territorialità: un brevetto ha efficacia solo per il territorio per il quale l’ufficio è competente a rilasciarlo. Il principio
di territorialità significa che il diritto esclusivo è circoscritto al territorio per cui è competente l’ufficio in cui è stato
lasciato. Si dà diritto esclusivo all’Italia e non ad altri paesi. L’esclusiva data al titolare è data solo al paese che lo ha
accettato.
Il brevetto rilasciato invece dall’ufficio europeo, alla convenzione del brevetto europeo aderiscono una quarantina di
stati e il richiedente può indicare per quali stati vuole la copertura dietro pagamenti di tasse. Normalmente si chiede la
copertura da parte di 6/7 stati. Il brevetto rilasciato, per cui il titolare lo ha chiesto non è un brevetto unico
sovranazionale ma è un fascio di brevetti paralleli stato per stato, concessi in parallelo con un’unica procedura. Il
brevetto europeo è una somma di tante porzioni nazionali con la conseguenza che poi le cause si fanno stato per stato
anche se il brevetto è europeo.
Brevetto PCT è una procedura unitaria a metà. Questo brevetto PCT dà una semplificazione alla fase iniziale. Ufficio
internazionale che è competente a ricevere una domanda per più stati aderenti a questo trattato di cooperazione,
prevedere una procedura per cui si cerca una procedura preliminare unica di brevettabilità e sussistenza di requisiti di
validità e dopo questa fase dove è stata posta la fase di domanda, analisi delle anteriorità, succede che gli incartamenti
vengono mandati a tutti gli uffici di tutti gli stati e poi la procedura prosegue sulla base della prassi della regola
dell’ufficio. In buona sostanza non è propriamente in via autonoma. Parte come procedura unica ma poi si ramifica in
tante procedure parallele.
Brevetto europeo con effetto comunitario. Prevede che sulla base di un accordo tra unione europea e ufficio di
Monaco se il sistema diventerà attuativo (al momento no) potrà essere chiesto all’ufficio europeo dei brevetti di
rilasciare un cosiddetto brevetto europeo con effetto unitario. Sarà unico per tutto il territorio europeo, non più per
fascio di brevetto ma un unico brevetto.
Parti del brevetto
Struttura del brevetto:
- Dati identificativi del titolare (soggetto che ha i diritti patrimoniali esclusivi sull’invenzione e gode del diritto di
esclusiva), dell’inventore (colui che ha effettivamente inventato il brevetto) e dell’eventuale rappresentante del
titolare (se nominato) pag.54 dispensa
- Titolo dell’invenzione e riassunto
- Eventuale rivendicazione di priorità
- Descrizione, parte dove si deve descrivere in modo sufficiente l’oggetto del brevetto. Inizia con la descrizione
dell’oggetto e espone i problemi tecnici che lo stato della tecnica non aveva ancora risolto. Ci possono essere anche
delle figure o formule che aiutano la descrizione
- Rivendicazioni, elenco di caratteristiche sulle quali, alla luce dell’invenzione, l’inventore vuole protezione. È un
elenco per punti, di solito sintetico. Le rivendicazioni sono elencate secondo:
- indipendenti (principali), quella dominante
- dipendenti (secondarie), sono aggiustamenti, perfezionamenti o accorgimenti aggiunti alla rivendicazione
indipendente, fanno rinvio a quella indipendente e ne aggiungono alcuni elementi
Permettono di rivendicare qualcosa di ampio senza correre il rischio di perdere qualcosa di più specifico per strada,
così facendo invece comprendo tutto.
Hanno poi utilità anche perché è possibile entro certi limiti modificare, correggere, limitare la domanda di brevetto.
Viene anche utilizzata la tecnica di accorpamento delle rivendicazioni per unire le 2 tipologie di rivendicazione.
La frase “si caratterizza per il fatto di” segna uno spartiacque tra ciò che fa parte dello stato della tecnica e ciò che
secondo il titolare non lo fa e quindi necessità di protezione. La parte pre-caratterizzante è quella che si colloca prima,
ed è una parte dove non si richiede l’esclusiva ma si indica cosa è già noto, la parte che viene dopo è quella
caratterizzante e contiene le caratteristiche che l’inventore ritiene inventive e sulle quali richiede protezione.
- Eventuali disegni
Ogni brevetto deve avere ad oggetto una sola invenzione (art. 161 c.p.i.). La Convenzione di Monaco prevede invece
che il brevetto deve avere ad oggetto una sola invenzione o anche «più invenzioni tra le quali esista un legame tale che
costituiscono un solo concetto inventivo generale» (art. 82).
Domande divisionali, risultano da frammentazioni della domanda originale e la data di registrazione è quella della
domanda originale.
Altre 2 importanti considerazioni:
- contenuto, ovvero tutto ciò che è contenuto nella domanda di brevetto
- oggetto, è all’interno del contenuto, la parte del brevetto in cui viene indicato perimetro dell’esclusiva, ciò che rientra
nell’ambito dell’esclusiva e ci viene indicato nelle rivendicazioni
I brevetti farmaceutici possono avere durata fino a 25 anni, perché può essere richiesto un certificato supplementare di
protezione che ne prolunga la durata fino a un massimo di appunto 25 anni. Le rivendicazioni in campo farmaceutico
riguardano: prodotto (composto), composizione del farmaco, modo d’uso, procedimento di preparazione.
Diritto al brevetto e diritto morale
Art. 62 e 63
Diritto morale: è il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione, è un diritto inalienabile e non trasmissibile
come tutti i diritti della personalità (art.62). Sorge in capo all’inventore persona fisica. Nelle domande in cui non è
nominato l’inventore, egli può tramite causa far aggiungere il suo nome.
Diritto patrimoniale: riguarda l’esclusiva. Bisogna distinguere il diritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto) e
diritto di brevetto (o sul brevetto). Il primo indica chi è legittimato a chiedere il brevetto su quell’invenzione, è
alienabile e trasmissibile. Il diritto sul brevetto è invece quello che sorge dopo, con la brevettazione, e consiste nello
sfruttare in esclusiva e trarne tutte le utilità possibile il brevetto (art.63-64-65).
Questi articoli dicono chi ha diritto a chiedere il brevetto, e poi ci sono articoli che indicano l’ambito di tutela concesso
al brevetto.
L’art. 63 dice che il diritto al brevetto spetta all’inventore o ai suoi aventi causa (soggetti a cui viene trasferito il diritto o
eredi); a questa regola c’è però una deroga significativa.
L’art. 64 infatti pone deroghe. Quando il brevetto è realizzato da lavoratori dipendenti il diritto spetta all’impresa
(invenzioni dei dipendenti intesi come prestatori di lavoro subordinato).
Il dipendente inventore è sempre titolare del diritto morale sull’invenzione.
Sono previsti 3 casi:
- invenzione di servizio, dipendente assunto e pagato per svolgere attività inventiva. L’invenzione è realizzata
nell’esecuzione del rapporto di lavoro. In tal caso il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro e nessun compenso è
dovuto al dipendente (art.64 comma 1)
- invenzione d’azienda, dipende che arriva all’invenzione svolgendo le sue mansioni lavorative, ma non era stato
assunto per svolgere attività inventiva e quindi neanche pagato per questo (es. tecnico di laboratorio). In questo caso
il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro e al lavoratore dipendente spetta un equo premio (art.64 comma 2).
Sono poi elencati una serie di metodi per calcolare il premio
- invenzione occasionale, molto meno frequente nella pratica. Lavoratore che giunge a un’invenzione senza che le sue
mansioni siano minimamente collegate a quelle dell’ambito dell’invenzione, ma rientra nell’ambito di attività del
datore di lavoro. In questo caso il diritto spetta al dipendente, il datore ha un diritto di opzione per acquisto del
brevetto o per la concessione di una licenza, a fronte del pagamento di un corrispettivo al dipendete (art.63 comma 3)
Art. 64.6 c.p.i. Se il dipendente lascia l’azienda del datore di lavoro e successivamente deposita una domanda di
brevetto su una invenzione rientrante nel campo di attività dell’ex datore, qualora la domanda sia depositata entro un
anno da quando il dipendente ha lasciato l’azienda, si presume fino a prova contraria (che è onere del dipendente
fornire) che l’invenzione sia stata conseguita quando ancora il dipendente lavorava nell’azienda dell’ex datore e che
perciò si applichino le norme dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 64 c.p.i.
Invenzioni realizzate da ricercatori di università e di enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.). In questo caso, in deroga
all’art. 64 c.p.i., il diritto al rilascio del brevetto spetta al ricercatore; l’università o l’ente pubblico hanno però diritto a
una parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione.
Il c.p.i. non regola l’ipotesi di invenzioni realizzate da lavoratori autonomi o su commessa.
Normalmente il diritto al rilascio del brevetto è regolato dal contratto e spesso è attribuito al committente.
Si ritiene che, ove il contratto non preveda una disciplina al riguardo, l’invenzione spetti al committente in base ai
principi generali in tema di contratto d’opera e di contratto di appalto o anche in forza di una applicazione analogica
dell’art. 64 c.p.i.
Se brevetto depositato da un non avente diritto bisogna rifarsi all’art 118 del codice della proprietà industriale: l’avente
diritto ha 2 possibilità: fare annullare del tutto la domanda; o una rivendica, farsi ritrasferire la domanda di brevetto che
è stata fatta abusivamente.
Ambito di tutela
È il diritto del titolare di escludere, è un’esclusiva e spetta al titolare.
- Facoltà negativa: diritto di vietare ad altri di tenere determinate condotte di sfruttamento del brevetto.
- Facoltà positiva nel senso che il titolare del brevetto è padrone dell’oggetto della sua esclusiva e può farne ciò che
vuole, può cederla o trasferire i diritti a terzi, darla in licenza,…
Oggetto del brevetto: ciò su cui il titolare ha l’esclusiva. Per stabilire l’oggetto del brevetto (oggetto su cui si ha
l’esclusiva) si deve effettuare l’interpretazione del brevetto, può non essere semplice se non si tengono presenti alcune
regole:
1. Oggetto del brevetto è solo ciò che è scritto nelle rivendicazioni. Ciò che non è scritto nelle rivendicazioni non è
protetto. Le rivendicazioni devono indicare “ciò che si intende debba formare l’oggetto del brevetto”, è onere del
titolare dire che cosa vuole che sia protetto. Se non lo dice nelle rivendicazioni è come se avesse detto che su
qualcosa non vuole rivendicazione.
2. Regola consequenziale che dice che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, la descrizione e i
disegni servono a interpretare le rivendicazioni (art.52). Solo ciò che è scritto nelle rivendicazioni è protetto. Il
comma 3 precisa che questa operazione di interpretazione deve essere fatta in modo da garantire nel contempo
un’equa protezione del titolare e una sicurezza giuridica ai terzi. Equa protezione: le rivendicazioni sono
necessariamente scritte per punti sintetici. Può succedere che in questa necessaria sintesi qualche termine di
rivendicazione a causa della sua sintesi non sia chiarissimo. In questi casi se quel termine comunque è presente
nelle rivendicazioni è possibile andare a vedere nella descrizione e nei disegni se c’è qualche elemento che permette
di chiarirlo meglio ai fini dell’interpretazione e non di implementazione.
3. Il brevetto protegge ciò che è simultaneamente scritto e rivendicato. Il perimetro dell’esclusiva è solo ed
esclusivamente solo ciò che si trova nelle rivendicazioni, ma se un elemento è presente nelle rivendicazioni allora a
quel punto possono essere utilizzati disegni per miglior precisazione e mai a fini di integrazione.
Quando c’è un contenzioso brevettuale, c’è un terzo che evidentemente ha tenuto una certa condotta, bisogna
confrontare ciò che ha fatto con l’ambito dell’esclusiva.
Contraffazione: attività di violazione di una privativa, quindi senza il consenso del titolare. Sinonimo di violazione
della privativa ed interferenza con l’esclusiva.
La parola contraffazione indica una attività di violazione di una privativa di una esclusiva quindi chiunque senza il
consenso del titolare di un diritto esclusivo tiene una condotta che la legge riserva in esclusiva al titolare compie una
contraffazione. Sinonimo sono violazione e interferenza.
I limiti della protezione (oggetto del brevetto) sono determinati dalle rivendicazioni; la descrizione e i disegni servono a
interpretare le rivendicazioni (art. 52.2 c.p.i.).
Diritto di esclusiva
Facoltà esclusiva -> diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare invenzione e di trarne profitto nel
territorio. Il diritto di brevetto coincide con la concessione del brevetto, nasce così il diritto esclusivo, che sorge quando
il diritto vien concesso. I 20 anni di protezione decorrono dal momento del deposito della domanda di brevetto e non
dalla concessione. Vale la stessa regola nel caso in cui vi è rivendicazione di una priorità.
Facoltà esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66.1 c.p.i.). Si tratta
del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge con la concessione del brevetto (art. 53.1 c.p.i.) e ha durata di 20
anni decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto (art. 60 c.p.i.), anche quando viene rivendicata una
priorità (diversa dalle rivendicazioni). Nel periodo tra deposito e concessione il titolare ha protezione.
La facoltà esclusiva, distingue due casi:
1. Brevetto di prodotto: il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a
tali fini il prodotto (art. 66.2.a c.p.i.). Produrre o usare: basta una sola di queste condotte per essere un
contraffattore. Già solo per aver prodotto si ha violato il brevetto. Tutti i soggetti che utilizzano non in ambito
privato, quindi in un’attività economica il prodotto brevettato sono contraffattori. Il titolare ha una esclusiva. Può
prendersi con tutti quelli che fanno attività con rilievo commerciale sul suo prodotto. Non è il titolare costretto a
rivendicare solo al venditore al dettaglio ma può farlo anche ai grossisti, agli intermediari, tutti coloro che rientrano
in tutte le fasi di produzione.
2. Brevetto di procedimento: il titolare può vietare a terzi di applicare il procedimento; può inoltre vietare a terzi di
produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il
procedimento (art. 66.2.b c.p.i.). In base al principio di unità dell’invenzione se si vuole un’esclusiva sia sul
prodotto che sul procedimento bisogna depositare 2 brevetti o bisogna depositare un brevetto in cui si rivendicano
prodotto e procedimento. Se si rivendica solo il procedimento il legislatore poteva far sì che venisse tutelato solo il
procedimento, ma il legislatore ha ritenuto equo aggiungere qualcosa al titolare di procedimento cioè aggiungergli
automaticamente una tutela che in certi casi si estende al prodotto ottenuto con quel procedimento. È una norma a
favore del titolare una sorta di aggiunta d’integrazione di tutela sia del procedimento che del prodotto. Non è come
dire di avere un brevetto di prodotto, ma è una esclusiva relativa al prodotto ottenuto con il procedimento se un
prodotto identico è creato con un procedimento diverso non c’è tutela.
Ci sono 2 approcci:
- Teoria cronologica: solo il prodotto che è il risultato immediato dell’applicazione del procedimento è prodotto
direttamente ottenuto. Se si ha un procedimento che porta alla formazione di una lastra, la quale deve essere
ulteriormente lavorata per portare alla creazione della griglia; si assume che la lastra ovvero il semilavorato sia un
prodotto direttamente ottenuto; mentre il prodotto finale, la griglia, sia un prodotto indirettamente ottenuto.
- Tesi sostanziale o delle qualità: per stabilire se il prodotto è direttamente ottenuto oppure no, non ci si limita a
considerare solo il primo risultato immediatamente ottenuto ma si deve guardare anche i risultati successivi e vedere
se il prodotto ulteriore ha caratteristiche e qualità che non potrebbe avere se a monte non ci fosse stato un
procedimento brevettato.
Es.: procedimento di fabbricazione di un contenitore metallico. Brevetto su prodotto ha protezione dell’oggetto. Se un terzo ottiene
un contenitore con lo stesso procedimento allora il terzo è in violazione, se invece ottiene lo stesso prodotto con procedimento
diverso non si ha violazione.
Art. 67:Nel caso di brevetto di procedimento si presume fino a prova contraria che il terzo sia responsabile di
contraffazione se il suo prodotto è identico al prodotto ottenuto con il procedimento brevettato (se il terzo non fa un
prodotto identico non c’è motivo di pensare che ci sia contraffazione) e se:
a) il prodotto ottenuto con il procedimento è nuovo (prodotto che prima non c’era con quelle caratteristiche); o
b) vi è una sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento brevettato e il titolare del
brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato (art. 67 c.p.i.).
Normalmente chi fa una causa di contraffazione del suo brevetto deve dare prova della sua violazione. Non è tenuto a
dare una prova contraria il convenuto, chi è chiamato in giudizio a difendersi.
Su questa regola generale il legislatore tiene conto di una difficoltà oggettiva del titolare nel fornire la prova.
In particolare, nel brevetto di procedimento è più difficile dare la prova di violazione perché il procedimento è più
difficile da provare, su ha così un’Inversione dell’onere della prova, ciò vuol dire che è l’altra parte (convenuto) che
deve fornire la prova.
Supponiamo che io brevetti un prodotto ottenuto con un certo procedimento, la mia tutela è limitata al prodotto se
ottenuto solo tramite quel procedimento o no? Il prodotto è tutelato in sé. Per il brevetto di procedimento (product by
process) la tutela opera solo con il prodotto ottenuto con quel procedimento.
Dove invece ci sono delle posizioni divergenti è se il brevetto di prodotto ha una tutela assoluta o relativa.
Assoluta significa che il prodotto una volta brevettato è tutelato in relazione a tutti gli usi possibili, anche quelli non
individuati dal titolare al momento del deposito della domanda di brevetto.
Tutela relativa significa che il prodotto brevettato è brevettato all’uso individuato dal titolare.
Nel campo chimico dove è frequente il fenomeno dei nuovi usi, se brevetto il composto sono riservate a me titolare
anche i nuovi usi che io titolare non avevo ipotizzato.
La tutela relativa è prevalente nella nostra esperienza italiana mentre negli altri brevetti europei prevale quella assoluta.
La tutela relativa dice che la tutela assoluta crea degli sbarramenti, limita la ricerca applicativa.
Brevetto dipendente non può essere attuato senza prima attuare un brevetto a monte. La soluzione di questi casi è che il
titolare del brevetto dipendente lo può validamente brevettare ma non lo può attuare senza il consenso del titolare del
primo cioè senza chiedere una licenza del titolare del primo brevetto.
Tipi di contraffazione
Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o procedimento brevettato o comunque delle
parti in cui si incorpora l’idea inventiva.
Contraffazione per equivalenti: gli elementi in cui si incorpora l’idea inventiva vengono sostituiti con elementi
diversi, ma equivalenti a quelli descritti e rivendicati nel brevetto (art. 52, comma 3-bis, c.p.i.). Vi è equivalenza se il
prodotto o procedimento del terzo, pur essendo diverso da quello brevettato, attua la medesima idea inventiva protetta
dal brevetto.
Per determinare se vi è equivalenza sono utilizzati 2 criteri:
- evidenza/ovvietà per il tecnico medio, bisogna vedere se per il tecnico medio è evidente che quella soluzione
permette di attuare la stessa idea inventiva ossia se la soluzione strutturale è ovvia
- test «funzione-modo-risultato», si va a vedere se la realizzazione del terzo svolge la stessa funzione del brevetto, se la
svolge nello stesso modo e se arriva allo stesso risultato. Se questi elementi sono pressoché gli stessi, c’è violaziione
Es. brevetto Barilla su impianto essicazione della pasta (lasagne); si essiccano le sfoglie adagiandole su vassoi poi fatti scorrere
all’interno di aria calda; la sfoglia si corrugava (primo problema) ed erano richiesti impianti lunghi in quanto tutto veniva effettuato
in maniera orizzontale (secondo problema). Brevetto risolve i problemi attraverso un sistema di piastre montate in maniera verticale
con fori e addossate una all’altra; le piastre ruotano all’interno del forno; si ha una zona dove si aprono per prendere le sfoglie e si
richiudono bloccandole per tutto il processo fino al momento finale. Un concorrente, un terzo; costruisce delle piastre con scanalature
verticali al posto dei fori: aria calda arriva a contatto delle sfoglie attraverso queste fessure. Barilla fa causa di contraffazione e il
terzo si difende affermando la differenza strutturale tra le piastre; inoltre l’aria tocca le sfoglie in maniera verticale e non orizzontale.
Barilla ritiene che vi sia contraffazione per equivalenti.
Vari giudizi; infine si afferma contraffazione in quanto per il tecnico medio era ovvio arrivare a quella differenza strutturale (il test
delle 3 caratteristiche poneva problema sul modo).
Contraffazione indiretta, è il terzo tipo, è l’ipotesi in cui un soggetto non svolge direttamente un’attività di
contraffazione, ma fornisce a un terzo i mezzi necessari per violare il brevetto. L’elemento somministrato non è coperto
dal brevetto, quindi in sé e per sé chi vende l’elemento non fa nulla di illecito, ma se lui non fornisce l’elemento non ci
sarebbe la contraffazione.
Da un lato c’è l’intenzione di colpire a monte un’attività, ma dall’altro non si può punire una persona per aver venduto
elementi non brevettati.
Ecco perché per questo tipo di contraffazione per contributo non basta la semplice fornitura, ma occorre che questi
mezzi siano univocamente destinati all’utilizzo del brevetto (violazione) o che chi li fornisce sappia che siano utilizzati
per contraffare il brevetto.
Contraffazione che colpisce sia chi usa i mezzi sia chi li fornisce.
La legislazione di questo tipo di contrattazione si trova nell’art. 66 comma 2 bis, ter, quater.
- Art. 66, comma 2-bis, c.p.i.: “Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione
dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua
attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità
e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza”. Fornire
o offrire di fornire questi elementi costituisce contraffazione indiretta se si tratta di un elemento indispensabile
dell’invenzione e necessario per la sua attuazione. Deve essere qualcosa che serve esplicitamente ad attuare l’idea
inventiva. (es. macchina del caffè con elementi brevettati, e terzo che produce cialda utilizzabile nella macchina, non
è contraffazione perché non riguarda il brevetto)
- Art. 66, comma 2-ter, c.p.i.: “Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano
correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati
ai sensi del comma 2”. Il terzo comma dice che se i prodotti forniti si trovano in commercio (di uso quotidiano, es.
chiodi, viti bulloni,..). C’è contraffazione solo quando c’è intenzione e venga attivamente stimolato il terzo a violare
il brevetto.
- Art. 66, comma 2-quater, c.p.i.: “Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione
dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1”. Il quarto comma afferma che non si
considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che non siano titolari del brevetto o persone da
lui legalmente autorizzati. Si qualificano come soggetti diversi dagli aventi diritto, ciò significa che chi fornisce i
mezzi per attuare l’invenzione a un soggetto che attuerà attività dell’art.68, significa che fornisce i mezzi a un
soggetto non avente diritto. Ci può quindi essere contraffazione indiretta, nonostante l’attività finale sia lecita. È una
norma problematica, pensata per 2 ipotesi particolari:
- stampa 3D, per fini di copia di prodotti brevettati
- Bolar, ciò l’eccezione che consente al genericista di fare i test per avere l’autorizzazione, ma ciò potrebbe far si
che il genericista produca in casa e metta in piedi un’attività di fornitura, che sarebbe lecita, ma non con grandi
quantità prodotte.
Invenzioni derivate e brevetti dipendenti
Non sono la stessa cosa, la prima è un concetto più ampio, mentre per brevetti dipendenti si può parlare solo per alcune
invenzioni derivate.
Un’invenzione derivata è un’invenzione che deriva da una precedente invenzione (trovato anteriore). Le invenzioni
derivate si dividono in:
1. Invenzione di perfezionamento, non c’è una vera e propria invenzione autonoma, ma l’invenzione si innesta su
quella precedente.
2. Invenzione di combinazione, si combinano elementi noti in un unico dispositivo. È un caso limite perché non
sempre si arriva all’accettazione dell’invenzione come brevetto. L’unione deve dare un risultato sorprendente,
inatteso o dia un’efficacia sinergica inattesa.
3. Invenzione di traslazione, idea di soluzione che viene trasferita e replicata in un altro settore. Es. invenzione di
nuovo uso in campo chimico (cura della malattia alfa, e lo stesso composto cura anche la malattia beta).
Un’invenzione derivata è anche dipendente quando, secondo art.45, l’invenzione derivata si trova in un rapporto con
l’invenzione da cui ha preso le mosse per il quale per attuarla è necessario utilizzare un processo o un procedimento
dell’invenzione anteriore (come nel caso tipico del perfezionamento).
Un brevetto dipendente, anche se valido, non può essere attuato senza il consenso del titolare del brevetto principale;
senza questo consenso vi è contraffazione. Sono però possibili, a certe condizioni, le licenze obbligatorie.
Nel caso della traslazione e del nuovo uso, si tende a dire che il brevetto derivato non è dipendente. Se però seguo la
teoria assoluta (secondo cui c’è dipendenza) o la teoria relativa (non c’è dipendenza) può esserci un differente
trattamento.
Brevetti dipendenti, sono brevetti validi, ma vincolati, non liberamente attuabili.
Usi leciti dell’invenzione altrui
Sono casi in cui senza il consenso del titolare il terzo può attuare l’invenzione brevettata.
Non vanno confusi coi casi di licenza obbligatoria (secondo cui a certe condizioni può essere autorizzato ad utilizzare il
brevetto altrui). Queste attività non richiedono l’autorizzazione di nessuno.
L’art.68 prevede 4 tipologie di uso lecito dell’invenzione oggetto del brevetto altrui:
1. Atti compiuti in ambito privato e non a fini commerciali, es. invenzione attuata a casa mia
2. Uso in via sperimentale, è un’eccezione fondamentale. L’uso dell’invenzione brevettata non per copiarla, per
destinarla al mercato, ma per fare sperimentazione innovativa, ricerca. È una norma cardine nella logica dei
brevetti. Si possono utilizzare le informazioni per creare innovazione. Interesse per ricerca e innovazione
3. Studi e sperimentazioni per l’ottenimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco,
“conseguenti adempimenti pratici ivi comprese la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie.” Le ultime due parole limitano l’utilizzo del principio solo
a determinati studi che il genericista vuole fare, anche per impedire che inizi a produrre all’ingrosso senza che il
brevetto sia già scaduto. Infatti può avviare attività e produrre tanto solo a brevetto scaduto. L’interesse prevalente è
quello di aumentare la disponibilità di farmaci per i pazienti e sgravare i costi dallo stato.
4. Preparazione estemporanea e per unità medicinali nelle farmacie su ricetta medica, purché non si utilizzi un
principio attivo realizzato industrialmente (eccezione galenica). Interesse alla salute del paziente che non riesce ad
avere il farmaco sul mercato.
Diritto di pre-uso
L’art. 68.3 c.p.i. regola l’ipotesi in cui un soggetto realizza un’invenzione, inizia a sfruttarla, ma non la brevetta.
Successivamente, un terzo, indipendentemente, realizza la stessa invenzione per conto proprio e deposita domanda di
brevetto.
Ci sono 2 casi:
- se l’utilizzo comporta accessibilità al pubblico, e quindi l’invenzione entra a far parte dello stato della tecnica e
quindi qualunque brevetto successivo è privo del requisito di novità
- se l’utilizzo rimane segreto, l’invenzione rimane brevettabile
Il vero problema è che il pre-utente utilizza l’invenzione in modo segreto, ma un terzo arriva in modo indipendente
all’invenzione e la brevetta per primo. Ciò comporta che quest’ultimo che ha brevettato ne acquisisce i diritti esclusivi.
Al pre-utente però non è imposto di smettere di utilizzare l’invenzione, si ha una soluzione di compromesso, il brevetto
è di chi è arrivato primo alla brevettazione, ma a chi l’ha pre-utilizzato è concesso di continuare a certe condizioni
l’attività che stava ponendo in essere, se l’utilizzo è stato effettuato negli ultimi 12 mesi, se invece si è interrotto
l’utilizzo da un anno, l’uso non è più concesso (ne può fare a meno).
L’uso non può essere esteso in alcun modo.
Esaurimento
L’ambito di tutela del brevetto è poi limitato dalla regola dell’esaurimento, art.5.
Esaurimento del diritto, per cui si intende una situazione nella quale si esauriscono i diritti esclusivi su un certo
esemplare di prodotto incorporante l’invenzione.
Questa regola vuole garantire al titolare il suo profitto, ma non un sovra-profitto che scaturirebbe dalla possibilità di
rivendere il prodotto. Al titolare si garantisce la prima vendita e il prezzo (monopolistico), ma dopo che ha venduto o ha
dato autorizzazione a vendere, il prodotto può circolare liberamente ed essere rivenduto. Non è possibile bloccare la
successiva circolazione e rivendita dei prodotti messi in commercio dal titolare.
L’esaurimento opera solo su esemplari di prodotto che il titolare mette in commercio (e quindi il quantitativo di merci
che vende). La norma opera solo per i prodotti messi in commercio in Italia (esaurimento nazionale), nello spazio
economico europeo si parla di esaurimento comunitario (importazioni parallele).
Non è invece ammesse l’esaurimento internazionale.
Cessione e licenza
Distinzione tra diritti morali (non oggetto di atti a disposizione, non trasferibili, no successione ereditaria, sempre legati
alla persona dell’inventore) e diritti patrimoniali (pienamente disponibili, possono essere oggetto di negozi giuridici per
cui il titolare di brevetto ne dispone).
Dei diritti patrimoniali si può disporre o trasferendoli ad altri oppure mantenendo il diritto esclusivo al titolare e dando
la possibilità al terzo di sfruttare l’invenzione brevettata.
I casi di trasferimento possono derivare o da atti inter vivos o da successione ereditaria (mortis causa, oggetto di
disposizione testamentaria).
Gli atti di disposizione più frequenti sono:
- cessione: contratto con cui il titolare trasferisce i diritti sul brevetto a un altro soggetto. Sono questi contratti
relativamente semplici nella loro struttura, sono contratti ad effetti istantanei. Cessione a fronte di un corrispettivo, il
titolare vende il brevetto al terzo e questi accetta e versa al titolare la somma x. Da questo momento il diritto
patrimoniale è del terzo che ha comprato il brevetto.
- licenza: è il contratto con cui un soggetto titolare del brevetto (licenziante) pur rimanendo titolare autorizza un altro
soggetto (licenziatario) a sfruttare l’invenzione brevettata.
Il titolare autorizza un terzo (licenziatario) a sfruttare un brevetto ed in cambio di questa facoltà di godimento versa
un corrispettivo al titolare (licenziante, senza trasferire diritti sul brevetto).
Non è un contratto ad effetti istantanei, ma un contratto a durata che costituisce un rapporto giuridico destinato a
esplicare i suoi effetti nel corso del tempo. In questo modo per un periodo di tempo il licenziatario usufruisce del
brevetto del licenziante. Bisogna definire come questo rapporto si protrarrà nel tempo.
Il corrispettivo (canoni o royalties) non è obbligatorio, i contratti di licenza potrebbero essere a titolo gratuito, ma in
realtà sono sempre a titolo oneroso e a scadenze prestabilite. È difficile determinare un corrispettivo equo. Questo in
corso di rapporto potrebbe creare squilibri. (tecnologia brevettata obsoleta e può avere meno mercato, il brevetto vale
meno se ci si avvicina alla scadenza). Il corrispettivo non ha una somma fissa, ma viene parametrato al fatturato o
agli utili che il licenziatario riesce a trarre dallo sfruttamento dell’invenzione brevettata. Il licenziatario fa un
rendiconto di quanti utili ha tratto dal brevetto e il corrispettivo per quel periodo di tempo viene quantificato come
una percentuale di quell’utile rendicontato.
Ci possono poi essere anche clausole di minimo garantito. È possibile prevedere una entry fee (pagata solo per il
fatto di avere una licenza) oppure il licenziatario si fa carico di pubblicità o di entrare in nuovi mercati (marketing a
proprie spese).
Tipi di licenza
- esclusiva (costa di più): il titolare si impegna a dare solo quella licenza e può anche impegnarsi a non sfruttare lui
l’invenzione brevettata (es. proprietario dell’appartamento dato in locazione). Vantaggio di essere l’unico a sfruttare
il brevetto.
- non esclusiva: il titolare resta libero di concedere altre licenze ad altri soggetti. Quindi il licenziatario potrebbe
trovarsi in concorrenza con altri terzi o con il titolare stesso.
I contratti di licenza possono contenere limiti di tempo, ci possono essere delle possibili clausole di rinnovo automatico
salvo disdetta, è possibile evidenziare un’unica area dove vale l’esclusiva di licenza e così via.
In mancanza di una previsione di legge, i contratti di cessione e licenza sono in forma libera, quindi non
necessariamente devono essere per iscritto, pena la nullità. Possono essere fatti in modo orale o persino a fatti
concludenti. Ma di fatto, siccome richiedono tante precisazioni, vengono fatti in forma scritta.
Per rendere i fatti opponibili a terzi viene comunque prevista una trascrizione.
Di per sé cessione e licenza non sono nulle anche se pattuite oralmente.
Licenze obbligatorie
Nei brevetti c’è la disciplina aggiuntiva delle cosiddette licenze obbligatorie che sono obiettivamente una disciplina di
compromesso con cui il legislatore bilancia interessi opposti.
Di regola il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia se concedere o meno una licenza. Tuttavia, in
alcuni casi, se il titolare rifiuta di concedere una licenza volontaria, il terzo può chiedere e ottenere una licenza
obbligatoria.
È un provvedimento amministrativo. Se l’ufficio riscontra che ci sono presupposti della licenza.
Le licenze obbligatorie non sono casi di liberi usi, ma il terzo deve avere l’autorizzazione per sfruttare il brevetto e può
averla dal Ministro Ufficio europeo brevetti e marchi.
La licenza obbligatoria viene concessa, se ne ricorrono i presupposti, con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico, su istanza del terzo interessato e all’esito di un procedimento davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Con la licenza obbligatoria il terzo viene autorizzato a sfruttare l’invenzione brevettata, anche senza il consenso del
titolare del brevetto.
La licenza obbligatoria può essere concessa in 2 casi:
- licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto, (art. 70 c.p.i.). Se, trascorsi 3 anni dal
rilascio del brevetto, l’invenzione brevettata non sia stata attuata o sia stata attuata “in misura tale da risultare in
grave sproporzione con i bisogni del Paese” o se, dopo una iniziale attuazione, l’attuazione dell’invenzione sia stata,
per oltre 3 anni, “sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese”, ogni
terzo interessato può chiedere una licenza obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione.
La licenza però non può essere concessa “se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla
volontà del titolare del brevetto”.
- licenza obbligatoria in caso di brevetto dipendente(art. 71 c.p.i.), ovvero il brevetto non può essere sfruttato per un
precedente brevetto ancora in vigore. Se un’invenzione protetta da brevetto non può essere attuata senza attuare una
precedente invenzione ancora brevettata, il titolare del secondo brevetto (dipendente) può ottenere una licenza
obbligatoria sul primo brevetto, nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione dipendente e a condizione che
quest’ultima “rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di
considerevole rilevanza economica”.
Disposizioni comuni ai 2 tipi di licenza obbligatoria (artt. 72, 73 e 199 c.p.i.):
Occorre una istanza motivata, presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
• Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare “di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non
• aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni”
La licenza obbligatoria non può essere concessa “quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a
• meno che non dimostri la sua buona fede”
La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva
• Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un “equo compenso”, la cui misura è
• determinata nel decreto di concessione della licenza
Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e le condizioni della licenza
• La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del decreto di concessione
• oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la concessione della licenza
Licenza di diritto (c’è ma non si vede mai nella prassi)
È possibile fare un’offerta al pubblico per la conclusione di un contratto.
Licenza di diritto non significa che sia concessa direttamente per legge.
Il titolare del brevetto può fare una offerta al pubblico per la concessione di una licenza per l’uso non esclusivo
dell’invenzione (art. 80.1 c.p.i.).
Se un soggetto notifica al titolare un’accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è concluso, anche se non viene
accettato il compenso proposto dal titolare nell’offerta (art. 80.2 c.p.i.).
Se il compenso non viene accettato, la misura del compenso viene determinata con “equo apprezzamento” da un
collegio di arbitratori (art. 80.3 c.p.i.).
Cause di nullità e decadenza
Situazioni patologiche che pongono fine alla vita del brevetto.
Situazioni in cui il brevetto è stato concesso, ma ha un vizio originario che ne determina la nullità. È come se il diritto
non avesse mai prodotto i suoi effetti. Art.77 alcuni effetti del brevetto resistono alla nullità.
Le cause di decadenza sono quando il brevetto è validamente concesso, ma nel corso della vita del brevetto succede
qualcosa per cui non è possibile che il brevetto continui ad esistere. Dal verificarsi di una certa situazione il brevetto
sparisce.
Quali sono le cause di nullità e decadenza?
Un brevetto è nullo, in base all’art. 76.1 c.p.i., se:
- il trovato non rientra tra le entità brevettabili ai sensi dell’art. 45 c.p.i.
- non sussistono tutti i requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46, 48, 49 e 50 c.p.i. (industrialità, novità,
originalità, liceità)
- l’invenzione non è sufficientemente descritta ai sensi dell’art. 51 c.p.i.
- l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale (situazioni tra il momento di deposito della
domanda e la concessione del brevetto) o la protezione è stata estesa (post concessione).
Sappiamo già cosa vuol dire contenuto della domanda di brevetto comprensivo di tutte le parti della domanda e
oggetto ovvero ciò su cui il titolare rivendica un’esclusiva, quindi ciò che è scritto nelle rivendicazioni. Può accadere
che durante la procedura di brevettazione, l’ufficio rilevi che parti del brevetto non abbiano requisiti e quindi chi ha
richiesto il brevetto può limitarlo, è possibile togliere dalle rivendicazioni.
È possibile che prima della concessione, il brevetto sia ancora in una situazione in cui è possibile intervenire. Se
aggiungo qualcosa che non c’era, non lo posso fare e il brevetto è nullo: posso mettere nelle rivendicazioni solo ciò
che c’era già (ad esempio nella descrizione).
Il titolare può rendersi conto che un elemento inventivo c’è nella descrizione, ma non lo aveva rivendicato. Finché il
brevetto non è concesso è possibile aggiungere l’elemento alle rivendicazioni. Quindi finché il brevetto non è ancora
concesso è possibile attingere al brevetto ed estendere l’oggetto della protezione, aggiungendo qualcosa alle
rivendicazioni.
- il brevetto è stato concesso a un non avente diritto e l’avente diritto “non si sia valso delle facoltà accordategli
dall’art. 118 c.p.i.” (rivendica del brevetto). (es. dipendente che si licenzia ed utilizza il brevetto. Se al titolare non
interessa rivendicare il brevetto, può agire per la nullità.Il titolare può: farsi trasferire la domanda di brevetto,
farla respingere).
- Nullità parziale se “le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto” (art. 76.2 c.p.i.).
- Possibilità di conversione del brevetto nullo (art. 76, commi 3 e 4, c.p.i.).
Anche se il brevetto è concesso si può sempre andare da un giudice per farlo annullare.
Le cause di decadenza di un brevetto sono solo 2 ipotesi:
- mancata attuazione nel caso previsto dall’art.70.4: un soggetto ottiene licenza obbligatoria e poi non attua il brevetto.
- mancato pagamento delle tasse annuali
Diritto d’autore
Opere protette e requisiti di protezione
La legge protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo. Le opere dell’ingegno sono opere protette con il diritto
d’autore ed il carattere creativo è il requisito per l’esistenza di un valido diritto d’autore.
Sono tutte le forme di manifestazione artistica.
Il carattere creativo è un concetto sfuggente. Non c’è margine di discrezionalità. Se scrivo un margine di leggi fisiche,
una formula non è creativa.
Si dice che non basta la novità soggettiva, ma ci vuole anche una novità oggettiva (incontri fortuiti).
Due autori arrivano a fare la stessa opera (pittori che fanno quadri simili, racconto in letteratura che è simile ad un
altro). Se la seconda opera viene fatta per puro caso arrivando a quell’opera con il proprio ingegno, c’è carattere
creativo? Si anche se è identica, è in sé originale. L’autore non sapeva dell’esistenza dell’opera precedente quindi per lui
la sua era nuova.
La legge, invece, afferma che un’opera oggettivamente simile a quella anteriore non può essere protetta dal diritto di
autore, anche se effettuata per pura coincidenza.
Opere protette:
- Opere dell’ingegno di carattere creativo (art. 1 l.d.a.)
- Appartenenti a: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia
Elenco di opere protette.
Art. 2 l.d.a.: opere tradizionali e opere utili
• Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose
• Opere e composizioni musicali
• Opere coreografiche e pantomimiche
• Opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative
• Disegni e opere dell’architettura
• Opere cinematografiche
• Opere fotografiche
• Programmi per elaboratore
• Banche di dati
• Opere del disegno industriale
•
Requisiti di protezione
Carattere creativo. L’opera deve essere frutto di una scelta personale dell’autore nell’espressione di un’idea; deve
rispecchiare la personalità dell’autore. Originalità e individualità dell’opera.
Basta l’originalità (creazione autonoma dell’autore) o deve esserci anche una novità oggettiva (diversità dell’opera da
altre già esistenti)?
Requisito aggiuntivo del valore artistico solo per le opere del disegno industriale.
Protezione solo della forma espressiva dell’opera e non anche del contenuto e delle idee (v. art. 9.2 Accordo TRIPs).
Forma protetta: forma esterna (opera come appare esteriormente) e forma interna (struttura, trama, organizzazione).
Fattispecie costitutiva
Quando sorge il diritto d’autore:
- Creazione dell’opera (art. 6 l.d.a.), è sufficiente che l’opera sia creata
- Estrinsecazione in qualsiasi forma, è necessaria che venga estrinsecata (scritta o recitata) e non resti solo come idea
- Acquisto del diritto senza formalità costitutive.
- Acquisto a titolo originario in capo all’autore (persona fisica)
Opere frutto del contributo creativo di più autori
- Opere in comunione (art. 10 l.d.a.): contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone (es. romanzo scritto da 2
autori).
- Opere composte (artt. 33-37 e 44-50 l.d.a.): contributi distinti e separabili che si uniscono e si fondono per formare
un’opera (es. canzone formata da testo e musica; opera lirica; film).
- Opere collettive (artt. 3, 7.1 e 38-43 l.d.a.): riunione di più opere autonome, quale risultato di un’attività di scelta e
coordinamento (es. enciclopedia, rivista, giornale).
- Opere derivate (artt. 4, 7.2 e 18 l.d.a.): elaborazioni creative di un’opera precedente (es. trasformazione di un
romanzo in un film o in un’opera teatrale, traduzione di un testo).
Diritti patrimoniali
Come i brevetti c’è distinzione tra diritto morale e diritti patrimoniali (di sfruttamento economico dell’opera).
La regola generale per i diritti patrimoniali (art.12 comma 2) dice che il diritto patrimoniale d’autore è un diritto
esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma o modo.
Utilizzo dell’opera: attività che consente a terzi la fruizione dell’opera (riproduzione, distribuzione, comunicazione,…),
utilizzo che rende l’opera godibile al pubblico.
Utilizzo economico: attività idonea a creare un profitto per il titolare, non è necessario che l’utilizzo sia fatto a fini di
lucro. Il terzo non deve per forza compiere un’attività per un profitto personale, ma basta che sottragga un profitto che
avrebbe potuto fare il titolare.
Anche attività svolte in ambito privato possono costituire una violazione del diritto d’autore, attività di riproduzione,
distribuzione, comunicazione, sono vietate anche se compiute senza scopo di lucro. Sanziono il terzo non autorizzato
per aver sottratto un potenziale profitto al titolare.
È consentito, poiché non costituisce utilizzo dell’opera, la fruizione personale dell’opera (lettura del libro, ascolto di
una musica,…).
Il legislatore fa un elenco dettagliato delle attività esclusive riservate al titolare:
1. diritto di prima pubblicazione dell’opera (art.12 comma 1 e 3), prima messa a disposizione dell’opera, con sua
accessibilità da parte del pubblico, in qualunque modo (stampa, esecuzione, diffusione, rappresentazione,…)
2. diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera (copio e vendo file audio)
3. diritti di comunicazione dell’opera (es. trasmissione via radio dell’audio)
4. diritti di elaborazione dell’opera, quando parto da un’opera base e la si modifica in modo creativo
5. principio di indipendenza dei singoli diritti esclusivi, ogni diritto può essere esercitato separatamente; il titolare può
disporre di un diritto senza dover disporre degli altri (es. il titolare che ha autorizzato solo la riproduzione dell’opera
può vietare altri utilizzi dell’opera stessa; il titolare che ha autorizzato solo la rappresentazione dell’opera in teatro
può vietarne la realizzazione di un filmato e la sua trasmissione in televisione)
6. tutela non solo dell’opera nel suo insieme, ma anche di parti dell’opera. Si deve però trattare di parti che hanno in sé
il carattere creativo
Diritto di riproduzione
Facoltà riservate al titolare:
- Moltiplicazione dell’opera in copie, fissazione dell’opera su un supporto materiale è riservata al titolare (art.13).
- Riproduzione in tutto o in parte
- Riproduzione diretta (da un esemplare dell’opera) e indiretta (a distanza, ad es. registrazione di musica diffusa per
radio)
- Riproduzione permanente (fissazione stabile dell’opera su un supporto) e temporanea (fissazione effimera, non
durevole, come nel caso di copie dell’opera scaricate su un computer o su un server, ma non memorizzate
stabilmente, o di copie transitorie che si creano nella trasmissione dell’opera su internet). Se infatti fossero consentite
le riproduzione temporanea, queste sarebbero molto più difficili da limitare e non salverebbero il titolare del
pregiudizio subito
- Nel caso di riproduzione temporanea ci sono alcune atti esentati dall’art.68 bis. Nel momento in cui la riproduzione/
copia è priva di fine economico, è transitoria, ed è una parte integrate o necessaria di un procedimento tecnologico di
trasmissione di dati in rete, con l’unico scopo di trasmissione a terzi, e per usi leciti, è consentita. Sono copie
strumentali a un utilizzo legittimo dell’opera, necessitate da ragioni tecniche.
Quando non sono rispettate queste condizioni, risponde solo l’utilizzatore, tendenzialmente è fatta salva la possibile
responsabilità del service provider (piattaforma che mette a disposizione il contenuto, fornitore del servizio,…) in
base alle norme in materia di commercio elettronico (es. utilizzo di eBay per vendere merce contraffatta non è colpa
della piattaforma, allo stesso tempo però è questo servizio che rende possibile la contraffazione).
La soluzione che è stata trovata prevede che di per sé il service provider che si limita a mettere a disposizione il
servizio, e assume un ruolo neutro, non risponde di contraffazione (safe harbour). Tuttavia, diventa responsabile in 2
casi:
- ha partecipato attivamente alla violazione (es. ha utilizzato lui stesso il servizio per un’attività illecita)
- ha ricevuto dal titolare dei diritti una comunicazione specifica relativa alla violazione e non fa niente per
interromperla (pratiche di notice and takedown, di disattivazione). Quindi risponde se non pone rimedio alla
situazione
- Riproduzione in qualunque modo o forma. Il diritto di riproduzione copre ogni modalità di realizzazione della copia
su ogni tipo di supporto. Copre anche la riproduzione dell’opera in una forma espressiva diversa (es.: riproduzione
fotografica di un quadro o di una scultura; riproduzione in un quadro di un’opera fotografica).
- Diritto di trascrivere, trasformazione dell’opera orale in opera scritta o, in generale, fissazione dell’opera orale su un
supporto.
- Copia privata. Libera se per uso personale e fatta a mano o con mezzi di riproduzione “non idonei a spaccio o
diffusione dell’opera nel pubblico”. Inoltre: possibilità di realizzare, sempre per uso personale, fotocopie di opere o
copie di fonogrammi o videogrammi, ma con un compenso al titolare del diritto
Il diritto d’autore è un diritto sull’opera d’ingegno non sul supporto in sé, se sono proprietario di un quadro non sono
necessariamente titolare del diritto d’autore sull’opera. Differenza tra corpus misticum (quadro come dipinto
dell’autore), corpus meccanicum (supporto che serve a rendere l’opera fruibile, quadro su cui è fissata la pittura).
La distinzione è importante perché si diventa proprietari del supporto materiale, ma non acquisto, a meno che non mi
siano stati venduti, anche i diritti sull’opera.
Diritto di distribuzione
Messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, dell’originale o degli esemplari
dell’opera.
Anche qui opera il principio di esaurimento: il titolare non può impedire, a meno che non ricorrano motivi legittimi,
l’ulteriore circolazione degli esemplari messi in commercio all’interno dell’UE dal titolare stesso o con il suo consenso.
L’esaurimento opera solo ed esclusivamente per gli specifici esemplari messi in circolazione e per il diritto di
distribuzione, tutti gli altri non sono soggetti a esaurimento.
Diritti di noleggio e di prestito
Assimilabili a una locazione, viene concesso per un periodo di tempo la possibilità di godere di quell’opera.
Noleggio: cessione in uso delle opere per un tempo limitato al fine di ottenere un beneficio economico o commerciale.
Si paga per acquisire un diritto d’uso di un’opera.
Prestito: cessione in uso delle opere per un tempo limitato senza finalità di benefici economici o commerciali. È come il
noleggio senza però fini di lucro. Coperto dal diritto esclusivo solo il prestito fatto da istituzioni aperte al pubblico (es.
biblioteche); libero il prestito tra privati. Liberi anche, alcuni prestiti effettuati da biblioteche e discoteche dello stato e
di enti pubblici con esclusive finalità di studio personale o promozione culturale.
Diritti di rappresentazione, di esecuzione e di recitazione
Comunicazione a un pubblico presente. Casi in cui l’opera viene trasmessa in un luogo in cui è fisicamente presente il
pubblico destinatario, il punto di trasmissione coincide con il luogo in cui si trova il pubblico che riceve la trasmissione,
anche se registrate (es. cinema).
Rappresentazione: quando vi è azione scenica (es. opera rappresentata in teatro, danza).
Esecuzione: esecuzione musicale senza azione scenica (es. concerto).
Recitazione: dizione di un’opera senza azione scenica (es. lettura in pubblico di poesie o di pagine di un romanzo).
Rappresentazione, esecuzione e recitazione possono avvenire dal vivo o con la proiezione o l’ascolto di registrazioni
(es. proiezione di un film in un cinema, ascolto di un disco in un bar); in entrambi i casi il pubblico si trova nel luogo in
cui avviene l’attività di comunicazione.
Rappresentazione, esecuzione e recitazione sono riservate al titolare solo se avvengono in pubblico (differenza dal
diritto di riproduzione che copre anche attività svolte in ambito privato).
Non avvengono in pubblico se hanno luogo “nella cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell’istituto di ricovero” e non hanno scopo di lucro (art. 15.2 l.d.a.)
Non è inoltre pubblica “la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e
biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse” (art. 15.3 l.d.a.,
aggiunto dal decreto legge n. 91/2013, convertito dalla legge n. 112/2013).
Compenso ridotto per gli autori “quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede
dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai
soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro” (art. 15 bis l.d.a.).
Diritto di comunicazione a un pubblico distante
Comunicazione dell’opera a un pubblico non presente “su filo o senza filo” (art. 16 l.d.a.). Il pubblico non è presente nel
luogo in cui avviene l’attività di comunicazione.
Impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali radio e televisione; comunicazione via satellite e ritrasmissione
via cavo.
Ogni forma di “messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente” (comunicazione interattiva).
L’accesso avviene in qualsiasi punto del mondo.
Diffusione dell’opera attraverso Internet.
Pubblico: numero indeterminato di fruitori potenziali (non so stabilire con esattezza il numero di fruitori, non c’è una
cerchia chiusa).
Consentita la comunicazione dell’opera tra privati, ossia tra persone legate da rapporti personali, quando non sia
consentito l’accesso all’opera da parte di terzi.
Quando la comunicazione è per un numero ridotto di persone, non vi è vantaggio economico, è consentita (es. studio
dentistico).
Non è invece lecito il caso di un centro di riabilitazione poiché era un centro vasto, con un numero indeterminato di
pazienti, era un pubblico nuovo e ulteriore (ovvero non il pubblico tipico di quei canali e non considerato dal titolare,
che non avrebbero visto l’opera), e che dava un vantaggio economico al centro, era un servizio in più.
Diritto di elaborazione
Diritto sull’elaborazione o sul consentire l’elaborazione dell’opera, normalmente se si vuole ricavare un film da
un’opera letteraria bisogna richiedere all’autore che può anche vietare la riproduzione cinematografica.
Diritto esclusivo di elaborare l’opera (art. 18.2 l.d.a.): tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione
dell’opera previste dall’art. 4 l.d.a. (elaborazioni creative).
Diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (art. 18.4 l.d.a.).
Diritto esclusivo di tradurre l’opera (art. 18.1 l.d.a.).
Il titolare può vietare solo l’utilizzo economico dell’opera elaborata o può vietare anche la creazione in sé dell’opera
elaborata? In realtà dipende dal tipo d’opera, la posizione prevalente è che per le opere artistiche vere e proprie,
letterarie, musica, pittura,… il diritto di elaborazione blocca solo lo sfruttamento commerciale dell’opera, non si vieta il
fatto in sé della creazione. Secondo questa tesi per un’opera d’arte prevale la posizione per cui è libera la creazione
dell’opera elaborata, ma ci vuole il consenso solo in caso dell’utilizzo economico dell’opera. Per le opere utili,
soprattutto per il software, prevale la posizione per cui già la creazione del nuovo software (non la si fa solitamente per
gusto personale ma per uno sfruttamento) non è consentita senza il consenso del titolare dell’opera originaria.
Durata del diritto patrimoniale d’autore
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno
solare dopo la sua morte (art. 25 l.d.a.).
Opere in comunione (semplici e composte): la durata dei diritti spettanti ai coautori “si determina sulla vita del coautore
che muore per ultimo” (art. 26.1 l.d.a.; v. art. 32 l.d.a. per le opere cinematografiche).
Opere collettive: la durata dei diritti sui singoli contributi si determina sulla vita di ciascun autore; i diritti sull’opera
come un tutto durano settanta anni a partire dalla prima pubblicazione (art. 26.2 l.d.a.).
Libere utilizzazioni
Ci sono e vengono in gioco interessi configgenti tra di loro ma tutti che meritano tutela.
Ipotesi in cui il titolare del diritto d’autore non può far valere l’esclusiva per vietare l’utilizzo dell’opera da parte di terzi
(in alcune di queste ipotesi il titolare ha però diritto a un compenso per l’utilizzo):
1. Riproduzione per uso personale (copia privata). Artt. 68, 71- sexies, 71-septies e 71-octies l.d.a.. (copia privata,
libertà pagante, esclusiva degenerata in un compenso)
2. Utilizzo dell’opera per finalità di informazione e di cronaca: sono ipotesi in cui si può liberamente utilizzare un
materiale, un articolo, filmato, coperto da diritto d’autore per finalità di informazione del pubblico:
- Riproduzione o comunicazione di articoli di attualità e di materiali dello stesso carattere (art. 65.1 l.d.a.)
- Riproduzione o comunicazione di opere o materiali utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità (art. 65.2
l.d.a.)
- Riproduzione o comunicazione di discorsi tenuti in pubblico su argomenti di interesse politico o
amministrativo e di estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 l.d.a.)
3. Utilizzo dell’opera per finalità di pubblica utilità e di solidarietà:
- Riproduzione dell’opera a fini di pubblica sicurezza (art. 67 l.d.a.), se le forze dell’ordine devono accedere a
delle banche dati il titolare del diritto non può opporsi
- Riproduzione o comunicazione dell’opera per uso personale a beneficio di portatori di handicap (art. 71 bis
l.d.a.) così come nel campo della solidarietà sono possibili certi usi liberi a vantaggio dei portatori di handicap
(trasformazione delle opere a stampa in audiolibri a beneficio di non vedenti), associazioni di volontariato,
quindi che beneficiano di questi liberi usi
- Riproduzione di emissioni radiotelevisive da parte di ospedali pubblici e di istituti di prevenzione e pena, con
equo compenso per il titolare del diritto (art. 71 quater l.d.a.). Questa è una libertà pagante perché è previsto il
compenso del titolare, le prime due sono casi totalmente liberi
4. Utilizzo dell’opera per finalità di promozione culturale, di diffusione dell’opera, di ricerca, di studio:
- Prestito, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione di opere presenti in biblioteche pubbliche o enti
analoghi (artt. 69 e 71 ter l.d.a.)
- Riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere e loro comunicazione al pubblico per fini di critica,
di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica (art. 70 l.d.a.)
- Esecuzione di opere musicali da parte delle bande e delle fanfare dei corpi armati dello Stato (art. 71 l.d.a.)
Misure tecnologiche di protezione
- Misure tecnologiche efficaci per impedire o limitare atti relativi all’opera protetta (art. 102 quater l.d.a.)
- Misure anti-accesso e misure anti-copia.
- Informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102 quinquies l.d.a.): identificazione dell’opera e dell’autore;
indicazioni circa i termini e le condizioni d’uso dell’opera.
- Divieto di rimuovere, eludere o aggirare le misure tecnologiche di protezione. se un dispositivo è protetto da un
qualcosa anticopia, intervenire per rimuovere la misura di protezione, cracckare il software o cancellare la marcatura
è in se una attività vietata.
- Timori di eccessiva protezione del titolare.: la soluzione di compromesso è sostanzialmente nel senso di dire come
regola che il terzo che ha diritto alla libera utilizzazione non può agire per proteggersi da solo.
- Problema del rapporto con le libere utilizzazioni.
Diritto morale
I diritti morali sono diritti della personalità. Tutela della personalità dell’autore; identità personale, onore e reputazione,
stima e apprezzamento dell’opera da parte del pubblico.
Sono diritti inalienabili e non rinunciabili (art. 22.1. l.d.a.).
Non hanno limiti di tempo. Dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dal coniuge e dai figli e da altri
congiunti (art. 23.1 l.d.a.), con l’eccezione del diritto al ritiro dell’opera dal commercio che può essere fatto valere solo
dall’autore (art. 142 l.d.a.). non ci sarà un coniuge che diventa titolare perché la titolarità resta in capo all’autore anche
se defunto, i diritti morali possono essere fatti valere dagli eredi. sono diritti fortemente radicati nella personalità
dell’autore.
I diritti morali sono:
1. Diritto alla paternità dell’opera
- Diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20.1 l.d.a.): diritto di essere riconosciuto come autore
dell’opera e di vietare a terzi di attribuire a sé o ad altri questa paternità o comunque di disconoscerla.
(pseudonimi, murales, street art). L’autore non è costretto a dirlo
- Diritto dell’autore di vedere il suo nome indicato sugli esemplari dell’opera o in occasione del suo utilizzo, ma
solo nelle “forme d’uso”. Forme d’uso significa che è usuale e prassi che si mette l’autore (per es. sui romanzi
è nelle forme d’uso, nelle opere di design non è nelle forme d’uso).
- Diritto di non vedersi attribuita la paternità di opere altrui (per alcuni non rientra propriamente tra i diritti
morali d’autore).
2. Diritto all’integrità dell’opera
- Diritto dell’autore di “opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a
danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20.1 l.d.a.).
cioè situazioni in cui l’opera viene utilizzata o presentata in un modo che danneggia la reputazione del titolare.
questi sono atti con cui proprio si interviene fisicamente sull’opera, cambiandola e modificandola, ne viene
tagliata una parte, si ridipinge un quadro.
- “Atti a danno” sono atti relativi alle modalità di utilizzo dell’opera (es.: cassette con canzoni messe in fustini
di detersivo; rappresentazione di un’opera che ne snatura il significato; problema delle interruzioni
pubblicitarie dei film), non atti diversi, come la formulazione di giudizi critici sull’opera in questo caso i
giudizi critici possono essere devastanti e fare a pezzi l’autore, ma questo di per se non è considerato un atto a
danno ma una manifestazione del pensiero. atti a danno si intendono attività che in se non toccano l’opera,
tuttavia (l’opera viene utilizzata in un modo che è pregiudizievole per la reputazione del titolare).
Pregiudizio all’onore o alla reputazione: il pubblico è indotto a formarsi un’opinione distorta sulla personalità
dell’autore; viene falsato il significato dell’opera.
Distruzione dell’originale o dell’esemplare unico dell’opera (es.: distruzione di un quadro)?
3. Diritto di ritiro dell’opera dal commercio:
- L’autore ha diritto di ritirare l’opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali; deve però indennizzare
chi ha già acquistato diritti di utilizzazione dell’opera (artt. 142 e 143 l.d.a.). Il titolare ha diritto a ritirare il
ritiro dell’opera. Il problema si pone quando il titolare autorizza la circolazione dell’opera, l’opera viene messa
in commercio ma poi il titolare decide di ritirarla perché non vuole che circoli più: problema è che nel mentre
qualcuno ha investito nella circolazione.
- Sussistono gravi ragioni morali se la circolazione dell’opera diventa pregiudizievole per la personalità
dell’autore (anche solo per un mutamento delle convinzioni dell’autore). per esempio quando l’autore è
convinto sostenitore di un movimento politico, scrive un opera a sostegno di questo, nel corso degli anni
cambia idea, non si riconosce più e ne sostiene uno diverso. la persona ha un serio motivo per cui non desidera
più che quell’opera non circoli più. in una ipotesi di questo tipo l’autore può ottenere che l’opera non circoli
più e ovviamente deve versare un compenso in denaro a chi pensava di continuare a sfruttare l’opera. questo
diritto a differenza degli altri non può essere esercitato dopo la morte dell’autore. gli altri si, questo no perché
se l’autore è morto senza manifestare alcuna volontà di ritiro dal commercio si deve ritenere che lui volesse che
l’opera continuasse a circolare quindi gli eredi non possono sostituirsi a questo.
- Nel diritto di ritirare l’opera dal commercio è compreso il diritto di impedire la prima pubblicazione dell’opera
già autorizzata dall’autore.
- È però discusso se vi sia un vero e proprio diritto di inedito, ossia il diritto di opporsi alla prima pubblicazione
anche se non ricorrono i presupposti dell’art. 142 l.d.a.. l’autore ha già autorizzato la circolazione dell’opera e
tuttavia cambia idea prima ancora che l’opera venga pubblicata e messa in commercio, qui ci sono due pesi
contrapposti secondo il primo il diritto di inedito è regolato come il diritto di ritiro dal commercio quindi la
prima pubblicazione può essere ritirata se si paga indennizzo e per gravi ragioni morali mentre una seconda
posizione questo è un diritto autonomo quindi non è necessario dimostrare gravi ragioni morali.
Violazione dei diritti d’autore
Criteri di valutazione della contraffazione
- Plagio-contraffazione: casi di violazione dei diritti d’autore mediante il compimento, senza il consenso del titolare, di
attività riservate al titolare stesso (“plagio” è la violazione del diritto morale di paternità; “contraffazione” è la
violazione dei diritti di utilizzo economico).
- Copia/ripresa integrale dell’opera.
- Realizzazione di un’opera che presenta differenze rispetto all’opera originale, ma nella quale i tratti essenziali
dell’opera originale rimangono riconoscibili; “quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è
determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano
l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva” (Cass. 2 marzo 2015, n. 4216; Cass. 15 giugno 2012, n.
9854; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925). Il criterio di valutazione è il criterio della riconoscibilità, vuol dire che si
mettono a confronto le 2 opere, si rilevano gli elementi creativi della prima e si confrontano con quelli della seconda.
Non vi è invece contraffazione se il terzo si limita a prendere spunto o ispirazione dall’opera, per poi realizzare
un’opera autonoma, che non riprende gli elementi creativi della prima.
Casi concreti:
1. Negata la contraffazione di una guida turistica illustrata con disegni da parte di un’altra guida che, pur presentando
una “certa coincidenza tra i disegni”, aveva una diversa composizione e impaginazione e una diversa forma di
rappresentazione dei disegni (bidimensionale e in bianco e nero, anziché tridimensionale e a colori) (Cass. 27
ottobre 2005, n. 20925).
2. Affermata la contraffazione in un caso in cui il ritornello di una canzone era “pressoché identico” al ritornello di
una canzone precedente (erano riprodotte 33 note su 40), anche se vi erano differenze nel ritmo (Cass. 15 giugno
2012, n. 9854).
3. Negata la violazione di diritti d’autore (che però era stata affermata nel primo grado di giudizio) in un caso in cui il
titolo e i versi iniziali di una canzone (“Prendi questa mano zingara”) erano stati utilizzati in una canzone per il
resto diversa (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340).
4. Affermata la violazione dei diritti d’autore su una canzone in un caso in cui il suo ritornello era identico alla «frase
melodica» di una canzone successiva e la rimanente parte di quest’ultima, pur non essendo identica, presentava
ulteriori elementi di similitudine e analogia (App. Roma, 12 febbraio 2008; Cass. 29 maggio 2015, n. 11225).
5. Esclusa la violazione dei diritti d’autore su sculture che un altro artista aveva “rivisitato”, trasformandole “in senso
sia materiale che concettuale” (si trattava di figure femminili allungate e sottili che erano state reinterpretate e
vestite con abiti e accessori di moda) (Trib. Milano, ord. 13 luglio 2011).
6. Ritenuta lecita la parodia di un’opera altrui, quando la parodia muta il senso dell’opera parodiata e ne costituisce un
“rovesciamento concettuale” (escluso perciò che, sotto il profilo del diritto d’autore, costituisse una violazione dei
diritti sulla guida gastronomica “Gambero Rosso” la diffusione di una guida dal titolo “Il Gambero Rozzo”) (Trib.
Roma, ord. 23 giugno 2008).
Tutela del software
Quadro normativo:
- Artt. 1.2, 2 n. 8, 12-bis, 64-bis, 64-ter e 64-quater l.d.a.
- Direttiva CE n. 2009/24 del 23 aprile 2009 (in precedenza Direttiva CEE n. 91/250 del 14 maggio 1991)
- Art. 10.1 Accordo TRIPs
- Art. 4 WIPO Copyright Treaty O
Opere utili: a contenuto tecnologico negli ultimi 25 anni, sono rientrate nell’ambito del diritto d’autore perché non si
sapeva dove collocarle. Il software ha avuto una storia un po’ strana, tipicamente doveva avere la tutela del brevetto, poi
successivamente anche per timori di intralcio al mercato per esclusive dei software, viene introdotto il divieto del
brevetto dei software che poi è stato ridimensionato nel tempo, si è ammessa la brevettazione in molti casi in cui si
riesce a individuare un effetto tecnico, ma a livello legislativo la strada che è stata percorsa è stata quella di ricollocare il
software nel diritto d’autore.
Abbiamo questa situazione dove a livello legislativo la base di partenza è un divieto di brevettazione del software e una
seconda fase dove è stata riconosciuta un’ampia fascia di brevettazione del software, dall’altro lato invece è stata
pensata una specifica forma di tutela del software con il diritto d’autore, quasi per esclusione
Oggetto della protezione
Software: insieme di istruzioni che fanno eseguire una certa operazione a un elaboratore.
Direttiva CE: sono “programmi per elaboratore” i programmi “in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati
nell’hardware”; possono essere protetti anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, se sono
di natura tale “da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva” (art. 1 e
considerando 7 della Direttiva).
Assimilazione del software alle opere letterarie.
Idee, funzioni, principi del programma non sono protetti dal diritto d’autore (v. art. 1.2 e considerando 11 Direttiva; v.
anche Corte Giust. UE, 2 maggio 2012, causa C-406/10, caso SAS Institute, punti 29 ss.: la funzionalità di un
programma per elaboratore non è proteggibile con il diritto d’autore).
Algoritmi matematici del programma e diagrammi che, con livello di dettaglio crescente nel corso della elaborazione
del programma, indicano come le varie parti del programma svolgono le loro funzioni e interagiscono tra loro (c.d.
flowcharts): secondo la posizione prevalente non possono essere protetti dal diritto d’autore (v. Trib. Bologna, ord. 17
gennaio 2006). Fa difetto in questo caso la sufficiente compiutezza espressiva. Dal punto di vista della concretizzazione
dell’espressione dell’idea, siamo ancora troppo indietro, non c’è ancora il programma per elaboratore e viceversa sono
protetti dal diritto d’autore il programma per elaboratore compiutamente realizzato, espresso in qualsiasi forma perché
in questo caso abbiamo la forma espressiva, e i lavori preparatori quando abbiano raggiunto una sufficiente
compiutezza, tale da consentire la realizzazione del programma.
Sono forme di espressione del programma per elaboratore protette con il diritto d’autore sia il codice sorgente
(programma espresso in un linguaggio di programmazione comprensibile all’uomo), sia il codice oggetto (linguaggio
macchina; programma espresso nella forma leggibile ed eseguibile dall’elaboratore): art. 10.1 TRIPs; Corte Giust. UE,
22 dicembre 2010, causa C-393/09, caso Bezpečnostní softwarová asociace, punti 28 ss.. il linguaggio macchina non è
un qualcosa che l’uomo può leggere e comprendere, un punto questo che ha sollevato un po’ di dubbi, ma la Corte di
Giustizia ha detto che il linguaggio macchina è una forma di espressione del software ugualmente come il codice
soggetto.
L’interfaccia utente grafica non è una forma di espressione del programma, ma solo un mezzo con cui l’utente sfrutta le
funzionalità del programma: ad essa non sono perciò applicabili le norme speciali sulla tutela del software. Tuttavia
l’interfaccia che sia una “creazione intellettuale” del suo autore può essere protetta in base alla disciplina generale del
diritto d’autore (Corte Giust. UE, 22 dicembre 2010, cit.).
Gli stessi principi valgono per il linguaggio di programmazione e per il formato dei file utilizzati nell’ambito del
programma per sfruttare le sue funzioni: non sono forme di espressione del programma proteggibili con le norme
speciali, ma possono essere tutelati in base alle norme generali di diritto d’autore se costituiscono una creazione
intellettuale del loro autore (Corte Giust. UE, 2 maggio 2012, cit.).
Tutelabili anche i c.d. elementi non letterali del programma, ossia la sua struttura interna (struttura e organizzazione del
programma)? Estensione al software della regola per cui il diritto d’autore protegge non solo la forma esterna, ma anche
la forma interna? Rischio che per il software la tutela della forma interna porti a una protezione dell’idea e della
funzione del programma. Diverse posizioni:
- Sono protetti solo il codice sorgente e il codice oggetto (forma esterna); non è protetta la struttura (forma interna)
questo perché se proteggessimo anche la struttura come forma interna, proteggeremmo l’idea di funzionamento che
non è consentita
- Anche la struttura interna potrebbe essere protetta, ma solo ove influisca sulla forma esterna o sia così dettagliata da
consentire di passare senza difficoltà alla stesura del codice sorgente.
- Anche la struttura interna è protetta, a meno che non sia necessaria per raggiungere un certo risultato tecnico.
Requisiti di protezione e fatto costitutivo della tutela
Come si acquisiscono i diritti d’autore ? secondo la regola generale ovvero la creatività, non è come i brevetti che è
necessario avere un salto inventivo.
Originalità (carattere creativo). Il programma per elaboratore è originale “se è il risultato della creazione intellettuale
dell’autore” (art. 1.3 Direttiva CE).
Per aversi tutela “non sono presi in considerazione altri criteri” (art. 1.3 Direttiva CE); in particolare, non si devono
valutare “i meriti qualitativi o estetici del programma” (considerando 8 della Direttiva CE).
Fatto costitutivo della tutela: creazione del programma.
Titolarità dei diritti di utilizzazione economica
Titolare dei diritti di utilizzazione economica: di regola chi ha creato il programma.
Particolarità, art. 12-bis l.d.a.: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica del programma creato da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro”.
Dato che la regola è che il diritto d’autore sorge sempre in capo a chi ha creato l’opera questo ha inteso come il diritto
d’autore sorge comunque in capo al dipendente e automaticamente si trasferisce ex lege dal dipendente al datore di
lavoro.
Da un punto di vista civilistico per i brevetti il datore acquista il diritto a titolo originario, nei diritti d’autore a diritto
derivativo quindi un automatico passaggio per legge.
Brevetti -> originalità a livello inventivo
Diritto d’autore -> originalità è sinonimo di carattere creativo, significa che quell’opera è fatta autonomamente
dall’autore senza copiare
Diritto di riproduzione (art.64-bis, lett. a)
La riproduzione è riservata al titolare del programma:
- in qualsiasi forma
- con qualsiasi mezzo
- totale o parziale
- permanente o temporanea, si pone il problema della riproduzione temporanea nel caso di vendita di software online.
Il diritto d’autore copre le copie temporanee con l’eccezione dell’art. 68-bis per il quale ad alcune condizioni è lecita
Se richiedono una riproduzione del programma anche le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma sono soggette ad autorizzazione del titolare.
Diritto di elaborazione (art.64-bis, lett. b)
La legge individua delle forme di elaborazione tipiche del software, riservate al titolare:
- traduzione (es. passaggio da un linguaggio di programmazione ad un altro)
- adattamento (es. programma applicativo adattato a un diverso sistema operativo, come un programma per Mac
adattato a Windows; correzioni e miglioramenti del programma)
- trasformazione
- ogni altra modificazione
- riproduzione dell’opera risultante dall’elaborazione
Il diritto di elaborazione spetta al titolare della prima opera, però se l’elaborazione è creativa non vi è pregiudizio dei
diritti di chi modifica il programma. Chi ha realizzato l’elaborazione creativa ha su di essa un diritto d’autore; deve però
chiedere il consenso del titolare dell’opera sottoposta a elaborazione. (es. software 2, le parti relative al software 1 sono
del titolare mentre le parti nuove di questo software sono dell’elaboratore che ha creato il software 2).
Diffusa l’opinione secondo cui, nel campo del software, occorre il consenso del titolare dell’opera sottoposta a
elaborazione non solo per l’utilizzazione del programma elaborato, ma, prima ancora, per la creazione di questo
programma. Prima ancora di elaborarlo quindi devo chiedere il consenso.
La logica è che essendo un’opera puramente commerciale e utile, l’unico motivo per cui si può elaborare un software è
quello di un utilizzo economico.
Varie ipotesi:
- Elaborazione non creativa (semplici ritocchi, modifiche banali) → Plagio-contraffazione dell’opera base. Non c’è un
diritto, è stata fatta una pura copia
- Elaborazione creativa (si parte da versione base e ne fa una originale con un suo apporto creativo) → Diritti
sull’elaborazione di chi l’ha realizzata, ma necessità del consenso del titolare dell’opera base (altrimenti si ha ancora
violazione dei suoi diritti)
- Elaborazione talmente creativa da dare vita a un’opera del tutto autonoma → Solo diritti di chi ha realizzato
l’elaborazione, senza violazione dei diritti dell’autore della prima opera e senza necessità di un suo consenso
Diritto di distribuzione (art.64-bis, lett. c)
Riservata al titolare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma originale o di sue copie.
Il diritto di distribuzione riserva al titolare, in particolare, la vendita e la locazione (licenza) del programma. Comprende
anche il noleggio.
Per distinguere tra vendita e locazione, non è importante il nome del contratto, ma la sua sostanzialità, se per una
licenza ad es. non è prevista la riconsegna, si tratta di una vendita.
Vendita: contratto con cui viene trasferito il diritto di proprietà su una copia del programma. Si può avere una vendita
non solo quando la copia del programma è fissata su un supporto tangibile come un CD-ROM o un DVD, ma anche
quando la copia viene scaricata mediante download da un sito Internet (Corte Giust. UE, 3 luglio 2012, causa C-128/11,
caso UsedSoft, punti 35 ss.).
Locazione: “mettere a disposizione per l’utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per
elaboratore o una copia dello stesso” (considerando 12 della Direttiva).
Esaurimento: si determina solo in caso di vendita di una copia del programma da parte del titolare dei diritti o con il
suo consenso all’interno dell’Unione Europea; la locazione o altre forme di distribuzione non determinano esaurimento.
L’esaurimento impedisce al titolare di controllare le successive rivendite della copia venduta, è quindi possibile
rivenderlo. Il titolare conserva però il diritto sia di controllare la locazione della copia venduta, sia di vietarne la
riproduzione e l’elaborazione.
Inoltre se rivendo il software che ho usato sul mio computer, devo cancellare anche la copia sul mio computer,
altrimenti è una duplicazione.
Eccezioni ai diritti
Attività che non posso essere precluse al terzo che ha acquisito una disponibilità dell’opera.
Il legittimo acquirente di una copia del programma può compiere attività di riproduzione, di elaborazione e di
correzione di errori, se si tratta di attività “necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua
destinazione”; è possibile però un patto contrario (art. 64-ter.1 l.d.a.).
Chi ha diritto di usare una copia del programma può realizzare una copia di riserva (copia di back-up), se questa copia è
necessaria per l’uso (art. 64-ter.2 l.d.a.).
Chi ha diritto di usare una copia del programma può studiarlo e provarlo per cercare di determinare le idee e i principi
su cui sono basati i suoi elementi; è però consentita solo un’analisi dall’esterno (osservazione del funzionamento del
programma) e solo durante determinate fasi di utilizzo del programma (caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione) (art. 64-ter.3 l.d.a.). Per dedurne il modo di funzionamento, è un libero uso per finalità
di studio.
Solo in un caso particolare è possibile fare uno studio interno per risalire al codice sorgente, si tratta della
decompilazione, si interviene sulla copia del software.
Limitata possibilità di decompilazione del programma se indispensabile per acquisire informazioni necessarie per
conseguire una interoperabilità con altri programmi (art. 64-quater l.d.a.).
Decompilazione: analisi del programma espresso nel codice oggetto per risalire al codice sorgente e ai principi che sono
alla base del programma.
Interoperabilità: “capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni
scambiate” (considerando 10 della Direttiva).
Tutela delle banche dati
Quadro normativo
- Artt.1.2, 2 n. 9, 12-bis, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter l.d.a.
- Direttiva CE n. 96/9 dell’11 marzo 1996
- Art. 10.2 Accordo TRIPs
- Art. 5 WIPO Copyright Treaty
- V. anche art. 2.5 Convenzione di Berna
Oggetto della protezione
Nozione di banca dati: “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti
ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 1.2 Direttiva).
Raccolta (o “compilazione”) di elementi di ogni tipo (es.: opere letterarie, artistiche o musicali; testi; immagini; numeri;
fatti e dati – v. considerando 17 Direttiva); non occorre che si tratti di elementi in sé creativi e protetti con il diritto
d’autore.
Elementi indipendenti: “elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo,
letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004,
causa C-444/02, caso Fixtures Marketing, punto 29). Il singolo elemento può essere separato dagli altri senza perdere di
valore, è un dato indipendente. Non rientrano perciò nella nozione di banca dati le opere audiovisive o
cinematografiche, formate da elementi che non sono tra loro indipendenti.
Elementi disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili: “questa condizione comporta che la
raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo
elettronico, elettromagnetico o elettroottico ... o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o
un metodo di classificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel
suo ambito”. Perciò questa condizione “permette di distinguere la banca di dati ai sensi della direttiva, caratterizzata da
un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi costitutivi, da un insieme di elementi che
fornisce informazioni ma che è privo di qualsiasi mezzo di elaborazione dei singoli elementi che lo
compongono” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing, punti 30-31).
Esempi di banche dati:
- Cataloghi di opere
- Cataloghi di merci
- Listini prezzi e liste clienti
- Elenchi telefonici (Pagine Bianche, Pagine Gialle)
- Calendari di campionati e competizioni sportive
- Guide a ristoranti o alberghi
- Orari dei servizi pubblici
- Raccolte di schede di razze canine
- Raccolte di giurisprudenza
V. però considerando 19 della Direttiva: esclude, almeno di norma, la protezione delle compilazioni musicali su CD.
Forme di tutela
Ci sono 2 forme di tutela, una specifica e una sui generis.
- Tutela di diritto d’autore per le banche dati creative
- Tutela mediante un diritto sui generis per le banche dati che abbiano richiesto un investimento rilevante (non rileva la
creatività), ne è scaturita un’opera utile per la società che però non ha in sé nulla di creativo
Tutela di diritto d’autore
Protette le banche dati che “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell’autore” (art. 1.2 l.d.a.; art. 3.1 Direttiva).
C’è creatività se sono creativi, alternativamente, uno di questi 2 elementi:
- scelta, vuol dire che i dati selezionati sono stati selezionati in modo originale
- disposizione, cioè il modo in cui è creata la banca dati, i criteri di coordinamento e organizzazione dei dati
Vi è creatività/originalità nella costituzione di una banca dati quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati, “il
suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative”; in altre parole, la banca
dati è protetta “a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale
della libertà creativa del suo autore” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football Dataco, punti 38
e 45).
Viceversa non vi è creatività/originalità se la costituzione della banca dati è “dettata da considerazioni di carattere
tecnico, da regole o vincoli che non lasciano spazio per la libertà creativa” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa
C-604/10, caso Football Dataco, punto 39).
In ogni caso, nella valutazione della creatività/originalità non assumono rilievo “l’impegno intellettuale e il know-how
destinati alla creazione di dati” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football Dataco, punti 33 e 46).
Conta la creatività nella costituzione della banca dati secondo criteri originali, non l’attività di creazione dei dati in sé.
Titolarità dei diritti di utilizzazione economica
Titolare dei diritti di utilizzazione economica: di regola chi ha creato la banca dati.
V. però art. 12-bis l.d.a.: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
della banca dati creata da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo
stesso datore di lavoro”.
La protezione di diritto d’autore delle banche dati “non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti
esistenti su tale contenuto” (art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 3.2 Direttiva).
Diritto esclusivo di riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
(art. 64-quinquies, lett. a, l.d.a.).
Diritto esclusivo di elaborazione: traduzione, adattamento, diversa disposizione e ogni altra modifica della banca dati
(art. 64-quinquies, lett. b, l.d.a.).
Diritto esclusivo di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca dati. Esaurimento del diritto sulla
copia venduta dal titolare o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea (art. 64-quinquies, lett. c, l.d.a.).
Diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della banca dati, compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 64-quinquies, lett. d, l.d.a.).
Diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati
delle modifiche ed elaborazioni di cui alla lett. b (art. 64-quinquies, lett. e, l.d.a.).
Libere utilizzazioni
- Accesso o consultazione della banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica se: l’attività di
accesso o consultazione non è svolta nell’ambito di un’impresa; si indica la fonte; si resta nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; non si procede alla riproduzione permanente della totalità o di
una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto (art. 64-sexies.1, lett. a, l.d.a.). Non deve trattarsi di
un’attività di impresa, e con fini commerciali.
- Impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale
(art. 64-sexies.1, lett. b, l.d.a.).
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeleAlbo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Sironi Giulio Enrico.
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