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Diritti che spettano all’inventore:

ci sono dei diritti che nascono per il fatto in sé dell’aver conseguito l’invenzione brevettabile. Diritto di

ordine morale corrisponde alla paternità dell’invenzione e un diritto patrimoniale che è al brevetto detto

anche diritto al rilascio del brevetto. Il diritto al brevetto spetta di regola all’inventore, però ci sono delle

regole particolari per le invenzioni dei dipendenti dove il brevetto spetta al datore di lavoro. Il diritto sul

brevetto sorge successivamente quando il brevetto viene concesso. Sorge un diritto di brevetto che

prevede lo sfruttamento esclusivo dell’invenzione brevettata.

Ambito di tutela:

È il diritto di brevetto, nei limiti in cui il soggetto ha ottenuto la concessione del brevetto ha un’esclusiva, è

il perimetro che gli è riservato. Per definire l’oggetto del brevetto è fondamentale interpretare il brevetto.

Abbiamo visto che la regola della legge è che l’oggetto della tutela sono le rivendicazioni. Le altre parti

servono a interpretare e chiarire meglio le rivendicazioni. È un’opera di interpretazione brevettuale.

Il diritto di brevetto è regolato dall’art.66 del c.p.i secondo cui il diritto sorge con la concessione del

brevetto e dura 20 dal deposito della domanda. Ci sono 20 anni di monopolio sull’invenzione. Il punto

problematico dell’estensione si riassume sulla domanda se il brevetto di prodotto sia una tutela assoluta o

relativa.

Se si sposa la tesi della tutela assoluta è che il brevetto tutela il brevetto in sé e per se in relazione agli usi

possibili, anche quelli non immaginati dal titolare. La tesi relativa, prevalente in Italia, conclude che ci sia

una tutela sul prodotto solo in relazione agli usi individuati dal titolare. Succede spesso nel campo chimico.

È il cosiddetto secondo uso medico. La prima teoria tutela il fatto in sé di aver realizzato il prodotto, quindi

su altri usi che il prodotto è in grado di svolgere; la seconda è più restrittiva ed è in relazione all’utilità e

funzione individuata dall’inventore.

Il brevetto di procedimento oltre a dare tutela sul procedimento in sé, può vietare ai terzi di produrre e

usare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento. Avevamo visto come vi siano due modi diversi

di interpretare la nozione di “direttamente”. La prima posizione è cronologica, mentre la seconda è più

restrittiva ed è sostanziale, detta anche delle qualità.

L’Art.67 facilita il titolare del brevetto di procedimento e presume fino a prova contraria che ci sia

contraffazione. Se il titolare va dal giudice, il titolare deve dare prova di contraffazione. Questa è la regola

generale. Dato che per i brevetti di procedimento è difficile capire quale procedimento sta attuando si

rovescia l’onere della prova, si presume che ci sia contraffazione, e chi viene chiamato in causa deve dare

prova della sua liceità. Nel caso di brevetto di procedimento si presume fino a prova contraria che il terzo

sia responsabile di contraffazione se il suo prodotto è identico al prodotto ottenuto con il procedimento

brevettato e se:

a) il prodotto ottenuto con il procedimento è nuovo;

b) vi è una sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento

brevettato e il titolare del brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il

procedimento effettivamente attuato (art. 67 c.p.i.).

Bisogna tenere presente le distinzioni tra l’oggetto protetto è ciò che c’è nelle rivendicazioni e il contenuto

che è tutto ciò che è presente nella domanda del brevetto.

Tipi di contraffazione: ( violazione dei diritti del titolare)

 Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o del procedimento

brevettato o comunque delle parti in cui si incorpora l’idea inventiva. È l’ipotesi più classica, si copia

esattamente ciò che è scritto nelle rivendicazioni.

 Contraffazione per equivalenti: art.52.3bis (bis perché stato aggiunto nel 2010 nella norma del

2005) gli elementi in cui si incorpora l’idea inventiva vengono sostituiti con elementi diversi, ma

equivalenti a quelli descritti e rivendicati nel brevetto. Vi è equivalenza se il prodotto o

procedimento del terzo, pur essendo diverso da quello brevettato, attua la medesima idea

inventiva protetta dal brevetto. La tutela del brevetto è sull’idea inventiva che poi viene realizzata

in un certo modo.

È possibile che un terzo vada sul mercato con un prodotto che non è letteralmente identico a quello

brevettato. Tuttavia, ne copia seppur con una struttura diversa la stessa idea di soluzione del problema

tecnico. Se fossimo nel campo del diritto d’autore non ci sarebbe contraffazione perché è tutelata solo la

forma, non l’idea. Esempio.

Caso giurisprudenziale più celebre su questo problema del tribunale di Milano del 1992. Il brevetto

riguardava in quel caso un oggetto di uso quotidiano: apparecchio depilatore chiamato epilady. Il titolare del

brevetto aveva inventato questo tipo di apparecchio e l’aveva brevettato.

Nella motivazione della sentenza l’oggetto del brevetto, ciò che era rivendicato descritto oggetto depilatore

con manico impugnabile sul quale era stata installata una molla con delle spire azionata da un motore che

faceva ruotare ad alta velocità la molla. Grazie all’alta velocità le spire della molla si aprivano e si chiudevano

in modo da agganciare il pelo fino ad estirparlo. Un terzo fa un apparecchio depilatore che si caratterizzava

con un manico impugnabile, un motore con un elemento innestato ad alta velocità, ma anziché mettere una

molla era stato messo un cilindretto di gomma sul quale aveva praticato delle fessure. Dato che la gomma

era elastica le fessure si aprivano, agganciavano il pelo e lo estirpavano. Esattamente come la molla si

aprivano e chiudevano per agganciare il pelo. Non è stato copiata la molla, ma il secondo prodotto funziona

esattamente come il primo, l’idea del funzionamento è la medesima. Letteralmente è una cosa diversa, ma

l’idea di funzionamento del brevetto è la stessa. La contraffazione per equivalenza prevede che si analizzi

l’idea di fondo del brevetto. Ci sono due approcci: 1) ovvietà, bisogna vedere se per un tecnico medio è

evidente che quella soluzione permetta di attuare l’idea inventiva, se la sostituzione del materiale è una cosa

scontata che si può sostituire la gomma con la molla. Se si, allora c’è contraffazione, c’è una sostituzione

equivalente. Negli ultimi anni i giudici italiani hanno recepito l’approccio americano che il nome del test

triplo. Funziona nel seguente modo si analizza la funzione, il modo e il risultato. Si vede se la realizzazione del

terzo svolge la stessa funzione, se è svolta nello stesso modo, e se arriva allo stesso risultato. Questo test ha

il nome del “Function way result”. Nel valutare il risultato si guarda a un dato qualitativo ma anche

l’efficienza del risultato. Nel valutare si osserva anche un dato qualitativo ossia può essere che la soluzione

del terzo sia migliore, meno problematica e per questo non ci sia equivalenza del risultato. Un altro caso che

ha previsto quattro sentenze divise, ed infine è stato deciso dalla corte di cassazione nel 2011: brevetto

europeo della Barilla su un impianto per essiccazione della pasta. Gli impianti tradizionali prevedevano

l’attraversamento in maniera orizzontale dell’impianto, le dimensioni erano ingombranti. Questi problemi

sono stati risolti introducendo un sistema in cui si mettono delle piastre verticali che bloccano la sfoglia in

modo in cui si riduce la dimensione e la sfoglia è bloccata e non può muoversi, rimane liscia perché è

bloccata tra le piastre. Erano previsti dei fori sulla superfice delle piastre in modo che l’aria passi e asciughi la

pasta. Questa è la soluzione rivendicata dal brevetto. Un terzo fa piastre con scanalature verticali in cui l’aria

entrava dall’alto. Stessa logica di fare le piastre verticali, di bloccare la sfoglia tra le piastre ma non ci sono i

fori dove l’aria passava in orizzontale, in questo caso passa in verticale. Barilla fa causa di contraffazione per

equivalenti ma per il terzo non è perché l’aria arriva in verticale, c’è un percorso diverso. Il modo di

funzionamento è diverso e non c’è equivalenza. Effettivamente c’è un elemento diverso. Secondo la

cassazione c’è equivalenza perché il fatto di mettere le scanalature non è un fattore sufficiente affinché il

secondo impianto non sia oggetto di contraffazione.

 Contraffazione indiretta: un terzo fornisce a un altro soggetto i mezzi univocamente destinati a

essere usati per violare il brevetto o comunque i mezzi che egli sa che saranno impiegati a questo

scopo. È più rara, in inglese si chiama contributory infringement. Esempio. C’è un brevetto di

procedimento che prevede che si usi una determinata sostanza chimica per attuare il progetto. La

sostanza chimica non è coperta dal brevetto, quindi la sua vendita è lecita. Si suppone che si

fabbrichi e si venda quella sostanza a chi vuole copiare il procedimento. L’attività di vendita in sé

non è illecita ma fornirla a chi vuole copiare il procedimento lo è. Questo problema si è posto nella

controversia nel procedimento atto a trattare i jeans per dare un effetto slavato. Se il mercato in

cui quel materiale è ampio, bisogna dimostrare che si venda con lo scopo di far copiare il brevetto.

È una prova soggettiva. 9 aprile 2015

Un’invenzione che si innesta una precedente: sono le invenzioni derivate a titolo incrementale. Sono state

a questo proposito schematizzate tre possibili categorie che sono le invenzioni derivate. Un’invenzione può

derivare da una precedente invenzione. In particolare, si possono avere:

 invenzioni di perfezionamento prende idea alla base di una soluzione e ne sviluppa, migliora e la

perfeziona (viene perfezionata, migliorandola e sviluppandola, l’idea di soluzione di un problema

tecnico alla base di una precedente invenzione). Il dispositivo alla base è il medesimo, si fa una

modifica che permette di cambiare delle fasi che rendono il procedimento più efficiente. Si parte da

qualcosa che già esiste, e lo si migliora;

 invenzioni di combinazione (vengono combinati e coordinati elementi e mezzi già noti). Molte

volte è una cosa banale alla portata del tecnico medio oppure unendo due elementi già noti, con

una sinergia di dispositivi meccanici si ottiene un risultato inaspettato. Esempio. Due composti

chimici che uniti danno un risultato sorprendente. Se l’unione è solo una giustapposizione non c’è

un’invenzione brevettabile. Se invece l’unione degli elementi risolve un problema tecnico senza che

si poteva prevederlo c’è un elemento di inventività.

 invenzioni di traslazione (un’idea di soluzione di un problema tecnico viene utilizzata, «trasferita»

e applicata in un altro settore). Esempio. Campo meccanico del macchinario per tagliare il legno ma

anche la stoffa compressa. Campo farmaceutico un composto chimico usato per curare una certa

malattia, ma può servire per curare un’altra malattia o tutt’altro. Come il caso di alcuni insetticidi

usati anche per il campo medico. Sono i casi di invenzioni di nuovo uso.

 Che disciplina hanno queste categorie?

Dal punto di vista della brevettabilità valgono le regole generali già viste. Tutte queste invenzioni se sono

nuove e originali sono brevettabili. Per quanto riguarda l’ambito di tutela valgono le regole generali. La

legge inserisce una disposizione particolare per quanto riguarda le invenzioni derivate art.68.2.

L’invenzione per sé è brevettabile però si deve considerare anche l’invenzione da cui deriva. Secondo le

regole generali, l’invenzione derivata può essere brevettata se ha tutti i requisiti previsti dagli art 45 ss.

c.p.i. Tuttavia, se l’attuazione dell’invenzione derivata implica l’attuazione della precedente invenzione e

questa è ancora coperta da brevetto (in altre parole: se per attuare l’invenzione derivata è necessario

utilizzare un prodotto o un procedimento ancora coperti da un brevetto anteriore), il brevetto

sull’invenzione derivata è detto «brevetto dipendente». Un brevetto dipendente, anche se pienamente

valido, non può essere attuato senza il consenso del titolare del brevetto anteriore «principale» (art. 68.2

c.p.i.); senza questo consenso vi è contraffazione. Sono però possibili, a certe condizioni, le licenze

obbligatorie (v. artt. 71-73 c.p.i.).

Ci possono essere dei casi di invenzioni derivate che però non sono dipendenti. Bisogna valutare caso per

caso, in linea di massima si dice che i perfezionamenti e le combinazioni sono dipendenti.

Viceversa le invenzioni di traslazioni non sono dipendenti è vero che si parte da un’idea di soluzione di un

altro ma non la si attua perché si passa a un problema tecnico che appartiene a un settore diverso. È un

brevetto valido ma vincolato, non lo si può sfruttare se il titolare del primo brevetto non da il consenso. Per

prima cosa si deve cercare un accordo, un contratto con il primo inventore. Nella prassi capita che non si

chiede il consenso, lo sfruttamento dell’invenzione derivata e dipendente è considerata come una

contraffazione. Uso lecito delle invenzioni altrui:

L’art. 68.1 c.p.i. prevede alcuni casi di uso lecito (senza consenso) dell’invenzione oggetto del brevetto

altrui che di per sé costituirebbero delle violazioni, ma per interessi prevalenti il legislatore li autorizza.

Questi sono:

- atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; si vuole evitare che il privato che utilizza

un prodotto senza finalità commerciali possa essere perseguito per contraffazione. Si vuole evitare

atti di intrusione nella sfera privata di soggetti che non operano in ambiti commerciali.

- uso in via sperimentale; ha una lunga tradizione nel nostro ordinamento, quello anglosassone,

oltre oceano. Il brevetto stimola il processo tecnico. Sarebbe contraddittorio vietare l’uso della

conoscenza brevettata ai fini di studio, per creare ulteriore innovazione e ricerca. Si parla di ricerca

volta all’ottenimento di ricerca volta a nuove invenzioni e non per capire com’è fatto per poterlo

replicare. È scriminata solo la ricerca “vera”. Questo si collega al fatto che l’invenzione nella

domanda di brevetto deve essere spiegato.

- studi e sperimentazioni per l’ottenimento di una autorizzazione all’immissione in commercio di

un farmaco; è un’eccezione specifica per il settore farmaceutico che ha una spaccatura tra case

“originators” che studiano nuovi farmaci e principi attivi e quelle “genericiste” che producono

farmaci copia a basso costo. Da un lato si stimola l’attività degli originator ma dall’altro si incoraggia

anche quello dei genericisti che generano un vantaggio per i clienti e spesa sanitaria nazionale.

Tutti i farmaci prima di andare sul mercato devono essere approvati da un organo preposto. In

Italia c’è agenzia farmaco italiano agenzia italiana del farmaco (AIFA). Le procedure per approvare

sono tendenzialmente lunghe soprattutto se alcuni farmaci devono essere approvati ex novo. Il

problema è che se il genericista deve attendere la scadenza del brevetto e dell’approvazione in

realtà l’esclusiva dura di più. Viene consentito di giocare d’anticipo sulla procedura

dell’approvazione del farmaco prima della scadenza del brevetto. Quando scade può andare già sul

mercato in questo caso c’è concorrenza effettiva. la legge precisa che <<conseguenti adempimenti

pratici ivi comprese la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive

a ciò strettamente necessarie per ottenere l’approvazione per mettere il farmaco in commercio>>.

Non può già fabbricare i quantitativi da produrre, spesso capita che si producono all’estero dove il

brevetto non c’è.

- preparazione estemporanea e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, purché

non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Si chiama eccezione galenica. Ci possono

essere delle condizioni per cui non esistono dei farmaci adeguati sul mercato, per questo il medico

può prescrivere e realizzare un farmaco su misura utilizzando i principi attivi brevettati.

Diritto di preuso:

L’art. 68.3 c.p.i. regola l’ipotesi in cui soggetto faccia uso nella propria attività di un’invenzione che non è

stata brevettata; e successivamente un altro soggetto che ha conseguito la stessa invenzione depositi su di

essa una domanda di brevetto.

Se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto ne ha comportato l’accessibilità al pubblico,

l’invenzione è entrata a far parte dello stato della tecnica e il successivo brevetto è privo del requisito della

novità.

Se invece l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto non ne ha comportato l’accessibilità al

pubblico, il successivo brevetto è valido e il suo titolare ha i diritti esclusivi di sfruttamento dell’invenzione

previsti dall’art. 66 c.p.i.. Tuttavia, se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto si colloca «nel

corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità»,

questo soggetto può proseguirne l’utilizzo, anche se solo «nei limiti del preuso». Non può espandere

l’attività né in senso territoriale né da un punto di vista quantitativo dei prodotti immessi sul mercato.

Esaurimento:

Art. 5 c.p.i. come per il diritto d’autore c’è esaurimento sul singolo esemplare venduto solo se la vendita

avviene in Italia e nel territorio comunitario; valgono le importazioni parallele ma non è ammesso

l’esaurimento a livello internazionale. Cessione e licenza:

il titolare può sfruttare il brevetto e può disporne con contratti di cessione e/o di licenza.

La cessione si inquadra in una compravendita. È un contratto con cui il titolare trasferisce i diritti sul

brevetto a un altro soggetto. In genere sono dei contratti a titolo oneroso.

Sono più frequenti, anche per i marchi le licenze di brevetto: contratto con cui il titolare (licenziante), senza

trasferire i diritti sul brevetto (rimane titolare dei diritti), autorizza un terzo (licenziatario) a utilizzare

l’invenzione brevettata. Di solito, il contratto di licenza prevede che, come corrispettivo, il licenziatario versi

periodicamente al licenziante, a scadenze prestabilite, delle somme (c.d. canoni o royalties) pari a una

percentuale del fatturato o degli utili realizzati con lo sfruttamento dell’invenzione brevettata. I canoni

possono essere più bassi se il licenziatario deve sostenere dei costi iniziali piuttosto alti oppure se effettua

delle operazioni consistenti di promozione. Può esserci una clausola di esclusiva quando il titolare si

impegna a non concedere altre licenze e a non sfruttare in proprio l’invenzione. Il licenziatario è l’unico a

sfruttare la licenza. Un'altra tutela è quella dei minimi garantiti il titolare si tutela nel momento in cui il

licenziatario non arriva a fatturare una determinata somma deve comunque un determinato canone

minimo al licenziante. Le licenze hanno una logica commerciale rilevante: il titolare non ha i mezzi per

sfruttare i brevetti come enti di ricerca che non hanno i mezzi per operare sul mercato. è necessario un

imprenditore che lo faccia; altro caso è in cui il titolare di un brevetto europeo/ internazionale non si hanno

i mezzi e le competenze per operare su un altro mercato. si da la licenza a un operatore su quel mercato.

vengono moltiplicate le possibilità di sfruttamento del brevetto. È una situazione di vantaggio per entrambi

i soggetti.

I contratti di cessione e di licenza sono a forma libera. Si possono concludere anche in forma orale ma nella

prassi per esserci certezza vengono sempre fatti per iscritto. Holding e controllata se non hanno

formalizzato una licenza ma per fatti concludenti lo si ritiene. È normale che non ci sia una licenza in forma

scritta.

Di regola, il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia contrattuale se concedere o meno

una licenza. Tuttavia, in alcuni casi, se il titolare rifiuta di concedere una licenza volontaria, il terzo può

chiedere e ottenere una licenza obbligatoria. Questo accade quando ci sono in contrasto degli interessi in

cui le esclusive possono andare a scapito di terzi e si devono bilanciare gli interessi, infatti, la licenza

obbligatoria viene concessa. Non è un’esecuzione forzata ma devono ricorrere alcuni presupposti, con

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza del terzo interessato e all’esito di un

procedimento davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Con la licenza obbligatoria il terzo viene

autorizzato a sfruttare l’invenzione brevettata, anche senza il consenso del titolare del brevetto. È un

decreto del ministero che tiene conto della licenza non concessa volontariamente e viene così concessa una

licenza obbligatoria.

La licenza obbligatoria può essere concessa in due casi.

 Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto art. 70 c.p.i. Se, trascorsi

tre anni dal rilascio del brevetto, l’invenzione brevettata non sia stata attuata o sia stata attuata «in

misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» - oppure se, dopo una iniziale

attuazione, l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre anni, «sospesa o ridotta in misura

tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» -, ogni terzo interessato può

chiedere una licenza obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione. La licenza però non

può essere concessa «se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla

volontà del titolare del brevetto».

 Licenza obbligatoria in caso di brevetto dipendente art. 71 c.p.i. Se un’invenzione protetta da

brevetto non può essere attuata senza attuare una precedente invenzione ancora brevettata

(brevetto dipendente), il titolare del secondo brevetto (dipendente) può ottenere una licenza

obbligatoria sul primo brevetto, nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione dipendente e a

condizione che quest’ultima «rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un

importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica».

Disposizioni comuni ai due tipi di licenza obbligatoria artt. 72, 73 e 199 c.p.i.:

 Occorre una istanza motivata, presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi

 Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare «di essersi preventivamente rivolto al titolare del

brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni»

 La licenza obbligatoria non può essere concessa «quando risulti che il richiedente abbia

contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede»

 La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva

 Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un «equo compenso», la cui

misura è determinata nel decreto di concessione della licenza

 Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e le

condizioni della licenza

 La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del decreto

di concessione oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la concessione della

licenza

Il titolare del brevetto può fare una offerta al pubblico per la concessione di una licenza per l’uso non

esclusivo dell’invenzione (art. 80.1 c.p.i.). è un’offerta aperta, per chi fosse interessato allo sfruttamento

della licenza. Se un soggetto notifica al titolare una accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è

concluso, anche se non viene accettato il compenso proposto dal titolare nell’offerta (art. 80.2 c.p.i.).Se il

compenso non viene accettato, la misura del compenso viene determinata con «equo apprezzamento» da

un collegio di arbitratori (art. 80.3 c.p.i.).

Cause nullità del brevetto:

Un brevetto è nullo, in base all’art. 76.1 c.p.i., se:

 il trovato non rientra tra le entità brevettabili ai sensi dell’art. 45 c.p.i.

 non sussistono tutti i requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46, 48, 49 e 50 c.p.i. (industrialità,

novità, originalità, liceità)

 l’invenzione non è sufficientemente descritta ai sensi dell’art. 51 c.p.i.

 l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione è stata

estesa. Si deve considerare che il contenuto è tutto quello che è scritto nel brevetto, oggetto è

quello su cui voglio tutela ( rivendicazioni). Sappiamo che si può modificare la domanda, ampliarlo

modificando esclusivamente le rivendicazioni aggiungendo delle parti della domanda. Se si

aggiungono nelle rivendicazioni dei materiali che non erano già presenti nella domanda è un errore,

si estende il brevetto oltre il contenuto della domanda e ne determina nullità. Un'altra ipotesi, che

viene dopo la concessione, è quella della limitazione. Se rivendico A + B e poi viene tolto e

modificato B perché è anticipato. Finché si tratta di una limitazione va bene, ma se viene usata in

maniera impropria quindi estensiva c’è il caso di nullità.

 il brevetto è stato concesso a un non avente diritto e l’avente diritto «non si sia valso delle facoltà

accordategli dall’art. 118 c.p.i.» (rivendica del brevetto)

Nullità parziale se «le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto» (art. 76.2 c.p.i.). C’è la

possibilità di conversione del brevetto nullo (art. 76, commi 3 e 4, c.p.i.) si collega al fatto che esistono dei

brevetti per modello di utilità che sono concessi a piccole innovazioni e migliorie che si limitano a una

efficacia, impiego di parti di macchinari. Si possono salvare e convertire dei brevetti che non solo validi per

le invenzioni in brevetti di utilità. Cause decadenza del brevetto:

 Mancata attuazione nel caso previsto dall’art. 70.4 c.p.i. è legato alla licenza obbligatoria, dopo che

viene ottenuta e nemmeno il richiedente la attua, allora il brevetto decade. Fa riferimento

all’interesse pubblico per questo decade.

 Mancato pagamento delle tasse annuali (art. 75 c.p.i.).

Il concetto di decadenza è diverso da nullità perché il secondo dal principio ha delle mancanze per non

essere ritenuto valido. Ci sono dei vizi originari per ritenere il brevetto invalido. La decadenza fa riferimento

a un brevetto valido ma successivamente sopravvengono delle circostanze che lo invalidano. 20 aprile 2015

Seconda parte corso:

Si incentra sull’impresa che compete facendo marketing e comunicazione. Gli strumenti di comunicazione

dell’impresa sul mercato sono oggetto del corso, si tratta di capire come l’impresa si fa conoscere e

riconoscere sul mercato, come costruisce la sua immagine aziendale e come la veicola sul mercato. Fa

riferimento ai segni distintivi e ai marchi d’impresa, al design, alle innovazione di tipo estetico, alla

pubblicità, alle regole di concorrenza leale/sleale. La prima delle aree da trattare sono i marchi di impresa.

I marchi di impresa:

Nascono per un’esigenza insopprimibile, primaria e intuitiva da parte dell’imprenditore al fine di

distinguersi dai concorrenti, di attirare a se la clientela e sottrarla in modo leale ai concorrenti. Sul mercato

è presente un’offerta plurale di prodotti e servizi da parte di imprenditori che competono fra di loro sul

mercato. Se si vuole acquistare un televisore, c’è un’offerta di vari marchi. Ogni volta che c’è una pluralità

omogena c’è la necessità di individuare un’entità di offerte da un’impresa piuttosto che un’altra. Va al di là

dell’impresa quindi è riscontrabile anche nel mondo civile. Il primo segno distintivo è il nome e cognome.

Lo stesso vale per i prodotti. Il marchio nasce storicamente con la finalità di identificare un prodotto o

servizio come fornito da un certo individuo distinguendolo dagli stessi prodotto o servizi presenti sul

mercato dello stesso genere.

Storicamente la prima funzione è quella distintiva atta a far capire la provenienza di un prodotto. È utile sia

per l’imprenditore sia per il consumatore. Dal punto di vista dell’imprenditore che si distingue e permette

di identificarsi e farsi conoscere, e quindi convogliare la scelta del consumatore. Il marchio permette di

identificarsi, di essere visibile e riconoscibile. Se vedo la mela morsicata riconosco un prodotto Apple da

Samsung. Il marchio serve ai consumatori a fare scelte ragionate, consapevoli, infatti, questi svolgono ruolo

di giudici del marcato. Continuando ad acquistare i prodotto soddisfacenti, e scartando quelli che non

hanno soddisfatto le aspettative i consumatori svolgono un ruolo da giudice. Si dice anche che il marchio ha

un ruolo virtuoso ed efficiente perché serve a premiare, a far restare sul mercato e a far prosperare il

prodotto di qualità ed a estromettere i prodotti di non qualità. Questa è una funzione distintiva che i

marchi tutt’ora conservano.

A questa funzione primaria se ne sono aggiunte delle altre sul mercato. Partendo da una situazione in cui il

marchio aveva una soluzione distintiva, ci si è resi conto che il marchio è un formidabile strumento di

comunicazione di significati ulteriori al di là dell’individuazione dell’imprenditore. Si è aggiunta quindi una

funzione pubblicitaria o suggestiva. Si pensi alla moda, all’alta tecnologica e ai marchi che sono dei segni in

cui l’imprenditore ha convogliato e incorporato un significato ulteriore. Il marchio è uno strumento di

marketing volto a comunicare al consumatore l’immagine aziendale, la qualità dei prodotti, e anche una

certa filosofia di vita. Il legislatore si è sforzato di dare tutela all’imprenditore ai suoi marchi non solo in

base a un componente distintivo ma anche in relazione a valori ulteriori: suggestivi, di comunicazione e

pubblicitari. Vanno a braccetto i caratteri economici come la strategia d’impresa e gli elementi giuridici.

Sono branche di studi economici che permettano di analizzare il marchio da catturare ponendo attenzione

sul pubblico, e i significati da dare, come veicolare l’immagine aziendale mediante il marchio.

I marchi sono a cavallo tra l’economia e il diritto; per questo si vede l’abilità e la sagacia dell’imprenditore. Il

marchio permette di tutelare il valore mediante lo strumento dell’esclusiva. È indispensabile perché

vengano riservate al titolare. L’uso del marchio è riservato al titolare, i soggetti diversi non possono copiarlo

altrimenti sono chiamati in giudizio, pagando danni e restituire altresì gli utili generati dalla copia.

Si esamina:

 Cosa può essere registrato e protetto da un marchio: le area di intervento della legge in questo

settore, quali segni l’imprenditore può riservarsi e ottenere quindi un’esclusiva di marchio;

 Requisiti validità: caratteristiche che deve presentare per essere protette;

 La sfera di protezione: una volta che ho un marchio valido cosa posso vietare? Contro cosa posso

agire?

Se compro un prodotto contraddistinto dal marchio e sperimento che ha una certa qualità, mi aspetterò nel

momento in cui effettuo un riacquisto di avere la medesima qualità da parte di un prodotto con lo stesso

marchio. Questa è la funzione di garanzia qualitativa del marchio. La legge non impone di mantenere

invariato il prodotto ma non di ingannare il pubblico. L’imprenditore non è obbligato a tenere invariato il

prodotto, se cambia in termini peggiorativi il consumatore deve essere avvertito. La legge è attenta

soprattutto nel versante della protezione del consumatore. La prima controversia a danno di immagine è

stata quella di un’acqua di colonia caratterizzata dal numero 4711 e per coincidenza era stato assegnato

come numero telefonico a un imprenditore di spurghi di pozzi neri che lo aveva fatto applicare su tutti i

suoi furgoncini. Ovviamente non si crea una situazione di confusione in termini di prodotto ma sicuramente

chi produce l’acqua di colonia è danneggiato a livello di immagine.

Le fonti legislative:

Per quanto riguarda la legislazione nazionale la fonte principale è il codice proprietà industriale. Le norme

sostanziali sono contenute dal 7 al 28 del c.p.i. A livello comunitario questo è un settore, a differenza di

quello brevettuale dove non c’è uniformità di principi, qui c’è una direttiva comunitaria che contiene i

principi fondamentali. È la direttiva n° 95 del 2008 che in gran parte riprende la 104 del 1989. La legge dei

marchi nazionale si è allineata nel 1992 e poi è stata trasfusa nel c.p.i. A livello unitario esiste un

regolamento n°207 del 2009 che riprende un precedente regolamento del ’94 che contiene la disciplina del

marchio comunitario. Si ha un unico marchio sovranazionale dell’unione europea. A livello europeo le

regole di questo regolamento coincidono con quelle nazionali. Anche in questo campo ci sono delle

convenzioni internazionali che contengono dei principi base nel tema dei marchi. La prima è la convenzione

di unione di Parigi che è la base della proprietà industriale. Si considera anche l’accordo di Madrid sulla

registrazione dei marchi internazionali che prevede una possibilità di registrazione con una procedura unica

dei cosiddetti marchi internazionali. È simile al procedimento del brevetto europeo. Ci sono inoltre gli

accordi TRIPS che si occupano di marchi e segni distintivi.

Segni registrabili come marchi:

art.7 c.p.i possono essere registrati come marchio “tutti i segni che siano suscettibili di essere rappresentati

graficamente e atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

Questa è la prima norma d’accesso alla disciplina dei marchi. La privativa si ottiene a seguito di una

procedura davanti a un ufficio competente (A Roma in Italia, comunitario ad Alicante, a Ginevra per quelli

internazionali). Con la registrazione si può acquisire un’esclusiva su dei segni. Se un’entità non è un segno

non può essere registrata come marchio. Il segno è un’entità che è in grado di trasmettere un significato a

un soggetto che con essa entra in contatto. Questa è le definizione della legislatura. Pensiamo per

converso a determinati elementi puramente strutturati di un prodotto in dottrina si è fatto riferimento alla

fragranza del profumo, non identifica un segno che trasmette un messaggio, è un elemento in sé, è

connaturato e strutturale del prodotto. Un altro caso è che un soggetto voleva registrare un marchio con

alla base un sacchetto trasparente per aspirapolveri che però non è un segno, è un componente del

prodotto. Questo non vuol dire che le forme non possano essere dei marchi ma se un prodotto ha una

certa forma che si imprime nella mente del consumatore e sua arbitrarietà e caratteristica allora può essere

un marchio. Esempio. La forma penna bic o la bottiglia della coca-cola. Il segno è il veicolo di un messaggio.

Il primo spartiacque è il concetto di segno che ha come scopo quello di comunicare un messaggio, è un

veicolo di significato, altrimenti non può essere considerato come tale. In genere si tratta di forma

strutturale quando questa è percepita da parte del consumatore come una parte del prodotto; nel caso del

segno invece è quella caratteristica oltre che a essere un presente rappresenta un significato ed è un

veicolo di un messaggio. Secondo requisito: rappresentabilità grafica

È antico e in via di superamento. A livello comunitario si sta discutendo delle proposte di modifica della

direttiva comunitaria al fine di eliminazione di questo requisito. Il segno per essere registrato come marchio

deve essere suscettibile come fissazione, e deve essere rappresentato in modo che sia visivamente

percepibile. È un requisito apparentemente semplice ma presenta delle difficoltà ed espone a degli

equivoci.

 Perché c’è questo requisito?

 Perché solo i marchi visivamente percepibili possono essere registrati?

Questo non è vero, sarebbe un errore grave affermarlo. In realtà, anche i segni non percepibili dalla vista

sono registrabili come marchi. La nostra legge ammette dei marchi sonori che non sono percepibili con la

vista. Non è un requisito che permette di distinguere segni registrabili da non registrabili. Il primo caso

che si è presentato è quello di un soggetto che fabbricava palline da tennis che aveva impregnato con una

fragranza erba appena tagliata, aveva chiesto registrazione della fragranza delle palline da tennis. La

fragranza del profumo in sé non è un segno visibile, in questo caso si è un segno distintivo delle palline da

tennis. La legge dice che se non si tratta di segni che non si vedono devono essere tradotti in forma grafica

nella domanda di registrazione. I suoni possono spartito, mentre i rumori che non possono essere fissati da

uno spartito saranno rappresentati da strisciate da spettri sonori. I profumi sono fissati con varie tecniche

di cromatografia al fine di rappresentarli su carta. Tutte queste però sono delle forzature.

 Nel momento in cui si dice che sia sufficiente che sia percepibile perché imporre una

rappresentazione grafica del segno?

È necessario gli organi preposti alla registrazioni siano messi in condizione di capire e individuare il segno

che si vuole registrare. Anche dal punto di vista della certezza dei terzi c’è bisogno di avere un documento

che faccia capire di cosa si tratta. Questo requisito non serve per capire cos’è possibile registrare come

marchio ma per imporre che tutti i segni siano fissati nero su bianco / formalizzati per finalità di

consultazione e capire cos’è l’oggetto della registrazione. È una finalità di procedura di registrazione e della

certezza dei terzi (concorrenti). Non è nel rapporto finale dei clienti.

Terzo requisito:

Funzione essenziale del marchio: solo i segni atti a distinguere possono essere registrati come marchio. Ci

deve essere un’attitudine a distinguere: idoneità del segno a svolgere una funzione distintiva, ossia a

comunicare al consumatore un messaggio relativo alla provenienza del prodotto o del servizio da una certa

fonte oppure a comunicare determinate caratteristiche derivanti da un certo produttore.

Se colleghiamo la prima e la terza norma abbiamo si individua un segno atto a distinguere, ma che deve

essere anche idoneo a rappresentare determinati messaggi al consumatore. In particolare, il segno deve

comunicare un messaggio relativo alla provenienza di un certo imprenditore. Deve assumere un significato

di vero marchio.

La giurisprudenza nazionale non tende a fare un’analisi dettagliata di questi tre requisiti, mentre quella

comunitaria tende a essere pignoli su questi requisiti. Nelle sentenze, infatti, vengono analizzate

singolarmente. La legge ci da in questa norma una definizione preliminare e le caratteristiche si devono

avere per registrare un marchio. Non dice se sarà valido, dice che in sé può essere presa in considerazione

per la registrazione. Fatto questo la legge fornisce un elenco non tassativo ( sono esemplificazioni, se un

segno non rientra può essere comunque registrato se presenta i tre requisiti) di segni registrabili di cui

all’art.7 c.p.i

 Parole, comprese i nomi di persone che generano i marchi patronimici. In generale genera i

cosiddetti marchi denominativi;

 Disegni: marchi figurativi;

 Marchi misti: insieme di lettere e disegni;

 Lettere e cifre: LV, H di Hermes, GG di Gucci, C di Chanel;

 Forma del prodotto o della sua confezione: aspetto del prodotto deve avere valenza distintiva,

identificare il prodotto di un imprenditore. Hanno dei problemi specifici che derivano dal fatto che

il monopolio dato dalla registrazione di marchio è più forte per il marchio di forma. Nel senso che

registro Samsung o la mela di Apple. Se si registra la forma di una bottiglia o di una penna i terzi si

trovano impediti di fare qualcosa di più, non possono fare un prodotto con quelle caratteristiche

che va al di là di un nome o di un logo che viene apposto su un prodotto.

 Suoni: motore Harley Davidson, canto del gallo al mattino, Jägermeister ha cercato di registrare il

rumore delle corna dei cervi quando si cozzano per fare la lotta;

 Colori intesi come la combinazioni o tonalità cromatiche di un prodotto. esempio. Rosso Ferrari.

Questo è un elenco non tassativo. In sé anche se non sono compresi nell’elenco possono essere

registrati alcuni marchi come:

 Marchi di posizione: certo segno in un punto caratteristico. Esempio banda colorata che

contraddistingue un prodotto;

 Marchio di movimento: si cerca di registrare un prodotto per il suo movimento. Esempio macchina

con ali di gabbiano e voleva registrare questo movimento caratteristico come distintivo;

 Giochi di luce se caratteristici e distintivi.

 Marchi tattili: superficie del prodotto molto sviluppati in Germania;

 Marchi del sapore 22 aprile 2015

Classificazione dei marchi:

Non ci sono norme specifiche nella legge con queste classificazioni. Sono elaborate dagli interpreti, non

sono puramente terminologiche ma hanno dei riflessi sulla disciplina.

 Distinzione tra marchi di prodotto e di servizio. Non c’è molto da dire sulla definizione in sé: sul

prodotto o bene di qualunque tipo mentre l’altra fornitura di servizi di qualsiasi tipo. È la grande

distinzione nell’attività commerciale. Sia gli uni sia gli altri possono essere contraddistinti dai

marchi. La vera differenza è la modalità di uso del marchio. Per i marchi di prodotto c’è un bene

tangibile, il marchio è impresso e applicato sul prodotto o confezione. Per i beni dell’informatica si

mette anche sul prodotto. Per gli alimenti e bevande si mette sulla confezione. Per i marchi di

servizio l’uso del marchio non può avvenire direttamente sul prodotto ma viene applicato sui mezzi

utilizzati. Esempio camion per l’impresa di trasporto. Anche la pubblicità è una forma di uso del

marchio in relazione al prodotto o servizio.

 Marchi di fabbrica ( produttore) e marchi di commercio ( commerciante / intermediario) fa capire i

vari livelli della filiera. Il marchio di fabbrica è del produttore del bene, il marchio di commercio è

del commerciante / intermediario quando è diverso dal produttore. Si collega sempre alla norma di

legge art.20.3 c.p.i che si collega alla funzione distintiva del marchio: è previsto che il commerciante

può aggiungere il suo marchio al prodotto, il fabbricante non può vietarlo ma non è possibile che il

commerciante sopprima il marchio del fabbricante. È vietata la smarchiatura.

 Marchi generali e speciali: il primo contraddistingue tutti i prodotti mentre i secondi

contraddistingue uno specifico prodotto e servizio. È il caso delle imprese multi prodotto, abituale

delle automobile abbiamo il marchio generale FIAT, OPEL che contraddistingue tutte le auto, ci

sono i singoli modelli che hanno il marchio come ad esempio Astra; oppure nell’ambito alimentare

ci sono le tagliatelle emiliane Barilla ma il marchio generale è Barilla. I marchi generali comunicano

essenzialmente un messaggio di origine di prodotto dall’imprenditore( azienda X). I marchi

speciali contraddistinguono un particolare prodotto, trasmettono un messaggio sulle qualità,

sulle caratteristiche specifiche e comunque comunicano anche un messaggio di origine.

 Marchio semplice e composto: il primo è composto ad esempio da una singola parola o figura. I

marchi misti che abbinano un elemento denominati e figurativo sono certamente un marchio

complesso. Esempio. Il nome di imprenditore unito con un certo sfondo grafico è un marchio

complesso. Pongono problemi soprattutto quando si tratta di valutare le imitazioni da parte di

terzi. Cosa succede se un terzo copia solo un elemento e non l’altro? C’è comunque violazione o si

devono copiare tutti gli elementi? Dipende, lo vedremo più avanti.

Soggetti legittimati a registrare un marchio:

La regola per i marchi è aperta. Si trova nel codice della proprietà industriale all’art.19.1 che dice che può

registrare un marchio chiunque lo utilizzi o chiunque si proponga di utilizzarlo direttamente o in attività di

terzi (licenziatari) che lo utilizzino con il suo consenso. Di fatto, la forma consente a chiunque di registrare

un marchio purché la registrazione sia assistita da un proposito di utilizzazione del prodotto. In realtà

questa norma viene intesa e applicata in modo molto permissivo. Fondamentalmente si dice che chiunque

possa registrare un marchio. Tuttavia, se si registra un marchio e non si usa dopo un certo periodo di tempo

( 5 anni ) viene meno il diritto esclusivo. Il marchio decade. Non è neanche richiesto che chi registra sia un

imprenditore.

Nel passato solo l’imprenditore poteva registrare un marchio. Nella regola generale vengono innestate

alcune ipotesi particolari in cui la registrazione di un segno è riservata solo a un certo soggetto. Sono i casi

eccezionali in cui c’è un cosiddetto avente diritto. Secondo l’Art.8.1 c.p.i non si può registrare un ritratto ( o

fotografia) di un’altra persona senza il suo consenso. Ognuno ha il diritto d’immagine sulla sua figura,

infatti, chi decide è la persona che ha quell’aspetto e sembianza. È previsto che anche dopo la morte della

persona, fino al quarto grado di parentela i parenti decidono dell’uso del ritratto. Dopo il quarto grado non

ci sono riserve di alcun tipo sul ritratto. Ci sono stati dei casi curiosi: un soggetto aveva preso un sosia di

personaggio famoso, ma questo discorso non vale perché il pubblico riconosce la persona popolare. C’è

stato un divieto di registrazione. Esempio immagine stilizzate che richiamavano il profilo di Lucio Dalla c’è

un divieto anche in questo caso. Il divieto di registrazione si applica non solo quando viene registrata

propriamente un’immagine e fotografia fedele ma anche in tutti i casi in cui si cerca di registrare una

raffigurazione in cui il pubblico riconosce una certa persona. Si usa un criterio di riconoscibilità.

Art.8.2 c.p.i riguarda la registrazione dei nomi altrui. La norma è piuttosto articolata perché Il ritratto è

piuttosto univoco, mentre i nomi sono più complicati perché ci sono molti casi di omonimia. C’è la

possibilità di registrare come marchio il nome altrui non notorio, purché il suo uso non sia tale da ledere la

fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

Art.8.3 c.p.i riguarda segni notori, infatti, la registrazione è riservata a chi è l’artefice di questa notorietà.

Esempio. Sergio leone c’è una riserva dei congiunti ma se registro solo il nome Leone non è notorio; i nomi

di sportivi o attori famosi sono notori. C’è un’esclusiva sulla notorietà. Può essere anche il nome di una

manifestazione, il titolo di un libro, un politico, degli enti e delle associazioni, e degli emblemi caratteristici.

Esempio. Stemmi delle contrade del palio di Siena. C’è esclusiva di sfruttare o non sfruttare

economicamente lo sfruttamento del segno che un certo soggetto ha reso noto.

Art.14.1 c.p.i non possono essere registrati come marchio i segni il cui uso costituirebbe violazione di un

altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

In realtà riguarda due ipotesi:

 Un segno protetto dal diritto d’autore. Esempio. Quadro, espressione, disegno che in sé costituisce

protezione con il diritto d’autore. Solo l’autore può decidere se usarla come marchio o meno;

 Opere dell’industrial design: progettazione estetica di opere. Anche in questo caso chi progetta può

decidere se registrarlo o meno.

Art.19.2 c.p.i Divieto di registrazione del marchio se la domanda viene fatta in malafede. Non è un caso

omogeneo, è un’ipotesi di chiusura. In nessun caso si può registrare, altrimenti il marchio è nullo, se è fatto

in malafede con intento malizioso. È una norma aperta, non si dice cos’è malafede. Sta agli interpreti

vedere caso per caso quando c’è o non c’è malafede. Nella pratica le ipotesi che sono emerse sono

inquadrabili in due categorie:

1. Soggetto che ha un’aspettativa di tutela su un segno e viene anticipato nella registrazione dalla

parte di un altro. Un soggetto non ha ancora esclusiva, ha delle aspettative ma viene anticipato da

un terzo per privarlo della registrazione. Non è una coincidenza. Esempio. Una persona non è

ancora famosa però ci si rende conto che probabilmente diventerà famosa in breve tempo. Un

giovane calciatore gioca due buone partite nelle giovanili e si capisce che potenzialmente diventerà

un campione. Un soggetto se ne accorge e va a registrare il marchio: c’è legittima aspettativa di

tutela perché è verosimile che diventi famoso. C’è malafede perché viene registrato per godere

dell’esclusiva. So che il concorrente ha registrato un marchio all’estero ma non l’ha fatto in Italia, lo

faccio io e lo costringo a comprarlo da me.

2. Registrazione con finalità anticoncorrenziali: si registra il marchio non per farne uso ma per

sottrarlo alla disponibilità dei concorrenti. Sono dei casi di accaparramento. Non ha finalità virtuosa

ma di intralciare l’attività dei concorrenti per sottrarre disponibilità dei segni. 23 aprile 2015

La commissione dei ricorsi, come avviene per i brevetti, quando viene respinta la domanda di brevetto

decide con una sentenza quali sono gli elementi che possono essere oggetto in ultima istanza davanti alla

corte di cassazione. È la procedura amministrativa per avere un marchio in Italia. Si dice in relazione che la

registrazione secondo l’art.2 c.p.i riguardo l’ufficio e il suo provvedimento è di accertamento costitutivo.

C’è una doppia anima: l’ufficio da un lato accerta che il marchio abbia i requisiti per essere concesso, l’altra

è quella di costituire il diritto ma senza il provvedimento dell’ufficio non può sorgere. Questa è la via

italiana di tipo amministrativo. È ulteriormente possibile che i diritti siano concessi e siano oggetti di cause

davanti al giudice. Quella raccontata finora sono i processi di concessione e acquisizione, e relative cause

interne; è possibile che se un soggetto ritiene che un marchio sia stato richiesto e sia sbagliato quindi si può

richiedere la nullità di un marchio. La via europea del cosiddetto marchio comunitario che verrà rinominato

europeo, viene concesso non dall’ufficio nazionale ma un ufficio dell’armonizzazione del mercato interno

con sede ad Alicante in Spagna. Chi sceglie vuole che questo marchio valga per tutto il territorio dell’unione

europea. La procedura è la stessa: si effettua la domanda, c’è un’analisi da parte dell’ufficio, e

successivamente c’è la possibilità di opposizione e anche in questo caso c’è la possibilità di impugnazione

dell’opposizione. La prima fase è interna all’ufficio, e chi ha perso se intende continuare può portare la sua

questione davanti alla corte di giustizia europea.

La differenza tra la via nazionale e quella comunitaria è che la seconda vale per tutto il territorio

dell’unione, sta poi al richiedente che via seguire: procedura nazionale, o mercato europeo. La difficoltà del

marchio comunitario deve avere i requisiti di validità per tutto il territorio dell’unione. Esempio. Solo Italia,

se ce n’è uno abbasta simile in Svezia non ci sono problemi se si fa richiesta nazionale. Se si fa richiesta

comunitaria in questo caso bloccherebbe tutto il processo. Via internazionale è intermedia alle due, è

disciplinata da due corpi: accordo di Madrid che nella sua prima versione risale al 1891 a cui è stato

aggiunto il protocollo di Madrid del 1989. Chi deposita un marchio può chiedere l’estensione internazionale

negli stati che aderiscono al protocollo a Ginevra presso l’organizzazione internazionale della proprietà

internazionale. È un modo centralizzato per avere una pluralità di registrazioni. L’ufficio di Ginevra se

concede l’estensione trasmette gli incartamenti agli stati interessati. Se gli stati interessati non rifiutano la

domanda di estensione automaticamente il marchio varrà in quello stato. È una procedura unica ma il

risultato è un fascio di marchi nazionali. In realtà i marchi è come se fossero richiesti nei rispettivi stati.

Esempio. Marchio nazionale italiano di Barilla su Mulino Bianco. L’ufficio italiano brevetti e marchi riporta il

n° della domanda, il titolare, il mandatario, e il consulente. Indica le classi di prodotti e poi c’è una

raffigurazione del marchio ( requisito rappresentabilità grafica). Questo è un marchio misto: parte

denominativa e raffigurativo. Si deve solo raffigurare e far capire quale è il marchio. Esempio. Marchio

internazionale: Fiorucci. C’è raffigurazione del marchio, ma anche le classi del prodotti che sono le

classificazioni per i quali si vogliono protezione ( abbigliamento). Esempio marchi comunitari: dash

detersivo. Parola dash con l’elenco dei prodotti per cui si vuole tutela.

Indicazione dei prodotto e dei servizi per cui un prodotto è registrato. Esiste la convenzione internazionale

di Nizza del 1957 che ha previsto un servizio di classificazione di tutti i prodotti o servizi. Ogni classe è

identificata da un numero, e la classificazione di Nizza prevede che rientrano dei prodotti e servizi. Le classi

totali sono 45, al momento della registrazione si deve indicare per quali classi si vuole la protezione e

bisogna specificare per quali dei prodotti rientranti nella classe si vuole registrare il marchio. Si può

chiedere la protezione per più classi. In teoria si potrebbe chiedere la protezione per tutte le classi e per

tutti i prodotti. È raro che questo avvenga perché per registrare un prodotto si devono pagare delle tasse

che aumentano a seconda del numero delle classi quindi si registra solo per settore d’interesse. Ci sono

delle restrizioni nella legge che anche se si registrano tutte le classi il marchio vale solo per 5 prodotti non

usati. Le classi identificano i prodotti per cui un marchio è registrato e prodotto, circoscrive la protezione.

 Quali sono i requisiti di validità di un marchio?

Anche i marchi devono avere determinati requisiti di validità. Se io volessi registrare la parola tavolo per un

marchio di tavoli perché non è un segno distintivo anzi è un nome comune. Se volessi registrare una

bevanda con il nome Coca Cola non potrei perché esiste già una bevanda con questo nome. Se io volessi

registrare il marchio cotonelle per i prodotti che non contengono cotone facendo credere al consumatore

che ne contengono, non potrei registrarlo perché un prodotto ingannevole quindi illecito. I primi due

requisiti fanno riferimento al fatto che i marchi devono servire a contraddistinguere determinati prodotti o

servizi. svolgono la funzione di collegare un prodotto a una certa fonte territoriale.

I requisiti che esamineremo sono:

1. La capacità distintiva;

2. La novità;

3. La liceità.

Nelle direttive comunitarie si fa riferimento a degli impedimenti alla registrazione che sono un sinonimo in

negativo di requisiti di validità. Art.13 c.p.i è una delle norme più importanti della disciplina dei marchi. Non

possono essere registrati come marchi i segni privi di carattere distintivo. Individuando delle ipotesi di

carattere distintivo. Qui ci troviamo l’essenza dei marchi perché servono a distinguere i prodotti. Deve

consentire al pubblico, quindi a chi ci entra in contatto con il prodotto o servizio, di identificarli come

provenienti da una determinata impresa. Chi beve coca cola sa che proviene da Coca Cola e non da un’altra

azienda. La finalità di questa norma è che se la legge vuole creare delle esclusive sui segni che svolgono una

funzione di marketing collegando le fonti ai prodotti è chiaro che se il segno non è in grado di svolgere

questa funzione non c’è nessun motivo per registrarlo. Solo se il monopolio è accettabile per il libero

mercato allora si può concedere un marchio. La regola base che è divenuta centrale nella disciplina dei

marchi è che ci si deve porre nella posizione di un consumatore medio che è un soggetto normalmente

informato, ragionevolmente attento e avveduto. Naturalmente il livello medio varia a seconda del tipo di

prodotto e servizio che si vuole registrare. Esempio. Marchio su beni di largo consumo come patatine sarà

un consumatore con un livello di attenzione non particolarmente elevato, non si fanno delle grandi

riflessioni per acquistarle. Se devo comprare dei beni costosi il livello di attenzione sicuramente sale.

Esempio. LIMO è un acronimo che descrive l’apparecchiatura Laser Intesive Modulation è un segno privo di

capacità distintiva perché si deve valutare da parte dei medici che sanno cosa vuol dire quell’espressione.

Per loro non ha valore ma è solo un’abbreviazione. Va sempre parametrato in base al prodotto. Si deve

ricostruire la percezione tipica del consumatore medio. Quali significati i segni comunicano. Il legislatore

elenca dei segni che non hanno capacità distintiva:

 Le denominazioni generiche e le indicazioni descrittive. Le indicazioni descrittive dei segni

designano o comunque evocano alla mente del consumatore una caratteristica del prodotto o del

servizio, mentre le denominazioni generiche sono i nomi comuni del prodotto o servizio. Si può

trattare anche di segni diversi dalle parole (es.: disegno di un’arancia per aranciate) oppure di

parole di fantasia o neologismi che tuttavia hanno un chiaro significato per il pubblico (es.: ritenuto

nullo il marchio «Semiflex» per dischi abrasivi semiflessibili).L’esistenza di sinonimi o la possibilità

di perifrasi non rimuovono il divieto di registrazione. Sono escluse anche le denominazioni

generiche e termini descrittivi in una lingua straniera Art. 13 lettera b) spiega che non possono

essere oggetto di registrazione quei marchi costituiti esclusivamente dalle denominazioni

generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni

che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il

valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione

del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

La legge però precisa che i segni non possono essere registrati come marchio solo se consistono

esclusivamente in denominazioni generiche o indicazioni descrittive. Possono quindi essere registrati

marchi che non si esauriscono in un segno generico o descrittivo e che contengono anche una porzione

distintiva. Se il segno contiene anche delle parti distintive può essere protetto in riferimento a quelle

circoscrizioni 27 aprile 2015

La capacità distintiva del marchio individuale consiste nel segno distintivo di cui abbiamo parlato finora con

cui l’imprenditore contraddistingue in esclusiva i suoi prodotti e servizi per distinguerli dagli altri

imprenditori. Nessuno può registrare come marchio individuale il nome “parma” o “chianti”. Tutti gli altri

imprenditori che producono prosciutto o vino dovrebbero smettere di usare queste parole sulle etichette.

Quando il nome geografico è collegato agli occhi del consumatore a certe caratteristiche rilevanti o relative

alla reputazione non ci può essere un singolo che se ne appropria escludendo gli altri. Ovviamente però

questi nomi tipici dei prodotti sono protetti non per contrassegnare la provenienza da un singolo

imprenditore ma per contrassegnare il fatto che ci sia una zona geografica con una produzione tipica e solo

i prodotti provenienti da quelle zone e con determinate caratteristiche possano utilizzare quel nome. È la

disciplina della denominazione d’origine, delle indicazioni geografiche ma anche dei marchi collettivi.

Sono istituti diversi da quelli del marchio individuale. Il sistema delle denominazioni d’origine e delle

indicazioni geografiche hanno una matrice dell’unione europea quando sono determinate da nomi di

località e sono associati a prodotti tipici della zona. È possibile registrare, a livello comunitario, quel nome

geografico come denominazione d’origine. Si presuppone un disciplinare che contiene tutte le

caratteristiche del prodotto e come questo è stato ottenuto. Sul sito di qualsiasi consorzio di tutela dei

prodotti si trovano questi disciplinari, e i documenti dettaglianti il modo e il luogo dove deve essere

prodotto il parmigiano reggiano, il prosciutto di parma, e il salame di felino. Questa tutela ha aspetti

pubblicistici, infatti, mette capo una registrazione di nome tipici del prodotto con la denominazione

d’origine. Nessuno può registrare come marchio individuale ma come denominazioni d’origine. Questo

significa che tutti i produttori della zona se rispettano determinate condizioni possono chiamare il loro

prodotto con il nome prosciutto di parma, o parmigiano reggiano. I marchi collettivi si affiancano alle

denominazioni d’origine e all’indicazioni geografica nell’ordine alimentare per quanto riguarda i marchi dei

consorzi di tutela che poi consentono a tutti gli associati di utilizzare quella denominazione. Es. DOP,

stemma del prosciutto di parma con corona ducale e scritta Parma. Da un lato c’è la protezione della zona e

a maggior supporto ci sono i marchi collettivi. Si fa riferimento all’art.11 c.p.i e 29 e 30 per le denominazioni

d’origine. Le denominazioni d’origine assicurano che tutti i produttori tipici della zona possono usare quel

nome per identificare i loro prodotti, e chi non fa il vero prodotto non può scriverlo. C’è pur sempre

un’esclusiva diffusa, non c’è un singolo che esclude tutti gli altri, ma ci sono dei produttori della zona che

identificano con quel nome un determinato prodotto originale. È vietato ingannare il consumatore, e

agganciarsi alla fama e alla reputazione dei nomi famosi a vantaggio di chi non lo merita.

Tornando al marchio individuale, delle esclusive di un certo segno nei confronti di terzi se il nome

geografico qualifica il prodotto nessuno può registrarlo e creare un’esclusiva propria tagliando così fuori

tutti gli altri soggetti, mentre se si tratta di nomi che non influiscono sulla qualità del prodotto è possibile

registrarli. I nomi geografici non possono essere registrati come marchio. I segni che indicano una

provenienza da una località rilevante per le caratteristiche del prodotto non possono essere registrate.

Esempio. «Parma» per prosciutto; «Chianti» per vino; «Sassuolo» per ceramiche. Possono invece essere

registrati come marchio nomi indicativi di località che non influiscono sulle caratteristiche del prodotto.

Esempio.: «Fabriano» per carta; «Tollegno» per filati; Legnano biciclette, non importa agli altri produttori

perché non è plus per le biciclette. Non ricollega delle caratteristiche particolari.

Tutto ciò si ricollega alla capacità distintiva, infatti, i segni descrittivi non possono essere protetti come

marchio e tra questi rientrano i nomi geografici che indicano la provenienza del prodotto che qualifica il

prodotto. Secondo l’Art.13 c.p.i non possono essere registrati come marchio i segni inidonei a svolgere una

funzione distintiva; il segno deve consentire di identificare i prodotti o i servizi per i quali viene chiesta la

registrazione come provenienti da una determinata impresa. Due ipotesi particolari già individuate dal

legislatore per quei segni che non possono essere registrati come marchi:

1. Denominazioni generiche e indicazioni descrittive

2. Non possono essere registrati come marchi perché privi di capacità distintiva i segni divenuti di uso

comune nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio.

L’art. 13 c.p.i ha una tradizione secolare ma ha posto qualche problema interpretativo. Esempio. es.:

ritenuto nullo il marchio «Semiflex» per dischi abrasivi semiflessibili. Non è un doppione delle indicazioni

descrittive e dei nomi generici. Quali possono essere i segni di uso comune nel linguaggio e negli usi del

commercio senza essere nomi generici? In realtà la comunicazione commerciale conosce una marea di

segni che sono di diffuso impiego per dire genericamente quel prodotto che è di qualità, si colloca in una

certa serie senza essere descrittivo del prodotto.

Vengono ricondotti a questa categoria di segni di impiego diffuso nel commercio per indicare un elevato

livello qualitativo del prodotto o del servizio o per posizionare il prodotto o servizio all’interno di una

gamma o di una serie di prodotti o servizi. Ci sono varie ipotesi che raggruppano varie categorie emerse in

giurisprudenza, tra cui:

a. Parole che non descrivono specificamente la caratteristica del prodotto. Esempio. Se dico

tavolo indico quel prodotto, se includo un’espressione che fa capire che il tavolo è fatto di

legno sto descrivendo il prodotto. Pril che rende brillante e lucida del prodotto. I termini

come leader, extra, élite, standard, super, oro invece non descrivono una specifica

caratteristica, si limitano in maniera suggestiva a dire la qualità e il buon nome del

prodotto. Sono forme di autocelebrazione del prodotto. Valgono le considerazioni fatte per

le indicazioni descrittive devono restare liberi.

b. È omogenea alla prima categoria ma non riguarda le parole ma le figure, sono dei segni

figurativi come la corona, la stella, alloro. Devono restare liberi perché sono segni usati per

dare un’immagine di qualità.

c. Sono numeri, sillabe di impiego per indicare l’appartenenza a una serie. Ci sono dei

numeri progressivi spesso usati per indicare delle serie di prodotti. È una categoria che va

presa con le “pinze” perché abbiamo visto che la legge dice che anche le lettere e numeri

possono essere oggetto di registrazione come marchio. Da un lato c’è l’art.7 che lo

permette e dall’altro la posizione della giurisprudenza lo nega. Questo tema ha posto

parecchi problemi fino alla sentenza della corte cassazione del 2007 di un caso che aveva

ad oggetto la possibilità di registrare come marchio il gancino ad omega di Ferragamo. Un

terzo aveva copiato il marchio e sosteneva che fosse nullo perché quel segno è di uso

comune. Il caso è interessante perché i giudici di primo e secondo grado avevano accolto

questa posizione, avevano dichiarato nullo il marchio di Ferragamo con l’omega.

Ferragamo porta la questione in corte di cassazione richiamando l’art.7. La corte di

cassazione da ragione di Ferragamo e annulla le sentenze che annullavano il marchio. Il

ragionamento è stato interessante perché ha fissato alcuni paletti per la valutazione della

capacità distintiva in questo ambito. Considerando l’art.7 che le lettere e i numeri possono

essere oggetto di un valido marchio non si può dire a priori che non sia un valido marchio.

Nulla toglie che nel singolo caso concreto in un certo settore, per certi prodotti,

determinate lettere e numeri siano di uso comune e non siano effettivamente volti a essere

usati per distinguere. Si deve considerare il singolo caso concreto. La regola di fondo della

valutazione dei segni distintivi è sempre che non si possono fare affermazioni a priori in

astratto. La valutazione deve essere sempre svolta caso per caso.

I marchi espressivi si basano su un termine generico o descrittivo, al quale sono state apportate delle

modifiche o delle aggiunte di fantasia Esempio. «Frutteria» per succhi di frutta; «Pomito» per conserve di

pomodoro; «Bergasol» per prodotti a base di bergamotto; «Pavitex» per pavimenti tessili. In tutti questi

casi il marchio è valido, ma la sua tutela è circoscritta all’elemento distintivo; l’elemento generico o

descrittivo rimane libero. Per questo motivo si tratta di marchi deboli; mentre sono forti quei marchi che

non contengono elementi privi di carattere distintivo. Possono quindi essere registrati i marchi che non si

esauriscono in un segno generico o descrittivo e che contengono anche una porzione distintiva.

La norma generale dice che non possono essere registrati segni di carattere descrittivo, però la

giurisprudenza comunitaria ha detto che ci siano dei segni privi di carattere distintivi anche se non

rientrano in una delle categorie particolari come le denominazioni generiche, le indicazioni descrittive e i

segni divenuti di uso comune. La norma per l’appunto dice “ in particolare” e quindi il legislatore sancisce

una clausola aperta con ipotesi diverse. È interessante vedere la casistica di segni che sono stati ritenuti

privi di carattere distintivo senza rientrare nelle categorie speciali. Sono esempi concreti di come i giudici si

sforzano di individuare come il modo in cui il consumatore vede il marchio, se nel segno individua il

marchio. Esempio:

1. Cognomi molto diffusi: si era posto un caso in Italia in relazione al cognome Rossi. In Inghilterra

era stato chiesto alla corte di giustizia europea costituito dal cognome Nichols. Ci sono casi dei

cognomi con marchi forti come Ferrari, Versace, Armani e altri casi in cui c’è il nome rossi che da

solo non identifica molto. Si parla di un conflitto tra Sergio rossi e Marco rossi nel campo della

moda. I tribunali italiani hanno detto che si deve tenere conto di come la diffusione influisca sulla

percezione del consumatore.

2. Slogan più o meno famosi che vengono pubblicizzati per promuovere un prodotto. Esempio. Lo

slogan relativo a Kit Kat “have a break, have a kit Kat”. È marchio solo il nome o anche lo slogan? Lo

slogan è solo una formula promozionale di marketing o è un marchio? È una frase ben trovata per

stimolare l’acquisto. La corte di giustizia però ha detto attenzione perché potrebbe essere anche un

marchio, perché il pubblico veda solo una formula di stimolo all’acquisto e non sia percepito come

marchio. In relazione allo slogan dell’Audi “ all’avanguardia della tecnica” si è detto è anche una

formula promozionale, con valenza pubblicitaria ma il consumatore è arrivata ad associare questo

slogan al prodotto Audi, quindi è un segno distintivo della loro produzione. Alla fine anche lo slogan

è un marchio, dipende dal significato che il pubblico attribuisce e come lo vede. È una categoria di

confine che dipende dal significato attribuito dal pubblico. Se arriva a identificare una certa

produzione lo slogan ha valenza di marchio. Se non dice nulla sul produttore, non identifica un

produttore quindi non ha capacità distintiva e non costituisce marchio.

3. campo dei segni figurativi determinate forme geometriche elementari: cerchio, quadrato,

pentagono. I giudici tendono a dire che in sé sono banali e semplici, diffuse che il fatto in sé di

metterle su un prodotto senza alcuna caratterizzazione non sono descrittivi, non costituiscono un

marchio. Non comunicano al consumatore che il prodotto sia di tizio o di caio.

Casi:

 Forma dei prodotti: coca cola, penna bic, casse bang Olufsen

 Colore dei prodotti: suola rossa delle scarpe di Louboutin, oppure punta rossa dei calzini

 In generale, segni che appaiono agli occhi del pubblico come una mera proprietà del prodotto.

Tre oggetti:

pastiglia lavastoviglie: Finish ed è marchio;

packaging di un sapone: senza etichetta è abbastanza standard;

forma identificata nella domanda di registrazione come “ a farfalla” perché ricordava le ali di farfalla. È una

caramella tedesca che non ha ottenuto il marchio.

I giudici si sono trovati a chiedere come in sé sono identificativi di un produttore oppure dicono solo che il

prodotto è fatto in quel modo. Il giudice ha fissato come linea guida di queste forme un principio di questo

tipo: se il consumatore vede quella forma come una semplice proprietà del prodotto, elemento

strutturale del prodotto non sono delle forme distintive. Non funzionano come dei marchi. Se invece il

consumatore riesce a ricollegare il prodotto alla sua origine allora è un valido marchio. Bisogna vedere

com’è declinato nei casi concreti. Nel caso dello stereo bang & olufsen in sé ha valenza distintiva ma non è

stato dato il marchio perché la forma dava un valore sostanziale al prodotto. Nei marchi di forma ci sono

dei requisiti di accesso più restrittivi e si escludono determinate forme anche se distintive perché creano un

monopolio molto forte. Sostanzialmente quando la forma ha una valenza estetica ma non solo, ossia

particolarmente qualificata che finisce per essere motivo di acquisto e preferenza del consumatore allora

la forma non può essere registrata come marchio. Per la penna Bic e per la Coca cola questo requisito è

stato superato. La suola rossa delle scarpe di Louboutin è anche il suo marchio? È una cosa interessante

anche per capire il marketing in questo settore. È un marchio. È stato portato davanti ai giudici di diversi

stadi come Bologna, Parigi e alla corte di New York e hanno detto cose diverse. Bologna ha detto che è un

valido marchio vista la sua celebrità, non esprime qualità tipiche della suola, è un segno arbitrario.

La corte di Parigi viceversa aveva detto di no, che non fosse proteggibile come segno. La corte Newyorkese

ha detto che è un valido marchio purché la tomaia sia di un colore diverso. È stato fatta questa

precisazione perché nella causa newyorkese Louboutin aveva fatto causa a YSL perché aveva venduto una

scarpa tutta rossa, uniforme e non spiccava solo la suola rispetto al resto della scarpa. La punta rossa del

calzino non è un marchio. 29 aprile 2015

La percezione del pubblico può variare nel tempo. Oggi non vede un segno come un marchio, a seguito di

una campagna pubblicitaria la percezione cambia. La capacità distintiva si acquisita anche con l’uso. Finora

abbiamo parlato essenzialmente di cos’è la capacità distintiva, quali segni sono privi e quali la hanno. Ora

dobbiamo analizzare l’art.13.2 e l’art.13.3 che analizzano il segno in una prospettiva dinamica, diacronica,

di sviluppo nel tempo.

Si parla di acquisto di capacità distintiva con l’uso secondary meaning o riabilitazione del marchio quando

ciò che conta è quello che coglie e percepisce il pubblico quindi il significato che viene assegnato. Il

significato varia nel tempo, nelle circostanze. Lo stesso segno può essere visto in diverso modo al passare

del tempo. Ho letto sui giornali una certa notizia. La parola giornali è il nome generico. Se invece si dice che

ho comprato il giornale il segno sta identificando un marchio. Alla fine della scorsa lezione abbiamo parlato

dello slogan “ I’m loving it” della Mc donald che di per sé non vuol dire nulla, ma nello spot e abbinata al

cibo e il consumatore lo percepisce come marchio del prodotto anche se può essere che un segno che non

abbia in sé valenza di marchio e sia quindi privo di capacità distintiva. La parola giornale mantiene il suo

significato primario ma a seconda del contesto assume un altro significato distintivo. Quel segno diventa un

marchio che identifica un certo imprenditore e servizio.

 Quali possono essere le reazioni della legge di fronte a questi eventi?

La posizione fino alla riforma del 1992 era di chiusura perché i cambiamenti e i significati aggiuntivi non

interessavano soprattutto nel momento in cui sono stati registrati. I fatti sopravvenuti non importano,

prima non era accettabile il secondary meaning. Il codice attuale ha scelto una strada diversa che comporta

una notevole flessibilità, dando rilievo ai secondary meaning. Non si è insensibili agli sforzi di marketing e di

comunicazione d’impresa che rendono un segno un marchio. Si ammette un valido marchio anche il segno

che non ha inizialmente intrinsecamente capacità distintiva ma che la acquisisce grazie all’uso che ne ha

fatto. Si traduce in due commi dell’art.13 della c.p.i. Anche un segno in sé privo di capacità distintiva può

divenire valido marchio se acquista questa capacità distintiva a seguito dell’uso che ne è stato fatto (art. 13,

commi 2 e 3, c.p.i.). L’uso di un segno come marchio porta il consumatore a percepire il segno anche come

una indicazione di provenienza del prodotto o servizio dal soggetto che ne ha fatto uso. È onere del titolare

provare l’acquisto di capacità distintiva. L’ipotesi del terzo comma riguarda un marchio che è stato

registrato anche se al momento del deposito non aveva capacità distintiva ( che dovrebbe essere esaminata

presso gli uffici quando viene depositata la domanda) in sé sarebbe un marchio nullo perché al momento

della domanda non ha capacità distintiva. In corso d’opera il segno acquisisce la capacità distintiva, dopo la

registrazione. La legge dice che in questo caso il marchio non può più essere dichiarato e considerato nullo

se ha acquisito la capacità distintiva prima che un soggetto faccia valere davanti al giudice la nullità del

marchio.

Esempio. Marchio registrato nel 2011 senza capacità distintiva, oggi nel 2015 un titolare fa causa di nullità.

Il giudice, se il marchio prima della domanda di nullità ha acquistato capacità la distintiva, non considera

che all’atto della registrazione non la avesse ma considera quando è stata fatta l’eccezione di invalidità in

giudizio. È una norma molto importante nel senso che evita di irrigidire e cristallizzare la situazione, rende

flessibile e tiene conto della percezione del pubblico e degli sforzi imprenditoriali di promozione e

costruzione di avviamento del segno nella ordinaria attività. La norma, infatti, è molto aperta. Mediante le

indagini di mercato si valuta il grado di riconoscimento del marchio dei consumatori di riferimento. Se

almeno una frazione significativa riconosce il marchio si reputa che sia acquisito come marchio. Lascia al

giudice la valutazione caso per caso, la giurisprudenza non fissa delle %. In Italia non è percepito molto

bene perché spesso sono stati costruite delle indagini di mercato ad hoc per riconoscere come marchio. Se

queste indagini sono fatte in maniera decorosa sono lo strumento principe per riconoscere il segno come

marchio. Si guarda altresì la quota di mercato, gli investimenti fatti in pubblicità, per quanto tempo il

marchio è stato sul mercato. È interessante una affermazione della giurisprudenza avvenuta presso il

tribunale di prima istanza dell’unione europea che mette l’accento sull’aspetto della comunicazione

d’impresa nei casi in cui l’acquisto del carattere distintivo è dato da uno sforzo economico del titolare e

giustifica che vengano meno le considerazioni che avrebbero escluso il segno dal valore di marchio. Si parla

di sanatoria del marchio.

Può capitare anche un fenomeno di rafforzamento, un marchio nasce debole con poca capacità distintiva e

si rafforza con l’uso. In questo caso non si passa da assenza di capacità distintiva all’esistenza e può capitare

per qualsiasi segno. Se l’imprenditore è bravo può far riconoscere un marchio che inizialmente è nullo. Se

l’imprenditore è meno bravo può tenere dei comportamenti che fanno perdere la capacità distintiva,

infatti, è variabile anche in diminuzione. Secondo l’art.13.4 è possibile che quando un segno viene

registrato è valido ma perde la capacità distintiva perché il pubblico non lo riconosce più come distintivo.

Esempio. Biro e cellophane ora sono dei nomi generici. Inizialmente questi erano marchi ed erano privi di

significato descrittivo del prodotto, solo successivamente sono diventati dei nomi comuni. Il marchio può

divenire denominazione generica del prodotto o comunque perdere la sua capacità distintiva. Esempio la

forma che si standardizza e diviene la forma usuale di un certo prodotto. Se il marchio perde la sua capacità

distintiva e se ciò è dovuto all’attività o inattività del titolare, si tratta di due presupposti cumulativi, il

marchio decadenza per volgarizzazione. Questa è l’espressione tecnica secondo la quale si rende evidente

il venir meno del significato di marchio di un segno. In generale si dice che il fatto oggettivo di venire meno

della capacità distintiva è indicato con l’espressione generalizzazione. Decadenza vuol dire che viene meno

e cessa il diritto su un marchio che inizialmente era valido. Nullità vuol dire invalidità fin dall’inizio e

possono essere sanate come il caso del secondary meaning. Le decadenze sono dei fatti sopravvenuti che

fanno venire meno il marchio. Non basta la perdita di capacità distintiva ma deve essere imputabile alla

attività o inattività del titolare. Sono qualunque attività con rilievo causale per determinare la perdita della

capacità distintiva. Esempio. un soggetto inizia per primo a usare il marchio come nome generico del

prodotto. Nella sua comunicazione generale sbaglia o è poco attento e il marchio viene usato come nome

generico. I titolari devono essere sufficientemente attenti alla cura e diligente nel far valere i propri diritti

per questo l’inattività fa cadere il marchio. È anche il caso in cui se tutti copiano un marchio e il titolare non

fa nulla per difenderlo. Si mette l’accento sulla scelta imprenditoriale, come nel caso del secondary

meaning. Se si tiene una condotta impeccabile e si perde la capacità distintiva allora non c’è decadenza. Il

titolare è arbitro della conservazione dei diritti, se tiene delle condotte per la difesa del marchio

apprezzabili allora non c’è decadenza. La perdita di capacità distintiva non dipende dalla condotta del

titolare. Se la generalizzazione dipenda da una condotta del titolare allora c’è la fattispecie della

volgarizzazione del segno, che è la generalizzazione del segno imputabile al titolare e implica la decadenza.

La sola generalizzazione che è una perdita oggettiva della capacità distintiva, non implica la decadenza del

marchio. 30 aprile 2015

È vero che per svolgere sul mercato le funzioni in ragioni delle quali è tutelato il marchio deve essere in

grado distinguere i prodotti e servizi. Abbiamo visto quali segni hanno in sé o a seguito dell’uso hanno

capacità di identificare la provenienza del prodotto e servizio. Questa è la capacità distintiva. La novità del

marchio come requisito riguarda il segno come marchio e i marchi già esistenti. Il marchio ha novità quando

è sufficientemente diverso da marchi anteriori. La logica anche qui è abbastanza semplice da intuire. Se c’è

già un marchio registrato che contraddistingue prodotti e servizi, e un altro vuole registrare un marchio

identico o simile per lo stesso prodotto o servizi simili ne deriva che si avrebbero due marchi sul mercato o

simili per lo stesso prodotto/ servizio. Si creerebbe una situazione di confusione sul mercato, il

consumatore troverebbe due prodotti provenienti da diversi produttori ma con lo stesso marchio. Il titolare

del marchio anteriore vedrebbe contaminare la sua esclusiva. Nel fissare il requisito della novità del

marchio si vuole evitare tutto questo. Nella regola all’art.12 del c.p.i in buona sostanza la legge dice che un

marchio ha una sua sfera di esclusiva. Se un terzo arrivato dopo e vuole registrare un marchio questo deve

differenziarsi dal primo, e non deve interferire con la sfera esclusiva del primo. L’art.12 specifica quando un

marchio è nuovo rispetto a uno anteriore. È possibile dividere l’articolo 12 in due blocchi di supposizioni.

 Il primo blocco è composto dalle lettere c),d),e) dal primo comma dell’art.12 che regolano il

rapporto tra il marchio della cui novità si deve accertare e un marchio anteriore che è stato già

registrati. L’articolo definisce quando un segno successivo è nuovo rispetto a un marchio anteriore.

o La prima ipotesi è quella della doppia identità: è identico al marchio anteriore ed è

richiesto per prodotti o servizi identici (art. 12.1, lett. c, c.p.i.). C’è piena coincidenza tra

segni e servizi/prodotti. il secondo marchio non è oggettivamente nuovo. Non è una cosa

che avviene di frequenza, perché chi arriva dopo cerca sempre di differenziarsi almeno un

po’.

o Il segno posteriore è identico o simile al marchio anteriore ed è richiesto per prodotti o

servizi identici o affini. Questo può determinare un rischio di confusione per il pubblico,

che può consistere anche in un rischio di associazione (art. 12.1, lett. d, c.p.i.). Può essere

che io registro un marchio un po’ diverso da quello anteriore ma pur sempre simile. Ciò

avviene per prodotti non identici. Esempio. Esiste un marchio per camicie, ed io lo uso per

scarpe o borse. La legge dice che se effettivamente il marchio è almeno simile a quello

anteriore ed è almeno registrato per marchi e servizi affini, se vi può essere un rischio di

confusione sull’origine per il pubblico allora il secondo marchio manca di novità. Ci

potrebbe essere un rischio di associazione che è una sottocategoria del rischio di

confusione. La differenza sta che nel rischio di confusione in senso stretto il consumatore

arrivi a pensare che un prodotto o servizio del secondo arrivato provengano da quelli del

titolare del primo marchio registrato. Il rischio di associazione si ha nei casi in cui il

consumatore si rende conto che i prodotti e servizi provengano da aziende diverse ma che

tra le due ci siano dei legami economici, di gruppo. Nell’ipotesi di base il consumatore

vedendo il prodotto successivo, pensa che siano del produttore antecedente. Nella

seconda ipotesi distingue i due produttori ma pensa che questi due siano collegati.

o Colpisce i marchi che godono di rinomanza: il marchio anteriore gode di rinomanza e l’uso

del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal

carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli

stessi (art. 12.1, lett. e, c.p.i.). Questi sono casi di parassitismo dove c’è il trano della

rinomanza tramite l’agganciamento oppure casi di pregiudizio dell’immagine del terzo usa

il marchio noto in contesto squalificante, danneggiando l’immagine del marchio come nel

caso della parodia.

L’articolo 12 va lette in parallelo all’art.20 lettere a,) b), c). È molto semplice l’art.12 dice quando un segno

posteriore può essere registrato come un marchio se non interferisce con un marchio anteriore. La

conseguenza della violazione dell’art.12 è la nullità e la non registrazione. L’art.20 si occupa dei casi che non

fanno riferimento alla registrazione ma relativi all’utilizzo del segno posteriore sul mercato, è a violazione

del marchio, c’è contraffazione di marchio. L’uso del segno posteriore viene vietato, e chi l’ha utilizzato

deve pagare il danno.

 Le lettere a), b) ed f) dell’art.12.1 regolano i rapporti tra i marchi successivi che si vogliono

registrare e marchi anteriori non registrati e a segni distintivi diversi dai marchi.

 Quale è la data di valutazione rilevante quando c’è conflitto fra marchi?

La data di deposito della domanda di registrazione. Si considera però una data anteriore nei casi di:

 priorità «unionista»: art. 4 c.p.i. secondo l’unione di Parigi ( vedi brevetti). Se ho depositato un

marchio in uno degli stati aderenti alla convenzione di Parigi ho un periodo di tempo per depositare

lo stesso marchio negli altri stati, facendo valere la priorità. La differenza è che per i marchi il

termine è di sei mesi, mentre per i brevetti era di 12 mesi.

 priorità di esposizione in fiera: art. 18 c.p.i è una norma piuttosto superata, se uno porta un

prodotto nuovo con marchio nuovo ad una fiera, non è costretto a registrarlo prima ma può intanto

presentarlo e poi ha sei mesi di tempo per registrarlo venendo protetto contro chi vorrebbe

appropriarsene.

 Quali sono i marchi anteriori?

Sono tutti i marchi registrati con effetto nel territorio italiano secondo una delle vie di registrazione

accennate. I marchi possono essere o registrati sotto l’ufficio italiano, a livello internazionale, oppure

secondo la registrazione comunitaria. Tutti questi casi se hanno efficacia in Italia possono essere marchi

anteriori con efficacia invalidante del marchio successivo.

 Cosa succede se il diritto sul marchio si estingue?

In ogni caso la novità non viene meno se il marchio anteriore è scaduto da oltre due anni o può considerarsi

decaduto per non uso ( 5 anni) nel momento in cui la mancanza di novità viene fatta valere in giudizio (art.

12.2 c.p.i.). il marchio successivo in questo caso non è privo di novità, ed è registrabile. Bisogna vedere la

registrazione e se questa è ancora efficace.

Il marchio potrebbe essere scaduto, non essere usato ma potrebbe essere molto noto come i marchi storici.

Esempio. Burghy che è stato soppiantato da Mc donald.

Ci sono due posizioni una dice che il secondo marchio è registrabile, mentre la seconda dice che potrebbe

esserci confusione perché il pubblico si ricorda del marchio precedente. Nonostante i termini della legge

che valgono come regola, ci sono dei casi eccezionali di marchi che perdurano nel tempo, infatti, il segno

non può essere oggetto di appropriazione da parte di terzi. si corregge in via interpretativa la legge.

Non solo marchi registrati sono gli unici segni distintivi protetti dalla legge. La legge protegge anche i

marchi o altri segni distintivi non registrati a certe condizioni. Si tratta di segni che non hanno una disciplina

specifica nel codice salvo che nel primo e secondo articolo del c.p.i. hanno però istanze nel c.c nella

concorrenza sleale. L’elaborazione nei segni di fatto ( segno non registrato) è stata affidato

all’interpretazione della giurisprudenza.

I marchi di fatto sono usati dagli imprenditori e non sono registrati. L’imprenditore non è obbligato a

registrarli ma può usarli di fatto senza farlo. È il caso del nome usato nei rapporti professionali, con i

fornitori, intermediari commerciali. Tipicamente si assegna la ragione sociale alla ditta. Non è un segno

distintivo del prodotto e servizio, ma dell’imprenditore nei suoi rapporti professionali. Altri segni sono le

insegne che sono un classico segno distintivo che si trova al di fuori dei negozi, che identifica il luogo in cui

vengono venduti i prodotti o sono forniti certi servizi. Oggi è considerato anche il dominio quando

contraddistinguono dei siti nell’attività commerciale.

 Quale è la condizione della protezione di questi segni?

Per i segni non registrati si dice ( non è scritto nella legge, ma nelle sentenze) che il segno distintivo è

protetto a condizione che venga usato e che ne consegua una notorietà qualificata presso il pubblico di

riferimento. Qualificata si intende la conoscenza che viene accompagnata dal riconoscimento come segno

distintivo di un certo soggetto. Questo accade anche se non c’è registrazione. Questo si collega al fatto che

finché c’è notorietà e riconoscibilità c’è protezione. Si dice che finché il pubblico ha un ricordo di un segno

come distintivo allora è protetto. Solo quando il pubblico non conserva il ricordo viene meno il diritto sul

marchio. Dal punto visto della nascita del diritto occorre che ci sia un uso che determina conoscenza. Per

quanto riguarda la cessazione del diritto è necessario che cessi l’uso e il pubblico si sia dimenticato del

segno.

Se c’è un segno anteriore non registrato sul mercato valido, e viene scoperto nel momento in cui un

soggetto vuole registrare un marchio la legge traccia una soluzione di compromesso. Da un lato viene

riconosciuta la validità del segno anteriore, e del segno non registrato quindi si protegge il segno anteriore.

Dall’altro lato la legge tutela meno i marchi di fatto rispetto a quelli registrati. Il legislatore protegge meglio

i marchi registrati. C’è una protezione minore nei confronti dei marchi non registrati. Si vedono le lettere a)

e b) dell’art.12.1 che introducono il secondo blocco di ipotesi della mancanza di novità rispetto ai marchi

anteriori. In linea di principio se c’è un segno distintivo anteriore, anche se non è registrato, può togliere

novità al marchio posteriore. Tuttavia, l’art.12 quando il segno anteriore non è registrato pone solo

l’ipotesi della confusione. Se il marchio anteriore è registrato ha un protezione maggiore perché considera

tre ipotesi: doppia identità, agganciamento parassitario/ confusione, notorietà.

Un'altra differenza che non è scritta formalmente ma viene ricavata per via interpretativa è quella secondo

cui si tiene conto del fatto che il marchio registrato ha una protezione estesa a tutto il territorio nazionale,

contro qualunque uso; invece i segni di fatto hanno una protezione che può essere limitata perché non

essendo registrati il presupposto è che ci sia uso, notorietà e conoscenza quindi non è detto che un marchio

sia noto in tutta Italia. Se io uso un marchio di fatto in un piccolo centro della Lombardia e Lazio sarà

conosciuto solo in quella zona e non nel resto d’Italia quindi è una protezione circoscritta. Questo discorso

si traduce quando si deve decidere su un conflitto tra un marchio di fatto e un marchio successivo: se il

marchio di fatto è noto in tutta Italia non c’è problema.

 se invece il marchio di fatto è noto solo in una parte del territorio italiano cosa succede?

Se il secondo vuole registrare il marchio acquisirebbe il marchio anche anteriore oltre che ad usarlo. La

legge ha fatto questa soluzione di compromesso art.12 a) e b) del c.p.i bisogna distinguere la notorietà

generale e locale del segno di fatto anteriore. Non è una disciplina semplice, anzi è parecchio complicata.

Questo accade quando il legislatore cerca di trovare delle soluzioni di compromesso. Se il segno anteriore

ha una notorietà ( conoscenza e riconoscimento da parte del consumatore) solo in una porzione locale

allora questo marchio di fatto pur essendo protetto nei limiti della sua zona, non deve limitare ( mancanza

novità) il marchio posteriore. Se il segno anteriore ha notorietà generale allora limita quello posteriore.

Tendenzialmente si dice che se un marchio anteriore è conosciuto in più regioni allora questo è sufficiente

per riconoscergli notorietà generale, non vuole dire su tutto il territorio. È sufficiente essere noto in più

regioni.

 Nel caso di uso in una sola regione?

I giudici cercano di fare delle valutazioni di buon senso, numero di consumatori, intensità d’uso. Ci sono

decisioni che hanno detto che l’uso di una sola regione è sufficiente, mentre altre no. Lo stesso vale anche

per parti di regioni che potrebbero essere sufficienti.

L’art.12 dice che il terzo ha solo l’uso locale ha diritto di continuare l’uso solo nei limiti della diffusione

locale. Non può estendere il suo raggio d’azione. Si vede anche in questo caso come la legislazione favorisca

la registrazione.

 Se c’è registrazione del marchio posteriore, questo può espandere il suo raggio d’azione dove c’era

il marchio localmente noto anteriore?

A partire dal 1998 la corte di cassazione ha acconsentito questa possibilità, altrimenti non potrebbe fare

comunicazione sui mezzi di diffusione nazionali come tv, giornali.

Un'altra ipotesi di mancanza di novità è vista dall’art.6 bis della convenzione di Parigi che è stato ripreso

nel codice proprietà industriale a) e f) dell’art.12. se in uno dei paesi dell’unione esiste già un marchio

notoriamente conosciuto questo impedisce la registrazione di un successivo marchio. Questa norma ha una

valenza diversa perché tiene conto del fatto che ci possono essere dei marchi conosciuti in Italia anche se

non sono mai stati utilizzati. Sono noti in altri paesi, e si riverbera in Italia. Esempio. Che si faceva Mc

donald prima che aprisse in Italia; oppure Starbucks e Pizza Hut. Se un altro volesse registrare questo

marchio non potrebbe farlo perché c’è già notorietà. Non è un segno che è noto non in forza dell’uso.

Anche la mancanza di novità è sanabile come quella della capacità distintiva. Per la mancanza di novità si

presuppone che avviene la registrazione anche se c’è mancanza di novità, il proprietario del marchio

anteriore non dice nulla. Nel tempo il secondo arrivato acquisisce affidabilità. Il titolare anteriore ha

aspettato magari anche in maniera maliziosa al fine di far consolidare il marchio e poi intraprendere delle

azioni legali. Per questa ipotesi il legislatore suggerisce il meccanismo della convalida, tale per cui il titolare

del marchio anteriore non può attaccare il titolare del marchio posteriore. In caso di convalida il titolare del

segno distintivo anteriore non può più chiedere che il marchio posteriore sia dichiarato nullo o che il suo

uso venga vietato. Il segno distintivo anteriore e il marchio posteriore coesistono. 4 maggio 2015

Sono protette dalla denominazione d’origine quei prodotti che originario di un luogo, regione o, in casi

eccezionali, di un paese determinati, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o

esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e le cui

fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata;Invece benché la definizione sembra simile

l’indicazione geografica protetta è prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui

origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata. Almeno una

caratteristica o una fase del prodotto avvenga nella zona geografica. Esempio. Ceramica di capodimonte

non è necessario che la ceramica sia fatta lì, basta che la produzione finale del prodotto sia fatta in quella

zona. La arance di Sicilia sono una denominazione di origine protetta, sono prodotte in quella zona

dall’origine alla fine. I fattori naturali consistono nella composizione del terreno, nella sua latitudine, nella

sua esposizione al sole. In altri termini si tratta di fattori ambientali, geologici e climatici che assumono

rilevanza soprattutto per i prodotti agricoli ed alimentari, ed anche per i prodotti minerari e di cava. I fattori

umani e di tradizione consistono nelle tradizioni affermate e note di produzione e di fabbricazione nelle

quali assume particolare rilievo la manodopera artigianale specializzata.

Tutela:

art.30 c.p.i dice Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e

salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il

pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta,

l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella

designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da

una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei

prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica.

L’ingannevolezza significa che il consumatore non sa qual è l’origine del prodotto, e la provenienza

geografica. L’ingannevolezza può trarre in errore il consumatore perché crede che il prodotto venga dalla

zona DOP e IGP. Il consumatore pensa che sia quella della denominazione d’origine, infatti, viene ingannato

sulla qualità e sulle origini del prodotto. Il consumatore non ha idea sul fatto che il prodotto sia originale o

meno.

L’altro comportamento vietato è lo sfruttamento indebito in questo caso il consumatore sa che il prodotto

non è originale quindi non è ingannato o perché è indicata il vero produttore, e la zona di provenienza. Si

verifica un travaso di reputazione che è direttamente collegata al territorio, non è necessario che ci sia un

imprenditore che investa per ottenerla. La reputazione permette una tutela extra merceologica di questa

tutela che si estende a prodotti affini e a volte no. Sono usate delle parole di tipo e di genere. Ciò

nonostante la reputazione della denominazione d’origine o delle indicazione geografiche protette si

riflettono sul prodotto contraffatto. Il concetto di indebito è flessibile. Quando si parla di sfruttamento

indebito vengono alla luce altri due concetti presenti nell’art.30 che sono la reputazione rispetto ai marchi

dove è costruita dal titolare del marchio mediante investimenti. In questo caso si parla di rinomanza. Nel

caso della denominazione d’origine e dell’indicazione geografica deriva dal legame con il territorio. La

reputazione permette di avere una tutela extra merceologico significa che la tutela opera non solo per i

prodotti uguali ma anche quando si riflette sul prodotto. Esempio. La reputazione del Parmigiano reggiano

si riflette anche sul burro Parmareggio. Si induce il consumatore a fare una associazione mentale. La

reputazione non sempre è riflessa su prodotti affini. Esempio. Il Parma cotto, la corte di cassazione ha detto

che la denominazione d’origine dal prosciutto di parma non si riflette su tale prodotto. A detta della corte

di cassazione non può pensare che il Parma cotto sia il prosciutto di parma cotto. Per questo non gode di

nessun vantaggio per contenere la parola parma. C’è un altro elemento relativo allo sfruttamento ossia la

parola indebito che deve essere adattato dall’interprete alla singola situazione. Non tutti gli sfruttamenti

sono illeciti. Vi può essere uno sfruttamento lecito come la disciplina della pubblicità comparativa d.g.l 2007

infatti è premessa. Lo sfruttamento della denominazione d’origine o della indicazione geografica non è

indebito perché il consumatore ne trae un vantaggio. La corte di giustizia ha detto che è possibile operare

una pubblicità comparativa tra prodotti che non hanno denominazione d’origine o indicazione geografica e

prodotti che la possiedono. Deve essere adattato dal giudice caso per caso. La norma esemplifica tre tipi di

condotte illecite:

 Uso di denominazione geografiche o indicazione geografiche che indica una posizione diversa da

quella di origine. Si usa DOP o IGP perché ci si vuole avvantaggiare e si vuole far credere al pubblico

che si abbiano le stesse caratteristiche. Esempio. Asiago cheese è un’imitazione dell’asiago,

gorgonzola, San Marzano tomato. Tutte queste sono indicazione d’origine contraffatte.

 L'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o

suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine: ci

sono due casi. Uso di marchi contraffatti simili e non uguali, oppure di uso di elementi di contorno

( dialetto, personaggi tipici della tradizione). Qui non s’inganna il pubblico, sa che non è quello

originale. La reputazione però si riflette anche su questi prodotti. esempio. Parmesan cheese, si

capisce che non è reggiano. Per quanto riguarda i personaggi della tradizione come Lochness per

far sembrare uno scotch scozzese. Utilizzando il nome geografico caratterizzante le IGP e le DOP

per un prodotto identico a quello da esse designato, l’operatore economico da un lato si

avvantaggia della reputazione per vendere di più e dall’altro induce i consumatori a credere che il

proprio prodotto abbia le medesime qualità di quelli contraddistinti dalle indicazioni e

denominazioni protette

 Il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località

designata da un’indicazione geografica. In questo caso non si vuol far credere che venga dalla zona

d’origine ma che abbia quelle qualità. Il livello qualitativo dei prodotti recanti la falsa DOP o IGP è

indifferente, poiché la tutela opera anche in tal caso. Infatti, a parità di livello qualitativo dei

prodotti, la zona geografica di provenienza rappresenta un motivo di preferenza nella scelta

d’acquisto del pubblico. E ciò vale anche nei casi in cui la provenienza geografica non abbia una

obiettiva influenza sulle caratteristiche del prodotto;

Ultimo elemento dell’art.30 è l’incipit che fa riferimento alla disciplina della concorrenza sleale, le

convenzioni internazionali in materia e i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede. Allora la

disciplina della concorrenza sleale è molto utile perché fino al 2010 l’art.30 non prevedeva la tutela dello

sfruttamento indebito, ma solo verso gli usi ingannevoli. Allora si usava la disciplina della concorrenza sleale

che troviamo 2598 codice civile. Con il D.gl.s 2010 la norma è cambiata e prevede espressamente la tutela

dello sfruttamento indebito. Questa formula serve perché amplia la legittimazione, possono agire per avere

la tutela non solo i singoli che hanno accesso all’indicazione geografica e la denominazione d’origine le

associazioni professionali. Si fa ricorso all’art.2601 del c.c. anche perché è difficile che il singolo faccia

causa. Sempre in tema di legittimazione è utile la disciplina della concorrenza sleale che fa riferimento

anche a chi non ha accesso alle indicazioni geografiche, e alla denominazione quindi un terzo che vede che

un concorrente ne fa un uso improprio. Vengono tutelate anche le indicazioni geografiche semplici che non

ricevono tutela dall’art.29 e 30 c.p.i e designano delle caratteristiche non direttamente riconducibile al

territorio. Esempio. Made in Italy. Le convenzioni internazionali in vigore sono parecchie tra cui la

convenzione di unione di Parigi che risale al 1883. Include le indicazioni geografiche nella materia della

proprietà industriale, prevede all’art.10 una espressa sanzione con il sequestro di prodotti recanti false

indicazioni geografiche sia che sia usata direttamente o indirettamente. Si ha utilizzazione diretta quando si

usa una falsa IGP o DOP; mentre indiretta quando si usano degli elementi di contorno come il dialetto, dei

personaggi tipici, dei colori tipici. Inoltre, obbliga gli stati contraenti a fornire protezione contro l’uso di

indicazioni false relative alla provenienza di prodotti. La CUP ( convenzione unione di Parigi) offre tutela

contro gli usi ingannevoli, che inducano in errore il pubblico. La seconda convenzione internazionale che

rileva è l’accordo di Madrid che riguarda solo le indicazioni geografiche, risale al 1991 ricalca ciò che dice la

CUP ma precisa che laddove vengano utilizzati indicazioni false in relazione all’origine del prodotto e lo

stato contraente non prevede sanzioni specifiche a tutela si applicano le sanzioni dei segni commerciali (

marchi). L’accordo di Lisbona è stato firmato nel 1958 in primo luogo le denominazioni d’origine sono

protette solo se riconosciute come tali nel paese d’origine e sono registrate. Nel 1958 viene introdotto

l’istituito della registrazione per la denominazione d’origine e in questo caso deve avvenire presso

l’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale - World Intellectual Property Organization (WIPO

– in francese Organisation mondiale de la propriété intellectuelle o OMPI che è a Ginevra. Per la prima

volta nel 1958 viene definita la denominazione d’origine e non di indicazione geografica. Non prevede solo

la tutela per gli usi ingannevoli, viene introdotto anche la tutela per lo sfruttamento parassitario o anche

indebito. La convenzione di Lisbona si riferisce a prodotti simili o molto simili e non prevede un sistema

sanzioni, ma rende applicabili le sanzioni di ciascun paese contraente. Queste convenzioni fanno vedere

come si arriva all’art.30. L’accordo TRIPS prevede un numero di paesi firmatari molto ampio, di fatto ne

fanno parte quasi tutti i paesi al mondo, però questo ha comportato che la soglia d’accesso si sia abbassata

e la tutela stessa si sia indebolita. L’accordo TRIPS del ’94 all’art 22 parla di indicazioni geografica ( basta

che una caratteristica come qualità, reputazione, o una fase di produzione avvenga nella zona geografica). È

una soglia più bassa rispetto alle denominazioni d’origine quindi rispetto alla convenzione di Lisbona. Non

fa riferimento a fattori umani, come accade nella convenzione di Lisbona e nella nostra attuale. L’accordo

TRIPS non prevede registrazioni, l’accesso alla tutela è dato dal riconoscimento. La tutela è solo contro

l’inganno che induce in errore il pubblico sull’origine, sulla qualità, caratteristiche del prodotto. In realtà

l’art.23 del TRIPS tutela anche verso lo sfruttamento indebito dei vini ( è relativo alla reputazione) che sono

più protetti delle altre indicazioni geografiche.

Queste sono le principali e più importanti convenzioni internazionali ma c’è anche quella di Stresa relativa

ai formaggio. L’Italia ha firmato dei trattati bilaterali per la tutela dei rispettivi prodotti su lista come

parmigiano e camembert che però superate dai regolamenti comunitari. Esistono tre fondamentali trattati

bilaterali, uno di questi è il numero 1551 del 2012 che tutela i prodotti alimentari e agricoli. È previsto un

sistema di registrazione che è formato da due fasi: la prima è nazionale ed è il riconoscimento del DOP e

IGP, chiunque può presentare opposizione. La seconda fase avviene dinnanzi alla commissione europea che

verifica i presupposti per il DOP o IGP. Qualunque paese o cittadino terzo dell’unione europea può

presentare opposizione. Superate tutte le opposizioni DOP o IGP vengono riconosciute con un

regolamento.

Alla domanda di DOP o IGP deve essere allegato un disciplinare con le caratteristiche del prodotto, la zona

di riferimento, i metodi di produzione, nonché le regole da rispettare e chi deve far rispettare queste

regole, le sanzioni per chi non le rispetta. Una volta che la DOP o IGP viene riconosciuta con il regolamento

non è più impugnabile dinnanzi al giudice nazionale. Può però essere impugnata secondo l’art.230 del

trattato CEE solo se è contraria e non conforme alle altre norme e regole dell’unione europea. Può essere

impugnata dinnanzi alla corte di giustizia solo mediante un rinvio pregiudiziale fatto da un giudice

nazionale. La DOP o IGP possono decadere, la commissione europea può cancellarla se non viene rispettato

il disciplinare. Se io ho una DOP o IGP comunitarie devo registrarle presso OAMI. Il soggetto competente a

valutare una DOP o IGP comunitarie è il giudice nazionale che applica le sanzioni previste dall’ordinamento

interno ( c.c e cp.i) perché l’ordinamento comunitario non prevede delle sanzioni. Esistono altri due

regolamenti. Uno di questo è il numero 251 del 2014 che riguarda a prodotti vitivinicoli e vino. È pressoché

identico al 1551 del 2012, ma riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche

protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

L’altro è 110 del 2008 che è relativo alle bevande spiritose ( superalcolici). La differenza con gli altri

regolamenti comunitari è che prevede solo esclusivamente gli IGP. C’è una consultazione pubblica, detto il

libro verde, perché si tutelano solo gli alimenti. Ci si chiede se sono proteggibili anche altri prodotti.

I marchi collettivi:

è un marchio usato da più persone. È disciplinato dall’art.11 della c.p.i. che afferma che i soggetti che

svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono

ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso

dei marchi stessi a produttori o commercianti.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati

alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari

all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

 A cosa servono i marchi collettivi?

Quelli di tipo geografico rafforzano gli IGP o DOP. Esistono quelli che garantiscono semplicemente la qualità

del prodotto, come pura lana vergine. Il marchio individuale è garanzia d’origine, mentre il marchio

collettivo è garanzia di qualità. Il marchio collettivo è sempre descrittivo del prodotto. Il marchio collettivo

può essere registrato da una persona fisica o giuridica. Chi registra il marchio non può usarlo, si fa garante

della qualità e del regolamento.

Il regolamento è uguale al disciplinare e contiene una descrizione del prodotto, dei metodi produzioni,

delle ragioni che legano alle zone d’origine, a chi controlla la qualità e il rispetto del regolamento, le

sanzioni per chi non lo rispetta. Ci sono due tipi d’accesso al marchio collettivo: o associativo o per

contratto. Esempio. Grana padano è una cooperativa, bisogna associarsi alla cooperativa. Pura lana vergine

è un soggetto giuridico, si può usare quel marchio se si stipula un contratto e si pagano delle royalties. Se il

singolo non rispetta il regolamento può essere causa risoluzione del contratto, o esclusione

dall’associazione. Se il singolo non fa rispettare il regolamento questo decade, viene annullato il marchio.

6 maggio 2015

La convalidazione del marchio a cui è dedicato l’art.28 c.p.i fa riferimento alla mancanza di novità che è un

difetto che può essere sanato. Un marchio privo di novità non è necessariamente condannato a essere

considerato nullo, può convalidarsi. C’è convalida quando al ricorrere di una serie di requisiti la mancanza di

novità si ritiene sanata. Il marchio non è più attaccabile per essere anticipato da un diritto su un segno

distintivo appunto anteriore. l’art.28 c.p.i stabilisce che l’essere inattaccabile comporta che il titolare del

diritto sul segno distintivo anteriore da un lato non può più chiedere la nullità del marchio posteriore,

dall’altro non può opporsi all’uso del marchio posteriore. Il marchio posteriore diventa libero, il titolare

dopo aver maturato la condizione di convalida può usarlo senza essere contestato da chi ha diritti anteriori.

Le condizioni della convalida sono:

1. Il marchio posteriore deve essere stato usato per almeno cinque anni consecutivi per determinati

prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La semplice registrazione non basta a far “ scattare”

la convalida, è necessario che venga usato. La convalida opera solo per i prodotti o servizi per cui il

marchio posteriore è stato usato. La convalida è una sanatoria che presuppone l’uso. L’ambito della

convalida può essere più stretto rispetto alla categoria per il quale il prodotto è stato registrato.

Esempio. Automobili e abbigliamento, ma se lo uso solo per abbigliamento la convalida varrà solo

per questi prodotti;

2. Questo uso deve essere conosciuto e tollerato dal titolare dei segni distintivi anteriori. È un

presupposto cumulativo, non bastano i cinque anni ma occorre che il titolare dei diritti anteriori

che era nella posizione di contestare l’uso successivo pur conoscendolo non ha reagito. Lo sapeva

ma ha tollerato. È sufficiente che sia rimasto inerte.

 Come si da prova di un elemento soggettivo di conoscere l’uso e tollerarlo?

In giudizio ci si arriva portando una serie di indizi relativi all’uso e diffusione del prodotto/ servizio tali per

cui si deve ritenere che il titolare dei diritti anteriori non poteva non sapere. Esempio. Chi fa uso del segno

privo di novità lo pubblicizza ampiamente in televisione, distribuisce dei cataloghi agli operatori del

settore, o magari presenta il suo prodotto alle fiere dove c’è anche il titolare del diritto anteriore. La corte

di cassazione ha detto che l’unico modo per escludere la tolleranza e quindi la convalida è la causa. Ha

tollerato per i nostri giudici vuol dire che non ha fatto causa. Inoltre, l’invio di una diffida o una

contestazione verbale non sono sufficienti a impedire la convalida.

3. Il titolare del marchio posteriore non deve averlo domandato in malafede. Qui nella disciplina della

convalida si dice che c’è malafede sostanzialmente quando il titolare del segno posteriore

conosceva il marchio anteriore e aveva motivo di ritenere che l’uso del suo segno posteriore

avrebbe costituito la violazione del segno anteriore. Non si vuole dare una sanatoria a chi fin

dall’inizio sapeva che quel marchio violava un diritto anteriore.

Per converso se uno ha depositato il marchio senza sapere l’esistenza del marchio anteriore,

oppure pur sapendolo riteneva che comunque non ci fosse violazione; si suppone che ci sia

buonafede.

Messi insieme questi tre requisiti significano che se io uso un marchio privo di novità per cinque anni

consecutivi durante i quali il titolare, era a conoscenza dell’uso, e non ha fatto causa io posso difendermi

dicendo che il marchio è convalidato a condizione che però io non l’avessi domandato in malafede. Se

dall’inizio c’è malafede non si può godere di questo beneficio offerto dalla legge. Le ragioni di tutto questo

si collocano su più piani: anzitutto si usa per 5 anni e chi veniva prima lo sa non reagisce. Questo comporta

che dal punto di vista di chi viene dopo comporta un affidamento, si ritiene che l’uso vada bene, che non

interferisca con i diritti di altri. Se dopo cinque anni arriva il titolare del segno anteriore che si vuole

opporre, questo è ingiusto perché ha lasciato fare per accreditare il segno. Per marchi identici è più difficile

che ci sia buona fede perché è più difficile dimostrare l’ignoranza di una violazione. Potrebbe esserci una

buona fede se il segno anteriore non sia registrato e sia di fatto.

Primo aspetto è una tutela dell’affidamento di chi viene dopo, viene lasciato fare e non viene attaccato,

crea un avviamento investendo e quindi è giusto che venga protetto. D’altro canto dal versante del titolare

del segno anteriore non è solo perché avevi anni di tempo per reagire ma può anche darsi che ci sia

malafede da parte del titolare del segno anteriore. Solo dopo che il segno che ha già un avviamento attacca

in modo tale si abusi del diritto e si fa molto più danno al concorrente. Ci sono alla base di questo istituto

l’esigenza di consolidare delle situazioni di fatto: rendere inattaccabile e l’uso del segno e l’avviamento

intorno a questo uso. L’uso e la tolleranza sono da considerare congiuntamente. Bisogna dimostrare al

giudice che ci sia stata tolleranza per almeno cinque anni consecutivi durante l’uso del segno posteriore. Il

meccanismo della convalida non si applica solo ai segni distintivi anteriori ma anche con altri diritti

anteriori. La disciplina della convalida si applica anche ai conflitti con i diritti anteriori di terzi previsti

dall’art. 8 c.p.i. (ritratti, nomi e segni notori) e dall’art. 14.1, lett. c) c.p.i. (diritti d’autore o altri diritti di

proprietà industriale). Con questa norma il legislatore ha dato flessibilità alla disciplina dei marchi. Vuole

tenere conto delle situazioni concrete di mercato.

Per completare l’esame dei requisiti di validità del marchio però bisogna parlare di alcune ulteriori norme.

Anzitutto delle norme che compongono un terzo requisito di validità che è quello della liceità del marchio.

Il segno che costituisce il marchio deve essere lecito. È fissato dall’art.14.1 lettere a) e b) del c.p.i. e

dall’art.10 c.p.i.

La prima ipotesi, art.14.1, lett. a) c.p.i., è quella di divieto di registrazione come marchio di segni contrari:

 alla legge;

 all’ordine pubblico;

 al buon costume.

I divieti di registrazione che già ci sono nella legislazione non necessitano della precisazione di questo

comma. Sostanzialmente questa contrarietà alle leggi deve essere intesa e riferita ad altre disposizioni

diverse da quelle specifiche ai marchi. Esempio. Marchi dei prodotti da fumo, esistono delle leggi che

vietano le pubblicità di sigarette e impongono che siano vendute in un certo modo con avvertenze per il

consumatore al fine di scoraggiare l’utilizzo di prodotti da fumo. Un problema postosi in giurisprudenza è

che i marchi di questi prodotti sono contro la legge? No, possono essere registrati ma non possono essere

usati in ambiti pubblicitari.

La contrarietà all’ordine pubblico sostanzialmente sono i casi di segni contrastanti ai principi e ai valori

fondamentali su cui si regge una certa collettività e comunità sociale. Non potrebbero mai essere registrate

delle parole consistenti in parole blasfeme, di incitamento al terrorismo, la svastica, e delle espressioni

razziste. Infine, il buon costume fa riferimento a concezioni etiche e morali con cui non possono essere in

contrasto i marchi. Non possono essere registrati come marchi dei segni osceni e volgari inaccettabili. È una

norma di salvaguardia ma non ci sono stati molti problemi di applicazione.

Per quanto riguarda la liceità la norma più importante riguarda il divieto di registrazione come marchio di

segni idonei a ingannare il pubblico e (marchi decettivi o ingannevoli): art.14.1, lett. b), c.p.i.. Si tratta di

segni che indicano al consumatore che i prodotti o servizi per cui viene chiesta la registrazione del marchio

hanno determinate caratteristiche, che invece questi prodotti o servizi non possiedono. Esempio. marchio

«Cotonelle» per prodotti contenenti carta e non cotone. Era un marchio per carta igienica, carta assorbenti

per cucina. Secondo il tribunale ricordava la morbidezza e non la presenza di cotone nel prodotto. Secondo

la corte d’appello era ingannevole perché faceva pensare al consumatore che questo prodotto contenesse

del cotone. La corte di cassazione ha condiviso la posizione della corte d’appello. Inoltre, avevamo detto se

io metto il nome parma su un prosciutto fatto a Parma non si può registrare come marchio individuale

perché è descrittivo del prodotto e non distintivo. Questo è un problema di capacità distintiva. Se si

presenta il caso in cui si vuole registrare un prodotto con il nome Parma ma è stato fatto a Torino o Milano

non ha nulla a che vedere con il prodotto originale della zona di Parma. In questo caso non si parla di

descrizione ma inganna il consumatore. Questo è il classico caso di un marchio decettivo, ed è un marchio

nullo se viene registrato. Esempio. Caso burro dolomiti ma era prodotto a Roma. Se non è di per sé

ingannevole ma viene usato successivamente in maniera ingannevole il marchio decade nel tempo. È il caso

di prodotti in cui inizialmente si usano determinate materie prime ma successivamente si sostituiscano con

alcune diverse; quindi marchio cotonelle inizialmente uso il cotone ma successivamente sostituisco la

materia prima con della carta. Si applica a tutte le ipotesi in cui il marchio è espressivo di alcune

caratteristiche che orientano la scelta del consumatore ma non corrispondono al vero, non si basano su

dati reali. Il principio alla base di questa norma è che la legge vuole che il marchio si espressione di dati

veritieri e di trasparenza.

Inoltre c’è anche il divieto di registrazione come marchio di stemmi, emblemi e bandiere: art.10 c.p.i.

7 maggio 2015

Restano da vedere alcuni requisiti specifici previsti dalla legge per una categoria particolare come quelli

della forma o della confezione. I marchi di forma fanno sorgere più problemi, perché danno luogo a

un’esclusiva e un monopolio sul prodotto in sé, non solo sul segno apposto sul prodotto. Si tratta di casi in

cui indirettamente la protezione come marchio finisce di avere l’effetto di riservare un monopolio anche sul

prodotto perché il prodotto è un segno distintivo, ma il risultato pratico è il medesimo. L’esclusiva che ne

deriva è potenzialmente illimitata nel tempo. Il legislatore ha ritenuto che questi casi in cui il monopolio sul

segno diventi sul prodotto, e la registrazione è limitata rispetto agli altri segni perché le esclusive hanno

una portata maggiore in quanto sottraggono un prodotto alla disponibilità di altri operatori. È previsto

all’art.9 c.p.i che i marchi di forma per essere validi oltre ad avere tutti gli altri requisiti ( novità, capacità

distintiva e liceità) ne abbiamo alcuni specifici.

 A che cosa si applicano i marchi di forma?

Si applicano anzitutto alla forma del prodotto quindi all’oggetto tridimensionale, si applicano anche alle

confezioni dei prodotti (packaging), e le particolari lavorazioni della superficie del prodotto. Esempio. Una

certa lavorazione a rilievi del cuoio rugoso di Vuitton, una lavorazione che dava a certi vetri per i box doccia

un effetto smerigliato e opaco. In generale, rientrano nel concetto di forma l’aspetto esteriore che può

essere bidimensionale o tridimensionale sia del prodotto in sé ma anche dell’imballaggio mediante il quale

si presenta sul mercato. Ciò che è decisivo è appunto che si tratti dell’aspetto del prodotto. Se applico un

segno tridimensionale al prodotto, non è soggetto alla disciplina del marchio di forma. Esempio. Stemma di

Mercedes applicato sulle macchine non è un segno registrabile, la macchina lo sarebbe. Il segno deve

formare la forma dell’oggetto nel complesso e deve essere intrinsecamente connaturato con il prodotto.

I marchi di forma devono presentare tutti i requisiti di validità previsti in generale per i marchi. Devono in

più non incorrere negli specifici divieti di registrazione previsti per i marchi di forma dall’art. 9 c.p.i. Non

1

possono essere registrati come marchio i segni costituiti esclusivamente :

1. dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forma base essenziale del prodotto). È un

concetto abbastanza discusso perché la formula non è molto chiara. La tesi prevalente dice che si

tratta di una norma di prima barriera che vieta la registrazione delle forme base, essenziali del

prodotto. Cioè le forme che il prodotto deve necessariamente avere per essere tale. Esempio. La

forma base classica dello schiaccianoci, oppure la forma base del portauovo, se una forma non è

fatta in quel modo e non ha quegli elementi non può fungere da porta uovo o da schiaccianoci;

2. dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (forma utile, funzionale): anche questa è

l’interpretazione della dottrina della giurisprudenza. La legge esclude dalla registrazione le forme

1 Se invece contengono degli elementi ulteriori possono essere registrati, la protezione riguarda gli altri elementi.

che incorporano una soluzione tecnica e quindi le forme utili che sono fatte in quel modo perché la

costruzione in quel modo serve a conseguire un risultato tecnico funzionale. La logica di questa

disposizione è quella alla base del limite temporale dei brevetti. Le soluzioni originali tecniche

possono essere brevettate ma hanno una durata di 20 anni per garantire il funzionamento ottimale

del mercato. si cerca di incorporare questa disciplina anche nei marchi. Se noi dessimo monopolio

illimitato su una soluzione tecnica allora l’innovazione tecnica si andrebbe a vanificare il brevetto.

Esempio. Il mattoncino della lego è distintivo, ma è funzionale perché è un prodotto modulare atto

a costruirei il gioco e permette di incastrare i mattoncini al fine di ottenere la forma complessiva

desiderata; quindi non è registrato. Abbiamo visto che la forma deve essere idonea a distinguere.

Questo che stiamo esaminando ora è diverso e indipendente. Può darsi che una forma per sé sia

distintiva, svolga una funzione di marchio però se utile comunque non può essere registrato come

marchio. La capacità distintiva si può ottenere con il secondary meaning e comunque non rimuove

questo divieto. Questa è una barriera insuperabile, se è una forma utile non può essere registrata.

Esempio. Testina a tre lame della Philips ha una valenza distintiva ma la corte di giustizia ( conforme

giudice nazionale inglese) ma è una forma chiaramente funzionale per un risultato tecnico.

3. dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma ornamentale o che comunque, per le

sue caratteristiche, orienta le scelte d’acquisto del consumatore). Gli interpreti hanno detto che

l’altra grande area di elementi per la quale la legge necessita di norme si colloca nelle innovazioni di

tipo estetico. Si deve ritenere che la forma ha una sua bellezza, può essere attrattiva a livello

estetico e quindi attiri il consumatore. Si tratta di valore sostanziale quando c’è un valore pregevole

a livello estetico. Gli interpreti hanno lasciato uno spazio reale nei marchi di forma. Si colloca il

discrimine tra forma registrabile e non nel punto in cui si tratta di forme che per il loro pregio

estetico orientano le scelte del consumatore. È il caso in cui si tratta di forme che il consumatore

compra perché vuole avere un oggetto con quel gradiente estetico. Qualunque forma che presenta

delle caratteristiche che determinano l’acquisto hanno valore sostanziale. Hanno la stessa logica

secondo cui si creano dei monopoli perpetui su forme importanti per le scelte d’acquisto, e non

possono non cadere a un certo punto in pubblico dominio perché altrimenti avrebbero un potere di

mercato troppo ampio. Esempio. La cassa di bang & Olufsen qui il tribunale comunitario dell’unione

europea del 2011 ha detto che si tratta di una forma distintiva, il pubblico riconosce bang & olufsen

ma per quanto distintiva non può essere oggetto di valido marchio perché si tratta di livello estetico

così spiccato che finisce per essere rilevante per le scelte d’acquisto per il pubblico. La finalità di

questa norma, secondo il tribunale dell’unione europea, è quella di voler evitare che se anche ci sia

la forma distintiva questo potrebbe essere oggetto di un monopolio potenzialmente perpetuo a

favore del titolare. Prosegue dicendo che nel caso di specie il prodotto è un oggetto di design e che

questo design svolge un ruolo molto importante all’atto della scelta d’acquisto da parte del

consumatore. Il design fa comprare questo prodotto, induce il consumatore a preferire questo

prodotto.

Tante borse e scarpe di brand famosi sono comprati proprio per la loro forma: questo vuol dire che hanno

valore sostanziale?

No, non sempre. Il distinguo è sottile che però la giurisprudenza fa. Immaginiamo la classica borsa di LV o la

fibbia di Ferragamo. Immaginiamo d’altro canto la cassa di bang & olufsen si deve vedere la vera

motivazione d’acquisto del consumatore. Il consumatore vuole avere quel prodotto perché è famoso di

quel produttore? Oppure lo vuole avere perché ha un bel design ed esteticamente molto pregevole? A

seconda della risposta si tratta di un valido o non valido marchio. La forma di LV è un marchio, non è un

valore sostanziale perché chi compra non lo fa per l’aspetto estetico ma per avere il prodotto icona. Non è

un pregio estetico della forma, ma è nella mente del pubblico è collegata a un certo imprenditore e casa di

moda. Ambito di tutela:

La norma centrale e base è l’art.20.

Questa norma è parallela all’art.12 in cui si evidenziano i casi di conflitto tra marchi registrati. L’art.12 alle

lettere c), d) ed e) dice quando un marchio è nuovo quando non interferisce con un marchio anteriore o se

un marchio anteriore può essere fatto valere contro la registrazione di uno posteriore. L’art.20 dice quando

un diritto su un marchio anteriore può essere fatto valere contro l’uso di un segno posteriore.

L’art.20 esordisce con questa frase:

I diritti del titolare del marchio d'impresa (registrato) consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del

marchio.

Questa è la regola generale, si tratta di un’esclusiva come nel caso del brevetto. Si dice che questa esclusiva

del titolare sostanzialmente ha una componente negativa e una positiva. La componente negativa si

manifesta nella possibilità di vietare a terzi alcune condotte. La componente positiva consiste che il titolare

è arbitro della sorte del segno, può decidere di disporne come più preferisce. Il titolare può decidere se e

come utilizzare il marchio: può cedere il diritto, può autorizzare terzi licenziatari a utilizzarlo ( soggetti che

usano il segno con l’accordo del titolare). In questo caso il titolare decide di sfruttare il diritto

indirettamente mediante terzi licenziatari. Dopo aver fissato questo concetto generale la norma prosegue

dicendo:

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica.

I casi in cui un soggetto tiene una condotta che interferisce con i diritti del titolare sono chiamati casi di

contraffazione del marchio. È la stessa terminologia dei brevetti. Vuol dire usare un segno che è in

violazione su un marchio registrato anteriormente. Gli usi che costituiscono contraffazione sono indicati

nell’art.20.1. Ci sono dei presupposti generali a cui poi seguono delle norme specifiche. La prima cosa

affinché possa esserci contraffazione è che un terzo faccia uso di un segno. Alcuni casi sono abbastanza

semplici. Se io metto un segno su un prodotto è chiaro che utilizzo un segno, se faccio pubblicità e uso un

segno per identificarlo è chiaro che sto usando un segno. Se io quello stesso prodotto lo vendo online c’è

un uso? Si certo che c’è, non necessariamente l’uso debba essere sul mercato tradizionale. La vendita può

essere fatta su un sito, o su una piattaforma online come eBay. Il caso che la corte di giustizia si è posto più

volte è quello dell’uso di un segno corrispondente a un marchio altrui su un motore di ricerca, in particolare

sui servizi a pagamento proposti dai motori ricerca è uso di un segno? È il caso dei Key words advertising e

adwords di Google, si può compare una parola e quando un utente fa una ricerca appaiono dei link

sponsorizzati al sito che ha comprato la parola. Esempio. Interflora o Vuitton. In questo caso c’è uso del

segno e c’è contraffazione? È usato per far apparire su internet l’offerta anche se non c’entra nulla quando

l’utente fa una ricerca. Un altro caso è l’uso di un marchio altrui in una pubblicità comparativa. Esempio.

Produttore di profumi fa paragone con Dior, Chanel dicendo che le sue fragranze ricordano quelle celebri.

Si usa il paragone con marchi famosi per vendere il proprio prodotto anche se non è lo stesso. Può esserci

contraffazione? La giurisprudenza ha detto di si proprio dando una definizione molto ampia del concetto di

uso del segno. Affermazioni della corte di giustizia del 2011 nel caso di EBay ha detto una breve definizione

ma densa di significato: c’è uso di un segno tutte le volte che un soggetto usa un segno nell’ambito della

propria comunicazione commerciale. Non importa tanto la modalità tradizionale o meno dell’uso del segno.

La cosa decisiva del segno è che è usato come strumento di marketing per attirare l’attenzione del

consumatore in relazione della propria offerta. il terzo che compra come keyword la parola Vuitton può

essere comunque un contraffattore anche se poi non scrive la parola Vuitton sui suoi prodotti. Ha utilizzato

un marchio altrui per attirare l’attenzione del consumatore sulla sua offerta. L’inserzionista che compra la

parola su Google è responsabile della contraffazione ma il motore di ricerca è responsabile e fa uso del

marchio? Questo problema è stato discusso e la corte di giustizia dice che non ci si può spingere fino a quel

punto nel senso che il mercato online che mette a disposizione del servizio non fa un uso improprio del

marchio per la propria comunicazione commerciale. I motori si limitano a mettere a disposizione un

servizio a terzi in maniera neutra non fa contraffazione per come questi lo utilizzano. C’è un limite, come

nel diritto d’autore, se il motore di ricerca assume un ruolo attivo e partecipa all’azione illecita del terzo

agevolandolo; oppure venuto a conoscenza dell’esistenza della violazione non si interviene per rimuoverla

c’è responsabilità perché concorrono alla contraffazione. L’uso del segno si deve collocare nell’attività

economica. Deve essere un’attività commerciale che non si esaurisce nell’ambito privato, destinata al

mercato e crei un vantaggio economico. Deve collocare un certo prodotto o servizio sul mercato e creargli

una quota di mercato presso i consumatori finali.

 Cosa resta fuori?

 Usi privati del marchio

 Usi civili senza rilievo commerciale.

Caso di alcuni privati che su eBay avevano messo in vendita dei prodotti contraffatti semplicemente perché

volevano vendere tra privati qualche esemplare di un prodotto. non era un’attività ma era per liberarsi di

un prodotto. La corte dice che non è un’attività economica ma privata.

Il terzo requisito è che l’uso deve essere per prodotti o servizi messi sul mercato. un ulteriore requisito

importante è che non ci deve essere consenso del titolare. La prima considerazione è abbastanza ovvia

perché dice che non ci può essere contraffazione se c’è il consenso del titolare. Se il titolare accetta che un

terzo lo utilizzi non può poi accusarlo di contraffazione. Il consenso del titolare comprende tutte le facoltà

positive dell’uso. Dice che il titolare è arbitro del suo marchio, decide chi è autorizzato o non a usare il

marchio. Può stipulare accordi coesistenza: due soggetti usano segni in contrasto fra loro e decidono di non

farsi causa. È un modo di convivere. Il titolare può decidere di dare il marchio in licenza. Il titolare può

monetizzare il suo marchio in maniera diretta o indiretta con forme di uso del consenso. Se io titolare del

marchio contesto a un terzo un’attività che io assumo come contraffazione e lo porto dal giudice la prima

cosa da dimostrare è che c’è stato in relazione al prodotto e servizio un uso di un certo segno nell’attività

economica ( promozione di prodotti e servizi nell’attività commerciale) e che il titolare non l’abbia mai

consentito.

Si passa così a vedere se l’uso si colloca e rientra nelle tre fattispecie dell’art.20.1:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

Non si va a vedere nient’altro, c’è semplicemente contraffazione. È una norma abbastanza forte. È

stata scritta essenzialmente pensando a un’ipotesi specifica che è quella della pirateria dei marchi

celebri. Esempio. Finta borsa di LV, finto prodotto Gucci venduto su una bancarella.

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa

dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di

associazione fra i due segni; Se prendo il marchio Armani o Samsung e aggiungo su una lettera un

accento o un puntino piuttosto invisibili. È un marchio identico? Alcuni dicono che devono essere

fotograficamente identici. La giurisprudenza ha detto che i marchi sono segni di comunicazione al

pubblico. Ciò che conta è quello che il pubblico vede. Se questo ha impressione di identità perché le

differenze sono impercettibili allora sono considerati identici. La corte di giustizia nel 2003 ha detto

che c’è identità quando sono fotograficamente identici ma anche se ci sono delle differenze così

impercettibile che il consumatore medio non denota. Si fa riferimento al genere merceologico tra

beni e servizi ma non si fa riferimento alla qualità.

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il

marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo

consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del

marchio o reca pregiudizio agli stessi. 11 maggio 2015

Seconda ipotesi di contraffazione:

La funzione essenziale è quella di distinguere in termini di provenienza. È essenziale che il marchio possa

svolgere questa funzione distintiva. se un terzo usa un terzo simile o identico rischia di dare vita a una

confusione sul mercato. la legge stabilisce che il titolare può attaccare il terzo che crea una situazione di

questo tipo mediante la contraffazione. Tutto questo è racchiuso nell’art.20.1 lettera b che è il parallelo

della lettera d) dell’art.12 sulla novità. Il titolare può vietare ai terzi l’uso di qualunque segno identico o

simile al marchio per prodotto o servizi identici o affini a quelli per cui il marchio è registrato se a causa di

questa identità tra segni e prodotti può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può

consistere in rischio di associazione dei segni. Dall’unione può derivare, e in questo deriva l’illecito e porta

al rischio di associazione. Questo rischio deriva dal fatto che ci sia somiglianza sui due versanti. Rischio di

confusione: il pubblico può credere che i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e i prodotti o servizi

per cui è usato il segno del terzo provengano dalla stessa impresa (rischio di confusione in senso stretto).

Esempio. Trovo sul mercato una bibita con un certo marchio simile a coca cola, penso che sia messo sul

mercato da coca cola, mi confondo e credo che sia riconducibile a coca cola anche se non è vero. Il concetto

della confusione fa riferimento alle fonti imprenditoriale del prodotto, quindi sulla sua origine. Rischio di

associazione: il pubblico, pur rendendosi conto del fatto che i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio

e i prodotti o servizi per cui è usato il segno del terzo non provengono dalla stessa impresa e pur capendo

che essi provengono da imprese diverse, può credere che le due imprese siano economicamente legate tra

loro (rischio di confusione in senso lato). È un rischio di confusione allargato. Esempio. Si pensa che ci siano

degli accordi fra delle imprese e si producano delle linee e gamme secondarie rispetto al marchio

principale. La legge dice anche da cosa deriva il rischio di confusione o associazione e impone al giudice di

verificare i fattori da cui possono derivare questi rischi. La norma dice che il rischio di confusione o

associazione deriva da identità o somiglianza tra segni; identità o affinità tra prodotti. se uno di questi

elementi manca non concorre alcun rischio. Esempio. Marchio usato per bevande e poi usato per

macchinari industriali. Il pubblico non pensa che il fabbricante di prodotti alimentari si sia messo a produrre

qualcosa di completamente diverso. Se non ricorrono questi due elementi non ci può essere un rischio di

confusione o associazione. In relazione alla identità o affinità di prodotti non vi può essere tutela viene

anche indicato come principio di relatività o specialità della tutela. Il marchio è protetto non

automaticamente ma solo in relazione ai prodotti e servizi per i quali è registrato e in più i prodotti affini e

simili per i quali è registrato. Esempio. Classe 25 abbigliamento vale per quei prodotti e simili quindi

accessori e gioielli. Non però in relazione a prodotti e servizi che non hanno nulla a che vedere con questi.

La giurisprudenza ha fissato dei principi generali per i segni e prodotti.

Criteri di valutazione del rischio di confusione o di associazione:

si valutano in maniera complessiva e sono calibrati sul modo in cui il pubblico entra in contatto con i

marchi. Le valutazioni si fanno dal punto di vista del pubblico destinatario di quei prodotti o servizi. si fanno

secondo la percezione del pubblico perché si parla di messaggi che i prodotti inviano. Il consumatore vede

tutto insieme: segni, prodotti, e luoghi d’uso per questo si fa una valutazione globale. Per questo i giudici

insistono sul fare esami in dettaglio, ma aderenti alla situazione concreta dove c’è un insieme di fattori che

globalmente si devono considerare.

 valutazione globale che deve tenere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie:

segni in conflitto, prodotti per cui sono usati, la forza distintiva dei marchi ( se è forte è più facile

che ci sia confusione), livello attenzione preparazione del consumatore che ricorre anche nella

valutazione della capacità distintiva come per i prodotti di massa o di lusso, contesto concreto

d’suo.

 interdipendenza dei fattori: un elevato grado di somiglianza tra i segni può compensare un ridotto

grado di affinità tra prodotti o servizi, e viceversa. Due segni possono essere differenziati o usati per

prodotti simili o vicini. Il pubblico può pensare a un collegamento, si tiene conto del sinergismo tra i

vari fattori. Non si fa un esame a compartimenti stagni.

 riferimento alla percezione del consumatore medio dei prodotti o servizi: si va a vedere il tipo di

consumatore a cui sono destinati i prodotti o servizi, quindi si prende a riferimento questo

parametro un consumatore di media diligenza e competenza e ci si chiede se questo si può

confondere. Da qui vengono fuori i discorsi che sono prodotti di massa, dove i consumatori non

sono molto attenti è più facile che si confonda. Questo non accada per prodotti di lusso o

specialistici dove i consumatori sono attenti e informati.

All’interno di queste regole di valutazione globale dal punto di vista del pubblico si calano le regole

specifiche per la somiglianza tra segni o prodotti. le prime regole valgono a livello complessivo, mentre le

seconde hanno lo scopo di rendere oggettivo un giudizio che può essere soggettivo, anche questi tengono

conto delle percezioni dei clienti. I criteri di valutazione dell’identità o somiglianza tra segni sono:

- valutazione «in via globale e sintetica» e non in via analitica: si fa un giudizio di

impressione e sintesi ma non di analisi perché si dice che il pubblico non si mette ad

analizzare uno per uno i singoli dettagli dei segni. In certi casi può accadere, ma

tendenzialmente non avviene. La valutazione deve rispecchiare la percezione al pubblico,

così il giudice non deve dare troppo peso ai dettagli, alle differenze poco rilevanti.

- confronto tra il segno del terzo e il ricordo del marchio del titolare: è detto anche giudizio

mnemonico. Il consumatore vede il prodotto ma non ha presente anche gli altri prodotti

del titolare del marchio. Tipicamente il consumatore vede il segno usato dal terzo ma non

simultaneamente il marchio originale. Ha un ricordo nella sua memoria perché

probabilmente li ha già sperimentati. La valutazione non deve essere fatta per entrambi i

segni, ma in una situazione in cui ce n’è. Il marchio originale è solo nella memoria. Questo

porta più facilmente a constatare un rischio di confusione, dove si perdono dei dettagli nel

ricordo. C’è l’elemento denominativo e non quello figurativo.

- Considerazione dei profili grafico, fonetico e concettuale: un segno può essere oggetto di

percezione sotto molteplici profili. Un segno può essere percepito con la vista, udito,

veicola un certo concetto.ci sono dei marchi che hanno tutti e tre i significati. Esempio.

Denominativo corrispondente a una parola del vocabolario come liquore strega, se vedo

strega lo percepisco con la vista, ma anche fonetico perché lo sento pubblicizzare alla radio

e anche concettuale perché ha un significato percepibile e distinguibile alla mente del

pubblico. Non sempre ci sono tutti i profili come rolex è solo fonetico e non concettuale

perché è una parola inventata. Ci può essere un rischio di confusione anche per la presenza

di uno di questi profili, ma al tempo stesso una forte somiglianza può essere sufficiente a

escludere la somiglianza fra i segni.

Esempio: caso storico era quello al marchio lana gatto che si era posto un conflitto tra il

marchio denominativo per filati e la raffigurazione della testa. Il conflitto era tra la parola e

il disegno. Dal punto di vista grafico e fonetico sono diversi. Ci sono dei casi in cui due

parole sono scritte in maniera diversa ma sono pronunciate ugualmente quindi c’è

somiglianza fonetica. In Italia c’era un caso di questo tipo per i marchi: Ellesse, LS. Tuttavia i

segni sono diversi ma si pronunciano in maniera uguale.

- considerazione del modo in cui il consumatore entra in contatto con i segni sul mercato:

L’aspetto grafico in genere impatta maggiormente nel momento dell’acquisto soprattutto

nel caso degli acquisti in supermercato; se invece sono dietro un ordine a voce come nel

bar allora può avere un peso maggiore l’aspetto fonetico.

- considerazione del grado di capacità distintiva del marchio per cui si chiede tutela.

Marchi forti e marchi deboli. Problema dei marchi complessi e di insieme: ci sono marchi

con forte capacità distintiva perché non hanno elementi descrittivi; oppure ci sono dei

marchi espressivi di caratteristiche del prodotto o del servizio come quelli che richiamano

una componente del prodotto e hanno una tutela minore. È stata elaborata una distinzione

fra marchi deboli e forte. Quelli forti non hanno una valenza descrittiva, non c’è un

riferimento concettuale e hanno così una tutela forte nei confronti di segni piuttosto

differenziati. I marchi deboli sono espressivi di caratteristiche del prodotto, hanno un

elemento di non proteggibilità. Esempio. Pavitex. Sono protetti solo in relazione alla loro

ridotta capacità distintiva. si tiene conto di quanta capacità distintiva sulla quale si vuole

tutela. Si tiene conto della notorietà acquisita nel tempo rendano più facile e probabile il

rischio di confusione.

Ci sono delle regole in relazione ai marchi complessi e di insieme. I marchi complessi sono composti da più

elementi come denominativo e figurativo. Hanno più elementi distintivi o comunque almeno uno. Esempio.

Case automobilistiche e il disegno di cerchi, stelle e rombi. I marchi di insieme sono una fattispecie

particolare. sono costituiti da più elementi in cui nessun elemento in sé ha capacità distintiva. tuttavia, c’è

una certa originalità per il modo in cui i vari elementi sono combinati. Di solito capita per il packaging di

certi prodotti dove ci sono una serie di figure che rappresentano gli ingredienti del prodotto ma la

combinazione e l’accostamento nell’insieme da una certa distintività al prodotto.

 Come si riflette sulla confondibilità?

Per quelli di insieme c’è confondibilità solo quando viene copiato nell’insieme e nell’originalità

dell’accostamento. Per stabilire se c’è somiglianza per i marchi complessi si deve fare una valutazione

d’insieme. Esempio. Una parola e un disegno. Il terzo mette sui prodotti un marchio complesso dove la

parola è simile e il disegno è completamente diverso; oppure marchio anteriore complesso e quello

posteriore ne riprende solo uno; oppure quello anteriore è semplice costituito solo da una parola e il terzo

la prende inserendola in un marchio complesso. La posizione prevalente dice che si deve fare una

valutazione complessiva sulla completezza e si deve chiedere se l’elemento di comunanza sia sufficiente a

dare vita a un rischio di confusione. Non si devono isolare i singoli elementi, ma si prendono i simboli

contrapposti e si deve chiede se il pubblico li può collegare e di conseguenza confondersi.

Esempio. La corte di giustizia in un caso celebre con marchio life, mentre il secondo thomson life. Si deve

fare una valutazione complessiva, e si reputa che siano simili. Un altro è quello di marchi composti da parte

denominativa ( diversa per i due marchi ) e figurativa che aveva delle somiglianze. Bisogna vedere che cosa

colpisce maggiormente il consumatore.

L’altro versante è quello della valutazione di prodotti o servizi. Inizialmente si usava come riferimento il

fatto che all’interno della domanda si devono indicare i prodotti e i servizi d’interesse. Per agevolare sono

stati divisi in 45 classi dalla convenzione di Nizza. Una prima tesi diceva di considerare le classi che però la

giurisprudenza da decenni ha bocciato. Non ha rilievo per attribuire similarità

Valutazione dell’identità o affinità tra prodotti o servizi:

- non rilevano le classi merceologiche per le quali il marchio è registrato: da decenni è stata

bocciata.

- non pare condivisibile il criterio di tipo merceologico per cui devono ritenersi affini i

prodotti o servizi che, «per la loro intrinseca natura o per la loro destinazione alla stessa

clientela o alla soddisfazione degli stessi bisogni». Sono ricollegabili ai prodotti o servizi

per cui il marchio è registrato. È un criterio di tipo merceologico, della natura dei prodotti.

cioè si diceva di controllare la natura intrinseca, a che tipo di clientela sono destinati, alla

soddisfazione di quali bisogni sono destinati. È un criterio che è stato radicalmente criticato

perché si è detto che si tratta di concetti estremamente vaghi, ambigui e incerti. Esempio.

Acqua naturale è diverso da tutti i generi alimentari ma allo stesso tempo si può dire che fa

parte degli alimenti.

- si deve invece ritenere che siano affini i prodotti o servizi che, per il fatto di portare lo

stesso marchio o marchi simili, possono essere ragionevolmente ritenuti dal consumatore

provenienti dalla stessa impresa (o da imprese collegate). Ancora una volta fa riferimento

la percezione del pubblico e il modo in cui vede i prodotti che gli sono offerti sul mercato.

secondo una concezione più moderna ed evoluta di affinità. Si deve valutare la somiglianza

per prodotti simili che possono essere ritenuti provenienti dalla stessa impresa. si guarda

un dato sostanziale, ciò che conta è evitare che il consumatore associa allo stesso

imprenditore e quindi confondersi. È emersa a partire dagli anni ’70, il primo caso fu quello

di contrapposizione di un marchio di moda e un produttore di arredamento che utilizzava

lo stesso marchio. I capi di arredamento non sono affini a quelli di moda, hanno finalità

distinte, hanno intrinseca natura diversa, la clientela è diversa. Il pubblico può pensare che

lo stilista possa griffare anche i mobili? E allora si deve ritenere ci sia affinità. Un altro caso

celebre è quello della corte di cassazione del 83 relativo all’olio sasso. Un terzo aveva

chiamato sasso delle bevande gassate. Non c’è contraffazione perché hanno intrinseca

natura diversa. Si deve vedere se il pubblico riconduce i prodotti alla stessa fonte. L’affinità

si misura sulla possibilità di confusione, di ricondurre lo stesso prodotto alla medesima

fonte. 14 maggio 2015

Terza ipotesi di contraffazione del marchio: marchi che godono di rinomanza

Prescinde dal rischio di confusione. Questo illecito fa riferimento alla norma 20.1 c) che è parallelo alla

lettera e) art.12. Ci sono dei marchi particolarmente noti e conosciuti. Possono essere marchi celebri, della

moda, automobilistico, tecnologico, food & beverage. Possono essere anche dei marchi con uso

consolidato. La legge prende in considerazione questo fenomeno e prevede una forma particolare

aggiuntiva di tutela per i marchi che godono di rinomanza. Sono quei marchi che hanno la stessa tutela per

quanto riguarda le prime due ipotesi, ma sono protetti anche quando non ricorrono le condizioni delle

prime due ipotesi ( doppia identità e rischio di confusione). La logica è quella di una norma che cerca di

guardare a una tutela delle situazioni concrete di mercato. Ci sono determinati marchi noti che sono

arrivati a questa notorietà grazie alla loro attività di impresa, associati a qualità e/o lusso. Prende atto che

questi marchi incorporano dei valori ulteriori rispetto a quelli “normali” che hanno il valore di distinguere il

proprio prodotto rispetto a quello di altri operatori del settore. I marchi rinomati oltre a distinguersi hanno

dei significati ulteriori: immagine di qualità dei prodotti, lusso, alta affidabilità in termini tecnologico,

attrattivo per la moda che spesso è solo suggestivo a prescindere dalla qualità del prodotto perché si

associa a determinati contesti e situazioni. Si dice che sono dei marchi che hanno un loro intrinseco selling

power, infatti, comunicano determinati messaggi, suggestioni ed emozioni al pubblico. Sono protetti in

relazione ai significati ulteriori. La legge dice che questi marchi vanno protetti di più perché possono esserci

dei casi in cui un terzo non autorizzato utilizzi i segni noti senza creare un rischio di confusione ma

pregiudica gli interessi del titolare del marchio per due motivi:

 il terzo usando il marchio famoso compie un agganciamento parassitario, accredita meglio il suo

prodotto perché è contraddistinto dal marchio famoso. Un pubblico che vede i prodotti del terzo

con quel marchio in maniera irrazionale è portato ad acquistarli perché comunicano qualcosa di

positivo e sono attratti maggiormente da questi. Esempio. Si riprende il packaging, il consumatore

non si confonde ma essendo noto e si fida irrazionalmente sarà portato a preferirlo. Un’altra ipotesi

molto discussa è quella della fattispecie delle tabelle di concordanza che sono tipiche del settore

dei profumi. C’è una fragranza sono simili a quelli famosi e poi per venderli sono messi con quello

delle tabelle di concordanza. Il pubblico non si confonde ma menzionare il marchio famoso

permette di vendere di più.

 L’altro problema è quello dello sporcamento dell’immagine. Il terzo usa il marchio famoso in

contesti e per prodotti che sviliscono l’immagine del marchio originale, sono incompatibili e quindi

ledono la reputazione di questo. Esempio. Vendere prodotti di alta moda in un hard discount. Un

soggetto che ha incorporato nel marchio dei concetti di solidarietà come i marchi famosi che

producono delle collezioni per ottenere dei fondi da devolvere in beneficienza, ma può accadere

che viene associato alla produzione di marchi bellici, in questo caso non c’è coerenza. È da

considerare anche il caso della parodia, nessuno si confonde come nel caso italiano in cui un terzo

con lo scopo di vantare l’uso di sostanze stupefacenti ha usato il cane dell’Agip e l’ha modificata in

“acid”. Agip ha fatto causa, ha vinto perché ledeva l’immagine recando pregiudizio.

Le norme che coprivano i marchi proteggono l’interesse del titolare ma anche quelli del pubblico nel caso

del rischio della confusione e doppia identità. Nelle norme sulle rinomanza, spicca esclusivamente la tutela

del titolare perché non si vogliono vanificare gli sforzi in comunicazione del marketing che hanno reso il

marchio noto. La norma è stata costruita precisando che c’è tutela per questi marchi, che opera anche se

non c’è rischio di associazione e confusione. È scritto testualmente, ed è un punto fondamentale, è una

tutela che si applica anche per prodotti o servizi non affini per il quale il marchio è registrato. In relazione

alla fattispecie della confusione se i prodotti non sono affini non c’è tutela. È un confine della tutela della

confusione. Esempio. Marchio per alimenti che viene usato per armi. C’è comunque pregiudizio.

Presupposti:

La rinomanza del marchio va intesa in senso ampio, approccio nazionale e europeo. La rinomanza sussiste

in tutti i casi in cui il marchio è noto a una frazione significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi

contraddistinti dal marchio. Non sussiste solo per marchi celebri come coca cola, Samsung e Mercedes. I

giudici non danno delle % per valutare la frazione significativa, ma fanno valutazione caso per caso. Ha

rilievo il fatto che il pubblico deve essere interessato a quei prodotti e servizi in modo tale da tenere conto

anche i prodotti di nicchia. Se ad esempio in 500 praticano un determinato sport, e 300 conoscono quel

marchio allora è considerato noto. In America sono più stressi e ammettono la tutela solo per i marchi che

tutti conoscono. In America la niche fame non è considerata.

Il secondo requisito è la somiglianza. Questo requisito compare sia nella confusione sia per i marchi di

rinomanza. La giurisprudenza adatta tale espressione alle fattispecie. Nel lato della confusione, quando si

valuta se i segni sono simili o identici si fa un giudizio di somiglianza ( ricordo, colpo d’occhio, etc ). Per

quanto riguarda la rinomanza la confusione non rileva. Il significato della somiglianza assume un valore

diverso. I giudici a partire dal 2003 dicono che la somiglianza tra i segni deve essere intesa come i deve

essere un nesso ( link) nella mente del pubblico tra il marchio e il segno del terzo. Sussiste nesso se il segno

del terzo evoca nella mente del pubblico il marchio rinomato. È un concetto di già visto, una sorta di dejà

vu.

L’uso del terzo deve recare un indebito vantaggio o pregiudizio. Si ha indebito vantaggio nei casi di

parassitismo o free-riding: il terzo trae vantaggio dalla rinomanza del marchio e la sfrutta per accreditare

più facilmente il suo prodotto o servizio sul mercato. Si ha pregiudizio quando l’uso del segno da parte del

terzo indebolisce il carattere distintivo del marchio rinomato oppure quando l’uso del segno da parte del

terzo nuoce all’immagine e alla reputazione del marchio. È il caso dell’Agip e della parodia. Se un marchio

ha una sua caratterizzazione data dal titolare colpisce e attira di più il consumatore a differenza se quel

segno viene usato da più produttori. La presa del marchio nel secondo caso sarà meno forte, ci sarà un

rimando diluito tra il marchio e l’imprenditore. La rinomanza viene indebolita o “sporcata”. Gli americani

diluition by blurring è il primo caso, mentre dilution by tarnishment che sono i casi di segni che vengono

usati per pregiudicare il marchio.

Ci possono essere dei casi in cui il terzo ha una valida ragione prevalente per usare il marchio. Il legislatore

lascia all’interprete la decisione. Può capitare nel caso concreto che il terzo abbia un giusto motivo per fare

uso del marchio, quindi non si vieta al terzo di continuarne con l’uso.

Esempio. Segno usato per critica, esprimere un pensiero tutelato dall’art.21 della costituzione, connesso a

fornire determinati servizi al consumatore come nel caso dell’uso del marchio come prodotto usato sul

mercato secondario. Se l’uso del terzo è supportato da ragioni prevalenti rispetto a quelle del titolare del

diritto allora non c’è alcun atto illecito.

Questi presupposti appena visti sono tutti di tipo cumulativo.

 Quali sono gli usi che il titolare può vietare ai terzi?

in realtà qualunque tipo art.20.2 vieta in particolare alcune condotte, mediante il giudice può inibire quindi

vietare a terzi di continuare in determinate attività. L’elenco non è tassativo. Sono vietata alcune condotte

se c’è contraffazione, come:

 la marchiatura del prodotto;

 di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire i servizi

contraddistinti dal segno. Anche lo stock, che è una detenzione di prodotti, al fine successivo di

vendita;

 di importare o esportare prodotto contraddistinti dal segno. Anche il semplice attività atta

all’esportazione è vietata perché comunque è in contatto con il territorio nazionale;

 di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale nella pubblicità.

Queste attività devono avere un rilievo di mercato ed economico, non è vietato nell’ambito privato.

D’altro canto ci sono delle attività e degli usi che il titolare non può compiere. Sono disponibili all’art.21.2. il

titolare non può usare il marchio in modo contrario alla legge, in modo tale da creare rischio di confusione,

ingannare il pubblico e ledere i diritti di un altro imprenditore.

Libere utilizzazioni:

La logica è la stessa dei brevetti e del diritto d’autore. Il legislatore ritiene che l’utilizzo non possa essere

vietato ai terzi perché ci sono degli interessi prevalenti.

I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività

economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo. Esempio società di moda che chiama il marchio con il nome dello stilista.

Successivamente viene venduta, o fallisce e lo stilista viene estromesso dalla società. Lo stilista

continua a produrre in proprio hanno come salvaguardia questa norma e potrà continuare a

firmare i suoi prodotti anche se non ha più un suo marchio. Consideriamo però l’ipotesi in cui un

omonimo di Armani comincia a produrre e applicare lo stesso marchio. In questa ipotesi non è

possibile utilizzarlo perché l’uso deve essere conforme alla correttezza professionale. Si deve

evitare di copiare altri segni distintivi, loghi per comunicare con il pubblico.

Vuol dire anche che non si deve pregiudicare il diritto del titolare, evitare che si faccia credere che

ci sia un collegamento con il titolare quindi è vietato il parassitismo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla

provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad

altre caratteristiche del prodotto o del servizio; le indicazioni descrittive non possono essere

registrate, allora che bisogno c’è di dirlo? Art.13 vieta la registrazione di segni esclusivamente e

unicamente con generiche informazioni descrittive, invece si possono registrare segni sia con

capacità distintiva e descrittiva. Esempio. Pasta Garofalo, la tutela è limitata a Garofalo. È anche il

caso del secondary meaning. cui un marchio si salva, non può essere fatto valere contro chi usa il

marchio nel suo significato distintivo classico. Esempio. Giornale è nome comune, mentre “il

giornale” ha significato di segno distintivo.

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio,

in particolare come accessori o pezzi di ricambio. È un problema di comunicazione con il pubblico.

Queste ipotesi sono accomunate che sono norme che rispondono a esigenze reali.

Esaurimento:

Come per i brevetti se un prodotto contraddistinto da un marchio viene messo in commercio in Italia, sul

territorio comunitario o in territorio dello spazio economico del commercio europeo il prodotto può

circolare liberamente. Il titolare del marchio che ha messo in commercio in uno di questi luoghi non può

impedire la rivendita, l’importazione. Vale solo per i prodotti autorizzati. Il titolare può bloccare la rivendica

se ci sono dei motivi legittimi. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di

proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale

siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di

uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. Il titolare può opporsi alla

rivendita se ci sono motivi legittimi che sono essenzialmente quando il prodotto è alterato o modificato a

seguito dell’immissione sul mercato. se il prodotto è stato modificato, e non è più originale il titolare può

opporsi alla rivendica. Lo stesso vale per i canali incompatibili con quelli autorizzati dal titolare.

Cessione e licenze del marchio:

come per i brevetti, anche i marchi possono essere ceduti e dati in licenza. È un modo per sfruttare e

monetizzare il valore del marchio. La cessione è la trasferimento dei diritti sul titolo, quindi sul marchio.

Siccome il marchio può essere registrato per tanti prodotti e servizi diverso la cessione può riguardare solo

alcuni di questi.

Art. 23 c.p.i Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è

stato registrato. I marchi comunicano dei messaggi al pubblico, dalla cessione e dalla licenza non deve

derivare un inganno nei confronti del pubblico.

Licenza di marchio: contratto con cui il titolare (licenziante), senza trasferire i diritti sul marchio, autorizza

un terzo (licenziatario) a utilizzare il marchio medesimo. Di solito il contratto di licenza prevede che, come

corrispettivo, il licenziatario versi periodicamente al licenziante, a scadenze prestabilite, delle somme (c.d.

canoni o royalties) pari a una percentuale del fatturato o degli utili realizzati con la vendita dei prodotti o la

fornitura dei servizi contraddistinti dal marchio.

I contratti di cessione e di licenza sono a forma libera, ma per prassi sono sempre in forma scritta. In ogni

caso dalla cessione e dalla licenza non deve derivare inganno circa i «caratteri dei prodotti o servizi che

sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico».

La licenza è totale se riguarda tutti i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato; è parziale se riguarda

solo alcuni di questi prodotti o servizi.

La licenza è esclusiva se il titolare si impegna a non concedere altre licenze e a non utilizzare in proprio il

marchio; non esclusiva negli altri casi. Se la licenza non è esclusiva, il licenziatario deve impegnarsi

espressamente a «usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti

messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri

licenziatari». Questo è svolto per cercare di contraddistinguere la qualità dei prodotti.

In caso di violazione delle clausole del contratto di licenza da parte del licenziatario, il licenziante può in

alcuni casi promuovere un’azione di contraffazione contro il licenziatario anche senza una previa

risoluzione del contratto per inadempimento. Ciò avviene quando il licenziatario «violi le disposizioni del

contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti

o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei

prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario».

Per i marchi a differenza dei brevetti non esistono le licenze obbligatorie. 18 maggio 2015

Cause di nullità e decadenza:

i diritti di marchio possono cessare in modo fisiologico anche per scelte del titolare, nel senso che il titolare

al termine dei 10 anni di registrazione è libero di rinnovarlo o non rinnovarlo. È il caso della scadenza del

marchio. Un’altra ipotesi più rara è quella in cui i marchi sono stati oggetto di rinuncia già prima del

termine della registrazione. Si effettua una dichiarazione di rinuncia, spesso accade successivamente a degli

accordi quando ci sono dei marchi in conflitto o che lo sono potenzialmente. A volte capita anche che un

titolare cerca di mantenere e tutelare un marchio che però è nullo. La nullità si accerta dopo che viene

registrato, e fin dall’origine non aveva i requisiti di validità. Esisteva fin dall’origine un impedimento alla

registrazione. La nullità ha efficacia retroattiva, fin dal momento del deposito del marchio. Le cause di

decadenza, invece, sussistono quando il marchio ha tutti i requisiti di validità ma nel corso della sua vita si

verificano dei fatti sopravvenuti e delle circostanze a ricorrere delle quali secondo il legislatore i diritti

vengono meno. Nel caso della decadenza all momento del deposito tutti i requisiti erano superati.

Il marchio è nullo ai sensi dell’art. 25 c.p.i. se:

 ha ad oggetto un segno non registrabile in base all’art. 7 c.p.i.

 è privo di uno dei requisiti di validità previsti dagli artt. 9-14 c.p.i.

 è stato registrato da un non avente diritto [v. le ipotesi previste dagli artt. 8 ( ritratti, nomi e segni

notori) e 14.1 lettera c) ( per segni che sono già registrati, chi è titolare può rivendicare e farsi

trasferire il marchio registrato oppure può chiedere la nullità del marchio perché è depositato da

un non avente il diritto. Chi ha diritto ha una possibilità di scelta. ) ]

 è stato registrato in malafede art. 19.2 c.p.i come nel caso di registrazioni abusive fatte per

accaparrarsi il segno e così sottrarlo alla concorrenza, oppure chi ha già un marchio all’estero e sta

per portarlo in Italia e un terzo anticipa la registrazione;

Ci sono due ipotesi in cui la nullità però non può più essere fatta valere per mancanza di capacità distintiva,

è il caso del secondary meaning. Lo stesso vale per mancanza di novità quando viene fatta una convalida.

Se il marchio viene depositato in buona fede senza il requisito di novità e viene usato con tolleranza e

consapevolezza per 5 anni consecutivi il marchio si convalida. Lo stesso vale per gli articoli 8 e 14.1 lettera

c).

Il marchio decade ai sensi dell’art. 26 c.p.i.:

 per volgarizzazione ai sensi dell’art. 13.4 c.p.i. esempio. Forme e contenitori che diventano

standardizzate per settore, oppure cellophane. Se non hai causato tu la perdita della capacità

distintiva, con una condotta, o non reagendo condotte di altre non c’è decadenza. La norma è

protettiva nei confronti del titolare se la perdita della capacità distintiva non è imputabile alla

condotta del titolare non sopravviene decadenza.

 per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’art. 14.2 c.p.i.: il marchio diviene idoneo a ingannare il

pubblico a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato (c.d. decettività sopravvenuta)

oppure diviene contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume ( un segno diventa noto

per essere immagine del terrorismo). Queste ipotesi riguardano un significato che il marchio

acquisisce successivamente alla registrazione. Esempio. Corte cassazione che aveva ritenuto

ingannevole il prodotto cotonelle che era fabbricati con carta e non cotone. Supponiamo che fosse

registrato per prodotti contenenti cotone, ma supponiamo che poi venisse usato per prodotti che

non contenevano cotone. Un altro caso è quello del deterioramento qualitativo, anche questo falsa

le scelte d’acquisto del consumatore.

Il titolare è onerato a informare se varia la qualità del prodotto, la norma può essere rispettata o

mantenendo una costanza qualitativa nella produzione oppure avvertendo il consumatore.

 per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i. Si collega al fatto che qui si parla di marchi registrati ma

esistono anche i diritti esclusivi sui marchi non registrati come i marchi di fatto, le insegne, le

denominazioni sociali. I diritti si acquisiscono con l’uso effettivo e notorietà qualificata. I marchi ,

invece, si acquisiscono con la registrazione. Nel nostro sistema non è richiesto che il marchio sia già

in uso quando si chiede la registrazione. Questo comporta che se non ci fosse una norma come

questa il marchio potrebbe rimanere in vita per un tempo indefinito senza mai essere utilizzato. Il

legislatore non valuta una situazione di questo tipo positivamente perché i marchi devono servire

nella comunicazione con il consumatore al fine di contraddistinguere e veicolare messaggi, si

acquisirebbe così un monopolio a scapito dei concorrenti. Se il marchio non viene usato allora non

c’è ragione per mantenere l’esclusiva.

Secondo l’art24.1 il marchio decade, dopo essere validamente registrato, se non è oggetto di uso effettivo

da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato, per un periodo

di cinque anni a partire dalla registrazione o dalla data successiva in cui viene sospeso l’uso. L’onore d’suo

continua nel tempo, si può sospendere l’uso ma non si deve protrarre per più di cinque anni. Se si

considera il processo della registrazione che dura da 1 a 2 anni, il termine è più che sufficiente per trovare

almeno un soggetto a cui darlo in licenza.

L’uso è effettivo se corrisponde a una presenza seria del prodotto o servizio sul mercato; non lo è se è

puramente simbolico, sporadico, per quantitativi irrilevanti di prodotto (es.: non effettivo l’uso di un

marchio per un atto isolato di vendita; non effettivo l’uso di un marchio per poche decine di unità di un

prodotto di largo consumo). La legge ha precisato effettivo perché se registro un marchio per delle bibite e

ne vendo solo una in cinque anni formalmente ho fatto uso del marchio, ma avrebbe senso dire che non

decade perché ho venduto una lattina? L’uso deve essere reale, concreto, non simbolico, non su pochi

prodotti per evitare la decadenza. Sviluppando uso effettivo i giudici hanno detto che sussiste quando c’è

una presenza seria e reale del prodotto o servizio sul mercato, quando c’è un uso volto a creare una quota

di mercato per quel prodotto. Non ci sono dei numeri assoluti per determinare l’uso concreto, la serietà

perché dipendono dalla tipologia di prodotto e il mercato. si è ritenuta effettiva la vendita di 2 milioni di

gelati in termini stagionali, ma potrebbe anche essere la vendita di pochi esemplari di oggetti di lusso. L’uso

fatto da un licenziatario è sufficiente per evitare la decadenza.

Ci sono due ulteriori regole di favore per il titolare sono:

 È una regola di flessibilità e ragionevolezza che evita la decadenza mediante l’uso del marchio in

una forma diversa da quella oggetto di registrazione, purché non ne risulti alterato il carattere

distintivo (es.: Teominale rispetto a Theominal; La Fram rispetto a Fram; marchio denominativo con

elemento figurativo banale e poi viene usato solo il nome. Se il nome usato nella sostanza non è

sostanzialmente diverso allora l’uso effettivo non varia). L’importante è che la sostanza non vari.

 Evita pure la decadenza l’apposizione del marchio su prodotti o confezioni a fini di esportazione.

L’attività di marchiatura in Italia è considerata atta ad evitare la decadenza se poi questi verranno

esportati.

Esistono dei casi particolari in cui non c’è decadenza anche se il marchio non è stato usato. Non si ha

decadenza se il non uso è giustificato da un motivo legittimo. Qualunque situazione concreta che renda

ragionevole l’assenza dell’uso. Sono inoltre sottratti a decadenza i c.d. marchi difensivi che sono dei casi

particolari in cui un marchio viene registrato non per essere usato ma per difenderne un altro, quindi viene

usato effettivamente il marchio principale. Esempi. Vendita dopo autorizzazione della pubblica

amministrazione, si suppone che per motivi burocratici i tempi di attesa sono lunghi; oppure concorrente

più forte di me economicamente ha contraffatto il marchio e ha saturato il mercato, prima si deve bloccare

la vendita dei prodotti contraffattori. Si dice che se non si usa pur volendolo fare perché un altro con

un’attività illecita ha occupato il mercato non dipende dal titolare del marchio. Un punto discusso è il

fallimento, per alcuni è un motivo legittimo mentre per altri no. Inoltre, se i motivi di nullità o di decadenza

sussistono solo per una parte dei prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, la nullità o la decadenza

«riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi» art. 27 c.p.i. esempio. Se ho un marchio registrato per

automobili e abbigliamento, se lo uso solo per uno dei due, decadrà solo per quello non usato.

Sanatoria della decadenza:

Se dopo il decorso dei cinque anni, quando ormai il marchio sarebbe decaduto e viene iniziato o ripreso

l’uso effettivo. Esempio. Tizio uso il marchio, lo sospende per 7 anni ma poi riprende. Se nessuno ha fatto

valere la decadenza davanti al giudice la ripresa salva il marchio. Se c’è stata una causa di decadenza, o è

stata fatta valere in via di eccezionale la decadenza questa regola non vale. La sanatoria però non opera se

nel frattempo terzi hanno già acquisito i diritti sul marchio con la registrazione o con l’uso. Se il titolare

effettua i preparativi per l’inizio o la ripresa dell’uso solo dopo aver saputo che un terzo sta per far valere in

giudizio la decadenza e se l’inizio o la ripresa dell’uso effettivo non avvengono almeno tre mesi prima della

domanda o eccezione di decadenza in giudizio 19 maggio 2015

Disegni e modelli:

Riguardano la progettazione estetica dei prodotti. abbiamo tanti esempi: smartphone, laptop sono

registrati come disegni e modelli, design scarpe sono disegni protetti, gli elettrodomestici delle case. Ci

sono due discipline:

 codice della proprietà industriale: art. 31-44, ma anche in alcune disposizioni aggiuntive 237 e 241 (

c.d clausola di riparazione).

 diritto d’autore: per gli oggetti di industrial design che hanno un valore artistico più qualificato

I presupposti sono diversi ma possono ricorrere entrambe le protezioni su doppi binari.

Le norme della c.p.i derivano da una disciplina dell’unione europea. le norme italiane sono dunque

un’attuazione della direttiva n° 71 del 1998, a livello comunitario ha fissato i presupposti della disciplina dei

disegni e dei modelli. la legislatura italiana ha recepito queste norme a partire dal 2001, e sono state

trasfuse nel c.p.i nel 2005. Il regolamento n° 6 del 2002 è dei disegni e modelli comunitari. Avviene come

nei marchi, possono essere registrati stato per stato oppure con sistema dei marchi internazionali che sono

un fascio di marchi nazionali, oppure come marchi comunitari che sono dei titoli unici sovranazionali

rilasciati dall’ufficio preposto ad Alicante e valgono su tutto il territorio comunitario. È possibile dunque

proteggere i disegni e modelli anche con dei diritti comunitari. L’art.31 c.p.i fissa le entità che possono

essere protette e essere oggetto di registrazione l’aspetto dell’intero prodotto o in sua parte, in particolare,

dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei

materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere

individuale. Il prodotto è definito nel secondo comma dell’art.31 come qualsiasi oggetto industriale o

artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto

complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per

elaboratore. I prodotti complessi sono definiti nel terzo comma dell’art.31 come un prodotto formato da

più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del

prodotto. Esempio. Coprimozzi, sedili, cerchioni in un’automobile. Il legislatore dice che possono essere

protetti non solo i prodotti complessi nel loro insieme, l’aspetto complessivo dell’intero prodotto ma

possono essere protetti anche i singoli componenti.

Ci sono altre due condizioni:

 se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la

normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli

interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. Se è un componente esterno, che l’utilizzatore

non vede quando lo utilizza, la legge esclude la protezione. Non ha rilevanza il fatto che il prodotto

può essere aperto, quindi si considera solo se il componente è visibile durante una normale

utilizzazione;

 se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di

individualità. Titolare del diritto:

 Se un designer realizza dei prodotti a chi spetta il diritto alla registrazione?

La legge dice, all’art.38, che il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello, e ai suoi

aventi causa. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in

quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del

dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome

nell'attestato di registrazione. I diritti patrimoniali sono disponibili, quindi l’impresa può commissionare

l’opera con un contratto in maniera preventiva dove si specifica che una volta realizzata l’opera, i diritti che

ne derivano spettano al committente. Requisiti di protezione:

 Novità: diversità da ciò che già esiste. Ha una caratterizzazione particola, all’art.32, la legge dice

che un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è già stato divulgato

anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, o prima della data di

priorità ( unionista). Alla prima data di riferimento si deve valutare la novità, la norma è in linea di

continuità con la norma relativa alla novità dei brevetti. C’è lo stesso concetto di identità, però ciò

che forma l’insieme delle anteriorità è costituito ciò che a quella data è stato divulgato. Questo è

una differenza rispetto alla disciplina dei brevetti perché ciò che rilevava era lo stato della tecnica

reso disponibile al pubblico. Il concetto di divulgazione per i disegni e i modelli consiste considera

se questi sono stati resi accessibili al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se

sono stati esposto, messi in commercio o altrimenti resi pubblico, a meno che tali eventi (

accessibilità al pubblico) non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti

specializzati del settore interessato, operanti nell’unione europea, nel corso della normale attività

commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si

rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Contano solo le priorità che oltre a essere

accessibili fossero conosciute ragionevolmente nell’unione europea, negli ambienti specializzati

quindi dagli operatori del settore. Questo limita il novero delle anteriorità delle anteriorità, al lato

di conoscenza e non solo semplice anteriorità, agli operatori del settore nell’unione europea. Ciò

che conta è la conoscenza, non la circolazione e la vendita. Nei brevetti lo stato della tecnica aveva

valenza internazionale. Inoltre, i disegni o modelli si reputano identici, in termini sostanziali,

quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli rilevanti.

La legge prevede un periodo di grazia vuol dire che se il designer divulga il disegno o modello prima

di averlo registrato ha 12 mesi di tempo per registrarlo, e se deposita la domanda di registrazione

entro i 12 mesi allora la brevettazione è salva. Non si considera reso disponibile al pubblico il fatto

che l’autore del disegno o l’avente causa nei 12 mesi dove c’era la priorità ha predivulgato l’opera.

c’è una sorta di annientamento della predivulgazione per 12 mesi. Il motivo di questa regola è di

buon senso, dato da necessità di mercato. la registrazione ha dei costi, si tratta di progettazioni di

tipo estetico che sono molto incerte e al momento della creazione c’è imprevedibilità per la sorte

dell’opera. si danno così 12 mesi di tempo per fare un test di mercato, per provare a vendere il

prodotto, e capire il riscontro e decidere se vale la pena portare avanti una procedura di

registrazione.

 Carattere individuale: è una diversità qualificata. Non tutto ciò che è nuovo è registrabile come

disegno e modello. Ci deve essere qualcosa di più. Deve avere una qualificazione. Per la verità la

soglia non è particolarmente elevata. Prima della direttiva comunitaria lo era perché la legge diceva

che avevano uno speciale ornamento potevano essere registrata. Nella legge attuale si dice che è

sufficiente che il disegno o modello abbia carattere individuale. Un disegno o modello ha carattere

individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce

dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato

divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi

la priorità, prima della data di quest'ultima. Si va a vedere quale è l’impressione generale, che cosa

colpisce e forma l’impressione negli occhi di un utilizzatore informatore. Si chiede se l’impressione

generale, nelle caratteristiche che colpiscono la percezione corrispondono o no ai modelli già

esistenti. In via interpretativa si è detto che il carattere individuale consiste nel fatto che il disegno

o modello ha un aspetto particolare, diverso da quelli esistenti e che in più suscitano una

impressione di diversità, percettibilmente diversi da qualcosa di già esistente. Costituisce un

contatto privilegiato. È una valutazione piuttosto soggettiva, ma la giurisprudenza ha cercato di

dare dei criteri. C’è un parametro di riferimento, per i disegni e modelli c’è l’utilizzatore informato.

Ci si chiede se l’impressione è diversa per questo soggetto. Nei brevetti si prende il tecnico medio

valuta evidente il trovato. Il principio cardine usato dalla corte di giustizia dell’unione europea per

definire l’utilizzatore informato è il seguente: non è il consumatore medio senza conoscenze

specifiche quindi non è il generico acquirente ( come era per i marchi), ma ha delle conoscenze

sopra la media però non si tratta dell’esperto designer o progettista.

È una nozione intermedia con qualcosa di più del tecnico medio senza conoscenze specifiche ma

qualcosa in meno rispetto all’esperto del settore. In positivo la corte di giustizia dice che è un soggetto

dotato non di un livello medio di attenzione ma di particolare diligenza per conoscenza del settore o

per esperienza personale. È a conoscenza delle forme e dettagli già presenti nel passato in un certo

settore, è un consumatore esperto di quel settore. Non è l’esperto designer o progettista, ma è un

consumatore che ha un’approfondita conoscenza. Un’altra regola per valutare il carattere individuale e

che facilita la registrazione è che si deve tenere conto del margine di libertà del designer. Questo

significa che ci sono dei settori in cui il designer non ha molto spazio per la fantasia, è difficile fare

qualcosa di marcatamente diverso per due motivi: settore affollato come per i tessuti d’abbigliamento,

oppure per funzioni tecnici come per gli elettrodomestici e in generale per prodotti elettronici. Per

questo motivo ci si accontenta così di differenze minime.

 Liceità: Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine

pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine

pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o

amministrativa.

 Assenza funzione tecnica: Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli

quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione

tecnica del prodotto stesso. Per la funzione tecnica c’è la tutela brevettuale. Con le presenti norme

si tutela l’aspetto estetico del prodotto. il problema è dato dall’avverbio unicamente. Questo ha

portato una spaccatura fra gli interpreti che tutt’ora rimane. Ci sono varie interpretazioni: la prima

interpretazione che porta al risultato di limitare il divieto di registrazione di disegno e modello. Le

uniche forme con valenza funzionale sottratte alla registrazione di disegni e modello sono le forme

inderogabili cioè forme che non possono essere sostituite da altre per conseguire un risultato.

Immaginiamo una caratteristica di un prodotto, che è disegnata in un certo modo, che servono

anche a svolgere una funzione. L’art.36 impone di chiedersi se si può svolgere quella funzione

anche con una caratteristica di prodotto con un disegno diverso? C’è una forma alternativa per

ottenere quella funzione oppure è inderogabile? Se la forma, pur essendo funzionale, però non è

inderogabile allora non si applica il divieto. Viene circoscritto il divieto. La seconda interpretazione

amplia il divieto di registrazione perché dice che non importa che la forma sia derogabile o

inderogabile, quello che conta è se sia solo funzionale o se oltre a essere funzionale abbia anche

una valenza estetica. Se la forma è funzionale e non ha valenza estetica apprezzabile, e pregevole

allora quella forma non è registrabile con un disegno e modello anche se la forma è o non è

insostituibile. Art.36.2 c.p.i relativo alle forme di connessione e modulari. In ogni caso non possono

essere registrate quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere riprodotte nelle

loro esatte forme o dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato

o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di

essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto

possa svolgere la propria funzione. Si vuole evitare che l’effetto dell’esclusiva sia troppo ampio non

solo sul prodotto ma su due mercati ( vano batteria e spina), ma anche perché lasciando libere le

forme di interconnessione si favorisce la standardizzazione del prodotto che facilita la

proliferazione di operatori sul mercato. Tuttavia, possono costituire oggetto di registrazione i

disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo

scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema

modulare. Esempio. mattoncini della lego.

Art.37 La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della

domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un

massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. L’ambito della

tutela prevede che l’art.41 a registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di

utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di

utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di

un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale

prodotto per tali fini. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a

qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale

diversa. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella

realizzazione del disegno o modello, come nel caso del carattere individuale si tiene conto del settore

affollato, ci si può scostare molto poco dall’elaborato sia a monte sia a valle.

La clausola di riparazione vuole favorire e incentivare il mercato dei ricambisti indipendenti. Può capitare

che il singolo elemento della macchina può essere oggetto del disegno e modello. Il legislatore ha detto che

se la tutela può essere opposta chi vende ricambi, potrebbe spazzare via il mercato secondario. E ci sarebbe

così solo il mercato primario. Si è deciso di rendere inopponibili i diritti nei confronti dei ricambisti. Secondo

l’art.241 c.p.i i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per

impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al

fine di ripristinarne l'aspetto originario. L’applicazione della norma ha dato luogo problema interpretativo,

ci sono varie tesi: ci sono dei pezzi di ricambio non recano il marchio della casa automobilistica ( fanali), ma

su altri è impresso il logo della casa automobilistica ( cerchione, mascherine, cofano, portellone). La

battaglia è stata su un aspetto specifico la clausola permette di copiare il design ma si può copiare anche il

marchio? i giudici si sono divisi, la norma parla solo di disegno e modello e non di marchio quindi il

ricambista faccia pure ma non metta il marchio. altri giudici hanno detto che sostanzialmente si intende che

ripristinare l’aspetto originario del prodotto prevede anche il marchio. a breve dovrebbe intervenire la

corte di giustizia, in realtà chi segue la seconda tesi ci arrivano per un motivo pratico nessuno comprerebbe

il prodotto se non c’è il marchio. 22 maggio 2015

Crocs protette da disegni e modelli. per stabilire il carattere individuale si è cercato di capire se generava

un’impressione di diversità agli occhi di un utilizzatore informato. Non è il generico consumatore medio ma

è un acquirente sensibile alle forme del settore ed è un soggetto attento alle novità del mercato.

Cappe elettriche, aspiratrici per la cucina. Il problema era se il design fosse dotata di carattere individuale. Il

tribunale di Bologna ha detto che bisogna chiedere se il design susciti in un’acquirente che acquista il bene

una sensazione di diversità, non è il consumatore medio, ma è sensibile alle caratteristiche del prodotto,

non è il progettista, ma conosce per cultura personale a causa di un suo interesse. Ha un elevato grado di

attenzione superiore al consumatore medio.

Il caso pepsi co davanti alla corte di giustizia design di un gioco, un disco con un laccio per bambini di età

compresa 5-10 anni. Si decideva se questo gioco, che era venduto come oggetto promozionale, gadget per

fare promozione di altri prodotti fosse dotato di carattere individuale. Il tribunale europeo dice che si deve

considerare, come utilizzatore informato, un bambino con particolare esperienza con questi giochi.

L’art.42 prevede i liberi usi, ma non ha molto rilievo. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o

modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano

compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino

indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

Esiste anche un regolamento per i disegni e modelli comunitari. Il regolamento prevede una protezione per

disegni e modelli che non sono stati registrati ( di fatto), si può decidere di registrarli godendo anche del

periodo di grazia. Se alla fine si decide di non registrarli si può avere la protezione come disegno e modello

non registrato. Le condizioni sono le stesse di quello registrato, i presupposti sono i medesimi. Il fatto

costitutivo è la divulgazione con il pubblico. In questo caso la legge precisa che la divulgazione deve

avvenire nella comunità. La tutela è di solo tre anni. Il limite della protezione non è solo temporale ma

anche di protezione nel senso che se io registro ho una protezione contro qualunque cosa che venga

indipendentemente realizzata da un terzo. Se non è registrato il disegno e modello è protetto solo contro la

copiatura. Il caso di incontro fortuito non è protetto.

Ci può essere in aggiunta la protezione del diritto d’autore questo avviene se il valore artistico era scindibile

da quello industriale del prodotto, e poi precisava che se un certo modello e disegno era protetto con la

disciplina non era possibile applicare le norme del diritto d’autore. Il risultato pratico, è che non si può

cumulare la tutela. La scindibilità è in senso concettuale. L’opera può essere apprezzata e goduta a

prescindere dalla forma materiale. L’esempio era quello del disegno replicato su una certa superficie ma

poteva essere pensato anche a prescindere dalla superficie su cui era posto. I disegni e modelli non

avevano facilmente la protezione del diritto d’autore. Per i prodotti tridimensionali non c’era mai la

scindibilità. Con la direttiva dei disegni e modelli che è la matrice della c.p.i si parla della norma del diritto

d’autore, si deve dare protezione anche con il diritto d’autore. La direttiva ha imposto agli stati membri la

protezione ai disegni e modelli. sono state cancellate le regole precedenti. Sono state inserite il numero 10

nella legge del diritto d’autore. Non ci sono più i brevetti per disegni e modelli, ma ci sono i disegni e

modelli attuali. Oggi, dal 2001, gli oggetti di design oltre ad essere protetti dagli articoli 31 e seguenti sono

protetti simultaneamente anche con il diritto d’autore se hanno carattere creativo e valore artistico (certa

soglia di meritevolezza). Queste norme si devono applicare a fronte di una individuazione di criteri e indizi

concreti che fanno capire se c’è valore artistico. Si deve fare un giudizio di prevalenza: quanto prevale

l’aspetto estetico su quello funzionale. Si devono vedere le intenzioni dell’inventore: si vuole creare un

prodotto industriale o si vuole esprimere un messaggio artistico? I criteri più oggettivi sono il terzo e il

quarto. Si vede se l’opera vale anche come opera d’arte e non solo come industriale. si considera altresì la

storia che avviene anche dopo la creazione. Se la storia è stata riconosciuta, accettata come opera d’arte,

icona di una filosofia, stile di vita. Molte di queste opere sono storiche e sono state create prima che ci

fosse il diritto d’autore. La lampada castiglioni degli anni ’60, quindi prima del 2001, continuano a non

essere protette oppure usufruiscono di questa protezione? C’erano tanti interessi economici su questi

elementi. La questione è stata davanti alla corte di giustizia si parla di diritto transitorio e dice che si deve

applicare anche alle opere anteriori. Chi già copiava prima potrà avere un periodo di tempo per adeguarsi,

e cambiare la propria produzione. Regole di comportamento:

Il mercato italiano è basato sul gioco di domanda e offerta. La concorrenza è una cosa fisiologica,

connaturata al libero mercato. è naturale che ogni operatore cerca di acquisire delle quote di mercato in

ottica di prevalere, però il legislatore sa bene che c’è modo e modo di comportarsi. La disciplina della

concorrenza sleale vuole fissare dei casi di condotte inaccettabili. È un insieme di regole di comportamento

che stabiliscono che cosa gli attori non possono fare. La norma centrale di riferimento si trova nel codice

civile all’art.2598. In realtà sono quattro norme: due norme 2599, 2600 sulle sanzioni, 2601 e chi può fare

causa per concorrenza sleale.

Il comma numero uno dell’art.2598 dice che Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni

distintivi e dei diritti di brevetto , compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente

usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti

idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; si fa credere al pubblico che i

prodotti provengano da un altro. L’imprenditore caio fa credere al pubblico che i suoi prodotti o servizi

siano di tizio. Si fa confusione sul prodotto d’origine. È simile al marchio, è un’attività confusoria.

2)diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il

discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; c’è denigrazione nella

prima parte: c’è una cattiva informazione, si danneggia l’immagine del concorrente mentre nella seconda

parte c’è un’appropriazione di pregi ed è un illecito di comunicazione. Si fa credere al pubblico che si hanno

gli stessi pregi dei prodotti del concorrente ma non è vero.

3) si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza

professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. È una norma generale di chiusura.

Questo articolo è entrato nel codice civile dal 1942. I giudici hanno individuato una serie condotte che non

sono conformi alla correttezza professionale, e danneggiano l’azienda altrui come il boicottaggio, sottrarre i

dipendenti a certe condizioni, fare delle vendite sottocosto sistematiche.

I presupposti:

I soggetti siano concorrenti e ci sia sovrapponibilità nell’offerta quindi i soggetti devono essere competitors

sullo stesso mercato. la formula adottata prevalentemente in giurisprudenza è che c’è concorrenza quando

due soggetti, offrono sullo stesso mercato, beni e servizi anche in via succedanea gli stessi bisogni. Si

applica sotto profilo territoriale e merceologico. Si deve trattare di beni fungibili e sostituibili. Si deve

considerare anche l’aspetto dell’espansione, con indizi concreti che vedono l’ampliamento dell’attività. I

presupposti soggettivi sono quando si può configurare dal punto di vista del soggetto che pone in essere

una certa attività la concorrenza sleale. si applica solo tra imprenditori non solo relativo all’art.2082 ma in

senso lato quindi attivo sul mercato e si considera anche le aziende non profit, enti pubblici, avvocati,

commercialisti , il privato cittadino non commette atti di concorrenza sleale. esempio. consumatore fa blog

e denigra un produttore questo può essere denunciato per denigrazione ma non è concorrenza sleale. ci

può essere concorrenza sleale su tutti i livelli della filiera. Ma anche di interposta persona, si pone in essere

un’attività nell’interesse di un imprenditore. Esempio. storno dipendenti. La regola che risponde alla logica

non è responsabile di concorrenza sleale se fa solo lui direttamente ma anche se c’è un terzo che tiene

condotta e tiene quella condotta nell’interesse di un terzo. Chi l’ha fatto per terzi ne risponde in concorso,

anche se non è direttamente imprenditore perché ha partecipato alla manovra per ottenere un certo

risultato. Art. 2601 se ci sono associazioni di categoria c’è un atto che danneggia allora c’è legittimazione.

Non il singolo imprenditore ma anche l’associazione nel suo complesso. Esempio. caso di denigrazione, se

io dico che il prodotto sintetici e il mio concorrente produce prodotto in cotone. Questi sono prodotti

fungibili. Chi fa prodotti naturali dice che quelli sintetici sono di qualità pessima, cancerogeni. Questo è

imputabile di concorrenza sleale. si suppone che si faccia una cosa più ampia, non comprate tessuti sintetici

perché fanno male, e sono cancerogeni e danneggiano la pelle.

In questo caso la denigrazione non colpisce il singolo ma l’intera categoria di produttori di tessuti sintetici.

Potranno fare causa gli imprenditori singoli ma anche l’associazione di categoria. 26 maggio 2015

Analizziamo le varie ipotesi di concorrenza sleale:

Prima ipotesi:

L’articolo 2598.1 prevede in realtà tre ipotesi perché dice che è concorrenza sleale l’attività di chi usa di

segni distintivi idonei a produrre confusione con segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita

servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione

con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Le tre ipotesi sono accomunate dal fatto che un soggetto,

un imprenditore usa segni distintivi idonei a produrre confusione in relazione a segni distintivi di altri.

Questa norma si sovrappone con l’ipotesi dei marchi in relazione della confusione sull’origine. Ci può

dunque essere sia contraffazione del marchio, sia concorrenza sleale. Il concetto è il medesimo, un

imprenditore usa dei segni che inducono il pubblico che i prodotti o servizi di un imprenditore provengano

da un altro o siano ad esso collegati. Qui una particolarità è che tutti i segni possono essere protetti da

questa disciplina della concorrenza sleale confusoria. Nella parte dei marchi abbiamo visto che la legge

protegge anche altri segni distintivi, oltre che quelli registrati. Anzitutto ci sono dei segni distintivi cosiddetti

tipici che sono espressamente menzionati dalla legge. I diritti sul marchi di fatto si ottengono con notorietà

e uso del segno. Sono tutelati quindi tutti i segni distintivi, tipici menzionati e disciplinati dalla legge:

marchio, ditta, ragione e denominazione sociale, insegna, nome a dominio ma anche quelli atipici che sono

altri segni distintivi non sono specificamente menzionati dalla legge. Possono venire fuori nella prassi,

soprattutto su internet. Abbiamo visto che ci sono dei casi di account sui social network usati a scopi

commerciali. La disciplina contro i reati di concorrenza sleale protegge tutti questi casi.

Presupposti tutela:

I segni tipici e atipici sono protetti se presentano esattamente gli stessi requisiti di validità, proteggibilità

che abbiamo visto per i marchi registrati quindi: novità, capacità distintiva, liceità del segno. Li abbiamo

visti in relazione ai marchi registrati ma in realtà questi requisiti sono di carattere generale, infatti, anche i

marchi di fatto, la ditta devono avere questi presupposti.

Il diritto sui marchi registrati è acquisito con la registrazione quindi questo è un fatto costitutivo. Per gli

altri segni distintivi, diversi dai marchi registrato, la fattispecie costitutiva è l’uso del segno cui faccia

seguito una notorietà qualificata. La notorietà qualificata è che il pubblico conosce quel segno sul mercato

ma in più lo riconosce come segno distintivo di un certo imprenditore. Cosa che avviene magari per il

packaging di un prodotto noto, o anche per la forma di un prodotto noto. Esempio. etichette, imballaggi.

Un elemento di diversità dei segni non registrati rispetto ai marchi registrati è che i primi hanno un ambito

di protezione inferiore. A prescindere dall’uso, e nei limiti dei cinque anni della decadenza per il non uso, il

marchio registrato è protetto per prodotti per cui è registrato e affini nel territorio nazionale. Se il prodotto

gode di rinomanza c’è tutela anche per i prodotti non affini. Per i segni non registrati la tutela è

esclusivamente contro un rischio di confusione sull’origine concreto. La tutela è dunque solo in relazione al

prodotto o servizio che è stato usato, con notorietà qualificata; vedendo questi segni il consumatore deve

pensare che siano derivanti da un imprenditore. C’è inoltre una limitazione territoriale, i segni di fatto,

essendo protetti per notorietà qualificata sono tutelati nel territorio dove questa c’è. Se un segno è noto

solo in Lombardia e Piemonte non avrà protezione se lo stesso segno è usato in Campania o in Lazio perché

non c’è possibilità di confusione. La sovrapposizione è misurata sull’area di notorietà, non solo dov’è usato.

Questo implica una maggiore ampiezza rispetto alla zona d’uso. Esempio. il nome di un ristorante famoso di

una località ma è noto in tutta Italia. Riassumendo la tutela opera contro un concreto rischio di confusione,

vale a dire solo in relazione a prodotti o servizi per i quali, sia sotto il profilo merceologico, sia sotto il

profilo territoriale, sussista per il consumatore medio una confondibilità sull’origine. L’ampiezza

merceologica e territoriale della tutela si misura sulla base della notorietà «qualificata».

Seconda ipotesi: imitazione servile dei prodotti di un concorrente

È una norma oggetto di una forte attività interpretativa sia da parte degli studiosi della materia sia dei

giudici. Si è arrivati ad alcuni punti fermo. Anche se la legge non lo precisa si tratta anche in questo caso di

una tutela contro il rischio di confusione.

 Cos’è in realtà questa fattispecie?

È una tutela contro la copiatura delle forme distintive dei prodotti. Nei marchi registrati abbiamo visto che

anche le forme possono essere oggetto di registrazione a certe condizioni. Se una forma distintiva e

proteggibile non è registrata come marchio ma viene usata di fatto può avere questa protezione contro

l’imitazione servile. È una protezione dei marchi di forma o di fatto non registrati. Questa è l’essenza della

disciplina dell’imitazione servile. Si tratta in questo caso di una tutela della forma distintiva del prodotto o

della sua confezione. Si tratta anche in questo caso di una tutela contro il rischio di confusione, che

presuppone che la forma abbia capacità distintiva e sia percepita come segno distintivo dai consumatori. Ci

deve essere quindi notorietà qualificata della forma. La tutela è sul segno distintivo della forma del

prodotto. si usa per la tutela dei segni di fatto non registrati relativi alla forma. È necessario che la forma sia

percepita dal pubblico come segno distintivo. È stata applicata alle confezioni di prodotti alimentari come

nel caso della forma del packaging delle tagliatelle emiliane Barilla. Supponiamo che queste forme non

siano registrate come marchi, allora potranno usufruire di questa tutela; altresì la tutela del marchio e

quella della concorrenza sleale sono cumulative.

Da questo presupposto relativo alla tutela della forma come appare al consumatore derivano una serie di

corollari. Il primo è che la protezione può riguardare solo le parti esterni, che il consumatore vede; le parti

interne non sono viste dal consumatore e non possono creare confondibilità sull’origine. La logica è la

stessa dei disegni e modelli perché si deve creare un contatto tra il consumatore il prodotto.

Casi reali:

Sono tutelati sia segni tridimensionali come la forma di una borsa, di una scarpa, di una fibbia, di un

gioiello; l’aspetto esteriore della carrozzeria di un veicolo o di una sua parte; la forma di una bottiglia o di

un astuccio), sia segni bidimensionali come i disegni di tessuti, la superficie di una scatola o di un sacchetto

per prodotti alimentari.

Abbiamo visto con la registrazione dei marchi di forma che l’art.9 c.p.i pone dei limiti perché si vuole

evitare che questi marchi di forma possono creare dei monopoli troppo estesi. Le forme che portano

determinate soluzione tecniche non possono essere registrate come marchio. Le soluzioni tecniche se

innovative e originali possono essere protette con brevetti ( 20 anni) e con modelli di utilità ( 10 anni). Le

forme funzionali non possono essere protette come marchio perché potrebbero essere tutelate per un

periodo potenzialmente perpetuo contro l’imitazione servile, infatti, si costituirebbe una esclusiva a tempo

indeterminato aggirando il limite temporale del brevetto e di fatto si impedirebbe la caduta dello stesso in

pubblico dominio.

Di conseguenza le forme utili brevettabili (con il brevetto per invenzione o con il brevetto per modello di

utilità) non possono, anche se distintive, essere protette contro l’imitazione servile. Le forme non

brevettabili, anche se in certa misura utili, sono invece tutelabili contro l’imitazione servile. La vera

differenza tra ciò che è brevettabile e cosa non è brevettabile è dato se la forma ha i requisiti di

brevettabilità, se non li ha può essere protetta dalla disciplina della imitazione servile.

Si deve fare una precisazione data da una posizione elaborata in dottrina per non restringere troppo il

campo della protezione della imitazione servile. Ci sono dei casi in cui un concetto innovativo quindi un’idea

di soluzione di un problema tecnico, può essere conseguito su una forma di un prodotto. Una forma è

necessitata quindi c’è univocità ma potrebbe anche non succedere. Esempio. L’idea di soluzione di

migliorare la presa di un pedale, un’idea stessa idea innovativa può essere fatta in molti modi diverso:

cerchi, pallini. In questo caso se anche un soggetto acquisisce tutela su una specifica configurazione ( righe

o puntini) non si crea una esclusiva sull’idea innovativa e utilità perché quel concetto può essere declinato

in tante forme diverse, e quindi le altre forme alternative sono libere. La specifica realizzazione può essere

protetta contro l’imitazione servile ma le alte possibili restano libere, l’utilità tecnica può essere conseguita

in altre modalità. La possibilità di sfruttare l’utilità non viene preclusa. Anche per le forme ornamentali vale

lo stesso discorso del valore sostanziale. Le forme ornamentali non sono tutelabili contro l’imitazione

servile le forme che danno un valore sostanziale al prodotto (ossia influenzano le scelte d’acquisto del

consumatore). Le forme semplicemente gradevoli, ma non tali da dare un valore sostanziale al prodotto,

possono essere protette contro l’imitazione servile. C’è una sorta di parallelismo tra la disciplina dei marchi


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Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in management per l'impresa (MILANO - ROMA)
SSD:

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 3paperelle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Floridia Giorgio.

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