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che profumi con profumi. L’appartenenza alla categoria è sufficiente e non c’è bisogno di

guardare i prodotti completamente. Quindi significa che il prodotto può essere diversissimo.

In questo caso caso noi dobbiamo condurre il giudizio di confondibilità in astratto con

riferimento ai segni. Se i segni sono confondibili vi è confondibilità rilevante ai fini del

riconoscimento della contraffazione, cioè vi è contraffazione anche se non vi è un pericolo

concreto di confondibilità però vi è ugualmente la contraffazione perché il contraffattore ha

utilizzato un segno confondibile come segno registrato. La corte di giustizia non ha seguito

questo orientamento che è un orientamento che dà forza alla tutela del marchio registrato

perché mette il marchio registrato al riparo da possibili inflazioni. La corte di giustizia ha

detto che non bisogna dimenticare che il marchio è un segno distintivo e la contraffazione

si ha soltanto quando vi sia il rischio di confusione tenendo conto di tutti gli elementi e

quindi contemporaneamente della somiglianza dei segni e anche somiglianza dei prodotti.

Noi parliamo di affinità mentre la corte di giustizia parla di somiglianza dei segni: la

somiglianza è più povera dell’affinità.

Poi vi è il criterio che va applicato: è il giudizio di fatto. Quindi non è una regola, è una

valutazione. Dice la dottrina della giurisprudenza che questa valutazione deve essere fatta

mettendosi nella stessa condizione in cui è il consumatore cioè dobbiamo riprodurre per

giudicare la confondibilità le condizioni in cui il consumatore fa la sua scelta e allora risulta

chiaro che il consumatore non confronta i marchi come pure i prodotti avendoli di fronte.

Quello è uno che va a comprare qualche cosa portandosi dietro il modello del prodotto che

vuole comprare. Quindi da questo punto di vista certamente conta il consumatore medio di

questo tipo prodotto quindi un detersivo è un detersivo, si vende nei supermercati, viene

acquistato dalle casalinghe. Se invece pensiamo ad una macchina utensile, macchina che

entra negli impianti il pericolo di confusione è falsificato in maniera totalmente diversa.

Per quanto riguarda la somiglianza dei segni, il criterio mnemonico porta a selezionare del

segno la parte più distintiva, quella che si imprime di più per cui c’è questa regola: meno

descrittiva è questa parte, più si fissa nella memoria del consumatore poiché costituisce

uno stacco rispetto al consumatore. Ciò che è descrittivo in un certo senso non si fissa

nella memoria perché passa nella memoria senza lasciare traccia. Ciò che non è descrittivo

invece lascia una forte traccia. Questo giudizio può essere fatto solo dai giudici membri di

2^ grado, ma non può essere fatto dalla cassazione perché la corte di cassazione è di

legittimità e quindi dell’esatta interpretazione delle norme, ma non giudice del fatto.

Non tutti gli usi del marchio altrui sono vietati. È consentito:

1) L’uso del marchio altrui in funzione descrittiva del proprio prodotto. Ad esempio il

ricambista che utilizza il marchio automobilistico per indicare la destinazione del pezzo di

ricambio non originale. Cioè fa un paraurto non originale da vendere e nel catalogo deve

poter dire che quello è il paraurto di una fiat punto. Qui è chiaro che egli non intende

confondersi con la casa automobilistica, ma intendere descrivere la destinazione del

prodotto.

2) “Non permettono al titolare di vietare a terzi l’uso nell’attività economica del marchio di

indicazione relativa alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, alla

provenienza geografica” cioè Se un marchio per qualsiasi ragione incorpora elementi

descrittivi (marchio debole), comunque non può impedire ai terzi di usare la stessa

indicazione. Quindi se io faccio il caffè Milano e quindi incorporo nel marchio il nome della

città, non posso pretendere che nessun’altro utilizzi il nome della città. Non è che il fatto

che Milano sia stata incorporata in un marchio impedisce di usare la parola come

indicazione del prodotto.

Vi sono poi altre limitazioni, che sono quelle che abbiamo visto: i divieti di un uso ingannevole.

L’USO DEL MARCHIO

Abbiamo già accennato al fatto che i marchi non sono infiniti e certamente non ci possiamo

permettere di consentire registrazioni di marchi quando queste servono solamente per acquisire un

diritto esclusivo. Non lo possiamo consentire perché altrimenti il cimitero dei marchi

determinerebbe una confusione assoluta. Mentre invece i marchi non usati nei 5 anni dalla

registrazione o in cui l’uso è sospeso per 5 anni, decadono. E abbiamo visto come questa

regola gioca ai fini della valutazione della novità. Costituisce nullità invalidante il marchio che è

registrato ma non usato. Formalmente il marchio esiste, ma sostanzialmente il marchio non è più

protetto e quindi non può essere fatto valere nei confronti di terzi contraffattori.

Se la regola è che il marchio decade se non viene usato ci si può chiedere qual è l’uso che evita la

decadenza. Qui ci sono dei problemi valutativi. C’è gente che pretende di mantenere l’efficacia del

marchio che ha registrato ancorchè non lo usi e allora fa degli usi fittizi e fasulli, degli usi

estemporanei solo per mantenere il marchio valido, non incorrere in decadenza. Questo è

abbastanza frequente, così come è frequente un altro abuso. Siccome la decadenza sopravviene

dopo 5 anni di non uso, queste persone che intendono mantenere il diritto esclusivo di un marchio

ancorchè non usato sostanzialmente, approssimandosi il quinquennio fanno uso del marchio in

modo tale da attivare la necessità di un uso per altri 5 anni e poi continuano così di 5 anni in 5

anni.

Noi diciamo un uso del marchio è un uso del marchio se corrisponde alla funzione del marchio

quindi questo uso deve dare luogo alla presenza del marchio sul mercato, ciò significa che la

gente deve accorgersi dell’esistenza del marchio sul mercato e valutare questo marchio. Intorno a

questo marchio ci deve essere un valore di avviamento, naturalmente tutto dipende dal tipo di

prodotto. Se è un prodotto di basso prezzo e di grande diffusione ad esempio il detersivo, non è

sufficiente immettere una confezione di detersivo al mese, perché per un prodotto di questo

genere non ha senso, non sarebbe un uso tale da creare intorno al marchio un potere. Se invece

si tratta di macchinari che costano 1 milione di euro sarebbe diverso.

Quindi l’uso che salva dalla decadenza è l’uso effettivo. Ad esempio intorno agli anni ’60

c’erano dei gelati che si chiamavano Toseroni. Erano un prodotto, poi l’azienda fu acquisita

dall’Unilever, ma non voleva che qualcun altro utilizzasse il marchio Toseroni. Pur non essendo

questo marchio fra i marchi che avrebbe voluto usare, non voleva che nessun’altro lo usasse

perché una generazione di persone se lo ricorda. Sono questi marchi che sono storici e sono fissi

nel ricordo di una parte della popolazione. Per cui se uscissero i gelati Toseroni ci sarebbe una

serie di persone che direbbe che sono tornati quei gelati. Unilever non voleva che il nipote della

famiglia Toseroni utilizzasse il marchio e quindi cercava di tenere in vita quel marchio pur non

avesse in mente un programma di sviluppo di questo marchio. 23 marzo 2009

Art 23: TRASFERIMENTO DEL MARCHIO

Abbiamo già visto che il marchio era concepito, fino a 20 anni fa, come un segno distintivo

aziendale e cioè un segno privo di valore autonomo e utile soltanto per collegare il prodotto o il

servizio presente su un determinato mercato con l’azienda produttrice o erogatrice del servizio. Un

segno distintivo secondo questa concezione non ha un proprio valore perché il valore dal valore

del prodotto o dal valore del servizio. Un marchio è accreditato è apprezzato se è apprezzato il

prodotto che viene contraddistinto con questo marchio o se è apprezzato il servizio che viene

contraddistinto con questo marchio. In questo ambito il marchio non poteva essere ceduto senza

l’azienda. Trattandosi di un diritto accessorio rispetto all’azienda non avrebbe potuto separarsi il

marchio dall’azienda anche perché la separazione avrebbe comportato inevitabilmente l’inganno

del pubblico dei consumatori. Ragioniamo secondo questa concezione che oggi ci sembra

primordiale, se il titolare dell’azienda avesse potuto cedere il marchio e mantenere l’azienda

oppure cedere l’azienda a un soggetto e il marchio ad un altro soggetto, immediatamente dopo

questa cessione il marchio avrebbe contraddistinto inevitabilmente prodotti e servizi differenti

rispetto a quelli contraddistinti precedentemente. È chiaro che il pubblico dei consumatori si

sarebbe fiduciosamente avvicinato allo stesso prodotto o servizio sulla base dello stesso marchio,

ma avrebbe trovato qualcosa di diverso. Questo è il principio del collegamento inscindibile tra

marchio e azienda, principio che non veniva teorizzato soltanto a proposito del trasferimento del

marchio, ma anche a proposito della registrazione del marchio e a proposito della cessazione del

marchio. Il vincolo inscindibile tra marchio e azienda era visto in tutte e tre le fasi: della

registrazione, del trasferimento e della cessazione.

1) Nella fase della registrazione: il vecchio testo della norma stabiliva che il marchio poteva

essere registrato da chi si riprometteva di utilizzarlo nella sua industria o nel suo

commercio. Il marchio non poteva essere registrato indipendentemente dall’esercizio di

un’attività di impresa e da un soggetto che non avesse la precisa intenzione di utilizzare

questo marchio nell’esercizio di una determinata attività di impresa. Questo perché il

marchio essendo un segno distintivo aziendale, senza l’azienda non avrebbe alcun senso.

C’era sempre una certa discrasia in questo senso: il marchio poteva essere registrato

anche prima che iniziasse l’attività d’impresa ed anzi poiché il caso decade se non viene

usato per 5 anni, a rigore il marchio restava valido dal momento della registrazione fino alla

scadenza dei 5 anni. Nessuno avrebbe potuto registrare un marchio soltanto per cederlo,

soltanto per darlo in licenza oppure per accaparrarsi dei marchi da poter poi negoziare. A

mano a mano che il tempo passava mentre prima il segno come segno distintivo non aveva

nessun valore in sé per sé ( i marchi erano quasi sempre costituiti dal nome

dell’imprenditore). Oggi il marchio si sceglie sulla base di approfonditi studi psicolinguistici

per fare sì che il marchio abbia un’attitudine particolare come collettore di clientela già per

sé stesso, quindi diventa progressivamente un automa di beni immateriali.

2) Nella fase della cessazione. Se l’azienda cessava la sua attività il marchio cessava,

decadeva. Questa norma era molto penalizzante per i fallimenti. Quando l’imprenditore

fallisce non è detto che fallisce perché l’azienda non funziona. Molto spesso l’azienda

funziona, ha un suo credito sul mercato e l’azienda fallisce lo stesso perché è stata gestita

in maniera sconsiderata dal titolare. Il titolare si è comportato male dilapidando le risorse

finanziarie o facendo stupidate come quelli che hanno comprato i derivati e si sono trovati

con un pugno di mosche, questa persone falliscono, ma l’azienda non significa che non

funziona. Allora il curatore fallimentare che è quello che deve realizzare l’attivo a vantaggio

dei creditori, si trovava spesso con un marchio importante con molto valore e che avrebbe

voluto cedere per ricavare a vantaggio dei creditori. E non poteva perché la cessazione

dell’azienda comportava automaticamente la decadenza del marchio e questo marchio

rimaneva senza padrone. Questo non voleva dire che poteva essere riappropriato da un

terzo, quindi impediva la riappropriazione e impediva al curatore fallimentare di poter

realizzare la somma vendendo il marchio.

3) Nella fase di trasferimento: il contratto con il quale veniva ceduto il marchio senza

l’azienda era nullo. Quindi il trasferimento non si verificava e quindi l’acquirente non era

acquirente del marchio, proprio perché il marchio era nullo. Peraltro avrebbe potuto essere

dichiarato nullo con un’azione di chiunque ne avesse interesse. Nella nostra società

capitalistica si trova chi ha interesse a sbarazzarsi di un marchio che magari è

ingombrante. Il principio del necessario collegamento del vincolo era sanzionato civilmente

attraverso la sanzione della nullità ?. Questa regola è una regola molto penalizzante per i

titolari di marchi importanti perché il titolare di un marchio importante sa bene che il

marchio capitalizza un valore di avviamento e quindi ha interesse a poterlo vendere senza

l’azienda perché è probabile che l’acquirente l’azienda non la voglia perché magari è

un’azienda che è disastrata dal punto di vista dei rapporti con il personale ecc… In un caso

di questo genere il divieto della cessione separata impediva al titolare di vendere il marchio

indipendentemente dall’azienda. Progressivamente pur rimanendo immutata questa regola

(fino alla riforma del 1992), la giurisprudenza ha cominciato a dare un’interpretazione a

questa norma che Floridia ha definito della smaterializzazione dell’azienda o del ramo

dell’azienda. Ciò significa che in sostanza: se il marchio contraddistingue un prodotto

dell’industria siderurgica o dell’industria manifatturiera che ha una serie di macchinari è ben

difficile sostenere che quel marchio non può essere ceduto indipendentemente dalla

cessione dello stabilimento perché essendo un prodotto fabbricato nell’ambito di un certo

stabilimento, certamente non si sarebbe potuto dire che la cessione era vincolata ad

un’azienda che non viene ceduta a sua volta. Ma prendiamo il settore della chimica e

cosmetica, nei quali si è cominciato a capire che la qualità del prodotto non dipende dai

macchinari, ma dipende dalla formula. Un’azzeccata formula chimica di un farmaco o di un

qualunque prodotto chimico, di un cosmetico fa la qualità del prodotto e perciò accadeva

che il cedente faceva il contratto di cessione e poi aggiungeva che insieme con il marchio

veniva ceduto tutto il knowhow necessario per la fabbricazione del prodotto con tutte le

formule chimiche necessarie. La giurisprudenza cominciò a dire che in questo modo non si

inganna il pubblico dei consumatori perché l’acquirente è stato messo nelle condizioni di

poter fabbricare un prodotto che ha le stesse qualità che aveva il prodotto del cedente. Ma

naturalmente a questo punto l’azienda non è più l’insieme dei beni organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, ma è smaterializzata, è un knowhow, un saper

fare, è in fin dei conti proprietà immateriale pure quella. Il marchio viene ceduto con un

ramo d’azienda costituito essenzialmente da knowhow e proprietà immateriale. Si è andati

avanti per un po’ di tempo in questo modo, finchè nel 1992 si è preso atto che il marchio

aveva cambiato pelle: era diventato qualcosa di diverso rispetto al marchio tradizionale e

che pertanto bisognava prendere atto di questo, bisognava quindi rapportare la disciplina

del marchio ad un marchio che non svolgeva più soltanto una funzione distintiva, ma che

svolgeva anche o anche solo una funzione attrattiva-pubblicitaria, un marchio che avesse

in sé stesso un forte potere di vendita, un potere simbolico ed evocativo cioè qualcosa che

fa vendere il prodotto. A questo punto si inverte il rapporto tra il marchio e il prodotto.

Mentre il marchio tradizionale non fa vendere il prodotto, ma è il prodotto che

accredita il marchio. Adesso questo marchio fa vendere il prodotto, si prescinde

perfino dalla qualità del prodotto. In fondo questa qualità del prodotto non interessa più a

nessuno. Si potrebbe dire che molti prodotti non vengono acquistati in ragione della loro

intrinseca qualità, ma proprio perché sono contraddistinti con un determinato marchio.

Questo è avvenuto con la televisione commerciale, cioè con lo sviluppo enorme della

pubblicità commerciale perché attraverso la pubblicità, la promozione il marchio diventa

come una specie di accumulatore, come una batteria che incorpora l’energia che gli viene

attribuita tramite l’investimento in pubblicità e poi rilascia questa energia progressivamente

con il tempo. Questo costituisce per l’imprenditore un enorme vantaggio perché

l’investimento pubblicitario è un investimento estremamente volatile cioè se si fa una

magnifica campagna pubblicitaria, e finchè è in corso procura una notorietà e un ritorno di

immagine, ma non si può continuare a fare campagne perché costa. Finita la campagna, in

poco tempo il pubblico che è smemorato perde la memoria di questa campagna cioè non la

trattiene. Però il marchio continua perché se la promozione è intelligente, il marchio ha un

forte valore intrinseco che può essere realizzato attraverso la cessione del marchio. Con

ciò non si vuole dire che tutti i marchi sono diventati celebri, che tutti i marchi hanno un

forte selling power. Il legislatore avrebbe dovuto stabilire due regole per i marchi di una

categoria e per i marchi dell’altra categoria? Una regola di cessione per la cessione libera

del marchio celebre o che gode di rinomanza e una cessione vincolata per il marchio che

invece non gode di rinomanza? Non si può chiedere una cosa del genere perché il giudice

dovrebbe stabilire se il marchio appartiene all’una o all’altra categoria, ma non è che una

categoria si distingue dall’altra categoria per un taglio netto, c’è tutta una gradazione di

valori per cui è troppo difficile stabilire se il marchio avrebbe potuto essere ceduto

separatamente dall’azienda o necessariamente insieme all’azienda. Quindi la regola è

rimasta una. Ed è la regola nuova cioè quella della cessione libera del marchio.

Il legislatore però ha capito qual’era il problema e quindi nell’art 23 dice così all’ultimo

comma: clausola generale di salvaguardia “in ogni caso, dal trasferimento della licenza

del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti e servizi che sono

essenziali nell’apprezzamento del marchio.” Quindi il legislatore ha rimesso al giudice una

valutazione, ma questa valutazione non riguarda la celebrità del marchio, ma riguarda il

sindacato sul contenuto del contratto di cessione perché questo contratto di cessione deve

essere tale da non consentire l’inganno del pubblico dei consumatori. Questo comporta che

in parte la vecchia regola è rimasta perché in sostanza se il cedente deve organizzare la

cessione del marchio facendo in modo che i consumatori non siano ingannati, spesso non

ha altra possibilità che cedere alcuni elementi materiali che la fabbricazione del prodotto

perché altrimenti non riesce a trasferire il marchio senza il pericolo dell’inganno. Quindi in

qualche modo la regola non è completamente sovvertita, ma è resa più elastica

perché in sostanza è permessa la cessione libera del marchio con il temperamento

che da questa cessione non deve scaturire un pericolo di inganno per il pubblico.

La cessione del marchio è la cessione della titolarità quindi il marchio viene ceduto ed

l’acquirente è il nuovo titolare del marchio.

Facciamo una precisazione: la cessione della titolarità del marchio può avvenire per prodotti che

sono dello stesso genere e cioè per prodotti che sono affini fra di loro? Cioè potrebbe il titolare di

un marchio che fa abbigliamento dire per es. io cedo a Tizio il marchio per l’abbigliamento intimo?

E a Caio per l’abbigliamento elegante? Cioè separo la titolarità del marchio, ma all’interno della

categoria dell’abbigliamento? Non può farlo perché se lo facesse i consumatori sarebbero

legittimati a credere che quel marchio distingue sia gli uni che gli altri cioè sia gli uni che gli altri

provengono dalla stessa azienda perché trattandosi di prodotti affini tra di loro presumibilmente

provengono da una stessa azienda, quindi il fatto di aver separato la titolarità e consentito una

gestione separata del marchio, nell’ambito dei prodotti dello stesso genere, costituisce un inganno

sicuramente per il pubblico dei consumatori.

Resta un problema di valutazione di fatto: se i prodotti sono fra di loro in rapporto tale per cui il

pubblico dei consumatori prende il cosiddetto criterio funzionale, può pensare che sono provenienti

dalla stessa impresa, la separazione non di deve poter fare perché il principio è un marchio, un’

impresa.

Se invece io ho registrato un marchio per diverse categorie di prodotti e l’ho usato per diverse

categorie di prodotti, diversi tra di loro e quindi non affini, allora posso benissimo cedere il marchio

ad uno per determinati prodotti ed il marchio ad un altro per altri prodotti. Ciò perché in realtà io ero

titolare di due marchi, non di uno solo, perché siccome l’ambito di protezione del marchio è definito

oltre che in funzione della somiglianza del segno ( e qui presumibilmente il segno è identico), ma

anche in funzione dell’affinità dei prodotti, quando i prodotti sono completamente diversi tra di loro

io in realtà sto esercitando il diritto su due marchi e non su un solo marchio e quindi non mi

impedisce di venderne uno ad uno ed uno ad un altro, oppure di venderne uno ad uno e di

mantenere l’altro. Questo vale per la cessione, non vale questo ragionamento per la licenza.

Quindi è importante stabilire la differenza tra cessione e licenza.

La cessione è il trasferimento della titolarità del marchio cioè cambia il proprietario, ma si

preferisce non parlare di proprietà del marchio.

Nel caso della licenza resta in capo al titolare e quello che viene ceduto è il diritto di godimento

cioè il diritto di sfruttamento del marchio come avviene come quando il proprietario

dell’appartamento anziché cedere l’appartamento, lo dà in affitto (cede il diritto di godimento su

pagamento di un canone, che nel caso del marchio si chiama royalty). Il titolare può dare in licenza

il marchio a più persone con riferimento agli stessi prodotti o a prodotti affini perché se dà in

licenza il marchio, il titolare ha il dovere di esercitare le funzioni di direzione e di controllo

sull’attività del licenziatario. La direzione e il controllo nel caso della licenza, resta in capo al titolare

del marchio. Ciò ci consente di dire il centro di imputazione dell’uso del marchio è sempre in capo

al titolare, quindi è sempre unico, è solo il titolare che lo esercita. I licenziatari in un certo senso

agiscono appunto su licenza e devono osservare le direttive del titolare del marchio. Chi si prende

la responsabilità del prodotto sul mercato è sempre il titolare del marchio perché appunto è lui che

stabilisce in quale modo il marchio deve essere utilizzato dal licenziatario. Questo consente al

titolare di poter dare più licenze anche per lo stesso prodotto o per prodotti diversi. Però talmente

questa regola cioè dell’unicità della direzione e del controllo è importante per salvaguardare la

funzione del marchio che la norma dell’art 23 dice: “2. Il marchio può essere oggetto di licenza

anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato

registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di

licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per

contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o

prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.”

La norma dice questo: se tu vuoi dare più licenze e le vuoi dare per lo stesso prodotto, allora nel

contratto deve essere espressamente previsto che ciascun licenziatario adopererà il marchio per

contraddistinguere prodotti uguali a quelli degli altri licenziatari e a quelli che eventualmente il

titolare del marchio vorrà lui stesso immettere sul mercato. Quindi se io do il marchio Fila per

contraddistinguere calze, allora tutti i licenziatari del marchio fila devono necessariamente produrre

e vendere calze uguali, perché solo così il consumatore non è tratto in inganno dall’uso del

marchio. Ad esempio la Coca-Cola ha centinaia di migliaia di licenze cioè i produttori sono sparsi

in tutto il mondo, anche in Italia ce ne sono, quello che è importante è che ciascuno produca una

Coca Cola uguale a quella degli altri nell’interesse del titolare e nell’interesse dei consumatori.

Un’ultima osservazione che interessa molto i giuristi: vi è un 3^ comma dell’art 23 che stabilisce

una regola “strana”, ma che si capisce per il suo effetto pratico. “3. il titolare del marchio

d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario

che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di

utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa,

al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità deiprodotti fabbricati e dei

servizi prestati dal licenziatario.”

Se io do in licenza un marchio, il rapporto tra me e il licenziatario è un rapporto contrattuale.

Il licenziatario si assume determinate obbligazioni ed io posso pretendere sulla base del contratto

che queste obbligazioni siano adempiute. Capita che il licenziatario spesso “sgarra”. Se sgarra, il

rimedio per il titolare del marchio sarebbe l’azione di inadempimento.

Un inadempimento contrattuale può essere fronteggiato con un’azione che può essere:

1) Di risoluzione del contratto: il titolare del marchio dice che di te non ne vuole più sapere,

il contratto è risolto, risarcimento dei danni.

2) Adempimento del contratto: se il titolare del marchio chiede l’adempimento dice: se tu

vuoi continuare ad utilizzare il marchio devi osservare determinate regole. Le regole

possono essere le più varie. Per esempio può essere una regola relativa al fatto che il

licenziatario resti in Puglia e non può mandare in altre regioni perché c’è una divisione

territoriale. Da questo punto di vista è normale: i grandi marchi, ad es. i marchi degli stilisti,

sono sempre dati in licenza oppure sono concessi al distributore del prodotto sulla base di

una distribuzione selettiva. Il marchio è utilizzato ma a condizione che il negozio abbia

certe caratteristiche qualitative, che si trovi nei centri storici … Quindi è necessario

adempiere a questa obbligazione. Se il licenziatario non adempie a questa obbligazione

non c’è azione contrattuale di adempimento. Però l’azione contrattuale di adempimento è

considerata debole. Tutti i diritti di proprietà industriale sono i diritti più sanzionati, cioè più

rafforzati che esistano. Per risarcimento del danno non c’è più solo il risarcimento del

danno, ma anche la regressione degli utili per cui il contraffattore deve restituire al titolare

del brevetto o il marchio gli utili della contraffazione, poi c’è l’inibitoria, c’è la pubblicazione

della sentenza, poi c’è la distruzione delle cose fabbricate in violazione.

Il legislatore ha concesso al titolare del marchio in licenza, la possibilità di espedire i rimedi contro

il contraffattore. Non si discute più se il licenziatario ha o non ha adempiuto alle obbligazioni

nascenti dal contratto, ma addirittura il titolare del marchio può tagliare la testa al toro ed agire

come se fosse contraffattore il licenziatario inadempiente. Il che rafforza molto la sua posizione e

mette il licenziatario in una posizione di grande difficoltà.

LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA: siamo nel capo delle concessioni di vendita.

La distribuzione selettiva per eccellenza è quella delle automobili. Troviamo i concessionari di

ciascuna Casa automobilistica. Ogni concessionario ha una concessione con una specifica casa

automobilistica.

Ciò avviene perché le Case automobilistiche preferiscono distribuire i loro prodotti con un sistema

di distribuzione selettiva e cioè selezionando i punti di vendita ed i concessionari. Si seleziona

perché il prodotto è piuttosto complesso quindi c’è il servizio pre-vendita, post-vendita, tutta una

serie di vincoli, di prestazioni accessori che sconsigliano la vendita indiscriminata e consigliano di

ricorrere alla distribuzione selettiva con un rapporto di fiducia. Ciò vale per i prodotti

tecnologicamente complessi, ma vale anche per i prodotti di grande prestigio. Per esempio Prada

seleziona i punti vendita che devono avere determinate caratteristiche. Ottiene questo risultato

dicendo al singolo distributore che lui non deve vendere il prodotto ad altri distributori o ad altri

rivenditori perché senò altrimenti il prodotto circola in una maniera. Deve vendere solo al pubblico.

Questo vincolo contrattuale è valido.

Quindi un sistema di distribuzione selettiva, organizzato sulla base di esclusive territoriali di vendita

è un sistema valido, è un sistema che vincola soltanto i distributori ufficiali, non vincola il terzo.

Esso può vendere questo determinato prodotto come vuole, se riesce a procurarselo.

D’altra parte guardando la cosa dalla parte del produttore noi sappiamo che c’è il principio di

esaurimento in forza del quale una volta che il prodotto sia stato immesso sul mercato per la

prima volta con il consenso del titolare del marchio, il titolare del marchio non può vincolare la

gestione successiva cioè la circolazione successiva cioè non è che il titolare del marchio può dire

siccome questa auto è contraddistinta con il mio marchio tu acquirente non la puoi vendere di

seconda mano di un terzo. Il diritto esclusivo si esaurisce con la re immissione del prodotto nel

mercato.

Ciò non impedisce che ci siano delle DISTRIBUZIONI INFEDELI. Siccome spesso queste case

impongono dei vincoli molto pesanti, ad es. dei minimi di approvvigionamento e di vendita, quindi

succede che il distributore ha comprato tot ma non riesce a realizzare tot quindi gli rimane questa

merce e questa merce è deperibile e una volta che passa la stagione non sa cosa farsene e allora

viola la clausola e vende questo prodotto ad uno che immette il prodotto il prodotto in squallidi

negozi. Questo comporta un disturbo enorme alla sede di vendita perché il consumatore dice ho

speso tanti soldi per comprare la borsa Prada in centro ed ora me la ritrovo qui alla metà del

prezzo”. Poi i distributori che sono fedeli dicono: “io ho avuto tante spese e ora mi ritrovo il prodotto

in un negozietto privo di spese” quindi il produttore vorrebbe impedire questa cosa, ma non ci

riesce o non ci riesce abbastanza perché deve scoprire come quel prodotto è arrivato al

distributore non autorizzato.

Poi vi è il problema del TERZISTA INFEDELE. Il terzista è colui che produce per il titolare del

marchio. Il titolare cerca di impedire al terzista di più di quanto è stato stabilito però il terzista se

deve fare 100 borse al committente ne fa 110 e 10 le vende lui. Naturalmente sono prodotti identici

perché sono dello stesso terzista. La differenza rispetto a prima è che in questo caso, il prodotto

costituisce vera e propria contraffazione perché la contraffazione non dipende dal fatto che il

prodotto sia uguale o diverso, in questo caso è perfettamente uguale, ma dipende solo dal fatto

che sia stato immesso sul mercato con il consenso del titolare del marchio o senza il consenso. Il

terzista infedele immette il prodotto sul mercato ma senza il consenso del titolare del

marchio e quindi è contraffattore. Anche colui che compra il prodotto da un terzista infedele è un

contraffattore, ma anche in questo caso non è semplice arrivare a scoprire qual è il terzista

infedele.

ART. DA 32 A 44: DISEGNI E MODELLI

I disegni e i modelli sono il design industriale. Noi lo consideriamo come un potente fattore di

marketing, marketing che si sviluppa attraverso la progettazione della forma dei prodotti e

attraverso la ideazione dei disegni tessili.

Noi distinguiamo appunto a seconda che si tratti di creazioni:

1) 2)

Bidimensionali: come i disegni. Tridimensionali: come i modelli.

I disegni sono determinanti nel campo I modelli sono determinanti

del tessile, delle stoffe per nell’arredamento, nella moda cioè in

arredamenti, per tessuti, per settori dove conta molto l’estetica

abbigliamento, ad es. la seta di Como. industriale cioè il bello.

Noi abbiamo una normativa che ci proviene dalla Direttiva comunitaria che noi abbiamo attuato

con il decreto legislativo n. 95 del 2001. Questa normativa è una normativa del 2001, ma a

differenza di quello che non è avvenuto in altri campi, questa normativa non si pone in rapporto di

continuità rispetto alla normativa precedente, ma si pone in rapporto di rottura rispetto alla

normativa precedente. È una normativa che dal nostro punto di vista italiano possiamo considerare

completamente nuova rispetto alla normativa precedente. La diversità consiste nel fatto che noi

consideravamo i disegni e i modelli come creazioni intellettuali sulle quali era legittimo instaurare

un regime di tutela attraverso la registrazione solo se avessero presentato un livello molto elevato

di innovatività. La norma precedente diceva che per essere registrato validamente un disegno o un

modello doveva essere tale da conferire al prodotto uno speciale ornamento e l’interpretazione

della giurisprudenza dello speciale ornamento era se era marcatamente innovativo rispetto alle

forme usuali del determinato prodotto.

Con la nuova disciplina lo speciale ornamento non c’è più. C’è invece come requisito di validità

della registrazione il cosiddetto carattere individuale.

Un disegno o modello hanno carattere individuale, dice la norma, “se l’impressione generale

che suscita nell’utilizzatore informato il disegno o modello, differisce dall’impressione

generale che suscita in tale utilizzatore qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato

prima della data di presentazione della domanda di brevettazione”. La norma suggerisce di

fare un confronto tra i disegni e i modelli in circolazione prima della data di registrazione e invece

quello oggetto della registrazione. E dice c’è carattere individuale solo se il modello o disegno

oggetto della domanda di registrazione suscita nell’utilizzatore un’impressione diversa rispetto ai

già esistenti.

Qui abbiamo 2 criteri:

1) Utilizzatore informato, sul quale non c’è accordo su di chi si tratti. Possiamo interpretarla

in due modi. Possiamo pensare che l’utilizzatore informato è il consumatore che pratica

quel determinato settore, che consuma in quel determinato ambito oppure possiamo

pensare al professionista: architetto, designer.

La giurisprudenza considera utilizzatore informato qualche cosa di più selettivo rispetto al

consumatore, cioè attribuisce al consumatore informato una capacità di percezione delle

differenze tra il modello, o segno che si vuole registrare superiore rispetto alla percezione

normale, però si tratta sempre di una piccola differenza perché in realtà il carattere

individuale, in sostanza, finisce quasi con il coincidere con la novità. Certo i disegni e

modelli devono essere nuovi e poi vediamo che il requisito della novità viene conferito in

maniera molto permissiva perché l’ art 32 dice che “un disegno e modello è nuovo se

nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di

presentazione della domanda di registrazione”. Quindi anche piccole differenze sono

sufficienti a dar vita ad un disegno e modello nuovo. Questa normativa intende favorire di

gran lunga la registrazione.

Il carattere individuale si ha se un utilizzatore informato percepisce la differenza tra il

modello o disegno registrato e i modelli e disegni già presenti sul mercato. Deve essere di

sicuro nuovo, e dopo si tratta di vedere se ha questa caratteristica del carattere individuale.

Quali prodotti sono suscettibili di essere abbelliti mediante un disegno o un modello?

Questo punto è un punto in cui la disciplina ha favorito enormemente la possibilità di

registrazione di disegni e modelli. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni

e come modelli, l’aspetto del prodotto oppure l’aspetto di una parte del prodotto e poi

aggiunge la norma in particolare dalla caratteristica delle linee, dei contorni, dei colori, della

forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo

ornamento, a condizione che si ?????individuale”. è una definizione cervellotica perché

non è possibile che si metta insieme la linea, i colori, la forma, la struttura superficiale.

Floridia ha una casa per cui la borsetta della Bottega Veneta è fatta con l’intrecciato che è

una particolare conformazione della superficie che risulta da un intreccio fitto. Quando

questa norma dice la struttura superficiale intende riferirsi anche all’intrecciato? Allora non

è la borsa che è oggetto della registrazione, la protezione riguarderebbe anche la struttura

superficiale. È registrabile la forma dell’intera vettura, dell’intero prodotto. In una recente

causa la Fiat è riuscita a bloccare la vendita di una macchina indiana che aveva fatto una

Panda. La macchina indiana sarebbe andata in vendita a 1.800 euro. Questo stesso

modello di macchina verrà importato nella versione più europea, più sofisticata, più

accessoriata, ma con un prezzo di 5.000 euro.

La difesa attraverso la registrazione del modello di auto. Il modello di automobile dura 5

anni moltiplicato 5 volte.

Non è soltanto registrabile il modello di auto interamente considerata, ma anche le parti

staccate: ad es. paraurti, parafango. Colpisce perché non si sa qual è l’estetica del

parafanghi e paraurti.

Questa normativa favorisce la registrazione dei prodotti, delle parti di prodotti, della forma

dei prodotti, delle forme, delle linee, delle superfici: qualsiasi innovazione estetica è

suscettibile di registrazione.

2) Distinguiamo novità da predivulgazione.

Questa distinzione certamente opera nella materia delle invenzioni industriali, ma opera

anche qui. Un prodotto è nuovo quando differisce dai prodotti dello stesso genere, presenti

sul mercato da epoca anteriore, al deposito della domanda di brevettazione o di

registrazione. Parlando dal punto di vista tecnico un prodotto è nuovo quando non

appartiene allo stato della tecnica. Quest’espressione applicata ai disegni e modelli

potrebbe essere quando il disegno o modello non appartiene allo stato dell’estetica

industriale. Cioè c’è uno stato della tecnica come uno dell’estetica che presenta una serie

infinita di variabili e che rispetto allo stato della tecnica o dell’estetica, l’invenzione che si

vuole brevettare o il modello deve essere non appartenente cioè deve essere al di fuori

dello stato della tecnica.

Il concetto parallelo all’assenza di novità è quello che si ricava dal confronto fra l’oggetto

che si vuole brevettare o registrare e lo stato della tecnica. Da questo confronto critico si

devono valutare le differenze per stabilire se c’è coincidenza o non c’è coincidenza.

Invece la predivulgazione è un concetto totalmente diverso. Può accadere che sia lo

stesso inventore che, per sbadataggine, disattenzione, trascuratezza o per disgrazia,

predivulga la sua invenzione cioè lo rende conoscibile al pubblico prima del deposito della

domanda di registrazione. E quindi lo brucia.

Perché siccome requisito indefettibile della validità è che il prodotto sia nuovo, se questo

prodotto viene predivulgato prima del deposito della domanda, nuovo non lo è più, quindi

necessariamente il brevetto ottenuto così è nullo come la registrazione.

Ciò avviene soprattutto nelle nostre università. Normalmente i ricercatori universitari

divulgano le loro invenzioni perché hanno un interesse scientifico, perché vogliono rendere

nota la conquista fatta, oppure sono invitati a fare una conferenza e spiegare.

A Floridia si è posto un caso del genere con la tesi di una ricercatrice. Ha realizzato una

tesi sperimentale dalla quale emerge la possibilità di fare un farmaco molto innovativo per

la diagnosi precoce della sclerosi multipla. Questa invenzione farmaceutica è stata

brevettata, ma ora stanno discutendo se la discussione della tesi distrugge la novità,

perché avrebbe potuto brevettarla prima di discuterla. La controparte sostiene che manca il

requisito della novità perché l’ha predivulgata prima del deposito della domanda. È un

concetto inderogabile.

Nel campo dei disegni e modelli, la norma dell’art 34 dice che: “si considera divulgato il

disegno o modello se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione

o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso

pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti

dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella comunità nel corso

della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della

domanda”.

Ad es. il Fay (giacca) ha fatto la fortuna di Diego Della Valle. Quando il Fay era in Italia già

un capo di abbigliamento di tendenza, è “spuntato” un produttore sconosciuto di

abbigliamento tecnico di uno sconosciuto stato degli USA. Questo signore disse che quel

capo di abbigliamento lui lo produceva già da prima perché era un capo di abbigliamento

per i pompieri. Era accaduto che Diego Della Valle era andato in un mercatino in quello

stato, e lo aveva portato in Italia, e qui lo aveva sviluppato come un capo di abbigliamento

di gran classe. L’americano diceva che gli apparteneva. In questa causa il problema era

che la predivulgazione cioè la notorietà del modello non aveva confini territoriali, per cui era

distruttiva della novità una predivulgazione che fosse avvenuta in Italia, oppure in Europa o

negli USA perché comunque non c’era un limite territoriale alla rilevanza di questa

predivulgazione. Se il modello è stato predivulgato, ma messo in commercio o reso

pubblico, ma in un modo che non potesse essere ragionevolmente conosciuto negli

ambienti specializzati, del settore operante nella comunità, allora il capo mantiene la sua

novità.

Quindi ciò significa che i nostri stilisti possono andare nei mercatini degli USA a cercare.

25 marzo 2009

(senza registratore) Tutti i prodotti hanno un’estetica, ciò che cambia è l’apprezzamento del

pubblico.

Ad esempio il caso del Vaporone (idropulitrice a vapore). È un prodotto per pulizie con getto a

vapore, era caratterizzata da una parte a terra con acqua, dall’altra parte un tubo.

La cliente inventò una pistola utilità e ornamentale.

Questo studio sulla forma può essere determinante per un buon posizionamento sul mercato.

L’UE disse che tutti i prodotti hanno un’estetica e tutte le forme purchè nuove possono essere

registrate è favorita la registrazione.

Forma nuova (non è identica ad una precedente)------------ > Registrazione

Io che ho registrato Vaporone non impedisco la registrazione di un altro prodotto con piccole

differenze 

Un 2^ requisito è carattere individuale: la forma è imputabile al soggetto che la registra non

deve essere copiata.

Anche il concetto di divulgazione viene liberalizzato

Appartenente allo stato dell’estetica

 Pre-divulgazione (art 34): distrugge la novità non ha limiti spaziali e temporali

Art 34: “Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera

divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo,

ovvero, se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali

eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del

settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale,

prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la

priorità, prima della data di quest'ultima.

2.- Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di

essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3.- Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 non si considera reso accessibile al

pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un

qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa

nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero,

quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultimo.

4.- Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto

che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la

data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o

indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.”

Dopo la modifica attraverso la direttiva la pre-divulgazione non ostacola più la registrazione.

Se un progettista divulga o vende il progetto poteva bruciare la registrazione: il legislatore non

impedisce la registrazione se il disegno o modello è stato divulgato slealmente o per infedeltà.

Se la pre-divulgazione avviene per abuso la norma consente di registrare nel termine di 12 mesi

(termine di grazia a favore del datore di lavoro).

Anche la predivulgazione in occasioni specifiche (esposizione) non mi impedisce la registrazione

perché non è presa in considerazione. È una predivulgazione non opponibile.

FUNZIONE TECNICA E PRODOTTO COMPLESSO

Art 35: prodotto complesso “Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un

prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la

 normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi

gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e

se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di

 individualità.”

Il disegno o modello è incorporato in un prodotto. È nuovo e individuale solo se la componente

incorporate nel prodotto complesso è visibile:

visibile

 nuovo

 individuale

Nuovo o individuale sono riferiti a quella componente visibile.

Ad esempio i ricambisti auto: le case automobilistiche hanno cercato di ottenere il monopolio dei

pezzi di ricambi. Questo era discorsivo per la concorrenza.

La Corte di Cassazione disse che un pezzo di ricambio non aveva la sua estetica, è l’auto che ha

la sua estetica quindi non erano registrati.

A livello comunitario è stata fatta una norma “ad hoc” contro la on registrazione. C’è stato però un

temperamento uguale, la visibilità era riferita al singolo pezzo. I paraurti sono tutti uguali e non

potevano essere registrati.

Clausola di riparazione (art 241): “Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso 1.

Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla

protezione giuridica dei disegni e modelli non sara' modificata su proposta della commissione a

norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto

complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei

componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto

originario.”

La casa automobilistica può fare la registrazione ma questa non è opponibile ai ricambisti: i diritti

esclusivi di una marca sul pezzo del prodotto complesso non possono essere fatti valere.

Funzione tecnica: art 36 “1.- Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o

modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla

funzione tecnica del prodotto stesso.

2.- Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche

dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e

dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è

applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere

incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa

svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli

che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di

consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare”.

È rilevante la distinzione tra:

forma funzionale

 forma ornamentale

Quelle funzionali (unicamente funzionali e che quindi non possono essere raggiunte con altre

forme) non possono essere registrate.

La forme è la funzione tecnica senza forme alternative quindi niente registrazione.

Nel marchio non è rilevante che la forma funzionale abbia alternative. Se la forma ha funzionalità

tecnica il marchio è nullo.

Nei modelli invece, se quella forma consente forme alternative si può registrare. 26 marzo 2009

Art 36 del Codice della proprietà industriale

1^ comma: “Non possono costituire oggetto di registrazione come insegne e come modelli quelle

caratteristiche dell’aspetto del prodotto che non sono determinate unicamente dalla funzione

tecnica del prodotto.”

Ciò significa che c’è un problema che riguarda l’alternatività delle tutele di proprietà industriale. Se

una creazione intellettuale è protetta con certe modalità e da certe norme è evidente che non può

essere protetta anche da altre norme e diverse modalità con il cumulo delle protezioni perché se

così fosse si capisce si prenderebbe la tutela più favorevole e si escluderebbe quella meno

favorevole.

Abbiamo una distinzione tra:

1) forme ornamentali

2) forme funzionali: possono essere protette mediante i brevetti per invenzioni industriali.

L’oggetto dei brevetti di invenzione è la tecnologia. Sono brevettabili sia i prodotti che i

provvedimenti dal punto di vista tecnologico. La tutela dei brevetti è fatta per stimolare

l’incentivazione tecnologica, per stimolare il progresso tecnologico. L’apporto che al

progresso tecnologico dà il contributo dello Stato è minimo ed è invece formidabile quello

che proviene dagli stessi privati, ma gli stessi privati vogliono essere messi nelle condizioni

per recuperare gli investimenti effettuati. Essi hanno una tutela di 15 anni. Scaduta questa

tutela di 15 anni, l’invenzione cioè la tecnologia brevettata cade in pubblico dominio il che

vuol dire che quella che prima era un’innovazione che andava a vantaggio di chi l’aveva

realizzata, ora è un’innovazione che va a vantaggio di tutta la collettività. Ci sono fior di

economisti che non ci credono. In tutti gli Stati c’è l’istituto del brevetto.

Le multinazionali cercano in ogni modo di allungare la tutela brevettuale. È in corso una

ricerca che alcuni considerano molto importante per fare il sangue artificiale. Queste

persone cercano in tutti i modi di allungare la tutele brevettuale. Loro sostanzialmente

ribrevettano e dicono che è un’invenzione di perfezionamento, dicono che è una modifica,

ma si tratta sostanzialmente della stessa invenzione. Quindi i nostri giudici sono giudici di

un Paese che non ha le imprese farmaceutiche, che paga le medicine.

Se si potesse anziché brevettarla una tecnologia, si potesse registrarla come modello,

anziché avere una tutela di 15 anni, si avrebbe una tutela di 25 perché il modello è tutelato

per un periodo di 5 anni moltiplicato per 5. La durata di tutela del modello è molto più lungo.

È molto difficile spacciare come modello un invenzione chimica-farmaceutica. È

impossibile. È possibile spacciare come modello una tecnologia meccanica che si basa su

una specifica conformazione del prodotto e allora il legislatore interviene con questa norma

dell’ art 36 e dice: le forme funzionali non si possono registrare come modelli, ma bisogna

registrarle con le condizioni. Se sussistono i requisiti di novità, individualità ecc, allora

brevetti come invenzione o come modello di utilità che dura 15, ma non come modello

ornamentale che dura 25 perché è ovvio che il legislatore fa un suo calcolo di costi e

benefici. Ogni volta che erige una tutela di proprietà industriale si chiede: “il costo del diritto

di monopolio che io concedo è proporzionato al beneficio che ricevo che è il beneficio della

incentivazione?”. Per quanto riguarda il modello ornamentale il rapporto tra il costo e il

beneficio è tale che posso anche concedere una tutela di 25 anni.

Se la forma è funzionale nono può essere registrata come modello ornamentale.

Se la forma funzionale non può essere registrata come modello non può essere neanche

registrata come marchio, ma per la stessa ragione.

Quindi anche per il marchio c’è il problema di escludere la registrazione come marchio la

registrazione delle forme funzionali.

Art 9: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni

costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma

del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore

sostanziale al prodotto.”

Nel marchio non può essere registrata la forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato

tecnico.

Non possono essere registrate come modelli o disegni quelle caratteristiche dell’aspetto del

prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.

È lo stesso dire che non è registrabile come marchio la forma necessaria per ottenere un risultato

tecnico o dire che non può essere registrata come modello la forma che è determinata unicamente

dalla funzione tecnica?

L’avvocato generale è l’organo davanti alla Corte di giustizia che interviene per far prevalere la

giusta interpretazione delle norme. Egli ha detto che mentre per quanto riguarda il marchio è

esclusa la registrazione di una forma solo perché ha una funzionalità.

La Philips che aveva cercato di ottenere questa pronuncia sul rasoio elettrico aveva detto:

certamente questo rasoio elettrico può resistere tra tanti, è una forma funzionale, perché le tre

testine sono la guisa giusta per una faccia normale. Ma le testine potevano essere anche solo 2 o

essere messe in un modo diverso, si possono apportare delle varianti che comunque consentono

di attuare la stessa funzione che è quella di fare la barba in un certo modo.

E allora l’avvocato generale ha detto che il miglior risultato tecnico si ottiene così, ma poi ha detto

anche che la forma non è registrabile come marchio perché l’esclusione dalla registrazione è data

dal fatto che sia necessaria per ottenere il risultato tecnico. E interpreta la parola necessaria nel

senso che consente il risultato tecnico indipendentemente dal fatto che ce ne siano anche altre,

quindi interpreta la parola necessaria non come esclusiva, non è la forma esclusiva per ottenere il

risultato tecnico è semplicemente necessaria.

Se si consentisse a Philips di monopolizzare questa forma per il fatto che ci sono altre forme

equivalenti, questo significherebbe che un altro potrebbe registrare come marchio un'altra forma

equivalente, la 3^ forma equivalente, poi la 4^ forma equivalente. Quando finiscono queste forme

equivalenti, il 5^ non può che essere contraffattore di una delle precedenti. E questo non è

accettabile.

L’art 36 ha una formulazione un po’ diversa. Non dice che non è registrabile la forma necessaria

per ottenere un risultato tecnico, ma dice che non è registrabile come disegno la forma

determinata unicamente dalla funzione tecnica.

Se non è registrabile quella determinata unicamente dalla funzione tecnica, vuol dire che le altre,

pur avendo una funzione tecnica, possono essere registrate.

Nel caso dei marchi, non possono essere registrabili come marchi le forme funzionali.

Nel caso dei modelli si potrebbe dire che sono registrabili come modelli le forme che non sono

uniche e quindi sono derogabili, la cui funzione tecnica può essere ottenuta con delle modifiche. Le

chiama varianti innocue perché in realtà io posso modificare la forma senza perdere la funzione

tecnica quindi la variante è innocua rispetto al risultato tecnico che voglio ottenere. Se io posso

fare la variante, ma non perdo il risultato tecnico, la modifica mi consente di mantenere il risultato

tecnico, allora posso apportare delle varianti.

Se l’avvocato generale ha ragione in questa interpretazione più permissiva rispetto alla

registrazione rispetto a quella del marchio, io che faccio una forma, ma in cui la forma è connessa

con una funzionalità della forma.

I designer, il designer coniuga l’aspetto tecnico all’aspetto ornamentale.

La norma potrebbe avere questo significato: ti consento di registrare forme ornamentali che hanno

anche degli aspetti funzionali a condizione che il rapporto tra la forma e la funzione non sia tale per

cui qualsiasi variante comporta la perdita della funzione.

Quando è stata attuata la direttiva su disegni e modelli, quando è stato detto che la tutela del

design era cumulabile con quella del diritto d’autore, bisognava fare una norma, come è stata fatta,

che le opere di design industriale sono tutelabili con il diritto d’autore. Le opere di diritto industriale

sono protette dal diritto d’autore.

Il legislatore ha detto le opere del design industriale, non intendeva riferirsi alla forma del prodotto,

intendeva riferirsi solo ai disegni, quindi sono protetti con il diritto d’autore solo i disegni, ma

non i modelli.

2^ comma: “Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche

dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e

dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è

applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere

incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa

svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli

che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di

consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.”

Si pone il problema della interconnessione. Prendiamo le parti staccate della automobile.

Attualmente il problema per i nostri ricambisti indipendenti non si pone perché c’è quella cosiddetta

clausola di riparazione che transitoriamente, ma speriamo definitivamente, stabilisce che il modello

registrato non è opponibile al ricambio registrato.

Possiamo immaginare che questa eccezione a vantaggio dei ricambisti tra 20 anni possa venir

meno, quindi si possano registrare come modelli le parti staccate per la carrozzeria della

macchina.

Il ricambista di fronte a una situazione di questo genere, siccome protetta non può riprodurlo e

dovrebbe fare un paraurti un po’ diverso, in modo da uscire dalla protezione della registrazione.

Questa sarebbe la conseguenza inevitabile di questa eccezione alla regola. Il ricambista s vuole

fare il pezzo di ricambio, deve necessariamente apportare delle variabili a questo originale.

Mettiamo che gli automobilisti pur di prendere il pezzo di ricambio non originale, lo faccio un po’

diverso dal pezzo originale. Ammesso che questo pezzo non originale sia diverso dall’originale

deve pur essere montato, è chiaro che altrimenti se la diversità consistesse anche in una diversità

di quote di montaggio, è evidente che non lo posso fare.

Allora ammettendo che io faccio un cofano un po’ diverso, un paraurti un po’ diverso, però le quote

di montaggio sulla vettura devono essere uguali.

La norma comunitaria dice che le quote di montaggio devono essere identiche.

Bisogna distinguere tra parti che formano la carrozzeria e accessori.

Gli accessori, portapacchi, portasci, sono quelli che sono inderogabili rispetto al ripristino della

configurazione.

L’ultima parte della norma nasce dal Lego. Se uno dice che le quote di montaggio possono essere

uguali, la conseguenza è che il lego perde la possibilità di registrare i suoi mattoncini perché i

mattoncini con cui i bambini giocano, sono elementi modulari che si incastrano l’uno con l’altro.

Si può fare il Lego, ma con quote di montaggio diverse rispetto ai concorrenti.

3^ parte: “Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i

requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la

connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.” Ciò non è altro che

l’annunciazione generalizzata del problema di Lego.

Lego registra i suoi mattoncini, e anche gli altri lo possono fare, ma le loro quote di montaggio

devono essere diverse da Lego.

Art 37 (durata della protezione): “La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a

decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della

durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di

presentazione della domanda di registrazione”.

Art 38: si pone il problema del diritto alla registrazione. Chi può presentare la domanda di

registrazione o la domanda di brevettazione a seconda dei casi?

La risposta è sempre la stessa e viene data a seconda dei casi con minore o con maggiore

complessità. Certamente può chiedere la registrazione l’autore del disegno e modello che ha

realizzato, ma è anche vero che spesso il disegno e modello viene realizzato da un autore, ma che

opera su commissione di altri, o perché è dipendente oppure perché è stato incaricato di

progettare il modello o realizzare il disegno.

Dice la norma la regola generale che “Il diritto alla registrazione spetta all'autore”, “salvo patto

contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera

rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di

essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato

di registrazione.” Quindi si ha questo sdoppiamento perché da un lato c’è sempre nel diritto alla

registrazione che dobbiamo contrapporre al diritto di registrazione perché il diritto alla registrazione

è un diritto che viene esercitato nei confronti della Pubblica Amministrazione per avere la

concessione del titolo. Una volta che il titolo è stato concesso, l diritto di registrazione o il diritto di

brevetto è quello che viene fatto valere nei confronti dei terzi che eventualmente siano

contraffattori.

Quindi dalla registrazione o dalla brevettazione nasce un diritto patrimoniale e il diritto esclusivo

dove l’esclusività consiste nel fatto che il titolare può impedire a qualsiasi terzo l’utilizzazione, lo

sfruttamento dell’oggetto.

Non è che il brevetto consente al titolare consente al titolare di fare la cosa brevettata, non è che la

registrazione del modello consente di realizzare il modello o di metterlo in commercio, il diritto di

fare è un diritto che non ha bisogno né di brevetto né di registrazione. Il titolo serve per impedire

agli altri di fare: è lo jus excludendi, mentre la possibilità di fare l’invenzione o il modello, non ha

bisogno del titolo.

Ora nasce dal titolo un diritto patrimoniale che è un diritto di interruzione, diritto di inibitoria, diritto

di impedire, ma anche un diritto morale. Il fatto che l’autore dell’invenzione o del modello possa

essere riconosciuto, che gli si possa attribuire la paternità di quest’opera, diritto che è

completamente indipendente dal diritto patrimoniale.

Nel caso del modello dei dipendenti, questa indipendenza risulta particolarmente evidente perché il

diritto patrimoniale spetta al datore di lavoro, il diritto morale spetta al dipendente. Quindi se il

datore di lavoro, come accade anche abbastanza frequentemente, chiede il brevetto o attua la

registrazione a suo nome, non come titolare, ma come autore, viola il diritto morale dell’inventore

perché si attribuisce una paternità che non è sua. Il diritto morale dell’inventore, o il diritto alla

paternità è un diritto della personalità e ha tutte le caratteristiche del diritto alla personalità perché

è inalienabile, è inammissibile, nessuno può cedere il diritto della personalità.

2^ comma: “Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa

documentazione è resa accessibile al pubblico.”

3^ comma: “L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di

registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito,

purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può

essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.”

Il problema è questo: da quale momento nasce il diritto esclusivo?

Potremmo dire che nasce dal momento della concessione del titolo. Se il titolo ha effetti costitutivi,

sarebbe giusto dire che il diritto nasce quando il titolo viene concesso. Questa risposta non è più

ragionevole se intercorrono anni, se io presento oggi la domanda di brevetto e questo me lo

concedono tra 5 anni. Allora io avrei perduto questi 5 anni e se così fosse la durata dovrebbe

essere posticipata alla concessione del titolo. Quindi tutta la parte tra la domanda e la

concessione, sarebbe una parte di tempo irrilevante perché non ho ancora il diritto. Ma è troppo

lungo il tempo, dobbiamo considerare che in questo tempo possono cambiare le condizioni cioè

ciò che è nuovo alla presentazione della domanda non è più nuovo. E allora si fa così: la

presentazione della domanda è il momento dal quale decorrono i termini della protezione, cioè

come se il brevetto o la registrazione fosse stata concessa al momento della presentazione della

domanda come cioè se la concessione fosse contestuale alla presentazione della domanda. Dallo

stesso momento in cui la domanda è presentata decorrono i 25 anni della tutela del disegno

e modello e i 15 anni della tutela del brevetto. Ma noi non possiamo però applicare questa

regola rigidamente, perché il terzo nei confronti del quale noi vogliamo agire in quanto

contraffattore, cioè in quanto ha utilizzato abusivamente il modello registrato, non poteva sapere

che quel disegno o modello erano oggetto della domanda.

Quindi dal momento della presentazione della domanda, fino a quando la domanda non è resa

pubblica, non si può parlare di contraffazione.

Allora si fa una distinzione:

il periodo che va dalla presentazione della domanda fino alla pubblicazione è un

 periodo neutro, poi in alcuni Paesi la domanda viene pubblicata su appositi bollettini e

quindi da quel momento viene resa pubblica e quindi da quel momento il terzo è posto nella

condizione di sapere se il modello è registrato, se l’invenzione è brevettata e allora deve

astenersi dal utilizzare lo stesso modello. Nel nostro Paese, siccome non siamo riusciti a

realizzare i bollettini, abbiamo sperimentato questo sistema: all’ Ufficio italiano brevetti e

marchi c’è una sala di consultazione. In questa sala ci sono degli scaffali, trascorsi 18 mesi

dalla presentazione della domanda l’ufficio mette a disposizione il fascicolo di chiunque

voglia consultarlo in questa sala di consultazione. Quindi tecnicamente non c’è la

pubblicazione della domanda sul bollettino, ma c’è la messa a disposizione del pubblico

della domanda nell’apposita sala di consultazione. Da questo momento il titolare della

domanda può agire nei confronti dei terzi, quindi può azionare il brevetto oppure la

registrazione, ma non sappiamo ancora se verrà concessa. Siamo in una fase ancora

intermedia. Il primo periodo va dalla presentazione della domanda al momento in cui la

domanda è resa accessibile al pubblico e

poi c’è il periodo dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico alla

 concessione del brevetto o della registrazione. Quindi nel momento in cui azioniamo la

domanda non possiamo dire che la stiamo azionando attraverso un azione definitiva

perché non sappiamo se ci viene concessa o meno. Se non ci venisse concessa, non

avremmo potuto azionare la domanda e allora noi azioniamo la domanda con la cosiddetta

tutela cautelare. Se noi otteniamo la domanda, otteniamo dei provvedimenti urgenti che

sono di inibitoria, di sequestro, questi provvedimenti sono provvisori perché stanno in piedi

finchè il provvedimento cautelare viene assorbito.

Quando si pronuncia la sentenza abbiamo 2 casi:

1) o la sentenza è composta dall’ordinanza cautelare e allora l’inibitoria provvisoria

diventa definitiva, il sequestro diventa definitivo oppure la sentenza va in

contrario avviso rispetto alla domanda cautelare e allora il ????. è un meccanismo

un po’ complesso. Siccome noi azioniamo una tutela cautelare che per definizione è

provvisoria, è evidente che nel tempo necessario per ottenere la sentenza definitiva, la

registrazione deve essere effettuata o il brevetto deve essere concesso senò arriviamo

alla sentenza definitiva e siamo ancora nella stessa condizione in cui eravamo a

riguardo. L’ufficio ha adottato una prassi: se tu hai una causa in corso perché hai fatto

una domanda cautelare sulla base della domanda, segnalami questa cosa, fai

un’istanza e l’ufficio esaminerà questa domanda con precedenza rispetto alle altre di

modo da poter arrivare più rapidamente alla decisione definitiva. È così

sostanzialmente accorciando l’esame dell’ufficio, allunghiamo il tempo prima della

sentenza.

In questa norma mancava l’espressa indicazione della facoltà del giudice di sospendere

?? in attesa della delibera dell’ufficio.

Ciò nasce da una vera e propria ipocrisia di fondo: in un Paese in cui c’è l’esame

preventivo della validità ha senso che la giurisdizione non interferisca con

l’amministrazione. Ha senso perché il provvedimento di brevettazione o di registrazione

è un provvedimento effettivo, è un procedimento reale, tanto che l’autorità

amministrativa fa una valutazione di merito sui requisiti di validità. Sarebbe assurdo che

il giudice interferisse in questo procedimento, ma nel nostro Paese non c’è l’esame

preventivo.

Siccome non c’è l’esame preventivo non ha alcun senso riservare all’autorità

amministrativa la decisione se concedere o non concedere perché tanto sappiamo

benissimo che concede sempre perché questa concessione non è formale, è una pura

registrazione.

Per anni gli avvocati se la sono cavata in questo modo: hanno chiesto al giudice

anziché di accertare se il brevetto è valido o nullo, o di accertare la registrazione se è

valida o nulla, accerta se l’invenzione possiede i requisiti quindi l’accertamento è lo

stesso.

Il giudice non può pronunciarsi per dire se ci sono o no i requisiti, se il giudice deve

pronunciarsi???. Da qui nasce la necessità di aspettare inderogabilmente e da qui il

meccanismo di sospensione della causa in attesa che l’ufficio pronunci la parola

decisiva.

Abbiamo detto che dal momento in cui la domanda è accessibile al pubblico, il titolare

può azionare, può chiedere un procedimento cautelare provvisorio. Ciò avviene 18

mesi dopo la presentazione della domanda.

Se io vedo un contraffattore, e non ho ancora registrato ma ho fatto domanda, notifico

al contraffattore la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, lo metto a

conoscenza attraverso una notifica. Questa messa a conoscenza della domanda al

presunto contraffattore può avvenire a partire da 3 mesi e non dal primo momento per

quanto riguarda i brevetti. Ciò per agire contro di lui con le misure cautelari prima che

venga concessa la registrazione. 30 marzo 2009

Riprendiamo il discorso dei disegni e dei modelli come oggetto di registrazione.

ART 39-40 : REGISTRAZIONE MULTIPLA E REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA.

In tutta la materia dei diritti di proprietà industriale vale il principio per cui ciascun brevetto o

ciascuna registrazione deve avere per oggetto una sola creazione intellettuale protetta.

Questa regola è importante, non solo dal punto di vista fiscale, perché si paga la tassa di

registrazione, si paga la tassa di mantenimento quindi si potesse accorpare una molteplicità di

disegni e modelli o di invenzioni con un unico titolo ovviamente si risparmierebbe. La ragione più

importante è che l’insieme delle registrazioni e dei brevetti formano una banca dati che è quindi

una banca dati che riguarda marchi, disegni e modelli per quanto concerne l’attività di marketing

creativo e una banca dati tecnologica per quanto riguarda i brevetti per invenzione. Ma una banca

dati non è utile se non è facile consultarla. Se noi accorpassimo tutta una serie di invenzioni, una

serie di modelli in un unico titolo, non sarebbe più possibile individuare l’oggetto del titolo

protettivo. E invece quello che conta è poter mettere tutti i terzi nella condizione di poter verificare

consultando il registro dei brevetti e consultando il registro delle registrazioni, ciò che è protetto, da

ciò che è libero perché da questa verifica dipende la sicurezza dell’investimento che si vuole fare,

perché quando si fa un investimento produttivo di qualsiasi genere bisogna essere certi che non si

incorra in una contraffazione di modello o di disegno, di marchio, di brevetto di invenzione.

Quindi questi titoli di proprietà industriale sono organizzati in modo tale che possono essere

facilmente rinvenibili: hanno un titolo, un riassunto, una descrizione ed anche delle rivendicazioni

che poi sono delle dichiarazioni finali con le quali si dice che cosa è oggetto della protezione. Tutto

questo è molto chiaro nei brevetti per invenzione, è un po’ meno chiaro nei disegni e nei modelli

perché normalmente la descrizione dei disegni e dei modelli, si risolve in una rappresentazione

grafica o fotografica.

Rispetto a questa regola dell’unicità dell’oggetto della protezione, l’art 39 apporta una deroga.

“Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli

purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe

della classificazione internazionale dei disegni e modelli”. Questa norma che ci proviene dalla

direttiva e che Floridia non apprezza affatto, ci ha costretto ad attuare anche questo punto della

direttiva, la legge precedente era sicuramente più intelligente perché diceva che era possibile la

registrazione multipla, peraltro per un certo numero massimo di modelli, ma quando i modelli

avessero costituito una serie omogenea, cioè quando il design industriale si fosse frazionato in una

molteplicità di oggetti per cui la registrazione di questo design presupponeva la possibilità di

inserire nella stessa registrazione gli oggetti. Ad es. se devo registrare un servizio di posate, un

servizio da thè oppure una serie di complementi di arredo che formano una stanza, che formano

una camera, allora si capisce che essendo questi modelli che incorporano lo stesso disegno è

ovvio che sia possibile e utile fare una registrazione unica, che è multipla, ma in relazione ad un

unico design spalmato su più prodotti.

Oggi invece con questa norma si dice che si possono registrare più disegni e più modelli purchè

destinati ad essere attuati in oggetti inseriti nella medesima classe. La classe è organizzata con

tutta una serie di cose che non hanno a che fare l’una con l’altra, quindi in sostanza c’è nella

attuale registrazione multipla un’esigenza stilistica che giustificherebbe la registrazione multipla.

Cioè la ragione per cui tutti modelli che vengono registrati appartengono alla stessa classe,

resta soltanto una ragione fiscale perché appunto i prodotti sono divisi per classi, e ad ogni

classe sconta una certa imposta.

Se non ricorre l’eccezione della registrazione multipla non è ammessa la registrazione di più

disegni e modelli con un'unica registrazione. se viene fatta lo stesso cioè se il richiedente presenta

una domanda di registrazione per più disegni e modelli che non appartengono alla medesima

classe e quindi non beneficiano della eccezione della registrazione multipla. ”l'Ufficio italiano

brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla

parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante

domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.” Questa è la cosiddetta

“divisionale” cioè in sostanza l’ufficio fa questo ragionamento: tu hai messo in un’unica domanda di

registrazione 4 modelli, io penso che questi 4 modelli devono essere registrati separatamente

quindi ti do un termine per presentare 4 domande separate, ciascuna per ciascun modello. Questo

provvedimento ha una ragione fondamentale e cioè che tutte e 4 le domande prendono data dalla

domanda iniziale perché in questa materia siccome c’è il requisito fondamentale della novità, la

data di presentazione della domanda è essenziale perché può accadere che successivamente nel

tempo altri presentino domande di registrazione che riproducono questo disegno e modello e

quindi questo disegno e modello sarebbe nullo. Invece se noi attribuiamo a tutte e 4 le domande la

stessa data sicuramente non abbiamo rischi di questo genere, nel senso che se c’era la novità al

momento della registrazione della prima domanda bene, se non c’era non c’è, ma certamente la

divisionale non comporta un rischio di perdere la novità.

Comma 3: “La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su

istanza del titolare ad uno o più di essi.” Qui non siamo di fronte né a una registrazione

multipla, né a una registrazione di più disegni e modelli, siamo in un caso diverso: il soggetto che

vuole registrare si accorge che l’oggetto della registrazione non presenta tutti i requisiti di

registrabilità, cioè novità e carattere individuale e quindi vuole ridurre alla parte che è più

difendibile nel senso che è alla parte in relazione alla quale è più facile sostenere che sussistono i

requisiti di registrabilità quindi è lo stesso richiedente che ha interesse a limitare la sua domanda

onde sottrarsi agli attacchi che possono provenire dai concorrenti.

In sintesi: la norma tratta il problema che Tizio presenta domanda di registrazione che ha un

oggetto molto esteso, che presenta più cose. Cerchiamo di restringere la domanda a quella parte

dell’oggetto che registriamo che sia sicuramente più difendibile perché presenta i requisiti della

novità e del carattere individuale, cioè restringe l’oggetto della protezione ad una parte che sia più

sicura dal punto di vista della difesa contro chi dovesse attaccare questa registrazione

sostenendone la nullità per mancanza dei requisiti.

Questa facoltà è concessa allo stesso richiedente, il quale di sua iniziativa può limitare la domanda

precedentemente presentata.

Comma 4: “La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non

presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma

modificata, se l’Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o

modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia

da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che

dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.”

Anche questo è importante perché non è che io modifico la mia domanda e modificando la

domanda modifico anche l’oggetto della registrazione, perché ciò significa che io presento una

registrazione di un modello chiedendo all’ufficio di retrodatarla. È necessario che la comunicazione

non alteri l’identità dell’oggetto. Quindi vi è qui la necessità che l’ufficio verifichi che la limitazione

non sia in realtà una modificazione. Ciò in realtà è teorico, perché il nostro ufficio non fa esame dei

requisiti e quindi la regola che viene qui enunciata se non vale per l’ufficio perché non la applica

vale però per l’autorità giudiziaria ordinaria successivamente, questo comporta che se il

richiedente modifica la domanda e muta l’identità dell’oggetto brevettato, allora la registrazione è

nulla e sarà dichiarata tale dal giudice.

Il design industriale è un design particolare perché è un design che coniuga gli aspetti funzionali

con quelli estetici. Se al designer dicono disegnami una caffettiera. Essa deve essere diversa dalla

caffettiera moka, ma deve essere comunque basata sul principio della perforazione.

Questo designer deve quindi fare caffettiera che presenti forma diversa, ma che ha stessa

funzione. Nel fare questo lavoro è molto probabile che faccia un modello ornamentale e un

modello d’utilità perché risolve contemporaneamente la parte estetica e la parte utilitaristica. A

questo punto, poiché vale sempre il principio per cui più oggetti proteggibili non possono essere

inseriti nello stesso titolo brevettuale, bisogna presentare 2 domande:

1) riguarda il modello ornamentale

2) riguarda il modello d’utilità

se il soggetto non fa questo e l’ufficio individua nell’oggetto questa doppia valenza estetica e

funzionale, invita il richiedente a separare le due domande e a presentarle separatamente (anche

qui c’è la divisionale).

Naturalmente in quanto modello ornamentale va nel registro dei modelli ornamentali e in quanto

modello d’utilità va nel registro dei modelli d’utilità.

LE FACOLTA’ DAL TITOLO DI REGISTRAZIONE

Il diritto è sempre uno: è il diritto di uso esclusivo dell’oggetto registrato. Il diritto esclusivo significa

il diritto di impedire ad altri di fare la stessa cosa che io posso fare. Il brevetto è un’autorizzazione

di impedire agli altri di fare. Questo concetto generale poi si fraziona in una serie di facoltà.

“Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione,l'offerta, la

commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il

disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale

prodotto per tali fini.” (2^ comma art 41). Ciò che è indicato in questo comma riguarda i terzi

soggetti.

In linea di principio la tutela è legata al territorio (principio di territorialità).

Per l’impiego si ha un discorso diverso. Quando noi parliamo di impiego vietato in quanto

incompatibile con un diritto esclusivo non ci riferiamo mai all’impiego personale. Se così non fosse

noi ci troveremmo l’ufficiale giudiziario in casa, intanto che stiamo facendo il caffè perché

impieghiamo l’oggetto che è stato registrato.

Ci sono usi che non sono personali, sono industriali e commerciali e questi sono vietati. Il singolo

distributore che tiene nel suo negozio la caffettiera ovviamente lui ha il diritto esclusivo perché

detiene il prodotto per la vendita quindi in sostanza il suo è un uso a fini di vendita.

Il singolo negoziante, il distributore al dettaglio, è contraffattore esattamente come lo è il

produttore. Noi non dobbiamo distinguere la posizione del produttore dalla posizione del

rivenditore dei prodotti fabbricati dal produttore perché l’uno e l’altro sono contraffattori e quindi

rispondono ciascuno per la propria parte. Questo ha un riflesso processuale perché siccome la

regola è che io posso convenire nel giudizio di contraffazione sia il produttore che il rivenditore,

anche separatamente, se io posso scegliere di convenire il distributore per avere una competenza

territoriale diversa rispetto a quella che avrei se convenissi invece il produttore. Quindi scelgo chi

devo convenire in giudizio e sposto la competenza nel forum del distributore. Questo si fa spesso

perché così si sceglie. Ad es. un prodotto viene fabbricato a Napoli, viene venduto a Milano in una

catena di supermercati. Io voglio fare un’azione di contraffazione e la faccio nei confronti del

fabbricante napoletano e del distributore milanese, ma la voglio fare a casa mia perché mi viene

più comodo farla a Milano. Molto spesso ci sono dei distributori che vengono convenuti in giudizio

e non conoscendo questa regola processuale, si meravigliano e non capiscono perché non se la

prendono col produttore. Devono capire che questo ha una ragione diversa: in questo modo la

causa la faccio a Milano.

ESTENSIONE DELLA TUTELA

“I diritti esclusivi si estendono a qualunque disegno e modello che non produca

nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa”. (art 41, comma 3)

Tutti i modelli equivalenti a quello registrato, perché producono la stessa impressione generale,

sono contraffazione del modello registrato. Non è sufficiente apportare qualche piccola variante

per sfuggire alla responsabilità per contraffazione, tutt’altro per poter sfuggire bisogna apportare

varianti tali che il modello non sia più lo stesso. Questo vale anche per i disegni.

Il comma 4 dice: “Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di

libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.”

La norma è veramente un po’ ambigua, si riferisce al cosiddetto campo affollato: ci sono dei campi

di registrazione il cui affollamento è pauroso ad es. per i bottoni o ai disegni tessili. La norma viene

in aiuto, dato che la norma è favorevole alla registrazione e dice: se tu hai fato qualcosa di nuovo

in un campo affollato allora puoi agire a tutela di questo disegno anche quando il contraffattore non

ha proprio riprodotto esattamente. Nel fare questo rapporto tra il disegno registrato e il disegno del

contraffattore bisogna tenere conto che il designer ha avuto poco spazio per determinare qualcosa

di nuovo e quindi il suo disegno è validamente registrato però al contempo la contraffazione si ha

nella misura in cui viene ripreso molto.

LE LIMITAZIONI (ART 42)

La 1^ limitazione è che: “non costituiscono contraffazione gli atti compiuti in ambito privato e

per fini non commerciali”. L’uso della caffettiera in casa non costituisce contraffazione perché è

un atto compiuto in ambito privato e per fini non commerciali.

Non costituiscono contraffazione gli atti compiuti con fini di sperimentazione. Io sono un

designer e studio quali sono le linee, le tendenze del mio settore, questo atto che è un atto di

sperimentazione per fare un design diverso rispetto a quello registrato, non è uso commerciale. Vi

sono poi agli “atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano

compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente

l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.” Ciò è qualcosa che ha

molto senso nel diritto d’autore sull’opera letteraria. Per disegno e modello in sostanza se io sono

l’istituto italiano di design probabilmente ho tutta una serie di oggetti registrati e illustrare come si è

evoluta l’estetica di un determinato settore.

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello

non sono esercitabili riguardo:

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea

immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio

dello Stato; (se questa nave entra e attracca nel porto di Genova, se questa nave ha un

arredamento che riproduce un arredamento registrato, se noi applicassimo le regole normali,

otterremmo dal giudice un provvedimento di sequestro e quindi arriverebbe l’ufficiale giudiziario e

la nave non potrebbe ripartire. Sembra che sia eccessiva la pretesa di far valere diritti esclusivi per

navi e aerei.)

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla

riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

ELENCAZIONE DEI CASI DI NULLITA’ (ART 43)

Se il modello o il disegno non ha i requisiti della novità e del carattere individuale e della

liceità allora è nullo. Come non potrebbe registrato se ci fosse l’esame preventivo del requisito da

parte dell’ufficio italiano brevetti e marchi così è nullo se viene ciò nonostante registrato.

La lettera c della norma dice: il disegno o modello non è registrabile se il titolare della

registrazione non aveva diritto di ottenerla. In sostanza è il caso del furto del disegno o modello

perché viene portato alla registrazione un disegno o modello che non è stato fatto da chi si

presenta la domanda di registrazione. Si ha il caso in cui questo modello o questo disegno è stato

fatto da un dipendente. Noi sappiamo che ciò che viene fatto dal dipendente nell’esercizio delle

sue mansioni può essere registrato dal datore di lavoro e quindi se viene registrato dallo stesso

dipendente concettualmente non è diverso da quello che trova i disegni sulla panchina perché non

ha il diritto di presentare la domanda di registrazione, ancorché in questo caso sia lui che ha fatto il

disegno o modello, ma siccome l’ha fatto come dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, è

chiaro che il diritto alla registrazione nasce in capo al datore di lavoro. Questa regola potrebbe

benissimo essere contestata nel senso che si potrebbe dire che la regola generale dice che

qualunque creazione intellettuale appartiene all’autore. Le invenzioni dei dipendenti sono

un’eccezione rispetto a questa regola.

Facciamo adesso l’ipotesi più semplice e cioè che la domanda di registrazione venga presentata

dal non avente diritti per ragioni che sono anche indipendenti dal rapporto di dipendenza. L’avente

diritto può:

1) rivendicarla

2) farla dichiarare nulla

La scelta tra le due dipende da come si regola. Se vuole che la sua creazione intellettuale siano

oggetto di un diritto esclusivo, è evidente che rivendica la registrazione perché vuole esercitare il

diritto esclusivo al posto dell’abusivo registrante, ma se invece ha piacere che non forma oggetto

di un diritto esclusivo, allora lo farà dichiarare nullo. Se verrà dichiarato nulla la registrazione,

l’oggetto viene liberalizzato cioè nel senso che può essere utilizzato da chiunque. Quindi la

registrazione abusiva non comporta la nullità in ogni caso della registrazione, così come la

brevettazione abusiva non comporta la nullità in ogni caso del brevetto, ma la nullità è l’alternativa

alla rivendicazione e cioè all’azione con la quale viene sostituito il nome dell’avente diritto al nome

dell’avente diritto.

Però noi sappiamo che la registrazione e la brevettazione sono lunghe e c’è un certo periodo di

tempo tra domanda e brevettazione. Quindi può accadere che l’azione di rivendicazione venga

esercitata quando ancora il disegno e modello era nella fase della registrazione e cioè è stata

presentata la domanda di registrazione, ma non è stata ancora concessa la registrazione, il

modello non è stato ancora registrato, in questo caso il giudice ordina all’ufficio italiano brevetti e

marchi di sostituire il nome dell’avente diritto all’abusivo registrante. Quindi la domanda si

considera come se fosse stata presentata da chi aveva diritto ad ottenere la registrazione. Se

invece la rivendicazione viene esercitata quando la registrazione è stata effettuata, allora la

possibilità è del trasferimento coattivo della registrazione in capo all’avente diritto oppure viene

dichiarata nulla se questo è il desiderio dell’avente diritto. Il concetto generale è che l’ufficio

brevetti e marchi non è abilitato ad accettare la titolarità del diritto alla registrazione. Cioè presume

che il titolare che il titolare del diritto alla registrazione è quello che ha presentato la domanda così

come presume che il titolare della registrazione è quello che risulta intestatario del brevetto.

L’accertamento che è stata presentata la domanda da chi non ne aveva diritto o che è stata

concessa a chi non ne aveva diritto, la può fare soltanto l’autorità giudiziaria, è una causa che

deve essere fatta e questa causa si conclude con una sentenza e l’ufficio italiano brevetti e marchi

deve ottemperare alla sentenza del giudice. Quindi se la sentenza interviene prima che la

registrazione sia concessa, sostituiscono il nome del richiedente. Se la sentenza avviene dopo che

la registrazione è stata concessa viene annotato sul registro il trasferimento della registrazione in

capo all’avente diritto oppure la nullità. È un meccanismo un po’ complesso questo. Tutto nasce

dal fatto che siamo di fronte a diritti di proprietà industriale titolati. Essendo diritti titolati noi

dobbiamo dividere mentalmente la competenza dell’ufficio che rilasciasse il titolo e che rilasciasse

il titolo a seguito di un’attività amministrativa. Questo profilo lo dobbiamo tenere distinto dal profilo

dell’accertamento del diritto sostanziale cioè della titolarità del diritto a chiedere la registrazione o a

chiedere il brevetto. La titolarità del diritto a chiedere all’ufficio del rilascio del brevetto appartiene

all’autore o all’avente causa, all’autore o al datore di lavoro dell’autore. Ma l’ufficio non è abilitato

ad accertare né chi sia l’autore, se c’è contestazione, né se c’è un valido contratto di cessione del

diritto alla registrazione dall’autore ad un avente causa, né se ci sia un rapporto di lavoro tra

l’autore ed il datore di lavoro per cui il diritto alla registrazione spetti al datore di lavoro. Questo

accertamento esula dalle competenze dell’ufficio, se non fosse così gli uffici brevetti si

trasformerebbero in giudici.

Nella materia dei marchi, è stata istituita una procedura di opposizione (non ancora entrata in

vigore), quindi se viene presentata una domanda di registrazione di marchio, un terzo che ritenga

di avere diritto alla registrazione di quel marchio, o di quel modello oppure ritenga che non ci sono i

requisiti di validità, può fare opposizione e quindi facendo opposizione inserisce nella procedura

amministrativa quello che altrimenti dovrebbe essere accettato successivamente da parte del

giudice. Ad es. Tizio presenta un marchio sulla parola “La Rinascente”. Se non ci fosse la

procedura di opposizione, non c’è dubbio che l’ufficio rilascerebbe l’attestato di registrazione.

Naturalmente la Rinascente immediatamente dopo farebbe un’azione di nullità per difetto di novità

di questo marchio. Tutto questo avviene soltanto per intervento dell’autorità giudiziaria. Con la

procedura di opposizione la Rinascente può presentare opposizione davanti all’ufficio, in modo da

impedire all’ufficio di concedere la registrazione.

Quindi se non ci fosse la procedura di opposizione l’ufficio concederebbe la registrazione e

la registrazione sarebbe dichiarata nulla successivamente. Con la procedura di opposizione

l’ufficio non concede la registrazione perché l’opponente fa valere le sue ragioni già nel

procedimento amministrativo di registrazione.

Questo è il meccanismo ogni qual volta ci sia un esame preventivo di validità ad esempio con il

brevetto con opposizione nella materia dei marchi, quando il marchio è comunitario, dato che

l’ufficio per l’armonizzazione interno per i marchi comunitari, ha non solo una procedura di esame

preventivo dei requisiti, ma anche la procedura di opposizione, naturalmente non si arriva alla

concessone della registrazione se prima non si supera l’esame dell’ufficio oppure non si supera

l’opposizione del terzo.

Ad es. è stata presentata una domanda di registrazione, il marchio è un espressione inglese: “the

italian coffee specialty away take from home”, traducendo significa specialità italiana di caffè da

consumare fuori casa. Il primo problema che si pone: la definizione inglese la consideriamo non

percepibile dal consumatore italiano e quindi nuova per definizione? Oppure consideriamo la

definizione inglese equivalente alla locuzione italiana. Per molto tempo la nostra giurisprudenza ha

detto che se si tratta di parole che sono percepibili e assomigliano alla parola italiana, allora

consideriamo anche la parola inglese come una parola priva di capacità distintiva. Quindi in questa

espressione, se il marchio si limitasse a “the italian coffee specialty”, se il marchio si fermerebbe a

questo, anche chi non capisse l’inglese, lo capirebbe. Oggi sembrerebbe che la conoscenza della

lingua inglese è molto diffusa. Quindi tendenzialmente indicazioni descrittive, denominazioni

generiche inglesi, le considereremmo come indicazioni descrittive, denominazioni generiche

italiane. Un marchio del genere non è registrabile solo perché è inglese, lo considereremmo

registrabile o non registrabile nella sua traduzione italiana, come se fosse scritto in italiano.

Un po’ più problematica è la seconda parte del ragionamento. Ha capacità distintiva questo

marchio? Ora è chiaro che il significato del marchio è molto chiaro, si vuole contraddistinguere con

questo marchio un prodotto che richiama la specialità italiana del caffè, che però può essere

consumato fuori casa, ma non al bar. Ammesso che questo prodotto esista, è valido il marchio che

descrive questa tipologia di prodotto? Floridia ha pensato che è valido partendo da questo

principio: è vietato registrare marchi descrittivi o espressivi, quando in sostanza lo stesso concetto

non si può esprimere se non con una espressione che è confondibile con il marchio, perché se

così fosse sostanzialmente si impedirebbe ai terzi di usare quell’espressione senza rendersi

responsabile.

È chiaro che una denominazione generica semplice, mai può essere registrata come marchio,

perché senò uno potrebbe registrare come marchio la denominazione caffè espresso. Però

specialità di caffè italiano consumabile fuori casa è un’espressione talmente complessa che ce ne

sono tante equivalenti, quindi Floridia pensa che la norma che vieta la registrazione delle

indicazioni descrittive abbia questo significato cioè si può monopolizzare un’espressione

descrittiva solo se questa monopolizzazione non nuoce alla libertà di linguaggio dei terzi.

Se i terzi possono esprimere in mille altri modi lo stesso concetto, allora non c’è il divieto di

registrazione.

Una ipotesi di nullità che è quella del cosiddetto scavalcamento, contemplato dalla lettera d

dell’art 43: “precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o,

quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest' ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da

una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per

effetto della relativa domanda.”

La novità di un modello o disegno va valutata al momento della presentazione della domanda. Se

a quel momento il disegno o modello è nuovo, la registrazione è valida. Ma può accadere che alla

data in cui è stata presentata la domanda di registrazione il disegno o modello era sicuramente

nuovo e quindi valido e successivamente è stata presentata un'altra domanda di registrazione con

una identificazione di priorità ad una data anteriore rispetto alla prima domanda di registrazione,

con la conseguenza che la seconda domanda di registrazione determina la nullità della prima

perché per effetto della rivendicazione di priorità la valutazione della novità della seconda

domanda va fatta in un momento precedente. Ad es. può essere rivendicata la priorità di un

modello che può essere presentato ad una esposizione ufficiale e questa possibilità serve per

favorire la decisione di registrare o no questo modello. Se riscuote successo con il pubblico, entro

6 mesi lo posso registrare e quando presento la domanda di registrazione si considera la data di

questa domanda come quella in cui ho portato l’oggetto all’esposizione. Quindi io presento la

domanda di registrazione di un modello esposto in una esposizione ufficiale dopo che un terzo ha

presentato la domanda di registrazione per lo stesso modello. Se non ci fosse diritto di priorità

valido, sarebbe il primo. Ma siccome io ho un diritto di priorità che lo scavalca indietro, ecco allora

che la mia registrazione è valida e la sua è nulla, senza sua colpa perché lui non poteva sapere

che io avrei registrato dei mesi dopo un modello che beneficia di una rivendicazione ad un

momento precedente. Eppure per il principio che non possono esistere due istruttive sullo stesso

modello, la conseguenza è che valida è la seconda registrazione e nulla è la prima registrazione.

Infine poi vi è la lettera e: se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe

violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore

la registrazione è nulla. Questa è una norma che Floridia non condivide. Questa è una norma

che finisce con incrociare le diverse tutele cioè se viene registrato come disegno, come disegno

già registrato come marchio o se viene registrato come modello un prodotto che è già registrato

come marchio tridimensionale, allora la registrazione è nulla. Questo significa che il rapporto di

novità si instaura non soltanto all’interno della categoria, cioè disegni e modelli con disegni

e modelli, cioè prevale chi ha presentato la domanda prima, ma anche nel rapporto ad una

categoria diversa come quella dei marchi. Quindi una domanda di registrazione produce una

registrazione valida se non è preceduta da una domanda di registrazione come marchio dello

stesso disegno o dello stesso modello. Se io voglio essere sicuro che sto registrando un disegno

valido, devo anche andare a guardare il registro dei marchi perché se io trovo che quel modello è

registrato come marchio il mio modello è nullo.

Ma più grave è il secondo incrocio: la registrazione nulla se questa registrazione ha per oggetto un

modello o un disegno che è protetto con il diritto d’autore, allora la cosa diventa drammatica

perché come faccio io a sapere che il modello che sto registrando è protetto da un diritto d’autore

precedente. Il diritto d’autore per definizione, non è oggetto di registrazione. l’oggetto del diritto

d’autore è protetto in capo a chi lo ha realizzato e dimostri che lo ha realizzato con priorità

temporale. 1 aprile 2009

2 aprile 2009

Quando la tecnologia alla quale si riferiva il legislatore brevettuale era quella meccanica, la

distinzione tra la scoperta e l’invenzione era chiarissima. Ad es. la legge di gravità scoperta da

Newton e del fatto che questo principio della gravità trovi applicazione in molti dispositivi

meccanici. Nella chiusura del discorso della scorsa dicevamo che questa distinzione è molto meno

chiara quando si passa ad altri settori della tecnologia, in particolare se si passa al settore della

chimica o a quello della biotecnologia perché la distinzione tra scoperta ed invenzione resta

piuttosto sottile. A proposito delle invenzioni nel campo chimico-farmaceutico dobbiamo chiederci

che rapporto c’è tra il composto chimico e l’utilizzazione che questo composto può fare in campo

terapeutico, diagnostico. Se uno dicesse che è brevettabile come tale la sintesi di laboratorio di

questo composto chimico, e quindi facesse la contrapposizione tra la struttura chimica del

composto e l’invenzione farmaceutica. Deve essere chiaro che l’invenzione farmaceutica non è il

composto perché di composti chimici ce ne sono a milioni. Sono molti di più i composti che non

hanno applicazione, rispetto a quelli che hanno dato vita ad una invenzione. La possibilità di fare

un diserbante deriva dalle proprietà del composto.

Il brevetto viene concesso per attribuire il diritto esclusivo di fabbricazione, vendita e sfruttamento

dell’oggetto del brevetto. Ma l’oggetto del brevetto non è il rapporto di cui non sappiamo cosa fare,

è invece il prodotto che deriva dall’applicazione di questo composto.

L’attività inventiva sta proprio nella ricerca e nella scoperta di queste caratteristiche che

consentono di fare il prodotto farmaceutico. Il composto ce l’abbiamo, ma quello che ci serve per

fare il prodotto è capire quali sono le caratteristiche di questo composto, cioè che funzionalità può

avere.

Noi abbiamo due situazioni diverse nella ricerca applicata:

1) chi fa il composto, lo studia, vede quali sono le caratteristiche e poi progredisce nella

sperimentazione e nella ricerca fino a farlo. Qui abbiamo un ciclo di ricerca completo che

va dalla sintesi del composto fino a una sua utilizzazione in un farmaco e quindi alla

richiesta successiva di un brevetto. Questa è la ricerca più completa cioè è la ricerca che

parte dalla molecola per arrivare al prodotto.

2) questa ricerca è caratterizzata anche dal fatto che si sperimentino le proprietà di un

composto che non è inventato, ma già esiste.

3) Può darsi che il composto può già essere stato utilizzato per fare qualcosa di utile per

l’uomo, per esempio una certa molecola è stata utilizzata per fare una lozione per capelli,

ma era una molecola che serviva come antiipertensivo. Ci si accorge che agli ammalati che

usano questa molecola crescono i capelli molto più velocemente. Si scopre che questa

molecola ha questo effetto secondario, determina la crescita dei capelli.

Abbiamo un secondo impiego di un composto chimico che è già stato utilizzato, ciò non era

pensabile per i dispositivi meccanici. L’aspirina è un antiinfluenzale però si è scoperto che chi

assumeva molta aspirina, oltre a rovinarsi lo stomaco, avevano degli infarti. Ciò perché l’aspirina è

un antipiastrinico, fluidifica il sangue ed essendo più fluido riduce il rischio di infarti. Ecco che viene

assunta in dose piccole giornaliere: aspirinetta. L’acido acitilsalinico ha creato almeno due cose:

l’antiinfluenzale in dose massicce, anti piastrinico in piccole dosi.

Altro es. una grande organizzazione si mette a decodificare il genoma del virus dell’epatite C,

questa forma di epatite degenera e produce poi il tumore. Questo virus, inoltre è molto resistente.

Chi è affetto da epatite C non riesce a liberarsi.

Chi prendeva il virus dell’epatite c, lo prendevano perché facevano trasfusioni e il sangue era

infetto. Quando il donatore ha dato il sangue mentre era nella fase di incubazione non risulta

neanche il virus dell’epatite c. Questo problema si è combattuto con la procedura mediante la

quale si decodifica il genoma del virus. La decodifica del genoma del virus può risolvere il

problema perché se io riesco ad individuare in questo genoma il sito antigienico cioè il sito che

legandosi con l’anticorpo dà una reazione. Trovato il sito antigienico prendo una vaschetta, ci

metto l’anticorpo, ci metto qualche goccia di plasma, se fa la reazione vuol dire che c’è il virus. È

una cosa infallibile. Posso fare un kit immunodiagnostico cioè un kit attraverso il quale riesco a

sapere con certezza se il sangue contiene quel virus dell’epatite c perché so che utilizzo il sito

antigienico. Il sito antigienico è una scoperta scientifica, lo posso riprodurre anche chimicamente.

La scoperta è avere individuato il sito antigienico perché la scoperta è ciò che già c’è. L’invenzione

è il kit che è fabbricato e venduto da aziende e distribuito agli ospedali.

Il rapporto tra il kit e il sito antigienico c’è un rapporto diretto.

Nel caso della biotecnologia io prendo il sito antigienico e automaticamente senza alcuna attività

inventiva.

Per risolvere il problema esistono 2 modi:

1) Si poteva dire: questa è una scoperta scientifica quindi non c’è un’invenzione proteggibile.

Non possiamo dare un brevetto a chi ha fatto la decodifica del genoma del virus, non

possiamo dare il brevetto a chi ha fatto il kit perché lui non ha inventato nulla. Il problema si

è posto perché B. prima ha decodificato il genoma del virus e poi ha fatto il kit.

Le imprese multinazionali farmaceutiche confidano moltissimo nella biotecnologia per fare

cose meravigliose. Quindi non vogliono che si avveri il principio che la biotecnologia non dà

luogo ad invenzioni e allora sono riusciti a farsi fare una direttiva comunitaria sulle

biotecnologie che risolve questo problema, l’unica cosa da criticare è una certa ipocrisia del

legislatore comunitario che ha fatto la direttiva. Noi comprendiamo esattamente che sta

riuscendo a rendere brevettabile la scoperta scientifica, benché naturalmente è la sua

applicazione industriale. Nella impossibilità di distinguere nettamente tra la scoperta

scientifica e l’invenzione industriale, ammettendo alla brevettazione il kit

immunodiagnostico che diventa così oggetto di brevetto, non si fa altro che permettere la

brevettazione della scoperta nella sua applicazione industriale che è quella del kit anche se

tra la scoperta e il kit non c’è affatto attività inventiva.

Noi non ammettiamo la brevettazione delle scoperte, ma ammettiamo soltanto la

brevettazione dei risultati industriali della scoperta anche quando il risultato industriale non

è una derivazione della scoperta, ma è l’utilizzazione della stessa scoperta. In sostanza,

siccome c’è un principio che è quello che le scoperte non sono brevettabili, ma le invenzioni sono

brevettabili, e siccome nella biotecnologia la scoperta consente la immediata, automatica

utilizzazione, è la scoperta che consente di utilizzare la stessa scoperta attraverso l’utilizzo del

marchio.

Il kit non è un’applicazione che ha richiesto attività intellettiva della scoperta, ma è l’applicazione

della stessa scoperta. E allora in questa situazione l’UE ha fatto una direttiva dove diceva che

mantiene fermo il principio per cui le scoperte non sono brevettabili. Dicevamo che c’è un po’

d’ipocrisia perché sostanzialmente la distinzione tra la scoperta e l’invenzione non c’è perché tra

scoperta ed invenzione non c’è alcun passaggio, non c’è alcuna attività intellettiva successiva.

La biotecnologia con la programmazione dei geni e degli organismi viventi cerca di risolvere dei

problemi. Alcuni problemi sono le malattie genetiche e si opera modificando il loro patrimonio

genetico.

Noi abbiamo bisogno di badanti ecc.., allora programmiamo il patrimonio genetico di un essere

vivente superiore il quale è l’Homunus che è una persona di categoria B, creiamo una categoria di

esseri viventi. Del resto poi la tentazione c’è sempre, nell’inverso noi utilizziamo gli animali con

delle specializzazioni perché ci sono utili, però fino a questo momento le specializzazioni di questi

animali, noi ad es. abbiamo selezionato il Gran San Bernardo che è uno bravo nelle valanghe,

questo cane è stato selezionato biologicamente, la selezione biologica di questo cane ha centinaia

di anni, forse millenni. Noi la selezione biotecnologica otteniamo lo stesso risultato in pochi secondi

perché attribuiamo a questo cane una determinata caratteristica genomica che lo fa adatto ad una

certa situazione.

Abbiamo una ricca di fornitura di piante in Italia. Se a un certo punto vogliamo una rosa di colore

nero, noi per ottenere una selezione di questo tipo dobbiamo fare diversi passaggi perché se ci

capita una rosa che è un po’ macchiata di nero allora la prendiamo, la mettiamo con un’altra rosa

anch’essa macchiata di nero e ci accorgiamo che otteniamo una rosa ancora di più macchiata di

nero e così via fino a che a un certo punto noi selezioniamo una rosa nera, ma ci vuole un tempo

infinito. Se noi adesso modifichiamo il patrimonio genetico della rosa, in modo sufficientemente

elevato, scopriamo attraverso la decodifica del genoma qual è il gene del colore e agendo sul gene

del colore predeterminiamo il colore.

Se modifichiamo geneticamente una pianta nuova, questa pianta viene messa nell’ecosistema e

ad un certo punto comincia a proliferare selvaggiamente e non riusciamo più a bloccarla, non

riusciamo a trovare un diserbante adatte, abbiamo quindi un disastro ecologico perché ad un certo

punto questa erba non si riesce più a governare quindi c’è questo pericolo.

Se la variazione genetica, invece, avviene in tempi lunghissimi, allora c’è un adattamento,

l’ecosistema si riequilibra. Immaginiamo che questa erba infestante nasca per caso, siccome è un

processo lentissimo, sicuramente l’ecosistema si difenderebbe creando degli anticorpi. Se invece

noi non diamo tempo all’ecosistema di riequilibrarsi e immettiamo questo organismo

geneticamente modificato non sappiamo cosa succederà.

Però questi rischi però non sono massicci: la tecnologia crea dei rischi, ma è la stessa tecnologia

che controlla i rischi che ha creato.

I comuni cittadini pensano che si può brevettare ogni idea che generi un guadagno, che sia

suscettibile di sfruttamento.

Noi dobbiamo considerare che tutte le creazioni intellettuali possono essere protette

giuridicamente con un diritto di sfruttamento economico, ma con diversi diversi titoli di protezione. Il

brevetto è il titolo di protezione della tecnologia, non di qualsiasi idea. Può darsi che ci siano altri

sistemi di protezione di idee suscettibili di dare vita ad un business, ma neanche tutte.

Il brevetto protegge la biotecnologia, il marchio protegge ?, la registrazione per modello e disegno

protegge il design, il diritto d’autore è più esteso nel senso che protegge le idee creative che

appartengono a determinati generi: la pittura la scultura e le arti figurative ed ora c’è la tendenza

ad estendere la protezione del diritto d’autore anche ad altro.

Siamo in un momento in cui la proprietà industriale è molto favorita dai legislatori, soprattutto nei

Paesi dove c’è molta proprietà intellettuale.

Abbiamo fatto questa premessa perché il punto b dell’art 45 esclude dalla brevettabilità “i piani, i

principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i

programmi di elaboratore”.

Prescindiamo per il momento dai programmi di elaboratore perché sono una storia a sé stante.

Queste altre entità che non possono essere registrate le vediamo con un paio di esempi.

Ad es. il GF di Endemol. È un’impresa specializzata in un’attività molto particolare. GF nasce da

questo problema, fanno una programmazione di 24 ore, la ragione è chiara perché anche nella

programmazione notturna ci sono spazi pubblicitari. Ma è importante anche che ci sia l’audience.

Alla Endemol è stato detto che gli mettevano a disposizione questo piano, loro dovevano prendere

delle persone, chiuderli da qualche parte e mettere delle telecamere. L’idea di fondo è di creare

una comunità chiusa.

Il format è un’idea inventiva, dalla quale possono scaturire fatturati molto importanti. Quindi è per

questo che il format funziona.

Il metodo per gioco: Floridia ha visto nascere la formula del Totip che nasce da un’idea che viene

elaborata da un signore al bar. Quando il Totip diventò famoso come il totocalcio e generò fatturati

enormi, questo signore che aveva avuto questa idea, disse che quell’idea era sua. Voleva una

royalty sugli incassi. Ne saltò fuori una controversia e davanti al giudice si discuteva se è questa

forma di gioco tutelabile, cioè se c’è un diritto esclusivo per lo sfruttamento commerciale di questa

formula in capo all’autore della formula. I giudici dissero di no perché nell’ordinamento non è

previsto un titolo esclusivo di protezione della forma di gioco. Potremmo iniziare a discutere sul

fatto che si tratti di qualcosa protetto con il diritto d’autore, ma l’art 1 della legge sul diritto d’autore

dice che non protette le opere dell’ingegno che appartengono alla letteratura, alla musica, alla

scenografia, alla fotografia… La forma di gioco non fa parte di nessuna di queste categorie e il

signore che aveva creato la formula del Totip rimase a bocca asciutta.

Un metodo di contabilità, la partita doppia, non può essere brevettata perchè non c’è tecnologia.

Non tutto è brevettabile: è brevettabile solo la tecnologia, e ciò che non è tecnologia non è

di per sé brevettabile e questa norma chiarisce questo concetto.

Possiamo anche fare l’esempio di un metodo di marketing: un signore inviperito ha detto che

google sta mettendo in rete le mappe anche tridimensionali del territorio italiano. Le regioni

vogliono acquisire questo metodo per fare la promozione del loro territorio. Questo signore era

inviperito perché lui aveva avuto l’idea, lui faceva le mappe di alta tecnologia e le vendeva su dvd.

L’idea di mappare il territorio e di distribuire le mappe non è brevettabile. Può essere brevettabile

la tecnologia che permette la realizzazione delle mappe.

La norma esclude dalla brevettabilità i programmi per elaboratori. È una storia molto significativa.

Questa esclusione nasce dalla prepotenza dell’IBM, siamo agli albori della produzione dei

computer, IBM è market leader nel campo dei computer e con una certa miopia si convince che la

vendita dei computer, che mediante i programmi possono fare tante cose. L’IBM disse: se io lascio

libera la produzione dei programmi sicuramente incentivo la vendita dei computer perché siccome

il computer fa tutto ciò che gli facciamo fare tramite i programmi, e se fare i programmi è una cosa

completamente libera, qualunque proprietario di qualunque computer copia i programmi e si dota

di tutta una serie di possibili utilizzazioni del suo programma scopiazzando gli altri. Siccome in quel

momento la IBM non produceva software, ma era produttrice di computer, impose che i programmi

per elaboratori non potevano essere protetti né con brevetto, né con altro.

Quando un settore è in rapida espansione non ci si preoccupa tanto di proteggere, ma di fare. Ad

un certo punto si rende conto che egli non è protetta perché fa un programma che lo copiano un

attimo dopo tale e quale. Quindi inizia un combattimento per la protezione del software, ma

siccome c’era questo diritto di brevettazione del software allora la protezione è ricaduta sul diritto

d’autore. Oggi il software non è un invenzione brevettabile, è un’opera dell’ingegno che è

proteggibile con il diritto d’autore.

Il programma è un opera letteraria e si protegge come proteggiamo un opera letteraria, cioè

attraverso il diritto d’autore. Il diritto esclusivo di una opera letteraria, come nel software, consente

all’autore di impedire il plagio, intendendo per plagio la riproduzione della forma esterna dell’opera

letteraria. Siccome il programma di elaborazione è composto da una serie di istruzioni che

vengono impartiti alla macchina con il linguaggio matematico, il problema è questo: l’autore di

questo programma ha il diritto di impedire a qualsiasi terzo di scrivere la forma stesso programma

cioè fare lo stesso programma con la stessa scrittura che è stata adottata dall’autore originale. Se

invece lo scrive per conto suo, non è affatto una violazione del diritto d’autore e allora

comprendiamo la differenza tra la protezione del diritto d’autore e la protezione del brevetto.

Il brevetto protegge il contenuto dell’opera intellettuale, mentre il diritto d’autore protegge

solo la forma.

Possiamo dire che la protezione del diritto d’autore è molto più superficiale, ma più estesa rispetto

al contenuto. Questo vale sempre quando si distingue tra contenuto e forma. L’oggetto del brevetto

è un filtro di motore diesel che serve per depurare il gasolio. Il gasolio ha una componente

acquosa , quindi questo filtro serve per depurare il gasolio da una componente acquosa, quindi

questa parte acquosa viene espulsa e il gasolio va alla combustione. Dice il titolare di questo

brevetto che ha inventato un otturatore che ha la caratteristica che con un solo movimento di Sali-

scendi determina l’apertura dei fori. Aperto il foro inferiore l’acqua defluisce, ma

contemporaneamente dato che si apre il foro superiore entra l’aria. Se questo è il contenuto di

questa invenzione, nessun concorrente può fare un filtro con queste caratteristiche. Lo può fare in

cento modi, ma se la caratteristica è questa, deve trovare un altro sistema di protezione. E la

protezione dei brevetti è preclusiva per i terzi: i terzi devono inventarsi un'altra soluzione.

Se a un programmatore elettronico viene dato l’incarico di informatizzare la procedura di

fatturazione, lui si farà spiegare quali e quanti sono i prodotti fatturati, dopo di che cercherà di

informatizzare questa funzione. Per informatizzare questa funzione probabilmente risolverà dei

problemi, e dopo comincerà a scrivere il programma. La risoluzione dei problemi può essere

copiata dal programmatore concorrente con l’unica condizione che non può riprodurre la forma del

prodotto. Questa è la situazione attuale.

Il punto c dell’art 45 dice che non sono brevettabili le presentazioni di informazioni. Nella legge sul

diritto d’autore è stata introdotta la tutela delle banche dati. Una banca dati non può essere

brevettata. Notiamo che per realizzare una banca dati ci vogliono molti soldi. L’investimento in

banca dati è importante, ma non è tecnologico. La banca dati viene protetta dal diritto d’autore

come protezione della forma esterna perché anche per la banca dati vale il principio che vale per i

software e cioè che non è una protezione del contenuto, ma è una protezione della forma e poi la

banca dati è protetta in due modi:

Con il diritto d’autore pleno iure perché in sostanza è la banca dati che costituisce opera

1) dell’ingegno e cioè è una banca dati che ha richiesto creatività cioè lavoro intellettuale. allo

in questo caso è protetta come se fosse un’opera di letteratura, della musica, delle opere

figurative perché l’autore della banca dati ha dovuto impiegare la sua intelligenza per fare

la banca dati. Ad es. io faccio una banca dati con le opere pittoriche di Picasso, è semplice

perché le opere non sono moltissime. Se invece prendo un pittore dell’800 molto prolifico

come il Rosalio, che ha fatto molti quadri, molti dei quadri di incerta attribuzione, quindi per

fare la banca dati faccio molta fatica. E questa banca dati è protetta. La riproduzione della

banca dati è vietata quando di per sé stesso la banca dati costituisce di per sé stesso

opera dell’ingegno protetta. L’espansione dei dati contenuti nella banca dati è vietata per il

solo fatto in funzione dell’investimento che è stato fatto. Per es. le pagine gialle sono una

banca dati, non richiedono intelligenza e creatività. Sono un’opera molto lunga e faticosa

da fare per effettuare la catalogazione secondo categorie professionali. Questo

investimento viene remunerato con la pubblicità che sono le inserzioni all’interno delle

banche dati e sono a pagamento. 20 aprile 2009

I divieti di brevettazione elencati nell’art 45 riguardano scoperte, metodi, impianti ecc… in

quanto tali. Andiamo a vedere che significa “in quanto tali”.

Facciamo due esempi: uno è quello della scoperta scientifica della decodifica del genoma

dell’epatite. Se invece c’è un sito antigienico che consente di fare un kit immunodiagnostico per

testare se nel plasma ci sono i virus dell’epatite c, questo invece è brevettabile.

Dobbiamo sempre sottolineare che le ricadute industriali, le applicazioni tecniche sono

brevettabili perché l’invenzione è l’idea di soluzione di un problema tecnico.

Abbiamo detto che non sono brevettabili i programmi degli elaboratori elettronici cioè i

software, non sono brevettabili. Non c’è una ragione filosofica per la quale il software non è

brevettabile. Il software di per sé avrebbe potuto benissimo essere brevettabile essendo un

programma di elaboratore, che fa compiere al computer un’attività secondo le istruzioni del

programma. Il divieto della brevettazione fu una conquista dovuta all’azione di lobbing di IBM

che, essendo market leader della produzione dei computer riteneva in quel momento che non

fosse conveniente per chi produce hardware di consentire la brevettazione del software.

Questa valutazione un po’ miope è stata modificata da una valutazione opposta: anche l’IBM è

divenuta essa stessa casa di software ed ha preteso la tutela del software. Oggi il programma

di elaboratore elettronico cioè il software è considerato dalla legge a tutti gli effetti opera

letteraria ed è protetto con il diritto d’autore contro il plagio. Ciò significa che il programmatore

non può copiare il programma di un terzo, ma può applicare tutti gli accorgimenti che

caratterizzano questo programma, purchè questo avvenga con una forma diversa. Nel caso del

software: il software non è brevettabile in quanto tale significa che secondo l’ufficio europeo dei

brevetti è brevettabile un qualsiasi dispositivo meccanico che funziona con un software perché

in questo caso non è il software oggetto del brevetto, ma è quel dispositivo che funziona anche

mediante il software.

Importante invece è rendere nota che non sono brevettabili i metodi chirurgici o

terapeutici del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano e

animale. Questa esclusione ha una ragione intuitiva: non si vuole impedire ai medici di

svolgere il loro lavoro. Ci sono delle tecniche chirurgiche che potrebbero essere brevettate.

Invece è brevettabile qualsiasi strumento che venga utilizzato anche in sede chirurgica o

diagnostica, così come sono brevettabili i farmaci.

Quindi il metodo terapeutico non è brevettabile, ma il farmaco è brevettabile.

Fino al 1978 non abbiamo consentito la brevettazione dei farmaci. Il divieto della brevettazione

dei farmaci fu giustificato con la tutela della salute.

Quando si fa un divieto il divieto trova quelli che lo difendono anche quando le condizioni

originarie che hanno motivato l’introduzione del divieto sono cessate.

Molte nostre industrie nazionali preferivano che il divieto di brevettazione rimanesse perché

fino la momento non c’era stata la possibilità di fabbricazione dei farmaci, il nostro territorio era

diventato utile per le imprese non farmaceutiche ma soprattutto chimico-farmaceutiche.

Essendo libera la fabbricazione dei principi attivi delle materie chimico-farmaceutiche, queste

industrie più chimiche che farmaceutiche fornivano materie prime e principi a tutti coloro che ne

facevano richiesta. E quindi si è sviluppato questo ramo di attività molto fiorente che non aveva

alcun convenienza che si introducesse nel nostro ordinamento la brevettazione dei farmaci

perché volevano essere liberi come prima erano liberi gli speziali di fare la preparazione da

vendere dei farmaci. Così queste industrie volevano essere libere di fare principi attivi e

materie farmaceutiche da fornire poi a tutte le imprese farmaceutiche che ne facessero

richiesta.

Nel 1978 questo divieto di brevettazione dei farmaci fu impugnato davanti alla Corte

costituzionale cioè si disse che quel divieto era illegittimo.

Il principio fondamentale nel nostro ordinamento è la libertà di concorrenza. Il brevetto

costituisce un eccezione a questo principio perché il brevetto conferisce al titolare un

monopolio nella fabbricazione e vendita del prodotto brevettato.

Tutti pensavano che la Corte avrebbe rigettato questa eccezione costituzionale. La Corte

invece l’ha accolta con questo ragionamento: non vede come si possa fare la differenza tra

l’inventore meccanico, l’inventore elettronico, l’inventore chimico e quello farmaceutico. Mentre

i primi inventori possono ottenere la brevettazione dei loro prodotti, gli ultimi non potevano e

questa è una disparità di trattamento quindi il 1^ appello per battere il divieto della

brevettazione dei farmaci è stato l’art 3 della Costituzione e quindi il principio della parità di

trattamento tra inventori e la parità di trattamento fra imprese che fanno ricerca. Si è creato

scompiglio perché da un momento all’altro ciò che prima non era brevettabile è diventato

brevettabile ma addirittura in vista questa possibilità che il divieto di brevettazione potesse

essere dichiarato illegittimo costituzionalmente le multinazionali del farmaco avevano

depositato in Italia domande di brevetto in attesa che potesse accadere, come poi è accaduto,

che il divieto di brevettazione cadesse. Il giorno dopo nel quale è stata emanata la sentenza

della Corte costituzionale tutta una serie di farmaci importantissimi sono entrati nella

brevettazione e quindi sono stati protetti con brevetti.

Questo ha scompigliato tutta l’industria farmaceutica nazionale. L’industria farmaceutica ci ha

rimesso. La proprietà intellettuale e in questo caso quella brevettuale giova a chi fa creazioni

intellettuali e le creazione intellettuali nel campo farmaceutico sono quelle che derivano da

costosissime procedure di ricerca scientifica e tecnologica. Poi poco per volta si è ristabilito un

equilibrio a favore delle imprese farmaceutiche internazionali. Noi siamo tributari dei brevetti

farmaceutici e questi tributi non sono di poco conto. La nostra spesa farmaceutica grava sul

sistema sanitario. Il nostro sistema sanitario paga i farmaci con un sovrapprezzo che è dovuto

alla tutela brevettuale. Questa situazione si è aggravata ulteriormente: la Lobi? Farmaceutica

ad un certo momento disse: “è vero noi abbiamo 20 anni di protezione dei nostri brevetti. Però

di questi 20 anni in realtà ne possiamo beneficiare di 12-13 anni perché gli anni iniziali ci

servono per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco da parte del

ministero della sanità. Il meccanismo è questo: l’impresa farmaceutica che conduce attività di

ricerca, non appena metta a punto una molecola che abbia un certo effetto terapeutico, cerca

di brevettarla il prima possibile perché teme sempre di essere preceduta da un’impresa

farmaceutica concorrente nella presentazione della domanda di brevetto. Siccome perché il

brevetto sia valido l’invenzione deve essere nuova e l’invenzione è nuova soltanto quando non

è stata già brevettata da altri e non è nota, vi è questa spinta fortissima da parte delle imprese

farmaceutiche di depositare la domanda di brevetto prima che sia possibile perché non è

infrequente che si arrivi allo stesso risultato parallelamente perché maturano le condizioni di

determinate ricerche.

Ad es. se a un certo punto ci si rende conto che il colesterolo è dannoso perché determina le

placche nel sistema arterioso allora si sviluppano delle ricerche per cercare di trovare un

antidoto alla ipercolesterolemia. Si può arrivare parallelamente e quindi le imprese

farmaceutiche depositano la loro domanda di brevetto. Non è che sono in condizione in quel

momento di mettere in commercio il farmaco perché ce ne vuole di tempo perché per poter

mettere in commercio il farmaco bisogna fornire al ministero della sanità la prova che questo

farmaco non è dannoso: il pregiudizio deve essere minore del vantaggio. Se questo rapporto è

positivo cioè se il pregiudizio è minore del vantaggio, allora il ministero della sanità, dopo

sperimentazioni, ottiene l’autorizzazione. Ecco allora che la Lobi? Farmaceutica ha detto di

volere un allungamento cioè questi 20 anni non sono sufficienti perché 10 li perde già per

l’autorizzazione e ne rimangono solo 10. E i 10 che rimangono non sono sufficienti a ripagarmi

gli investimenti che ho fatto e allora hanno ottenuto quello che si chiama CERTIFICATO

COMPLEMENTARE DI PROTEZIONE che è espressamente un allungamento della durata del

brevetto per compensare il titolare del brevetto del tempo che ha impiegato per ottenere

l’autorizzazione ad iniziare il commercio. Quindi scaduto il brevetto si fa un calcolo di quanto è

stato necessario in termini di tempo per ottenere l’autorizzazione all’emissione in commercio e

si fa questo allungamento.

A questo proposito il nostro legislatore, soggetto a una potentissima pressione di Lotti-? ha

consentito un allungamento fino a 18 anni oltre la scadenza dei 20: 38 anni sono un tempo

infinito. In seguito a questo provvedimento per qualche anno l’Italia è stato il Paese in cui i

brevetti duravano più a lungo che in tutto il mondo. Soprattutto quando se ne è potuta

occupare l’Europa ha consentito un allungamento di un massimo di 5 anni dopo la scadenza

dei termini di durata.

Quindi, noi abbiamo avuto un allungamento di 18 anni quando nella Comunità europea

l’allungamento poteva essere al massimo di 5 anni. Di questa cosa nessuno si è occupato e

preoccupato e quindi la nostra spesa sanitaria è altissima perché tutti questi brevetti non

scadevano mai perché erano allungati per molti anni fino a quando se ne accorse Tremonti di

questa disparità di trattamento e fece un decreto legge in cui disponeva l’accorciamento

dell’allungamento da 18 anni per arrivare ad un massimo di 5 anni. Questo provvedimento

fu impugnato perché le case farmaceutiche non lo accettavano, ma oggi la tutela al massimo

dura 5 anni in più rispetto alla durata normale della tutela. L’industria farmaceutica dei generici

voleva essere libera di fabbricare e vendere questi principi attivi e questi brevetti che non

scadevano mai precludevano questo tipo di attività. Per un certo periodo di tempo si è cercato

anche di modificare questa situazione, ma mi accorsi che è impossibile.

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL BREVETTO (DALL’ART 46 AL 51)

1) NOVITA’ : non si può inventare ciò che già è noto.

ART 46 dice che: “1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della

tecnica.”

La norma al 2^ comma definisce lo stato della tecnica: “2. Lo stato della tecnica è costituito da

tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima

della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od

orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.” Perché se io ho un’invenzione tecnologica

nel mio cassetto, non la tiro fuori, nessuno ne sa niente, non è accessibile al pubblico e quindi non

entra a far parte dello stato della tecnica. E’ il concetto della novità assoluta, è un concetto molto

impegnativo perché la novità non ha limiti territoriali e non ha limiti di tempo. Se qualche cosa fa

parte dello stato della tecnica prima del deposito della domanda di brevetto, la domanda di

brevetto è nulla. Anche una trasmissione orale determina l’ingresso di quella determina l’entrata

della nozione nello stato della tecnica e quindi la nullità del brevetto.

La verifica della validità del brevetto: dobbiamo distinguere il nostro paese da quasi tutti gli altri.

Nel nostro Paese l’ufficio italiano brevetti e marchi non fa esame preventivo dei requisiti di validità,

quindi non fa esame preventivo nemmeno della novità.

Persino Mussolini non riuscì perché organizzare l’esame preventivo dei requisiti di validità significa

avere uno staff di ingegneri di primissimo ordine specializzati nei vari stati della tecnologia.

Organizzare un ufficio così altamente tecnologico noi non siamo mai riusciti a farlo. Intorno alla

metà anni 80 Floridia se ne era occupato: l’idea era quella di scorporare l’ufficio brevetti e marchi

dal ministero dello sviluppo economico, perché all’interno di un ministero è difficile organizzare un

ufficio di questo tipo. Quindi si era pensato di fare un’agenzia: l’istituto nazionale della proprietà

industriale come c’è in molti altri Paesi. Un istituto autonomo è più adatto a questa funzione. Tutto

era pronto, ma non se n’è fatto niente. Quindi oggi, a distanza di 20 anni, abbiamo ancora l’ufficio

brevetti e marchi interno al ministero e ciò non funziona neanche per la pura e semplice

registrazione delle domande di brevetto. Al controllo amministrativo, che può esserci o meno,

comunque segue un controllo giudiziario. Se l’invenzione che un soggetto ha creato, ma non ha

presentato domanda di brevetto entra nello stato della tecnica, viene predivulgata è nulla. Se

invece viene brevettata abusivamente dall’industria a cui il soggetto ha rivelato l’invenzione, allora

si pone un problema di conflitto tra l’inventore e l’abusivo registrante, c’è la possibilità di

rivendicazione, ma è complicata.

Detto questo, Tizio presenta una domanda di brevetto, poi si accorge che l’invenzione viene

attuata da un terzo non autorizzato, quindi Tizio fa un’azione di contraffazione, presenta al giudice

una domanda di contraffazione dicendo che Caio sta contraffacendo il mio brevetto. Colui che

viene accusato di contraffazione ha due possibilità per cavarsela:

1) Dire di non essere in contraffazione del brevetto di Tizio

2) Dire che il suo prodotto entra nel campo di protezione del brevetto di Tizio, ma il tuo

brevetto è nullo perché non ha il requisito della validità.

A questo punto il giudice deve stabilire se quest’invenzione ha o meno il requisito della validità. Il

giudice nomina un consulente tecnico. La consulenza tecnica è un sub-procedimento che si svolge

davanti a un tecnico, alla fine del quale il tecnico deposita una relazione nella quale spiega al

giudice se questo brevetto è nullo o meno, se è valido e se è stato contraffatto o meno. Si tratta di

un meccanismo imperfetto innanzitutto perché la causa viene decisa dal consulente. C’è la Corte

di cassazione dice che se il giudice si adegua alla relazione del consulente tecnico è sufficiente

che approva. Se il giudice vuole giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle a cui giunge il

consulente tecnico, deve dire perché secondo lui il consulente tecnico ha sbagliato. Un principio di

questo genere è un invito ai giudici di adeguarsi, anzichè prendere le distanze e poi motivare.

Quindi il primo difetto enorme è che queste cause sono decise dal consulente tecnico d’ufficio non

dal giudice. Floridia aveva proposto di fare le sezioni miste di giudici e tecnici.

Il consulente per valutare la novità: il meccanismo giudiziario è basato sul principio dell’onere

della prova cioè chi impugna il brevetto deve dare lui la dimostrazione che quell’invenzione fa

parte dello stato della tecnica. Se non dà questa dimostrazione allora il brevetto è valido. Questa è

la presunzione di validità del brevetto: il brevetto è valido finchè chi lo impugna non abbia dato la

dimostrazione che è nullo perché l’invenzione appartiene allo stato della tecnica. Chi impugna il

brevetto per avere queste informazioni consulta le banche dati in cui sono memorizzati tutti i

brevetti anteriori ed è per questo che i brevetti vengono redatti con un titolo ed un riassunto perché

entrano nelle banche dati e sono per un certo senso prevedibili proprio attraverso il titolo ed il

riassunto quindi da un certo punto di vista è facile costruire lo stato della tecnica attraverso la

consultazione di tutti i brevetti che sono stati depositati. Oltre a questa ricerca che si chiama

tecnicamente ricerca delle anteriorità vi è poi la ricerca di qualsiasi altra anteriorità: può trattarsi

di un manuale, di un trattato, ma perfino della realizzazione pratica di quella invenzione all’interno

di qualsiasi impresa perché tutto è rilevante per dimostrare che quella invenzione apparteneva allo

stato della tecnica.

“3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di

brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi

effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito

anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al

pubblico anche in questa data o più tardi.”

Le domande sono innanzitutto quelle di brevetto nazionale, poi abbiamo due altre categorie di

domande: le domande di brevetto europeo e le domande di brevetto internazionali. Vi sono due

procedure di brevettazione centralizzata che servono per favorire la brevettazione della medesima

invenzione in più stati. Un’invenzione importante non viene brevettata solo per uno Stato, ma

viene brevettata per una molteplicità di Paesi. L’inventore può sempre presentare tante domande

di brevetto quanti sono gli Stati. Questa frammentazione delle procedure di brevettazione è una

cosa molto faticosa, molto scomoda e allora attraverso la Convenzione sul brevetto europeo e

anche la Convenzione PCT (Patent Cooperation Treaty) cioè il trattato di cooperazione

internazionale in materia di brevetti si è pensato di sperimentare questo meccanismo: si presenta

una domanda di brevetto presso l’ufficio europeo dei brevetti che ha sede a Monaco oppure

presso l’ufficio internazionale che ha sede a Ginevra e la procedura sbocca nella concessione del

titolo brevettuale. Questo titolo brevettuale in realtà non è un titolo sovranazionale, cioè queste due

procedure centralizzate danno luogo a tanti brevetti nazionali quanti sono i Paesi che vengono

indicati dall’inventore come Paese di protezione. Quindi la procedura è unitaria, ma i brevetti che

ne scaturiscono non sono unitari, ma sono brevetti nazionali. Quindi io presento una domanda di

brevetto presso l’ufficio e poi nella stessa domanda dico che voglio essere tutelato in Francia,

Germania e Giappone. Ecco che allora mi vengono concessi tre brevetti. Ciascuno di questi Paesi

che sono stati designati per la protezione, nazionalizzano il brevetto europeo cioè lo riconoscono

come brevetto nazionale per la qual cosa è sufficiente che l’inventore depositi presso gli uffici

nazionali la traduzione della domanda di brevetto europeo. Questo vale per il brevetto europeo e

anche per il brevetto internazionale, l’unica differenza è che il brevetto europeo riguarda gli stati

dell’UE più un paio di Stati, mentre il brevetto internazionale ha un’area di intervento più vasta.

Queste domande, nella misura in cui viene designata l’Italia, è chiaro che danno luogo al brevetto

italiano ed è per questo che la norma dice che è considerato compreso nello stato della tecnica il

contenuto di domande di brevetto europeo o internazionali designanti o aventi effetto per l’Italia.

Però le domande di brevetto non vengono rese note automaticamente al momento della loro

presentazione. Vi è cioè un intervallo di tempo di 18 mesi nel quale la domanda di brevetto rimane

segreta, quindi non viene resa nota. Negli altri Paesi più evoluti del nostro, la domanda di brevetto

viene resa nota mediante la pubblicazione in un bollettino. Nel nostro Paese, per l’incapacità di

pubblicare il bollettino, le domande di brevetto alla scadenza dei 18 mesi vengono messe a

disposizione del pubblico in una sala di consultazione presso l’ufficio italiano brevetti e marchi di

Roma. Quindi al 18^ mese si prende il fascicolo contenente la domanda di brevetto e lo si mette in

questo locale dove ciascuno può andare a consultare questi fascicoli. È evidente che l’invenzione

entra nello stato della tecnica soltanto dopo la pubblicazione oppure soltanto dopo che è stata resa

accessibile al pubblico.

“4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di

una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di

una nuova utilizzazione.” Questo comma ha un significato molto importante. Facciamo un es.

per capire. Il minoxidil è un farmaco antipertensivo, abbassa la pressione arteriosa. Si è osservato

che coloro che prendevano il minoxidil regolarmente come cura antipertensiva, sviluppavano un

effetto ipertricotico cioè gli crescevano peli e capelli. L’effetto si vedeva a lungo termine. Questo ha

comportato che un’impresa cosmetica ha utilizzato lo stesso principio attivo del minoxidil ed ha

fatto una lozione per capelli che ha funzionato nel 18% dei casi, che non è poco perché la calvizie

è una malattia incurabile. Questa impresa poteva presentare una domanda di brevetto sulla

lozione? Si poteva dire che il principio attivo faceva parte dello stato della tecnica e quindi

mancava la novità, invece la norma dice che in questo campo si può presentare domanda di

brevetto sulla lozione perché la lozione è diversa rispetto al farmaco antipertensivo. Non è il

principio attivo l’invenzione, ma è l’applicazione del principio attivo.

Questa norma è molto importante perché nel campo chimico-farmaceutico e biotecnologico capita

spesso che una sostanza riveli in tempi diversi proprietà che la rendono suscettibile di più

applicazioni industriali. Quindi non è l’appartenenza allo stato della tecnica della sostanza che

impedisce la brevettazione perché la brevettazione riguarda un’invenzione che è stata realizzata

sulla base di quella sostanza, ma attraverso una ricerca inventiva autonoma e indipendente. Detto

questo la norma è stata interpretata in una maniera duplice:

1) Una parte della dottrina che Floridia preferisce dice che ciascuna invenzione che viene

realizzata mediante l’utilizzazione della sostanza nota è un’invenzione autonoma e

indipendente quindi è oggetto di una protezione che nulla ha a che vedere con gli eventuali

brevetti sulle eventuali invenzioni che sono scaturite dalla medesima società. Quindi se il

farmaco antipertensivo minoxidil è brevettato e successivamente l’impresa cosmetica

brevetta la lozione per capelli il brevetto sulla lozione e il brevetto sul farmaco sono

completamente indipendenti secondo questa interpretazione.

2) L’interpretazione più restrittiva dice che i brevetti sono tutti e due validi però il

secondo,quello sulla lozione per capelli, non può essere attuato senza attuare il primo

brevetto. Allora il secondo brevetto, seppure valido, è dipendente rispetto al primo e quindi

il titolare del 2^ brevetto deve chiedere al titolare del 1^ brevetto deve chiedere il consenso

allo sfruttamento.


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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in giurisprudenza
SSD:
A.A.: 2010-2011

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Scienze giuridiche Prof.

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