Diritto industriale

SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

Art. 7 c.p.i.: possono essere registrati come marchio tutti i segni che siano atti a distinguere i

prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e siano altresì atti ad essere

rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di

determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Definisce le entità che in sé possono aspirare a protezione come marchio di impresa, fissa tre

requisiti base, la prima soglia di accesso alla materia e dopo aver dato la definizione contiene

l’elenco di tipi di segni che la legge ritiene registrabili come marchi. Il legislatore fa un elenco

esemplificativo, non tassativo (anche altri segni non compresi nell’elenco possono essere marchi,

basta che rispettino i requisiti).

I marchi devono essere:

-segni

-idonei/atti a distinguere il prodotto o servizio dell’impresa da quelli di altre imprese

-idonei/atti a essere rappresentati nel registro in cui sono raccolti i marchi registrati (in forma

digitale, consultabile online attraverso delle banche dati) in modo tale da consentire alle autorità

competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione

conferita al titolare.

Esigenza che tutti consultando il registro possano capire immediatamente che cosa è e non è

protetto.

1. Segno: entità in grado di trasmettere un significato a un soggetto che con essa entra in

contatto. Non sono considerati segni elementi strutturali del prodotto che il pubblico vede

soltanto come una parte, un aspetto, una caratteristica connaturata al prodotto e che non gli

trasmettono alcuna informazione ulteriore.

Significato di segno quasi meta giuridico: messaggio al soggetto che entra in contatto con quella

entità, secondo la regola base della comunicazione, dove ci sono determinati segni vettori di

messaggi, ad es. parole che formano una lingua.

Se il marchio deve svolgere una funzione di comunicazione oltre che di distinzione non avrebbe

senso proteggere un’entità inidonea a svolgere la funzione di comunicazione.

Ciò si traduce nel dire (Corte di giustizia Ue) che un elemento strutturale del prodotto (che

compone il prodotto, come la materia, l’aspetto della superficie,...) può essere visto dal pubblico

solo come una parte, un pezzo del prodotto senza trasmettere alcuna informazione ulteriore.

Questo non avviene sempre. Es. forma distintiva della bottiglia della Coca cola, forma della penna

Bic sono forme, elementi strutturali del prodotto ma per la loro originalità queste forme

trasmettono anche un significato, che la penna fatta così è della bic, che la bottiglia fatta così è

della Coca cola.

Ma se prendiamo gli elementi strutturali base essi non ci comunicano altro messaggio ulteriore, il

segno non è veicolo di messaggio sulla provenienza, sulle caratteristiche date dall’imprenditore al

prodotto (es. superficie banco).

Non è segno l’elemento strutturale che non comunica altro se non che è un pezzo del prodotto.

Se non è segno allora non può essere protetto, se è segno può essere protetto.

Ciò che è segno può essere protetto: tutto ciò che è possibile veicolo, vettore di messaggi, può

essere protetto.

Un imprenditore che riesce a elevare un’entità a veicolo di messaggi al consumatore può

proteggere tale segno come marchio. Ecco perché il novero dei tipi di marchio si amplia

costantemente. Può essere marchio una particolare caratteristica di superficie del prodotto, dei

particolari giochi di luce legati a un prodotto, il concept, il layout di un negozio può essere marchio

(es. layout negozi Apple), le interfacce grafiche, il layout delle pagine social,...

2. Attitudine a distinguere: idoneità del segno a svolgere una funzione distintiva, ossia a

comunicare al consumatore un messaggio relativo alla provenienza del prodotto o servizio da

una certa fonte oppure a loro caratteristiche.

A svolgere funzione distintiva. Tema delle funzioni del marchio: a cosa serve il marchio, perché la

legge lo tutela.

Tutela della funzione distintiva: storicamente base della tutela dei marchi, fino agli anni ’80 la

funzione distintiva era l’unica protetta, è funzione di identificare prodotto o servizio come

proveniente da un certo imprenditore, funzione base del marchio, di origine o di indicazione di

origine (imprenditoriale), il marchio contraddistingue il prodotto o servizio come proveniente,

originario di un’impresa, di un imprenditore.

Differenza con denominazioni d’origine e indicazioni di origine che indicano l’origine e la

provenienza geografica: i marchi indicano la provenienza dell’impresa.

Non è necessario che l’impresa sia conosciuta con nome e cognome. È sufficiente che il marchio

dica con certezza che quel prodotto proviene da una certa fonte imprenditoriale con proprie

caratteristiche, diversa dalla fonte imprenditoriale che hanno altri marchi. Questa funzione

permette al consumatore di fare scelta consapevole, sa che cosa acquista.

Seconda utilità della funzione distintiva è che è funzione utile a un livellamento del mercato verso

l’alto: se il consumatore è in grado di riconoscere la provenienza, se associa delle esperienze a un

prodotto e servizio, quando si trova a dover fare una scelta d’acquisto o dover consigliare un

prodotto o servizio, acquisterà o consiglierà il prodotto o servizio che ha soddisfatto le sue

aspettative e non quello che ha deluso le sue aspettative. Ciò fa sì che in un’ottica di lungo periodo

i consumatori premino gli imprenditori efficienti e facciano uscire dal mercato quelli non efficienti.

È quindi funzione che stimola la gara concorrenziale e verso il meglio, solo i migliori dovrebbero

restare sul mercato. Anche dal punto di vista dell’impresa, il fatto che i marchi rendano

riconoscibili prodotti e servizi secondo pregi e difetti è incentivo a investire nella qualità di

prodotti e servizi perché il pubblico riuscirà a collegare tale qualità all’impresa.

Attitudine a distinguere: esatta individuazione.

Inoltre: il segno deve essere idoneo a svolgere anche una funzione di comunicazione al pubblico

di messaggi di vario tipo, connessi, ad esempio, all’immagine, alla notorietà, allo stile, alla fascia

di mercato e al tipo di consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati, a determinati valori di

cui il segno diventa espressione con l’uso (funzione «attrattiva» o «pubblicitaria»).

Nella legislazione attuale i marchi si sono arricchiti di altre funzioni: funzione

attrattiva/pubblicitaria (suggestiva, di investimento,..). Utilizzo di un segno come veicolo di

messaggi al pubblico non solo sulla provenienza ma anche su una serie di altri elementi e valori.

Collegare un brand a una certa immagine, stile, filosofia, fascia di mercato, determinati valori. Il

riscontro di tutto questo è dato dal fatto che i marchi sono protetti anche in relazione agli

investimenti dell’imprenditore per caricarli di questi significati. Il marchio è protetto non solo in

relazione ai messaggi di tipo distintivo ma anche in relazione a tutti i messaggi che l’imprenditore

vuole comunicare al pubblico: la legge assicura che detti messaggi non vengano inquinati o che la

comunicazione non venga intralciata da attività di terzi.

Funzione distintiva: la legge tutela contro il rischio di confusione. Es. logo simile. È vietato creare

confusione con marchio altrui.

Funzione attrattiva/pubblicitaria: la legge tutela i marchi contro qualunque attività di terzi che

pregiudichi la forza distintiva del marchio, la forza di comunicazione di certi messaggi. La legge

vieta il pregiudizio alla forza attrattiva, al nome del marchio. Es. se uso un marchio di lusso per

prodotti sgradevoli (prodotti incompatibili per immagine di marca) io contamino quel marchio. È

forma di annacquamento del brand che la legge vieta. La legge vieta l’indebito vantaggio o

agganciamento parassitario, cioè di usare un brand simile a quello di altri per accreditarsi meglio e

con minor fatica sul mercato, ciò dà vantaggio concorrenziale indebito, immeritato.

Il marchio è un segno multifunzionale con una protezione che tutela, riserva in esclusiva al titolare

del marchio il suo utilizzo per comunicare i messaggi che l’imprenditore vuole comunicare, per

creare quell’immagine di marca e per assicurare all’imprenditore che terzi non potranno

agganciarsi alla sua notorietà o danneggiare l’efficacia della comunicazione attraverso la marca o

contaminare il messaggio che viene comunicato attraverso la marca.

3. Rappresentabilità nel registro: idoneità del segno a essere «fissato» in modo chiaro, stabile e

preciso.

Il registro è online. La ragione del requisito è un po’ diversa da quella dei primi due che riguardano

il rapporto marchio/consumatore, il tipo di comunicazione col marchio al pubblico. Questo è

requisito di tutela nei confronti delle autorità competenti e nei confronti del pubblico (non il

pubblico dei consumatori ma pubblico di altri operatori del settore).

Per rappresentare il segno nel registro si può utilizzare qualsiasi tecnologia idonea: ad esempio,

rappresentazioni grafiche, anche in un file digitale; file audio o video; raffigurazioni

tridimensionali.

Se voglio registrare il marchio e mi rivolgo all’ufficio e l’ufficio non si trova davanti a una

rappresentazione che gli consente di capirlo con chiarezza, esso non è in grado di fare valutazioni.

Se imprenditore vuole sapere se c’è marchio anteriore deve essere in grado di fare una

valutazione con cognizione di causa. Questo funziona se guardando il registro si capisce qual è il

segno. Stiamo parlando di segni non di idee. Tutela del marchio è tutela del segno.

Es. combinazione di colori in cui non è chiaro come i colori siano disposti.

Se registro una parola o una sigla in tutte le colorazioni possibili è chiaro, ma se deposito un

marchio in cui si dice marchio costituito dall’idea di combinare tre colori in qualunque modo

possibile, l’ufficio dice che non è marchio possibile, perché non in grado di capire che marchio si

vuole registrare.

Es. aspirapolvere Dyson: ciò che si voleva registrare come marchio era l’idea in sé di avere un

cestello trasparente per raccogliere la polvere, la corte ha detto che il volere registrare come

marchio l’idea generale di prodotto trasparente è idea astratta, indefinita, come fa un terzo che

vuole fare prodotti trasparenti sapere se lo può fare o meno?

Questo requisito vuol dire ch