Diritto Industriale - 2° Parziale

Vi sono due casi in cui la copia per uso privato è libera :

- Caso di una copia per uso personale dei lettori e fatta a mano o con mezzi di riproduzione “non idonea

a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico” (art.68.1 l.d.a)

- Caso di una copia realizzata, sempre per uso personale, ma tramite fotocopie di opere o copie di

fonogrammi o video grammi; in questo caso la copia è sempre libera, ma è previsto un compenso per il

titolare del diritto. (artt. 68, 71-sexies, 71-septies, 71-octies l.d.a). La legge prevede per questo caso il

c.d “sistema di prelievo alla fonte” cioè chi vende i supporti su cui vengono fissate dai privati queste

copie, o chi fornisce servizi di fotocopiatura deve scorporare da quello che guadagna una quota e deve

versarla a titolo di compenso per lo sfruttamento del diritto d’autore; non paga infatti direttamente il

privato perché sarebbe impossibile.

Va tenuta presente una distinzione tra corpus misticum e corpus mechanicum = il corpus misticum è l’opera

dell’ingegno (oggetto del diritto d’ autore), il corpus mechanicum è il supporto su cui l’ opera è fissata.

L’oggetto del diritto non è quindi il supporto materiale, ma è l’opera in quanto fissata nel supporto

materiale ed è quindi la creazione intellettuale, letteraria, artistica.

2. Diritto di distribuzione (art.17 l.d.a)

Questo diritto esclusivo consiste nel fatto che è riservata in esclusiva al titolare la messa in commercio o in

circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, dell’originale o degli esemplari dell’opera. La differenza

tra questo diritto e quello del diritto di riproduzione è che quello di riproduzione riguarda la realizzazione della

copia, mentre quello di distribuzione riguarda la vendita.

Normalmente le due cose vanno viste insieme, ma tecnicamente si tratta di due diritti distinti ed indipendenti.

Il principio di esaurimento del diritto d’autore in questo caso dice che una volta che l’esemplare dell’opera è

stata messo in commercio dal titolare del diritto d’autore o con il suo consenso a livello di unione europea

possono circolare liberamente.

Questo è il motivo per cui sul mercato dell’usato chi compra prodotti che originariamente erano stati messi in

commercio con il consenso del titolare, li può rivendere liberamente senza dover dare nulla a nessuno.

La logica è quella che il titolare realizza già il suo profitto derivante dall’esclusiva con la prima vendita

dell’opera protetta e non può quindi pretendere un sovraprofitto ingiustificato.

Questo principio dice infatti che il diritto esclusivo si esaurisce nel momento in cui l’esemplare viene messo in

commercio dal titolare o con il suo consenso.

Bisogna però fare alcune precisazione (che valgono anche per i brevetti e per i marchi) :

- L’espressione “esaurimento” rischia di essere fuorviante perché non vuol dire che viene meno il diritto

d’autore ma viene meno la possibilità del titolare di opporsi alla rivendita dei singoli specifici esemplari

messi da lui in commercio o con il suo consenso.

- Nel campo del diritto d’autore questa regola dell’esaurimento vale solo per il diritto di distribuzione,

perché solo per questo diritto l’oggetto è la vendita dell’esemplare dell’opera.

- Altra regola è che l’esaurimento opera non solo per gli esemplari messi in commercio in Italia, ma

anche e solo per gli esemplari messi in commercio nell’intero territorio dell’unione europea.

Non opera quindi per esemplari messi in commercio al di fuori dell’UE. Si dice che sono ammessi

l’esaurimento nazionale e comunitario mente non opera l’esaurimento internazionale.

- Infine se ci sono ”motivi legittimi” di qualunque tipo l’esaurimento non opera : tipicamente è quando

l’opera viene modificata, alterato o viene venduta in un contesto on in un canale svilente. 28

3. Diritto di noleggio e di prestito (art. 18bis, l.d.a) – caso della vendita online.

Il noleggio è una sorta di affitto o locazione dell’opera ; è la concessione in uso delle opere per un tempo

limitato al fine di ottenere un beneficio economico o commerciale. Quindi non si vende il supporto e non se ne

diventa proprietario, ma se ne concede l’utilizzazione per un certo periodo.

Il prestito invece è assimilabile al comodato; è la concessione in uno delle opere per un tempo limitato senza

finalità di benefici economici o commerciali. Per evitare un’estensione eccessiva del diritto d’autore l’art.

18bis,2 l.da specifica che il diritto di prestito non riguarda i prestiti tra privati, ma riguarda esclusivamente il

prestito fatto da istituzioni aperte al pubblico.

Sono liberi anche, secondo l’art. 69 l.d.a, alcuni prestiti effettuati da biblioteche dello Stato e enti pubblici con

esclusive finalità di promozione culturale di studio personale.

La differenza non è solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la tutela.

Nel caso del noleggio si ha una tutla a tutto campo perché vi è un ritorno economico, nel caso di un prestito che

è invece gratuito o ad un prezzo inferiore la concessione in uso è riservata al titolare n termini molto ristretti.

4. Diritto di rappresentazione, di esecuzione e di recitazione (art. 15 l.d.a)

Consiste nelle rappresentazioni dell’opera ad un pubblico presente. L’opera viene mostrata ad un pubblico

riunito e presente nel punto in cui l’opera viene comunicata.

La legge indica questi 3 concetti :



- Rappresentazione quando vi è un’azione scenica con degli artisti (es. opera rappresentata a teatro,

danza) 

- Esecuzione quando vi è un’esecuzione musicale ma senza azione scenica. (es. concerto)



- Recitazione quando vi è una dizione dell’opera senza azione scenica (es. lettura in pubblico di poesi

o di pagine di un romanzo)

La rappresentazione, l’esecuzione e la recitazione possono avvenire dal vivo oppure con la proiezione o

l’ascolto di una traccia audio registrata (es. proiezione di un film, ascolto di un disco in un bar); in entrambi i

casi il pubblico si trova nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione.

Tutte queste attività sono riservate al titolare solo se avvengono in pubblico (differenza dal diritto di

riproduzione che copre anche attività svolte in ambito privato).

La legge stabili poi all’art. 15.2 l.d.a che non avvengono in pubblico se hanno luogo “nella cerchia ordinaria

della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero” e non hanno scopo di lucro.

Secondo l’art. 15.3 l.d.a, aggiunto dal decreto legge n. 91/2013, convertito dalla legge n. 112/2013 – Inoltre non

è considerata pubblica “la recitazione di opere letterario effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei

archivi e biblioteche pubbliche ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse”.

La legge prevedere poi all’art. 15bis l.d.a, un compenso ridotto per gli autori “quando l’esecuzione,

rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza,

formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre

che non vengano effettuate a scopo di lucro”

5. Diritto di comunicazione a un pubblico distante (art. 16 l.d.a)

Questo diritto fa riferimento ad un pubblico che non si trova nel posto dove avviene la comunicazione ma che

riceve la comunicazione in modo diverso.

La comunicazione dell’opera avviene a un pubblico distante “su filo o senza filo”.

Il pubblico in questo caso non è presente nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione. 29

Questa comunicazione deve avvenire attraverso uno dei mezzi comunicazione a distanza, quali radio e

televisione, comunicazione via satellite e ritrasmissione via cavo.

Ogni forma di messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal

luogo e nel momento scelto individualmente”. (comunicazione interattiva).

Il diritto del titolare copre quindi solo la comunicazione effettuata al pubblico e non quella effettuata in ambito

privato.

La legge stabilisce che questo diritto è valido anche per la diffusione dell’opera attraverso internet verso un

pubblico, ossia verso un numero indeterminato di fruitori potenziali.

Si dice che questo diritto non si spinge fino ad intromettersi nella sfera privata delle persone, quindi è

consentita la comunicazione dell’opera tra privati, ossia tra persone legate da rapporti personali, quando non

sia consentito l’accesso all’opera da parte dei terzi.

6. Diritto di elaborazione (art.18 l.d.a) – qui ci si collega con il concetto della protezione delle opere elaborate.

Questo diritto afferma che l’opera elaborata si ha in tutti i casi in cui un soggetto prende un’opera frutto

dell’ingegno di un altro soggetto e la elabora per creare una nuova opera dell’ingegno.

La legge deve mettere d'accordo il titolare dell'opera originaria e il soggetto che ha elaborato e creato la

nuova opera. Entrambi hanno fatto qualcosa di creativo ma gli elementi di creatività della prima opera si

ritrovano anche nella seconda, la legge stabilisce però che bisogna riconoscere come opera dell'ingegno

proteggibile anche la seconda opera però non ci si può dimenticare che la seconda opera contiene elementi

della prima per questo l’autore della seconda opera deve pagare un compenso all’autore della prima.

Anche le opere elaborate sono opere dell’ingegno che vanno protette. L’autore delle elaborazioni è

l’elaboratore e la sua esclusività riguarda gli elementi creativi che lui ha creato, però sono salvi dei diritti

sull’opera originaria.

Il diritto esclusivo di elaborare l’opera vale su tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione

dell’opera previste dall’art. 4 l.d.a. (elaborazioni creative).

Il titolare ha anche il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione e ha il diritto esclusivo di

tradurla.

Ci si chiede però se il titolare possa vietare solo l’utilizzo economico dell’opera elaborata o può vietare

anche la creazione in sé dell’opera. ? :

Questa domanda è interessante per quanto riguarda il software che spesso nasce come elaborazione di un

software precedente coperto da diritto d’autore.

Normalmente prevale la dottrina per cui vi è libera l'attività di creazione per le opere d’arte pura mentre

per le opere utili prevale la dottrina per cui la realizzazione dell'opera elaborata può essere vietata.

In ogni caso sugli elementi creativi della prima opera che restano anche nella seconda opera su questi

elementi resta comunque la tutela del creatore originale. 30

Durata del diritto patrimoniale d’autore

La legge stabilisce all’art. 25 l.d.a che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita

dell’autore e sino al termine del 70esimo anno solare dopo la sua morte.

Questo termine, invece, non ha molto senso per le opere utili dato che si parla di innovazioni tecniche, perché

un monopolio così lungo non è giustificato; inoltre non ha senso neanche in un’ottica di mercato perhè queste

opere hanno una vita utile molto corta.

Per quanto riguarda invece le opere in comunione (semplici o composte), la durata, i 70 anni dei diritti spettanti

ai coautori “si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo”.

Invece per le opere collettive ci sono delle regole diverse :

- La durata dei diritti sui singoli contributi si determina sulla vita di ciascun autore.

- La durata dei diritti sulla raccolta invece come durano 70 anni a partire dalla prima pubblicazione.

Libere utilizzazioni del diritto d’autore

Queste sono le ipotesi in cui il titolare del diritto d’autore non può far valere l’esclusiva per vietare l’utilizzo

dell’opera da parte dei terzi, perché questi hanno degli interessi prevalenti.

Le libere utilizzazioni possono essere al 100%, cioè che vi è libera utilizzazione dell’opera, oppure possono

esserci dei casi in cui per l’utilizzo dell’opera è richiesto un compenso per il titolare del diritto d’autore.

Quando si parla di utilizzazioni si parla di :

- Riproduzione per uso personale (copia privata), deve essere per un uso esclusivamente privato e in

questo caso si può eliminare del tutto il diritto d’autore, o in altri casi la copia è libera ma bisogna

pagare un compenso al titolare. - (art. 68, 71 – sexies, 71 – septies e 71- octies l.d.a)

- Utilizzo dell’opera per finalità di informazione e di cronaca : le ipotesi sono

 Riproduzione o comunicazione di articoli di attualità e di materiali dello stesso

carattere. (art. 65.1 l.d.a)

 Riproduzione o comunicazione di opere o materiali utilizzati in occasione di

avvenimenti di attualità (art. 65.2 l.d.a)

 Riproduzione o comunicazione di discorsi tenuti in pubblico su argomenti di interesse

politico o amministratuvo e di estratti di conferenze aperte al pubblico. (art. 66 l.d.a)

- Utilizzo dell’opera per finalità di pubblica utilità e di solidarietà le ipotesi sono

 Riproduzione dell’opera a fini di pubblica sicurezza. (art. 67 l.d.a)

 Riproduzione o comunicazione dell’opera per uso personale a beneficio di portatori di

handicap. (art. 71bis l.d.a)

 Riproduzione di emissioni radiotelevisive da parte di ospedali pubblici e di istituti di

prevenienza e pena, con equo compenso per il titolare del diritto. (art. 71 quater l.d.a)

- Utilizzo dell’opera per finalità di promozione culturale, di diffusione dell’opera, di ricerca, di studio :

 Presetito, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione di opere presenti in

bibliotece pubbliche o enti analoghi. (artt. 69 e 71 ter l.d.a)

 Riassunto, citazioni o riproduzione di brani o parti di opere e loro comunicazione al

pubblico per fini di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica (art.

70 l.d.a)

 Esecuzione di opere musicali da parte delle bande e delle fanfare dei corpi armati dello

stato. (art. 71 l.d.a) 31

La legge stabilisce a favore del titolare di un diritto d’autore la possibilità di apporre misure tecnologiche che

limitino o impediscano la copia dell’opera. Si parla di :

Misure tecnologiche efficaci per impedire o limitare atti relativi all’opera protetta.

- (art. 102 quater l.d.a)

- Misure anti-accesso e misure anti-copia.

- Informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102 quinquies l.d.a) : che permette l’identificazione

dell’opera e del titolare, e delle informazioni circa i termini e le condizioni d’uso dell’opera.

- Divieto di rimuovere, eludere o aggirare le misure tecnologiche di protezione

Queste misure portano ad alcune riflessioni e timori di un’eccessiva protezione del titolare al problema del

rapporto con le libere utilizzazioni.

Diritto Morali

Contenuto del diritto d’autore -

I diritti morali sono diritti della personalità, quindi sono diritti che concernano la tutela della personalità

dell’autore, della sua identità personale, del suo onere e reputazione, della sua stima e apprezzamento da

parte del pubblico.

(Caso : prima causa è stata una sentenza della corte di cassazione di metà anni 80, dove era venuto in rilievo

questo diritto perché era stato attribuito ad un noto medico l’opinione secondo cui quel medico non sarebbe

stato contrario al fumo di sigarette leggere, mentre in realtà lui era contrarissimo al fumo di qualunque

sigaretta. Ha quindi fatto causa per dire che era stata lesa la sua personalità perché gli era stata attribuita

un’opinione che non corrispondeva alla sua).

Questa categoria di diritti morali segna un punto di frattura tra i diritti degli stati europei e il diritto

statunitensi.

Questi diritti sono inalienabili e non rinunciabili (art. 22.1 l.d.a), non hanno limiti di tempo e dopo la morte

dell’autore possono essere fatti valere dal coniuge, dai figli e da altri congiunti (art. 23.1 l.d.a) , la legge dice

appunto che “possono essere fatti valore” che significa che possono essere esercitati, ma questi eredi non

diventano titolari del diritto morale, ma esercitano il diritto.

Vi è un’eccezione del diritto al ritiro dell’opera dal commercio che può essere fatta valore solo dall’autore, non

dagli eredi. (art, 141 l.d.a)- La logica di questo è che l’autore può decidere di ritirare l’opera dal commercio ma

se lui muore senza averla ritirata vuol dire che voleva che la sua opera continuasse a circolare.

Vediamo adesso i singoli diritti morali :

1. Diritto alla paternità dell’opera (art. 20.1 l.d.a) : è il diritto di essere riconosciuto come autore

dell’opera e di vietare a terzi di attribuire a sé o ad altri questa paternità o comunque disconoscerla.

Questo diritto si traduce nella possibilità di :

 Il diritto dell’autore di vedere il suo nome figurato sugli esemplari dell’opera o in

occasione del suo utilizzo, dipende dalle c.d “forme d’uso”, cioè quando per quel tipo

di opera è prassi che sia indicato nome dell’autore oppure no.

(es. un romanzo è normale che vi sia il nome dell’autore in copertina, ma per esempio

le sculture dell’industrial design non è usuale che sia presente il nome dell’autore.

 Il diritto di non vedersi attribuita la paternità di opere altrui (per alcuni non rientra

propriamente tra i diritti morali d’autore) – il diritto di vietare le false attribuzioni, cioè

che qualcuno attribuisco ad un soggetto la paternità di un’opera non sua. 32

2. Diritto all’integrità dell’opera (art. 20.1 l.d.a) : è il diritto dell’autore di opporsi a qualsiasi

deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa che possano

essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Per “atti a danno” si intendono le attività in cui l’opera non se non viene modificata ma viene

presentata al pubblico con modalità o in un contesto pregiudizievole per la reputazione e l’onore

dell’autore.

Casi reali :

- Cassette con canzoni che erano state messe come regalo nei fustini del detersivo, l’autore aveva fatto

causa perché diceva che per lui l’opera era importante e invece associata ai detersi pregiudicava la sua

reputazione.

- Rappresentazione di un’opera in modo da snaturarne il significato.

- Il problema delle interruzioni pubblicitarie dei film.

Gli “atti a danno” devo essere forme di utilizzo dell’opera, non la formulazione di giudizi critici.

Riassumendo il caso è quello di pregiudizio all’onore o alla reputazione, cioè che l’opera viene utilizzata

in un modo da falsarne il significato e trasmette al pubblico un significato diverso da quello che voleva

comunicare l’autore, il pubblico è così indotto a formarsi un’opinione distorta.

Caso : distruzione dell’originale o dell’esemplare unico dell’opera.

Il proprietario di un quadro che aveva in casa l’aveva bruciato perché convinto che quel quadro

portasse sfortuna alla sua famiglia, l’autore gli fa causa e lui si giustifica dicendo che portava sfiga.

Ci sono state posizioni che dicevano che non si poteva fare, che solo l’autore lo può fare e ci sono state

altre posizioni secondo cui il distruggere l’esemplare dell’opera si potrebbe fare.

3. Diritto di ritiro dell’opera dal commercio (art. 142 e 143 l.d.a) :

Nel caso in cui l’opera sia già in circolazione l’autore ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio se

ricorrono gravi ragioni morali; deve però indennizzare chi ha già acquistato i diritti di utilizzazione

dell’opera.

Sussistono gravi ragioni morali se la circolazione dell’opera diventa pregiudizievole per la personalità

dell’autore, (anche solo per un mutamento delle convinzioni dell’autore)

Si è posta poi una situazione particolare, in un momento intermedio in cui l’autore ha già autorizzato la

circolazione dell’opera ma l’opera non ha ancora avuto diffusione, quindi è ancora inedita; in questo

caso il titolare ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio, impedendone così la prima pubblicazione.

Su questa situazione ci sono due posizioni (142 l.d.a) :

o Chi dice che non servono le gravi ragioni morali per ritirare l’opera

o Chi invece dice che anche per questa ipotesi valgono le stesse regole, e quindi ci vogliono le

gravi ragioni morali. 33

Violazione dei diritti d’autore

La legge dice che si ha un’attività di contraffazione (plagio) quando un terzo compie un’attività, senza il

consenso del titolare, che rientra nella sfera di esclusiva del titolare stesso.

(tecnicamente “plagio” è la violazione del diritto morale di paternità ; mentre la “contraffazione” è la violazione

dei diritti di utilizzo economico).

I casi di attività vietata (contraffazione) sono :

- Copia o ripresa integrale dell’opera o di una sua parte creativa.

- Realizzazione di un’opera che presenta differenze rispetto all’opera originale, ma nella quale i tratti

essenziali dell’opera originale rimangono riconoscibili nell’opera successiva; in questo caso quando

bisogna valutare se c’è o no contraffazione si utilizza il criterio della riconoscibilità (affermato dalla

corte di cassazione); viceversa se il terzo si limita a prendere spunto e ispirazione dall’opera ma poi

realizza un’opera autonoma, che non incorpora elementi creativi dell’originale, non c’è contraffazione.

Casi concreti

1. È stata negata la contraffazione di una guida turistica illustrata con disegni da parte di un’altra

guida che, pur presentando una “certa coincidenza tra i disegni”, aveva una diversa composizione e

impaginazione e una diversa forma di rappresentazione dei disegni (bidimensionale e in bianco e

nero, anziché tridimensionale e a colori) – [secondo la Corte di Cassazione, 27 ottobre 2005, n.

20925 ]

2. È stata affermata la contraffazione in un caso in cui il ritornello di una canzone era “pressoché

identico” al ritornello di una canzone precedente (erano riprodotte 33 note su 40), anche se vi

erano differenze nel ritmo – [secondo la Corte di Cassazione. 15 giugno 2012, n. 9854]

3. È stata negata la violazione di diritti d’autore (che però era stata affermata nel primo grado di

giudizio dal tribunale di Roma) in un caso in cui il titolo e i versi iniziali di una canzone (“prendi

questa mano zingara”) erano stati utilizzati in una canzone per il resto diversa – [secondo la Corte

di Cassazione, 19 febbraio 2015, n. 3340]

4. È stata esclusa la violazione dei diritti d’autore su sculture che un altro artista aveva “rivisitato”,

trasformandole “in senso sia materiale che concettuale” (si trattava di figure femminili allungate e

sottili, per dare l’idea della fame, della guerra e dei patimenti di Alberto Giacometti, che erano

state reinterpretate e vestite con abiti e accessori di moda da John Baldessari) – [secondo il

Tribunale di Milano, ord. 13 luglio 2011]

5. È stata ritenuta lecita la parodia di un’opera altrui, quando la parodia muta il senso dell’opera

parodiata e ne costituisce un “rovesciamento concettuale” (escluso perciò che, sotto il profilo del

diritto d’autore, costituisse una violazione dei diritti sulla guida gastronomica “Gambero Rosso” la

diffusione di una guida dal titolo “il Gambero Rozzo” – [secondo il tribunale di Roma, ord. 23 giugno

2008]

6. Caso di due quadri : quadro di arte astratta dipinto nel 1962 da Emilio Vedova e quadro dipinto nel

2004 da Pierluigi De Lutti – caso molto discusso dal Tribunale di Milano e dalla Corte d’appello di

Milano che hanno detto che l’idea in se di fare il quadro con queste macchie di colore non è

proteggibile perché tipico delle arti astratte e chiunque può farlo.

I giudici però nello specifico per questi due quadri hanno detto che mettendoli a confronto la forma

delle macchie, la loro posizione e il loro colore è molto simile, e nella seconda opera continua ad

essere riconoscibile la prima, quindi è stata confermata la violazione di diritti d’autore. 34

Tutela del software

Le ragioni per cui il software è finito nel diritto d’autore hanno portato ad un assetto delle norme di legge

che è poi rimasto.

I software sono creazioni dell'ingegno umano che meritano protezione medianti i brevetti, negli scorsi anni

però da un lato la materia sembrava molto nuova dalle invenzioni tradizionalmente brevettate (campo

meccanico) e al tempo stesso c'era il timore che gli uffici preposti al rilascio dei brevetti non avessero

competenze necessarie per tale lavoro.

C'è stata poi un'altra influenza molto forte in quegli anni erano prevalsi i produttori di hardware che

temevano che un'esclusiva sul software potesse intralciare le vendite di macchine hardware mentre se è

tutto libero anche loro avrebbero potuto muoversi liberamente. Questa pressione dei produttori di

hardware ha portato a far sì che nelle legislazioni brevettuali dagli anni 70 in poi si è avuto il divieto di

brevettazione del software.

Lo scenario però è cambiato, sia da un punto di vista di sviluppo tecnologico che ha reso evidente quanto

queste innovazioni fossero utili e meritevoli di tutela, lo stesso legislatore si è reso conto che questo era un

settore che aveva bisogno di innovazione e gli stessi produttori di software hanno aumentato il loro potere

e sono riusciti ad imporre la loro idea.

Nel momento in cui è maturata la convinzione che anche il software dovesse essere protetto c'erano norme

e convenzioni internazionali che dicevano che il software non poteva essere protetto, così per non rifare

l'assetto esistente si ha lasciato il divieto di brevettazione per cercare un'altra forma di tutela, il diritto

d'autore.

A partire dagli anni 90 si sono aggiunti nei vari set di norme delle previsioni aggiuntive nella tutela di queste

creazioni. Ci sono certe innovazioni nel campo del software che sfuggono al divieto e possono essere

protette mediante il diritto dei brevetti.

Un vantaggio all’ottenimento del diritto d’autore rispetto al brevetto è che il diritto d’autore non prevede

formalità costitutive, quindi per proteggere un software con diritto d’autore non devo andare presso

l’ufficio e registrarlo, basta la creazione. Anche per quanto riguarda l’accesso alla tutela la soglia è

abbastanza facile in quanto non è richiesta l’originalità e il livello inventivo dei brevetti ma è sufficiente che

vi sia creatività. Anche la durata è maggiore perché i brevetti durano 20 anni mentre il diritto d’autore dura

70 anni dopo la morte dell’autore. (la durata non è molto rilevante perché in se la vita utile di un software

non è poi così lunga).

Un problema che invece si è posto per il diritto d’autore rispetto ai brevetti è che il brevetto tutela l’idea

inventiva, mentre nel diritto d’autore si protegge il contenuto, quindi vi è il problema di se qualcuno

riprende l’idea di funzionamento del programma ma cambia l’espressione del programma, c’è violazione o

no? Vedremo che il legislatore cerca di ovviare a questo problema stabilendo delle regole precise.

Il quadro normativo, le fonti di legge attuali in materia di software :

- Artt. 1.2, 2 n. 8, 12-bis, 64-bis, 64-ter e 64-quater l.d.a.

- Direttiva CE n. 2009/24 del 23 aprile 2009 (in precedenza la prima Direttiva CEE n. 91/250 del 14

maggio 1991 – nascita del diritto europeo d’autore sul software)

- Art. 10.1 Accordo TRIPs (tutela del software)

- Art. 4 WIPO Copyright Treaty (settore specifico della copia del diritto d’autore) 35

- Oggetto della protezione

Il concetto base è che il software (programmi per elaboratore) è un insieme di istruzioni che fanno eseguire

una certa operazione a un elaboratore.

La Direttiva CE precisa che sono “programmi per elaboratore” i programmi “in qualsiasi forma, compresi quelli

incorporati nell’hardware”; possono essere protetti anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un

programma, ma solo se sono di natura tale “da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in

una fase successiva”.

L’art. 1.2 l.d.a dice che i programmi per elaboratori sono considerati e vengono protette come opere

letterarie e rientrano per questo motivo nel novero delle opere letterarie e artistiche. Vi è quindi

un’assimilazione del software alle opere letterarie.

Quindi si può dire che :

- Idee, funzioni, principi del programma non sono protetti dal diritto d’autore, perché il diritto

d’autore non tutela le idee, quindi non si tutela la prima fase dalla progettazione.

(es. la stessa Corte di Giustizia nel caso SAS Instituite del 2010 ha detto che la funzionalità di un

programma per elaboratore non è proteggibile con il diritto d’autore).

- Algoritmi matematici del programma e diagrammi che, con livello di dettaglio crescente nel corso

dell’elaborazione del programma, indicano come le varie parti del programma svolgono le loro

funzioni e interagiscono tra loro (c.d flowcharts) : secondo la posizione prevalente non possono

essere protetti dal diritto d’autore, perché non si è ancora arrivati a un livello di progettazione da

consentire la protezione. (secondo il tribunale di Bologna del 2006)

Dunque è protetto il programma per elaboratore compiutamente realizzato, espresso in qualsiasi forma, e i

lavori preparatori quando abbiano raggiunto una sufficiente compiutezza tale per cui è immediato il passo

successivo della realizzazione del programma.

Il legislatore poi stabilisce che sono forme di espressione del programma per elaboratore, protette con il

diritto d’autore, sia il codice sorgente (programma espresso in un linguaggio di programmazione

comprensibile all’uomo), sia il codice oggetto (linguaggio macchina; programma espresso nella forma

leggibili ed eseguibile dall’elaboratore) – C’è violazione del diritto d’autore sia se si copia il linguaggio

macchina sia il codice sorgente.

Vi è poi il problema dell’interfaccia utente grafica che non è una forma di espressione del programma, ma

solo un mezzo con cui l’utente sfrutta le funzionalità del programma (cioè tutte quelle icone, quei comandi

che si trovano tipicamente sugli schermi dei computer che ci permettono di far funzionare la macchina).

Tuttavia la corte di Giustizia ha detto che l’interfaccia può essere protetta in base alla disciplina generale del

diritto d’autore purché sia una “creazione intellettuale” del suo autore.

Gli stessi principi valgono per il linguaggio di programmazione e per il formato dei file utilizzati nell’ambito

del programma per sfruttare le sue funzioni: La corte di Giustizia infatti dice che non sono forme di

espressione del programma proteggibili con le norme speciali, ma possono essere tutelati in base alle

norme generali di diritto d’autore se costituiscono una creazione intellettuale del loro autore.

Il problema per quanto riguarda il software è sempre quello che il diritto d’autore protegge la forma

espressiva e non l’idea.

Da un lato il diritto d’autore non prevede la protezione della generale idea di funzionamento del

programma e dall’altro lato abbiamo che il diritto d’autore protegge il modo in cui il programma è espresso

[forma esterna], in mezzo abbiamo la struttura e l’organizzazione delle varie parti del programma [forma

interna]; dove ci si chiede se è protetta o no : 36

Ci sono diverse tre diverse posizioni :

1. Chi sostiene che sono protetti solo il codice sorgente e il codice oggetto (forma esterna) e non è

protetta la struttura (forma interna)

2. Chi sostiene che anche la struttura interna potrebbe essere protetta, ma solo ove influisca sulla

forma esterna o sia così dettagliata da consentire di passare senza difficolta alla stesura del codice

sorgente, quindi se la struttura è così dettagliata che si identifica e permette di passare subito al

codice sorgente allora ci potrebbe essere una tutela anche per la forma interna.

3. Chi sostiene che la struttura interna è protetta, a meno che non sia necessaria per raggiungere un

certo risultato tecnico.

- Requisiti di protezione e fatto costitutivo della tutela

Analizziamo adesso le caratteristiche che l’opera deve avere per essere protetta :

 Originalità (carattere creativo) : L’art. 1.3 della Direttiva CE dice che il programma per elaboratore è

originale “se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore”, cioè se vi è un apporto

personale della creatività dell’autore stesso.

La Direttiva poi precisa che non sono presi in considerazione altri criteri, in particolare non si

devono valutare “i meriti qualitativi o estetici del programma” ; questo segna proprio la differenza

con il diritto di brevetti, non si fa una valutazione di meritevolezza, non si guarda la qualità

dell’opera ma basta che sia frutto del suo autore.

Non ci sono formalità costitutive, la semplice creazione del programma costituisce il diritto

esclusivo.

- Titolarità dei diritti di utilizzazione economica

Di regola il diritto esclusivo spetta a chi ha creato il programma, va però tenuto conto che in base all’art.

12-bis l.d.a ; salvo patto contrario il datore di lavoro è sempre titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione

economica del programma creato da un lavoratore dipendente ”nell’esecuzione delle sue mansioni o su

istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Vediamo adesso i singoli diritti esclusivi del titolare di un software :

1. Diritto di riproduzione - previsto dall’ art. 64-bis, lettera A, l.d.a : afferma che è riservata al titolare la

riproduzione del programma

- in qualunque forma : perché il software può essere espresso in diverse forme, come linguaggio

programmatore o codice macchina, e tutti i modi di riproduzione sono riservati al titolare.

- con qualunque mezzo : sia il programma che sia copiato su un supporto fisico o nella memoria di un

computer.

- totale o parziale : è vietata la copia dell’ingegno non solo intesa come copia integrale ma anche la

copia di singole parti. Come nella regola generale è vietato copiare parti in sé creative.

- permanente o temporanea : la copia è vietata anche se temporanea: questa regola è stata inserita

per il software e poi nel diritto d’autore. (vedi art. 68 – bis : che dice che se si tratta di copie

temporanee senza rilievo economico che servono per permettere una circolazione legittima) 37

Il diritto di riproduzione prevede che sono soggetto ad autorizzazione del titolare anche tutte le operazioni

di caricamento / visualizzazione / esecuzione / trasmissione o memorizzazione se implicano che per fare

queste operazioni si crei una copia del programma.

2. Diritto di elaborazione – previsto dall’art. 64- bis, lettera B, l.d.a : La norma generale dice che un’opera

elaborata, che parte da un’opera anteriore e che incorpora suoi elementi creativi, è vincolata, perché per

sfruttarla ci vuole il consenso del titolare del diritto anteriore; la stessa cosa vale per il software solo che il

legislatore per spiegare cosa si intende per diritto di elaborazione ha fatto delle esemplificazioni calibrate

sulla realtà de software.

Ha così detto nell’art. che rientrano nelle facoltà esclusive del titolare (per quanto riguarda

specificatamente il software) attività di questo tipo :

- Traduzione : significa trasformare il linguaggio di programmazione del software in un altro.

- Adattamento : quando si cambia un programma esistente per farlo girare in un altro sistema

operativo. (es. prendo un programma scritto per un Mac e lo elaboro in modo che possa girare su

Windows) – oppure si può parlare di miglioramento / ampliamento del programma / correzione

con l’eliminazione di bug, ci sono però dei casi in cui è concessa questa elaborazione per correzione

di errori.

- Trasformazione :

- Ogni altra forma di modificazione :

- Riproduzione dell’opera risultata dalla elaborazione : non è possibile mettere in commercio il

risultato di copie frutto dell’elaborazione.

In caso di elaborazioni creative non vi è “pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma”.

Chi ha realizzato l'elaborazione creativa ha su di essa un diritto d'autore ma deve chiedere il consenso del

titolare dell'opera sottoposta ad elaborazione.

Per quanto riguarda il campo del software si ritiene che occorre il consenso del titolare dell'opera

sottoposta a elaborazione non solo per l'utilizzazione del programma elaborato, ma, prima ancora, per la

creazione di questo programma.

Questo perché non si parla di campo morale in cui ci può essere appagamento dalla solo creazione, non era

così nel campo delle normali opere creative.

Ci sono varie ipotesi nel capo dell’elaborazione :

- Elaborazioni non creative : consistono nei semplici ritocchi, modifiche banali e corrispondono al



plagio – contraffazione dell’opera base. questa elaborazione non da quindi nessun diritto a chi

l’ha fatto ma è punibile.

- Elaborazioni creative :su questa elaborazioni si possono ottenere i diritti sull’elaborazione di chi

l’ha realizzata, ma è necessario il consenso del titolare dell’opera di base. (altrimenti si ha

comunque violazione dei suoi diritti)

- Elaborazioni talmente creative da dare vita ad un’opera del tutto nuova : in questo caso vi sono

solo i diritti di chi ha realizzato l’elaborazione, senza violazione dei diritti dell’autore della prima

opera e senza necessità di un suo consenso; perché quest’opera è diventata una cosa nuova a sé

stante. 38

3. Diritto di distribuzione – previsto dall’art. 64-bis, lettera C, l.d.a : questa norma riserva al titolare

qualunque forma di distribuzione al pubblico del programma originale o di sue copie; gli riserva in

particolare la vendita e la locazione del programma.

Caso UsedSoft : Questa causa nasceva proprio da questo problema: una sociaetà titolare (Oracol) di un

diritto d’autore su un software distribuiva agli utenti il software attraverso un dowload da internet ,

l’utente scaricava la copia da internet e riceveva poi una chiave per accedere e utilizzare la copia del

programma sul suo computer. La società UsedSoft però acquistava dagli utenti che non avevano più

bisogno del programma le chiavi di accesso e le rivendeva (era una sorta di mercato dell’usato di questo

software). Se si fosse trattato di sfotware distribuito i i fisici supporti non ci sarebbero stati problemi perchè

con la nozione di esaurimento se il titolare vende un CD con il sotware chi lo compra è poi libero di

rivenderlo (non lo può copiare o elaborare). In questo caso si tratta però di dowload da internet e in più il

contratto che l’utente concludeva online quando acquistava e scarica il programma era formalmente

qualificato come “licenza di software”.

La Oracol allora fa causa a questo rivenditore di software usato dice che :

- non ci può essere esaurimento nel caso della distribuzione fatta con dowload da internet

- loro non vendono ma danno in licenza, quindi la licenza non è una vendita quindi non comporta

esaurimento.

La Corte di Giustizia si è trovata a risovere questo problema, e risponde inizialmente fornendo una

definizione di :

- Vendita : è un contratto con cui viene trasferito il diritto di proprietà su una copia del programma.

Viene quindi ceduta la proprietà dell’esemplare (del supporto), ma non vengono ovviamente ceduti

i diritti d’autore sul programma.

Si può avere una vendita non solo quando la copia del programma è fissata su un supporto

tangibile come CD-ROM o un DVD, ma anche quando la copia viene scaricata mediante dowload da

un sito internet. Come ha stabilito la Corte Giust. UE, 3 luglio 2012, causa C-128/11, caso UsedSoft,

punti 35 ss.

- Locazione / Licenza : è un contratto con cui si mette a disposizione di un terzo, per l’utilizzazione

per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso

(considerando 12 della Direttiva) che alla scadenza devo però restituire.

La Corte di Giustizia dice che in realtà per dare una qualificazione a questi contratti con cui circola il

software in termini di vendita o locazione è irrilevante come le parti hanno chiamato il contratto, perchè

spetta al giudice definirlo valutandone la sostanza. In questo caso la Corte di Giustizia dice che hanno se la

sociaetà l’ha chiamata licenza, questa è a tutti gli effetti una vendita, perchè l’oggeto del contratto è il

trasferimento a tempo indeterminato della disponibilità della copia del software, è in fatti una vendita.

Quindi il titolare del diritto d’autore non può sottrarsi al principio dell’esaurimento semplicemente

qualificando il suo contratto come licenza, infatti in questo caso in realtà è una vendita.

Per quanto riguarda l’altro punto, la Corte di Giustizia dice che guarda la sostanza delle cose e quindi in

questo caso non c’è dfferenza tra supporto tangibile fisso e una vendita su internt, perchè in entrambi i casi

una copia di quel software viene ceduta e la proprietà viene acquisita da un altro soggetto.

Esaurimento : la legge dice che si determina solo in caso di vendita di una copia del programma da parte

del titolare dei diritti o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea; mentre la locazione o altre

forme di distribuzione non determinano esaurimento.

L’esaurimento impedisce al titolare di controllare le successive rivendite della copia venduta. Il titolare

conserva però il diritto sia di controllare la locazione della copia venduta, sia di vietarne la riproduzione e

l’elaborazione. 39

Questo però ha creato dei problemi, perchè l’utente che quindi rivende il software scaricato, non potrebbe

terne una copia sul suo computer e lo dovrebbe appunto cancellare nel momento in cui lo rivende. (perchè

se ne vendu una copia tenendo anche lui un esemplare sul suo computer, ci sono due copie).

La Corte di Giustizia dice che lui può rivendere la copia ma non ne può tenere un esemplare, perchè questo

è illecito. In questo caso si fa quindi riferimento a quelle tecniche di protezione del software, cioè il titolare

deve cercare di corredare lui il software di sistemi anti-copia per cui la copia del primo acquirente non sia

più sfruttamebile nel momento della rivendita.



Libere Utilizzazioni (le eccezioni ai diritti) sono attività che il legislatore non ritene corrette negare ai

terzi e quindi consente che vengano svolte sul software protetto in via eccezionale. I casi sono :

Riguardo alle operazioni consentite all’utente legittimo per essere sicuro di poter sfruttare pienamente il

programma, la legge prevede :

- Art. 64-ter.1 , l.d.a : è connessa al fatto che se si acquista un programma lo si deve poter utilizzare.

Quindi la legge dice che il legittimo acquirente di una copia del programma può compiere attività di

riproduzione, di elaborazione e di correzione di errori, “se si tratta di attività necessarie per l’uso del

programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione”; è possibile però un patto contrario.

(non è sempre possibile il pattocontrario)

- Art. 64-ter. 2, l.d.a : è connesso al fatto che il programma scaricato potrebbe andare perso, o si

deteriori/danneggi. In questo caso la legge dice che chi ha diritto di usare una copia del programma può

realizzare una copia di riserva (c.d copia di back-up), se questa copia è necessaria per l’uso.

Per quanto riguarda invece la possibilità di esaminare il software per fini di studio, di ricerca o anche per fini

commerciali, la legge prevede :

- Art. 64-ter.3 l.d.a : la regola generale dice che chi ha diritto di usare una copia del programma può

studiarlo e provarlo per cercare di determinare le idee e i principi su cui sono basati i suoi elementi; è però

consentita solo un’analisi dall’esterno (osservazione del funzionamento del programma) e solo durante

determinate fasi di utilizzo del programma (caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o

memorizzazione). La legge in questo caso pone un principio giusto ma non da i mezzi per raggiungerlo,

perchè non consente un’analisi più approfondita.

C’è però una sottoeccezione più specifica all’art. 64-quater l.d.a : dove si dice che vi è un solo caso in cui

l’utente non deve limitarsi allo studio dall’esterno ma può procedere ad uno studio dall’interno. Cioè è

consentita la decompilazione del programma se indispensabile per acquisire informazioni necessarie per

conseguire una interoperatività con altri programmi.

- Decompilazione : è l’analisi del programma espresso nel codice oggetto per risalire al codice

sorgente e ai principi che sono alla base del programmI.

- Interoperatività : è la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare

reciprocamente le informazioni scambiate, (considerando 10 della Direttiva). 40

Tutela della banche di dati

È la seconda opera utile in relazione al diritto d’autore.

Le banche dati sono raccolte di informazioni e dati con strumenti interni di ricerca che permettono di

reperire facilmente e rapidamente gli elementi di cui si ha bisogno.

Il loro valore economico è dato dal fatto che vi sono dei soggetti che si fanno carico di raccogliere i dati, si

assemblarli, di organizzarli e di renderli disponibili con delle ricerche per “parola chiave”, quindi dal lato

dell’offerta abbiamo un fornitore che si fa carico lui di tutte queste attività – dal alto della domanda

abbiamo un utente finale che sa che accedendo a quella banca dati senza alcun sforzo potrà reperire i dati

di cui ha bisogno.

Le banche dati infatti hanno una grande utilità e anche un grande valore economico e come tali hanno

bisogno di essere protette, perché se non lo fossero chiunque potrebbe copiare il lavoro altrui. holi

Il quadro normativo - Le banche dati sono disciplinate dai seguenti articoli e direttive :

Direttiva CE n. 96/9 dell’11 marzo 1996 : che il legislatore italiano ha attuato in Italia. Ha posto in

 Italia i principi di questa direttiva inserendo nel 1999 una serie di articoli nella legge del diritto

d’autore.

Questi articoli sono : Artt. 1.2, 2 n. 9, 12-bis, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter l.d.a.

 Art. 10.2 Accordo TRIPs

 Art. 5 WIPO Copyright Treaty

 V. anche art. 2.5 Convenzione di Berna : che diceva che le raccolte di opere letterarie o artistiche e

 le antologie che abbiano carattere creativo possono essere protette con diritto d’autore.

Oggetto della protezione

La direttiva e la nostra legge sul diritto d’autore: (art. 2, numero 9, l.d.a – art. 1.2 Direttiva) Dicono che le

banche dati sono “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente

disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. Per essere considerata

una banca dati quindi deve avere congiuntamente tutti i requisiti previsti in questa definizione.

Vediamoli singolarmente, la banca dati deve quindi essere una :

- Raccolta (o “compilazione”) di elementi di ogni tipo (es. opere letterarie, artistiche o musicali;testi;

immagini; numeri; fatti e dati – v. considerando 17 Direttiva) ma non occorre che si tratti di

elementi in sé creativi e protetti con il diritto d’autore.

La legge poi precisa che questi singoli elementi della banca dati devono essere :

- Elementi indipendenti, perché se non fosee così anche le opere audio visive o cinematografiche

finirebbero per poter essere considerate come delle banche dati. 41

Il legislatore specifica quindi come ha precisato la Corte di Giustizia in questa sentenza (Fixtures

Marketing, punto 29 del 2004) che questi elementi devono essere separabili gli uni dagli altri senza

che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga

ad essere per questo intaccato.

Non rientrano perciò nella nozione di bancha dati le opere audiovisive o cinematografiche, formate

da elementi che non sono tra loro indipendenti.

Infine vediamo la definizione che la Corte di Giustizia ha dato dell’ulteriore requisito :

- Elementi disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili : : “questa

condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un

mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico ... o un altro

mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione

particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo

ambito”.

Perciò questa condizione “permette di distinguere la banca di dati ai sensi della direttiva,

caratterizzata da un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi

costitutivi, da un insieme di elementi che fornisce informazioni ma che è privo di qualsiasi mezzo di

elaborazione dei singoli elementi che lo compongono” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-

444/02, caso Fixtures Marketing, punti 30-31).

Esempi di bache dati : - Cataloghi di opere

- Cataloghi di merci

- Listini prezzi e liste clienti

- Elenchi telefonici (Pagine Bianche, Pagine Gialle)

- Calendari di campionati e competizioni sportive

- Guide a ristoranti o alberghi

- Orari dei servizi pubblici

- Raccolte di schede di razze canine

- Raccolte di giurisprudenza

La Direttiva però diche che non sono proteggibili le raccolte di brani su CD, perché non sono abbastanza

originali da meritare la protezione con le norme del diritto d’autore.

Forme di tutela

Le banche dati possono essere protette con due forme di tutela:

 Tutela di diritto d’autore per le banche dati creative

 Tutela mediante un diritto sui generis per le banche dati che abbiano richiesto un investimento



rilevante (non rileva la creatività). si basa su una logica di fondo la “dottrina del sudore della

fronte”, cioè lo sforzo per lo svoglimento delle attività come investimento di tempo e denaro.

Il legislatore ha distinto queste due forme di tutela perché molte volte si tratta di raccolte la cui

costituzione non ha richiesto alcuna attività creativa ma invece ha richiesto molto tempo e molto denaro.

Così ci si rende conto che se si fosse data solo la tutela di diritto d’autore sarebbe servito a molto poco.

Tra l’altro per le banche dati si dice che si manifesta quello che è stato chiamato “il paradosso della

completezza” nel senso che una banca dati ha tanto più valore quanto più è completa; il paradosso sta nel

42

fatto che molte volte per le banche dati ciò che le renderebbe creative allo stesso tempo le metterebbe

fuori mercato, perché nessuno comprerebbe delle banche dati difficili da usare o priva di infromazioni

essenziali.

Analizziamole adesso singolarmente :

1 – Tutela di diritto d’autore

Le banche dati sono protette con diritto d’autore se manifestano della creatività nella scelta o disposizione

del materiale; secondo l’art. 1.2 l.d.a e art. 3.1 Direttiva.

- Scelta: vuole dire come vengono selezionati alcuni dati nell’insieme di dati disponibili

- Disposizione: vuol dire come vengono coordinati e organizzati i dati.

La Corte di Giustizia a seguito della sentenza “Football Dataco” del 2012 in cui si chiedeva se potessero

essere protetti con diritto d’autore i calendari della Premier League Inglese; dice che vi è creatività /

originalità nella costituzione di una banca dati quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati “il suo

autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative”; in altre

parole,la banca dati è protetta “a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti

costituisca un’espressione originale della libertà del suo autore”. (in questo caso è stata esclusa).

Vicevera non vi è creatività / originalità se la costituzione della banca darti è “dettata da considerazioni di

carattere tenico, da regole o vincoli che non lasciano spazione per la libertà creativa”.

In ogni caso, nella valutazione della creatività/originalità non assumono rilievo “l’impegno intellettuale e il

know-how destinati alla creazione di dati” (Corte Giust. UE, 1° marzo 2012, causa C-604/10, caso Football

Dataco, punti 33 e 46), ma conta la creatività nella costituzione della banca dati secondo criteri originali,

non l’attività di creazione dei dati in sé.

Esempio : sentenza Corte di Giustizia nel caso della Premier League inglese, perché chi aveva fatto la banca

dati con il calendario della Premier Leage aveva detto che c’era un margine di creatività perché i calendari

di calcio non sono casuali ma sono creati con delle regole “c.d regole d’oro”. La C.G dice che questo

elemento di creatività anche se ci fosse non riguarda la creazione delle banche dati ma riguarda la

creazione delle informazioni che poi entreranno nella banca dati.

Quindi creatività c’è solo nel caso in cui una volta che l’informazione esiste, il metterla nella banca dati e

organizzare la banca dati a un qualche cosa di creativo.

Ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica è di regola chi ha creato la banca dati, anche se

secondo l’art. 12-bis l.d.a, salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di

utilizzazione economica della banca dati creata da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue

mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.

La protezione di diritto d’autore delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati

diritti esistenti su tale contenuto. (art. 2 num.9 l.d.a e art. 3.2 Direttiva)

Quindi in base alla disciplinda del diritto d’autore è vietato replicare gli elementi creativi della banca dati, il

modo in cui questa è organizzata, la sua struttura e la disposizione dei dati, ma non è vietato copiare il

contenuto (i dati). 43

I diritti esclusivi di un titolare di una banca dati sono:

- Diritto esclusivo di riproduzione: è vietata e riservata al titolare la copia di una banca dati non

rispetto al contenuto e ai singoli dati, ma rispetto al modo in cui questi dati sono scelti e organizzati,

si tutela la sua forma. Questa riproduzione può essere permanente o temporanea, totale o parziale

di una parte creativa, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. (art. 64-quinquies, lettera A, l.d.a)

- Diritto esclusivo di elaborazione: è vietato e riservato al titolare tradurre, adattare, modificare la

banca dati. (art. 64-quinquies, lettera B, l.d.a). Questa norma riserva al titolare anche la diversa

disposizione dei dati, cioè è una disposizione vietata prendere i dati e disporli diversamente.

- Diritto esclusivo di distribuzione al pubblico: è vietato e riservato al titolare distribuire al pubblico

cioè di vendere, far circolare, dare in licenza l’originale o le copie di una banca dati. E anche in

questo caso solo per i casi di vendita, in cui si ha un passaggio di proprietà della banca dati si

determina esaurimento. (art. 64-quinquies, lettera C, l.d.a)

- Diritto esclusivo di presentazine, dimostrazione o comunicazione al pubblico della banca dati,

compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma è riservata al titolare.

(art. 64-quinquies, lettera D, l.d.a)

- Diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in

pubblico dei risultati delle modifiche ed elaborazione di cui alla lettera B, sono riservati al titolare.

(art. 64-quinquies, lettera E, l.d.a).

La legge stabilisce poi alcune libere utilizzazioni delle banche dati:

- Riguarda le attività didattiche e di ricerca scientifica (art. 64-sexies.1, lettera A, l.d.a): si riservano

quindi dei margini di liberta e non si fa valore l’esclusiva nel caso di accesso e consultazione della

banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica però il legislatore circoscrive

questa facoltà sepecificando che:

 l’attività di accesso o consultazione non deve essere svolta nell’ambito di

un’impresa

 Si deve indicare sempre la fonte (regola delle citazioni)

 Deve perseguire assolutamente delle finalità non commerciali

 Non si deve procedere alla riproduzione permanente della totalità o di una

parte sostanzale del contenuto su un altro supporto;

- Chiamata “eccezione di Polizia”, riguarda i casi in cui ci siano esigenze di acquisire informazioni da

una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o

giurisdizionale. (art. 64-sexies.1, lettera B, l.d.a). In questi casi si può direi che non ci sono limiti di

utilizzo previsti invece per le attività di studio e ricerca;

- Infine non può essere impedito ad un utente leggittimo della banca dati di compiere tutte le

attività, indicate nell’art. 64-quinquies l.d.a, che sono necessarie per accedere al contenuto della

banca dati e per il suo normale impiego. (art. 64-sexies.2, l.d.a).

Eventuali clausole contrattuali contrarie sono nulle. (art. 64-sexies.3. l.d.a)

2 – Tutela mediante il diritto sui generis

La titolarità del diritto in questo caso sorge in capo al costitutore della banca dati.

Per costitutore si intende “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la

sua verifica o la sua presentazine, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro” (art. 102-bis.1,

l.d.a ; v. anche art. 7.1 Direttiva che parla di un “investimento rilevante sotto il profilo quantitativo e

44

qualitativo) – il presupposto della tutela in questo caso è aver effettuato degli investimenti rilevanti (la

dottrina del sudore della fronte) non per aver fatto qualcosa di creativo.

La legge dice anche quali devono essere gli oggetti su cui devono intervenire questi investimenti e sono 3

(costituzione – verifica – presentazione della banca dati); se in relazione ad almeno uno di questi tre aspetti

ci sono stati degli investimenti rilevanti sorge questo diritto.

La legge specifica anche all’art. 102-bis, commi 3 e 4, l.d.a che vengono tutelate solo le banche dati di

cittadini di Stati UE o di residenti abituali nella UE; o, nel caso di imprese o società, di soggetti con una sede

in uno Stato UE e un legame effettivo e continuo con questo stato. [a differenza del diritto d’autore che

spetta a chiunque]

Analizziamo adesso i requisiti che una banca dati deve avere per essere protetto mediante diritto

sui generis; come risulta dalla definizione di costitutore, il presupposto della tutale sono gli

investimenti rilevanti (non la creatività).

La Corte di Giustizia sempre nei casi relativi ai calendari del campionato di calcio ha specificato una

serie di principi; innanzitutto ha detto come si fa a valutare se un investimento è rilevante: lo si

deve valutare sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo.

- Per valutare se l’investimento è rilevante in senso quantitativo si fa riferimento “a mezzi

quantificabili numericamente” (es. somme investite, investimento in denaro)

- Per valutare se l’investimento è rilevante in senso qualitativo si fa riferimento “a sforzi

non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie”.

Analizziamo adesso come la Corte di Giustizia ha definito i tre elementi chiave su cui deve avvenire

l’investimento rilevante.

1. L’investimento per la costituzione della banca dati ha ad oggetto “i mezzi destinati alla ricerca di

elementi indipendenti esistenti e alla loro riuniune | organizzazione nella banca dati”; mentre non

rilevano invece i “mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi indipenditi”. Quindi rileva solo

l’investimento per conseguire la banca dati, non anche l’investimento per creare i dati.

2. L’investimento per la verifica della banca dati ha ad oggetto “i mezzi destinati, al fine di assicurare

l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli

elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di

funzionamento della stessa”.

3. L’investimento per la presentazione della banca dati ha ad oggetto “i mezzi intesi a conferire alla

detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla

disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nochè alla

organizzazione della loro accessibilità individuale”. Quindi tutto ciò che è stato investito per

organizzare i dati e renderli facilmente consultabili e per rendere semplice e accessibile la banca

dati per gli utenti.

La protezione delle banche dati con il diritto sui generis si estende anche al contenuto informativo. Questo

è un grande vantaggio rispetto al diritto d’autore perché si da un’esclusiva anche sui dati (contenuto

informativo) delle banche dati.

Il costitutore in questo caso ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o

di una parte sostanziale della banca dati. (art. 102-bis.3, l.d.a), quindi l’esclusiva del titolare di diritto sui

generis consiste nell’estrazione o reimpiego. 45

- Per estrazione si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte

sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in

qualsiasi forma. (art. 102-bis.1, lettera B, l.d.a)

- Per reimpiego (vuol dire distribuzione, non riutilizzare) si intende qualsiasi forma di messa a

disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati

mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi

forma. (art. 102-bis, lettera C, l.d.a)

La nozione di “parte sostanziale” del contenuto della banca dati (definita dalla Corte di Giustizia ) va intesa

in senso sia quantitativo, sia qualitativo.

- Dal punto di vista quantitativo si fa riferimento al volume dei dati estratti o reimpiegati rispetto al

volume totale del contenuto della banca dati; Quando si fa riferimento in termini percentuali per

vedere quanti dati sono stati copiati.

- Dal punto di vista qualitativo si fa riferimento alla rilevanza dell’investimento relativo alla parte del

contenuto della banca dati che è stata oggetto di estrazione o reimpiego. Quando si fa riferimento

ad una parte che ha richiesto particolari investimenti e particolati sforzi per essere reperiti e inseriti

nella banca dati.

L’estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali invece sono di regola leciti.

Si sono però posti dei problemi perché se un soggetto furbescamente faccia tante copie ripetue nel tempo

di tante piccole parti ciascuna in sè non sostanziale ma che messe insieme permettano di ricostituire la

banca dati nella sua interessa o in una sua parte sostanziale e se risulta che queste operazioni sono fatte

proprio con questa finalità allora anche la copia progressiva di queste parti non sostanziali è vietata.

Quindi la legge stabilisce secondo una regola di buon senso che sono invece vietati l’estrazione o il

reimpiego “ripetuti e sistematici” di parti non sostanziali, qualora “presuppongano operazioni contrarie alla

normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di

dati” (art. 102-bis.9 l.d.a).

Si tratta di “comportamenti non autorizzati, che mirano a ricostituire, mediante l’effetto cumulativo di

operazioni di estrazione, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati tutelata dal

diritto sui generis e/o a mettere a disposizione del pubblico, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di

reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una tale banca di dati, e che pregiudicano

pertanto gravemente l’investimento del costitutore di tale banca di dati”.

Anche per i diritti sui generis infine vale la regola dell’esaurimento cioè che la vendita di una copia della

banca dati effettuata dal titolare o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea esaurisce il diritto di

controllare la rivendita di quella copia. (art. 102-bis.2 l.d.a). E anche per questi diritti vale la regola che se

non c’è estrazione o reimpiego la baca dati resa accessibile al pubblico può essere oggetto di libera

consultazione.

Facoltà dell’utente legittimo:

- L’utente legittimo di una banca dati messa a disposizione del pubblico può effettuare attività di

estrazione o reimpiego di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, per qualsiasi fine (art.

102-ter.3 l.d.a.).

- L’utente legittimo non può invece “arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro

diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca” (art. 102-ter.1 l.d.a); e

neppure “eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o

che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati” (art. 102-ter.2 l.d.a). 46

La durata del diritto:

Il diritto sui generis “sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi

quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso” (art. 102-bis.6 l.d.a).

Se però la banca dati viene messa a disposizione del pubblico prima della scadenza di questo termine, il

diritto “si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a

disposizione del pubblico” (art. 102-bis.7 l.d.a).

Il legislatore dice che nel caso di modifiche non rilevanti nel corso del tempo nelle banche dati non è il caso

di allungare la protezione, ma ci possono essere i casi in cui “vengono apportate al contenuto della banca di

dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti”, in questo caso decorre

un nuovo periodo di tutela, pari a quello previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 102-bis l.d.a., “dal momento del

completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o

integrata, e come tale espressamente identificata” (art. 102-bis.8 l.d.a.).

Si discute ancora oggi sul fatto che il prolungamento della protezione riguardi la banca dati nel suo

complesso o solo le parti modificate o integrate, vi sono due opinioni opposte:

- Chi dice che visto che la protezione aggiuntiva viene data per l’investimento rilevante, la

protezione aggiuntiva riguarda solo l’aggiunta

- E chi dice che la banca dati è un blocco unico e non può essere scisso in parti soggette a termini

diversi di protezione e quindi nel caso in cuisi hanno queste aggiunte i 15 anni di protezione

rigurdano il tutto, e quindi anche i dati vecchi continuano ad essere prottetti. 47

3 – Concorrenza sleale

Parliamo di regole di condotta / regole di comportamento, si parla di come devono comportarsi le imprese nel

andare sul mercato.

Nel concetto di concorrenza è insito un margine di aggressività, cioè che l’operare sul mercato comporti

fisiologicamente un danno ai concorrenti, nel senso che se sono bravo ed efficiente conquisto delle quote di mercato

e discapito dei concorrenti. In sé il fare danno al concorrente non è cosa vietata è anche una cosa logica del mercato.

Tuttavia il problema che si è avvertito da sempre è che ci sono anche condotte che non rientrano in un concetto

normale di concorrenza, che il legislatore definisce come condotte non legittime ma sleali, in cui i concorrenti

tengono comportamenti scorretti.

Questi comportamenti sono fissati dall’art. 2598 del codice civile, dove vengono elencate le condotte sleali, cioè quei

comportamenti che nelle gare concorrenziali non si possono fare perché sono scorrette.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza

sleale chiunque:

1) Attui una “concorrenza sleale confusoria”, cioè usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione

con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un

concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con

l'attività di un concorrente;

2) Svolga “illeciti di comunicazione”, cioè diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un

concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un

concorrente; Sono i casi di denigrazione, cioè denigro con falsità il mio concorrente o se ci si appropria

di pregi del concorrente, vantano falsamente di pregi che in realtà non ho.

3) Si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza

professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

I Presupposti dell’applicazione di questa disciplina

È una disciplina che regola la concorrenza e quindi si applica nei casi in cui due soggetti siano in concorrenza sul

mercato.

Due soggetti si dicono in un rapporto di concorrenza se offrono sullo stesso mercato beni o servizi idonei a

soddisfare gli stessi bisogni o bisogni simili.

Per valutare se c’è concorrenza si guarda quindi:

- Il profilo merceologico: quindi il tipo di bene o servizio offerti sono gli stessi e soddisfano gli stessi

bisogni.

- Il profilo territoriale: se è possibile che vi sia un passaggio di clientale tra i soggetti.

- I giudici aggiungo però che si deve tenero conto anche delle c.d concorrenza potenziale, cioè che

non esiste una sovrapposizione attuale dal punto di vista territoriale o merceologico ma la

situazione attuale è tale da far ritenere che ci saranno degli sviluppi concreti che porteranno a

questa sovrapposizione e quindi al sorgere di una ropporto di concorrenza.

I soggetti destinatari di questa disciplina possono essere:

- Gli imprenditori, non i privati cittadini. Per imprenditore si intende un soggetto che offre un

prodotto o un servizio sul mercato nell’ambito dell’attività economica, quindi anche i liberi

proessionisti possono essere soggetti alla concorrenza sleale. 48

- La concorrenza può svilupparsi anche a livelli economici diversi. Quindi può verificarsi in tutte le

figure della filiera produttiva (produttore/grossista/dettagliate).

- È possibile che ci sia anche una concorrenza sleade (c.d “per interposta persona”); ad esempio il

concorrente non compie direttamente un’attività ma si avvale di un terzo che compie quell’attività

nell’interesse del concorrente. (caso tipico: il concorrente che si rivolge al dipendente di un

concorrente e induce il dipendete a lasciare il suo attuale datore di lavoro e a passare da lui).

- Anche gli enti pubblici possono essere soggetti alla concorrenza sleale.

- Infine l’art. 2601 del c.c. ci dice che a potersi lamentare degli atti di concorrenza sleale non sono

solo i soggetti che subiscono direttamente gli effetti della concorrenza sleale ma anche le

associazioni professionale.

Esaminiamo adesso le singole ipotesi:

1- La concorrenza sleale confusoria (art. 2598, n.1, c.c)

Questa disciplina va in parallelo con quella dei marchi.

Questo articolo dice che i casi in cui un soggetto crea confusione ai consumatori sull’origine del prodotto o

servizio, questo è un atto di concorrenza sleale; fa credere ai consumatori che il prodotto provenga da un

altro imprenditore.

1. La prima ipotesi prevista dell’art. 2598, cc è: L’uso di segni distintivi «idonei a produrre confusione»

con segni distintivi legittimamente usati da altri - questa è una norma che vieta atti confusori

rispetto a tutti i segni distintivi, non solo il marchio registrato ma tutti i tipi di segni, quindi sono

tutelati tutti i segni tipici (un marchio, una ditta, l'insegna, il nome a dominio), e atipici ( altri segni

distintivi che svolgono comunque la funzione di segni distintivi anche se non menzionati, es.account

di fb).

Chi crea confusione rispetti a segni distintivi commette un atto di concorrenza sleale.

Questa norma si applica anche ai segni distintivi non registrati oltre che registrati, quindi creare

confusione con un marchio registrato può essere simultaneamente sia concorrenza sleale sia

contraffazione di marchio.

I presupposti di tutela di tutti i segni distintivi sono gli stessi dei marchi: novità, capacità distintiva,

liceità del segno.

Inoltre, perché vi sia concreta possibilità di confusione occorre che il segno anteriore sia usato e

noto al consumatore come segno che distingue i prodotti o i servizi di un determinato

imprendirotre da quelli di un imprenditore diverso (c.d notorietà “qualificata”).

Una differenza rispetto alla tutela di un marchio registrato, e tutti gli altri segni per cui non è

prevista la registrazione, è che per la concorrenza sleale confusoria la tutela opera solo contro un

effettivo rischio di confusione, vale a dore solo in relazione a prodotti o servizi per i quali, sia sotto il

profilo merceologico, sia sotto il profilo territoriale, sussista per il consumatore medio una

confondibilità sull’origin, basata sulla notorietà qualificata del segno.

Un marchio registrato è protetto in tutto il territorio italiano quindi ci può essere contraffazione di

marchio senza che ci sia concorrenza sleale confusoria in quando c'è il principio della territorialità.

2. La seconda ipotesi prevista dall’art. 2598, cc è: l’imatazione servile dei prodotti di un concorrente –

questa è l’omologo della tutela dei marchi di forma di fatto / non registrati ; perche infatti per

come è scritta sembrerebbe che imitare/copiare la forma di un prodotto del concorrente sia

sempre e comunque un atto di concorrenza sleale, ma non è così.

Proprio per questo problema c’è stata una forte attività interpretativa; anche se la legge non lo

precisasi tratta di una tutela contro il rischio di confusione, quindi è la tutela contro la copiatura

delle forme distintive dei prodotti (cioè la tutela della forma distintiva del prodotto o della sua

confezione). Si tratta anche in questo caso di una tutela contro il rischio di confusione che

presuppone che la forma abbia capacità distintiva e sia percepita come segno distintivo dai

consumatori (notorietà “qualificata” della forma) – la protezione della forma distintiva del prodotto

contro i casi di concorrenza sleale confusoria viene chiamara imitazione servile. 49

Da questo presupposto ne derivano una serie di corollari:

- Sono tutelati solo gli elementi esterni che il consumatore vede; un rischio di confusione non

può derivare dall’imitazione di parti interne del prodotto che il consumatore non vede e che

non posso creare confondibilità sull’origine.

- Sono tutelati sia i segni trimensionali (es: forma di una borsa, di una scarpa, di una fibbia, di

un gioiell; l’aspetto esteriore di una carrozzeria di un veicolo; forma di una bottiglia), sia i

segni bidimesionali (es: disegni di tessuto, superficie di una scatola o di un sacchetto per

prodotti alimentari).

Qui succede appunto la stessa cosa che succede per i marchi di forma registrato.

Facendo riferimento alla disciplina dei marchi di forma registrati abbiamo visto che l’art. 9 pone dei

limiti perché si vuole evitare dei monopoli troppo estesi, limitando infatti la possibilità di registrare i

marchi di forma (le forme che incorporano soluzione tecniche e ornamentali non possono essere

protette), in questa materia vi sono dei limiti analoghi in riferimento all’imitazione servile;

- Forme utili: Si è rilevato che le forme utili sono brevettabili solo per un periodo limitato di tempo,

poi devono cadere in pubblico dominio, non possono quindi essere protette illimitatamente

contro l’imitazione servile. Di conseguenza le forme utili brevettabili (con il brevetto per

invenzione o con il brevetto per modello di utilità) non possono, anche se distintive, essere

protette contro l’imitazione servile. Quando si tratta invece delle forme non brevettabili, anche se

in certa misura utili, queste invece sono tutelabili contro l’imitazione servile.

Ci sono casi in cui una certa idea di soluzione tecnica può essere eseguita solo con una certa forma

(forma necessitata). Tuttavia se un concetto innovativo per conseguire una certa utilità del

prodotto può essere attuato con tante forme diverse, ciascuna di queste forme può essere

protetta contro l’imitazione servile (es.: il concetto innovativo di effettuare lavorazioni a rilievo

sulla superficie di un pedale per renderlo antiscivolo può essere attuato con lavorazioni di tanti

disegni diversi, come righe parallele, cerchi concentrici, puntini in rilievo, ecc.).

In questo caso l’esclusiva sulla forma specifica (data dalla tutela contro l’imitazione servile) non si

traduce in una esclusiva sull’utilità funzionale e sul concetto innovativo, che possono essere

sfruttati senza problemi dai concorrenti con forme alternative; quindi se anche un soggetto

acquisisce tutela su una specifica configurazione, non si crea un’esclusiva sull’idea innovativa

perché quel concetto innovativo può essere declinato in tante forme diverse (le altre forme

diverse rimangono libere);

- Forme ornamentali: non sono invece tutelabili contro l’imitazione servile, le forme che danno un

valore sostanziale al prodotto (ossia influenzano le scelte d’acquisto del consumatore). Le forme

invece semplicemente gradevoli, ma non tali da dare un valore sostanziale al prodotto, possono

essere protette contro l’imitazione servile.

Ci potrebbe essere un cumulo di tutele, da un lato, la tutela contro l’imitazione servile (o tutela del

marchio di forma registrato) e, dall’altro, la tutela della stessa forma come disegno o modello (artt. 31

ss. c.p.i): ciò avviene quando la forma è contemporaneamente dotata da carattere distintivo (ma non

dà valore sostanziale al prodotto), in base alla disciplina dei marchi e dell’imitazione servile, e di

carattere individuale, in base alla disciplina dei disegni e modelli.

3. La terza ipotesi prevista dall’art. 2598 è: il compimento con “qualsiasi altromezzo” di atti idonei a

creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente. Questa ipotesi vieta in generale

qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente, senza

però definirli specificatamente. (es. copiatura di moduli e formulari, copiatura di cataloghi,

imitazione dell’arredamento caratteristico di una catena di negozi) 50

2.1 – Concorrenza sleale per denigrazione (art. 2598, n.2, prima parte, cc)

Questo articolo (art. 2598, n.2, prima parte, cc) regola due ipotesi in cui ci si comporta in modo

scorretto e si sottrae clientela in modo scorretto a un concorrente mediante comunicazioni di mercato.

1. Denigrazione: si intende la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un

concorrente idonei a determinarne il discredito. In questo modo si va a danneggiare il

concorrente mettendolo in cattiva luce.

Si ha la diffusione quando le notizie e gli apprezzamenti vengono portati a conoscenza di terzi,

ma può bastare anche la comunicazione a una sola persona.

Per discredito si intende la perdita di buona reputazione dell’impresa e della fiducia di cui gode,

da cui deriva un danno concorrenziale (l’impreditore denigrato perde clientela o incontra

difficiltà con fornitori o finanziatori).

Ogetto della denigrazione possono essere determinati prodotti del concorrente (loro

caratteristiche), l’attività svolta dal concorrente, o anche in generale la situazione in cui il

concorrente si trova (stato di dissesto o di difficoltà dell’impresa). È possibile però diffondere

notizie vere, a condizione che siano rigorosamente vere ed esposte in modo completo,

oggettivo e non tendenziozo (c.d exception veritatis).

È inoltre lecita la pubblicità comparativa che rispetti tutte le condizioni previste dal d.lgs. n.

145/2007 (in particolare, non ingannevolezza; confronto tra beni o servizi omogenei; confronto

tra caratteristiche essenziali e verificabili; assenza di un rischio di confusione con marchi altrui;

assenza di pregiudizio a marchi altrui o di indebito vantaggio tratto dalla loro notorietà).

La pubblicità comparativa avviene quando si confronta il proprio prodotto con quello del

concorrente mostrando che il proprio prodotto è superiore rispetto a quello del concorrente.

Anche questa è un'azione denigratoria ma una pubblicità comparativa onesta e sincera non ha

motivo di essere vietata. È stata introdotta una disciplina specifica per la pubblicità comparativa

che fissa le condizioni di liceità.

2. Diffida a terzi: sono lecite se la contestazione contenuta nella diffia o comunicazione è fondata;

illecite in caso contrario. (la diffida è una comunicazione in forma di lettere in cui si invita il terzo

a non tenere una certa condotta).

Un titolare di un marchio o brevetto se ritiene che il diritto è stato violato può scrivere ai clienti

del concorrente contraffattore dicendo che si sta comprando dei prodotti in contraffazione del

proprio marchio e li si invita a smettere.

Diffusione e pubblicazione di comunicati con notizie relative a procedimenti giudiziari in corso

contro il concorrente o a provvedimenti ottenuti dal giudice. Sono attività lecite se i comunicati

riferiscono dati veri e se li espongono in modo non forviante. (es. sarebbe fuorviante parlare di

una sentenza come se fosse definitiva, mentre può essere ancora impugnata)

2.2 – Concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598, n.2, seconda parte, cc)

In questo articolo si parla, invece nella seconda parte, di appropriazione di pregi dei prodotti di un

concorrente. In questo caso non si parla male del concorrente ma si parla bene di sè stessi attribuendosi

caratteristiche positive di un concorrente.

- Pregi: sono appunto caratteristiche dei prodotti o dell'impresa che sono avvertite come positive

dai consumatori e che perciò li inducono a preferire questi prodotti o questa impresa. (si può

parlare di materiali / tecniche di lavorazione / vincita di premi di certi prodotti)

- Per appropriazione: si intende affermazioni, in comunicazioni rivolete al mercato, che la propria

impresa o i propri prodotti possiedono pregi che in realtà non possiedono e che sono invece

propri dell'impresa o dei prodotti di un concorrente. È un illecito di comunicazione, non si copia

nulla del prodotto altrui, ma si afferma che il proprio prodotto ha caratteristiche / pregi che il

prodotto in realtà non ha.

In generale mentire al pubblico / ingannarlo è atto di concorrenza sleale.

C'è un'estensione della disciplina dell'approvvigionamento di pregi ai casi di concorrenza sleale per

agganciamento: si ha agganciamento quando il concorrente si presenta al mercato equiparandosi a un

concorrente (dicendo che i suoi prodotti sono come quelli del concorrente) o comunque sfruttando in modo

51

Riassunto per l'esame di Diritto Industriale (2°Parziale), basato su appunti personali presi a lezione con il Prof. Giulio Enrico Sironi, con integrazione di appunti presi in classe e con riferimenti al testo consigliato dal docente "Diritto Industriale, Giappichelli" quarta edizione.
Gli argomenti trattati sono : "i brevetti per invenzione, il diritto d'autore con riferimenti al software e alle banche dati, la concorrenza sleale".

(Materiale sia per esame frequentante che per non frequentante)