Diritto Industriale - 2° Parziale

Diritto industriale

Prof. Giulio Enrico Sironi

2° Parziale

Brevetti per invenzione industriale

Il brevetto riserva lo sfruttamento di una certa innovazione di tipo tecnico di un prodotto o servizio innovativo per un certo periodo di tempo. Lo strumento giuridico con cui il diritto interviene in questo settore delle innovazioni tecnologiche è il brevetto per invenzione, la cui logica è quella di dare all’imprenditore un'esclusiva su quello che ha creato.

Tutto il diritto dei brevetti si regge su alcuni principi di fondo:

• Finalità ultima: per l’imprenditore che innova, il brevetto è lo strumento che garantisce uno sfruttamento monopolistico sulla sua invenzione.

Il brevetto è quindi un monopolio pro concorrenziale, perché se non ci fosse questa tutela e se l'innovazione, una volta messa sul mercato, fosse facilmente analizzabile, le imprese non avrebbero protezione e chiunque potrebbe copiarla. La tutela brevettuale non serve solo alla protezione degli interessi di chi ha conseguito l'innovazione, ma anche alla protezione degli interessi generali perché ha la funzione di stimolare il progresso tecnico a vantaggio di tutta la collettività che può avvantaggiarsi dell'innovazione (se non do l'esclusiva, non incentivo l'innovazione - soprattutto nei settori ad alta tecnologia).

Perché questo sistema di incentivo attraverso i monopoli funzioni, la portata dei monopoli non deve essere troppo alta, bisogna quindi trovare un equilibrio. Il legislatore dice che bisogna stare attenti a non concedere monopoli troppo estesi. L’equilibrio si ottiene dando all’impresa che innova l’esclusiva ma affiancandola ad alcuni limiti:

• Accesso alla tutela: solo le innovazioni che presentano il requisito dell’originalità meritano il brevetto.
• Limite temporale (inderogabile): di 20 anni da quando si deposita la domanda di brevetto. In alcuni settori come quello farmaceutico ci sono delle eccezioni che permettono di arrivare fino a 25 anni. Dopo 20 anni l'invenzione brevettata cade in pubblico dominio, cioè non c’è più l’esclusiva e tutti la possono copiare.
• Il legislatore infine dice che per avere i 20 anni di esclusiva chi vuole il brevetto deve descrivere perfettamente, nella domanda di brevetto, in cosa consiste la sua innovazione. 18 mesi dopo aver depositato la domanda di brevetto, con questa descrizione viene reso pubblico quindi tutti lo potranno leggere e potranno utilizzarlo a fini di sperimentazioni e ricerca.

Alla base dell’esclusiva brevettuale c’è uno scambio tra l’inventore e la collettività, nel senso che l’inventore ottiene l’esclusiva e mette a disposizione della collettività la sua conoscenza.

Le innovazioni che possono usufruire di questa protezione brevettuale sono tutte le innovazioni di tipo tecnico. I testi di legge che contengono le norme di riferimento che regolano il diritto dei brevetti sono:

• Livello Nazionale: art. 45 e seguenti del codice della proprietà industriale.
• Livello Internazionale: contenute nelle convenzioni internazionali (Convenzione di Unione di Parigi e Accordo TRIPS). Convenzione di Monaco (a cui aderiscono tutti gli stati europei e altri stati) del 1973 e poi aggiornata nel 2000 – questa ha stabilito due cose importanti:
  1. Ha fissato delle regole uniformi sul diritto dei brevetti, che il nostro legislatore ha poi percepito.
  2. Ha previsto la possibilità di ottenere il "brevetto europeo" che si ottiene con una procedura di brevettazione unica presso l’Ufficio Europeo dei brevetti a Monaco di Baviera e si ottiene così attraverso una procedura di brevettazione unica invece di farne uno stato per stato, un brevetto che può valere per tutti gli stati aderenti alla convenzione o solo per alcuni.
• Livello Comunitario: non ci sono delle direttive che fissano i principi base dei brevetti all’interno dell’Unione Europea, ma c’è un regolamento recente che prevede la possibilità di usare il sistema della Convenzione di Monaco (del brevetto europeo) per ottenere un "brevetto dell’Unione Europea".

Analizziamo i brevetti come segue:

1. Quali entità possono essere registrate come brevetti
2. Chi può essere titolare di un brevetto
3. Requisiti di validità per ottenere la protezione come brevetti
4. Ambito di tutela
5. Cessione e Licenza
6. Norme di validità/nullità/decadenza

Entità brevettabili

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale (art. 45.1 c.p.i.). Per invenzione si intende una soluzione originale di un problema tecnico.

Esempi:

• Campo meccanico: l’ingranaggio di un macchinario secondo le conoscenze note viene costruito in un certo modo ma crea forte rumore e quindi deve essere oliato continuamente, perché se no si inceppa e si deteriora. Ho un problema tecnico, l’inventore mette a punto un ingranaggio nuovo che funziona perfettamente, e ha così risolto il problema tecnico.
• Campo farmaceutico: un problema tecnico può essere il fatto che esiste una patologia ma non vi è una cura, l’inventore mette a punto un farmaco per curare questa patologia, trova così una soluzione e risolve il problema. Oppure esiste il farmaco per curare una certa patologia ma ha degli effetti collaterali per il paziente o ha delle condizioni svantaggiose per la somministrazione, vi sono questi problemi tecnici e l’inventore/ricercatore mette a punto un nuovo farmaco che non ha questi effetti collaterali o che ha un effetto prolungato nel tempo per cui può essere assunta una sola compressa al giorno, si trova così la soluzione.

Il legislatore dice tutte le invenzioni nel settore della tecnica, restano al di fuori per esempio le innovazioni di tipo estetico o nel campo commerciale.

Categorie di brevetti

• Brevetti di prodotto: coprono l’innovazione consistente nell’ottenimento di un nuovo prodotto originale (es: nuovo dispositivo meccanico – nuovo principio attivo di un farmaco – sequenze genetiche).
• Brevetti di procedimento: coprono le fasi per ottenere un certo prodotto. L’originalità sta nel mettere in pratica un certo procedimento (es: procedimento innovativo per creare un materiale plastico).
• Brevetti di nuovo uso: quando l’inventore scopre un nuovo uso di un prodotto noto (es: campo chimico, se si scopre che un composto che cura l’ipertensione può curare anche altre malattie).

Il legislatore per questa ultima categoria dice che sono possibili i "brevetti di nuovo uso" per cui se il secondo arrivato individua un secondo uso di un composto noto può ottenere un brevetto di nuovo uso. Ci però sono dei correttivi perché ci sono dei casi in cui i brevetti di nuovo uso per essere sfruttati richiedono l’autorizzazione del titolare del brevetto.

L’art. 45.2 c.p.i elenca le entità che non sono considerate invenzioni:

• Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
• Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale; programmi per elaboratore (software – lo vediamo dopo)
• Presentazioni di informazioni

Queste non possono essere brevettate perché non c’è l’aspetto tecnico di soluzione di un problema. L’ufficio Europeo dei brevetti ha elaborato delle "Guidelines" che contengono delle esemplificazioni utili per capire questo concetto. Dice per esempio che non è brevettabile, l’aver scoperto che un certo materiale particolarmente resistente agli urti – o lo scienziato che scopre in natura una nuova sostanza ed elabora delle teorie fisiche – o un algoritmo di un teorema matematico. In tutti questi casi c’è un aspetto scientifico anche rilevante ma manca l’aspetto tecnico.

La legge precisa tuttavia che le entità menzionate non sono brevettabili solo se considerate "in quanto tali" (art. 45.3 c.p.i). Possono, quindi, essere brevettate se l'inventore individua una loro applicazione industriale. In particolare brevettabilità delle c.d scoperte/invenzioni. Il confine tra in quanto tale e non in quanto tale se è una mera attività scientifica sono in quanto tale e quindi non brevettabile se hanno invece una applicabilità tecnica per risolvere un problema non sono più in quanto tali ma possono essere brevettati. Le invenzioni sono scoperte scientifiche che non restano meramente esercizi mentali ma possono essere applicabili in pratica (es. brevettabilità della scoperta consistente nel genoma di un virus se unita a una sua applicazione industriale per la fabbricazione di vaccini e kit diagnostici).

1° Caso Italiano: Brevetto che aveva ad oggetto la scoperta del genoma del virus dell’epatite C. In sé era una mera scoperta scientifica in laboratorio, esisteva il virus e lo scienziato ha individuato il suo genoma. Quello che ha portato il Tribunale di Milano a dire che la scoperta era brevettabile è stato il fatto che fatta la scoperta il team di scienziati aveva utilizzato questa scoperta per mettere a punto dei vaccini e dei kit diagnostici (si è passati da una mera scoperta ad un’entità brevettabile perché ha un’applicazione industriale per risolvere il problema di tipo tecnico).

Per quanto riguarda il software fino al ’73 con la Convenzione di Monaco vi era il divieto di brevettazione. Per risolvere questo problema si è cercata una tecnica di tutela per il software diversa dal brevetto e si è applicata la tutela prevista dalla legge del diritto d’autore, quindi si tutela come opera dell’ingegno. Poi si è cercato di recuperare uno spazio per la brevettazione del software nonostante il divieto applicando un'eccezione a questo divieto rifacendosi al comma 3 dell’art. 45 che dice che queste scoperte sono escluse dalla brevettazione solo se considerato "in quanto tale".

Dopo il caso Vicom vi furono dei cambiamenti. Questo era un software che serviva per migliorare sul computer il processo di visualizzazione sullo schermo di immagini digitali, si era depositata la domanda di brevetto per cui si chiedeva la protezione di questo software, l’ufficio europeo in questo caso per la prima volta dice che non è un software in quanto tale quindi può essere brevettato perché aveva un effetto tecnico ulteriore. Dal 1986 allora l’ufficio Europeo dei brevetti e i Giudici nazionali hanno cercato di limitare il più possibile il divieto di brevettazione per i software e a concedere brevetti di software (ad oggi non si è riusciti a togliere il divieto ma si interpreta la norma in modo da circoscriverla il più possibile).

Secondo le Guidelines dell'EPO (ufficio brevetti europei) si ritiene che il software non sia escluso dalla brevettazione quando ha un "carattere tecnico" cioè che il software se considerato come mera serie di algoritmi matematici che caricati sul computer si limitano a determinare un'interazione fisica, come la semplice trasmissione di corrente o dati, o se considerato come mero programma astratto senza svolgere una particolare funzione utile, questo è ancora un software non brevettabile. Ma se il software non si limita ad interagire con la macchina ma svolge una funzione tecnica ulteriore, allora il programma software è brevettabile (c.d invenzioni attuate a mezzo di computer). Può essere un effetto tecnico ulteriore un software industriale che fa funzionare un impianto/macchinario, altrimenti si può parlare di un software che organizza in modo più efficiente le memorie interne del computer. Di fatto oggi si tende a riconoscere con molta facilità la presenza di un carattere tecnico.

Secondo l’art. 45.4 c.p.i non possono costituire oggetto di brevetto:

• Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale; metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. La ragione della non brevettazione in questo caso sta in considerazione di tutela della salute dell'uomo/dell'animale perché un monopolio brevettuale in questo campo potrebbe arrivare ad un effetto negativo di privare i pazienti che ne hanno bisogno di questa terapia.
• Varietà vegetali e razze animali; procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali. Questo per ragioni storiche poste nel dopoguerra, si pensava che si trattasse di innovazioni troppo diverse rispetto a quelle di innovazioni brevettabili e che se mai potrebbero avere delle leggi particolari che sono state applicate per le sole razze vegetali.

Sono invece secondo l’art. 45.5 c.p.i brevettabili:

• Procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, si è sviato il divieto.
• Prodotti, in particolare sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi indicati per i trattamenti del corpo umano/animale, si è sviato il divieto. Il metodo chirurgico/diagnosi in sé non è oggetto di brevetto però se si mette a punto un macchinario per fare la diagnosi/operazione o si mette a punto un certo farmaco o sostanza questo allora è brevettabile.

Procedimenti di brevettazione

Dato che i brevetti hanno determinate regole riguardanti la stesura della domanda di brevetto esistono degli studi professionali che si occupano di questo. L’inventore incarica il suo consulente di scrivere la domanda di brevetto. Guardando lo Stato italiano l’inventore ha 3 possibili strade per ottenere un brevetto (+1):

• Le prime tre sono già operative, la quarta non è ancora effettiva e lo dovrebbe essere a breve:
  1. Brevetto italiano
  2. Brevetto europeo
  3. Brevetto PCT (Patent Cooperation Treaty)
  4. Brevetto europeo con effetto unitario

1 – Brevetto Italiano: rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che si trova a Roma (c.p.i e d.m. n. 33/2010) ed è efficace sul solo territorio nazionale. La procedura di brevettazione italiana prevede il deposito iniziale di una domanda di brevetto (cioè di un documento con cui si richiede il rilascio del brevetto). Questa è una domanda non pubblica (segreta) nei primi 18 mesi, questo permette di dare al richiedente uno spazio di riflessione. In questi 18 mesi avviene che l’ufficio italiano dopo aver verificato la regolarità della domanda la esamina, ma il nostro ufficio non ha al suo interno del personale tecnico in grado di svolgere un esame di merito (c.d esame preventivo) sulla domanda e sui requisiti di validità. Quindi la domanda viene mandata all’ufficio europeo dei brevetti, l’ufficio riceve la domanda di brevetto italiano, fa una ricerca di anteriorità nello stato della tecnica e redige un’opinione sulla validità del brevetto. Fatto quest’esame l’ufficio europeo rimanda tutto a Roma. L’ufficio italiano comunica i risultati a chi ha fatto domanda e a questo punto l’inventore può decidere se procedere con la brevettazione o lasciar perdere, oppure può cercare di modificare la domanda per superare eventuali rilievi. Se si decide di portare avanti la procedura l’ufficio italiano completa la procedura ed arriva ad una decisione o di concessione o di rifiuto. Se la domanda viene respinta, chi ha fatto la domanda ha possibilità di appello davanti alla commissione dei ricorsi e contro la decisione della commissione dei ricorsi c’è un ricorso in ultima istanza davanti alla corte di cassazione; (i 18 mesi di segretezza il richiedente può su richiesta accorciarli a 90 giorni).

2 – Brevetto Europeo: rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti (Convenzione di Monaco). La procedura per la richiesta del brevetto è simile a quella Italiana ma qui vi è una particolarità, quella che viene fatta un'unica domanda indicando gli stati aderenti alla convenzione per i quali si vuole avere il brevetto (sono circa una 40ina). In questo caso viene fatta un’unica procedura di brevettazione a Monaco, l’ufficio europeo che ha il personale competente per fare l’esame preventivo, fa le ricerche di anteriorità, procede all'esame della domanda in contraddittorio con chi l’ha richiesta. Alla fine si arriva ad situazione in cui l’ufficio decide se rilasciare o non rilasciare il brevetto. Se decide di non rilasciarlo, chi l’ha richiesto può fare appello ad una seconda istanza che è quella delle commissioni di ricorso dell'ufficio europeo. La particolarità del brevetto europeo rispetto a quello italiano è che a differenza di quanto avviene in Italia, nel sistema europeo, dopo che il brevetto è stato concesso, i terzi interessati (i concorrenti di chi ha ottenuto il brevetto) possono entro 9 mesi fare opposizione. Il sistema europeo è più complesso. Il brevetto europeo permette protezione in ognuno degli stati per cui il richiedente ha chiesto il brevetto. Attenzione: questi sono un fascio di brevetti nazionali paralleli rilasciati con una procedura unica: non è un brevetto unico, sovranazionale, ma un insieme di tante porzioni nazionali parallele, quindi le cause per brevetto si faranno stato per stato.

3 – Brevetto Internazionale (PCT): Convenzione del 1970 alla quale aderiscono stati da tutto il mondo. Questa convenzione non regola una procedura di brevettazione completa. Regola solo la prima fase. In base a questa convenzione è possibile fare un’unica domanda di brevettazione presso un ufficio internazionale indicando per quali stati si vuole la protezione. C’è una prima fase di esame centralizzato in cui si fa la ricerca di anteriorità e un primo parere di validità preliminare, ma poi gli incartamenti vengono diramati ai vari stati per la concessione dei brevetti nazionali.