Diritto Industriale - 1° Parziale

Diritto industriale

Prof. Giulio Enrico Sironi 1° parziale

I testi di legge che contengono le norme di riferimento che regolano il diritto industriale sono di tre livelli:

1° Livello Nazionale

Norme italiane, cioè emanate dallo stato italiano per il territorio della nostra repubblica. [Per il corso ci basiamo solo sulle nostre norme]

• Codice della proprietà industriale: decreto legislativo num. 30 del 2005 che racchiude tutte le disposizioni in tema di esclusive con l’eccezione del diritto d’autore, che è contenuto nella legge 633 del 1941 negli anni aggiornata.
• Codice civile: qui sono contenute norme ampie, generiche, programmatiche. (Per il corso quindi non ci riferiamo al codice civile, se non per la disciplina della concorrenza sleale)

2° Livello Comunitario

Norme dell’Unione Europea sono direttive e regolamenti dell’Unione Europea. Qui ha un ruolo fondamentale la Corte di Giustizia che è il massimo organo giudiziario chiamato ad interpretare queste norme in tema di proprietà industriale intellettuale.

3° Livello Internazionale

Costituita da convenzioni internazionali sottoscritte da vari stati. Queste convenzioni sono multilaterali di portata mondiale, vanno oltre l’Unione Europea.

Convenzioni di tutela del diritto industriale; ce ne sono varie, quelle generali sono 3:

• Convenzione di unione di Parigi: sottoscritta nel 1883 e poi aggiornata più volte. Vi aderiscono quasi tutti gli stati del mondo e contiene un set di norme base, livello minimo di tutela della proprietà industriale. Riguarda tutti i settori tranne il diritto d’autore che è contenuto nella convenzione di unione di Berna (1886).
• Accordo TRIPS (1994) [Torino-Roma-Imola-Palermo-Savona]: aspetti dei diritti di proprietà industriale e intellettuale legati al commercio. Contiene norme base con un minimo di tutela per tutti i settori della proprietà industriale e intellettuale.
• Accordo di Madrid (1994): sulla registrazione dei marchi internazionali, che prevede una possibilità di registrazione con una procedura unica dei marchi internazionali. È qualcosa di simile al brevetto europeo: anche per i marchi ci può essere un’unica procedura di registrazione presso l’ufficio internazionale di Ginevra, poi si ha come risultato tante porzioni di registrazione parallele a livello internazionale.

Marchi e segni distintivi di impresa (norme da art. 7 a 28)

I marchi di impresa nascono secondo l’esigenza intuitiva e insopprimibile dell’imprenditore di distinguersi dai concorrenti e cercare di attirare a sé clientela, sottraendola con mezzi leciti e leali alla concorrenza. Sono presenti sul mercato una pluralità di prodotti e servizi diversi. Tanti produttori competono tra di loro sul mercato. Ognuno di questi prodotti ha il suo nome che lo contrassegna. È necessario poter individuare tra tutte le entità quelle fornite da una certa impresa piuttosto che l’altra, poiché esiste una pluralità di prodotti e servizi.

Così come il primo segno distintivo è il nome e cognome della persona, se così non fosse non potremmo essere, chiamati, identificati, riconosciuti. Per i prodotti è lo stesso: senza i marchi non potremmo distinguere. Il marchio nasce per identificare un prodotto o un servizio fornito da un certo fornitore, distinguendolo da quelli dello stesso genere presenti sul mercato.

Questa è storicamente la prima funzione essenziale del marchio: funzione distintiva, che è utile sia per gli imprenditori che per i consumatori:

• Dal punto di vista dell'imprenditore: avere un marchio serve a identificarsi, farsi riconoscere, rendersi visibile, far convogliare la scelta dei consumatori verso i suoi prodotti;
• Dal punto di vista dei consumatori: si dice che il marchio serve ai consumatori a fare delle scelte ragionate e consapevoli ed agire da giudici del mercato. Il consumatore ricomprando i prodotti di cui era soddisfatto, fa così uscire dal mercato i prodotti non validi. Il marchio ha quindi anche un ruolo virtuoso sul mercato = premia e fa prosperare le imprese che offrono prodotti di qualità;

I marchi sono quindi segni distintivi che permettono al consumatore di collegare il prodotto o servizio all’imprenditore. A questa funzione primaria altre se ne sono aggiunte nel variare del tempo, di pari passo con le dinamiche di mercato.

Partendo dalla funzione distintiva del marchio, ci si è resi conto che il marchio può essere un formidabile strumento di comunicazione tra imprenditore e consumatore di tutti i messaggi che l’imprenditore vuole incorporare nel marchio. L’imprenditore utilizza il marchio non solo come strumento per farsi riconoscere ma come strumento di marketing, per comunicare, mandare determinati messaggi al consumatore. Al punto che nelle strategie d’impresa spesso il marchio assume valori elevatissimi, può essere l’asset aziendale di maggior valore.

Il marchio in sé non ha un valore inizialmente, poi grazie alle strategie d’impresa e agli investimenti in comunicazione diventa un’icona nota a livello mondiale che trasmette al consumatore determinati valori, significati, arrivando a valore miliardi di dollari.

Esempio: tutti gli anni si effettuano delle ricerche dei marchi di maggior valore a livello mondiale, notiamo che nel 2015 i top marchi secondo Brand Sed sono:

• 1° Apple (solo la mela) vale 246 milioni di dollari;
• 2° Google;
• 3° Microsoft.

Notiamo i gusti del consumatore, i primi 4 posti sono occupati da prodotti tecnologici, mentre i prodotti di moda li troviamo al 42° posto con Zara e i prodotti del food and beverage al 9° posto con McDonald's. Vediamo adesso come il diritto viene incontro all’imprenditore nel tutelare questi valori.

Come proteggere i titolari di questi segni e tutelare gli investimenti dell’imprenditore per creare valore? Con lo strumento dell'esclusiva. Per i beni intangibili come questi non si può vietare il possesso come negli oggetti. Interviene il legislatore che per forza di legge vieta a terzi di copiare e trarre uso del segno, proprio con un sistema di esclusive. Soggetti diversi dal titolare non possono copiare il marchio e se lo copiano possono essere chiamati in giudizio.

Sul piano giuridico, il legislatore attribuisce al marchio 3 funzioni giuridicamente protette (cioè quelle funzioni che la legge riconosce meritevoli di protezione):

• Funzione distintiva (o di indicazione d’origine), cioè permette di distinguere un prodotto o servizio come proveniente da un certo imprenditore.
• Funzione attrattiva (o pubblicitaria), cioè serve a tutelare il marchio in quanto strumento di comunicazione idoneo in sé ad attirare il consumatore, perché il marchio incorpora determinati significati e quindi la legge protegge il titolare relativamente a questi valori.
  • Esempio 1 - Acqua di colonia 4711 (uno dei primi casi del pregiudizio dell’immagine del marchio), era successo che in un paese della Germania 4711 era il numero di telefono di un signore che aveva delle autobotti con cui faceva lo spurgo delle fogne dei pozzi neri. Aveva così preso questo numero 4711 e lo aveva messo sulle cisterne. Il titolare del marchio dell’acqua di colonia gli ha fatto causa per l’immagine di lusso e raffinatezza del suo marchio da fastidio che ci sia qualcun altro che usa lo stesso segno per cisterne che spurgano le fogne.
  • Esempio 2 – Parodia dei marchi, cioè quando un soggetto prende un marchio famoso e lo storpia in modo da crearne una parola ridicola. Caso posto era un’imitazione del marchio di moda Ugo Boss a cui un soggetto che vendeva articoli per animali aveva creato come marchio Ugo Boxer, Ugo Boss aveva detto che la cosa non gli andava bene perché pregiudicava il suo marchio.
• Funzione di garanzia qualitativa, cioè il consumatore è portato a pensare che il prodotto con quel tale marchio ha un certo livello qualitativo. In questo caso però vi può essere un problema di inganno del pubblico, cioè se il marchio è stato venduto e adesso viene creato con altre caratteristiche se questo non viene comunicato al consumatore, questo viene ingannato.
  • Esempio nel campo della moda, Elio Fiorucci ha creato il marchio con il suo nome poi ha venduto il marchio ad un gruppo giapponese che aveva continuato ad usare il suo nome creando prodotti diversi da quelli fatti in precedenza.
  La legge dice che il consumatore non deve essere ingannato, ma non dice che l’imprenditore non può variare la qualità dei prodotti ma se varia la qualità dei suoi prodotti il consumatore deve essere informato.

Segni registrabili e soggetti legittimati

Adesso vediamo:

1. Quali entità possono essere oggetto di protezione come marchio? [COSA può essere protetto]
2. Quali soggetti possono avere la protezione prevista dalla legge? [CHI può essere protetto]
3. Requisiti di validità per essere qualificati come marchi
4. Cause di decadenza e perdita di un marchio.

[COSA] I segni registrabili come marchio

Vi sono differenze tra la nostra legge e la nuova direttiva.

• Art. 7 c.p.i.: possono essere registrati come marchio tutti i segni che siano suscettibili di essere rappresentati graficamente e atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
• Art. 3 Direttiva UE n. 2015/2436: possono essere registrati come marchio tutti i segni che siano suscettibili di essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare e atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

  (Questa nuova direttiva è del dicembre 2015, non è ancora stata attuata e vi è tempo alcuni anni, fino al 2019 per farlo)

Qui si modifica il secondo requisito, la rappresentazione grafica del marchio. Analizziamo i tre requisiti:

1° - Segno

Entità in grado di trasmettere un significato a un soggetto che con essa entra in contatto. Per essere registrato un marchio deve essere un segno, cioè deve comunicare un messaggio al pubblico. Non sono considerati segni gli elementi strutturali del prodotto che il pubblico vede soltanto come una parte, un aspetto, una caratteristica connaturata al prodotto e che non gli trasmettono alcuna informazione ulteriore.

Se un oggetto non comunica qualcosa al pubblico non è quindi considerato come segno e non può essere registrato come marchio.

Per esempio: un tavolo normale che non comunica niente al pubblico non è un segno quindi non può essere un marchio. Invece se vedo la forma della penna Bic, riconosco che è una Bic quindi è un segno. Anche un colore può trasmettere un messaggio al consumatore o pure no, per esempio rosso Ferrari o azzurro Tiffany.

Caso Dyson 2007 - Esaminato dalla Corte di Giustizia aveva come oggetto un aspirapolvere. L’imprenditore non ha chiesto la registrazione come marchio del design del suo prodotto, che sono originali e colpiscono il pubblico, ma ha chiesto la registrazione come marchio del concetto della trasparenza del cestello per la raccolta della polvere. La Corte di Giustizia dice che l’idea della trasparenza non può valere in assoluto come segno distintivo, perché è una semplice proprietà delle cose, e non è un segno perché non comunica un messaggio di marchio. Dyson avrebbe dovuto chiedere di proteggere come marchio il cestello trasparente con una certa forma originale che lo distingue dagli altri prodotti presenti sul mercato, in questo caso sarebbe stato un segno.

2° - Rappresentabilità grafica

Idoneità del segno a essere «fissato» in modo stabile e preciso e a essere rappresentato in maniera visivamente percepibile.

[Questo requisito c’è ancora nella nostra legge ma sparirà appena ci si adeguerà alla nuova direttiva]

È uno dei requisiti che ha posto più problemi nell’applicazione concreta. Non bisogna incorrere nell’errore di dire che solo segni percepibili con la vista possono essere registrati, possono, infatti, essere registrati come marchi anche segni non percepibili con la vista come colori, suoni o profumi e odori.

Però per poter essere registrati la legge richiede che se non si tratta di segni che già si vedono, devono assumere ed essere tradotti in forma grafica cioè devono assumere una veste grafica nella domanda di registrazione.

Vi sono delle tecniche per la traduzione, ma a volte è difficile come nel caso dei rumori o dei profumi che diventano un po’ delle forzature. La spiegazione è che è necessario che gli organi preposti al riconoscimento del segno siano messi in condizione di individuare esattamente il segno che si vuole registrare.

Anche poi dal punto di vista di certezza di terzi, se il concorrente vuole sapere cosa sia stato registrato come marchio è necessario che abbia qualcosa di visivo che gli faccia capire bene di cosa si tratta. La finalità della norma è sul piano della procedura di registrazione e della certezza dei terzi che possono consultare il registro e sapere cosa è stato registrato. Il requisito quindi è di univocità e chiarezza della domanda di registrazione.

Ora però con la nuova Direttiva 2436 si arriverà a risolvere questo problema. La nuova Direttiva marchi non richiede più una rappresentazione in forma grafica; è sufficiente che il segno sia rappresentato in modo chiaro e preciso, mediante qualsiasi tecnologia idonea e «non necessariamente mediante strumenti grafici».

3° - Attitudine a distinguere

Idoneità del segno a svolgere una funzione distintiva, ossia a comunicare al consumatore un messaggio relativo alla provenienza del prodotto o servizio da una certa fonte oppure alle loro caratteristiche. Questa è una soglia preliminare fondamentale, è la funzione primaria ed essenziale del marchio. Solo i segni atti a distinguere possono essere registrati come marchio.

Il legislatore dice che concede la protezione giuridica di marchio solo se il segno serve anche, almeno a indicare la provenienza. Possono quindi aspirare alla protezione come marchio tutte le entità idonee almeno a comunicare un messaggio sulla provenienza del prodotto o servizio a condizione che questa entità possa con qualunque tecnologia essere rappresentata/fissata in modo certo.

Nella Corte di Giustizia e nelle sentenze europee si è molto pignoli su questi 3 requisiti. Se queste 3 cose ci sono allora si passa a vedere se il marchio ha i requisiti per essere un valido marchio. Non sono infatti dei requisiti che ci indicano se sarà di un valido marchio, ci dicono solo se può essere considerata un’entità registrabile.

La legge poi fornisce un elenco di segni registrabili (elenco esemplificativo, non tassativo):

• Parole, compresi i nomi di persona: chiamati anche marchi denominativi (parola di senso compiuto o di fantasia, di lingue diverse o incomprensibili) e marchi patronimici (di nomi di persona, spesso del titolare);
• Disegni: chiamati anche marchi figurativi costituiti dai loghi scelti dalle imprese. (es.: la mela morsicata dell’Apple) [Marchi misti: composto da più elementi che possono essere per esempio un elemento figurativo e uno denominativo]
• Lettere e cifre
• Forma del prodotto o della sua confezione: aspetto esteriore del prodotto purché comunichi un messaggio, per essere protetta deve avere dei requisiti in più che non sono richiesti per gli altri marchi, perché vado a creare un monopolio molto più intenso: non solo sull’elemento apposto al prodotto, ma un monopolio sul prodotto in sé.
• Suoni: colonna sonora/canzone della pubblicità;
• Colori: (combinazioni o tonalità cromatiche) con la nuova direttiva possono essere registrati come marchi i colori, deve comunque comunicare qualcosa al consumatore.

Anche altri segni diversi da quelli elencati in precedenza all’art 7 c.p.i. possono essere registrati, come:

• Marchi olfattivi: esempio l’imprenditore che impregna le palline da tennis del profumo dell’erba fresca.
• Marchi gustativi o di sapore
• Marchi tattili: in Germania ci sono stati già dei casi in Italia no, è la sensazione che il prodotto dà al tatto.
• Marchi di posizione: si riferisce alla posizione del marchio su prodotto, esempio: scarpe Prada che hanno sotto la suola in un preciso punto la striscia rossa che comunica al consumatore che quel marchio è Prada.
• Marchi di movimento: può essere visto come segno distintivo un certo movimento di una parte del prodotto, esempio: casa automobilistica in Europa che voleva registrare come segno distintivo un originale movimento di apertura delle portiere, si era discusso anni fa se poteva essere un valido marchio, oggi la risposta sarebbe sì, è un segno, comunica un significato al pubblico, secondo la nuova direttiva può essere rappresentato in modo chiaro attraverso un filmato che riproduca il movimento.
• Marchi di luce: gioco di luci che può essere un segno distintivo, che il consumatore identifica come marchio.

Ci sono poi delle classificazioni di categorie elaborate dalla dottrina sui segni registrati come marchio sono centinaia, noi ne consideriamo solo quattro. Non ci sono norme specifiche ma sono classificazioni elaborate da interpreti:

• Marchi di prodotto (contraddistingue un certo prodotto tangibile) e marchi di servizio (contraddistingue un servizio, o un’attività di fornitura di servizi intangibile) – La differenza si basa sulla modalità d’uso del marchio, nel senso che per i marchi di prodotto il marchio viene applicato direttamente sul prodotto / per i marchi di servizio non ho un bene materiale su cui apporre il marchio, quindi il marchio viene applicato sui beni o mezzi che uso per svolgere il servizio (es: sul pullman che uso per trasportare le persone)
• Marchi di fabbrica (sono quelli del produttore) e marchi di commercio (sono quelli degli intermediari – commercianti)