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Anche la mancanza di novità, come la mancanza di capacità distintiva, è un difetto che può essere sanato

mediante la c.d convalida (art. 28 c.p.i) se al ricorrere di una serie di requisiti la mancanza di novità di ritiene

sanata e il marchio non è più a rischio di essere annullato per anteriorità.

In caso di convalida il titolare del segno distintivo anteriore non può più chiedere che il marchio posteriore sia

dichiarato nullo o che il suo uso venga vietato, il segno distintivo anteriore e il marchio posteriore convivono.

Le condizioni della convalida sono:

- Il marchio posteriore deve essere usato per cinque anni consecutivi per determinati prodotti o servizi per

cui il marchio è stato registrato. La semplice registrazione del segno posteriore non basta a far scattare la

convalida ma deve essere usato = l'ambito della convalida potrebbe essere più stretto di quello della

registrazione, se io registro il marchio per tanti prodotti e servizi ma se lo uso solo per certi prodotti la

convalida può essere messa in campo solo per i prodotti che ho realmente usato;

- L'uso del segno privo di novità deve essere conosciuto e tollerato dal titolare dei segni distintivi anteriori =

è un presupposto cumulativo. Per dimostrare questo aspetto ci si arriva portando una serie di indizi relativo

all'uso e diffusione del prodotto tali per cui si deve ritenere che il primo titolare dei diritti anteriori non

poteva non sapere. Non reagire significa non fare causa al secondo = contestazione od invio di diffida non

sono sufficienti ad impedire la convalida;

- Il titolare del marchio posteriore non deve averlo domandato in mala fede = c'è mala fede quando il

titolare del segno posteriore conosceva il marchio anteriore e sapeva o aveva motivo di spere che l'uso del

suo marchio posteriore avrebbe recato danno e violava un diritto anteriore al titolare del marchio

anteriore;

Questi tre requisiti messi assieme dicono che se si usa il marchio privo di novità per cinque anni consecutivi

durante i quali il titolare del segno anteriore lo sapeva e non fa causa ci si può difendere dicendo che non c'era

mala fede per ottenere la convalida.

Le ragioni sono diverse = è una tutela dell'affidamento di chi viene dopo / dal versante del titolare del segno

anteriore si dice che non è solo il fatto di avere tempo per reagire ma può anche darsi che ci sia una malizia da

parte del titolare del segno anteriore = aspetta di attaccarlo quando si è già creato un marchio noto. Ci sono

esigenze di consolidare un marchio che è diventato noto.

Per il calcolo dei cinque anni va tenuto conto dell'uso e della tolleranza = che deve esserci stata per tutti i

cinque anni.

Questo meccanismo della convalida si applica non solo ai conflitti con segni distintivi anteriori ma anche ai

conflitti con altri diritti anteriori = ritratti / nomi / segni notori / diritti d'autore / di proprietà industriale = in

tutti questi casi la nullità per contrasto con il diritto d'autore si può sanare con la convalida;

 Liceità : art. 14.1 lettera a , c.p.i – è vietata la registrazione come marchio di segni contrari alla

legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Esempi :

- Contrarietà alla legge : non si può registrare un marchio in contrasto con una norma.

[es: “marchi di prodotti da fumo” è vietata la pubblicità dei prodotti da fumo]

- Contrarietà all’ordine pubblico :non si può registrare marchi che siano contrari ai valori fondamentali di un

ordinamento , si tutelano i valori etici e sociali.

[es : è stata rifiutata la registrazione di un marchio costituito dal nome di un noto terrista Bin Laden e un altro

caso è quello di un imprenditore che voleva creare un marchio di vini caratterizzati con i nomi e le immagini di

Hitler e Mussolini e con dei richiami al fascismo e al nazismo]

- Contrarità al buon costume : sono vietati tutti i casi in cui si voglia registrare come marchio un segno osceno,

volgare o che potrebbe turbare la sensibilità del consumatore.

[es : marchio “Astyle”, faceva vedere due figure umane stilizzate che rappresentavano una chiarissima

allusione sessuale, il tribunale di Bari non lo ritenne così volgare mentre il tribunale di Milano lo riteneva un

marchio osceno e contrario al buon costume]

Art.14.1 lettera b, c.p.i – è vietata la registrazione come marchio di segni idonei a ingannare il pubblico

( marchi decettivi).

Si tratta di segni che indicano al consumatore che i prodotti o servizi per cui viene chiesta la registrazione del

marchio hanno determinate caratteristiche, che invece questi prodotti o servizi non possiedono.

[es: marchio «Cotonelle» per prodotti contenenti carta e non cotone, il tribunale di Milano non lo ritiene

ingannevole e afferma che voleva solo evocarne la morbidezza, mentre la corte d’appello di Milano e corte di

cassazione invece hanno bocciato il marchio, perchè fa proprio pensare che il marchio contenga cotone, ed è

quindi ingannevole].

Ingannevolezza può essere :

- orignaria : quando fin dal momento della domanda c’è un contrasto insanabile tra ciò che il marchio

promette al consumatore e i prodotti con cui quel marchio è stato registrato.

- sopravvenuta : si va a vedere l’uso concreto, quando il contrasto tra ciò che il marchio promette al

consumatore e ciò che veramente è il prodotto deriva dal uso che viene fatto del marchio dopo la

registrazione.

Non possono essere registrati come marchi i segni il cui uso costituirebbe violazione di una denominazione

d’origine o di una indicazione geografica protette in base al diritto dell’Unione Europea, a norme nazionali

dello Stato Membro in cui è chiesta la registrazione del marchio o ad accordi internazionali di cui l’Unione

Europea o lo Stato Membro sono parti (art. 4.1, lett. i, Direttiva UE n. 2015/2436).

Gli elementi che possono impedire la registrazione di un nome geografico sono, che bisogna vede se quel

nome geografico è utilizzato per un prodotto che effettivamente proviene dalla zona e ha le caratteristiche

tipiche del prodotto della zona, o è utilizzato per un prodotto diverso e che ha una provenienza e

caratteristiche diverse.

Nella prima ipotesi, vi è il caso di mancanza di capacità distintiva. Nella seconda ipotesi invece non è un

marchiop descrittivo, ma è un marchio decettivo. [es: Parma per un prosciutto fatto a Torino]

Divieto di registrazione come marchio di stemmi, emblemi e bandiere: art.10 c.p.i.

I marchi di forma devono presentare tutti i requisiti di validità previsti in generale per i marchi. Devono in più

non incorrere negli specifici divieti di registrazione previsti per i marchi di forma dall’art. 9 c.p.i.

Non possono essere registrati come marchio i segni costituiti esclusivamente:

1. Dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto = forma base essenziale del prodotto = solo i segni

che siano rappresentati esclusivamente da una forma di questo tipo non possono essere registrati ma se

contengono elementi ulteriori possono essere registrati e la protezione potrà riguardare solo quegli altri

elementi presenti in più nel marchio. Forme imposte dalla natura stessa del prodotto si tratta di vietare la

registrazione della forma che il prodotto deve avere per essere essenzialmente quel tipo di prodotto;

[es: macchinetta del caffè per marchio di una macchinetta del caffè]

2. Dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico = forma utile / funzionale = la esclude dalla

registrazione le forme che incorporano una soluzione tecnica = le forme utili fatte in quel modo perché la

costruzione in quel modo serve a conseguire un risultato tecnico. Questa sta alla logica del limite

temporale dei brevetti = le soluzioni originarie di un problema tecnico possono essere coperte da un

brevetto per un periodo limitato = una registrazione come marchio darebbe un monopolio

potenzialmente perpetuo, se viene data su una forma utile è come se si vanificasse il limite temporale

volto ad evitare che l’esclusiva sul marchio diventi anche un esclusiva

della protezione brevettuale;

su una funzionalità che invece deve rimane a disposizione di tutti.

3. Dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto = forma ornamentale o che comunque, per le sue

caratteristiche, orienta le scelte d'acquisto del consumatore = si colloca sulle innovazioni di tipo estetico,

quando si tratta di oggetti che il consumatore compra solo ed esclusivamente per la loro forma / aspetto

estetico allora non è possibile registrate la forma del prodotto come marchio; volto ad evitare un

monopolio di marchio.

Ambito di tutela dei marchi

I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.

Il diritto di marchio è, quindi, un diritto di esclusiva per il titolare del diritto e l'esclusiva per il titolare ha

componente : - positiva perchè può cedere il suo diritto, vendere il suo marchio, dare in licenza

- negativa perchè può vietare a terzi di tenere certe condotte.

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa

dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un

rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio

registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli

stessi.

Presupposti della contraffazione del marchio sono :

− uso del segno: un terzo impiega un segno «nell’ambito della propria comunicazione commerciale» ,l’uso

su ogni tipo di mercato.

− nell’attività economica: l’uso del segno «si colloca nel contesto di una attività commerciale finalizzata a

un vantaggio economico e non nell’ambito privato» , rimangono fuori gli usi civili senza rilievo

commerciale del marchio.

− uso deve essere per prodotti o servizi messi sul mercato

− senza avere il consenso del titolare, se c’è il consenso non può esserci contestazione.

Questi sono i presupposti per cui si possa parlare di contraffazione : se il titolare del marchio contesta ad un

altro un’attività che si ritiene essere di contraffazione del proprio marchio.

La prima cosa da dimostrare è che c’è stato in relazione a prodotti o servizi offerta dalla controparte un uso del

segno nell’ambito di un’attività economica e che questo uso non è mai stato utilizzato.

Una volta provato questo si va a vedere se l’uso rientra in una delle tre fattispecie viste sopra.

Art. 20.1 c.p.i fissa i confini dell’esclusiva.

Doppia identità – art. 20.1 lettera a, c.p.i

L’uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato.

Si ritiene che vi sia identità tra il marchio e il segno del terzo se il segno “ riproduce, senza modifiche nè

aggiuntive, tutti gli elementi che costituiscono “ il marchio; o comunque se il segno, “considerato

complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un

consumatore medio”

Per valutare l’identità tra prodotti o servizi si fa riferimento al loro genere merceologico.

Rischio di confusione – art. 20.1 lettera b, c.p.i

Rischio di confusione: quando il pubblico può credere che i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio

− e i prodotti o servizi per cui è usato il segno del terzo provengano dalla stessa impresa (rischio di

confusione in senso stretto) – è una forma di confusione sulle fonti imprenditoriali o sull’origine di

prodotti o servizi.

Rischio di associazione: quando il pubblico, pur rendendosi conto del fatto che i prodotti o servizi

− contraddistinti dal marchio e i prodotti o servizi per cui è usato il segno del terzo non provengono dalla

stessa impresa e pur capendo che essi provengono da imprese diverse, può credere che le due imprese

siano economicamente legate tra loro (rischio di confusione in senso lato) – è un rischio di confusione

allargato.

I criteri di valutazione del rischio di confusione o di associazione, dipendono principalmente dalla percezione del

pubblico, e sono :

valutazione globale che deve tenere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie

− interdipendenza dei fattori: un elevato grado di somiglianza tra i segni può compensare un ridotto grado

− di affinità tra prodotti o servizi, e viceversa

riferimento alla percezione del consumatore medio dei prodotti o servizi, è più facile che il consumatore

− si confonda se si parla di prodotti di largo consumo su cui pone meno attenzione.

Gli elementi che determinano il rischio di confuzione o di associazione sono :

− identità o somiglianza tra i segni : i criteri di valutazione che permettono di sancire se i segni sono uguali

o simili sono :

1. Valutazione “in via globale o sintetica” e non in via analitica : il consumatore non analizza tutti i

particolari segni, quindi non bisogna dare peso a differenze che emergono solo dopo accurate

analisi perchè il consumatore acquista dopo un rapido giudizio d’impressione.

2. Confronto tra il segno del terzo e il ricordo del marchio del titolare : quando il consumatore compra

non confronta il prodotto con un altro, il consumatore vede il segno utilizzato dal terzo ma non

vede simultaneamente il marchio originale, ma qui quest’ultimo avrà solo un ricordo nella

memoria. La valutazione della somiglianza non va fatta tra segni entrambi presenti, ma si fa in una

situazione in cui si vede solo il marchio del terzo. (confronto mnemonico)

3. Considerazione dei profili grafico, fonetico e concettuale : si vanno a considerare tutti i profili

rilevanti nella percezione del pubblico.

4. Considerazione del modo in cui il consumatore entra in contatto con i segni sul mercato : si vanno

ad analizzare tutti i profili / modi con cui il consumatore entra in contatto con il prodotto.

5. Considerazione del grado di capacità distintiva del marchio per cui si chiede la tutela : esistono,

- marchi forti = marchi che pur non avendo valenza descrittiva del prodotto o servizio hanno

rafforzato la loro immagine con l’uso. (hanno una tutela forte)

- marchi deboli = sono in qualche modo espressivi di una qualità del prodotto.

- marchi complessi = sono marchi composti da più elementi distintivi o almeno un elemento in sè

distintivo.

- marchi d’insieme = è una fattispecie particolare, nessun elemento in se conderato ha capacità

distintiva ma c’è capacità distintiva per il modo in cui i vari elementi sono combinati tra loro.

La teoria è quella di prendere i segni e di metterli a confronto senza fare distinzione dalle parti con

cui sono costruiti.

− identitia o affinità tra i prodotti : i criteri di valutazione che permettono di sancire se i prodotti sono

affini o identici sono :

1. Non rilevano le classi merceologiche per le quali il marchio è registrato : bisogna considerare la

somiglianza solo in base alle classi di richiesta del marchio, ma ormai non è più rilevante per

valutare la somiglianza, hanno valenza classificatoria e fiscale.

2. Non pare condivisibile il criterio di tipo merceologico per cui devono ritenersi affini i prodotto o

servizi di rete che, per loro intrinseca natura o per la loro destinazione alla stessa clientela o alla

soddisfazione degli stessi bisogni, sono ricollegabili ai prodotti o servizi per cui il marchio è

registrato.

3. Si deve, invece, ritenere che siano affini i prodotti o servizi che, per il fatto di portare lo stesso

marchio o marchi simili, possono essere ragionevolmente ritenuti dal consumatore provenienti

dalla stessa impresa (o da imprese collegate).

Questa è teoria prevalentemente impiegata = il giudizio di affinità non si arresta più e non si arresta

più nel tentativo di fare speculazioni merceologiche, quello che conta è la confusione del pubblico,

se si può confondere allora devono ritenersi affini;

Se manca uno dei due elementi non ci può essere rischio di confusione.

Il marchio è protetto solo in relazione a prodotti o servizi per i quali è registrato ed in più per prodotti affini o

simili per cui è registrato (principio di relatività)

Non si può dire a priori se due servizi sono sempre affini o no, ma dipende dal caso concreto e dalla possibilità

di confusione.

Marchi che godono di rinomanza – art. 20.1 lettera c, c.p.i

Vi è una tutela ampliata dei marchi che godono di rinomanza.

Questi marchi sono protetti anche in casi in cui non ricorre un rischio di confusione o di associazione; in

particolare sono protetti anche in relazione a un loro uso per prodotti o servizi non affini a quelli per cui il

marchio è stato registrato.

Questi marchi incorporano dei valori ulteriori rispetto a quelli normali, non c'è solo la capacità di distinguere il

titolare ma ci sono una serie di significati ulteriori incorporati in essi.

Questi marchi che hanno un potere di vendita e che comunicano questi significati ulteriori vanno protetti

maggiormente, perché il terzo usando il marchio famoso compie un'attività parassitaria perché vende meglio

il suo prodotto perché contraddistinto da un marchio famoso. In questo caso non c'è rischio di confusione ma

il consumatore che vede i prodotti del terzo con quel marchio è portato a comprarli perché riconosce

quest'ultimo famoso.

Altro è il caso dello sporcamento dell'immagine vi è quando il terzo usa il marchio per prodotti che sono

incompatibili con i valori che il titolare ha incorporato nel suo marchio (sono svilenti per il marchio).

I presupposti sono :

- Rinomanza del marchio va intesa in senso ampio ; sussiste in tutti i casi in cui il marchio è noto a una

“frazione significativa” del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio. Non si

parla solo di marchi famosissimi;

- “Nesso” nella mente del pubblico tra il marchio e il segno del terzo ; sussiste un “nesso” se il segno del

terzo evoca nella mente del pubblico il marchio rinomato

- Indebito vantaggio o pregiudizio ; si ha indebito vantaggio nei casi di parassitismo o free-riding, quando il

terzo trae vantaggio dalla rinomanza del marchio e la sfrutta per accreditare più facilmente il suo

prodotto o servizio sul mercato. Si ha pregiudizio quando l'uso del segno da parte del terzo indebolisce il

carattere distintivo del marchio rinomato oppure quando l'uso del segno da parte del terzo nuoce

all'immagine e alla reputazione del marchio;

- Assenza di giusto motivo = si guarda il caso concreto ma la giurisprudenza ha elencato alcuni casi concreti:

- Uso del assistito da un diritto di manifestazione del pensiero;

- Ragioni di mercato;

- Determinati usi su internet;

Se l’uso del terzo è giustificato da usi prevalenti rispetto al diritto del titolare, l’uso del marchio noto non gli

.

può essere vietato

Attività riservate al titolare del marchio – art. 20.2, c.p.i

Il titolare del marchio, nei casi previsti dall’art. 20.1, c.p.i, può, in particolare, vietare ai terzi :

- Di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni

- Di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i

servizi contraddistinti dal segno

- Di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno

- Di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nelle pubblicità : anche se non si vendono

o si marchiano i prodotti con il marchio altrui c'è già il caso di contraffazione;

Usi del marchio vietati al titolare – art. 21.2, c.p.i

Questa norma fissa alcuni limiti all’uso del marchio : si tratta di modalità d’uso del marchio vietate dalla legge.

Al titolare (o a chi fa uso del marchio con il suo consenso) «non è consentito usare il marchio in modo

contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni

conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in

particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui

viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi».

Usi leciti del marchio altrui – art. 21.1, c.p.i

Ipotesi di uso lecito del marchio altrui, anche in assenza del consenso del titolare. Si tratta di casi in cui il

titolare non può far valere i suoi diritti di marchio per vietare a terzi l’uso di segni identici o simili al marchio.

È possibile, a condizione di conformità ai principi della correttezza professionale, fare uso nell’attività

economica:

- del proprio nome e indirizzo : i diritti di marchio non possono arrivare al punto di sopprimere il

diritto di un terzo di utilizzare il proprio nome e indirizzo nel caso in cui siano già registraste come

marchio per un altro soggetto;

- di indicazioni descrittive di caratteristiche del prodotto o del servizio : è vietata la registrazione di

segni costituiti esclusivamente da nomi generici, è invece possibile registrare come marchio dei

segni che hanno sia una parte descrittiva, sia una parte distintiva.

- del marchio altrui, se necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio : si

parla di accessori o pezzi di ricambio, questi, infatti, sono forniti da produttori indipendenti che

fabbricano loro ricambi che possono essere comprati in alternativa ai ricambi originale. C'è un

problema di comunicazione al pubblico, il legislatore ha scelto di consentire di comunicare la

destinazione dei prodotti, si può usare il marchio del prodotto anche senza il consenso per dire che

il prodotto è destinato a prodotti sottostanti a quel marchio;

Esaurimento – art. 5 c.p.i

Esaurimento del diritto sul marchio (art. 5.1 c.p.i.): il diritto esclusivo sul marchio si esaurisce una volta che i

prodotti contraddistinti dal marchio siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel

territorio italiano o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea o nel territorio di uno Stato

membro dello Spazio Economico Europeo.

È ammesso solo l’esaurimento nazionale o comunitario, non quello internazionale.

L’esaurimento dei diritti del titolare però non opera se esistono «motivi legittimi perché il titolare stesso si

opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o

alterato dopo la loro immissione in commercio» (art. 5.2 c.p.i.).

Cessione e Licenza dei marchi

Art. 23 c.p.i

- Cessione del marchio: contratto con cui il titolare trasferisce i diritti sul marchio a un altro soggetto.

Il marchio può essere ceduto per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato

(cessione parziale, si ha in questo caso un frazionamento merceologico del marchio – es: marchio per prodotti

alimenteri e servizio di ristorazione, posso venderne solamente uno) – gli effetti in questo caso sono

istantanei.

- Licenza di marchio: contratto con cui il titolare (licenziante), non trasferisce i diritti sul marchio, autorizza un

terzo (licenziatario) a utilizzare il marchio medesimo.

È un contratto di durata, quindi il contenuto è negoziato dalle parti ma la legge deve regolare le condizioni di

questo rapporto.

La struttura base delle licenze è : il titolare autorizza il licenziatario ad utilizzare il marchio, indica per quali

prodotti o servizi lo può utilizzare, stabilisce una tempistica e possibili rinnovi, può indicare il territorio in cui il

licenziatario può utilizzare il marchio, e stabilisce poi il meccanismo dei pagamenti.

Di solito il contratto di licenza prevede che, come corrispettivo, il licenziatario versi periodicamente al

licenziante, a scadenze prestabilite, delle somme (c.d. canoni o royalties) pari a una percentuale del fatturato o

degli utili realizzati con la vendita dei prodotti o la fornitura dei servizi contraddistinti dal marchio.

Nella realtà ci possono essere dei meccanismi più complessi, per esempio le clausole di minimo garantito per

cui si prevede che il licenziatario comunque pagherà una certa somma di denaro prestabilità e poi in più la

percentuale sul fatturato, o per esempio può essere che i pagamenti dei licenziatario siano non monetari ma di

altra natura come attività promozionali / pubbliciatarie.

I contratti di cessione e di licenza sono a forma libera, non vi è una forma imposta per legge. Di solito sono in

forma scritta.

In ogni caso dalla cessione e dalla licenza non deve derivare inganno circa i «caratteri dei prodotti o servizi che

sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico». [divieto di inganno del pubblico]

Il nuovo utilizzatore può scegliere due strada :

1. Mantenere invariato il prodotto, in questo caso il pubblico non si inganna.

2. Evitare l’inganno attraverso una comunicazione al pubblico, cioè se il nuovo utilizzatore non

mantiene le caratteristiche precedentemente il prodotto ma le varia deve comunicare al pubblico

questo cambiamento.

La norma non impone di mantenere inviariato il prodotto, però impone di non ingannare il pubblico.

Le licenze possono essere :

- Licenza è totale se riguarda tutti i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato.

- Licenza è parziale se riguarda solo alcuni di questi prodotti o servizi.

- Licenza è esclusiva se il licenziatario è l’unico a poter utilizzare il marchio, è un contratto con cui il

titolare non si limita a permettere al licenziatario di utilizzare il marchio ma gli garantisce con impegno

contrattuale che non conderà licenze ad altri licenziatari e che si asterrà anche lui dall’usare il marchio

per i prodotti e servizi per cui è dato in licenza.

- Licenza non esclusiva se il titolare si riserva il diritto di usare anche lui il marchio o si riserva di dare

licenze ad altri soggetti per gli stessi prodotti o servizi.

In questo caso ci sono tanti soggetti che utilizzano il marchio contemporaneamente per stessi prodotti

o servizi senza che il consumatore possa rendersi conto che ci sono tanti soggetti diversi.

Il legislatore dice che il titolare è libero di fare licenze non esclusive, però ci deve essere un espresso

impegno contrattuale di tutti i soggetti che usano il marchio ad allineare il livello qualitativo dei

prodotti. (se questo non avviene vi è la decadenza del marchio)

Norma di tutela per il titolare del marchio (licenziante)

Caso di inadempimento contrattuale.

La legge introduce una norma particolarisma per questi casi, e dice che quando il licenziatario si comporta

male e fa una serie di cose che non potrebbe fare, il legislatore consente al licenziante di attaccare il

licenziatario come se fosse un contraffattore qualunque.

Le condotte che possono portare a questo sono :

 condizioni di durata

 modo di utilizzazione

 natura dei prodotti e territorio

 quando non si rispetta le condizioni qualitative

La qualità è in senso ampio, non è solo quella materiale ma anche l’immagine, lo stile e il prestigio del marchio.

[es : Caso marchio di moda che poteva essere venduto solo in certi negozi di prestigio e il licenziatario in

violazione di questa disposizione si era messo a vendere i prodotti in negozi poco qualificati, rivenditori,

discount.. il titolare ha reagito e il giudice gli ha dato ragione]

Cause di nullità e decadenza dei marchi (sono il momento finale della vita del marchio)

Il diritto su un marchio può venire meno per :

- rinuncia del titolare

- scadenza (a 10 anni se non lo rinnovo)

- nullità e decadenza

Nullità : è il caso in cui un marchio è stato registrato senza avere i requisiti previsti dalla legge.

Un marchio è nullo ai sensi dell’art. 25 c.p.i se :

- ha ad oggetto un segno non registrabile in base all’art.7 c.p.i

- è privo di uno dei requisiti di validità previsti dagli art. 9-14 c.pi

- è stato registrato da un non avente diritto

- è stato registrato in mala fede.

La pronuncia di nullità ha effetti retroattivi.

Decadenza : è un venir meno di un diritto sul marchio per fatti sopravvenuti.

Un marchio decade ai sensi dell’art. 26 c.p.i :

- per volgarizzazione ai sensi dell’art. 13.4 c.p.i (vedi slide sulla perdita di capacità distintiva) = il segno

che prima è un valido marchio che poi si trasforma in nome o segno comune. Nel caso la perdita di

capacità distintiva non sia imputabile all'imprenditore allora non si ha decadenza;

- per illecità sopravvenuta ai sensi dell’art. 14.2 c.p.i – il marchio diviene idonea ad ingannare il pubblico

a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato. (c.d. decettività sopravvenuta) oppure diviene

contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. = Si parla di inganno quando si parla di

deterioramenti qualitativi / false indicazioni pubblicitarie / caratteristiche promesse che poi non ci

sono. Questa norma non costringe l'imprenditore a non variare mai i prodotti ma lo onera del non

inganno = se i prodotti non sono più uguali il consumatore ne deve essere informato;

- per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i

Per quanto riguarda il non uso (art. 24 c.p.i), il marchio decade se non è oggetto :

 di uso effettivo

 da parte del titolare o con il suo consenso

 per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato

 per un periodo di 5 anni a partire dalla registrazione o della data successiva in cui viene sospeso l’uso.

L’uso è EFFETTIVO se corrisponde ad una presenza seria del prodotto o servizio sul mercato, non lo è se è

puramente simbolico, sporadico, per quantitativi irrilevanti di prodotto.

Per esempio non è effettivo l’uso di un marchio per un atto isolato di vendita; non è effettivo l’uso di un

marchio per poche decine di unità di un prodotto di largo consumo.

Bisogna però analizzare caso per caso.

Esempio – se vendo in Italia solo 10 libri in lingua fillandese (è un suo effettivo) ma se vendo in Italia solo 10

libri in lingua italiana (l’uso non è effettivo)

Ci sono due regole per evitare la decadenza di un marchio :

- regole di flessibilità e ragionevolezza : cioè l'uso del marchio in una forma diversa da quella oggetto di

registrazione, purché non ne risulta alterato il carattere distintivo = si accettano piccole modifiche come

per esempio : Teominale rispetto a Theominal oppure La Fram rispetto a Fram.

- regole per l’esportazione : cioè l’apposizione del marchio su prodotti o confezioni a fini di esportazione.

La sanatoria della decadenza se, dopo il decorso dei 5 anni, viene iniziato o ripreso l’uso effettivo.

La sanatoria però non si può avere nel caso in cui :

- se nel frattempo terzi hanno già acquistato diritto sul marchio con la registrazione o con l’uso.

- se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o la ripresa dell’uso solo dopo aver saputo che un terzo

sta per far valere in giudizio la decadenza o se l’inizio o la ripresa dell’uso effettivo non avvengono

almeno 3 mesi prima della domanda o eccezione di decadenza in giudizio.

Non vi è la decadenza se il non uso è giustificato da :

- un motivo legittimo : qualunque situazione concreta indipendente dal titolare che renda ragionevole

l'assenza dell'uso. Per esempio se un prodotto può essere venduto solo dopo aver ottenuto

un'autorizzazione amministrativa.

(il non uso conseguente ad un fallimento dell’impresa non porta a decadenza)

- Marchi difensivi : art. 24.4 c.p.i – registro tanti altri marchi simili al principale in modo che queste

registrazioni ulteriori facciano da scudo alla registrazione principale. Il legislatore premia gli

imprenditori che fanno questo, dicendo che il non uso dei marchi difensivi non porta alla decandeza

basta che venga usato almeno il marchio principale. (L’uso effettivo del marchio principale salva dalla

decandenza i marchi difensivi che non vengono utilizzati).

Nullità e decadenza parziali : se i motivi di nullità o di decadenza riguardano solo una parte dei prodotti o

servizi per cui il marchio è registrato, la nullità o la decadenza «riguardano solo questa parte dei prodotti o

servizi» (art. 27 c.p.i.).

2 – Denominazioni d’origine e indicazioni geografiche

Art. 29 c.p.i : sono protette le indicazioni geografiche e le denominazione d'origine che identificano un paese,

una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità,

reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origini,

comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

 Fattori naturali = consistono nella composizione del terreno / nella sua latitudine, nella sua

esposizione al sole , si tratta di fattori ambientali, geologici e climatici che assumono rilevanza

sopratutto per i prodotti agricoli ed alimentari ed anche prodotti minerali e di cava.

 Fattori umani e di tradizioni = consistono nelle tradizioni affermante e note di produzione e di

fabbricazione nelle quali assume particolare rilievo la manodopera artigianale specializzata.

Ci sono delle condizioni alla tutela delle denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche:

− I regolamenti comunitari in materia di DOP e IGP dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli e delle

bevande spiritose mirano a prevedere un sistema di tutela uniforme ad esauriente;

− Per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine in materia di prodotti per i quali esiste un

nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica si applicano i regolamenti

comunitari in materia di prodotti agroalimentari e vitivinicoli;

− Le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine implicano sempre un nesso particolare tra le loro

caratteristiche e la loro origine;

− Le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine che riguardano i prodotti agricoli e alimentari, il

vino e le bevande spiritose, necessitano per essere tutelate, di essere registrate a livello comunitario

secondo quanto prevedono i relativi regolamenti UE;

Art. 30 c.p.i : Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i

diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o

quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni

geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di

un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo

di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una

località designata da un’indicazione geografica.

Le condotte vietate dalla norma in esame sono :

 l’uso idoneo ad ingannare il pubblico; cioè la condizione di ingannevolezza si estrinseca nel fatto

che l’indicazione o la denominazione utilizzata induce in errore i consumatori sulla provenienza,

sull'origine, sulla natura o sulle qualità essenziali dei prodotti;

 l’uso che comporti uno sfruttamento indebito della reputazione di IGP e DOP (uso parassitario e

agganciamento) ; cioè lo sfruttamento indebito sussiste al di là del rischio di confusione, laddove

non possa configurarsi un inganno in quanto sui prodotti sia indicata la loro vera origine oppure

siano utilizzate espressioni come “genere”, “tipo”, ecc. che rendano palese la natura non originale

dei prodotti stessi; (acquistare un prodotto Parmesan all’estero anche se sa che non è parmiggiano

reggiano, ma perchè richiama all’idea del prodotto e pensa abbiano le stesse qualità e quindi ad

una DOP o IGP – il consumatore trasferisce quinidi inconsciamente un po’ delle caratteristiche

positive del prodotto DOP o IGP sul prodotto che sa benissimo essere contraffatto, ma comunque

lo preferisce al prodotto anonimo) – in questo caso l’uso non è ingannevole perchè il consumatore

sa che non è un prodotto originale ma comunque lo preferisce.

Gli elementi rilevanti nello sfruttamento indebito sono :

− La reputazione :

- rispetto ai marchi la cui rinomanza è frutto dell’attività del loro titolare, la reputazione delle

IGP e delle DOP dipende dal legame del prodotto con il territorio;

- la reputazione permette alle IGP e alle DOP di godere di una tutela che, come per i marchi,

si estende al di là del rischio di confusione, e dunque anche per i prodotti non affini, ma

solo se la reputazione può avere una qualche influenza sulle scelte d’acquisto dei

consumatori di quei prodotti;

− Il carattere indebito dello sfruttamento :

- il concetto di indebito deve essere applicato in modo flessibile sulla base di una valutazione

dell’interprete da compiersi caso per caso, alla luce delle circostanze fattuali di ogni

fattispecie;

- mette in luce la possibilità di un utilizzo delle indicazioni geografiche o delle denominazioni

d’origine che non sia indebito, ma sia anzi lecito e legittimo perché esiste per questo

utilizzo un giusto motivo.

Le esemplificazioni delle condotte ingannevoli e o parassitarie :

 L'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine che indichi o suggerisca che il prodotto stesso

proviene da una località diversa dal vero luogo di origine = utilizzando il nome geografico caratterizzante le

IGP e le DOP per un prodotto identico a quello da esse designato, l'operatore economico da un lato si

avvantaggia della reputazione per vendere di più e dall'altro induce i consumatori a credere che il proprio

prodotto abbia le medesime qualità di quelli contraddistinti dalle indicazioni e denominazioni protette.

Il livello qualitativo dei prodotti recanti la falso DOP o IGP è indifferente, poiché la tutela opera anche in tal

caso. Infatti, : a parità di livello qualitativo dei prodotti, la zona geografica di provenienza rappresenta un

motivo di preferenza nella scelta d'acquisto del pubblico. E ciò vale anche nei casi in cui la provenienza

geografica non abbia una obiettiva influenza sulle caratteristiche del prodotto;

 L'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il

prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine = si concretizza nell'uso di marchi o

di elementi distintivi di contorno idonei ad evocare agli occhi dei consumatori un'origine geografica

prestigiosa del prodotto per cui essi sono usati, per senza menzionarla esplicitamente, ma anche qui

sfruttando parassitariamente la rinomanza delle indicazioni geografiche evocate, anche quando non si giunge

ad ingannare effettivamente il pubblico;

 L'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il

prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengano da una località designata da una

indicazione geografica o da una denominazione d'origine;

L’incipit della norma fa salvi la disciplina della concorrenza sleale, le convenzioni internazionali in materia e i

diritti di marchio anteriore acquisiti in buona fede.

Il cumulo con la discipliande della concorrenza sleale :

• Copre le mancanze della proprietà industriale;

• Sono soggetti legittimati ad agire solo gli operatori situati nella zona tipica che hanno diritto di fare

uso della denominazione o indicazione protetta, mentre la legittimazione è estendibile anche alle

associazioni professionali;

• La disciplina della concorrenza sleale è azionabile anche dagli imprenditori che, pur non essendo

legittimati in proprio all'uso della denominazione d'origine o indicazione geografica, sono

comunque interessati a farne cessare gli usi ingannevoli o parassitari;

• La disciplina della concorrenza sleale è applicabile a quelle situazioni in cui vi sia un uso non

veritiero di una “denominazione di origine geografica semplice”, vale a dire di un'indicazione che

non implica un rapporto diretto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, come,

ad esempio, il “Made in Italy”.

Convenzioni internazionali e regolamenti a tutale delle DOP e delle IGP :

- Convenzione di Unione di Parigi (1883) per la protezione della proprietà industriale – a cui aderiscono quasi

tutti gli stati mondiali : oltre ad includere le “indicazioni di provenienza (indicazioni geografica semplice) o

denominazioni d’orgine” nell’ambito della proprietà indistriale, prevede l’applicabilità del sequestro

all’importazioni all’ipotesi di “... utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza

del prodotto” e impegna poi ogni Stato contraente ad assicurare ai cittadini degli Stati contraenti una

protezione appropriata ed efficace contro, tra l’altro, l’uso di indicazioni false relative alla provenienza dei

prodotti e la concorrenza sleale.

La tutela offerta dall’art. 10 CUP è circoscritta ai soli casi in cui sia usata una indicazione falsa, quindi per usi

ingannevoli.

La CUP configura espressamente come illecito l’utilizzazione sia diretta, sia indiretta di false indicazioni : e cioè

l’uso sia di false indicazioni che comprendono un esplicito riferimento ad una zona geografica (c.d indicazioni di

provenienza dirette), sia false indicazioni che, pur non contenendo alcun toponimo, suggeriscono l’idea di una

precisa provenienza geografica del prodotto.

Quindi non è vietato utilizzare solamente l’indicazione “prodotto italiano” ma anche(c.d indicazioni di

provenienza indirette) :

- simboli tipici di un paese (es: mostro di Lochness per un prodotto scozzese)

- dialetti tipici di un paese

- colori tipici di un paese (se faccio un prodotto in italia con il colore verde per far pensare sia scozzese)

- bandiere

- immagini di personaggi caratteristici nella tradizione locale

Vediamo alcuni esempi che la CUP vieta e per cui ci sono delle cause in corso :

- “Lasagna” Italiana venduta da Tesco – che è un sandwich (qui ci sono sia

indicazioni dirette che indirette e il governo a fatto causa a Tesco azionando la

CUP, perchè c’è scritto Italian, c’è scritto lasagne in italiano, ci sono i colori

della bandiera italiana).

- “San Marzano tomato romano” - intanto il pomodoro di San Marzano

non è romano, e qui vediamo la falsa DOP (anche se non è tutelata dalla

CUP) – Tomato è come una traduzione di Tomate in italiano e Romano

per far credere sia italiano.

- “Parmesello italiano” La CUPqui vieta l’uso di Italiano

- “Parmesan” – Qui vieta, la bandiera italiana e in alto c’è scritto Perfect

Italiano.

- “Pecorino cinese” – con la bandiera italiana e la scritta Italian.

- Accordo di Madrid (1891) relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci.

Contiene all’art. 1.1 una disciplina analoga a quella della CUP, prevedendo il sequestro all’importazione dei

prodotti recanti un indicazione falsa.

Rispetto alla CUP, l’Accordo di Madrid stabilisce che se un Paese aderente non preveda specifiche sanzioni per

l’uso di indicazioni non veritiere, si applicheranno le sanzioni contenute nelle leggi sui marchi o sui segni

distintivi.

- Accordo di Lisbona (1958) sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione

internazionale.

Qui le “denominazioni d’origine” sono tutelate a condizione che esse siano riconosciute e protette come tali nel

Paese d’origine, e che siano state registrate presso l’Ufficio dell’OMPI di Ginevra.

(es: Chianti per avere protezione deve essere riconosciuta come DOP dallo stato e che poi venga registrata)

L’Accordo di Lisbona fornisce una precisa definizione della denominazione d’origine, stabilendo che si considera

tale : “ ... la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un

prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente,

all’ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani”.

l’Accordo di Lisbona, a differenza della CUP e dell’Accordo di Madrid, garantisce la protezione delle

denominazioni d’origine “contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l’origine vera del prodotto sia

indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «modo»,

«imitazione» o simili” (art. 3), prescindendo dunque completamente dalla idoneità dell’uso della denominazione

protetta ad ingannare il pubblico e configurando perciò come un illecito anche le operazioni di agganciamento

parassitario; (in più protegge anche dagli usi parassitari).

La protezione è limitata all’ambito dei prodotti identici od al più fortemente simili.

L’Accordo di Lisbona non contiene norme di carattere sanzionatorio, anche se si ritengono applicabili,

ricorrendone i presupposti, quelle previste dal Codice della proprietà industriale e dalla disciplina del Codice

Civile in tema di concorrenza sleale.

L’Atto di Ginevra del 21 Maggio 2015 ad integrazione dell’Accordo di Lisbona introduce disposizioni in grado di

proteggere a livello internazionale, oltre alle denominazioni d’origine(DOP) già previste dall’Accordo di Lisbona,

anche le indicazioni geografiche (IGP)

- Accordo TRIPs (1994) : tutelano anche le indicazioni geografiche – aderiscono quasi tutti gli stati del mondo.

Gli articoli 22 e seguenti sono dedicati alla disciplina delle “indicazioni geografiche”.

L’Art. 22.1 TRIPs stabilsce che “... per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un

prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una

determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuiti alla sua

origine geografica”.

Anche se manca il riferimento ai “fattori naturali” e ai “fattori umani”, la necessaria sussistenza di questi fattori

deve essere desunta implicitamente dal fatto che la norma prevede che il prodotto debba trarre i propri

caratteri dal territorio da cui proviene.

L’espressione “indicazioni geografiche” designa le indicazioni che identificano un prodotto come originario di un

determinato luogo non soltanto quando le qualità o le caratteristiche del prodotto medesimo siano

essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, ma anche quando a tale origine possa essere ricondotta la

sola notorietà del prodotto stesso. In altri termini, in base alla definizione di indicazioni geografiche dei TRIPs,

non è necessario che l’ambiente geografico si rifletta in caratteristiche obiettive del prodotto «tipico», bastando

invece a questo fine che all’ambiente sia legata anche soltanto la «reputazione» del prodotto stesso;

La protezione che offrono i TRIPs non è equivalente a quella offerta dall’Accordo di Lisbona, perchè la tutela

delle indicazioni geografiche assicurata dall’Accordo TRIPs, prescinde dalla registrazione ed è limitata all’ipotesi

in cui le indicazioni medesime siano utilizzate in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del

prodotto che identificano.

(quindi protegge solo dagli usi ingannevoli, cioè quando il consumatore può pensare che il prodotto provenga

dalla zona geografica indicata)

Rispetto all’Accordo di Lisbona l’accesso alla tutela è molto più semplice perchè non è prevista una

registrazione, quindi non ci sono formalità costitutive per ottenere la tutela.

L’Accordo TRIPs come abbiamo detto tutelano solo dagli usi ingannevoli, con una eccezione all’ art. 23.1 dove

sanziano anche gli usi parassitari ma solo delle indicazioni geografiche di vini e di prodotti alcolici.

(Allora perchè l’America continua a produrre falso Chianti? Perchè gli stati uniti non riconoscono la nostra DOP

Chianti, considernandola invece denominazione generiche del prodotto, secondo loro Chianti è il tipo di uva o il

tipo di vino, non è una DOP... non indica il vino prodotto nella zona del Chianti)

- La Convenzione internazionale di Stresa (1951) sull’uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei

formaggi.

Si tratta di una normativa riguardante specifici prodotti del settore alimentare, i formaggi.

Esiste una lista in cui ogni stato membro indica i formaggi di cui chiede la protezione e lo stato che fa la propria

lista si impegna anche a rispettare la lista delle denominazioni e dei nominantivi d’origine dei formaggi degli

altri paesi contraenti.

Questa convenzione è importante sopratutto per i rapporti con la Svizzera perchè per gli altri paesi dell’unione ci

sono i regolamenti comunitari, ma la Svizzera non aderisce a questi regolamenti UE.

- Infine vi sono altre Convenzioni e trattati bilaterali in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni d’origine.

Queste prevedono un sistema di tutela basato sul meccanismo della c.d. “protezione su lista”, e cioè

sull’impegno reciproco dei Paesi contraenti ad assicurare la protezione delle denominazioni di origine e delle

indicazioni geografiche dei prodotti indicate da ciascun Paese in un apposito elenco allegato all’accordo

internazionale.

I regolamenti dell’Unione Europea – (linea di protezione forte)

A livello di Unione Europea le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed

alimentari diversi da quelli vitivinicoli sono disciplinate dal Regolamento UE n. 1151 / 2012.

Questa disciplina UE tutela le due diverse tipologie di segni geografici, vale a dire le Denominazioni di Origine

Protette (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

o Denominazione di origine protetta (DOP) : il legame tra prodotto e territorio è più intenso.

è un nome che identifica un prodotto...

a) Originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato.

b) La cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un

particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinsechi fattori naturali e umani.

c) Le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

o Indicazione geografica protetta (IGP) : il legame tra prodotto e territorio è più tenue.

è un nome che identifica un prodotto...

a) Originario di un determinato luogo, regione o paese.

b) Alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o

altre caratteristiche.

c) La cui produzione si svolge per almeno una delle fasi nella zona geografica delimitata.

(es: Torrone – prodotto in una certa zona, caso di IGP per una reputazione legata al territorio)

La tutela è garantita attraverso un sistema che, come nell’Accordo di Lisbona, è basato sulla registrazione.

Alla domanda di registazione di una DOP o di una IGP europea deve essere allegato il relativo “disciplinare di

produzione”, vale a dire un documento contenente una serie di informazioni relative al prodotto e al modo di

ottenerlo, tra cui la descrizione delle principali caratteristiche, la delimitazione della zona geografica di

provenienza, l’indicazione del metodo di produzione, delle ragioni del legame con il territorio, delle modalità e

dei soggetti incaricati del controllo del rispetto delle norme del disciplinare.

Il procedimento di registrazione è strutturato in due fasi :

- 1° Fase a livello Nazionale nello stato membro in cui si trova il prodotto tipico, e questo valuta se ci sono

i presupposti per chiedere una protezione a livello di Unione Europea di quel nome geografico, se questa

fase ha un esito positivo lo stato manda la richiesta di registrazione a livello di Unione Europea alla

commissione dell’Unione Europea.

- 2° Fase a livello di Unione Europea all’esito della quale la commissione europea decide se sussitono i

presupposti o no per concedere la protezione.

In ogni fase sono previsti dei meccanismi di opposizione, cioè tutti i soggetti prima a livello nazionale poi a livello

europeo, che hanno delle ragioni da far valere contro il riconoscimento di quella DOP o IGP, lo possono fare.

Se tutta la procedura ha esito positivo, il riconoscimento dell DOP e della IGP avviene con appostito

regolamento della Commissione UE.

Una volta che la registrazione della DOP o della IGP europea sia stata concessa, la sua validità non può più

essere contestata davanti ad alcuna autorità giudiziaria, salva la possibilità di impugnare i regolamenti UE di

riconoscimento di una DOP o di una IGP in base all’art. 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

(TFUE), o di sottoporre la valutazione della loro legittimità alla Corte di Giustizia UE attraverso un rinvio

pregiudiziale da parte di un giudice nazionale;

[casi rari : caso famoso – formaggio greco, la feta che era stata registrata come DOP metà degli anni 90, alcuni

stati avevano contestato la validità della DOP. Inizialmente la Corte di giustizia aveva detto che la procedura di

concessione della DOP feta era infatti viziata e quindi ha annullato la protezione della DOP feta, la commissione

poi ha integrato i suoi accertamente e ha fatto un secondo regolamento in cui nuovamente veniva protetta la

DOP feta, gli stati di prima impugano di nuovo la DOP feta ma a questo punto la Corte di giustizia dice che tutti

gli accertamenti sono stati fatti e quindi la DOP feta attualmente è registrata].

La commissione UE può procedere alla cancellazione della DOP o della IGP europea ove ritenga non più

garantito il rispetto delle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

L’art. 13 tutela le DOP e le IGP registrate sia nelle ipotesi di inganno del pubblico, sia in quelle di sfruttamento

della notorietà della denominazione o indicazione protetta, ossia per uso parassitario.

(esempio di uso parassitario : Formaggio Gorgonzola, c’era un austriaco che senza ingannare il consumatore, perchè capiva

benissimo che non era il gorgonzola originale, aveva iniziato a vendere un formaggio chiamandolo Cambozola, su questo si

era discusso ed era proprio il consorzio Gorgonzola che diceva che Cambozola è una evocazione idebita del gorgonzola

DOP, la corte di giustizia dice che si è un evocazione ma forse in certi territori tipo l’Austria vi era un preuso nel tempo per

cui si poteva tollerare questo)

Competente a giudicare della violazione di una DOP o di una IGP europea è il giudice nazionale che, in relazione

alle sanzioni, applicherà le norme interne non contenendo il Regolamento UE n. 1151/2012 norme specifiche in

materia.

Regolamento UE n. 1308 / 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli : contiene la

definizione di vino e le sue varie tipologie.

Questo regolamento protegge DOP e IGP dei vini con norme simili a quelle del Regolamente UE n. 1151/2012.

Regolamento UE n. 252 / 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la

protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Questo regolamento prevede un sistema di registrazione a livello europeo delle DOP e delle IGP relative ai

prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Le disposizioni concernenti il sistema di registrazione delle DOP e delle IGP dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e

l’ambito della relativa protezione sono in linea quanto disposto dal Regolamento UE n. 1151/2012.

Regolamento UE n. 110/ 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e

alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Questo regolamento prevede che per le bevande spiritose (categoria che comprende, ad esempio, il rum, il

brandy, l’acquavite e vari tipi di liquori) possano essere registrate delle IGP comunitarie (ma non delle DOP), la

cui disciplina ricalca sostanzialmente quella del Regolamento UE 1151/2012.

L’Unione Europea ha indetto nel 2014 una consultazione pubblica in relazione alla possibile creazione di un

sistema di protezione anche delle indicazioni geografiche dei prodotti non agricoli.

I marchi collettivi UE

I marchi collettivi UE sono regolati dagli artt. 66-74 del Regolamento CE 207/2009.

possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all’atto del deposito e idonei a

- distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese (art.

66.1);

possono depositare marchi collettivi UE le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o

- commercianti e le persone giuridiche di diritto pubblico (art. 66.1);

possono costituire marchi collettivi UE segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a

- designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi (art. 66.2);

un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio di siffatti segni o

- indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o

commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare

una denominazione geografica (art. 66.2);

la domanda di marchio collettivo UE deve essere accompagnata da un regolamento d’uso (art. 67.1);

- nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di

- appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio,

comprese le sanzioni. Il regolamento d’uso di un marchio collettivo UE deve autorizzare le persone i cui

prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione

titolare del marchio (art. 67.2).

I marchi di certificazione UE sono regolati dagli artt. 74-bis – 74-duodecies del Regolamento CE 207/2009 come

interpolato dal Regolamento UE 2424/2015.

- possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della

- domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione

al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità,

alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi

non certificati (art. 74-bis);

- ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può

presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che

comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato (art. 74-bis.2);

- si applicano le medesime disposizioni del marchio collettivo;

- a livello nazionale non esiste la distinzione tra marchio collettivo e marchio di certificazione: pertanto

anche i secondi rientrano nell'alveo del marchio collettivo.

I marchi collettivi italiani sono regolati dall’art. 11 c.p.i

come per i marchi collettivi UE, i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la

- qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione di appositi marchi come

marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti

(art. 11.1);

i regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere

- allegati alla domanda di registrazione (art. 11.2);

- si applicano le stesse regole dei marchi tranne alcune eccezioni dovute al fatto che il marchio collettivo

svolge soprattutto un funzione di garanzia qualitativa, mentre quello individuale ha principalmente una

funzione distintiva;

- il marchio collettivo può essere descrittivo e può indicare la provenienza dei prodotti;

- chi può registrare il marchio: non ci sono limitazioni; possono essere consorzi, società, cooperative,

associazioni (come per Parmigiano Reggiano) oppure soggetti o enti che siano legati alle imprese

utilizzatrici non da un rapporto associativo, ma da un mero vincolo contrattuale (come per pura lana

vergine, vero cuoio, I love Italian Shoes);

- vi è dissociazione tra chi registra il marchio e chi lo utilizza. Il titolare è tenuto a verificare la qualità dei

prodotti recanti su sua autorizzazione il marchio collettivo e non può essere al tempo stesso un

utilizzatore del marchio medesimo;

- diritto di accesso al marchio: rapporto associativo o contrattuale ed esame dell’UIBM nel caso di marchi

geografici per evitare ingiustificate discriminazioni e vantaggi concorrenziali;

- il regolamento: deve prevedere il rispetto delle norme di qualità (che possono essere delimitative delle

zone geografiche di provenienza dei prodotti e possono prevedere indicazioni sulle materie prime da

impiegare e prescrizioni sui procedimenti produttivi da seguire e sugli standard qualitativi da ottenere),

il potere del titolare del marchio collettivo di effettuare controlli e le sanzioni per le infrazioni. Il

regolamento deve essere allegato alla domanda di marchio collettivo e deve essere pubblicato (anche le

modifiche);

- decadenza del marchio collettivo per omessi controlli


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LatiLeo

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DESCRIZIONE APPUNTO

Riassunto per l'esame di Diritto Industriale (1°Parziale), basato su appunti personali presi a lezione con il Prof. Giulio Enrico Sironi, con integrazione di appunti presi in classe e con riferimenti al testo consigliato dal docente "Diritto Industriale, Giappichelli" quarta edizione.
Gli argomenti trattati sono : Marchi e segni distintivi d'impresa, Denominazione d'origne e Indicazione geografica e Disegni e Modelli con riferimento al diritto d'autore. .

(Materiale sia per esame frequentante che per non frequentante)


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in economia e gestione aziendale (MILANO)
SSD:

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LatiLeo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Sironi Giulio Enrico.

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