Diritto industriale

DIRITTO INDUSTRIALE

BREVETTI PER INVENZIONE

1.

Il brevetto è lo strumento giuridico con cui la legge riserva, in esclusiva, per un certo

periodo di tempo, lo sfruttamento di un innovazione di tipo tecnico, a chi ha conseguito

quella innovazione (senza l’esclusiva da parte della legge, una volta immessa sul mercato,

quell’innovazione sarebbe a disposizione di tutti)

la tutela brevettuale non serve solo alla tutela/protezione degli interessi di chi ha conseguito

• l’innovazione ma serve anche alla protezione di interessi generali > nel senso che il brevetto ha la

funzione di stimolare il progresso tecnico cioè l’innovazione è anche a vantaggio della collettività

[ ovvero se io non do un’esclusiva e quindi una possibilità di profitto monopolistico all’inventore,

egli non è incentivato a innovare]

La tutela brevettuale deve bilanciarsi con altre esigenze diffuse: quella della collettività e quella

• della concorrenza > le esclusive non devono cioè essere troppo estese e dilatate nel tempo >

dopo 20 anni cadono in pubblico dominio e tutti possono sfruttare l’innovazione liberamente

Scambio tra inventore e collettività: l’inventore ottiene, grazie alla sua attività inventiva, l’esclusiva

• brevettuale (cioè il monopolio di 20 anni) ma in cambio deve rivelare nella domanda di brevetto

l’oggetto della sua innovazione e quindi il contributo della tecnica.

la tutela dei brevetti è una tutela di contenuto, dell’idea inventiva: è una tutela più forte di quella

• del diritto d’autore che è solo della forma espressiva. In questo caso invece la protezione non è

solo sulla forma esterna,sulla struttura di quanto è stato brevettato ma è sull’idea dei soluzione,

sull’idea tecnica sottostante il brevetto. >> Il titolare del brevetto può quindi vietare ai terzi sia di

replicare il prodotto messo a punto dall’inventore sia di afre prodotti/processi che funzionino

sulla base della stessa idea.

Norme sui brevetti = Convenzione di Monaco sul brevetto europea del 1973 ; Decreto Legislativo 30 del

2005; Dagli art 45 in avanti del Codice della P.I

OGGETTO DEL BREVETTO

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che

siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale (art.

45.1 c.p.i.). Per essere brevettate le invenzioni devono avere 4 caratteristiche (in assenza anche

solo di una di esse il brevetto non può essere concesso; se per sbaglio venisse concesso sarebbe

nullo, non più valido) . (problema tecnico è un

Invenzione: soluzione originale di un problema tecnico.

qualunque effetto indesiderato che l’inventore si propone di risolvere in modo originale)

Tipologie di brevetto (in base all’oggetto)

di prodotto= hanno ad oggetto un manufatto (es: un dispositivo, un nuovo principio attivo di un

1. farmaco)

2. di procedimento= cioè i processi per ottenere un risultato (es: processi produttivi, di

lavorazione..)

3. di nuovo uso (tipico della chimica)= ad esempio c’è una sostanza nota con una certa funzione e

l’invenzione sta nello scoprire che essa può avere anche una seconda funzio

1

Entità che non sono considerate invenzioni

> Restano fuori le innovazioni che non si collocano propriamente nel mondo della tecnica=

Innovazioni di tipo estetico (design di prodotti), innovazioni di tipo commerciale (certi progetti di

marketing).

> (Art 42. Comma 2) : Non sono poi considerate invenzioni:

scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici ( Se mi lito a scoprire qualcosa che esiste in

natura, ,senza trovare un’applicazione, essa non è un’invenzione brevettabile

“product of nature”

perché manca il contributo inventivo > per aversi un’invenzione è necessario che quella

scoperta sia applicata per risolvere un problema tecnico: “works made by men”)

piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale; programmi

per elaboratore (software) > ( se io creo un certo piano di marketing, esso non è considerato

dalla legge soluzione ad un problema tecnico ma creazione astratta che non ha direttamente

un’applicazione)

presentazioni di informazioni

Tuttavia le entità menzionate dall’art. 45.2 c.p.i. non sono brevettabili solo se considerate «in

quanto tali» (art. 45.3 c.p.i.). Possono quindi essere brevettate se l’inventore individua una loro

applicazione industriale; in particolare, brevettabilità delle c.d. scoperte-invenzioni (es.: brevettabilità

della scoperta consistente nel genoma di un virus se unita a una sua applicazione industriale:

ovvero il tribunale ha riconosciuto la validità del brevetto affermando che l’inventore non si era

limitato a scoprire il virus ma lo aveva utilizzato per fare vaccini e kit di diagnosi. ). “in quanto tali”

significa che: la scoperta o il metodo matematico o il piano commerciale, di marketing, se

considerati in sé per sé come mera attività intellettuale o come euro risultato di un’attività

scientifica non sono brevettabili perché si trovano sul piano della pura creazione mentale. Se invece

trovano un’applicazione pratica e quindi vengono usati per risolvere un problema tecnico non sono

più “in quanto tali”.

Europeo Brevetti

L’Ufficio che è l’ufficio competente a rilasciare brevetti europei (Nb: procedura

unica di concessione del brevetto europeo è valido simultaneamente begli Stati europei che hanno

aderito alla convenzione di Monaco), nel valutare se le domande di brevetto possono essere

concesse, valuta anzitutto se l’oggetto del brevetto rientra tra le entità brevettabili. Inizialmente

software

era contrario alla brevettazione del (infatti art 45.2 dice che i programmi per

elaboratore non sono brevettabili), in seguito cambiò posizione agendo sulla formula “in quanto

tali”. Anche il software è escluso dalla brevettazione solo se considerato «in quanto tale». Si ritiene

che il software non sia escluso dalla brevettazione quando ha un «carattere tecnico»: v. Guidelines

EPO (Part G – Chapter II – Par. 3.6). Cioè se il software è semplicemente un elenco astratto di

algoritmi matematici senza un’applicazione concreta allora non è brevettabile. Al contrario, è

brevettabile, se non si limita ad interagire con la macchina ma svolge una funzione tecnica.

(Inizialmente L’ufficio aveva precisato che si può brevettare il procedimento tecnico attuato per

mezzo di software e quindi indirettamente viene compreso anche il software; Dagli anni 90 invece

ha dichiarato direttamente che esso può essere brevettato se ha un’applicazione tecnica)

Di fatto si tende oggi a riconoscere con molta facilità la presenza di un carattere tecnico.

(Es: IBM: brevettato software che serviva ad organizzare il funzionamento delle memorie esterne

del computer)

==> La situazione del software finisce per avere una doppia tutela: quella dei brevetti e quella del

diritto d’autore.

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Non possono costituire oggetto di brevetto (art. 45.4 c.p.i.):

Queste entità potrebbero essere materia di brevetti na per ragioni contrapposte il legislatore ha

ritenuto di escluderle dalla brevettazione = sono eccezioni alla brevettabilità=

metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale; metodi di

- diagnosi applicati al corpo umano o animale ( si teme un monopolio brevettuale sul trattamento

chirurgico o sul modo di svolgere una terapia o sui metodi di diagnosi)

varietà vegetali e razze animali; procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o

- vegetali (chi mette a punto una nuova verità vegetale può avere l’esclusiva ma non il brevetto Ma

oggi si possono concedere brevetti int elezione alla modifica del patrimonio genetico di alcune

piante o animali)

Sono però brevettabili (art. 45.5 c.p.i.):procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti

mediante questi procedimenti, prodotti, in particolare sostanze o composizioni, per l’uso di uno

dei metodi indicati dall’art. 45.4 c.p.i. (es: farmaco, macchinario per fare un’operazione)

REQUISITI DI VALIDITA’

Sono le innovazioni che si caratterizzano per il possesso di certi requisiti, in assenza dei quali il

brevetto non è valido. Se l’ufficio non si accorgesse della loro mancanza, qualunque soggetto

interessato può fare causa di nullità o invalidità del brevetto in tribunale> si chiede al giudice di

accertare che il brevetto è stato concesso senza i requisiti di validità. Essi sono previsti dalla legge

dagli artT 46- 50 . Un’invenzione (o “trovato”) deve presentare cumulativamente tutti i requisiti di:

-Industrialità (art. 49)

-novità (art.47) (o novità estrinseca)

-Attività inventiva (art. 48) (o originalità o requisito della non evidenza dell’invenzione o novità

intrinseca)

-Liceità (art. 50)

Inoltre, perchè il brevetto sia valido deve poi essere sufficientemente descritto : cioè il modo in cui

è scritta la domanda di brevetto (art 51.). L’invenzione deve essere descritta in modo

comprensibile dall’inventore, per ricevere in cambio i 20 anni di protezione. In caso contrario, egli

perde il diritto esclusivo sul brevetto.

1. Industrialità

Requisito preliminare che si collega al fatto che l’invenzione deve collocarsi nel mondo della

tecnica e deve dare una soluzione tecnica ad un problema tecnico. Esso in parte si sovrappone al

concetto generale di invenzione.

Art 49 del codice della proprietà industriale: l’industrialità consiste nel fatto che l’invenzione sia

suscettibile di avere un’applicazione industriale, che c’è se il “trovato” può essere fabbricato o

utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (quindi in qualsiasi genere di

attività economica)

Il concetto di fabbricazione riguarda i (i quali sono suscettibili di applicazione

brevetti di prodotto

industriale se possono essere fabbricati, al contrario dei brevetti di procedimento). Fabbricato cioè

significa cioè che il brevetto può essere fabbricato in maniera ripetibile, costante (con le stesse

caratteristiche). Nel mondo della meccanica non è difficile da applicare ma in altri settori della

tecnica (mondo chimico) questo requisito può porre dei problemi, quando si tratta di prodotti che

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hanno un margine di imprevedibilità (es: prodotto chimico che si ottiene con certe reazioni

chimiche). Il concetto di utilizzazione riguarda i brevetti di procedimento: deve trattarsi di un

procedimento che può essere applicato la cui utilizzazione mette capo a risultati costanti .

L’invenzione non deve essere poi in contrasto con leggi fisiche, con leggi di natura (es: dispositivo

per il moto perpetuo). >> Mettendo in atto gli insegnamenti del brevetto arrivo a risultati

prevedibili e costanti e quando ho chiesto di brevettare, funziona cioè risolve il problema tecnico

sotteso al brevetto. > Questo pecche l’invenzione deve essere tecnicamente realizzabile e può

essere riprodotta con caratteri costanti.

(Es: tonno in scatola: nel settore dell’industria alimentare dei prodotti in scatola, c’è il problema che

l’alimento sigillato a contatto con l’aria si ossida. E poichè devono avere una lunga vita a scaffale questo

crea un problema tecnico >> soluzione: ricoprire l’alimento di olio. Il brevetto oggetto di questa causa

risolveva questo problema diversamente > poco prima che il prodotto venisse sigillato si inseriva una

miscela di gas inerte che scacciava dalla latta l’ossigeno MA problema: un concorrente, che contestava la

validità del brevetto, ha contestato che non ci fosse industrialità, cioè che il brevetto non desse info.

sufficienti per garantire che si arrivasse con certezza ad un alimento che non si ossida)

L’ industrialità non coincide nè con l’utilità nè con la materialità dell’invenzione:

Utilità può significare che il brevetto risolve un problema. Ma non è necessario che esso debba

- essere migliorativo, più efficiente rispetto ad altre conoscenze note. Quindi si può brevettare

anche ciò che non è più efficiente del già noto perché potrebbe essere espressione di un

concetto originale e avere industriali anche se non è migliore di altre soluzioni esistenti,

- Materialità (riguarda soprattutto i brevetti di procedimento): non è necessario che l’invenzione

riguardi per forza un bene tangibile (es: Nel caso di una Legge matematica applicata per ottenere

info. industriali utili, c’è industrialità )

2. Novità

Non basta che il brevetto sia nuovo, perchè deve essere anche originale cioè l’innovazione non è

alla portata di un tecnico medio del settore*. La legge vi dedica art 46 e 47, che corrispondono

all’art. 54 sulla convenzione del brevetto europeo.

Def: un’invenzione è nuova se non è compresa nello insieme di

stato della tecnica < Comma 2 art 46:

tutte le conoscenze rese accessibili (se una certa conoscenza esiste ma è sconosciuta basta che esista e

al pubblico, in qualsiasi modo, in Italia o all’estero prima del deposito della

che sia accessibile) domanda di brevetto

(Dove: se brevetto solo in Italia posso essere accusato di mancanza di novità in un altro paese = la

territorialità non è una difesa).

(Quando: data di deposito della domanda di brevetto. Si considera lo stato della tecnica fino al

giorno prima del deposito della domanda)

Una conoscenza non accessibile non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la novità. Perchè

una conoscenza entri a dar parte dello stato della tecnica basta la mera accessibilità; non occorre

che l’accesso vi sia stato. Anche le conoscenze nascoste o dimenticate ma pur sempre accessibili,

fanno parte dello stato della tecnica e possono togliere novità al successivo trovato. Il legislatore ha

stabilito che anche la hidden knowledge faccia parte dello stato della tecnica, non occorre che sia

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nota. (Ma se realizzo un prodotto tenendolo segreto e quindi non è accessibile a nessuno, non fa

parte dello stato della tecnica perché manca l’accessibilità)

Se si tratta di una descrizione verbale o di un prodotto che viene mostrato, il concetto di

accessibilità richiede una verifica ulteriore. Occorre verificare anche il tipo di pubblico che è

entrato in contatto con la conoscenza (se l’info. viene raccontata senza che venga registrata e le

persone non sono in grado di comprenderla e di ritrasmetterla = non c’è accessibilità al pubblico,

perchè l’info. non è entrata in contatto con almeno 1 persona in grado di capirla e trasmetterla).

Oppure, se un inventore ha raccontato la sua invenzione ad un potenziale cliente descrivendogliela

sommariamente > quelle info. fanno parte dello stato della tecnica se il cliente aveva competenze

tecniche per acquisirle. O se un prodotto viene mostrato o messo sul mercato (reverse

engeneering) ma non è stato esaminato oltre che esposto non fa parte dello stato della tecnica.

L’inventore non ha fornito informazioni tecniche sul prodotto e sul suo funzionamento .

In sintesi:

Basta la semplice accessibilità al pubblico, questa accessibilità può derivare da qualunque modo

in cui la comunicazione è stata divulgata, la dimensione territoriale è mondiale e la dimensione

temporale è quella del deposito della domanda di brevetto.

Si considerano comprese nello stato della tecnica ai soli fini del giudizio di novità, le domande di

brevetto italiano ed europeo designanti che siano ancora segrete (non pubblicate) al momento

della domanda di brevetto (art 46, comma 3)

Si deposita la domanda, per 18 mesi dal momento del deposito rimane segreta e viene pubblicata

dopo i 18 mesi della proceduta di brevettazione e diventa accessibile al pubblico e facente parte

dello stato della tecnica. In quei 18 mesi può essere però depositata da un altro inventore una

domanda identica. Il legislatore ha introdotto quindi questo 3 comma come soluzione di

compromesso per evitare che ci siano 2 brevetti su una stessa invenzione. In modo fittizio si

considerano quindi queste due domande comprese nello stato della tecnica e possono essere

opposte al brevetto italiano solo se si tratta di domande destinate a sfociare in brevetti efficaci in

Italia (qui non c’è la dimensione mondiale) Questa estensione dello stato della tecnica, anche a

domande fattualmente non accessibili, c’è solo per il giudizio di novità. Per cui una domanda di

brevetto ancora segreta si considera solo per valutare la novità. Se non toglie novità quella

domanda non si considera più.

Nota: per stabilire se l’invenzione è compresa nello stato della tecnica (quindi è priva di novitò) si

deve confrontarla con ciascuna delle anteriorità; se l’invenzione coincide con una delle anteriorità,

manca novità. E’ un giudizio di identità (per la legislazione italiana è identità fotografica: esatta

corrispondenza al 100% con la conoscenza anteriore; per l’ufficio europeo brevetti è identità in

senso sostanziale: se l’anteriorità non è identica ma contiene una serie si info. dalle quali il tecnico

del ramo è in grado di rilevare direttamente l’oggetto del brevetto, si considera pur sempre che ci

sia identità)

Predivulgazione: Un caso particolare di mancanza di novità che si ha per