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- Equivalenza del trovato a conoscenze note; mancato rispetto del brevetto da parte dei

concorrenti; progresso routinario; strada a senso unico (fin dal momento di partenza è tutto

semplice e a disposizione del tecnico medio)

di valutazione dell’Ufficio Europeo Brevetti che sono progressivamente seguiti

Vediamo alcuni criteri

anche dai Giudici italiani:

- Problem and solution approach determinare un problema tecnico, la sua soluzione, e

capire se tale soluzione è originale:

 Individuazione dell’anteriorità più vicina (closest prior art) = le direttive dell’Ufficio

dicono che l’anteriorità più vicina è il punto di partenza più promettente per uno

sviluppo della tecnica che porti all’invenzione oggetto di brevetto. Nello stato della

tecnica, si seleziona l’anteriorità più vicina all’invenzione dal punto di vista della

soluzione del problema tecnico in corso

 Formulazione del problema tecnico oggettivo risolto dal trovato (objective technical

= si dice “oggettivo” perché nella domanda di brevetto potrebbe comparire

problem)

un problema diverso da quello effettivamente risolto, quindi bisogna specificare quale

sia il problema tecnico che la data invenzione intende risolvere

 Valutazione, tenendo conto di tutte le anteriorità nello stato della tecnica, circa

l’esistenza di insegnamenti che avrebbero spinto il tecnico medio, di fronte al

a procedere, partendo dall’anteriorità più vicina, verso il

problema tecnico oggettivo,

conseguimento del trovato e lo avrebbero portato a conseguirlo. Valutazione ex ante

e non ex post: ci si deve porre dal punto di vista del tecnico medio alla data di deposito

della domanda di brevetto (o alla data della priorità), senza considerare conoscenze ed

altri elementi posteriori a questa data.

Supponiamo di avere un problema tecnico dato ad esempio da un cestello di lavatrice che non

riesce a trattare adeguatamente i capi da lavare, e come anteriorità più vicina abbiamo il

conformare il cestello in un certo modo, con un invenzione rispetto a tale anteriorità fatta da

prendiamo l’anteriorità più vicina e

miglioramenti ulteriori fase di valutazione finale:

chiediamoci se in un tutto il resto dello stato della tecnica ci siano altri insegnamenti in grado

di far compiere al tecnico medio in modo ovvio il passo ulteriore (cioè l’invenzione)

- Approccio could-would: non conta ciò che il tecnico medio avrebbe astrattamente potuto fare

(could); conta solo ciò che il tecnico medio avrebbe effettivamente fatto (would), perché vi

erano insegnamenti nello stato della tecnica che lo spingevano a farlo

- Liceità (art. 50 CPI) non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria

all’ordine pubblico o al buon costume (art. 50.1 CPI).

Si ritiene che il divieto operi solo per le invenzioni per cui non è pensabile neppure un uso lecito

(esempio: sostanze tossiche il cui unico possibile utilizzo reca danni alla salute). Se invece è possibile

almeno un uso lecito, l’invenzione può essere brevettata (esempio: dispositivo per scassinare una

serratura che può essere lecitamente usato da un fabbro in casi di emergenza).

In ogni caso l’attuazione dell’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al

buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa

Per essere valido, il brevetto non solo deve avere queste caratteristiche, ma deve anche essere sufficientemente

riguarda il modo in cui è scritta la domanda di brevetto: secondo l’art. 51 CPI occorre una

descritto

sufficiente descrizione dell’invenzione nel testo del brevetto stesso (per ottenere i 20 anni di monopolio come

protezione); se l’invenzione non è rilevata in modo adeguato allora il diritto esclusivo che il titolare possiede

sul brevetto diviene nullo. attiene al modo in cui l’invenzione è divulgata nella domanda di

SUFFICIENTE DESCRIZIONE:

L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona

brevetto.

esperta del ramo possa attuarla: art. 51.2 CPI.

V. anche art. 21.3 d.m. 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del CPI) la descrizione deve

specificare ramo della tecnica, stato della tecnica esistente in quel settore, esporre in modo comprensibile

problema tecnico e sua soluzione annessa, corredare la soluzione di eventuali disegni, spiegare come usare

l’invenzione dal punto di vista industriale, e descrivere almeno un modo di attuazione dell’invenzione.

Dai due articoli di cui sopra emergono una serie di regole non è necessario inserire nella descrizione

informazioni che fanno parte delle conoscenze possedute dall’esperto del ramo (e che quindi l’esperto non ha

bisogno di leggere nel brevetto). La descrizione però non è sufficiente se non contiene informazioni senza le

quali l’esperto del ramo non è in grado di attuare l’invenzione o la cui mancanza fa sì che l’esperto debba

procedere a ricerche e sperimentazioni per arrivare ad attuare l’invenzione. Vi può essere insufficienza di

descrizione anche quando le informazioni sono troppo ampie e non danno una guida precisa all’esperto. È

dell’invenzione; in particolare non è necessario che venga

sufficiente indicare uno dei modi di attuazione

indicato il modo migliore e più efficiente.

Esempio problema tecnico: levigare una superficie in un certo modo. Invenzione: macchinario che leviga

per ottenere quel risultato. Può essere che, una volta descritta la struttura del macchinario, il modo di regolarlo

sia totalmente spontaneo per il tecnico medio; se anche la domanda di brevetto non dice al tecnico come

regolare il macchinario comunque il tecnico medio lo sa per scienza propria. Se però il tecnico medio non lo

sa e deve leggerlo nel brevetto, ma nel brevetto non compare, allora il tecnico medio deve andare per tentativi

se il tecnico non sa già come usare l’invenzione, deve procedere per tentativi per capire

(c.d. onere indebito:

come usarla manca la sufficiente descrizione tipico problema dei brevetti chimici).

Esempio: sentenza n.5846/2015 pubblicata il 08/05/2015 RG n.72036/2012. Brevetto europeo Whirpool. La

prima pagina del brevetto indica, oltre al numero identificativo, i dati rilevanti da cui si ricavano le

informazioni formali. Ci dice per quali Stati viene chiesta protezione, il nome del titolare del brevetto e i nomi

degli inventori. Le RIVENDICAZIONI sono dei riassunti sintetici degli elementi su cui l’inventore vuole

protezione. Quando si dice “caratterizzato vuol dire che inizia la parte caratterizzante, è il punto

dal fatto che”

dal quale iniziano le caratteristiche innovative sui cui si vuole protezione.

Esempio: domanda di brevetto per un dispositivo regolabile per agganciare la libreria al muro. Vengono

individuate delle anteriorità a livello mondiale (brevetto inglese e uno francese). Tali anteriorità però erano

diverse, il problema era quello del salto inventivo. Si usa il problem and solution approach e si nota che

l’anteriorità più vicina è il brevetto francese. Si procede ad individuare le caratteristiche distintive dalla closest

prior art ed infine si stabilisce se la combinazione dell’anteriorità più vicina con una diversa anteriorità dirige

verso un’ovvia soluzione. Il tribunale unisce al brevetto francese tutte le altre anteriorità

il tecnico medio

disponibili e arriva alla conclusione che, anche considerando le altre anteriorità, partendo dalla tecnica più

vicina, l’esperto del ramo non sarebbe stato in grado di individuare alcuna ovvia ed esplicata (would) soluzione

al problema tecnico identificato. Il tribunale ha deciso quindi che il could c’era, ma non il would. Il brevetto è

valido! PROCEDIMENTI DI BREVETTAZIONE

L’inventore ha 4 alternative:

rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Codice della proprietà

- Brevetto italiano

industriale e d.m. n. 33/2010) caso di chi vuole un brevetto sono in Italia. Procedura: si deposita

la domanda di brevetto (anche telematicamente); per i primi 18 mesi (a meno che l’inventore non

chieda che il periodo sia accorciato a 90 gg) la domanda è segreta. In questi 18 mesi la cosa principale

che fa l’Ufficio italiano è quella di inviare la domanda all’Ufficio europeo per farsi rilasciare

un’opinione sulla presenza dei requisiti di validità (esame di validità). Perché non lo fa direttamente

l’Ufficio italiano? Per motivi storici: l’Ufficio italiano non si è mai dotato di personale tecnico per

Sulla base del parere dell’Ufficio europeo, il richiedente del brevetto

svolgere un esame di questo tipo.

può procedere: può decidere di ritirare la domanda o di modificare la domanda. Finché il brevetto non

è concesso, chi lo ha chiesto può ancora modificate la domanda. È anche possibile fare una cosa simile

alla priorità interna, cioè attingere da elementi che sono solo descritti e inserirli nelle rivendicazioni.

L’unica cosa che non si può fare è aggiungere ex novo qualcosa che dall’inizio non era presente nella

Il “contenuto è tutto ciò che si trova nella domanda di brevetto,

domanda di brevetto. del brevetto”

mentre “oggetto è tutto quello che è incluso nelle rivendicazioni. Questo

del brevetto” spiega la regola

per cui una caratteristica è protetta solo se è descritta nelle rivendicazioni art. 76 CPI: dopo la

concessione, il brevetto è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale

dall’Ufficio Europeo Brevetti (Convenzione di Monaco)

- Brevetto europeo rilasciato la

differenza rispetto al brevetto italiano è che in questo caso si fa una procedura unica di brevettazione

e il richiedente può dire in quali Stati vuole la protezione. Se il brevetto viene concesso, è

automaticamente efficace nei singoli Stati in cui è stato chiesto come un brevetto nazionale. È un

fascio di brevetti, non è un brevetto unico. Ciò fa sì che lo stesso brevetto sia oggetto di cause distinte

nei diversi paesi. Può essere dichiarato nullo in Italia e valido in Francia. Le fasi della procedura sono:

18 mesi di segretezza, esame di validità, decisione dell’Ufficio sulla concessione o no del brevetto e,

in caso di rifiuto, possibilità di riesame. La cosa in più che in Italia non c’è è che dopo la concessione

del brevetto, chi ne ha interesse, può richiedere allo stesso Ufficio che ha concesso il brevetto una

procedura di opposizione. Dopo il riesame è possibile che il brevetto venga revocato: è lo stesso

Ufficio che revoca il brevetto o lo concede in forma limitata. I testi che vengono rilasciati sono in

Inglese, Francese o Tedesco. Lo Stato italiano richiede una traduzione affinché il brevetto sia efficace

in Italia

- Brevetto PCT (Patent Cooperation Treaty) firmato a Washington nel 1870. È una convenzione

multilaterale. Procedura unificata a metà: prevede che vi sia un Ufficio internazionale a cui si possono

fare domande di brevetto per tanti Stati; la prima fase della procedura è unificata (ricerca delle

seconda fase, l’Ufficio internazionale invia le domande di

anteriorità, esame di validità); per la

brevetto agli Uffici nazionali

- Brevetto europeo con effetto unitario (Regolamento UE n. 1257/2012) prevista ma non è ancora

operativa. “Brevetto dell’Unione Europa” valido per il territori dell’UE come se fosse un territorio

unico. Si avrà un brevetto sovranazionale. La Spagna non ha ancora aderito a questo regolamento.

L’UE ha fatto un collegamento all’Ufficio di Monaco e quest’ultimo sarà incaricato di fare le

procedure di brevettazione dell’Unione Europea. Non sarà più un fascio di brevetti, ma sarà un brevetto

unico

Come è fatto un brevetto? Vediamone la struttura: la prima pagina del brevetto indica tutti i dati rilevanti.

Struttura del brevetto:

Dati identificativi del titolare, dell’inventore e dell’eventuale rappresentante del titolare (se nominato)

- Titolo dell’invenzione e riassunto

-

- Eventuale rivendicazione di priorità

- Descrizione

- Rivendicazioni = la prima è quella indipendente, mentre quelle dipendenti si agganciano alla principale

e aggiungono dei dettagli ulteriori

- Eventuali disegni

REQUISITO DI UNICITA’ non è un requisito di validità, ma ogni brevetto deve avere ad oggetto una

(secondo l’art. 161 CPI).

sola invenzione La Convenzione di Monaco prevede che il brevetto deve avere ad

oggetto una sola invenzione o anche «più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo

concetto inventivo generale» (art. 82).

Se l’Ufficio brevetti si accorge della presenza di due invenzioni nello stesso brevetto invita a dividere in due

la domanda depositata e quindi l’inventore mantiene la domanda originaria per una invenzione e deve

depositare un’altra domanda separata che può presentare come data di riferimento quella della domanda

originale. La domanda che viene scorporata viene detta DOMANDA DIVISIONALE. La legge italiana dice

che la domanda di brevetto deve avere ad oggetto una sola invenzione. L’ufficio europeo invece accetta più

invenzioni, basta che abbiano lo stesso concetto.

DIRITTO AL BREVETTO E DIRITTO MORALE

Chi ha il diritto di chiedere il brevetto su quella specifica invenzione? Il diritto di chiedere il brevetto ce l’ha

l’inventore. Vediamo alcune nozioni generali:

- Diritti patrimoniali: il diritto al rilascio del brevetto (o diritto al brevetto) sorge per il fatto in sé

dell’invenzione e spetta all’inventore e ai suoi aventi causa (art. 63.2 CPI). Consiste nel diritto di

depositare una domanda di brevetto sull’invenzione conseguita. Il diritto è alienabile e trasmissibile

(art. 63.1 CPI). Va tenuto distinto dal diritto di brevetto (o diritto sul brevetto) che sorge

successivamente, con la concessione del brevetto, e consiste nel diritto di sfruttamento esclusivo

dell’invenzione brevettata

diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (art. 62 CPI). Anche questo diritto

- Diritto morale:

sorge per il fatto in sé dell’invenzione e spetta all’inventore. Il diritto morale è inalienabile e non

trasmissibile poiché è un diritto della personalità. Se la domanda di brevetto viene depositata da un

non avente diritto, il vero inventore può rivendicare il brevetto. Come si manifesta il diritto morale?

Nella prima pagina del brevetto dove sono elencati i nomi degli inventori. Se un inventore non viene

messo nell’elenco degli inventori, in funzione del suo diritto morale, egli può chiedere che nel brevetto

sia inserito il suo nome

INVENZIONI DEI DIPENDENTI il dipendente inventore è sempre titolare del diritto morale

sull’invenzione. Regole particolari per i diritti patrimoniali. Il CPI disciplina tre ipotesi.

Invenzione di servizio (art. 64.1 CPI). L’invenzione è realizzata dal dipendente nell’esecuzione del

1) rapporto di lavoro; è previsto dal contratto di lavoro che il dipendente svolga attività inventiva e che

sia a tal fine specificamente retribuito. In questo caso il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro e

Esempio: team di ricerca. “Specificamente

nessun compenso ulteriore è dovuto al dipendente.

retribuito” vuol dire che parte della retribuzione è dovuta allo svolgimento dell’attività inventiva.

Obbligazione di mezzi e non di risultato

d’azienda (art. 64.2 CPI). L’invenzione è realizzata dal dipendente nell’esecuzione del

2) Invenzione

rapporto di lavoro; tuttavia il dipendente non è assunto per svolgere attività inventiva e non è a tal fine

specificamente retribuito. In questo caso il diritto al brevetto spetta sempre al datore di lavoro, ma il

dipendente ha diritto a un «equo premio», ossia al pagamento di una somma di denaro Ci sono casi

in cui il contratto di lavoro rende chiaro in modo evidente che il dipendente è stato assunto per svolgere

attività inventiva, ma ci sono casi in cui il confine è incerto e quindi non si sa bene se concedere il

premio o no. Come si calcola l’equo premio? La legge dice che per la determinazione del premio si

tiene conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte, della retribuzione dell’invenzione,

del contributo che il dipendente ha ricevuto dal datore di lavoro.

la stima dell’equo premio si stima il valore di mercato dell’invenzione tenendo

Formula tedesca per

conto di quanto un concorrente sarebbe disposto a pagare per averlo o per essere autorizzato a sfruttarlo

percentuale corrisponde all’equo

su licenza; poi su questo valore si calcola una percentuale e questa

premio attribuito al dipendente.

La nostra legge dice che si tiene conto delle mansioni perché per calcolare la percentuale si guardano

3 cose: che mansioni aveva il dipendente (se le mansioni sono lontane allora % alta), iniziativa del

dipendente, che aiuti il dipendente ha avuto dal datore di lavoro (% bassa se il dipendente ha avuto

degli aiuti) L’invenzione non è realizzata dal dipendente nell’esecuzione

3) Invenzione occasionale (art. 64.3 CPI).

del rapporto di lavoro e non è collegata alla sua attività lavorativa; essa però rientra nel campo di

attività del datore di lavoro. In questo caso il diritto al brevetto spetta al dipendente, ma il datore di

lavoro ha un diritto di opzione per l’acquisto del brevetto o per la concessione di una licenza, a fronte

del pagamento di un corrispettivo al dipendente

il dipendente lascia l’azienda del datore di lavoro e successivamente deposita una domanda

Art. 64.6 CPI se

di brevetto su una invenzione rientrante nel campo di attività dell’ex datore, qualora la domanda sia depositata

l’azienda, si presume fino a prova contraria (che è onere del

entro un anno da quando il dipendente ha lasciato

dipendente fornire) che l’invenzione sia stata conseguita quando ancora il dipendente lavorava nell’azienda

dell’ex datore e che perciò si applichino le norme dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 64 CPI.

Invenzioni realizzate da ricercatori di università e di enti pubblici di ricerca (art. 65 CPI) in questo caso, in

64 CPI, il diritto al rilascio del brevetto spetta al ricercatore; l’università o l’ente pubblico hanno

deroga all’art. parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione.

però diritto a una

INVENZIONI REALIZZATE DA LAVORATORI AUTONOMI O SU COMMESSA il CPI non

regola l’ipotesi di invenzioni realizzate da lavoratori autonomi o su commessa. Normalmente il diritto al

rilascio del brevetto è regolato dal contratto e spesso è attribuito al committente. Si ritiene che, ove il contratto

non preveda una disciplina al riguardo, l’invenzione spetti al committente in base ai principi generali in tema

di contratto d’opera e di contratto di appalto o anche in forza di una applicazione analogica dell’art. 64 CPI.

AMBITO DI TUTELA DEI BREVETTI

Determinazione dell’oggetto del brevetto (ciò su cui il titolare ha l’esclusiva): la legge detta una serie di regole

per capire su cosa il titolare di un valido brevetto ha un monopolio, e come si fa a stabilire se confrontando

l’oggetto del monopolio con quello che fa il terzo, quello che fa il terzo viola il brevetto. Bisogna quindi

stabilire il perimetro del recinto del monopolio riservato al titolare: in che modo?

Tramite l’interpretazione del brevetto

- dopo aver appurato che il brevetto è valido, il giudice

stabilisce cosa il brevetto protegge. Si prende il documento brevettuale e si stabilisce cosa il brevetto

protegge

- Le rivendicazioni devono specificamente indicare «ciò che si intende debba formare oggetto del

brevetto» (art. 52.1 CPI) nelle rivendicazioni, il titolare deve indicare specificatamente ciò che si

intende debba formare oggetto del brevetto. Le rivendicazioni non sono soltanto una manifestazione

di volontà, ma hanno anche un rilievo oggettivo: l’art. 52.2 CPI

- I limiti della protezione (oggetto del brevetto) sono determinati dalle rivendicazioni; la descrizione e i

disegni servono a interpretare le rivendicazioni (art. 52.2 CPI) tutto ciò che non compare nelle

rivendicazioni, anche se inventivo, non può essere protetto

Fermo restando che dalla descrizione dei disegni non si ricava esclusiva, questi disegni aiutano a capire meglio

il significato dell’oggetto del brevetto. Esempio di un barattolo con chiusura ermetica: supponiamo che

l’elemento innovativo sia un certo gancio presente dentro il sistema per sigillare il contenitore. L’inventore

poiché l’elemento

descrive il gancio, lo raffigura in un disegno, ma poi non lo rivendica per sua negligenza

inventivo compare solo nei disegni, e non nelle rivendicazioni, non può essere protetto. Esempio contenitore

sigillato senza aria all’interno: l’inventore dice che i batteri presenti dentro ci sono in misura trascurabile; il

brevetto a un certo punto dice che in questo settore della tecnica la parola “trascurabile” indica una quantità di

impurità inferiore allo 0,05% in tal caso il brevetto funziona bene e le rivendicazioni ci sono.

Oggetto del brevetto:

- Rivendicato ma non descritto = non va bene, bisogna fare integrazioni nella descrizione

- Descritto ma non rivendicato = manca la protezione

Diritto di esclusiva: facoltà esclusiva (dura 20 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda del

brevetto; in caso medico-farmaceutico-veterinario, questo diritto dura 25 anni poiché il titolare del brevetto

attivo, dato che ha bisogno dell’autorizzazione all’immissione in

non può sfruttare subito il principio all’Ufficio competente

commercio, e deve fornire tutta una serie di prove sulla sicurezza ed efficacia di attuare l’invenzione e

meccanismo dei certificati complementari o supplementari di protezione) del titolare

di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66.1 CPI). Si tratta del diritto di brevetto (o diritto sul brevetto)

che sorge con la concessione del brevetto (art. 53.1 CPI) e ha durata di venti anni decorrenti dalla data di

deposito della domanda di brevetto (art. 60 CPI).

Brevetto di prodotto: il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o

importare a tali fini il prodotto (es. composto chimico, materiale biologico, dispositivo elettronico) [art. 66.2.a)

CPI] questo articolo elenca le attività riservate in esclusiva al titolare.

Brevetto di procedimento: il titolare può vietare a terzi di applicare il procedimento; può inoltre vietare a

terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto

con il procedimento [art. 66.2.b) CPI]. Quello che è vietato al terzo è RIPETERE LE FASI del processo e

inoltre il legislatore ha deciso di dare al brevetto di procedimento una TUTELA AGGIUNTIVA. Infatti, Il

legislatore ha detto che, dato che l'ottenimento del prodotto è una conseguenza logica dell'attività inventiva

che sta alla base del procedimento, ha senso estendere la protezione anche ai prodotti ottenuti dal

procedimento. Il legislatore specifica l'espressione "prodotto direttamente ottenuto", quindi applica una

(compresi nell’esclusiva)

distinzione tra prodotti direttamente ottenuti e quelli ottenuti indirettamente che

NON sono inclusi nell'esclusiva. Per definire se un prodotto è ottenuto direttamente ci sono due linee di

pensiero:  TEORIA CRONOLOGICA o del risultato immediato: più restrittiva e dice che

direttamente significa primo risultato immediato derivante dall'applicazione del

procedimento. Ovvero il primo prodotto che si ottiene, una volta applicato il procedimento, a

l’esclusiva del trovato; è una teoria stretta

prescindere dalle attuazioni successive. Circoscrive

 TEORIA SOSTANZIALE o delle QUALITÀ: è direttamente ottenuto (anche se non è il

risultato immeditato) qualunque prodotto che ha determinate caratteristiche che NON

E’ più

avrebbe se a monte NON ci fosse stato il procedimento brevettato del prodotto.

generosa per il titolare perché dice che tutto ciò che ha caratteristiche che derivano dal

nell’esclusiva; è una teoria più morbida rispetto alla prima

procedimento brevettato rientra

ESEMPIO sui semi lavoratori: supponiamo che vi sia un procedimento per la lavorazione del metallo, e tale

procedimento mette capo a una lamina di metallo grezza (semi lavorato). Questa lamina viene sottoposta ad

ulteriori lavorazioni per arrivare al prodotto finito, che però NON rientrano nel procedimento brevettato. Alla

fine si ottengono delle griglie metalliche (prodotto finito) con certe caratteristiche.

 l’esclusiva

TEORIA CRONOLOGICA: del titolare del procedimento arriva sino al semi lavorato. LA

LAMINA GREZZA è IL PRODOTTO DIRETTAMENTE OTTENUTO.

 TEORIA SOSTANZIALE: LA GRIGLIA POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME PRODOTTO

DIRETTAMENTE OTTENUTO SE HA DELLE CARATTERISTICHE CHE LA RICOLLEGANO ALLA

LAMINA GREZZA.

Se creo un prodotto identico a uno nato da un procedimento brevettato, ma con diverso procedimento rispetto

a quest’ultimo, la tutela derivante dalle due teorie di cui sopra non è valida.

l’onere della prova di solito incombe a chi afferma un fatto. Se io mi recassi dal

Art. 67 CPI contraffazione:

giudice a sostenere che un terzo ha violato il mio diritto, sono io che devo dimostrare la sostenuta violazione.

La regola derivante dal diritto romano dice proprio questa cosa. Finché si tratta di un brevetto di prodotto, se

quest’ultimo è stato contraffatto e presentato sul mercato, è semplice reperirne una copia da ispezionare e

usarla come prova. Nel caso del brevetto di procedimento è più difficile dimostrare la violazione di brevetto:

si potrebbe chiedere una ispezione (ad esempio l’accesso coattivo allo stabilimento concorrente che usa il

il legislatore, nell’art. 67, per aiutare il titolare di un brevetto che ha subito

procedimento in modo illegale)

contraffazione, introduce l’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA = l’onere non spetta a chi afferma

un fatto, ma a chi lo nega questa cosa vale in certi casi. La norma in questione è strutturata presumendo, fino

a prova contraria spettante al terzo, che c’è contraffazione NEL CASO DI BREVETTO DI

PROCEDIMENTO, se ci sono determinate circostanze:

- Un elemento comune (il prodotto ottenuto dal terzo è identico al prodotto risultante dal procedimento

brevettato contraffatto) + elemento ulteriore:

 Il prodotto del terzo ottenuto dal procedimento contraffatto è nuovo: il terzo immette sul mercato

un prodotto identico a quello nuovo originatosi dal procedimento brevettato contraffatto io

un procedimento che permette di fabbricare un prodotto che prima NON c’era, il terzo va

brevetto

sul mercato con un prodotto IDENTICO la legge dice che è ragionevole presumere che il terzo

abbia COPIATO il procedimento; e, se così non fosse, sarà facile per lui dimostrare il

procedimento usato

 Se vi è una sostanziale probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento

brevettato e il titolare del brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il

procedimento effettivamente attuato. È il caso in cui il prodotto del terzo è identico e il titolare

del brevetto ha fatto di tutto per stabilire qual è il procedimento utilizzato del terzo, ma NON è

riuscito ad acquistare la prova

La tutela di un brevetto di prodotto tendenzialmente copre il prodotto quale che sia il procedimento con cui è

stato fabbricato. La tutela del brevetto di procedimento copre il prodotto direttamente ottenuto con quel

procedimento e basta. In campo biotecnologico, con particolari regole, il prodotto è protetto solo se ottenuto

dal procedimento indicato nel brevetto di prodotto è una eccezione.

NON c’è contraffazione SOLO se vendo il prodotto, C’E’ CONTRAFFAZIONE anche quando si produce il

prodotto o anche utilizzandolo, importandolo. Sorge un dubbio interpretativo quando il prodotto è suscettibile

di più usi; infatti ci si chiede se tutti quegli usi sono riservati al titolare. Si pensi alle ipotesi di brevetto per

nuovo uso, ovvero il caso in cui un soggetto inventa un prodotto e un terzo scopre che lo stesso prodotto può

servire anche per fare altre cose.

 C'è un’esclusiva del titolare del primo brevetto anche sugli usi che lui non aveva previsto? È un punto

discusso e ci sono due posizioni:

 Alcuni sostengono la TUTELA ASSOLUTA: il brevetto dà protezione al titolare in relazione

a qualunque uso per cui il prodotto può essere impiegato, anche usi che il titolare non aveva

individuato (cosa frequente in campo chimico, farmaceutico, ecc. con i principi attivi usati per

uno scopo terapeutico, ma suscettibili di un uso ulteriore)

 Altri, invece, sostengono la TUTELA RELATIVA: dato che il contenuto inventivo riguarda

il prodotto su un determinato uso, l'inventore ha un esclusiva SOLO su questo e non su usi

ulteriori che lui non aveva previsto

C’è nella legge una disposizione all'art. 46.4 che espressamente dice che è ammessa la brevettabilità di un

prodotto già compreso nello stato della tecnica se viene individuato un uso ulteriore (BREVETTI DI

“NUOVO USO”, ovvero si può ri brevettare il prodotto in base al nuovo uso trovato). La tesi relativa si concilia

perfettamente con l'ambito di tutela, quella assoluta no.

 il secondo arrivato PUO’ ottenere il

Per ottenere un punto d'accordo con la tesi assoluta, si sostiene che

brevetto, MA per metterlo in opera, deve avere l'autorizzazione del titolare del primo brevetto (c.d.

BREVETTI DIPENDENTI perché appunto DIPENDONO da un brevetto anteriore).

CONTRAFFAZIONE

Quando un terzo tiene una condotta che il titolare del diritto d’esclusiva può vietare, poiché rientra nella sua

Se nell’attività di impresa (non privata) un soggetto usa un prodotto contraffatto creato da

sfera di monopolio.

un altro, allora anche lui sta violando la legge. Per il brevetto di procedimento, i terzi hanno il divieto di

applicare il procedimento brevettato.

Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o procedimento brevettato (così come

descritto nelle rivendicazioni) o comunque delle parti in cui si incorpora l’idea inventiva (ad esempio, solo

l’idea inventiva)

alcune fasi di un procedimento, che comunque rappresentano a volte, può capitare che la

riproduzione non sia totalmente tale e quale: in questo caso si tratta ugualmente di contraffazione? Da questo

problema pratico si è passati all’inquadramento giuridico, cercando di trovare una sub protezione effettiva al

brevetto, contro chi si aggancia all’idea inventiva e ne abusa. Partiamo da un caso abbastanza storico e

paradigmatico in cui tale problema si è esposto: caso deciso nel 1992 dal Tribunale di Milano un soggetto

era titolare di un brevetto su un apparecchio per la depilazione meccanica; la rivendicazione diceva che il

macchinario aveva una testina con una molla elicoidale azionata da un piccolo motore che faceva ruotare ad

alta velocità la molla attorno all’asse di impugnatura, di modo che le spire si aprivano e chiudevano

agganciando il pelo e strappandolo. Il terzo (concorrente del prodotto) aveva fatto un dispositivo in tutto e per

tutto identico, ma invece della molla aveva messo un piccolo cilindro di gomma con piccole fessure per

il terzo non è d’accordo, poiché

agganciare il pelo ed estirparlo. Viene aperta una causa di contraffazione

non c’è la molla ma un cilindro; tuttavia, l’idea di funzionamento al problema tecnico è la medesima: ciò che

è protetto è l’idea inventiva con cui si dà soluzione al problema tecnico la tutela del brevetto si estende

sino e nei confronti di tutte le soluzioni che, anche se non sono letteralmente identiche a quanto scritto nelle

rivendicazioni, riprendono la medesima idea inventiva con modifiche equivalenti (nel caso sopra esposto, il

gli elementi in cui si incorpora l’idea

terzo è stato dichiarato contraffattore) contraffazione per equivalenti:

inventiva vengono sostituiti con elementi diversi, ma equivalenti a quelli descritti e rivendicati nel brevetto

(art. 52, comma 3-bis, CPI). Vi è equivalenza se il prodotto o procedimento del terzo, pur essendo diverso da

quello brevettato, attua la medesima idea inventiva protetta dal brevetto. Per determinare se vi è equivalenza

sono utilizzati di solito due criteri:

- Evidenza/ovvietà per il tecnico medio = il tecnico medio è usato in tal caso come parametro di verifica

dell’equivalenza; se il tecnico medio capisce che il prodotto del terzo funziona nel medesimo modo del

prodotto in questione, sebbene abbia elementi diversi, allora il prodotto del terzo si ritiene contraffatto

- Test «funzione-modo-risultato» = i prodotti svolgono tutti e due la stessa funzione? Nello stesso modo?

c’è equivalenza. Il modo indica

Ottenendo il medesimo risultato? Se la risposta a tutte e tre le domande è sì,

i mezzi tecnici per lo svolgimento della funzione; il risultato è la risoluzione in concreto del problema

tecnico (tiene conto anche di efficienza e qualità)

Esempio: ancorare i mobili alle pareti con perni regolabili, di modo che si eviti di stuccare la parete nel caso

in cui i fori fatti non siano giusti. Veniamo alla parte sulla contraffazione il Tribunale ha adottato il criterio

l’elemento brevettato inventivo consiste in un gancio che, con determinati

funzione-modo-risultato: dispositivi

tecnici, può essere regolato. Il prodotto del terzo è stato accertato comprendere tutto ciò che compare nella

rivendicazione del brevetto, ma prevede un cursore intermedio (elemento in più che nel brevetto non c’è). Il

Tribunale alla fine ritiene che, per ragioni tecniche, il modo di operare non sia lo stesso, e che il cursore

comporti una differenza qualificata; anche il risultato è considerato diverso: l’efficienza e la qualità con cui si

è realizzata la performance è diverso.

Esempio: brevetto di Barilla per la fabbricazione delle sfoglie delle lasagne. La tecnica anteriore a questo

brevetto diceva di mettere le sfoglie sui vassoi, si infilano i vassoi nel forno e si essiccano con aria calda. Due

problemi: deformazione delle sfoglie durante il processo di essiccazione; bisogno di impianti molto grossi per

poter essiccare. Il brevetto risolve i problemi, prevedendo un sistema a nastro trasportatore con lastre di metallo

forate, attraverso cui passa l’aria calda. Il terzo crea lastre identiche, ma mettendo scanalature verticali e non

fori alla fine, il modo di risolvere il problema tecnico è il medesimo il terzo è contraffattore.

Contraffazione indiretta: un terzo fornisce a un altro soggetto mezzi univocamente destinati a essere usati

per violare il brevetto o comunque mezzi che egli sa che saranno impiegati a questo scopo la legge 3

novembre 2016 n. 214 ha per la prima volta regolato espressamente la contraffazione indiretta inserendo tre

nuovi commi nell’art. 66 CPI:

- Art. 66, comma 2-bis, CPI: «Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai

terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto

all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale

invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta,

qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare

l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza»

- Art. 66, comma 2-ter, CPI: «Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti

che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono

forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2»

- Art. 66, comma 2-quater, CPI: «Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto

all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1» se

cose permesse nell’art. 68 allora non è contraffattore; se i mezzi per attuare l’idea

uno fa le in proprio

inventiva brevettata glieli fornisce un terzo allora è contraffattore

Esempio: era brevettato un procedimento chimico per lavorare tessuti tramite un particolare composto. Il

prodotto in sé non era coperto da brevetto, ma veniva usato da un soggetto per attuare il procedimento, e chi

forniva il prodotto sapeva che sarebbe stato usato per attuare il procedimento contraffazione per contributo.

Esempio: macchina per fare il caffè in casa un terzo fornisce e mette in commercio delle capsule di caffè

compatibili, che possono essere fatte funzionare in questa macchina brevettata ma che non provengono dal

titolare del brevetto. La capsula del titolare del brevetto non è brevettata. Il distributore delle capsule

compatibili le vende anche con la finalità specifica di farle usare nella macchina oggetto di brevetto si apre

una causa di contraffazione indiretta alla fine, si ritiene che la contraffazione indiretta non esiste, poiché la

quindi c’è

capsula compatibile non tocca il cuore inventivo del brevetto (che è solo la macchina)

contraffazione diretta se il terzo vende un componente meccanico della macchina da caffè brevettata; non c’è

la capsula compatibile non c’entra niente con la macchina brevettata.

contraffazione indiretta perché

INVENZIONI DERIVATE E BREVETTI DIPENDENTI

Un’invenzione può derivare da una precedente invenzione. In particolare, si possono avere: invenzioni di

e sviluppandola, l’idea di soluzione di un problema

perfezionamento (viene perfezionata, migliorandola

tecnico alla base di una precedente invenzione); invenzioni di combinazione (vengono combinati e coordinati

elementi e mezzi già noti se A e B uniti danno un risultato migliorato e sinergico, come in campo chimico,

(un’idea di soluzione di un

la combinazione è espressione di attività inventiva); invenzioni di traslazione

problema tecnico viene «trasferita» e applicata in un altro settore).

Supponiamo che ci sia il problema di tagliare dei tessuti industrialmente: questi tessuti, impilati, si comportano

come una lastra di legno. Si può usare il modo di tagliare il legno sui tessuti invenzione di traslazione.

derivata può essere brevettata se ha tutti i requisiti previsti

Secondo le regole generali, l’invenzione dagli artt.

se l’attuazione dell’invenzione derivata implica l’attuazione della precedente invenzione

45 ss. CPI. Tuttavia, se per attuare l’invenzione derivata è necessario utilizzare

e questa è ancora coperta da brevetto (in altre parole: il brevetto sull’invenzione derivata

un prodotto o un procedimento ancora coperti da un brevetto anteriore), è

detto «brevetto dipendente». Un brevetto dipendente, anche se pienamente valido, non può essere attuato senza

il consenso del titolare del brevetto anteriore «principale» (art. 68.2 CPI); senza questo consenso vi è

contraffazione. Sono però possibili, a certe condizioni, le licenze obbligatorie (v. artt. 71-73 CPI).

Di solito la dipendenza c'è nelle ipotesi di perfezionamento e di combinazione, meno nelle ipotesi di

traslazione:

 Nel caso di perfezionamento si parla di migliorare un prodotto già noto, nel momento in cui si vuole

mettere in opera il perfezionamento ci si trova in una situazione in cui alla base del perfezionamento

c'è l'invenzione originale. Per far funzionare le modifiche migliorative si deve far funzionare anche il

dispositivo di base;

 Nella combinazione, se le due cose che si uniscono, sono ciascuna delle due separatamente coperte da

brevetto, tendenzialmente unirle, mette in campo un brevetto dipendente perché si devono utilizzare i

due brevetti.

 Nella traslazione è un DIVERSO, dipende dalla tutela che si segue, SE:

 è quella prevalente in Italia, dice che un brevetto copre SOLO l’USO

TUTELA RELATIVA,

INDIVIDUATO DALL’INVENTORE in quel brevetto. QUINDI, ciò implica che l’uso

individuato da un inventore è in un CERTO SETTORE, il mettere in opera quella stessa idea

inventiva per un ALTRO SETTORE DIVERSO, NON comporta attuazione del primo

brevetto mettere in opera la stessa idea inventiva in un settore diverso NON comporta un

brevetto dipendente. Si va al di fuori dell'ambito del primo brevetto perché si è in un settore

si dice che C’E’ DIPENDENZA per

differente e si fa un uso differente tendenzialmente

tutte le invenzioni di perfezionamento, per la maggior parte di combinazione, e NON C’E’

DIPENDENZA nel caso della traslazione

 TUTELA ASSOLUTA, si intende invece che "tutti gli usi sono protetti dal primo brevetto",

allora ci sarebbe DIPENDENZA anche nel caso di traslazione

USI ILLECITI DELL’INVENZIONE ALTRUI

L’art. 68.1 CPI prevede alcuni casi di uso lecito dell’invenzione oggetto del brevetto altrui:

- Atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali

- Uso in via sperimentale e ai fini di ricerca (prima della scadenza dei 20 anni di monopolio) stimolo

del progresso tecnico. Per questo i testi brevettuali che descrivono le invenzioni sono disponibili già

18 mesi dopo il deposito della domanda di brevetto. La logica è proprio quella di consentire che il

brevetto sia fonte di informazioni UTILI alla RICERCA da subito. Se l'invenzione oggetto del brevetto

NON viene utilizzata commercialmente, MA viene utilizzata per fare ricerca è consentito. La legge

precisa che NON è attività di ricerca quella che consiste semplicemente nello studio di un prodotto

precedentemente brevettato per poterlo copiare o fare delle repliche. La VERA attività di ricerca

consiste in un'attività di ricerca e sperimentazione volta ad ottenere nuova innovazione, a superare

l'innovazione precedente

e sperimentazioni per l’ottenimento di una autorizzazione all’immissione

- Studi in commercio di un

farmaco; «conseguenti adempimenti pratici ivi comprese la preparazione e l’utilizzazione delle

materie prime farmacologicamente attive (principi attivi ancora coperti da brevetto) a ciò strettamente

necessarie» è un'esenzione specifica per il settore farmaceutico. Il mercato farmaceutico è diviso in

due blocchi:

 Originator, sono le case farmaceutiche che fanno ricerca, che puntano sull'ottenimento di nuovi

profitto dell’originator

principi attivi e fondamentalmente sono i titolari dei brevetti. Il margine di

è quello dei 20 anni di monopolio brevettuale sul principio attivo individuato

 Genericisti, sono le case farmaceutiche che allo scadere del brevetto mettono in commercio copie

dei principi attivi contenuti nei brevetti scaduti. Il margine di guadagno dei genericisti è sulla

possibilità di vendere, una volta scaduto il brevetto, dei farmaci copia che contengono lo stesso

principio attivo

Da un punto di vista di interessi collettivi tutti e due i blocchi fanno qualcosa di utile, gli originator

fanno ricerca e quindi mettono a disposizione del pubblico nuovi farmaci, i genericisti NON avendo i

costi di ricerca e replicando dei farmaci noti vendono ad un prezzo inferiore.

Quindi si devono tutelare entrambi i contributi. Il problema è nato perché per mettere in commercio

un farmaco è necessaria un'autorizzazione, quindi il genericista deve rispettare il brevetto quindi NON

può vendere il suo farmaco copia prima che il brevetto sia scaduto.

Le attività volte ad ottenere l'autorizzazione per metterlo in commercio possono essere fatte prima dei

20 anni? Questo è un problema. Si è detto che se il genericista NON può fare queste attività prima dei

venti anni quando il brevetto scade non c'è nessuno che può andare sul mercato con dei farmaci

generici quindi il legislatore ha detto che le attività volte a ottenere un'autorizzazione possono essere

fatte PRIMA che il brevetto scade. Per questo motivo è stata introdotta questa terza ipotesi di uso

il genericista PUO’ utilizzare il principio

lecito. È importante la frase "a ciò strettamente necessarie",

attivo brevettato per fare i suoi test ed ottenere l'autorizzazione, ma NON può andare oltre. Non può

già cominciare a riempire i magazzini con il prodotto o fare delle offerte in commercio

- Preparazione estemporanea e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, purché non si

utilizzino principi attivi realizzati industrialmente (c.d. eccezione galenica) sono casi in cui un

paziente ha bisogno di un farmaco, MA per qualsiasi ragione quel farmaco NON è disponibile. Si

permette ai farmacisti di preparare su ricetta medica un farmaco su misura. Se NON c'è il farmaco

disponibile il farmacista può preparare lui un farmaco su misura contenete un principio attivo coperto

“eccezione per alludere al fatto che è fatta per le preparazioni in

da brevetto. Si chiama galenica”

farmacia. L'attività deve limitarsi alla fabbricazione di un farmaco su misura del paziente, NON si

devono utilizzare principi attivi realizzati industrialmente, NON deve essere una scusa per fare

un’attività su scala industriale in concorrenza con il titolare del brevetto; è una cosa confinata in ambito

eccezionale e ristretto DIRITTO DI PRE USO

L’art. 68.3 CPI regola l’ipotesi in cui un soggetto faccia uso nella propria attività di un’invenzione che non è

stata brevettata; e successivamente un altro soggetto che ha conseguito la stessa invenzione depositi su di essa

Caso particolare in cui un soggetto realizza un’invenzione, ma NON la brevetta e

una domanda di brevetto.

successivamente un soggetto arriva alla stessa invenzione e la deposita come brevetto. I casi sono 2:

Se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto ne ha comportato l’accessibilità al pubblico,

1. l’invenzione è entrata a far parte dello stato della tecnica e il successivo brevetto è PRIVO DEL

REQUISITO DELLA NOVITÀ. Se questo accade, è un normale caso di mancanza di novità

Se invece l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto NON ne ha comportato l’accessibilità

2. l’uso anteriore è avvenuto in SEGRETO),

al pubblico (in quanto IL SUCCESSIVO BREVETTO È

VALIDO e il suo titolare ha i diritti esclusivi di sfruttamento dell’invenzione previsti dall’art. 66 CPI

In questo caso, quando il secondo arrivato brevetta, l'invenzione NON fa parte dello stato della tecnica. Quindi

Tuttavia, se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo

il secondo arrivato acquisisce un valido brevetto.

soggetto si colloca «nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla

questo soggetto può proseguirne l’utilizzo, anche se solo «nei

data di priorità», limiti del pre uso». Ci si pone

allora una domanda: il secondo arrivato può far valere il brevetto CONTRO il primo arrivato? Il legislatore

dice che è eccessivo che il secondo arrivato possa far valere il brevetto contro il primo arrivato, perché esso

già faceva uso dell'invenzione il legislatore consente al primo arrivato di proseguire la sua attività a certe

condizioni. Il pre utente può proseguire l'uso dell'invenzione brevettata da altri a due condizioni:

 Il pre uso deve essere temporalmente avvenuto nei 12 mesi anteriori al deposito della

domanda del brevetto o data di priorità del secondo arrivato (se l'ha abbandonata prima

dei 12 mesi NON può riprenderne l'uso)

 La prosecuzione dell'uso deve rimanere nell'ambito del pre uso e NON può espandersi.

Il PRE USO è confinato entro certi limiti quantitativi di produzione o nel territorio. SOLO

PUO’ CONTINUARE IL PRE USO

entro questi limiti

 cui utilizzava quell’invenzione al momento in cui il secondo

Il pre utente rimane confinato nei limiti in

arrivato l’ha brevettata. Il principio alla base di questa norma è il “principio è

del favor”, il favore alla

brevettazione ed è penalizzante per chi è arrivato per primo. Il primo arrivato poteva brevettare ottenendo tutti

i diritti esclusivi, ma non l'ha fatto. Quindi si favorisce chi ha brevettato.

ESAURIMENTO art. 5 CPI

Per i brevetti vale la stessa regola relativa all'esaurimento dei marchi. Se un prodotto che incorpora

un'invenzione brevettata viene messo sul mercato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, quel prodotto

può liberamente circolare; può essere rivenduto e il titolare del brevetto NON può opporsi alle successive

rivendite il principio di esaurimento (comunitario) rappresenta quella regola generale dei diritti di proprietà

industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario, il titolare

di uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa.

il principio possa operare, l’immissione del bene in commercio deve avvenire per mano

Ovviamente, affinché

diretta del titolare o con il suo consenso, quindi ad esempio per il tramite di un licenziatario. Merita subito

sottolineare che il titolare non perde in assoluto il proprio diritto di privativa, ma viceversa perde le facoltà

specifico bene immesso in commercio: solo in questo senso il diritto “si

esclusive solo con riferimento allo

esaurisce”.

La regola dell'esaurimento:

 ESAURIMENTO NAZIONALE E COMUNITARIO (IMPORTAZIONI PARALLELE),

ovvero l’esaurimento si determina SE il prodotto è messo in vendita dal titolare o da una persona da

lui autorizzata in Italia o qualunque Stato dell’UE. Riguarda solo i singoli esemplari di prodotto

venduti dal titolare o con il suo consenso, quelli non autorizzati non sono coperti dall'esaurimento.

L'esaurimento si determina in Italia o in qualunque altro stato dell'UE vale la regola delle

IMPORTAZIONI PARALLELE (se il prodotto è messo in vendita in Germania, può essere comprato lì

e venduto in Italia. Il titolare NON può opporsi alle rivendite NON solo Stato per Stato, MA anche

all’interno dell’UE; NON può bloccare importazioni ed esportazioni TRA STATI, purché all’interno

dell’UE)

 NON VALE LA REGOLA DELL'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE al di fuori dell'UE

NON vale la regola dell'esaurimento. Il titolare può opporsi alla rivendita, e quindi non si determina

esaurimento quando ci sono dei motivi legittimi (quando l'invenzione viene modificata, alterata ecc.)

BREVETTI: CESSIONE E LICENZA

I diritti patrimoniali sono trasmissibili e alienabili il titolare di un brevetto può decidere di monetizzare il

valore del brevetto con degli atti di disposizione (es. cessione e licenza). Mentre nel diritto dei marchi cessione

e licenza hanno regole precise, nel diritto dei brevetti non c’è nulla di tutto ciò.

Cessione del brevetto: contratto con cui il titolare trasferisce i diritti sul brevetto a un altro soggetto.

Licenza di brevetto: contratto con cui il titolare (licenziante), senza trasferire i diritti sul brevetto, autorizza un

terzo (licenziatario) a utilizzare l’invenzione brevettata. Di solito il contratto di licenza prevede che, come

corrispettivo, il licenziatario versi periodicamente al licenziante, a scadenze prestabilite, delle somme (c.d.

canoni o royalties) pari a una percentuale del fatturato o degli utili realizzati con lo sfruttamento

dell’invenzione brevettata. La licenza è esclusiva se il titolare si impegna a non concedere altre licenze e a non

sfruttare in proprio l’invenzione; non esclusiva negli altri casi.

I contratti di cessione e di licenza sono a forma libera, ma quasi sempre sono per iscritto. Licenza e brevetto

sono contratti lasciati all'autonomia delle parti che ne determinano il contenuto. Questi sono i casi di cessione

e licenza volontaria, perché deriva dall'autonomia negoziale delle parti.

LICENZE OBBLIGATORIE di regola il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia se

concedere o meno una licenza. Tuttavia, in alcuni casi, se il titolare rifiuta di concedere una licenza volontaria,

il terzo può chiedere e ottenere una licenza obbligatoria. La licenza obbligatoria viene concessa, se ne ricorrono

i presupposti, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza del terzo interessato e all’esito

di un procedimento davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Con la licenza obbligatoria il terzo viene

autorizzato a sfruttare l’invenzione brevettata, anche senza il consenso del titolare del brevetto.

La licenza obbligatoria può essere concessa in due casi:

 Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto (art. 70 CPI). Se, trascorsi

tre anni dal rilascio del brevetto, l’invenzione brevettata non sia stata attuata o sia stata attuata «in

misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» - oppure se, dopo una

iniziale attuazione, l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre anni, «sospesa o ridotta in

misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese» -, ogni terzo interessato può

una licenza obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione. La licenza però non

chiedere

può essere concessa «se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla

volontà del titolare del brevetto»

 di brevetto dipendente (art. 71 CPI). Se un’invenzione protetta da

Licenza obbligatoria in caso

brevetto non può essere attuata senza attuare una precedente invenzione ancora brevettata

(brevetto dipendente), il titolare del secondo brevetto (dipendente) può ottenere una licenza

sul primo brevetto, nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione dipendente e a

obbligatoria

condizione che quest’ultima «rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un

importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica»

Disposizioni comuni ai due tipi di licenza obbligatoria (artt. 72, 73 e 199 CPI):

Occorre una istanza motivata, presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

-

- Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare «di essersi preventivamente rivolto al titolare del

brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni»

- La licenza obbligatoria non può essere concessa «quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il

brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede»

- La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva

- Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un «equo compenso», la cui

misura è determinata nel decreto di concessione della licenza

- Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e le

condizioni della licenza

- La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del decreto di

concessione oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la concessione della

licenza

LICENZA DI DIRITTO il titolare del brevetto può fare una offerta al pubblico per la concessione di una

licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione (art. 80.1 CPI). Se un soggetto notifica al titolare una

accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è concluso, anche se non viene accettato il compenso proposto

dal titolare nell’offerta (art. 80.2 CPI). Se il compenso non viene accettato, la misura del compenso viene

determinata con «equo apprezzamento» da un collegio di arbitratori (art. 80.3 CPI).

CAUSE DI NULLITA’ E DI DECADENZA

Le cause di nullità sono vizi originari, che avrebbero dovuto portare alla non concessione del brevetto e che

la concessione del brevetto. L’art. 117 CPI sostiene

tuttavia, non essendo stati rilevati, non hanno ostacolato

che chiunque può far valere la nullità di un brevetto di fronte al Giudice. Le cause di decadenza fanno decadere

un brevetto validamente concesso: sono fatti sopravvenuti, che fanno sì che la protezione brevettuale non possa

essere mantenuta. in base all’art. 76.1 CPI,

Un brevetto è nullo, se: ai sensi dell’art. 45 CPI

- Il trovato non rientra tra le entità brevettabili

- Non sussistono tutti i requisiti di brevettabilità previsti dagli artt. 46, 48, 49 e 50 CPI (industrialità,

novità, originalità, liceità)

non è sufficientemente descritta ai sensi dell’art. 51 CPI

- L’invenzione

L’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione è stata

- estesa se ho descritto A e B, ma ho rivendicato solo A, non posso aggiungere B alle rivendicazioni

dopo aver ottenuto la concessione del brevetto; se lo faccio, la protezione è estesa, quindi il brevetto

si dichiara nullo per la parte eccedente (B), ma non per quella originaria (A). Immaginiamo un brevetto

concesso che, come caratteristiche inventive, rivendica altre 2 caratteristiche: alfa e beta. Si va in causa

di fronte al giudice ed emerge che alfa è originale, mentre beta non lo è. A questo punto, il titolare del

brevetto lo può limitare: egli può rinunciare a beta e chiedere la protezione solo su alfa. Certe volte, il

titolare di un brevetto ha cercato di far passare per limitazione una estensione: questo è un problema

diritto e l’avente

- Il brevetto è stato concesso a un non avente diritto non si sia valso delle facoltà

dall’art. 118 CPI

accordategli (rivendica del brevetto) ad esempio, il datore di lavoro o il

committente di chi ha inventato. Se il brevetto è depositato da una persona diversa rispetto a quella

che per legge avrebbe dovuto depositarlo, costui ha due strade:

 Aprire una causa di nullità contro chi ha depositato illecitamente il brevetto, quindi l’usurpatore

si vede sottratto il brevetto, che a sua volta viene cancellato

 diritto sia interessato ad avere il brevetto per sé,

Rivendica (art. 118 CPI) = può darsi che l’avente

senza cancellarlo. La legge non lo costringe a chiedere la nullità, ma permette all’avente diritto di

fare una rivendica. Se il brevetto non è ancora stato concesso, la sentenza del Giudice (con scritto

che il diritto al brevetto è dell’avente diritto) viene portata all’Ufficio e la domanda viene trasferita

dall’usurpatore all’avente diritto. Se il brevetto è già stato concesso, il Giudice personalmente

trasferisce il brevetto dall’usurpatore all’avente diritto

L’art. 76,2 CPI parla di cause parziali di nullità, che colpiscono solo parzialmente il brevetto; i commi 3, 4

sostengono la possibilità di conversione del brevetto nullo la conversione riguarda il fatto che, oltre ai

brevetti per invenzione, esistono brevetti minori (ad es. il brevetto per modello di utilità): queste piccole

creazioni talvolta vengono brevettate come se fossero brevetti di invenzione, poiché il titolare magari vuole

avere più protezione sul suo modello di utilità. Il brevetto vero e proprio per invenzione risulta nullo, ma quella

piccola creazione potrebbe essere meno intensamente protetta quale modello di utilità (visto che comunque è

una invenzione, seppur piccola) il titolare del brevetto pieno può chiedere al Giudice di convertirlo in

brevetto minore.

CAUSE DI DECADENZA DEL BREVETTO:

Mancata attuazione nel caso previsto dall’art. 70.4

- CPI se il titolare/licenziatario del brevetto non

lo utilizzano, allora il brevetto sulla data invenzione decade e chiunque lo può attuare

- Mancato pagamento delle tasse annuali (art. 75 CPI) causa prettamente fiscale: per essere tenuto in

vigore, ogni anno il titolare di un brevetto deve pagare delle tasse all’Ufficio

Nullità e decadenza portano alla cancellazione del brevetto; tuttavia, nel caso di nullità gli effetti sono

retroattivi e retroagiscono fino al momento del deposito della domanda, quindi il brevetto è considerato come

se non avesse mai prodotto effetti/come se non fosse mai esistito alcuni effetti fanno salvi solo alcuni atti

intervenuti: ad es. esecuzione di sentenze definitive relative al brevetto; contratti anteriori alla sentenza di

nullità. Invece, le cause di decadenze sopravvengono nel tempo: gli effetti della decadenza NON retroagiscono,

dato che il brevetto era stato depositato correttamente, ma operano solo dal momento in cui si verifica la causa

di decadenza (fra deposito e verificarsi della causa di decadenza il brevetto è pienamente valido ed efficace).

La nullità opera ex tunc, la decadenza opera ex nunc

DIRITTO D’AUTORE, OPERE PROTETTE E REQUISITI DI PROTEZIONE

Il diritto d’autore nasce storicamente come forza di protezione delle creazioni di tipo artistico: case editrici,

case discografiche, case cinematografiche. L’evoluzione che il diritto d’autore ha avuto negli ultimi 30 anni

ha visto nascere creazioni che nulla hanno a che fare con l’opera d’arte tradizionale (c.d. opere utili): fra esse

figurano il software e le banche dati, e le opere del disegno industriale (diverse dalle opere figurative classiche,

e basate sulla programmazione di un oggetto di uso utile e concreto). il CPI non contiene il diritto d’autore.

La legge di riferimento che useremo è la LEGGE LDA n. 633/1941

Ci sono anche delle norme dell’UE e delle convenzioni internazionali:

- La Convenzione di Unione di Berna del 1886

- Accordo TRIPS, 1994

cosa può essere protetto col diritto d’autore? Le norme base sono

Opere protette gli articoli 1 e 2 della

legge sul diritto d’autore (LDA):

Opere dell’ingegno di

- carattere creativo (art. 1 LDA) questa espressione non copre la materia dei

brevetti. Infatti, lo stesso articolo 1 dice che fra queste opere ci sono soltanto quelle appartenenti ad

alcuni settori…

- Appartenenti a: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia

- Inoltre, nel diritto di autore rientrano i programmi per elaboratore (software) e le banche dati questi

programmi sono inclusi nell’area del diritto d’autore (comma 2 art. 1) poiché assimilabili ad opere

letterarie; per le banche dati, non si è tentata nessuna assimilazione di questo tipo

- Carattere tassativo di queste categorie? È un punto discusso: le entità che ricadono sotto il diritto dei

brevetti rimangono escluse dall’ambito del diritto d’autore

Elenco di opere protette art. 2 LDA: esempi di opere tradizionali e opere utili

Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose

Opere e composizioni musicali

Opere coreografiche e pantomimiche

Opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative

Disegni e opere dell’architettura

Opere cinematografiche

Opere fotografiche

Programmi per elaboratore

Banche di dati

Opere del disegno industriale Requisiti di protezione

Carattere creativo. L’opera deve essere frutto di una scelta personale dell’autore nell’espressione di

1. un’idea; dell’autore. Originalità e individualità dell’opera

deve rispecchiare la personalità

Basta l’originalità (creazione autonoma dell’autore) o deve esserci anche una novità oggettiva

2. (diversità dell’opera da altre già esistenti)? Originalità e novità mancano quando l’autore si limita a

riprendere un’opera altrui oppure quando l’opera non è frutto di alcuna discrezionalità: ad es. un testo

scientifico in cui l’autore deve esprimere leggi fisiche e matematiche (manca la creatività e la

discrezionalità). È sufficiente che l’opera sia frutto di una scelta personale dell’autore, che in

quest’opera si rifletta qualcosa della personalità dell’autore, che l’opera sia dotata di carattere

discrezionale. Ci si chiede però: cosa succede nel caso degli incontri fortuiti (due soggetti creano la

stessa opera)? In campo letterario è assai difficile, ma in campo musicale potrebbe accadere le

posizioni al riguardo non sono uniformi e ci sono due teorie:

 Teoria soggettiva = il carattere creativo è l’unico requisito per acquisire i diritti sull’opera, perciò

se ci sono due creazioni indipendenti, seppur uguali, si ammette che possano esserci due protezioni

concorrenti, poiché le opere sono frutto di creazione autonoma

 Teoria oggettiva = deroga in parte al requisito del carattere creativo. Tale teoria sostiene il carattere

creativo, ma non la presenza di due esclusive sulla medesima opera; se succedono incontri fortuiti

allora prevale il primo, e il secondo non acquisisce un’esclusiva anche se soggettivamente ha

realizzato un atto creativo (che però oggettivamente è già stato creato)

3. Requisito aggiuntivo del valore artistico solo per le opere del disegno industriale

Protezione solo della forma espressiva dell’opera e non anche del contenuto e delle idee (v. art. 9.2

4. Accordo TRIPS)

5. Forma protetta: forma esterna (opera come appare esteriormente) e forma interna (struttura, trama,

organizzazione) se viene pubblicato un articolo scientifico su una legge matematica, chiunque può

scrivere un altro articolo sulla medesima legge, basta che cambi il modo in cui l’articolo precedente è

scritto

Fattispecie costitutiva

Creazione dell’opera (art. 6 LDA)

Estrinsecazione in qualsiasi forma

Acquisto del diritto senza formalità costitutive

all’autore (persona fisica)

Acquisto a titolo originario in capo

Come si acquisisce un diritto d'autore? Lo si acquisisce con la creazione dell'opera (art. 6). NON è richiesta

è sufficiente CREARE L’OPERA

nessuna registrazione; e naturalmente ESTRINSECARLA IN

QUALSIASI FORMA.

Esempio: se concepisco un romanzo, fino a che non l'ho recitato a voce o scritto, ma rimane nella mia testa,

NON c'è un atto creativo riconosciuto dal diritto d'autore; se lo racconto a voce, lo scrivo su un foglio… questo

è sufficiente per aversi protezione. Quindi si dice che il diritto si acquista senza formalità costitutive: non ci

l’opera e dalla sfera interna dell’autore in qualsiasi modo.

sono formalità, basta creare farla uscire

Il diritto d'autore è sempre, e senza deroghe, acquisito a titolo originario da parte dell'autore (persona fisica).

Nel diritto d'autore i diritti sorgono sempre in capo all'autore, l'editore può acquisire i diritti SOLO per

contratto, ovvero si deve prevedere nel contratto che i diritti passino dall'autore al committente (questo può

essere fatto anche preventivamente). Quindi la fattispecie che crea il diritto d'autore è estremamente semplice:

basta la creazione dell'opera e che essa sia estrinsecata.

dell’ingegno

Opere frutto del contributo creativo di più autori:

- Opere in comunione (art. 10 LDA): opera creata col contributo indistinguibile ed inscindibile di più

vuol dire che c’è un’opera unica, frutto del lavoro

persone (esempio: romanzo scritto da due autori)

di 2+ persone, che hanno fuso i loro contributi creativi nell’opera stessa, tantoché è ormai impossibile

distinguere chi ha fatto cosa. I diritti d’autore spettano in comunione: ad esempio, se manca un accordo

e gli autori sono due, a entrambi spetta il 50%; inoltre, la legge si preoccupa del fatto che ci siano tanti

autori e uno di essi rifiuti di pubblicare l’opera, pregiudicando il lavoro altrui: se uno dei co-autori si

rifiuta in modo INGIUSTIFICATO, la pubblicazione dell’opera è fatta salva grazie all’intervento del

giudice che consente di pubblicarla ugualmente

- Opere composte (artt. 33-37 e 44-50 LDA): contributi distinti e separabili che si uniscono e si fondono

formare un’opera (esempio: canzone formata da testo

per e musica; opera lirica; film) anche qui si

ottiene un’opera unica, in cui i contributi dei vari autori si sono fusi fra di loro. Mentre nelle opere in

comunione i contributi degli autori sono indistinguibili, in questa tipologia di opere è possibile

parti dell’opera. Sull’opera nel suo insieme c’è una comunione di

comprendere chi ha creato le varie

diritti, poiché tutti i soggetti che hanno contribuito alla creazione dell’opera composta hanno diritto a

godere dell’opera stessa: se però capita che uno dei co autori, per una composizione musicale con

parole e musica, non sia d’accordo sullo sfruttamento dell’opera, allora la legge (art. 34) dice che il

soggetto creatore della parte musicale ha il permesso di decidere circa lo sfruttamento dell’opera (per

il film la questione è diversa, e così via la legge stabilisce opportunamente chi è il decisore dello

sfruttamento). Oltre ai diritti in comunione ci sono i diritti singoli, cioè quelli dei singoli autori sui

loro propri contributi: la legge prevede la possibilità di sfruttamento dei singoli contributi a patto che

tale sfruttamento non concorra o leda lo sfruttamento dell’opera nel suo insieme

- Opere collettive (artt. 3, 7.1 e 38-43 LDA): riunione di più opere autonome, quale risultato di

un’attività di scelta e coordinamento (esempio: enciclopedia, rivista o giornale con articoli di autori

diversi) rispetto ai casi precedenti, qui abbiamo tanti contributi di autori diversi che restano

distinguibili e NON si fondono nemmeno fra di loro. Questi contributi vengono solo affiancati gli uni

agli altri, ma non si fondono (quindi si ottiene una semplice RACCOLTA DI CONTENUTI). Il regime

delle opere collettive è simile a quello delle opere composte: c’è un diritto d’autore sull’opera

collettiva, e un diritto d’autore dei singoli contributi dei vari co autori. Nelle opere collettive non c’è

una comunione di diritti perché i contributi non si fondono: i diritti sull’opera collettiva, secondo l’art.

7,1, spettano a chi organizza e dirige la raccolta (ad es. la casa editrice di una rivista, di una

enciclopedia, di un giornale); i vari autori che hanno contribuito a formare la raccolta conservano il

diritto di usare l’opera separatamente = l’autore del singolo contributo non potrà fare uso dell’opera

in concorrenza o in modo lesivo all’opera stessa

(artt. 4, 7.2 e 18 LDA): elaborazioni creative di un’opera precedente (esempio:

- Opere derivate

trasformazione di un romanzo in un film o in un’opera teatrale, traduzione di un testo) questa

categoria di opere prevede che nell’opera confluiscano i contributi creativi di più persone. Tuttavia, le

prime 3 categorie di opere nascono con una collaborazione simultanea di tutti gli autori, mentre in

questo caso l’opera è già compiutamente realizzata da un autore e viene ripresa e rielaborata da un

altro autore. L’art. 4 dice che se l’elaborazione di un’opera già realizzata è creativa, allora tale

elaborazione è protetta come opera dell’ingegno, sebbene incorpori elementi avanzati da un altro

autore = quindi la legge dice che l’opera elaborata è protetta solo per il contributo creativo di chi ha

fatto l’elaborazione, mentre il contributo creativo del primo autore rimane senza pregiudizio: ciò

significa che il secondo autore (dell’elaborazione) deve chiedere il consenso del primo per sfruttare

l’opera elaborata (ad es. chi fa un film su un libro deve chiedere il permesso all’autore del libro)

CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE

DIRITTO PATRIMONIALE

Il contenuto del diritto d’autore è l’ambito di esclusiva spettante al titolare di un’opera protetta. Le norme di

riferimento sono gli articoli da 12 a 19 della LDA:

• patrimoniale d’autore: diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo

Diritto

(art. 12,2 LDA)

• Utilizzo dell’opera: attività che consente a terzi la fruizione dell’opera (ad es. tramite riproduzione,

distribuzione, comunicazione, ecc.)

• Utilizzo economico: attività idonea a creare un profitto per il titolare nel campo dei brevetti, le attività

private non sono coperte dall’esclusiva. Per il diritto d’autore le cose stanno diversamente: il privato che

si fa una copia di un’opera e la pubblica in rete sta limitando l’attività del titolare dell’opera vera (ad es.

mettere su Youtube la musica e consentire a tutti di scaricarla gratuitamente da lì). La legge allora

dell’opera anche certe attività compiute in ambito privato = se io mi limito

interviene riservando al titolare

ad un uso dell’opera inteso come semplice godimento (leggo un libro o mi ascolto una canzone) allora

non è un problema; ma se io metto in piedi una attività di distribuzione, comunicazione o riproduzione

dell’opera protetta allora è un problema (la legge vieta queste attività, anche se non sono a scopo di lucro,

come nel caso della pirateria altruistica. La legge guarda a queste attività dal punto di vista del titolare,

 se io carico l’opera online e

a cui sono riservate tutte le attività da cui è possibile trarre un profitto

consento a tutti di scaricarla gratis, allora il titolare ha un mancato profitto)

SINGOLI DIRITTI ESCLUSIVI

Diritto di prima pubblicazione dell’opera prima messa a disposizione dell’opera,

(art. 12, commi 1 e 3, LDA):

con sua accessibilità da parte del pubblico, in qualunque modo (stampa, esecuzione, rappresentazione,

chi crea un’opera ha il diritto di decidere se pubblicarla o meno;

diffusione, ecc.) per le opere postume

(l’autore muore) bisogna vedere se c’era una volontà o non volontà dell’autore, e se i legatari hanno o non

hanno il diritto di pubblicarla (art. 24).

Diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera è il caso dell’editoria, dei

(artt. 13, 14, 17 e 18 bis LDA)

cd musicali, dei file che incorporano queste opere. Vediamo il diritto di riproduzione:

Questo diritto consente di moltiplicare l’opera in copie (art. 13 LDA), quindi di fissarla su qualunque

- supporto materiale

- Riproduzione in tutto o in parte

Riproduzione diretta (da un esemplare dell’opera) e indiretta (a distanza: ad es., registrazione

- di musica

diffusa per radio) corpo mistico = riguarda l’opera protetta col diritto d’autore; corpus

- Due distinzioni rilevanti

su cui l’opera è fissata, ad esempio il libro come elemento tangibile

meccanicus = supporto io che

compro un libro acquisisco diritto di proprietà sul corpus meccanicus, mentre il corpo mistico resta in

capo all’autore

La copia riservata all’autore-titolare

- è quella permanente ma anche quella temporanea. Riproduzione

permanente (fissazione stabile dell’opera su un supporto) e temporanea (fissazione effimera, non

durevole, come nel caso di copie dell’opera scaricate su un computer o su un server, ma non

dell’opera su

memorizzate stabilmente; oppure di copie transitorie che si creano nella trasmissione

Internet) esentati gli atti di riproduzione previsti dall’art. 68

- Nel caso di riproduzione temporanea sono bis LDA.

E’ però fatta salva la possibile responsabilità del service provider in base alle norme in materia di

commercio elettronico (Direttiva CE n. 2000/31 e d.lgs. n. 70/2003) gli atti di rpdz temporanea,

privi di un rilievo economico proprio, transitori o accessori, che costituiscono parte integrante di un

tecnologico, eseguibili all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tramite

procedimento

intervento di un intermediario, sono esentati dal diritto di rpdz quando ricorrono queste caratteristiche

suddette (alla base di tutto deve esserci una attività lecita se io compro in rete un software in modo

lecito, e il download provoca la rpdz temporanea di copie del software stesso, che poi però si

cancellano, allora non sussiste reato e non c’è copertura del diritto d’autore, poiché è un passaggio

tecnico senza rilievo economico). La direttiva 31/2000, attuata in Italia nel 2003, aggiunge al 68 bis

una serie di norme sul service provider se il s.p. si limita a fornire un servizio di rete (tipo la

allora non è responsabile dell’attività

connessione a Internet o la piattaforma di un social network)

illecita degli utenti del servizio se non vi ha partecipato

- Riproduzione in qualunque modo o forma il diritto di riproduzione copre ogni modalità di

realizzazione della copia su ogni tipo di supporto. Copre anche la riproduzione dell’opera in una forma

espressiva diversa (es.: riproduzione fotografica di un quadro o di una scultura; riproduzione in un

di un’opera fotografica).

quadro

Diritto di trascrivere (art. 14 LDA). Trasformazione dell’opera orale in opera scritta o, in generale,

- orale su un supporto è riservato al titolare di un’opera mai scritta il diritto di

fissazione dell’opera

trascriverla, quindi di fissarla per la prima volta su un supporto (è diverso dal diritto di prima

pubblicazione, perché in questo caso l’opera non è mai entrata in contatto col pubblico)

riproduzione “non

- Copia privata. Libera se per uso personale dei lettori e fatta a mano o con mezzi di

idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico” (art. 68.1 LDA). Inoltre: possibilità di realizzare,

sempre per uso personale, fotocopie di opere o copie di fonogrammi o videogrammi (nel limite del

15%), ma con un compenso al titolare del diritto (artt. 68, 71- sexies, 71-septies e 71-octies LDA) =

questa cosa si fa col meccanismo del prelievo: i soldi li paga l’operatore

c.d. libertà pagante

professionale che consente la duplicazione del file o del video, o che mette a disposizione i macchinari

per la duplicazione

Vediamo ora il diritto di distribuzione:

• in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, dell’originale o

È la messa dell’opera (art. 17 LDA)

degli esemplari

• diritto (il diritto di distribuzione è l’unico,

Vale il principio di esaurimento del fra i citati, a godere di

il titolare non può impedire, a meno che non ricorrano motivi legittimi, l’ulteriore

questo principio):

circolazione degli esemplari dell’opera messi in commercio all’interno dell’Unione Europea dal

titolare stesso o con il suo consenso. L’esaurimento opera solo per gli specifici esemplari dell’opera

messi legittimamente in commercio e solo per il diritto di distribuzione

Diritti di comunicazione dell’opera (artt. 15, 15 bis, 16, 16 bis LDA) è il caso delle opere recitate in teatro

o proiettate al cinema o diffuse per radio. Diritto di comunicazione a un pubblico distante:

• Comunicazione dell’opera a un pubblico non presente “su filo o senza filo” (art. 16 LDA). Il pubblico

nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione

non è presente

• Impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali radio e televisione; comunicazione via satellite

e ritrasmissione via cavo

• Ogni forma di “messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi

(comunicazione interattiva)

accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”

• dell’opera attraverso Internet

Diffusione

• Pubblico: numero indeterminato di fruitori potenziali

• Consentita la comunicazione dell’opera tra privati, ossia tra persone legate da rapporti personali,

quando non sia consentito l’accesso all’opera da parte di terzi

a disposizione un contenuto a CHIUNQUE SU INTERNET. C’è un

Esempio: caso di un soggetto che mette

pubblico sparso, ognuno può avere accesso alla comunicazione QUANDO VUOLE e nel LUOGO CHE

PRIMA l'ipotesi riguardava solo l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza quali radio

DESIDERA.

e televisione, poi ci sono stati i casi di comunicazione via satellite, poi via cavo; ORA la cosa è più

FLESSIBILE, infatti i contenuti pubblicati in rete si possono vedere QUANDO SI VUOLE; ci sono tutti i casi

di comunicazione via internet. l’opera

Diritti di rappresentazione, di esecuzione e di recitazione viene messa in scena davanti a un

PUBBLICO PRESENTE nel momento in cui l’opera viene presentata.

 Comunicazione a un pubblico presente

 Rappresentazione: quando vi è azione scenica (es.: opera rappresentata in teatro, danza)

 Esecuzione: esecuzione musicale senza azione scenica (es.: concerto)

 Recitazione: dizione di un’opera senza azione scenica (es.: lettura in pubblico di poesie o di pagine di

un romanzo)

 Rappresentazione, esecuzione e recitazione possono avvenire dal vivo oppure con la proiezione o

l’ascolto di registrazioni (es.: proiezione di un film in un cinema, ascolto di un disco in un bar); in

l’attività di comunicazione

entrambi i casi il pubblico si trova nel luogo in cui avviene

 Rappresentazione, esecuzione e recitazione sono riservate al titolare solo se avvengono in pubblico

(differenza dal diritto di riproduzione che copre anche attività svolte in ambito privato)

 Non avvengono in pubblico se hanno luogo “nella cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della

scuola o dell’istituto di ricovero” e non hanno scopo di lucro (art. 15.2 LDA)

 Non è inoltre pubblica “la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di

musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle

opere stesse” (art. 15.3 LDA, aggiunto dal decreto legge n. 91/2013, convertito dalla legge n.

112/2013).

 Compenso ridotto per gli autori “quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera

avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle

associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano

effettuate a scopo di lucro” (art. 15 bis LDA)

Diritto di elaborazione dell’opera derivata da un’opera precedente.

(art. 18 LDA) opera Diritto esclusivo di

l’opera (art. 18.2 LDA): tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione dell’opera

elaborare

previste dall’art. 4 LDA Si prende l’opera protetta dal diritto e la

(elaborazioni creative). si trasforma per

ricavarne un’opera creativa. Esempio: fumetto messo in scena o trasformato in una serie televisiva; videogioco

trasformato in un film.

• Diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione (art. 18.4 LDA) la nuova opera

creativa continua a contenere una porzione di creatività della prima opera coperta dal diritto d'autore.

L'autore della prima opera ha diritto sulle parti della seconda opera che sono costituite dagli elementi

di creatività della sua opera. Questo diritto ha rilievo per il software perché spesso esso viene creato

partendo da una versione precedente e migliorandola Se c'è un'opera elaborata la si può sfruttare

economicamente solo con il consenso del titolare del diritto d'autore sulla prima opera

• l’opera (art. 18.1 LDA)

Diritto esclusivo di tradurre

• Il titolare può vietare solo l’utilizzo economico dell’opera elaborata o può vietare anche la creazione

in sé dell’opera elaborata? Secondo una prima teoria NON si può creare l'opera, secondo una seconda

teoria si può creare l'opera ma poi non la si può sfruttare senza il consenso del titolare della prima

opera tendenzialmente per le opere di arte pura si tende a dire che NON si può vietare la creazione

dell'opera elaborata. Per le opere utili, invece, si tende a dire che NON si può creare l'opera elaborata

senza il consenso del titolare della prima opera utile; questo perché le opere utili sono fatte per essere

utilizzate sul mercato e non per estro personale come le opere di arte pura

Due principi fondamentali

Principio di indipendenza dei singoli diritti esclusivi, cioè riproduzione-distribuzione-comunicazione-

elaborazione (art. 19.1 LDA): ogni diritto può essere esercitato separatamente; il titolare può disporre di un

diritto senza dover disporre degli altri e, se ha autorizzato alcune attività, non si può presumere che ne abbia

il titolare che ha autorizzato solo la riproduzione dell’opera può vietare altri utilizzi

autorizzate altre (ad es.

dell’opera stessa; il titolare che ha autorizzato solo la rappresentazione dell’opera in teatro può vietare la

realizzazione di un filmato e la sua trasmissione in televisione). Se io autorizzo la moltiplicazione in copie di

un’opera, non è detto che io ne ho anche autorizzato la comunicazione.

non solo dell’opera nel suo insieme, ma anche di parti dell’opera

Tutela (art. 19.2 LDA). Si deve però trattare

Ad esempio, è protetta come opera dell’ingegno una novella: il

di parti che hanno in sé carattere creativo.

terzo copia integralmente il primo capitolo, e il titolare del diritto d’autore

racconto è distinto in 2 capitoli. Un

gli fa causa, ma il terzo sostiene di aver copiato solo uno dei due capitoli. Non importa: la tutela si estende sino

a qui poiché la parte copiata contiene la creatività dell’autore. Se però nel racconto ci sono frasi banali, come

ad esempio “Tizio disse all’altro…e lui rispose…e quindi se ne andò”, e il terzo le copia, allora qui la tutela

non c’è poiché manca la parte creativa del primo autore.

DIRITTI DI NOLEGGIO E DI PRESTITO

• Noleggio: cessione in uso delle opere per un tempo limitato al fine di ottenere un beneficio economico

o commerciale (art. 18bis.1 LDA) l'utente non acquista la proprietà, ma ottiene l'uso a fronte del

pagamento di una somma. Esempio: Blockbuster permetteva il NOLEGGIO di film in DVD; si pagava

per tenere il DVD qualche giorno e alla scadenza si restituiva. Il noleggio permette, a differenza della

vendita, di pagare MENO

• Prestito: cessione in uso delle opere per un tempo limitato senza finalità di benefici economici o

commerciali (art. 18bis.2 LDA). Coperto dal diritto esclusivo solo il prestito fatto da istituzioni aperte

previste dall’art. 69 LDA,

al pubblico; libero il prestito tra privati. Liberi anche, alle condizioni alcuni

prestiti effettuati da biblioteche e discoteche dello Stato e di enti pubblici con esclusive finalità di

promozione culturale e di studio personale il prestito, a differenza del noleggio, viene fatto senza

finalità di benefici economici: il noleggio è a titolo ONEROSO, il prestito è GRATUITO. La legge

prevede che il diritto esclusivo di prestito sussista solo in casi particolari (prestiti fatti da istituzioni

aperte al pubblico), MENTRE i normali prestiti tra privati NON sono coperti dal diritto d'autore. La

differenza rispetto alla distribuzione è che nella distribuzione l'esemplare viene effettivamente venduto

e quindi sul supporto passa la titolarità; nel caso del noleggio e del prestito un soggetto viene

autorizzato a fare uso dell'esemplare dell'opera per un periodo di tempo limitato, ma NON diviene

titolare dell'esemplare. In materia di software per il casi di utilizzo temporaneo si tende a parlare di

licenza DURATA DEL DIRITTO PATRIMONIALE D’AUTORE

• I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e sino al termine del

settantesimo anno solare dopo la sua morte (art. 25 LDA)

• PER QUANTO RIGUARDA LE opere in comunione (semplici e composte): la durata dei diritti

spettanti ai coautori “si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo” (art. 26.1 LDA; v. art.

32 LDA per le opere cinematografiche)

• Opere collettive: la durata dei diritti sui singoli contributi si determina sulla vita di ciascun autore; i

diritti sull’opera come un tutto durano settanta anni a partire dalla prima pubblicazione (art. 26.2 LDA)

LIBERE UTILIZZAZIONI

Le libere utilizzazioni, in tutte le branche del diritto industriale, sono i correttivi ai monopoli. Le libere

il titolare del diritto d’autore NON può far valere l’esclusiva per vietare

utilizzazioni sono ipotesi in cui

l’utilizzo dell’opera da parte di terzi (in alcune di queste ipotesi il titolare ha però diritto a un compenso per

l’utilizzo). Le libere utilizzazioni possono essere:

 Al 100%, e quindi è possibile copiare l’opera coperta dal diritto d’autore

 LIBERO USO PAGANTE, ovvero ci possono essere dei casi in cui la copia dell'opera è libera, MA il

titolare ha diritto ad un compenso

 di fondo di entrambe le ipotesi è che nelle libere utilizzazioni l’attività NON può essere

Caratteristica

vietata. 

La riproduzione per uso personale (copia privata artt. 68, 71- sexies, 71-septies e 71-octies LDA) può essere

fatta senza pagare nulla al titolare; nel caso di fotocopie invece si deve pagare una somma al titolare (il

pagamento è indiretto, non lo paga il privato). Copia privata significa copia per uso personale se NON sono

fatte per uso personale rientrano nel diritto d'autore e sono vietate. Le LIBERE UTILIZZAZIONI possono

in base all’INTERESSE che soddisfano:

essere raggruppate in CATEGORIE,

 Utilizzo dell’opera per finalità di informazione e di cronaca:

 Riproduzione o comunicazione di articoli di attualità e di materiali dello stesso carattere (art.

65.1 LDA)

 Riproduzione o comunicazione di opere o materiali utilizzati in occasione di avvenimenti di

attualità (art. 65.2 LDA). Può esserci un interesse del pubblico a sapere che materiali sono stati

utilizzati

 Riproduzione o comunicazione di discorsi tenuti in pubblico su argomenti di interesse politico o

amministrativo e di estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 LDA)

 Utilizzo dell’opera per finalità di pubblica utilità e di solidarietà (aiuto e assistenza per associazioni di

volontariato):

 Riproduzione dell’opera a fini di pubblica sicurezza (art. 67 LDA)

 Riproduzione o comunicazione dell’opera per uso personale a beneficio di portatori di handicap

(art. 71 bis LDA)

 Riproduzione di emissioni radiotelevisive da parte di ospedali pubblici e di istituti di prevenzione

e pena, con equo compenso per il titolare del diritto (art. 71 quater LDA)

 Utilizzo dell’opera per finalità di promozione culturale, di diffusione dell’opera, di ricerca, di studio:

 Prestito, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione di opere presenti in biblioteche

pubbliche o enti analoghi (art. 69 e 71 ter LDA)

 Riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opere e loro comunicazione al pubblico

per fini di critica, scientifica (art. 70 LDA)

di discussione, di insegnamento o di ricerca

 Esecuzione di opere musicali da parte delle bande e delle fanfare dei corpi armati dello Stato

(art. 71 LDA)

MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE

La legge permette di introdurre delle misure tecnologiche di PROTEZIONE, ANTI ACCESSO e ANTI COPIE

apposte ai file digitali. Sono misure tecnologiche efficaci per impedire o limitare atti relativi all’opera protetta

il file digitale viene marchiato con il NOME DELL’AUTORE,

(art. 102 quater LDA). Sono misure con cui

sono forme di autotutela per impedire che le opere vengano copiate. Le informazioni elettroniche sul regime

identificazione dell’opera e dell’autore;

dei diritti (art. 102 quinquies LDA) comprendono: indicazioni circa i

termini e le condizioni d’uso dell’opera. A questo diritto corrisponde il DIVIETO DI TERZI di rimuovere o

aggirare questa misura di protezione. Alcuni hanno manifestato dei timori di eccessiva protezione del titolare

oppure che possano essere utilizzati abusivamente dal titolare per impedire la libera utilizzazione.

DIRITTO D’AUTORE DIRITTO MORALE

della personalità dell’autore:

I diritti morali sono diritti della personalità. Tutela identità personale, onore e

reputazione, stima e apprezzamento dell’opera da parte del pubblico. I diritti morali sono diritti della

personalità, quindi riguardano la tutela della personalità del titolare riflessa nell'opera da lui creata. Proprio

creata è estrinsecata la personalità dell’autore, la legge è attenta a tutelare l'onore, la

perché nell’opera

reputazione, l'identità personale:

 IDENTITA’ PERSONALE = è il diritto ad apparire come si è veramente e non vedersi attribuiti

valori o posizioni diverse da quelle che si hanno. CASO: in una sentenza della Corte di Cassazione

degli anni '80 questo punto è emerso: infatti un oncologo ha fatto causa in quanto gli era stato imputato

di NON essere contrario al fumo, mentre invece era contrario. L'oncologo ha fatto causa in quanto era

stata lesa la sua personalità

 Nel campo del diritto d'autore questo si riflette nel fatto che l'opera esprime convincimenti dell'autore,

quindi è suo diritto che essa venga trattata in base a questi convincimenti. Ha un rilievo minore per le opere

utili perché esse sono meno caratterizzate dall'essere espressione della personalità dell'autore.

 ONORE e REPUTAZIONE = vengono in gioco quando io denigro e scredito una persona, ledo la

sua reputazione

I diritti morali hanno segnato un punto di frattura tra i diritti degli stati europei e quelli anglosassoni. Nel

copyright americano la tutela del diritto morale era in secondo piano, emergeva soprattutto la matrice

patrimoniale (opera utile che genera profitto e serve alla collettività, MENO come espressione di personalità

dell’autore). Invece nei diritti europei essa emergeva maggiormente.

I DIRITTI MORALI sono diritti inalienabili e non rinunciabili (art. 22.1. LDA), cosa comune a tutti i diritti

infatti dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dal

della personalità. NON hanno limiti di tempo,

coniuge e dai figli e da altri congiunti l’eccezione del diritto al ritiro dell’opera dal

(art. 23,1 LDA), con

solo dall’autore (art. 142 LDA). “Possono essere fatti valere” significa

commercio che può essere fatto valere

ESSERE ESERCITATI e questo NON qualifica gli eredi come titolari. Gli eredi possono fare causa per

violazione del diritto del defunto, MA NON in quanto titolari, semplicemente come persone legittimate a far

valere quel diritto non avviene la successione mortis causae.

DIRITTO ALLA PATERNITÀ DELL'OPERA, ART. 20.1 LDA diritto di rivendicare la paternità

dell’opera: diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera e di vietare a terzi di attribuire a sé o ad altri

paternità o comunque di disconoscerla. Se sono autore di un’opera dell’ingegno è MIO DIRITTO

questa

inalienabile e inviolabile quello di essere riconosciuto autore. Non sono obbligato a farlo: se voglio restare

anonimo e NON rivendicare la paternità dell’opera posso farlo. In positivo questo diritto significa che l’autore

ha diritto di essere riconosciuto pubblicamente come autore; in negativo, che può vietare a terzi di proclamarsi

La domanda da porsi ora è: l’autore ha diritto che

quali autori della sua opera. compaia il suo nome sugli

esemplari dell’opera? La legge dice che diritto dell’autore è quello di vedere il suo nome indicato sugli

esemplari dell’opera o in occasione del suo utilizzo, MA solo nelle “forme d’uso” esempio: in un libro è

prassi che il nome dell'autore venga indicato, se invece non è prassi l'autore non ha diritto di veder comparire

L’ipotesi OPPOSTA è il caso in cui ognuno ha diritto di NON vedersi

il suo nome sugli esemplari. attribuire

opere NON sue diritto di non vedersi attribuita la paternità di opere altrui (per alcuni non rientra

propriamente tra i diritti morali d’autore). Rientra nel diritto della personalità opporsi a false attribuzione. Si

ha un dettaglio di qualificazione giuridica: alcuni dicono che il diritto di disconoscere opere altrui è

un'appendice del diritto di paternità, per altri deriva da norme generali del codice civile e non da leggi sul

diritto d'autore. In ogni caso, il risultato è LO STESSO.

DIRITTO ALL’INTEGRITA’ DELL’OPERA, ART. 20.1 LDA diritto dell’autore di “opporsi a qualsiasi

od altra modificazione, e

deformazione, mutilazione ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere

di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Esempio: opera teatrale messa in scena cambiandola da

come l’aveva fatta l’autore. Sono quindi tutte ipotesi di alterazione dell’opera da come è uscita dalle mani

dell’autore.

“Atti a danno” sono atti relativi alle modalità di utilizzo dell’opera (es.: cassette con canzoni messe in fustini

un’opera che ne snatura il significato; problema delle interruzioni

di detersivo; rappresentazione di

pubblicitarie dei film), non atti diversi, come la formulazione di giudizi critici sull’opera.

 La DIFFERENZA tra la prima norma e la seconda è che:

 in cui intervengo su un’opera ALTERANDOLA,

Mutilazione e deformazione sono i casi

STORPIANDOLA. Esempio: taglio un pezzo di libro

 “Atto a danno” attività in cui l’opera in sé NON viene modificata, MA viene presentata al

riguarda e L’ONORE

pubblico con modalità e in un contesto PREGIUDIZIEVOLI per la REPUTAZIONE

DELL’AUTORE. Esempio: autore scrive un’opera lirica ambientata in un contesto e il registra lo

cambia

Un ultimo caso è quando l’opera viene utilizzata in modo che ne falsa il significato e trasmette al pubblico un

che voleva comunicare l’autore. La legge dice “pregiudizio all’onore o alla

significato DIVERSO da quello

reputazione: il pubblico è indotto a formarsi un’opinione distorta sulla personalità dell’autore; viene falsato il

significato dell’opera”.

Molto discussa era l’ipotesi di distruzione dell’originale o dell’esemplare unico dell’opera (es.: distruzione di

un quadro). L'autore dipinge un quadro per un terzo, che assume la proprietà del supporto, e decide di

distruggerlo. Ci sono posizioni secondo cui il distruggere l'esemplare è lecito. Non si può falsare l'opera e non

si può denigrare, ma si può distruggere. In realtà, però, sarebbe giusto dire che non si può. Caso: proprietario

ad un certo punto l’ha bruciato in quanto credeva che portasse sfortuna

di un quadro che aveva in casa, per la

famiglia.

DIRITTO DI RITIRO DELL’OPERA AL COMMERCIO, ARTT. 142 e 143 LDA l’autore ha diritto

di ritirare l’opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali; deve però indennizzare chi ha già acquistato

diritti di utilizzazione dell’opera. Situazione in cui il titolare ha autorizzato la circolazione dell’opera e poi

CAMBIA IDEA, DECIDE DI RITIRARLA. Può fare questo per la legge? Sì, ma a 2 CONDIZIONI:

un’INDENNIZZO IN DENARO

1. Deve versare a chi aveva contrattualmente acquisito il diritto di

l’opera

utilizzare

L’autore NON può ritirare l’opera dal commercio se cambia idea discrezionalmente, MA

2. può farlo

solo se ricorrono “GRAVI RAGIONI MORALI”. Sussistono gravi ragioni morali se la circolazione

dell’opera diventa pregiudizievole per la personalità dell’autore (anche solo per un mutamento delle

convinzioni dell’autore): l’autore cambia la sua ideologia e le sue convinzioni personali. Casi storici

di opere che esaltavano una certa persona e poi l’autore aveva cambiato opinione su di essa e quindi

NON voleva più che circolasse

Una situazione particolare è quando, come detto prima, l'autore ha già autorizzato la circolazione dell'opera e

lui cambia idea; MA si suppone che questo pentimento arrivi in un momento intermedio, ovvero l'autore ha

la circolazione, ha firmato il contratto ma l'opera non è ancora stata stampata. Dato che l'opera

già autorizzato

è ancora inedita secondo alcuni NON devono sussistere i requisiti del punto precedente. Ci sono quindi due

disposizioni; nessuno discute che anche in questo caso la circolazione possa essere bloccata, ma alcuni dicono

che non servono gravi ragioni morali e altri invece sostengono che devono valere le stesse regole dei casi

l’opera dal commercio è

precedenti e quindi devono sussistere gravi ragioni morali. Nel diritto di ritirare

compreso il diritto di impedire la prima pubblicazione dell’opera già autorizzata dall’autore.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE l’attività del terzo costituisce

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONTRAFFAZIONE: quando

contraffazione di un diritto d’autore?

casi di violazione dei diritti d’autore mediante il compimento, senza il

PLAGIO-CONTRAFFAZIONE:

consenso del titolare, di attività riservate al titolare stesso (propriamente “plagio” è la violazione del diritto

morale di paternità; “contraffazione” è la violazione dei diritti di utilizzo economico).

Si ha l'attività di contraffazione o di plagio quando un terzo compie un'attività che rientra nella sfera esclusiva

inteso in senso stretto, significa violazione dei diritti di paternità. La prima

dell'autore. Tecnicamente plagio,

e più chiara attività vietata è la copia/ripresa integrale dell’opera o di una sua parte creativa. Esempio: prendo

protetta. Caso FACILE da valutare perché si confrontano le

un testo e lo trascrivo tale e quale, duplico l’opera

due opere e si vede se c’è identità. un’opera con dei

MOLTO SPESSO però capita che il terzo faccia

identica quindi all’originale.

RITOCCHI, con delle MODIFICHE, NON esattamente Come si fa a valutare

questo caso? La giurisprudenza valuta con il PRINCIPIO DI RICONOSCIBILITA’.

Realizzazione di un’opera che presenta differenze rispetto all’opera originale, ma nella quale i tratti essenziali

dell’opera originale rimangono riconoscibili; “quando si tratta di valutare se c'è o no contraffazione non è

determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che

caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva”.

vuol dire che si possono individuare nell’opera del terzo

RICONOSCIBILITA’ ELEMENTI CREATIVI della

prima opera. È irrilevante se ci sono stati dei ritocchi occorre valutare se i tratti essenziali sono riconoscibili

nell'opera del terzo o meno. VICEVERSA, NON vi è contraffazione se il terzo si limita a prendere spunto o

ispirazione dall’opera, per poi realizzare un’opera autonoma, che non riprende gli elementi creativi della prima.

Il diritto d'autore tutela la forma espressiva; se ci si limita ad ispirarsi ad un'opera MA si costituisce un'opera

propria non c'è contraffazione.

CASI CONCRETI

Negata la contraffazione di una guida turistica illustrata con disegni da parte di un’altra guida che, pur

- presentando una “certa coincidenza tra i disegni”, aveva una diversa composizione e impaginazione e

una diversa forma di rappresentazione dei disegni (bidimensionale e in bianco e nero, anziché

tridimensionale e a colori) (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925) era “pressoché identico” al

- Affermata la contraffazione in un caso in cui il ritornello di una canzone

ritornello di una canzone precedente (erano riprodotte 33 note su 40), anche se vi erano differenze nel

ritmo (Cass. 15 giugno 2012, n. 9854)

Negata la violazione di diritti d’autore (che però era stata affermata nel primo

- grado di giudizio) in un

caso in cui il titolo e i versi iniziali di una canzone (“Prendi questa mano zingara”) erano stati utilizzati

in una canzone per il resto diversa (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340)

Esclusa la violazione dei diritti d’autore su sculture che un altro artista aveva “rivisitato”,

- trasformandole “in senso sia materiale che concettuale” (si trattava di figure femminili allungate e

sottili che erano state reinterpretate e vestite con abiti e accessori di moda) (Trib. Milano, ord. 13 luglio

2011)

Ritenuta lecita la parodia di un’opera altrui, quando la parodia muta il senso dell’opera parodiata e ne

- costituisce un “rovesciamento concettuale” (escluso del diritto d’autore,

perciò che, sotto il profilo

guida gastronomica “Gambero Rosso” la diffusione di una

costituisse una violazione dei diritti sulla

guida dal titolo “Il Gambero Rozzo”) (Trib. Roma, ord. 23 giugno 2008)

– DIRITTO D’AUTORE

TUTELA DEL SOFTWARE

Per dare protezione al software, nelle norme sui brevetti, compare un divieto di brevettazione; da questa idea

si è partiti per arrivare ad attrarre il software nell’ambito delle creazioni protette col diritto d’autore. Dalla fine

degli anni ’80 si è iniziato in Europa a lavorare su una legislazione specifica per la protezione del software col

diritto d’autore.

Normativa attualmente in vigore:

- Artt. 1.2, 2 n. 8, 12-bis, 64-bis, 64-ter e 64-quater LDA

- Direttiva CE n. 2009/24 del 23 aprile 2009 (in precedenza Direttiva CEE n. 91/250 del 14 maggio

1991)

- Art. 10.1 Accordo TRIPS = negoziato e firmato in seno all’Organizzazione mondiale della

- Art. 4 WIPO Copyright Treaty

proprietà intellettuale, con sede a Ginevra

I principi contenuti nella nostra legge sono uniformati a quelli della direttiva del ’91 (e poi 2009), e a quelli

dei due accordi internazionali. Cosa dicono queste norme?

il software è materia proteggibile col diritto d’autore. Queste creazioni

OGGETTO DELLA PROTEZIONE

sono importanti, si prestano a una copiatura tendenzialmente facile; esigenza di creare delle esclusive.

Software: insieme di istruzioni che fanno eseguire una certa operazione a un elaboratore. Direttiva CE: sono

“programmi per elaboratore” i programmi “in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware”;

possono essere protetti anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, se sono di

natura tale “da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva” (art. 1 e

considerando 7 della Direttiva) la legge dice che il software, se è ancora a livello di lavoro preparatorio, può

Nota bene: il diritto d’autore NON tutela l’idea

essere già protetto solo se il programma finito è immediato.

sottostante come il brevetto, ma tutela SOLO la forma espressiva. Altro punto importante: assimilazione del

è una sorta di finzione per giustificare l’inclusione del software nell’ambito del

software alle opere letterarie

diritto d’autore. La tutela del diritto d’autore NON richiede procedura di brevettazione, ma solo di creazione;

ha il vantaggio di non richiedere particolare meritevolezza e originalità, ma solo creatività; la protezione

accordata dal diritto d’autore dura per tutta la vita dell’autore + 70 anni. Il diritto d’autore però, in caso di

software, non protegge l’idea. dal diritto d’autore

Idee, funzioni, principi del programma non sono protetti

(v. art. 1.2 e considerando 11 Direttiva; v. anche Corte Giust. UE, 2 maggio 2012, causa C-406/10, caso SAS

Institute, punti 29 ss.: la funzionalità di un programma per elaboratore non è proteggibile con il diritto

d’autore dal diritto d’autore

può essere protetta solo se ha compiutezza espressiva, quindi il programma sta

per essere finito). Non sono proteggibili algoritmi matematici del programma e diagrammi che, con livello

di dettaglio crescente nel corso della elaborazione del programma, indicano come le varie parti del programma

svolgono le loro funzioni e interagiscono tra loro (c.d. flowcharts) v. Trib. Bologna, ord. 17 gennaio 2006)

questi diagrammi esprimono le modalità di interazione fra le parti, ma non costituiscono ancora una forma

Protetti dal diritto d’autore il programma per elaboratore

espressiva sufficientemente compiuta.

compiutamente realizzato, espresso in qualsiasi forma, e i lavori preparatori quando abbiano raggiunto una

sufficiente compiutezza, tale da consentire la realizzazione del programma. Sono forme di espressione del

programma per elaboratore protette con il diritto d’autore sia il codice sorgente (programma espresso in un

comprensibile all’uomo)

linguaggio di programmazione sia il codice oggetto (linguaggio macchina;

programma espresso nella forma leggibile ed eseguibile dall’elaboratore): art. 10.1 TRIPS; Corte Giust. UE,

Bezpečnostní softwarová

22 dicembre 2010, causa C-393/09, caso asociace, punti 28 ss se noi dicessimo

che è proteggibile solo il codice sorgente, duplicare cd e file col linguaggio e macchina si potrebbe fare. Alcuni

dicono che il linguaggio macchina, non essendo comprensibile all’uomo, comporta problemi nella protezione:

come si fa a dare protezione a qualcosa che l’uomo non può leggere? Ragionando in tal modo si rischiava però

di lasciar scoperte molte forme diffuse, e il legislatore non si è posto il problema del “leggibile/non leggibile

dall’uomo”, sostenendo che qualsiasi forma di software è protetta dal diritto d’autore. L’interfaccia utente

grafica non è una forma di espressione del programma, ma solo un mezzo con cui l’utente sfrutta le funzionalità

del programma: ad essa non sono perciò applicabili le norme speciali sulla tutela del software. Tuttavia

l’interfaccia che sia una “creazione intellettuale” del suo autore può essere protetta in base alla disciplina

generale del diritto d’autore (Corte Giust. UE, 22 dicembre 2010, cit.). Gli stessi principi valgono per il

nell’ambito del programma per sfruttare le

linguaggio di programmazione e per il formato dei file utilizzati

sue funzioni: non sono forme di espressione del programma proteggibili con le norme speciali, ma possono

tutelati in base alle norme generali di diritto d’autore se costituiscono una creazione intellettuale del

essere

loro autore (Corte Giust. UE, 2 maggio 2012, cit.).

Sono tutelabili anche i c.d. elementi non letterali del programma, ossia la sua struttura interna (struttura e

organizzazione del programma)? Il software è stato assimilato a un’opera della letteratura. Qual è la forma

interna del software? Per un romanzo è semplice: l’ordine dei capitoli, degli argomenti, la trama del racconto,

cosa fanno i vari personaggi. Per quanto riguarda il software, da un lato, è sicuramente protetta la forma esterna

(linguaggio macchina/uomo); dall’altro, i principi sottostanti non sono protetti; nel caso della forma interna, si

rischia di finire per dare una protezione all’idea sottostante e alla funzione del programma come fare a

separare l’idea dai vari blocchi? La questione è aperta. Alcuni dicono che il software NON può essere protetto

nella sua forma interna, ma solo il codice sorgente e il codice oggetto; altri sostengono che anche la forma

interna potrebbe essere protetta, ma non sempre (solo se è sostanzialmente assimilabile al codice sorgente e

alla fonte esterna); altri ancora dicono che la forma interna è protetta, a meno che non sia necessaria per

raggiungere un risultato tecnico.

REQUISITI DI PROTEZIONE E FATTO COSTITUTIVO DELLA TUTELA

Originalità (carattere creativo). Il programma per elaboratore è originale “se è il risultato della creazione

intellettuale dell’autore” (art. 1.3 Direttiva CE) questa originalità NON presuppone il livello inventivo, come

invece accade nel brevetto.

Per aversi tutela “non sono presi in considerazione altri criteri” (art. 1.3 Direttiva CE); in particolare, non si

devono valutare “i meriti qualitativi o estetici del programma” (considerando 8 della Direttiva CE).

Fatto costitutivo della tutela: creazione del programma.

TITOLARITA’ DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

Titolare dei diritti di utilizzazione economica: di regola chi ha creato il programma (il quale possiede anche il

diritto morale).

V. però art. 12-bis LDA: salvo patto contrario il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione

economica del programma creato da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su

impartite dallo stesso datore di lavoro” per questa ipotesi, l’art. 12-bis

istruzioni stabilisce che, salva la

possibilità che datore e lavoratore si accordino, è il datore che può sfruttare il software creato dal dipendente,

se previsto dalle sue mansioni o per volere del datore stesso.

Quali sono i diritti esclusivi del titolare di un diritto d’autore sul software?

DIRITTO DI RIPRODUZIONE (art. 64-bis, lett. a, LDA) la riproduzione del programma (codice

sorgente e oggetto) è riservata al titolare:

- In qualsiasi forma = quale che sia la forma di riproduzione del programma, quindi sia in codice

sorgente che in codice oggetto, la riproduzione è VIETATA

Con qualsiasi mezzo = sia che si fissi il programma e lo si duplichi su un supporto fisso sia in un file

- digitale che poi viene fatto circolare, è vietata la riproduzione. Tipicamente le forme di duplicazione

di un software su supporto fisso sono CD rom o file digitale

- Totale o parziale = è la regola dei singoli frammenti creativi (è vietato copiare anche SOLO UNA

parte purché in sé creativa)

- Permanente o temporanea (v. però art. 68-bis LDA) = è una regola importante perché ormai il software

lo si procura tramite download da Internet. L'attività costituisce contraffazione sia che la copia sia

permanente che temporanea se mi procuro il download illegalmente da un soggetto NON autorizzato;

se invece me lo procuro dal titolare del diritto d’autore va tutto bene. L'art. 68-bis dice che quando si

fa l'upload e il download dell'opera, se l'upload è legittimo diventano legittime anche le varie copie

temporanee che si formano nei vari snodi della rete purché siano copie necessitate tecnicamente e che

NON generino un profitto. Se sono legittimi il punto di partenza e di arrivo, sono legittimi anche gli

SNODI INTERMEDI

Se richiedono una riproduzione del programma anche le operazioni di caricamento, visualizzazione,

esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma sono soggette ad autorizzazione del titolare.

è l’ipotesi in

DIRITTO DI ELABORAZIONE (art. 64-bis, lett. b, LDA) cui qualcuno NON si limita a

copiare l’opera, MA prende un programma esistente protetto da diritto d’autore e LO ELABORA. Nel

DIRITTO D’AUTORE abbiamo visto che l’opera elaborata, per essere sfruttata, necessita del CONSENSO

DEL TITOLARE del diritto anteriore; per i software VALE LA STESSA COSA. Il legislatore per i software

ha fatto delle esemplificazioni calibrate sulla realtà del software. Le attività riservate al titolare sono:

software significa

- Traduzione (es. passaggio da un linguaggio di programmazione a un altro): nel

cambiare il linguaggio di programmazione, cambiare la lingua del software; già questa è una forma di

elaborazione

- Adattamento: un programma applicativo viene adattato ad un diverso sistema operativo, oppure

prendo un programma scritto per il Mac e lo elaboro in modo tale da poterlo far girare su Windows.

Si considerano inoltre adattamenti anche le correzioni e i miglioramenti dei programmi; infatti un

programma potrebbe avere degli elementi critici dove NON funziona e viene così sistemato e corretto

- Trasformazione

Ogni altra modificazione

- Riproduzione dell’opera risultante dalla elaborazione: il diritto del primo sulla prima opera si estende

- all'elaborazione della seconda ma anche alla riproduzione. Se si ha un diritto sull'opera elaborata si ha

un diritto anche su tutte le copie di quell'opera

Però la legge dopo aver detto ciò aggiunge dei concetti. Dice che in caso di elaborazioni creative (cioè se

quello sviluppo è un’attività creativa a sua volta) non vi è “pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma”,

cioè vuol dire che esiste e NON può essere messo in dubbio il diritto d’autore sull’opera elaborata. Diffusa

l’opinione secondo cui, nel campo del software, occorre il consenso del titolare dell’opera sottoposta a

solo per l’utilizzazione del programma elaborato, ma, prima ancora, per la creazione di

elaborazione non

questo programma. Significa che chi modifica il programma, chi crea l'opera elaborata, ha un diritto d'autore

su di essa. Non può essere messo in dubbio il diritto d'autore sull'opera elaborata. Nessuno crea software per

soddisfare una sua esigenza creativa, ma vengono creati per essere venduti in quanto sono opere utili. QUINDI

nel caso dell'elaborazione si possono verificare varie ipotesi:

ritocchi, modifiche banali): è contraffazione dell'opera base. Non faccio

- Elaborazione non creativa (semplici

nulla di creativo, mi limito a ritoccarlo anche in modo banale. E’ comunque VIOLAZIONE perché ho

MODIFICATO l’opera base

Elaborazione creativa: si modifica il primo programma in

- modo originale, creativo. I diritti sull'elaborazione

spettano a chi l'ha realizzata ma costui deve avere il consenso del titolare dell'opera base. Altrimenti, se NON

chiede permesso, si ha comunque una violazione dei diritti del titolare dell'opera base

Elaborazione talmente creativa da dare vita a un’opera del tutto autonoma: è lecito prendere ispirazione ad

-

una determinata opera per crearne una propria. Si parte da un'idea che già c'è in un programma, ma poi si crea

sono solo di chi ha realizzato l’elaborazione, senza violazione dei diritti

un programma del tutto nuovo. I diritti

dell’autore della prima opera e senza necessità di un suo consenso

DIRITTO DI DISTRIBUZIONE (art. 64-bis, lett. c, LDA) riservata al titolare qualsiasi forma di

distribuzione al pubblico del programma originale o di sue copie. Il diritto di distribuzione riserva al titolare

in particolare la vendita e la locazione del programma. Il diritto di distribuzione riserva al titolare in particolare

la vendita e la locazione del programma. Quindi nel software questa facoltà si articola in due fattispecie:

 VENDITA: contratto con cui viene trasferito il diritto di proprietà su una copia del

Si può avere una vendita NON solo quando la copia del programma è fissata su

programma.

un supporto tangibile come un CD-ROM o un DVD, MA anche quando la copia viene

scaricata mediante download da un sito Internet (Corte Giust. UE, 3 luglio 2012, causa C-

128/11, caso UsedSoft, punti 35 ss.)

La sentenza UsedSoft ha messo la base delle regole sulla vendita e circolazione del software*.

 “mettere a disposizione per l’utilizzazione, per fini

LOCAZIONE: per un periodo limitato e

di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso”

La differenza importante tra le due ipotesi è l'esaurimento che si determina solo in caso di vendita e NON in

caso di locazione: QUINDI se ho un contratto di VENDITA io poi la mia copia la posso RIVENDERE; se

invece ho una LOCAZIONE, io NON posso fare nulla se NON sfruttare quell’opera per il tempo in cui mi è

stata concessa NON POSSO RIVENDERLA (funziona come il noleggio).

 L'esaurimento si determina solo in caso di vendita di una copia del programma da parte del titolare dei

diritti o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea. La locazione o altre forme di distribuzione non

determinano esaurimento. L’esaurimento impedisce al titolare di controllare le successive rivendite della

copia venduta. Il titolare conserva però il diritto sia di controllare la locazione della copia venduta sia di

e l’elaborazione.

vietarne la riproduzione

Il VERO PROBLEMA è che questa disciplina è stata scritta quando la forma tipica dei software in circolazione

molte volte ora c’è un DOWNLOAD su Internet.

era quella su SUPPORTO FISSO, CD-ROM;

 La regola dell’esaurimento VALE anche su internet? La Corte di Giustizia ha detto che NON importa il

MODO in cui acquisto la copia, e ha esteso queste regole dell’esaurimento anche all’acquisto di software

TRAMITE INTERNET.

*SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, USED SOFT: la Oracle vendeva e distribuiva agli utenti

un software attraverso un sistema di download da Internet. L'utente che voleva comprare una copia del software

faceva il download da Internet e riceveva una chiave d'accesso per far funzionare la copia del programma sul

suo pc.

La Used Soft acquistava dagli utenti che NON avevano più bisogno del programma le chiavi d'accesso e le

rivendeva.

Se si fosse trattato di software distribuiti con i normali e fisici CD e DVD, grazie all'esaurimento, chi lo compra

è libero di rivendere la copia che ha ricevuto.

 In questo caso si trattava però di download da Internet; inoltre il contratto che l'utente concludeva online

formalmente qualificato come licenza.

con la Oracle era

Quindi la Oracle ha fatto CAUSA A USED SOFT, dicendo che:

 NON ci può essere esaurimento con il download da Internet;

 NON effettua delle vendite ma solo licenze, la licenza non comporta esaurimento

La Corte di giustizia si è trovata a dover risolvere dei problemi che la legge NON disciplina.

La Corte di giustizia ha risposto:

 Definendo i concetti di vendita e di locazione/licenza. La vendita è il contratto con cui viene trasferito

il diritto di proprietà su una copia del programma (non i diritti d'autore), MENTRE la

locazione/licenza è un contratto con cui un esemplare viene messo a disposizione dell'utilizzatore per

un periodo di tempo ma NON si trasferisce il diritto di proprietà

 Ha detto che per dare una qualificazione a questi contratti con cui circola il software, in termini di

vendita o licenza, è irrilevante come le parti hanno chiamato il contratto; quello che conta è la

La qualificazione spetta al giudice.

sostanza del contratto. Non interessa che Oracle abbia denominato

il contratto come una licenza, nella sostanza potrebbe non essere tale infatti la Corte di Giustizia ha

detto che si trattava di vendita, perché l'operazione che il contratto poneva in essere era il trasferimento

a tempo indeterminato della disponibilità della copia del software. Il titolare del diritto d'autore NON

può eludere l'esaurimento semplicemente titolando il contratto come licenza

 Ha ritenuto che, dal punto di vista commerciale, NON ci sia differenza tra una vendita su un

supporto tangibile/fisso ed una vendita su internet (download). C'è esaurimento, quindi il rivenditore

di usato che compra la copia e le chiavi d'accesso dell'utente che NON ne ha più bisogno, lo può fare

liberamente, perché su quella copia c'è esaurimento. Però questo vale solo per la distribuzione, la

vendita.

Tutte le altre operazioni relative alla copia scaricata da internet NON sono coperte dall'esaurimento.

Quindi non si può duplicare, riprodurre o elaborare la copia

 Questo ha posto un problema pratico perché Oracle ha detto che l'utente non ne può conservare un

esemplare sul suo computer se la rivende; dovrebbe cancellare la copia altrimenti effettuerebbe una

duplicazione (ci sarebbero due copie: una sul pc dell'utente e una su quello a cui l'ha venduta).

 Quindi la Corte di giustizia ha detto che si può vendere la copia ma poi bisogna cancellare la copia

sul proprio pc. Se si rivende senza cancellare si mette in opera una duplicazione dell'opera e ciò è

illecito.

Però NON si può andare casa per casa a controllare se i privati hanno cancellato la propria copia nel

momento in cui la rivendono, quindi il titolare del diritto d'autore deve dotare il sistema di misure

anti-copia.

La soluzione della Corte di Giustizia non è del tutto soddisfacente in quanto non si può verificare se

la duplicazione avviene o meno

ECCEZIONI AI DIRITTI (LIBERE UTILIZZAZIONI)

Ci sono delle attività che il legislatore consente di fare ai terzi in via di deroga ai diritti esclusivi del titolare

del diritto d'autore. Sono eccezioni relative ad operazioni tecniche sul software:

 ART. 64-TER LDA il legittimo acquirente di una copia del programma può compiere attività

di riproduzione, di elaborazione e di correzione di errori, se si tratta di attività “necessarie per

l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione”; è possibile però un

patto contrario.

Se io compro un programma, lo devo poter utilizzare e per farlo a volte si ha bisogno di fare delle

copie, delle modifiche, di correggere degli errori se il programma NON funziona. QUINDI,

eccezionalmente, si può copiare, elaborare e copiare il software nei limiti necessari a farlo

funzionare per i fini per cui lo si è acquistato. Tutto ciò che va OLTRE queste finalità NON è

consentito. La legge aggiunge anche che “è possibile però un patto contrario”. È possibile che chi

vende e chi compra si mettano d'accordo per escludere questa possibilità. Il patto contrario però è

stato molto limitato in via interpretativa, è stato criticato perché in alcuni casi si rischierebbe il NON

funzionamento del programma perché NON lo posso aggiustare per il patto contrario

 ART. 64-TER 2 LDA chi ha diritto di usare una copia del programma può realizzare una

se questa copia è necessaria per l’uso.

copia di riserva (copia di back-up), Si vuole evitare che il

programma venga perso o danneggiato in casi di problemi di sistema o deterioramento. È consentito

sempre di fare la copia di back-up personale per essere sicuri di NON perdere il programma. Il che

vuol dire NON duplica del software, MA copia personale per sicurezza

 ART. 64-TER 3 LDA chi ha diritto di usare una copia del programma può studiarlo e

provarlo per cercare di determinare le idee e i principi su cui sono basati i suoi elementi; è però

consentita solo un’analisi dall’esterno (osservazione del funzionamento del programma) e solo

durante determinate fasi di utilizzo del programma (caricamento, visualizzazione, esecuzione,

trasmissione o memorizzazione).

È possibile esaminare il software che compro per fini di studio, ricerca e anche commerciali per capire

come è costruito quel software? La legge prevede un'eccezione generale e una sotto-accezione

particolare.

 La regola generale dice che chi ha diritto di usare una copia del programma può studiarlo e

provarlo per cercare di determinare le idee e i principi su cui sono basati i suoi elementi; è

un’analisi dall’esterno (osservazione del funzionamento del programma)

però consentita solo

e solo durante determinate fasi di utilizzo del programma (caricamento, visualizzazione,

esecuzione, trasmissione o memorizzazione) non è permesso prendere il programma

espresso nel codice oggetto e cercare di intervenire materialmente sul programma per

decriptarlo, per individuare il linguaggio sorgente. Questa accezione c’è, ma è difficile da

mettere in opera perché spesso non è possibile capire come è fatto il programma solo usandolo

 Sotto eccezione, art. 64-quater LDA = limitata possibilità di decompilazione del programma

se indispensabile per acquisire informazioni necessarie per conseguire una interoperabilità

con altri programmi.

Questa è l'eccezione più specifica del caso precedente: si può procedere ad uno studio interno

del programma (decompilazione vuol dire analisi del programma espresso nel codice oggetto

per risalire al codice sorgente e ai principi che sono alla base del programma) solo in un caso:

possibilità solo se indispensabile per acquisire informazioni necessarie per conseguire una

si intende la “capacità di due

interoperabilità con altri programmi, dove per interoperabilità

o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni

scambiate” solo per questa ipotesi, solo se la finalità è quella di far girare un programma

su un altro, posso studiare l’altro programma coperto da diritto d’autore anche all’interno

DIRITTO D’AUTORE, TUTELA DELLE BANCHE DI DATI

QUADRO NORMATIVO:

Artt. 1.2, 2 n. 9, 12-bis, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter LDA

Direttiva CE n. 96/9 dell’11 marzo 1996

Art. 10.2 Accordo TRIPS

Art. 5 WIPO Copyright Treaty

V. anche art. 2.5 Convenzione di Berna

OGGI sarebbe inconcepibile la NON tutela della BANCHE DATI. Le banche dati sono raccolte di

informazioni, la loro utilità consiste negli strumenti interni di ricerca che consentono di reperire rapidamente

l'elemento di cui si necessita. Dal lato dell'offerta si ha un soggetto che si fa carico della raccolta dei dati,

e dei motori di ricerca. Dal lato della domanda c'è un utilizzatore finale che sa di poter

dell'assemblaggio

reperire rapidamente i dati di cui ha bisogno accedendo alla banca dati. E’ un vero e proprio MERCATO

DELL’INFORMAZIONE, dotato di un grande VALORE ECONOMICO e di GRANDE UTILITA’, e come

tale DEVE ESSERE PROTETTO.

Nelle categorie tradizionali del diritto industriale si è fatto fatica a trovare una collocazione per le banche dati,

quindi sono state inserite nel diritto d'autore.

Il legislatore è intervenuto dettando una serie di regole che sono state inserite nella normativa: Artt. 1.2, 2 n.

9, 12-bis, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter LDA. Sono stati inseriti nel 1999; Direttiva CE n. 96/9

dell’11 marzo 1996: è la base di tutela a livello europeo. È stata trasposta anche in Italia; Art. 10.2 Accordo

TRIPS; Art. 5 WIPO Copyright Treaty; ART. 2.5 CONVENZIONE DI BERNA: è quella di fine '800. Non si

occupava ancora di banche dati, MA questo articolo già diceva che le raccolte di opere letterarie o artistiche e

le antologie possono essere protette con il diritto d'autore. Alcuni studiosi di giurisprudenza dicono che questo

è una sorta di primo riconoscimento della possibilità di proteggere con il diritto d'autore le banche dati.

OGGETTO DELLA PROTEZIONE

NON basta che le informazioni siano raccolte per parlare di una BANCA DATI.

sulla base DELL’ART. 2 N.9 LDA E 1.2 DIRETTIVA “raccolta

Si definisce banca dati, di opere, dati o altri

elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante

mezzi elettronici o in altro modo”.

La legge considera banca dati solo un'entità che ha congiuntamente tutti i requisiti previsti in questa

definizione, i cui SINGOLI ELEMENTI sono:

 “compilazione”)

RACCOLTA (o di elementi di ogni tipo (es: opere letterarie, artistiche o musicali;

testi; immagini; numeri; fatti e dati).

NON occorre che si tratti di elementi in sé creativi e protetti con il diritto d’autore

 ELEMENTI INDIPENDENTI: “elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro

contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo

Le singole informazioni nella banca dati devono essere INDIPENDENTI, la legge precisa

intaccato”. o cinematografiche

questo perché se NON fosse così anche le opere audio-visive (dove c'è una fusione

tra gli elementi che però NON sono tra loro INDIPENDENTI) finirebbero per poter essere considerate

banche dati. La Corte di giustizia ha detto ciò nella sentenza del caso Fixtures Marketing. Esempio.

Film: il copione con le battute recitate dagli attori sicuramente muta di significato se viene estrapolato

dal film e si fa un testo scritto. Invece nel caso di una banca dati che raccoglie l’andamento delle

quotazioni del gas naturale nel corso degli anni, se voglio sapere quanto viene quotato in Belgio il

giorno x, prelevo questo dato dalla banca dati e ha pieno valore informativo

 ELEMENTI DISPOSTI IN MANIERA SISTEMATICA O METODICA E INDIVIDUALMENTE

ACCESSIBILI: “questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi

natura, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o

elettroottico ... o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di

classificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel

suo ambito”. Perciò questa condizione “permette di distinguere la banca di dati ai sensi della direttiva,

caratterizzata da un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi

costitutivi, da un insieme di elementi che fornisce informazioni ma che è privo di qualsiasi mezzo di

elaborazione dei singoli elementi che lo compongono”.

Per aversi banca dati in senso giuridico proteggibile è necessario che chi la costruisce non si limiti a

mettere i dati insieme, ma che li metta in ordine, che li organizzi in modo logico e che preveda dei

sistemi per renderli accessibili.

Dalla Corte di giustizia nella sentenza del caso Fixture Marketing si è detto che la raccolta deve

figurare su un supporto fisso di qualsiasi natura, anche supporto digitale (fisso non vuol dire tangibile),

e deve contenere un mezzo tecnico come un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o

elettroottico... o per le vecchie banche dati cartacee, un sommario, un indice delle materie, un piano o

un metodo di classificazione particolare, che consenta la localizzazione di ogni elemento indipendente

all’interno della banca dati.

Quando non c’era ancora internet, le banche dati erano tutte cartacee, in seguito sono arrivate banche

dati elettroniche su supporto (un soggetto comprava il cd rom e installava sul suo computer), poi sono

venute quelle a cui si accede da internet da un portale d’accesso (un soggetto paga e scarica ciò che

gli serve) la legge protegge ancora le banche dati di vecchia generazione, anche se ormai non si

usano più.

Una banca dati proteggibile è quella in cui i dati sono organizzati su un supporto, devono avere un

portale accessibile, deve esserci un indice o motore di ricerca interno che permetta di individuare il

singolo elemento. Sono dotate di uno strumento interno che permette di ritrovare le informazioni di

cui l’utente ha bisogno.

Non è proteggibile invece uno strumento che fornisce informazioni, ma è privo di qualsiasi mezzo di

elaborazione dei singoli elementi. Questo non costituisce una banca dati secondo la direttiva

Ci sono degli esempi di banche dati proteggibili: cataloghi di opere, cataloghi di merci, listini prezzi e liste

clienti, elenchi telefonici (Pagine Bianche, Pagine Gialle), calendari di campionati e competizioni sportive,

guide a ristoranti o alberghi, orari dei servizi pubblici, raccolte di schede di razze canine, raccolte di

giurisprudenza la Direttiva esclude, almeno di norma, la protezione delle compilation musicali su CD.

Questo perché si ritiene che non siano opere creative, nel senso del diritto d'autore, e non siano nemmeno opere

che richiedono un investimento così rilevante da meritare protezione.

FORME DI TUTELA

Il legislatore ha previsto due forme di tutela:

TUTELA DI DIRITTO D’AUTORE PER LE BANCHE DATI CREATIVE.

1. Protette le banche dati che

“per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” (art. 1.2

LDA; art. 3.1 Direttiva).

La banca dati è protetta con il diritto d'autore quando ha qualcosa di CREATIVO. La particolarità della

disciplina è che la legge NON si limita a dire che devono essere creative, ma dice anche IN COSA deve

consistere la creatività.

La creatività deve essere, alternativamente, presente nella:

 SCELTA: ovvero come si selezionano alcuni dati nell'insieme di tutti i dati disponibili

 DISPOSIZIONE: ovvero modo in cui vengono coordinati e organizzati i dati.

 Vi è creatività/originalità nella costituzione di una banca dati a condizione che la scelta o la disposizione

UN’ESPRESSIONE ORIGINALE e CREATIVA DELLA LIBERTÀ

dei dati in essa contenuti costituisca

di ESPRESSIONE DEL SUO AUTORE.

Questi concetti sono stati espressi dalla Corte di Giustizia in una sentenza del 2012 in cui si chiedeva se

potessero essere protetti con diritto d'autore i calendari della premier League inglese (caso Football Dataco).

Alla fine questo è stato escluso. Il concetto è che la banca dati è protetta se i dati vengono scelti o disposti in

un modo tale che sono un'espressione originale, creativa. Se c’era un margine di libertà di espressione, l’autore

è intervenuto in questa libertà selezionando e organizzando i dati in modo NUOVO e ORIGINALE, diverso

dai precedenti.

 Viceversa non vi è creatività/originalità se la costituzione della banca dati è “dettata da considerazioni di

carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano spazio per la libertà creativa”. Come nel caso del

calendario delle partite di calcio, devono per forza essere indicate tutte. In ogni caso, nella valutazione della

creatività/originalità non assumono rilievo “l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di

dati".

La VALUTAZIONE della creatività e originalità riguarda la costituzione della banca dati secondo criteri

non l’attività di creazione dei dati presenti in essa.

originali,

Chi aveva fatto il calendario della Premier League ha detto che c'era un margine di creatività perché i calendari

calcistici sono fatti con le regole (dette golden rules), quindi potrebbero esserci regole alternative. Questo

elemento di creatività, anche se ci fosse, NON riguarda la creazione delle banche dati, MA la creazione delle

informazioni che poi andranno nella banca dati.

TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

Di regola è titolare dei diritti di utilizzazione economica chi ha creato la banca dati. Vale però l'art. 12-bis

LDA: salvo patto contrario il DATORE DI LAVORO è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica

della banca dati creata da un lavoratore dipendente “nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite

dallo stesso datore di lavoro”.

CONTENUTO DEL DIRITTO

 d’autore delle banche dati “non si estende

ART. 2 N. 9 LDA e ART. 3.2 Direttiva. La protezione di diritto

al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”. Viene protetta la forma espressiva

ma NON il contenuto. Non si può copiare il modo in cui i dati sono organizzati nella banca dati, MA si possono

copiare le informazioni

 ART. 64-QUINQUIES A LDA. Diritto esclusivo di riproduzione permanente o temporanea, totale o

parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Se è parziale, deve riguardare un frammento che in sé sia

creativo

 ART. 64-QUINQUIES B LDA. Diritto esclusivo di elaborazione: traduzione, adattamento, diversa

disposizione e ogni altra modifica della banca dati.

Prendere i dati e disporli diversamente è una forma di elaborazione ed è riservata al TITOLARE, quindi è

VIETATO prendere i dati e disporli diversamente. Questa norma è stata limitata in sede di applicazione, perché

se la prima banca dati è creativa solo per il modo in cui i dati sono disposti, se un altro li dispone diversamente,

per definizione, NON sta replicando alcun elemento creativo della prima banca dati. La norma si applica solo

nei casi in cui la prima banca dati è creativa per la scelta dei dati e NON per la disposizione dei materiali

 ART. 64-QUINQUIES C LDA. Diritto di vendere e far circolare e dare in licenza la banca dati. L'esaurimento

opera solo nel caso di vendita di una copia con consenso del titolare (o venduta direttamente da lui) nel

territorio dell’UE

 ART. 64-QUINQUIES D LDA. Diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o comunicazione in

pubblico della banca dati, compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma

 ART. 64-QUINQUIES E LDA. Diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione,

presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle modifiche ed elaborazioni di cui alla lettera B

non si può elaborare una banca dati senza il consenso del titolare, di conseguenza NON è possibile nemmeno

copiare, distribuire il frutto di questa elaborazione senza il consenso del titolare

Queste sono le facoltà esclusive del titolare del diritto d’autore sulla banca dati.

LIBERE UTILIZZAZIONI ci sono 3 CATEGORIE:

Riguarda le banche dati con FINALITA’ esclusivamente DIDATTIVA o di

1) Art. 64-SEXIES.1 A LDA. di NON far valere l’esclusiva

RICERCA SCIENTIFICA. La logica è quella di riservare dei margini di libertà,

quando vi siano interessi prevalenti che eccezionalmente giustificano una limitazione dei diritti di esclusiva. Il

queste finalità, MA l’utilizzo della banca

legislatore ha incoraggiato la possibilità di usare la banca dati per

dati ai fini di ricerca è SUBORDINATA a certi LIMITI:

svolto nell’ambito di impresa;

- Deve essere

- Si deve indicare la fonte, la regola generale è quella della CITAZIONE. Se io utilizzo per la mia ricerca

scientifica la banca dati ALTRUI lo posso fare, MA devo indicare quale banca dati ho utilizzato

- Deve perseguire esclusivamente finalità NON commerciali

- Si può sfruttare la banca dati e NON si può replicare la banca dati perché eccede le necessità dello strumento

di ricerca non si può procedere alla riproduzione permanente della totalità o di una parte sostanziale del

contenuto su un altro supporto per fini di sicurezza pubblica

2) ART. 64-SEXIES.1 B LDA. Impiego della banca dati o per effetto di una

procedura amministrativa o giurisdizionale. In gergo è chiamata "eccezione di polizia". Sono i casi in cui vi

è esigenza di acquisire delle informazioni da una banca dati da parte delle FORZE DI POLIZIA, oppure è

necessario per soddisfare questa esigenza di sicurezza accedere alla banca dati. Per questa ipotesi NON ci sono

limiti alla libera utilizzazione purché rientri in questi fini

3) ART. 64-SEXIES.3 LDA. Non può essere impedito ad un utente legittimo di compiere le operazioni per

L’utente legittimo

accedere alla banca dati e utilizzarla. (soggetto NON contraffattore che ha pagato per avere

accesso alla banca dati, ha legittimamente versato un corrispettivo) può liberamente fare le attività necessarie

per sfruttare la copia della banca dati a cui ha legittimamente accesso. Se per sfruttare la banca dati sono

necessarie delle modifiche può farlo, purché si rimanga nel limite del normale impiego. Nullità di eventuali

clausole contrattuali contrarie

2. TUTELA MEDIANTE UN DIRITTO SUI GENERIS per le banche dati che abbiano richiesto un

NON si applicano le norme sul diritto d’autore, i presupposti

investimento rilevante (non rileva la creatività).

sono DIVERSI.

TITOLARITÀ DEL DIRITTO è “chi

Il diritto sorge in capo al costitutore della banca dati. Costitutore effettua investimenti rilevanti per:

 La costituzione di una banca dati

 La sua verifica

 La sua presentazione

Impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro” (art. 102-bis.1 LDA; v. anche art. 7.1 Direttiva che

parla di un “investimento rilevante sotto il profilo qualitativo e quantitativo”).

Se si hanno, almeno per UNO di questi elementi, degli INVESTIMENTI RILEVANTI, sorge questo diritto

il PRESUPPOSTO per la tutela è l’aver fatto degli INVESTIMENTI RILEVANTI;

esclusivo NON viene

ma lo SFORZO, la FATICA, l’IMPIEGO di MEZZI necessari a creare la banca dati.

premiata la creatività,

Sono tutelate solo le banche dati di cittadini di Stati UE o di residenti abituali nella UE; o, nel caso di imprese

o società, di soggetti con una sede in uno Stato UE e un legame effettivo e continuo con questo Stato (art. 102-

bis, commi 3 e 4 LDA).

E’ una regola che evidenzia la differenza con il diritto d’autore; questo diritto sui generis è RISERVATO

E’ un diritto che spetta

ALLE BANCHE DATI create da CITTADINI di Stati UE o residenti abituali nella UE.

a soggetti che sono nell’UE, quelli al di fuori NON possono godere di tale diritto sui generis.

REQUISITI DI PROTEZIONE

La Corte di Giustizia ha definito un serie di principi:

 farlo si valuta sia sotto l’aspetto

COME si valuta se un investimento è RILEVANTE. Per QUALITATIVO

(sforzo NON monetario e NON quantificabile, ma sforzo INTELLETTUALE o un dispendio di energie), che

QUANTITATIVO (QUANTO è stato investito, somme investite)

 L’investimento per la della banca dati ha ad oggetto “i mezzi destinati alla ricerca di

COSTITUZIONE

elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella banca di dati”; non rilevano invece i “mezzi impiegati

Quindi rileva solo l’investimento

per la creazione stessa di elementi indipendenti”. per conseguire la banca

NON anche l’investimento per creare i dati.

dati, Costituzione significa ricerca dei dati e loro organizzazione

nella banca dati

 L’investimento per la della banca dati ha ad oggetto “i mezzi destinati, al fine di assicurare

VERIFICA

l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi

ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento

Verifica investimenti per garantire

della stessa”. significa l'affidabilità della banca dati

 L’investimento per la della banca dati ha ad oggetto “i mezzi intesi a conferire alla detta

PRESENTAZIONE

banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica

o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità

La

individuale”. presentazione sono gli investimenti fatti per rendere fruibile la banca dati con i sistemi di

ricerca interni che permettono all'utilizzatore di individuare agevolmente il dato cercato all'interno della banca

dati

CONTENUTO DEL DIRITTO

La protezione delle banche dati con il diritto sui generis si estende al loro contenuto informativo. Questo

diritto ha il grande vantaggio, rispetto al diritto d'autore, di dare un'esclusiva anche sui dati, sul contenuto

informativo della banca dati. Da questo punto di vista è un diritto molto più forte perché consente al titolare

di vietare la ripresa dei dati presenti nella banca dati.

Il costitutore ha il diritto di vietare le operazioni di (art. 102-bis LDA):

 ovvero l’intera banca dati o una sua

ESTRAZIONE, parte sostanziale viene COPIATA o TRASFERITA su

un supporto diverso

 REIMPIEGO, ovvero la banca dati viene messa a disposizione del pubblico. In questo caso NON vuol dire

fare delle modifiche o ri utilizzare, ma vuol dire far circolare, mettere a disposizione del pubblico. “Qualsiasi

forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca

di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi

FACOLTA’ ESCLUSIVE del titolare del diritto sui generis sono ESTRAZIONE e REIMPIEGO.

forma” le

La nozione di “parte del contenuto della banca dati va intesa in senso sia

sostanziale” quantitativo (si va a

vedere QUANTI dati rispetto al totale sono stati copiati) sia qualitativo (quella parte è una parte che ha richiesto

particolare SFORZI per essere reperita e inserita nella banca dati) dal punto di vista quantitativo si fa

riferimento al volume dei dati estratti o reimpiegati rispetto al volume totale del contenuto della banca dati;

dal punto di vista qualitativo si fa riferimento alla rilevanza dell’investimento relativo alla parte del contenuto

della banca dati che è stata oggetto di estrazione o reimpiego. La parte NON sostanziale PUO’ ESSERE

o il reimpiego di parti non sostanziali sono di regola leciti

COPIATA, ovvero l’estrazione

vietati l’estrazione o il reimpiego “ripetuti e sistematici” di parti non sostanziali,

Sono invece qualora

“presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio

ingiustificato al costitutore della banca di dati” (art. 102-bis. di “comportamenti non

9 LDA) si tratta

autorizzati, che mirano a ricostituire, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di estrazione, la totalità o una

parte sostanziale del contenuto di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis e/o a mettere a disposizione

del pubblico, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del

contenuto di una tale banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento del costitutore di

tale banca di dati” si vuole evitare che la copia di parti non sostanziali venga abusata (se si copia ogni giorno

una parte non sostanziale, dopo una settimana si è copiata tutta la banca dati).

ESAURIMENTO (Art. 102-bis.2 LDA): la vendita di una copia della banca dati effettuata dal titolare o con

il suo consenso all’interno dell’Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita di quella copia.

Quando il costitutore abbia reso la sua banca dati accessibile al pubblico, non può essere impedita a terzi la

mera consultazione della banca dati, in assenza di estrazione o reimpiego.

FACOLTÀ DELL'UTENTE LEGITTIMO

L’utente legittimo di una banca dati messa a disposizione del pubblico può effettuare attività di estrazione o

banca dati, per qualsiasi fine (art. 102-ter.3

reimpiego di parti non sostanziali del contenuto della LDA).

L’utente legittimo può invece “arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto

non

connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca” (stesso art.); e neppure “eseguire operazioni

che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio

al costitutore della banca di dati”. Si può usare la banca dati nei limiti del normale impiego.

DURATA DEL DIRITTO

diritto d’autore si esaurisce dopo 70 anni dalla morte dell’autore, il diritto sui generis è

Mentre il

BREVISSIMO se viene comparato. Il diritto sorge DA QUANDO LA BANCA DATI VIENE

COMPLETATA, e si estingue trascorsi 15 ANNI calcolati dal 1 Gennaio dell’anno successivo alla data

del completamento (art. 102-bis.6 LDA).

PERO’, dice la legge, se la banca dati viene messa a disposizione del pubblico PRIMA della scadenza di questo

termine, il diritto “si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa

a disposizione del pubblico" si completa oggi una banca dati, anche se NON la sfrutto economicamente ho

una tutela che dura 15 anni dal primo gennaio dell'anno prossimo. Se nel 2018 comincio a sfruttarla la tutela

si allunga. Ripartono altri 15 anni.

Le banche dati possono essere dinamiche (se si accrescono nel tempo) o statiche (che NON si accrescono nel

tempo). ESEMPIO: se faccio una banca dati relativa ad eventi successi nel 20esimo secolo, quella banca dati

è STATICA, perché il secolo si è CHIUSO, NON ci sono altri dati. Se invece pensassimo ai RENDIMENTI

DI MERCATO, questi si aggiornano ogni giorno, si hanno nuovi elementi da immettere e che si accrescono

nel tempo. Questa norma riguarda le banche dati dinamiche.

Se “vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi

investimenti rilevanti”, decorre un nuovo periodo di tutela, pari a quello previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 102-

bis LDA, “dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di

dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata” (art. 102-bis.8 LDA). È discusso se il

prolungamento della protezione riguardi la banca dati nel suo complesso o solo le parti modificate o integrate.

Se le modifiche non comportano un investimento rilevante non si modifica la durata della protezione.

La tutela aggiuntiva di 15 anni secondo alcuni deve riguardare solo le parti modificate e integrate; altri dicono

che invece deve riguardare l'intera banca dati in quanto è un blocco unico. È una questione aperta.

Il legislatore ha fatto questa operazione perché molte volte le banche dati sono fatte da raccolte la cui

costituzione NON comporta nulla di creativo. Se si desse SOLO la tutela di diritto d'autore, molte banche dati

di grande valore NON sarebbero proteggibili in quanto non creative.

Per le banche dati si manifesta, in relazione al diritto d'autore, quello che è stato chiamato "il paradosso della

completezza", ovvero una banca dati ha tanto più valore quanto più è completa; il paradosso consiste nel fatto

che, se si costruisce una banca dati inserendo tutto quello che esiste su un determinato elemento e la si rende

accessibile all'utilizzatore nel modo più facile, si fa una cosa utile ma NON creativa (NON È CREATIVA

PERCHÉ NON SI FA SELEZIONE) per fare un'opera creativa con una banca dati si dovrebbero selezionare

alcuni dati e farla funzionare in un modo particolare; quindi ciò che rende una banca dati creativa la mette

FUORI MERCATO (NESSUNO comprerebbe una banca dati difficile da usare o che NON ha tutte le

informazioni) per questo il legislatore ha previsto comunque una tutela di diritto d'autore perché può darsi

che ci siano banche dati creative, però prevede anche un'altra forma di tutela che NON richiede la creatività

(che è la maggior parte dei casi). Se non richiede la creatività non è diritto d'autore, è un diritto sui generis.

Questa seconda tutela si basa sulla meritevolezza. Per le banche dati l'elemento meritevole di tutela è

l'investimento di TEMPO e di DENARO per creare una raccolta UTILE di informazione che abbia proprio per

questo motivo un suo valore di mercato. Per il diritto d’autore invece la RAGIONE DI TUTELA è la

CREATIVITA’.

MARCHI D’IMPRESA

INTRODUZIONE

Quasi tutti i prodotti e servizi di cui ci avvaliamo sono contraddistinti da un segno che li identifica: ad

esempio, il logo sui pc, le marche su bevande, indumenti, elettrodomestici, ecc. Il marchio è il nome del

prodotto o servizio a contatto coi consumatori, che consente di contraddistinguerlo dai prodotti e servizi

dello stesso genere è un segno distintivo. Ci sono dei segni che nascono senza alcun valore, e poi

diventano asset aziendali grazie all’abilità di chi comunica con quei segni: ad esempio, la mela morsicata

della Apple all’inizio valeva molto poco, mentre oggi secondo le ultime stime vale più di 100 miliardi di

dollari. Esistono delle norme che proteggono questi segni di enorme valore e circoscrivono l’ambito di

esclusiva del proprietario del marchio. Fra i marchi che valgono di più troviamo: Apple, Google, Microsoft,

Coca Cola, Facebook o Toyota. Alcune norme tutelano a un livello base tutti i marchi, mentre altre tutelano

in maniera forte solo marchi specifici di una certa importanza tuttavia il fattore della notorietà è molto

volatile: come lo si acquisisce velocemente, lo si può anche perdere allo stesso modo (esempi: la PANAM

era una compagnia aerea famosissima negli anni ‘70/’80, mentre oggi è un marchio dimenticato; in Italia

una delle prime catene di fast food fu BURGIE, famosissima, successivamente acquisita da MC e poi

dimenticata).

Quali funzioni svolge il marchio?

1- Distintiva. Storicamente, questa funzione è stata la prima ad essere protetta dalla legge, e per

molto tempo è stata anche l’unica. In Italia, sino al 1992 con la riforma della Legge Marchi, solo la

funzione distintiva del marchio era soggetta a protezione. Questa funzione è oggi detta “funzione di

origine”, nel senso che serve a identificare agli occhi del consumatore un certo prodotto o servizio

come proveniente da una certa impresa. La Corte di Giustizia dell’UE, sin dal caso Hoffman del

1978, ha detto che la funzione distintiva del marchio garantisce al consumatore la provenienza del

prodotto o del servizio, in modo che il consumatore stesso non li confonda con altri di provenienza

imprenditoriale diversa la confusione sull’origine è la negazione della funzione distintiva; il

marchio serve a distinguere quando si determina una confusione, cioè quando il consumatore non

riesce a collegare prodotto/servizio e fonte del prodotto/servizio

2- Qualitativa/di garanzia qualitativa. Il marchio comunica al consumatore che quel prodotto o

servizio deriva da una certa impresa, ma consente anche al consumatore di percepire le qualità del

prodotto o servizio. Se la qualità cambia, perché un terzo ha immesso un prodotto nuovo oppure

cambia per volere del produttore stesso, ma il consumatore rimane convinto che la qualità non sia

cambiata, potrebbe esserci un inganno: il marchio svolge una funzione di garanzia qualitativa anche

nel senso che il prodotto o servizio abbia le caratteristiche promesse dal marchio ad esempio, nel

campo della moda, se io penso di comprare un capo di D&G mi aspetto che questo capo sia di

qualità, fatto di stoffa buona, non scadente. Se D&G usa stoffe scadenti, ma fa credere che i suoi

capi siano pregiati, sta facendo un inganno. Il marchio NON può promettere cose che non ci sono,

infatti una parte delle norme sui marchi è contro la decettività, quindi vietano che il marchio possa

ingannare il consumatore: tuttavia è un argomento da trattare con cautela, visto che la legge non

impone di mantenere uguale la qualità di un prodotto o servizio la Corte di Giustizia dice che, se

la qualità varia, è onere del proprietario del marchio informare il consumatore del cambiamento,

quindi è lui responsabile di evitare l’inganno del pubblico (pena: perdita del diritto sul marchio, il

marchio decade)

3- Comunicativa/attrattiva/pubblicitaria/suggestiva. Funzione nata negli ultimi anni. Richiama i valori

e i messaggi (anche di marketing, non solo inerenti a provenienza e qualità del prodotto o servizio)

che il marchio deve includere affinché abbia una forte selling power, quindi che lo facciano

preferire agli altri marchi. La sentenza L’Oréal del 2009 dice che il marchio è protetto come

strumento di strategia commerciale, di vendita, pubblicitaria con l’intento di informare il

consumatore e convincerlo ad acquistare quel prodotto o servizio, o attribuirgli una certa

reputazione. Il marchio è protetto contro tutte le attività di terzi non autorizzate che possano

danneggiare l’immagine del marchio o sfruttarla parassitariamente (ci sono però dei casi in cui un

medesimo marchio sia usato in due contesti diversi, ad esempio stesso marchio per un profumo e

per un disinfettante per bagni la legge vieta che l’immagine del marchio del profumo venga

sporcata da quella del disinfettante). Negli anni ’70 un terzo aveva fatto una operazione di

merchandising, mettendo il marchio di Coca Cola su magliette e cappellini: la legge vieta ai terzi di

fare i parassiti sui marchi altrui, e consente il buon funzionamento del mercato

Le fonti dei marchi:

 A livello internazionale ci sono le Convenzioni internazionali, cioè la Convenzione dell’Unione di

Parigi e gli accordi TRIPS del 1994. Inoltre, c’è l’Accordo di Madrid integrato da un Protocollo del

1989 sulla protezione internazionale con un’unica registrazione è possibile ottenere un marchio

efficace in più Stati aderenti a questo Accordo. Anche la Convenzione di Nizza del 1957 disciplina i

marchi: quando voglio registrare un marchio devo dire a quali prodotti o servizi il marchio si

riferisce nella procedura di registrazione del marchio bisogna specificare la categoria

merceologica per cui si richiede la registrazione del marchio: ad esempio, “classe numero…” per

l’abbigliamento

 A livello europeo quasi tutti gli aspetti dei marchi sono uniformati a livello di UE da una direttiva e

da un regolamento. La prima direttiva sui marchi risale al 1989; attualmente è in vigore la n. 2436

del 2015 contiene norme su quasi tutti gli aspetti della disciplina dei marchi, a cui l’Italia non si è

uniformata ancora (il termine del recepimento è il 2019, quindi l’Italia ha ancora tempo). Per

quanto riguarda il regolamento, c’è il Regolamento sul Marchio dell’UE = è in vigore il n. 207 del

2009, modificato nel 2015, il quale crea un marchio dell’UE valido su tutto il territorio europeo

come se fosse un unico territorio; questo marchio è rilasciato ad Alicante e supera il principio della

territorialità (un marchio rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è valido solo in Italia e non

oltre i confini italiani. Idem per tutti i marchi rilasciati dai vari Uffici nazionali. Un marchio europeo

rilasciato ad Alicante vale ovunque nell’UE)

 A livello nazionale, per quanto riguarda l’Italia, le norme rientrano nel Codice della proprietà

industriale, artt. 7 28. Anche nel Codice Civile c’è una parte dedicata ai marchi. Il Decreto

ministeriale 33/2010 contiene altre norme sui marchi

Noi prendiamo come base il CPI.

SEGNI REGISTRABILI COME MARCHI

Due differenti articoli:

• Art. 7 CPI: possono essere registrati come marchio tutti i segni che siano suscettibili di essere

rappresentati graficamente e atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre

imprese

• Art. 3 Direttiva UE n. 2015/2436: possono essere registrati come marchio tutti i segni che siano

suscettibili di essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico

di determinare precisamente ed esattamente l’oggetto della protezione garantita al titolare e atti a

distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese N.B. l’Italia non ha ancora

recepito questa Direttiva

REQUISITI:

L’interprete stabilisce cosa è un segno: entità in grado di trasmettere un significato a un soggetto che con

essa entra in contatto; non sono considerati segni elementi strutturali del prodotto che il pubblico vede

soltanto come una parte, un aspetto, una caratteristica connaturata al prodotto e che non gli trasmettono

alcuna informazione ulteriore.

Rappresentabilità grafica: idoneità del segno a essere «fissato» in modo stabile e preciso e a essere

rappresentato in maniera visivamente percepibile. Si tratta di un requisito che ha posto difficoltà pratiche

per i marchi di colore, sonori e olfattivi. Inizialmente, anche se un segno non era una parola o un disegno,

era necessario rappresentarlo graficamente affinché il marchio potesse essere registrato validamente (per i

colori, un codice; per la musica, lo spartito); la nuova Direttiva marchi non richiede più una

rappresentazione in forma grafica è sufficiente che il segno sia rappresentato in modo chiaro e preciso,

mediante qualsiasi tecnologia idonea e «non necessariamente mediante strumenti grafici» (considerando

13 Direttiva) ad esempio, ora si usano i file digitali: la musica si fissa sul file e si invia il file all’Ufficio

presso cui registrare il marchio; idem per i colori.

Ci sono dei casi in cui colore e forma non comunicano nulla al pubblico, mentre altri casi in cui avviene il

contrario. Pensiamo ad una comune bottiglia di plastica: essa non comunica nulla. Se però pensiamo alla

storica bottiglia della Coca Cola allora essa sta comunicando un messaggio ed è un segno. Una sentenza del

2007 vide un produttore che voleva registrare come marchio la trasparenza del cestello di un aspirapolvere:

il colore trasparente non era percepito dal consumatore come elemento costitutivo, ma come messaggio

quindi era un segno. I marchi tradizionali sono parole e disegni.

Attitudine a distinguere: idoneità del segno a svolgere una funzione distintiva, ossia a comunicare al

consumatore un messaggio relativo alla provenienza del prodotto o servizio da una certa fonte oppure a

loro caratteristiche. Se un marchio già validato contiene ulteriori messaggi allora questi ultimi si

incorporano nel segno man mano che viene usato e sono suscettibili di protezione se io voglio l’esclusiva

su un marchio, in partenza, è sufficiente che il mio segno sia idoneo a distinguere per ottenere una

esclusiva. Se io ottengo la registrazione di questo marchio, e successivamente alla partenza questo marchio

acquisisce valore, allora sarò protetto anche in relazione ai messaggi ulteriori incorporati mano a mano nel

segno.

Elenco non tassativo di segni registrabili come marchio di cui all’art. 7 CPI:

– Parole, compresi i nomi di persone

– Disegni

– Lettere e cifre

– Forma del prodotto o della sua confezione

– Suoni

– Colori (combinazioni o tonalità cromatiche)

Segni diversi da quelli elencati dall’art. 7 CPI:

- Marchi olfattivi

- Marchi gustativi o di sapore

- Marchi tattili: ad esempio, particolare lavorazione del prodotto

- Marchi di posizione: ad esempio, una striscia di colore messa sempre in un certo punto

- Marchi di movimento: ad esempio, le portiere di un’auto che si aprono verso l’alto, e non

lateralmente

- Marchi di luce: ad esempio, particolare illuminazione del prodotto

Gli slogan un tempo non erano marchi, mentre oggi sì. Anche i concept dei negozi possono essere registrati

come marchi. I marchi costituiti da parole sono anche detti “denominativi”, mentre quelli costituiti da

disegni “figurativi”. Quelli un po’ e un po’, “misti”.

Classificazioni in tema di marchi:

 Marchi di prodotto e marchi di servizio. Il primo contraddistingue un prodotto tangibile sul

mercato, mentre il secondo contraddistingue un servizio finanziario, bancario, di trasporto, di

ristorazione, alberghiero, ecc. La differenza sta nelle modalità d’uso: nel primo caso, il bene

tangibile fa sì che la forma d’uso del marchio consista nella sua apposizione fisica sul prodotto

stesso; nel secondo caso, manca un bene fisico, e il marchio è usato per contraddistinguere un

servizio da uno simile dei competitors (il marchio è quindi apposto sugli strumenti che consentono

di erogare il servizio: ad es. sulle filiali di una banca, sui vestiti che i postini devono indossare, ecc.)

 Marchi di fabbrica (cioè quelli che imprime il produttore) e marchi di commercio (quelli apposti dal

commerciante o dall’intermediario che pone in vendita il prodotto di cui non è produttore). Capita

che produttore e commerciante coincidano. L’art. 20 comma 3 del CPI dice che il commerciante

può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere quello del

produttore o di un altro commerciante da cui abbia ricevuto il prodotto o le merci. Tale norma dice

che il commerciante può aggiungere il suo marchio a quello del produttore, che già figura sul

prodotto; il commerciante non può eliminare dal prodotto il marchio del produttore (c.d. divieto di

smarcatura) questa norma esplica la funzione distintiva del marchio

 Marchi generali (contraddistinguono tutti i prodotti o servizi di un imprenditore) e marchi speciali

(un singolo prodotto o servizio). Basti pensare al settore automobilistico: ne abbiamo uno che

contraddistingue la casa automobilistica, e uno che identifica una particolare autovettura. Anche al

settore della telefonia: ad es. Samsung Galaxy. Un marchio generale comunica di regola un

messaggio relativo al fatto che il prodotto o servizio proviene dal titolare del marchio generale; un

messaggio relativo ai valori e all’immagine di marca che quel soggetto ha voluto incorporare nella

marca; un messaggio circa la qualità del prodotto o servizio. Il marchio speciale invece è molto più

collegato a specifiche caratteristiche di un dato prodotto o servizio contraddistinto. Il consumatore

è facilmente ingannabile nel caso di un marchio speciale

 Marchi semplici (composti da un solo elemento, come la mela della Apple o il marchio Phillips) e

marchi complessi (composti da più elementi, ad es. i marchi misti tipo parola + disegno, come i

marchi dei vini). Nel caso dei marchi complessi potrebbero sorgere delle conflittualità fra marchi

simili: oggi si confrontano i due segni, i due marchi, complessivamente considerati, senza scinderli

nei singoli elementi, e ci si chiede se agli occhi del pubblico si crea confusione

SOGGETTI LEGITTIMATI A REGISTRARE UN MARCHIO

Art. 19.1 CPI: può registrare un marchio libero chiunque lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo in una propria

attività di impresa o in attività di terzi che lo utilizzino con il suo consenso (art. 23 CPI). Di fatto la norma

consente a chiunque di registrare un marchio il marchio deve andare sul mercato, in una attività

imprenditoriale, altrimenti non ha senso che avvenga la registrazione. La legge, circa questo “andare sul

mercato”, pone al titolare un onere e non un obbligo: quando c’è un obbligo, nel diritto privato, un

soggetto è per legge tenuto a tenere una certa condotta, mentre quando c’è un onere un soggetto non è

costretto a fare nulla, e in questo caso non è costretto a usare il marchio, ma se non lo usa sul mercato

(oppure dei terzi che hanno il suo consenso non lo usano) allora dopo 5 anni continuativi, dalla

registrazione, il marchio decade (vengono meno i diritti e il marchio si estingue) tale art. 19 è pro titolare

e pro libertà circa lo sfruttamento del marchio.

Vi sono casi in cui la registrazione di un segno come marchio è riservata ad alcuni soggetti (c.d. aventi

diritto).

Art. 8.1 CPI: divieto di registrazione (senza consenso dell’avente diritto) del ritratto altrui. Se una persona

muore, bisogna chiedere il consenso ai parenti sino al 4° grado di parentela. Se non ci sono parenti a cui

chiedere il consenso per la registrazione entro il 4° grado, allora il ritratto può divenire marchio in modo

assolutamente lecito. La norma si estende a tutti i segni tali per cui un soggetto è riconoscibile, ma non è

stato propriamente ritratto: ad es. uso dell’immagine di un sosia di un personaggio famoso tizio fotografa

un sosia e usa la foto per i propri prodotti, e quando il personaggio famoso gli fa causa, tizio dice che non

ha fotografato lui ma un sosia; secondo i giudici, tizio ha sbagliato, perché il pubblico non sa che è un sosia.

Anche gli enti territoriali sono portatori del diritto sul proprio ritratto: l’edificio, la bandiera, ecc. che li

rende riconoscibili.

Art. 8.2 CPI: possibilità di registrare come marchio il nome altrui non notorio, purché il suo uso «non sia tale

da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi». Dovrebbe valere la regola del

ritratto, ma per i nomi non vale perché ce ne sono troppi. Di regola è possibile registrare come marchio un

nome non notorio purché l’uso del marchio, per situazioni del caso concreto, non vada a danneggiare gli

omonimi che portano il nome in questione. Art. 8.3 CPI: divieto di registrazione (senza consenso dell’avente

diritto) dei c.d. «segni notori» il comma 3 riguarda i nomi notori e tutti i segni notori che, per una

qualsiasi ragione, hanno acquisito notorietà presso il pubblico nonché valore di mercato, prima ancora di

essere registrati come marchio; dice la legge che fra questi segni ci sono nomi, disegni di carattere artistico,

politico, ecc., nomi di concorsi famosi o legati allo sport (il 46 di Valentino Rossi)

Art. 14.1, lett. c) CPI: non possono essere registrati come marchio i segni il cui uso «costituirebbe violazione

di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi». La norma trova

applicazione soprattutto in ipotesi di registrazione come marchio di opere dell’ingegno protette con il

diritto d’autore oppure di disegni o modelli protetti in base agli artt. 31 ss. CPI.

Art. 19.2 CPI: divieto di registrazione del marchio in malafede. Un primo gruppo di ipotesi di malafede

sussiste nei casi di registrazioni volte a frustrare legittime aspettative di tutela di terzi:

- Registrazione di un nome altrui non ancora noto ma in procinto di diventarlo

- Registrazione di un segno effettuata anticipando un concorrente che aveva già scelto quel segno

come marchio ma non l’aveva ancora registrato

- Registrazione di un marchio già registrato da un concorrente all’estero ma non in Italia, per

impedirgli di registrarlo in Italia 20 anni fa, un soggetto, causa legislazione, creò un marchio

famoso in ambito di servizi di lavoro interinale che però non era ancora registrato in Italia, ma solo

all’estero. Quando la legislazione è cambiata, un concorrente registrò il marchio analogo in Italia,

soffiandoglielo

- Registrazione abusiva da parte di un distributore, agente o rappresentante o in generale da parte di

chi sfrutti maliziosamente un rapporto di fiducia o di collaborazione

Un secondo gruppo di ipotesi di malafede sussiste nei casi di registrazioni effettuate con finalità

anticoncorrenziali:

- Accaparramento di un consistente numero di marchi che vengono registrati non per farne uso, ma

solo per sottrarli alla disponibilità dei concorrenti e rendere loro più difficoltosa la ricerca di segni

«liberi»

- Registrazione di un segno effettuata solo per intralciare i concorrenti e cercare di impedire che i

loro prodotti o servizi entrino sul mercato o vi rimangano

PROCEDIMENTI DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI

1. Marchio italiano. Registrazione di marchio italiano presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

(Codice della proprietà industriale e d.m. n. 33/2010)

2. Marchio dell’UE. Registrazione di marchio UE presso l’Ufficio UE per la Proprietà Intellettuale (Reg.

CE n. 207/2009 e Reg. CE n. 2868/95) il marchio è unico sul territorio dell’UE

3. Marchio internazionale. Registrazione di marchio internazionale presso l’Organizzazione Mondiale

della Proprietà Intellettuale (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid sulla registrazione

internazionale dei marchi). La protezione può essere chiesta per uno o più degli Stati e delle

Organizzazioni aderenti al sistema di registrazione internazionale. L’elenco completo degli aderenti

al sistema è pubblicato sul sito: www.wipo.int

In ogni caso la domanda di registrazione di marchio deve contenere almeno: nome e indirizzo del titolare;

nome e indirizzo del rappresentante del titolare (se nominato); descrizione del marchio e sua esatta

riproduzione; indicazione dei prodotti o servizi per cui è chiesta la registrazione, suddivisi secondo le classi

merceologiche previste dall’Accordo di Nizza.

REQUISITI DI VALIDITA’

Se mancano, il marchio non è valido e dichiarato nullo. Gli impedimenti alla registrazione impediscono la

registrazione e la validità del marchio: coincidono in senso negativo coi requisiti di validità. Ripensiamo alle

funzioni protette del marchio: è uno strumento di comunicazione circa la provenienza del prodotto o

servizio da una certa fonte; il messaggio portato dal marchio deve essere veritiero e non influenzato da altri

soggetti. I primi due requisiti in realtà sarebbero: essere segno + essere graficamente rappresentabile. I

requisiti di validità si raggruppano in tre grandi categorie:

CAPACITA’ DISTINTIVA: il marchio deve essere in sé intrinsecamente idoneo a svolgere la funzione distintiva

non ha capacità distintiva, non identifica uno specifico caffè fra tutti i presenti. Se camminiamo per il

reparto e leggiamo “caffè Lavazza” o vediamo il logo, allora identifichiamo il caffè di quella marca rispetto

agli altri presenti offerti sul mercato. Supponiamo di avere dei sacchetti di succhi di frutta, dove inserire il

liquido, e il produttore richiede la registrazione come marchio della forma di tali sacchetti flessibili. In

questo caso il giudice ha detto di no: il pubblico non li riconosce e non li associa a uno specifico produttore,

quindi non sono registrabili come marchio di forma. La stessa cosa per alcune torce: il produttore voleva

registrarle come marchio di forma, ma la loro forma è anonima e non dice nulla circa la loro provenienza,

quindi non possono essere registrate come marchi di forma. Viceversa nel caso di una bottiglia di acqua di

marca famosa: la bottiglia è cicciottella, particolare, e la sua forma consente al consumatore di identificarne

bottiglia può essere registrata come marchio.

Art. 13.1 CPI: non possono essere registrati come marchio i segni inidonei a svolgere una funzione

distintiva; il segno deve consentire di identificare i prodotti o i servizi per i quali viene chiesta la

registrazione come provenienti da una determinata impresa. Finalità della norma: non vi è ragione di

costituire un’esclusiva su un segno che per il pubblico non svolge una funzione di marchio; in certi casi vi

di disponibilità = è la traduzione letterale di una espressione tedesca (in italiano potrebbe meglio essere

resa come la c.d. esigenza di libero uso). Ad esempio, se la parola “caffè” costituisse un marchio, non potrei

scrivere “caffè” sui miei prodotti, essendo già un marchio registrato: questi segni non possono essere

registrati, ma devono essere a disposizione di tutti. La sussistenza della capacità distintiva deve essere

valutata secondo la percezione del segno da parte di un consumatore medio (è il parametro di riferimento)

dei prodotti o servizi (per i quali il marchio è adottato) che sia «normalmente informato e ragionevolmente

all’interno della categoria dei consumatori di un prodotto o servizio ci sono inoltre diverse situazioni,

dettate dalla più o meno elevata ingenuità/attenzione/distrazione alla base dell’atteggiamento del

consumatore stesso; quindi si costruisce un parametro ideale di valutazione: tendenzialmente dovrebbe

rispecchiare il livello di attenzione e il modo di ragionare o sentire della maggioranza dei consumatori di

quel prodotto o servizio. Per tale motivo, i giudici, ormai da decenni (1998), hanno costruito la figura

mediana del consumatore: non quello furbo, attentissimo, ma nemmeno quello sprovveduto e totalmente

ignorante. Esempio: richiesta la registrazione di un marchio per una apparecchiatura medica. Il marchio è

dato dal nome dell’apparecchiatura specialistica, usata da 2000 medici in tutta Italia. Questa parola, per la

stragrande maggioranza della popolazione è insignificante, non indica nulla circa il tipo di prodotto, ma per i

consumatori di quella apparecchiatura (i medici) quel nome è molto esaustivo. Risultato: il nome è privo di

capaci

quel nome fosse l’equivalente di “caffè” per la gente normale. Talvolta capita che in campo medico, per i

prodotti farmaceutici, i giudici valutino la capacità distintiva dal punto di vista di due consumatori medi: il

medico e il paziente (quindi si tiene conto di due significati circa lo stesso segno).

Quali sono alcuni segni privi di capacità distintiva? Sono prive di capacità distintiva le denominazioni

generiche e le indicazioni descrittive (art. 13.1, lett. b, CPI). Denominazioni generiche: nomi comuni del

prodotto. Indicazioni descrittive: segni che designano o comunque evocano alla mente del consumatore

una caratteristica del prodotto o del servizio. Si può trattare anche di segni diversi dalle parole (disegno di

un’arancia per aranciate) oppure di parole di fantasia o neologismi che tuttavia hanno un chiaro significato

per il pubblico (ritenuto nullo il marchio «Semiflex» per dischi abrasivi semi fles

parola è nuova, appena inventata: se tale parola ha un significato descrittivo presso il pubblico allora non

ha capacità distintiva). L’esistenza di sinonimi o la possibilità di perifrasi non rimuovono il divieto di

registrazione. Affrontiamo il problema delle denominazioni generiche e termini descrittivi in una lingua

segni non possono essere registrati come marchio solo se consistono esclusivamente in denominazioni

segno generico o descrittivo e che contengono anche una porzione distintiva. Esempio: immaginiamo di

voler registrare la parola “scarpe” in slovacco; se il consumatore medio italiano non percepisce quel segno

come denominazione generica allora può essere un valido marchio in Italia. Altro esempio: caso relativo a

un produttore di materassi; era stata chiesta la registrazione come marchio della parola tedesca che vuol

dire “materasso”, molto simile alla nostra. In spagnolo, “materasso” si dice in modo totalmente diverso

rispetto all’italiano. Si voleva far valere il marchio “materasso” in tedesco in Spagna e poi nel

due cause. La Corte di giustizia ha detto di no per la registrazione del marchio UE, ma ha detto sì per la

registrazione in Spagna, dato che gli spagnoli non sanno in media come si dica “materasso” in tedesco.

Marchi espressivi: si basano su un termine generico o descrittivo, al quale sono state apportate modifiche o

aggiunte di fantasia («Frutteria» per succhi di frutta; «Pomito» per conserve di pomodoro; «Bergasol» per

i segni, pur evocando caratteristiche

del prodotto/servizio, non sono del tutto privi di capacità distintiva, poiché aggiungono un elemento in più

che consente al marchio di svolgere la propria funzione. In tutti questi casi il marchio è valido, ma la sua

l’elemento generico allora il marchio non può essere registrato. Per questo motivo si tratta di marchi

«deboli»; «forti» sono invece i marchi che non contengono elementi privi di carattere distintivo. Sono validi

marchi tutti quei segni non puramente di fantasia, ma che possiedono almeno un elemento distintivo in

aggiunta a quello generico. I segni puramente di fantasia sono validi marchi forti a tutti gli effetti (Rolex).

Nomi geografici: non possono essere registrati come marchio i segni che indicano una provenienza da una

località (non indicano il nome del produttore) rilevante per le caratteristiche del prodotto («Parma» per

prosciutto; «Chianti» per vino; «Sassuolo» per ceramiche). Tuttavia non tutti i marchi geografici sono nulli:

possono essere registrati come marchio nomi indicativi di località che non influiscono sulle caratteristiche

del prodotto («Fabriano» per carta; «Tollegno» per filati). Il marchio “Parma” per un prosciutto fatto nelle

Marche è nullo per ingannevolezza; un marchio di fantasia che non corrisponde alla vera provenienza del

prodotto non è ingannevole, e perciò è valido. Il marchio “Capri” per le sigarette è di pura fantasia, perché

ovviamente le sigarette non sono fatte a Capri, ed è valido.

Sono privi di capacità distintiva i «segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti

nella comunicazione

commerciale per indicare un elevato livello qualitativo del prodotto o del servizio o per posizionare il

prodotto o servizio all’interno di una gamma o di una serie di prodotti o servizi. Si tratta in particolare di:

- Parole come extr

linea ORO e Saiwa fa la OROSAIWA. Il giudice ha consentito a Barilla di continuare a produrre la sua linea

oro)

- Raffigurazioni di una corona, di una stella, di un serto di alloro, ecc.

- Lettere, numeri e sigle che servono per indicare l’appartenenza a una serie (va però tenuto

presente che in sé anche lettere e numeri sono registrabili come marchio)

Anche in questo caso non sono registrabili solo i marchi costituiti esclusivamente da segni divenuti di uso

comune.

In base all’art. 13.1 CPI sono inoltre esclusi dalla registrazione tutti i segni comunque privi di carattere

distintivo, anche se non si tratta di denominazioni generiche, di indicazioni descrittive o di segni divenuti di

uso comune. Un problema di possibile mancanza di carattere distintivo, in applicazione di questa norma, si

è posto soprattutto per alcune categorie di segni:

1. rimo perché il

primo avevo fatto un marchio contenente il cognome “Rossi”. Secondo i giudici, è un cognome molto

diffuso e di per sé non ha sufficiente capacità distintiva. Il cognome “Rossi” non è considerato un marchio.

Per essere tale, dovrebbe contenere anche il nome. In altri casi però capita che il pubblico percepisca la

capacità distintiva dal cognome, e quindi il marchio è valido. Tutto dipende da cosa percepisce il pubblico

2. anno fa, i giudici

ritenevano lo slogan una pura formula promozionale e non un marchio. Oggi, lo slogan può essere un valido

marchio se possiede capacità distintiva. Gli slogan nella maggior parte dei casi hanno capacità distintiva, ma

vi possono essere casi in cui lo slogan ha valenza di MESSAGGIO PROMOZIONALE o DI DESCRIZIONE DELLE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Se lo slogan ha SOLO funzione promozionale, allora NON è marchio

3. Figure geometriche elementari

4. Forma dei prodotti e della loro confezione

5. Colore dei prodotti

Per gli ultimi 3 casi ci sono molte cause perché sono segni di più incerta valutazione riguardo il meccanismo

della provenienza. Quando si valuta la capacità distintiva di questi elementi è necessario che sia stato

attivato un PROCESSO DI FAMILIARIZZAZIONE DEL PRODOTTO, nel senso che il pubblico deve aver già

conoscenza dell’aspetto del prodotto per poterlo riconoscere. Quindi sono 2 le valutazioni che i giudici

fanno per questi segni: QUANTO LA FORMA è INCONSUETA per quel prodotto (quanto è più diversa, quanto

più il consumatore lo identifica come marchio) e la FAMILIARITA’ DEL CONSUMATORE CON UNA FORMA. Se

non c’è questo processo di familiarizzazione, la forma in sé NON può essere protetta come marchio. In

generale, segni che appaiono agli occhi del pubblico come una proprietà o una caratteristica del prodotto.

Esempi: un segno sonoro fatto da tre SOL consecutivi non ha sufficiente capacità distintiva, quindi non è un

marchio sonoro valido. I famosi Jingle sono marchi sonori validi. La suola rossa di Laboutin è un marchio,

mentre non lo è la suola rossa di un calzino a caso. Caso Apple: giudice tedesco deve decidere se il layout

negozio Apple? Si, quindi è a tutti gli effetti un valido marchio.

Acquisto di capacità distintiva con l’uso (secondary meaning o riabilitazione del marchio). Anche un segno

in sé privo di capacità distintiva può divenire valido marchio se acquista questa capacità distintiva «a

seguito dell’uso che ne è stato fatto» (art. 13, commi 2 e 3, CPI). L’uso di un segno come marchio porta il

consumatore a percepire il segno (anche) come una indicazione di provenienza del prodotto o servizio dal

soggetto che ne ha fatto

dalla testata del giornale “Il Giornale”: esso è stato per così tanto tempo usato per designare quella

specifica testata che ormai il pubblico italiano lo riconduce a una specifica pubblicazione.

Ci possono essere casi in cui un segno NON ha fin dall’inizio il significato di marchio, non indica subito la

provenienza, MA inizia a comunicarlo solo dopo un processo di familiarizzazione del consumatore. Ovvero,

può darsi che il segno all’inizio non funzioni come marchio, ma se l’imprenditore LO USA, ci investe ed è

bravo da far emergere una percezione di quel segno come marchio, la legge dice che è GIUSTO PREMIARE

QUESTI INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE DEL TITOLARE E RICONOSCERE QUINDI CAPACITA’ DISTINTIVA

AL SEGNO ANCHE SE PRIMA NON L’AVEVA. L’ART. 13 commi 2, 3 dice che: “anche se un segno è privo di

capacità distintiva può divenire valido marchio se acquista questa capacità distintiva a seguito dell’uso che

ne è stato fatto”.

Questo fenomeno prende il nome di SECONDARY MEANING o RIABILITAZIONE DEL MARCHIO: segni che

hanno un primary meaning, ovvero il significato comune del termine nella lingua, e poi con l’uso si aggiunge

un secondo significato, non come importanza, ma perché si aggiunge un significato.

QUINDI l’uso del segno porta il consumatore a percepirlo (anche) come una indicazione di provenienza del

prodotto o servizio dal soggetto che ne ha fatto uso.

Questo vale per QUALSIASI tipo di segno.

L’ART. 13 abbiamo detto che è composto da 2 commi:

• Comma 2: ipotesi in cui questo fenomeno di acquisto di capacità distintiva avviene PRIMA ancora

che venga depositata la domanda di marchio. Ovvero scelgo un segno come marchio, investo in questo

anche se so che non è distintivo, lo uso caricandolo così di un messaggio distintivo e, SOLO DOPO che ciò

avviene, deposito la domanda di marchio e chiedo la registrazione.

• Comma 3: dice che anche se il segno, nel momento in cui è stato depositato come marchio, NON

aveva capacità distintiva ma l’acquista in un secondo momento DOPO la registrazione MA PRIMA che

qualcuno faccia valere in giudizio la nullità del marchio, LA NULLITA’ VIENE MENO

INFATTI ci sono casi in cui l’Ufficio NON si accorge che si tratta di un segno PRIVO di capacità distintiva e

quindi viene registrato. I casi sono 2:

1. Il fatto che l’Ufficio rilasci il marchio NON è UNA GARANZIA DI VALIDITA’, infatti chiunque può

andare dal giudice a richiedere la NULLITA’ di quel marchio (cosiddette sentenze di nullità)

2. Nel periodo tra la registrazione del marchio e il momento in cui qualcuno fa causa per la nullità, il

segno ha acquistato capacità distintiva.

Se ci troviamo in questa situazione intermedia, OGGI la legge dice che se l’ufficio ha registrato un marchio

non distintivo, chi voleva poteva andare a chiedere la nullità di questo marchio MA non l’ha fatto E nel

Marchio inizialmente nullo diventa VALIDO ed INATTACCABILE.

Questa disposizione è chiamata anche SANATORIA DELLA NULLITA’, proprio perché il marchio nullo diventa

valido

PRIMA NON LO AVEVA.

E’ onere del titolare PROVARE l’acquisto di capacità distintiva. La prova la si dà DAVANTI AI GIUDICI IN

CAUSA e la si dà portando tutte le prove di fatti che fanno desumere che la capacità distintiva è stata

raggiunta: fatturato, indagini, quote di mercato, pubblicità…

Perdita di capacità distintiva del marchio (art. 13.4 CPI). Il marchio può divenire denominazione generica

del prodotto (es.: biro, cellophane) o comunque perdere la sua capacità distintiva (forma che si

standardizza e diviene la forma usuale di un certo prodotto). Se il marchio perde la sua capacità distintiva e


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Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in management per l'impresa (MILANO - ROMA)
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria1494 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Sironi Giulio Enrico.

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