Diritto industriale

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DIRITTO INDUSTRIALE ANNO

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2016/2017 UNICATT

ARGOMENTI BREVETTI,

SOFTWARE, DIRITTO D’AUTORE,

BANCHE DATI, MARCHI, DOP, IGP,

DIRITTO D’AUTORE E OPERE

DELL’INDUSTRIA, DISEGNI E

MODELLI, CONCORRENZA SLEALE

BREVETTI PER INVENZIONE

Quali sono le norme di legge che regolano questa materia?

- Fonti nazionali: norme di legge valide nella Repubblica Italiana. La disciplina dei brevetti, in tal caso,

è contenuta in alcuni articoli del Codice Civile, nonché nel Codice della Proprietà Industriale (in cui

tutte le esclusive di diritto industriale, eccetto il diritto di autore, sono regolati in tal codice). Il CPI è

stato emanato con d.lgs. 30/2005 e incorpora una serie di norme precedenti create negli anni ’40 (il

contenuto di queste ultime è stato abrogato e trasfuso nel 2005 nel CPI)

sono direttive e regolamenti europei che, per quanto riguarda i brevetti, rientrano in una

- Fonti dell’UE:

particolare situazione. Infatti, per i marchi, le direttive uniformano le legislazioni nazionali in materie

di marchi e consentono di creare marchi comunitari validi per tutti i territori dell’Unione. Per ciò che

riguarda i brevetti, manca in campo europeo una direttiva unica che li regoli; non c’è ancora a regime

dell’UE. Esiste bensì un regolamento del 2012 che prevede di affiancare ai brevetti

un brevetto

nazionali dei brevetti sovra nazionali, ma tale regolamento (1257/2012) non è ancora stato attuato

- Fonti internazionali: convenzioni internazionali fra Stati, che fissano dei principi comuni in materia di

brevetti, e allineano le registrazioni degli Stati partecipanti a queste convenzione. Teniamone presenti

quattro:

CONVENZIONE DELL’UNIONE DI PARIGI

1. del 1883, aggiornata poi nel tempo. Il termine

di un organismo simile all’UE, bensì vuol dire “creazione di un

UNIONE non indica la creazione

vincolo fra Stati che condividono principi e li fanno rispettare nei loro territori in modo

indiscriminato rispetto agli altri Stati”. È una convenzione multi laterale

2. CONVENZIONE DI MONACO DI BAVIERA convenzione europea del 1973 (rivista a Londra

nel 2000), che agli inizi degli anni ’70 ha uniformato la legislazione fra Stati (i quali vi hanno

aderito liberamente) e costituisce ora la base per normare i brevetti

3. CONVENZIONE DI WASHINGTON ha normato il brevetto internazionale. Ha agevolato il

deposito dello stesso brevetto in tanti Stati diversi

4. ACCORDO TRIPS del 1994; contiene disposizioni relative ai brevetti

Il Giudice che deve dare tutela agli inventori dei brevetti deve guardare a queste 4 fonti per orientarsi.

Tutelare il brevetto vuol dire tutelare l’inventore, il consumatore, il mercato partiamo analizzando il CPI.

Esso si apre con gli artt. 1 e 2, i quali definiscono quali sono i diritti di proprietà industriale riconosciuti dal

nostro ordinamento e come si acquistano i diritti su questi oggetti di proprietà industriale. L’art. 1 dice che

oggetto dei diritti di p.i. sono:

- Brevetti per invenzione

- Marchi e altri segni distintivi

- Denominazioni geografiche

- Disegni e modelli

- Design

- Know how industriale

- Altro (modelli di utilità e varietà vegetali)

Come si acquistano i diritti? Lo dice l’art. 2 il quale distingue fra:

- Diritti registrabili tramite brevettazione (o registrazione):

 Diritti di p.i. titolati (si acquisiscono con procedimento amministrativo, presentando domanda

all’Ufficio competente, e passando tramite procedura specifica in cui l’Ufficio stesso valuta la

possibilità di concedere la registrazione o il brevetto) come ad esempio i brevetti per invenzione:

ciò ha un rilievo importante perché in questa materia ci sono sterminate banche dati costituite dai

testi dei brevetti. I brevetti quindi sono vasta miniera di info tecniche

 Diritti di p.i. non titolati (il brevetto si acquisisce di fatto, senza procedura amministrativa. Alcuni

segni sono protetti per il semplice fatto che l’imprenditore li usi)

- Diritti acquistabili in altri modi

Il brevetto è lo strumento tramite cui la legge, prevedendo che sia una esclusiva sull’innovazione tecnologica

a favore di chi l’ha conseguita, crea monopolio tuttavia questa esclusiva non è data a tutte le innovazioni,

ma solo a quelle più meritevoli (e che siano espressioni di una realtà inventiva che vada oltre al routinario

progresso tecnologico). I monopoli brevettuali hanno una durata massima predeterminata per legge (non è così

per i marchi, perché sono rinnovabili) pari a 20 anni, ritenuti il termine congruo di protezione. Per avere il

brevetto bisogna spiegare in cosa consiste e come funziona l’invenzione nella domanda di registrazione

di DISCLOSURE): perché? Per rendere pubblica l’invenzione e accrescere il patrimonio di

(obbligo

conoscenze. A scadenza dei 20 anni, si sarà in grado di replicare l’invenzione ciò stimola la ricerca (i 20

anni invece riguardano lo scopo commerciale).

Per i brevetti e per i diritti esclusivi di proprietà intellettuale, lo schema della legge non cambia: per prima

cosa, la legge dice cosa può essere protetto con quell’esclusiva specifica (delimitazione delle entità

proteggibili). Per seconda cosa, la legge valuta se le entità presentano i requisiti per essere protette (requisiti

di validità). La legge deve dire chi è il titolare del brevetto. L’esclusiva è come un recinto entro cui tutto quello

che vi sta dentro è riservato al titolare. A tutto ciò si connettono i “liberi usi”, che rientrerebbero nell’esclusiva

ma la legge non considera vietati.

Parliamo ora di atti di disposizioni: sono i contratti con cui si dispone di un diritto di proprietà industriale la

licenza è il contratto con cui il titolare di un marchio, brevetto o simili concede a un terzo di sfruttare il brevetto.

Nullità e decadenza dicono quando il diritto di brevetto, prima dei 20 anni, viene meno.

ENTITA’ BREVETTABILI

Cosa forma oggetto di protezione brevettuale? La norma di riferimento è l’art. 45 del CPI, che corrisponde

all’art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo. Tale norma ha creato un Ufficio europeo dei brevetti, detto

concede i brevetti: nel farlo, l’EPO svolge un esame di validità preliminare, per verificare la presenza

EPO

dei requisiti (guide lines) e concedere i brevetti stessi.

oggetto del brevetto: quali entità possono essere brevettate? (Più avanti vedremo che “oggetto”

Art. 45 CPI

vuol dire anche “estensione dell’ambito di protezione”):

1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica (ci dice che alcune

cose restano fuori dalla protezione brevettuale, come le innovazioni senza carattere tecnico quali:

innovazioni estetiche e commerciali/di marketing), a condizione che siano nuove, implicano una

attività inventiva e siano atte ad avere una applicazione industriale

2. Invenzione: soluzione originale di un problema tecnico (ad esempio, macchinario produttivo che si

inceppa ogni ora per lo sporco accumulato)

3. Due categorie esistenti di brevetti: brevetti di prodotto (riguardano un oggetto determinato in ogni

settore della tecnica, ad esempio l’impianto industriale o il dispositivo che si monta sull’impianto o il

principio attivo di un farmaco) e di procedimento (inerenti una innovazione di processo, come un

procedimento di fabbricazione/lavorazione di un prodotto già esistente); brevetti di nuovo uso (quando

si scopre che un prodotto già noto ha un uso ulteriore rispetto a quello conosciuto, come nel settore

farmaceutico quando un principio ha più di un uso) con protezione limitata al nuovo uso individuato

Il legislatore, dopo aver detto cosa può essere oggetto di brevetto, elenca entità NON aspirabili al brevetto (art.

45 CPI):

- Nel comma 2 sono elencate entità che non sono considerate invenzioni scoperte, teorie scientifiche

e i metodi matematici (perché il legislatore ritiene che queste cose non siano delle soluzioni originali

a un problema tecnico); piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività

commerciale; programmi per elaboratore (software); presentazioni di informazioni.

Supponiamo che io scopra una sostanza esistente in natura, un batterio, ma oltre a scoprirlo aggiungo

alla scoperta un’altra scoperta: il micro organismo, se lavorato, ha effetto antibiotico per curare più

malattie = in questo caso, c’è la soluzione di un problema tecnico quindi la scoperta è brevettabile.

Le entità menzionate dall’art. 45, 2 non sono brevettabili solo se considerate in quanto tali (art. 45, 3).

brevettate se l’inventore individua una loro applicazione industriale; in particolare,

Possono essere

brevettabilità delle c.d. scoperte-invenzioni

- Nel comma 4 sono elencate entità che non possono costituire oggetto di brevetto. La banca dati si

diritto d’autore MA non si brevetta.

protegge con la legge sul Prima nella Convenzione di Monaco e

poi nelle legislazione europee e italiane si vieta il brevetto del software se considerato in quanto tale

(se ha un carattere tecnico allora è brevettabile, ad esempio se controlla in modo efficiente le interfacce

del computer aziendale). Il 15 Luglio 1986 col caso Vicom si chiese la brevettazione di un software

che serviva a migliorare la resa delle immagini digitali sullo schermo. Di fatto, oggi si tende a

riconoscere con facilità la presenza di carattere tecnico nei software.

Non sono inoltre brevettabili (art. 45, 4): i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo

umano o animale; metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; varietà vegetali e razze

animali; procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali. Sono però

brevettabili (art. 45, 5) i procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

i prodotti (sostante e composizioni) per l’uso di uno dei metodi indicati nel comma 4

Brevetti e requisiti di validità per ottenere la protezione: senza questi requisiti il brevetto non è valido. Se

l’Ufficio competente dovesse validare un brevetto senza requisiti, qualunque persona può porre in essere una

NULLITA’ del brevetto stesso. Gli art. 46 e seguenti evidenziano i requisiti in questione, che ogni

causa di

invenzione (trovato) deve possedere per essere validamente brevettabile:

l’invenzione deve collocarsi nel mondo della tecnica,

- Industrialità (art. 49 CPI) dando una soluzione

tecnica a un problema tecnico; sostanzialmente, questo requisito in parte si sovrappone al concetto

L’art. 49 CPI sostiene che l’industrialità consiste

generale di invenzione, è un requisito preliminare.

in una invenzione atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere

fabbricato (brevetto di prodotto) o utilizzato (ad esempio brevetto di procedimento) in qualsiasi

Per aversi industrialità occorre che l’oggetto del

genere di industriale, compreso quello agricolo.

brevetto sia tecnicamente realizzabile e che possa essere replicato in modo costante e ripetibile;

l’industrialità non coincide né con l’utilità (= il brevetto è utile perché risolve un problema; il brevetto

Stiamo parlando di UTILITA’

deve essere migliorativo rispetto ad altre conoscenze note?

COMPARATIVA. Si è detto che è sufficiente l’industrialità del brevetto, cioè la sua capacità di

risolvere un problema tecnico, e non è necessario che un brevetto, per essere valido, sia anche migliore

né con la materialità dell’invenzione (ad esempio, le invenzioni che hanno per oggetto

del già noto)

materiale vivente potrebbero non essere replicate sempre fedelmente; nel caso del brevetto chimico, è

necessario che pur essendoci varianti si arrivi sempre in modo costante al risultato finale con le

caratteristiche del brevetto in questione). Per quanto riguarda i brevetti di procedimento, quest’ultimo

deve essere messo in opera e offrire risultati costanti.

Le direttive d’esame dell’Ufficio europeo di brevetti fanno l’esempio di una invenzione consistente

nell’individuare una legge fisica, e usare in un certo modo tale legge per ottenere una reazione che

c’è o non c’è industrialità? In questo caso non c’è materialità, ma il brevetto

disperda la nebbia

risolve un problema tecnico e quindi, nonostante la legge non sia un oggetto fisico, è applicabile

industrialmente e può godere della brevettabilità è nuova se non è compresa nello stato

- Novità o novità estrinseca (art. 46/47 CPI) un’invenzione

della tecnica (art. 46.1 CPI). Stato della tecnica: insieme di tutte le conoscenze rese accessibili al

pubblico, in qualsiasi modo, in Italia o all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto

mediante una descrizione, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (art. 46.2 CPI). Una conoscenza

non accessibile non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la novità. D’altro canto perché una

conoscenza entri a far parte dello stato della tecnica basta la mera accessibilità; non occorre che

l’accesso vi sia stato. Anche le conoscenze «nascoste» o dimenticate, ma pur sempre accessibili, fanno

parte dello stato della tecnica e possono togliere novità al successivo trovato. Nel caso di invenzioni

se c’è accessibilità

SENZA testo scritto, ma dette oralmente o solo mostrate al pubblico, per capire

bisogna vedere il tipo di pubblico entrato in contatto con la conoscenza se il pubblico è competente

all’informazione sentita allora potrebbe replicarla quindi c’è accessibilità; se non è competente, il

pubblico sente solo che è stata inventata una nuova cosa ma non è in grado di capirne il senso tecnico

e quindi non c’è accessibilità. Nel caso di invenzioni CON testo c’è sempre accessibilità. Nel caso del

reverse engineering (dal prodotto finito alle singole componenti), la vendita del prodotto fa entrare

nello stato della tecnica le informazioni inerenti la sua fabbricazione (ognuno può smontarlo e capirne

il funzionamento); se il prodotto è chimico, non può essere scomposto in singole componenti perciò

viene meno l’accessibilità.

La domanda di brevetto viene pubblicata dopo 18 mesi nel momento in cui diviene pubblica, è

accessibile al pubblico per definizione e fa parte dello stato della tecnica. Tuttavia, nei 18 mesi

potrebbe essere depositata da un altro inventore ignoto una domanda identica, allora il legislatore

propone una soluzione di compromesso: la legge dice che in modo fittizio si considerano anche le

domande non ancora pubblicate comprese nello stato della tecnica si considerano comprese nello

stato della tecnica, ai soli fini del giudizio di novità (non di originalità), anche le domande di brevetto

italiano e le domande di brevetto europeo designanti l’Italia che siano ancora segrete (non pubblicate)

al momento del deposito della successiva domanda di brevetto (art. 46.3 CPI).

Per stabilire se l’invenzione è compresa nello stato della tecnica (e quindi è priva di novità) si deve

confrontare l’invenzione con ciascuna delle anteriorità presa singolarmente (nel giudizio di novità le

non si combinano “a mosaico”

anteriorità ad esempio, un articolo scientifico è una singola

anteriorità; se ci sono due brevetti su cose simili allora tali brevetti costituiscono due distinte

anteriorità. Il giudizio di novità è quindi un giudizio 1 a 1, mentre quello di originalità prevede che le

Se nello stato della tecnica c’è già un brevetto anteriore che

anteriorità si combinino a mosaico).

insegna l’elemento alfa, e uno anteriore che insegna beta, allora nel brevetto che insegna alfa + beta la

è ancora segreto, l’invenzione alfa + beta supera il

novità NON manca. Se beta è accessibile, ma alfa

giudizio di novità; nel giudizio di originalità, l’anteriorità di alfa (che è ancora domanda segreta) non

si considera più.

Il concetto di “essere compreso in…” è un concetto di identità: l’invenzione è priva di novità quando

l’invenzione coincide con una

è identica ad una anteriorità compresa nello stato della tecnica se

delle anteriorità manca la novità: identità tra invenzione e anteriorità. Ci sono due tipi di identità

si prende l’anteriorità e si guarda se coincide al 100% con quello che si

quella fotografica (formale: (tipicamente europea: abbiamo alfa e beta, e un’anteriorità che

vuole brevettare) e quella sostanziale

ci dice di unirli ma non come. L’inventore dice di unirli e anche come. Supponiamo che il modo di

unire questi elementi sia una cosa che fa parte del bagaglio di conoscenze di un operatore del settore;

chi segue la tesi dell’identità sostanziale dice che l’invenzione che si vorrebbe brevettare è comunque

identica all’anteriorità, perché l’elemento in più, quindi il modo di unione, c’è anche se non esplicitato,

dato che l’operatore, e non l’inventore, sa che il modo di unione c’è ed è inevitabile). L’anteriorità non

va considerata solo per quello che essa esplicitamente rivela, ma anche per ciò che il tecnico ricava in

modo diretto e non ambiguo dal singolo documento di arte nota. Supponiamo che un documento

anteriore riveli che per un certo apparecchio ci voglia della gomma: se è immediatamente chiaro al<