Appunti Diritto Industriale

Diritti di proprietà industriale: brevetti, marchi, diritti d’autore. Sono diritti esclusivi e

assoluti.

Concetto di MONOPOLIO rispetto a DIRITTO DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE (relativamente

 alla invenzione; esempio penna a sfera e penna stilografica)

Chi è il CONTRAFFATTORE



Cenni storici

I diritti di proprietà industriale nascono ala fine del ‘700 (rivoluzione francese e americana)

Diritto d’autore: PRIVILEGIO DI STAMPA e PLAGIO

 Marchio: Utilità nelle corporazioni.

 Brevetti: Dalla libertà di concorrenza vengono riconosciuti come oggetto di proprietà le

 ATTIVITA’ DI RICERCA. Diritto riconosciuto su un prodotto, per un periodo di tempo e se e

solo se l’invenzione è considerata DETERMINANTE. Concetto di “COMPENSO GARANTITO?”

Concorrenza sleale: attività che possano pregiudicare il corretto funzionamento del sistema

concorrenziale. Deve prevalere l’impresa migliore.

Disciplina ANTITRUST serve a impedire:

①Venga a meno la concorrenza

②Il fenomeno della concentrazione

③Abusi dovuti al vantaggio competitivo di un’azienda

Segni distintivi

Marchio: è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa, dunque garantisce che

taluni prodotti (servizi) derivino da una costante fonte produttiva

Ditta: è il nome commerciale dell’imprenditore

Insegna: è il segno distintivo con la quale l’imprenditore identifica i locali nei quali svolge la

propria attività (stabilimenti industriali, negozio di vendita).

Nome a dominio: è il sito internet dell’impresa

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

I 5 segni distintivi dell’impresa favoriscono la formazione e il mantenimento della clientela.

Interessi relativi ai segni distintivi:

 ① Gli imprenditori precludono ai concorrenti l’uso di segni simili idonei a sviare la clientela

②Gli imprenditori possono cedere i propri segni distintivi

③I consumatori non sono tratti in inganno dall’identità dell’imprenditore o dalla provenienza

dei prodotti

④RENDERE LA CONCORRENZA ORDINATA E LEALE

DISCIPLINA DEL MARCHIO

Marchio nazionale, marchio comunitario (STESSI EFFETTI). Istituto della REGISTRAZIONE (diritto

all’uso esclusivo).

Garanzia per imprenditori, consumatori e concorrenza. Svolge ruolo centrale nella

FORMAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CLIENTELA.

Prodotti privi di marchio?(ortofrutticolo)

 Troppo successo del marchio? (Coca Cola: lecito ottenere posizioni di dominanza sul

 mercato, ma NON ABUSARNE, dato che devono sussistere i requisiti di concorrenzialità).

Marchio individuale vs marchio collettivo funzione di garantire l’origine, la natura e la

 qualità del prodotto.

ESEMPIO “Prosciutto di Parma” o “Parmigiano Reggiano”. Al marchio collettivo è affiancato

quello individuale

Composizione del marchio: deve essere IDENTIFICABILE. Marchio denominativo vs Marchio

 figurativo.

Requisiti di validità del marchio

Liceità:

1. il marchio deve essere lecito. Non contenere segni contrari alla legge, all’ordine

pubblico e al buon costume.

Verità:

2. non si possono inserire nel marchio segni idonei a ingannare il pubblico, in

particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

Originalità:

3. il marchio deve essere originale, cioè si deve distinguere da altri marchi

(CAPACITA’ DISTINTIVA)

Non possono essere utilizzati come marchi, in quanto privi della capacità distintiva

(originalità):

Denominazione generiche:

A) il marchio latte non può essere registrato per le bottiglie di

latte

Indicazioni descrittive

B) della provenienza geografica del prodotto (non per i marchi

collettivi)

C) Segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente (VOLGARIZZAZIONE) , come

“super”, “extra”, “lusso”.

Esempi “Thermos” e “Pullman”. Azioni giudiziali e stragiudiziali a tutela del marchio.

Editore vocabolari.

Decadenza in seguito a ATTIVITA’ o INATTIVITA’ del titolare.

- L’originalità è rispettata quando denominazione generiche non hanno relazioni con i

prodotto (“aereoplano” per un marchio di calzature)

- È possibile usare come marchio parole di uso comune combinate tra di loro

(Amplifon/Parmalat).

Novità:

4. il marchio deve essere nuovo, cioè non deve essere stato registrato (principio dei

marchi anteriormente registrati).

La PROTEZIONE CONTRO LE IMITAZIONI ha un estensione limitata dal punto di vista:

a) Territoriale, cioè il marchio è protetto soltanto nei limiti territoriali nei quali è stata

chiesta la registrazione.

b) Merceologico: un imprenditore potrà utilizzare marchi simili o identici di un altro

imprenditore nel caso in cui i prodotti siano diversi, sempre nel caso in cui il marchio

copiato non sia CELEBRE (trarre vantaggio ingiusto dalla rinomanza del segno celebre

registrato anteriormente)

Regola della specialità: si può utilizzare un marchio già registrato purché NON SIA

RELATIVO ALLA STESSA TIPOLOGIA DI PRODOTTO e purché QUESTO NON SIA CELEBRE. Un

marchio non celebre è protetto solo nei limiti merceologici per prodotti uguali o affini e nei

limiti territoriali fino dove è conosciuto.

Un marchio celebre è un marchio ben conosciuto, e fintanto dove si creerebbe confusione,

la tutela verso il marchio celebre si estende.

IL DIFETTO DEI REQUISITI FIN QUI ESPOSTI COMPORTA LA NULLITA’ DEL MARCHIO

Territorialità della tutela

Il marchio è tutelato solamente nel territorio che attribuisce la tutela. Possono coesistere

marchi identici per prodotti simili in territori diversi. In ogni caso, la tutela deriva da una VALIDA

REGISTRAZIONE.

La protezione comunitaria ha effetti sull’intero territorio dell’UE. La registrazione,

indipendentemente da quella nazionale, è effettuata presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel

Mercato interno (UAMI) di Alicante (Spagna)

La protezione internazionale va richiesta nei paesi in cui il titolare è interessato ad averla. La

registrazione nazionale è il presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito

internazionale, attraverso la successiva registrazione presso l’Organizzazione Mondiale per la

Proprietà Industriale di Ginevra (OMPI) rinnovabile un numero

La registrazione nazionale (e quindi la tutela) dura 10 anni, ed è

illimitato di volte sempre con efficacia decennale. Per ottenere la registrazione dello stesso

marchio destinato ad essere apposto su altri prodotti, il titolare del marchio deve depositare

una nuova richiesta di registrazione (non è un rinnovo).

Chi ha il diritto all’utilizzo del marchio?

 Possibilità di registrare come marchio il nome/ritratto di un'altra persona?



Marchio registrato

Il marchio registrato è quel marchio per il quale è stata effettuata la richiesta di registrazione

presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e per il quale è stata conseguentemente autorizzata

l’iscrizione nel registro. La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all’uso

esclusivo dello stesso su TUTTO il territorio nazionale, INDIPENDENTEMENTE DALLA

DIFFUSIONE TERRITORIALE DEI SUOI PRODOTTI. Il marchio registrato copre i prodotti identici e

quelli affini, ma non impedisce che un imprenditore registri o usi lo stessi marchio per prodotti

del tutto diversi (tranne nel caso del marchio celebre). Il diritto di esclusiva sul marchio

registrato decorre DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA all’Ufficio brevetti.

Diritti che la legge riconosce quando si registra un marchio?

 ①Diritto esclusivo: si è l’unico titolare che può fare uso del marchio, escludendo i terzi

②Diritto di specialità: che garantisce al titolare che nessuno faccia uso del suo marchio per

prodotti identici

CAUSE DI DECADENZA DEL MARCHIO

La registrazione assicura la tutela del marchio, salvo successiva nullità di esso per un difetto di

uno dei requisiti essenziali oppure per una causa di DECADENZA.

① Il marchio decade se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare entro 5 anni

dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. Ci sono

casi di abuso del diritto, in quanto capita che i titolari di marchi inutilizzati depositino la nuova

domanda di registrazione per lo stesso marchio poco prima della decadenza per mancato uso.

La legge nega la ri-registrazione del marchio in questo caso.

② Per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari

sull’uso del marchio collettivo.

Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. Il titolare del marchi leso può

promuovere un azione di contraffazione, volta a ottenere l’inibitoria alla continuazione degli atti

lesivi e la rimozione degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali (cartelloni

pubblicitari). Il titolare del marchio ha diritto ad un risarcimento quando sussiste dolo o colpa.

Il marchio non registrato o “di fatto” è tutelato in modo sensibilmente minore rispetto a

un marchio registrato.

La tutela del marchio non registrato si fonda sull’uso di fatto dello stesso e sull’effettivo

grado di notorietà assunto (il marchio registrato invece è tutelato dal momento della

registrazione); la tutela sarà più o meno ampia a seconda che il marchio abbia notorietà

nazionale o solo locale.

Il titolare di un m.n.r. NON potrà impedire che

- Un concorrente usi lo stesso marchio per gli stessi prodotti in un’altra zona del territorio

nazionale.

- Un concorrente registri lo stessi marchio, e in tal caso si potrà continuare a usare il proprio

marchio nei limiti della diffusione locale.

LIMITE TERRITORIALE (dipende dalla notorietà del marchio non registrato)

LIMITE MERCEOLOGICO (tutela solo sui prodotti già marchiati e commercializzati)

Oltre a non poter registrare marchi con denominazioni generiche e il nome di luoghi che

porterebbero a vantaggi sui prodotti (Murano), la legge dispone che non si possa registrare

come marchio la FORMA del prodotto in 3 casi (IMPERATIVO DI DISPONIBILITA’)

①Nel caso in cui la forma abbia un valore tecnico o funzionale

②Nel caso in cui la forma sia utile a portare vantaggi al produttore

③Nel caso in cui la forma attribuisca valore dal punto di vista estetico

La forma dei prodotti può essere protetta con il brevetto (durata 20 anni) o attraverso il

modello di utilità (durata 25 anni). Essi garantiscono una tutela temporalmente limitata, al

contrario del marchio che si rinnova all’infinito.

Il principio di esaurimento del diritto

Tutti i diritti di proprietà industriale hanno carattere territoriale; il titolare può opporsi

all’importazione di prodotti proveniente da altri Stati. Casi particolari DEROGHE (caso



marchio nazionale e comunitario).

Questo principio vale solo se il prodotto non ha subito delle modificazioni nel corso del processo

distributivo.

L’uso descrittivo del marchio altrui è quando la legge prevede alcuni usi consentiti del

marchio da parte di soggetti terzi anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del marchio.

Si intende l’uso del marchio al fine non di indicarne la provenienza, ma di comunicare al

consumatore certe caratteristiche del prodotto (non originale). Esempio tessuto Gora-Tex.

La contraffazione è l’uso non autorizzato di un marchio. È contraffattore chi realizza il

prodotto ma anche chi lo mette in commercio. Non è contraffattore il consumatore (uso

personale).

Buona fede del commerciante

 Marchio identico e marchio non identico (somiglianza dei marchi e somiglianza dei prodotti).

 Se vi è confondibilità tra segni o prodotti vi è contraffazione, ne consegue uno stop alla

produzione e sequestro dei prodotti commercializzati illegalmente

Come si determina il risarcimento del danno?

 - Differenza tra danni in termini di mancata vendita e danni in termini di scarsa qualità

dei prodotti

- Metodi di risarcimento: ROYALTY SUPERIORE e RICHIESTA DELL’UTILE RICAVATO DALLA

CONTRAFFAZIONE

- Pubblicazione sui giornali della condanna

Il trasferimento del marchio può avvenire sia a titolo definitivo (vendita) sia a titolo

temporaneo (licenza di marchio)

Caso particolare di vendita Il titolare è costretto a vendere il marchio, come nella



liquidazione fallimentare.

La licenza di marchio NON E’ ESCLUSIVA (è consentito che lo stesso marchio sia

contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari).

Ragioni che conducono un imprenditore a concedere in licenza il proprio marchio (ottenendo

una ROYALTY):

①Grande distanza geografica tra il mercato attuale e il mercato che l’imprenditore vuole

raggiungere

②Distanza merceologica fra i nuovi prodotti che il titolare vuole marchiare e i prodotti che

effettivamente produce (Es. Armani profumi)

Differenza tra FRANCHISING e MERCHANDISING

 Caso in cui il licenziatario realizzi prodotti che non corrispondono alla qualità dei prodotti del

 titolare del marchio

(CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA prevista dal contratto). Il titolare del marchio può NON

REAGIRE (decadenza del marchio per inerzia del titolare). Dalla concessione in licenza del

marchio non ne deve derivare inganno al consumatore.

CARATTERISTICHE DELLA LICENZA: contratto permissivo. Ha limite temporale, merceologico

 e territoriale. Chi opera fuori da questi limiti è contraffattore. Se il licenziatario non rispetta i

limiti contrattuali, il titolare può chiedere la risoluzione del contratto. Per violazione del

diritto di marchio, potrà poi chiedere, in via extracontrattuale, il risarcimento dei danni

causati dal fatto illecito.

La registrazione su base internazionale può essere ottenuta in 3 modi

①Facendo domanda di registrazione in ciascun paese

②Facendo richiesta di registrazione per il marchio comunitario (novità, liceità, originalità e

verità devono essere validi in TUTTI i paesi dell’UE). Ci si basa su una disciplina comune

unitaria.

③Tramite l’accordo di Madrid, recandosi all’ufficio di Ginevra per ottenere una registrazione nei

paesi per la quale l’ho richiesta. Ciascun paese mantiene la propria disciplina nazionale (NO

disciplina unitaria).

Il marchio collettivo distingue i prodotti dotati di determinate caratteristiche, è una garanzia

qualitativa del prodotto. È utilizzabile da CHIUNQUE REALIZZI PRODOTTI CHE RISPETTINO

DETERMINATE CARATTERISTICHE, mentre il marchio individuale è utilizzabile solo dal titolare o

dal licenziatario.

DISCIPLINA DELLA DITTA

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore