Appunti Diritto Industriale

CAUSE DI DECADENZA DEL MARCHIO

La registrazione assicura la tutela del marchio, salvo successiva nullità di esso per un difetto di

uno dei requisiti essenziali oppure per una causa di DECADENZA.

① Il marchio decade se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare entro 5 anni

dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. Ci sono

casi di abuso del diritto, in quanto capita che i titolari di marchi inutilizzati depositino la nuova

domanda di registrazione per lo stesso marchio poco prima della decadenza per mancato uso.

La legge nega la ri-registrazione del marchio in questo caso.

② Per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari

sull’uso del marchio collettivo.

Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. Il titolare del marchi leso può

promuovere un azione di contraffazione, volta a ottenere l’inibitoria alla continuazione degli atti

lesivi e la rimozione degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali (cartelloni

pubblicitari). Il titolare del marchio ha diritto ad un risarcimento quando sussiste dolo o colpa.

Il marchio non registrato o “di fatto” è tutelato in modo sensibilmente minore rispetto a

un marchio registrato.

La tutela del marchio non registrato si fonda sull’uso di fatto dello stesso e sull’effettivo

grado di notorietà assunto (il marchio registrato invece è tutelato dal momento della

registrazione); la tutela sarà più o meno ampia a seconda che il marchio abbia notorietà

nazionale o solo locale.

Il titolare di un m.n.r. NON potrà impedire che

- Un concorrente usi lo stesso marchio per gli stessi prodotti in un’altra zona del territorio

nazionale.

- Un concorrente registri lo stessi marchio, e in tal caso si potrà continuare a usare il proprio

marchio nei limiti della diffusione locale.

LIMITE TERRITORIALE (dipende dalla notorietà del marchio non registrato)

LIMITE MERCEOLOGICO (tutela solo sui prodotti già marchiati e commercializzati)

Oltre a non poter registrare marchi con denominazioni generiche e il nome di luoghi che

porterebbero a vantaggi sui prodotti (Murano), la legge dispone che non si possa registrare

come marchio la FORMA del prodotto in 3 casi (IMPERATIVO DI DISPONIBILITA’)

①Nel caso in cui la forma abbia un valore tecnico o funzionale

②Nel caso in cui la forma sia utile a portare vantaggi al produttore

③Nel caso in cui la forma attribuisca valore dal punto di vista estetico

La forma dei prodotti può essere protetta con il brevetto (durata 20 anni) o attraverso il

modello di utilità (durata 25 anni). Essi garantiscono una tutela temporalmente limitata, al

contrario del marchio che si rinnova all’infinito.

Il principio di esaurimento del diritto

Tutti i diritti di proprietà industriale hanno carattere territoriale; il titolare può opporsi

all’importazione di prodotti proveniente da altri Stati. Casi particolari DEROGHE (caso



marchio nazionale e comunitario).

Questo principio vale solo se il prodotto non ha subito delle modificazioni nel corso del processo

distributivo.

L’uso descrittivo del marchio altrui è quando la legge prevede alcuni usi consentiti del

marchio da parte di soggetti terzi anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del marchio.

Si intende l’uso del marchio al fine non di indicarne la provenienza, ma di comunicare al

consumatore certe caratteristiche del prodotto (non originale). Esempio tessuto Gora-Tex.

La contraffazione è l’uso non autorizzato di un marchio. È contraffattore chi realizza il

prodotto ma anche chi lo mette in commercio. Non è contraffattore il consumatore (uso

personale).

Buona fede del commerciante

 Marchio identico e marchio non identico (somiglianza dei marchi e somiglianza dei prodotti).

 Se vi è confondibilità tra segni o prodotti vi è contraffazione, ne consegue uno stop alla

produzione e sequestro dei prodotti commercializzati illegalmente

Come si determina il risarcimento del danno?

 - Differenza tra danni in termini di mancata vendita e danni in termini di scarsa qualità

dei prodotti

- Metodi di risarcimento: ROYALTY SUPERIORE e RICHIESTA DELL’UTILE RICAVATO DALLA

CONTRAFFAZIONE

- Pubblicazione sui giornali della condanna

Il trasferimento del marchio può avvenire sia a titolo definitivo (vendita) sia a titolo

temporaneo (licenza di marchio)

Caso particolare di vendita Il titolare è costretto a vendere il marchio, come nella



liquidazione fallimentare.

La licenza di marchio NON E’ ESCLUSIVA (è consentito che lo stesso marchio sia

contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari).

Ragioni che conducono un imprenditore a concedere in licenza il proprio marchio (ottenendo

una ROYALTY):

①Grande distanza geografica tra il mercato attuale e il mercato che l’imprenditore vuole

raggiungere

②Distanza merceologica fra i nuovi prodotti che il titolare vuole marchiare e i prodotti che

effettivamente produce (Es. Armani profumi)

Differenza tra FRANCHISING e MERCHANDISING

 Caso in cui il licenziatario realizzi prodotti che non corrispondono alla qualità dei prodotti del

 titolare del marchio

(CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA prevista dal contratto). Il titolare del marchio può NON

REAGIRE (decadenza del marchio per inerzia del titolare). Dalla concessione in licenza del

marchio non ne deve derivare inganno al consumatore.

CARATTERISTICHE DELLA LICENZA: contratto permissivo. Ha limite temporale, merceologico

 e territoriale. Chi opera fuori da questi limiti è contraffattore. Se il licenziatario non rispetta i

limiti contrattuali, il titolare può chiedere la risoluzione del contratto. Per violazione del

diritto di marchio, potrà poi chiedere, in via extracontrattuale, il risarcimento dei danni

causati dal fatto illecito.

La registrazione su base internazionale può essere ottenuta in 3 modi

①Facendo domanda di registrazione in ciascun paese

②Facendo richiesta di registrazione per il marchio comunitario (novità, liceità, originalità e

verità devono essere validi in TUTTI i paesi dell’UE). Ci si basa su una disciplina comune

unitaria.

③Tramite l’accordo di Madrid, recandosi all’ufficio di Ginevra per ottenere una registrazione nei

paesi per la quale l’ho richiesta. Ciascun paese mantiene la propria disciplina nazionale (NO

disciplina unitaria).

Il marchio collettivo distingue i prodotti dotati di determinate caratteristiche, è una garanzia

qualitativa del prodotto. È utilizzabile da CHIUNQUE REALIZZI PRODOTTI CHE RISPETTINO

DETERMINATE CARATTERISTICHE, mentre il marchio individuale è utilizzabile solo dal titolare o

dal licenziatario.

DISCIPLINA DELLA DITTA

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore, individua l’imprenditore come soggetto di

diritto nell’esercizio dell’attività d’impresa. Dato che la ditta orienta le scelte del consumatore,

un passaggio di proprietà deve sempre essere accompagnato dalla divulgazione della

notizia al pubblico (per non trarre in inganno il consumatore)

Il principio di verità della ditta ha un concetto diverso a seconda che si tratti di:

Ditta originaria, formata dall’imprenditore che la utilizza, deve essere composta dal nome o

 dalle iniziali dell’imprenditore. Ciò vale per le imprese individuali, ma non per le società di

capitali (si per le società di persone).

Ditta derivata, è quella formata da un imprenditore e trasferita poi ad un altro. Il nuovo

 imprenditore non è obbligato a integrare la ditta acquistata con il proprio nome.

Il principio della verità non presenta sanzioni specifiche nel caso in cui non venisse rispettato

Il principio della novità impone che la ditta non sia uguale o simile a quella di un altro

imprenditore. Chi ha adottato per primo la ditta ha diritto all’uso esclusivo della stessa. Il

principio della priorità dell’iscrizione nel registro delle imprese indica che l’obbligo di

modificare la ditta spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca

posteriore. Per le imprese commerciali, la ditta si costituisce appunto con l’iscrizione nel

registro delle imprese.

①La ditta, anche se registrata, gode di una tutela che, a differenza del marchio, non è estesa in

ambito nazionale, ma è limitata all’uso di fatto che viene realizzato dal punto di vista

merceologico e territoriale.

Limiti territoriali: la ditta è tutelata nei limiti in cui è nota ai propri clienti. Esempio “La

 Francescana”

Limiti merceologici: la ditta è tutelata nei limiti dell’attività svolta o delle attività affini.

 Esempio “Bar”.

Più una ditta diviene nota, più si estendono i confini della sua tutela.

②Accanto alla ditta ufficiale può esserci una ditta ufficiosa; entrambe le ditte sono tutelate.

Esempio “BPER”

Concludendo, il diritto all’uso esclusivo della ditta e il corrispondente obbligo di differenziazione

sussistono solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro (tranne il caso di

una ditta dotata di particolare notorietà) e quindi possa determinarsi confusione. È quindi

possibile l’omonimia fra ditte che non creano confusione sul mercato. il diritto all’uso esclusivo

diritto relativo.

è quindi un

DISCIPLINA DELL’INSEGNA liceità,

L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa; anch’essa deve rispettare i requisiti di

novità, originalità verità.

e Come per la ditta, la tutela di questo segno distintivo è limitata

territorialmente e merceologicamente all’uso, e si potrà impedire ai terzi di utilizzare il segno

come marchio solo se la mia ditta/insegna sono celebri. Molte volte accade che marchio, ditta e

insegna sono costituiti dallo stesso segno (Esempio FIAT)

DISCIPLINA DEL DOMAIN NAME

Si tratta di fatto di un’insegna visibile su un sito internet. Per registrare il nome a dominio

Domain Name Authority.

bisogna interpellare l’ente di assegnazione dei domini, ovvero la

Non è possibile utilizzare un nome a dominio identico ad un altro (Esempio FIAT. e FIAT accettati

dalla DNA perché non identici). Se un nome a dominio è simile a quello del primo titolare,

quest’ultimo può fare ricorso davanti all’autorità giudiziaria (non può fare ricorso alla Domain

Name Autorithy, la quale ha il solo compito di evitare delle identità e non delle somiglianze)

per far si che il giudice depenni quel nome a