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reagire, ma può anche darsi che ci sia una malizia, una malafede proprio da parte del segno

anteriore.

La disciplina della convalida si applica anche ai conflitti con i diritti anteriori di terzi previsti dall’art.

8 c.p.i. (ritratti, nomi e segni notori) e dall’art. 14.1 lett. c), c.p.i. (diritti d’autore o altri diritti di

proprietà industriale).

In generale, quindi, si può dire che in tutti i casi in cui la nullità del marchio è dovuta all’esistenza di

un diritto anteriore, quella nullità si può sanare con la convalida se il soggetto l’ha usato per cinque

anni e il titolare del diritto anteriore non ha agito facendogli causa.

3. LICEITA’

Gli articoli 14.1 lett. a) e b) e 10 del c.p.i. fissano questa norma.

Art. 14.1, lett a) -‐ La prima ipotesi è quella del divieto di registrazione come marchio di segni

contrari

alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Non è un caso frequente, ma a volte succede.

Cosa si intende per contrari alla legge? Significa che c’è una legge che contiene un divieto di

registrazione di

quel determinato segno come marchio. Il codice della proprietà industriale contiene divieti che

vietano la registrazione di alcuni segni?

Si è detto che la disciplina dei marchi non ha bisogno di dire due volte la stessa cosa: i divieti di

registrazione che già ci sono nella legislazione sui marchi, si applicano anche senza aver bisogno

di precisare il divieto di legge. Sostanzialmente, questa contrarietà alle leggi deve essere intesa

nel caso in cui vi siano altre disposizioni diverse dalle specifiche norme sui marchi che per altri

motivi vietano la registrazione. Ad esempio, la cosa è stata discussa e ci sono state sentenze in un

senso o nell’altro in relazione ai prodotti da fumo: ci sono delle leggi che vietano pubblicità dei

prodotti da fumo, che impongono la presenza di determinate avvertenze al consumatore in modo

da scoraggiare il fumo in sé per sé. Ciò significa che i marchi dei prodotti da fumo sono non

registrabili poiché contrari alla legge? Ci sono state decisioni in un senso e nell’altro, ma alla fine è

prevalsa la posizione per cui i marchi dei prodotti da fumo in sé possono essere registrati, ma non

possono essere usati in certi modi pubblicitari

vietati dalla legge.

Per segni contrari all’ordine pubblico invece si intende quei segni contrastanti con la nozione di

ordine pubblico intesa come insieme di principi fondamentali su cui si regge una certa collettività.

Ad esempio, non potrebbero essere mai registrati come marchi delle parole o degli slogan

consistenti in espressioni

razziste, blasfeme, incitamento al terrorismo, etc.

Infine, il buon costume fa riferimento ad una serie di concezioni etiche, morali fondamentali.

Lett b) – Prevede il divieto di registrazione dei marchi ingannevoli o decettivi. Sono marchi che

ingannano il consumatore nel senso che fanno credere al consumatore che i prodotti/i servizi

registrati abbiano determinate caratteristiche che, invece, non possiedono. E’ un’ipotesi che

avevamo già considerato parlando della registrazione del nome geografico come marchio: si era

detto che se si mette Parma su un prosciutto fatto a Parma, non posso farlo registrare come

marchio individuale perché è descrittivo delle caratteristiche del prodotto. Questo dunque è un

problema di capacità distintiva. Immaginiamo, però, che si voglia registrare Parma per un

prosciutto fatto a Roma che non ha nulla a che vedere con il prosciutto di Parma: in questo caso,

non si indicano delle caratteristiche del prodotto, ma si inganna il consumatore! E’ un classico caso

di marchio decettivo, molto comuni in giurisprudenza. Un altro esempio è il caso del marchio

“Cotonelle”, registrato per prodotti – quali la carta igienica – che non contenevano cotone.

Secondo il tribunale, il marchio non era ingannevole, limitandosi a richiamare la morbidezza del

cotone e non facendogli credere che vi fosse cotone nel prodotto; secondo la Corte d’Appello,

invece, era ingannevole. La Corte di Cassazione ha condiviso quest’ultima posizione.

E’ una norma che si applica a tutte le ipotesi in cui il marchio è espressivo di certe caratteristiche -‐

o le richiama -‐ che sono influenti per la scelta del consumatore. La legge vuole che il marchio sia

un elemento di trasparenza e non può tollerare che serva ad ingannare il consumatore.

Una seconda norma, in linea con questa, stabilisce che, se il marchio non è in sé ingannevole, ma

viene poi, nel corso della sua vita, usato in modo ingannevole, il diritto di marchio decade e si

perde.

L’articolo 10 prevede il divieto di registrazione come marchio di stemmi, emblemi e bandiere.

REQUISITI SPECIFICI PER I MARCHI DI FORMA

Per marchi di forma si intendono i marchi costituiti dalla forma del prodotto o dalla confezione.

I marchi di forma devono presentare tutti i requisiti di validità previsti in generale per i marchi. Ci

sono poi delle ulteriori specifiche perché si viene a creare un monopolio sul prodotto dato che è un

segno distintivo: posso vietare ai terzi di copiare il prodotto.

L’esclusiva è potenzialmente di durata indefinita (i marchi durano 10 anni ma possono essere

rinnovati per un numero infinito di volte).

Il legislatore ha ritenuto che in questi casi la registrazione dovesse essere limitata più di quanto

non avvenga per gli altri segni. Le esclusive hanno infatti una portata monopolistica più intensa. E’

stato quindi previsto, nell’articolo 9, che i marchi di forma, per essere validi, dovessero avere

anche altri requisiti specifici.

Queste disposizioni si applicano all’oggetto del prodotto, alle confezioni dei prodotti. Secondo

l’interpretazione prevalente rientrano nel concetto di forma anche particolari metodi di lavorazione

del prodotto e pertanto rientrano in questa disciplina -‐> ad esempio, la lavorazione di un

particolare modello di borsa di LV; la lavorazione dei vetri dei pannelli della doccia; etc. In

generale, quindi, rientra nel concetto di forma l’aspetto esteriore del prodotto in sé e della

confezione con cui si presenta sul mercato.

Ciò che è decisivo è proprio che si tratti dell’aspetto del prodotto: se applico un segno

tridimensionale al prodotto, questo non è disciplinato -‐> non è l’aspetto del prodotto. Un esempio

è rappresentato dallo stemmino che veniva apposto sulle Mercedes: l’oggetto non è un marchio di

forma (lo sarebbe la macchina!).

Non possono essere registrati come marchio i segni costituiti esclusivamente:

-‐ Dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forma base essenziale del prodotto):

è

una norma di prima barriera che vieta la registrazione delle forme basi essenziale del

prodotto, ossia delle forme che il prodotto deve necessariamente avere per essere tale. Un

esempio è la forma base classica dello schiaccianoci, la forma base del portauovo;

-‐ Dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico (forma utile, funzionale): sono

escluse le forme che incorporano una soluzione tecnica. La logica di questa disposizione è

quella che sta alla base del limite temporale dei brevetti. Le soluzioni originale di un problema

tecnico, infatti, possono essere brevettate ma è necessario che ciò sia limito temporalmente -‐>

non è possibile dare una protezione perpetua alla forma utile, altrimenti sarebbe vanificato il

limite temporale! Con questa previsione si sta dicendo che è possibile che una forma sia anche

in sé distintiva, ma se è una forma utile non può essere registrata come marchio. Un esempio è

la testina delle tre lame del rasoio della Philips: la Corte di Giustizia ha detto che, nonostante

sia una forma distintiva, è chiaramente una forma funzionale. Questa forma, infatti, serve ad

avere un chiaro risultato tecnico. Un altro esempio è il mattoncino della Lego: la Lego aveva

registrato come marchio di forma la forma del mattoncino. La validità di questo marchio è

stata contestata: la forma serve a costruire il gioco. I giudici comunitari, pur riconoscendo il

fatto che sia una forma distintiva, hanno negato la registrazione perché è una forma

funzionale.

-‐ Dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma ornamentale o che comunque,

per le sue caratteristiche, orienta le scelte d’acquisto al consumatore): il punto di partenza è

stato il riconoscimento del fatto che esistono anche delle innovazioni di tipo estetico (design

dei prodotti). Dove si colloca il limite tra la forma esteticamente pregevole e non registrabile e

quella pregevole ma registrabile? Il discrimine è dato dal punto in cui si tratta di forme che, per

il loro pregio estetico, orientano le scelte di acquisto del consumatore, ossia quando si tratta di

forme che il consumatore compra proprio perché hanno quell’aspetto estetico. Non si limita questo

discorso alle sole forme strettamente estetiche. Bisogna andare a considerare la motivazione di

acquisto del consumatore: vuole avere quel prodotto perché è famoso di quel produttore o perché

ha un bel design ed è esteticamente pregevole. A seconda della risposta, sarà o meno marchio. Se

la forma viene comprata perché è caratteristica di un certo imprenditore, allora è un valido

marchio, se, invece, viene comprata perché è bella e fatta bene, allora non è tutelata come

marchio.

AMBITO DI TUTELA

La norma base è l’articolo 20 del c.p.i.

Questa norma è parallela a quella che nell’articolo 12 definisce i conflitti tra marchi registrati: viene

detto quando un marchio è nuovo perché non interferisce con un marchio anteriore ossia quando

un marchio anteriore può essere fatto valore contro la registrazione di un marchio posteriore.

L’articolo 20 si occupa dello stesso problema sul versante dell’uso: quando un soggetto titolare di

un marchio può fare causa ad un terzo?

Art. 20. Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo

del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività

economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato

registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a

causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di

associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il

marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo

consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o

reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di

apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o

di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o

esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza

commerciale e nella pubblicità.

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può

sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Il diritto di marchio è un diritto di esclusiva: si crea un’esclusiva sul segno a favore del titolare del

diritto. Questa esclusiva del titolare ha una componente negativa e una positiva: è possibile vietare

a terzi di tenere determinate condotto e allo stesso tempo è possibile disporre del segno come si

vuole. In questa seconda componente positiva rientrano tutte le scelte relative a come utilizzare il

segno, a come farlo apparire sul mercato, etc. E’ un’esclusiva a tutto campo.

Come per i brevetti, i casi in cui un soggetto tiene una condotta che viola l’esclusiva su un marchio

anteriore sono chiamati casi di contraffazione del marchio. Sono indicati nel primo comma

dell’articolo 20.

Presupposti Generali della contraffazione del marchio:

-‐ Uso del segno

-‐ Nell’attività economica

-‐ Per prodotti o servizi

-‐ Senza il consenso del titolare

La prima cosa che deve avvenire perché possa esserci contraffazione è che un terzo faccia uso di

un segno: senza che ci sia uso, non ci può essere contraffazione.

Bisogna capire cosa si intende per uso. Alcuni casi sono abbastanza semplici: se metto un

marchio sul mio prodotto, è chiaro che lo sto utilizzando; se vendo online il mio prodotto, c’è uso?

Si, può esserci uso anche nel caso di vendita online su un sito o su una piattaforma (ad esempio,

Ebay).

Consideriamo un caso: se utilizzo un segno corrispondente ad un marchio altrui su un motore di

ricerca, in particolare sui servizi a pagamento che offrono motori di ricerca, si tratta di uso? Il

problema si è posto più volte perché Google mette a disposizione degli utenti un servizio a

pagamento per cui si può comprare una parola e il risultato dell’averla comprata è che quando un

utente fa una ricerca su Google per quella parola appaiono dei link sponsorizzati. In questo caso

c’è contraffazione? E’ un caso particolare: un segno corrispondente ad un altro marchio viene

utilizzato come strumento nella rete internet per attirare l’attenzione dei consumatori.

Un altro caso è l’uso del marchio altrui nel caso di una pubblicità comparativa (c.d. tabelle di

concordanza): utilizzo il marchio di un altro per fare una comparazione. Ad esempio, un soggetto

che fabbricava profumi aveva preso tutti i marchi famosi di profumo (Dior, Chanel, etc) scrivendovi

accanto che, comprando il suo profumo, i consumatori avrebbero potuto avere lo stesso risultato.

Alla fine, la giurisprudenza ha detto che in questi casi può esserci contraffazione: ha dato una

definizione

molto ampia del concetto di uso del segno (2010, primo caso relativo ai soggetti che avevano

utilizzato i marchi famosi come keywords). La Corte ha detto che c’è un uso del segno tutte le volte

che un terzo impiega un segno nell’ambito della propria comunicazione commerciale. Non importa

tanto la

modalità tradizionale o non tradizionale di utilizzo del segno: ciò che è decisivo per la Corte è che

quel segno sia utilizzato come strumento di marketing, di comunicazione per attirare l’attenzione

del consumatore. Da precisare che colui che si limita a mettere a disposizione il servizio (Google,

etc) non è responsabile di contraffazione; c’è però un limite: i giudici hanno detto che, di per sé,

Google, Ebay, etc. ossia chi mette a disposizione il servizio di per sé non è responsabile di

contraffazione, ma se non si limitano ad avere questo ruolo neutrale ed assumono un ruolo attivo,

partecipando e agevolando l’attività illecita del terzo, può esserci una responsabilità perché

concorrono nell’illecito dell’altro (cfr. services provider).

Nell’attività economica: la Corte di Giustizia ha detto che l’uso del segno deve collocarsi nel

contesto di un’attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e non nell’ambito

privato. Restano fuori gli usi privati del marchio, civili, senza un rilievo commerciale: se utilizzo a

casa mia un segno corrispondente ad un marchio famoso senza dargli una visibilità ulteriore/farlo

circolare in altro modo, non si parla di attività economica.

Una questione che si era posta sempre nel caso di L’Oreal/Ebay è: i privati avevano messo in

vendita dei prodotti con marchi contraffatti, semplicemente perché volevano liberarsi di un prodotto

e rivenderlo -‐> Se faccio un’offerta su Ebay, non per questo divento un commerciante che fa uso

dell’attività economica.

Il terzo requisito è che deve essere un uso per prodotti o servizi.

Infine, deve avvenire senza il consenso del titolare: in prima approssimazione stiamo dicendo una

cosa abbastanza ovvia -‐> se io, titolare del marchio, accetto che un altro faccia uso del mio

marchio non potrò accusarlo di contraffazione. Inoltre, il titolare può monetizzare il suo marchio

anche attraverso forme di consenso all’uso del segno, non solo sfruttandolo direttamente.

Se io, titolare del marchio, contesto ad un terzo un’attività, la prima cosa che devo dimostrare al

giudice è quindi che ci sia stato un uso di un certo segno nell’attività economica, in relazione a

prodotti e servizi, e che io non abbia mai dato il consenso.

Successivamente, si passa a vedere se questo uso rientra in una delle tre fattispecie a) b) e c) del

primo comma dell’articolo 20.

a) c.p.i.

E’ il caso della doppia identità, ossia ove quell’uso abbia ad oggetto un segno identico al marchio

per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato. E’ una norma abbastanza forte,

scritta pensando essenzialmente ad un’ipotesi specifica: la pirateria dei marchi, ossia i cloni dei

marchi celebri.

Si ritiene che vi sia identità tra il marchio e il segno del terzo se il segno riproduce senza modifiche

né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio; o comunque se il segno, considerato

complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli

occhi di un consumatore medio.

Per valutare l’identità tra prodotti o servizi si fa riferimento al loro genere merceologico.

Art. 20.1, b) Rischio di confusione [Fattispecie relativa alla lettera D, Art. 12]

Ricordiamo che la funzione essenziale del marchio è distinguere prodotti e servizi come

provenienti da un determinato imprenditore. Chiaramente, se un terzo si mette ad usare un

segno/marchio per prodotti identici o simili, il pubblico si confonde. La legge non consente queste

situazioni e stabilisce che, per questa ipotesi, il titolare possa attaccare il terzo che crea una

situazione di questo tipo con un’azione di contraffazione.

Riprendendo la norma:

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica: un segno identico o simile al

marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i

segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per

il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Fa riferimento a

tale disciplina centrale del marchio una vastissima casistica della giurisprudenza. La norma, quindi,

dice che possono verificarsi situazioni in cui ci sono elementi concomitanti: l'uso di un segno

identico simile e il fatto che tale segno venga usato per prodotti simili o affini.

Dall'unione di tali elementi si può generare un rischio di confusione di associazione.

La nozione di rischio di confusione è ancora connaturata alla funzione distintiva del marchio.

Per rischio di confusione si intende il fatto che il pubblico può credere che i prodotti o servizi

contrassegnati dal marchio e i prodotti o servizi per cui è usato il segno del terzo provengano dalla

stessa impresa (rischio di confusione in senso stretto). Ad esempio, rovo sul mercato una bibita

con un certo marchio simile a Coca cola e ciò porta il consumatore a pensare che ci sia una

connessione e che tale bibita provenga dallo stesso imprenditore

-‐ Confusione sulle fonti imprenditoriali, sull’origine del prodotto o servizio.

Il rischio di associazione, invece, è un concetto che è stato introdotto nel 1982. Il pubblico, pur

rendendosi conto del fatto che i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e i prodotti o servizi

per cui è usato il segno del terzo non provengano dalla stessa impresa e pur capendo che essi

provengono da imprese diverse può credere che le due imprese siano economicamente legate tra

loro (rischio di confusione in senso lato).

Non è alternativo al rischio di confusione, ma è un rischio di confusione allargato: il pubblico non

pensa che i prodotti di B provengano da A, ma per il contesto d’uso concreto è portato a pensare

che le due imprese siano tra loro legate. La legge non tollera questo rischio e lo ritiene

pregiudizievole per il titolare del diritto.

Da cosa derivano questi rischi?

La norma dice che i rischi derivano dal concorrere di due elementi:

-‐ identità o somiglianza tra segni

-‐ identità o affinità tra prodotti

-‐

NB C’è confusione solo quando sono presenti entrambi questi due elementi, in assenza di identità

o affinità (per affinità si intende somiglianza tra prodotti e servizi), allora il pubblico non può

confondersi e non può collegare i due prodotti o segni (Es. se vedo un marchio usato per un

integratore energetico e poi vedo questo stesso marchio usato per un’apparecchiatura meccanica

di precisione, il pubblico non può pensare che ci sia un’associazione).

Il marchio, infatti, è protetto solo in relazione a prodotti e servizi per i quali è registrato, o per

prodotti/servizi simili e affini: principio di relatività o specialità della tutela. La tutela è, perciò

confinata all’ambito dell’affinità di prodotti o servizi per cui il marchio è registrato.

La giurisprudenza ha fissato dei criteri generali di valutazione del rischio di confusione o di

associazione e dei criteri specifici per la valutazione dei fattori da cui derivano, ossia dei criteri per

stabilire quando vi sia identità/somiglianza tra segni o identità/affinità tra prodotti.

Il modus operandi dei giudici è tipicamente il seguente:

-‐ Valutare da un lato se i segni sono simili

-‐ Valutare dall’altro se i prodotti sono simili o affini

-‐ Eseguire un’analisi generale per una valutazione complessiva sul rischio di confusione e

associazione

I criteri fondamentali nella valutazione complessiva sono tutti criteri calibrati sul modo in cui il

pubblico entra in contatto con i marchi: le valutazioni, quindi, si fanno in relazione alla percezione e

alla visione di insieme del pubblico, ci si deve chiedere se il pubblico può confondersi o meno

sull’origine dei prodotti e tale procedura è ragionevole, poiché analizzare un parametro diverso non

avrebbe senso. I fattori di cui tener conto, grazie ai quali si stabilisce l’identicità o la somiglianza

rispettivamente tra i segni e i prodotti sono: i segni in conflitto, i disegni, i prodotti o servizi per cui i

segni sono usati, la forza distintiva dei marchi, il contesto d’uso, il livello di attenzione-‐

preparazione-‐competenze del consumatore.

Altri due principi fondamentali sono:

-‐ Interdipendenza dei fattori: un elevato grado di somiglianza tra i segno può compensare un

ridotto grado di affinità tra prodotti o servizi, e viceversa. In questi casi è necessario un

bilanciamento tra le due discipline evitando una analisi a compartimenti stagni, sempre al fine

di valutare se può effettivamente esserci rischio di confusione.

-‐ Riferimento alla percezione del consumatore medio dei prodotti o servizi: si va a vedere il

tipo

di consumatore a cui sono destinati determinati prodotti o servizi, si prende come riferimento

un consumatore di media diligenza nel contesto e ci si chiede se questo possa confondersi o

meno (è chiaro che se il consumatore medio non dovesse cogliere differenze tra i segni o

prodotti a confronto, è più facile che si confonda; al contrario soggetti specialisti è più difficile

che si confondano perché capiscono esattamente le differenze tra i due “oggetti” confrontati).

Nonostante la valutazione debba avvenire caso per caso, generalmente quello che avviene è

quanto appena esposto.

All’interno di queste regole di valutazione globale, si innestano poi le regole specifiche per la

valutazione della somiglianza tra segni e prodotti. E’ una complessità imposta da come è formulata

la legge. Per il giudizio complessivo valgono queste regole.

Ci sono poi delle regole specifiche per la valutazione dei due fattori.

Anche qui, come in tante altre parti di questa materia, si è cercato di fissare dei criteri per rendere

il più oggettivo possibile un giudizio che altrimenti rischia di essere molto discrezionale.

Criteri di valutazione dell’identità o somiglianza tra segni:

-‐ Valutazione in via globale e sintetica e non in via analitica: a meno di casi particolari, il

pubblico non si mette ad analizzare uno per uno tutti i singoli dettagli dei segni. Il giudice non

deve dare troppo peso a differenze che emergono solo in seguito di una particolare riflessione

sui segni. Si deve fare una valutazione di impressione perché di solito il consumatore acquista

dopo essersi fatto un giudizio di impressione generico, senza prendere in considerazione

elementi di dettaglio.

-‐ Confronto tra il segno del terzo e il ricordo del marchio del titolare (ricordo o giudizio

mnemonico del marchio): quando un consumatore decide di acquistare un prodotto, non ha di

solito ricordo del prodotto originale con marchio originale. Quindi al momento dell'acquisto

egli vede il segno usato dal terzo, ma non vede il marchio, ne avrà solo un ricordo. Ecco allora

che il confronto non va fatto tra due segni entrambi presenti, ma si fa in una situazione in cui

vedo solo il marchio A e non B, di cui ho solo una memoria. Nel ricordo segni non rilevanti si

perdono più facilmente, quindi chiaramente questo accentua il rischio di confusione perché il

pubblico spesso ricorda i maggiori dettagli del segno anteriore.

-‐ Considerazione dei profili grafico, fonetico e concettuale (ossia come il consumatore entra

in contatto con i segni sul mercato): un segno può essere oggetto di percezione del pubblico sotto

molteplici profili. Ci sono marchi che hanno tutti e tre questi significati, ad esempio. Immaginiamo

un marchio denominativo, corrispondente ad una parola del vocabolario “liquore strega” -‐> il

marchio Strega ha un elemento visivo, uno fonetico e anche un profilo concettuale. Di tutti questi

profili, si deve tenere conto. Non sempre ci sono tutti, infatti possono anche non esserci tutti e tre

(Esempio, Rolex ha un profilo grafico e fonetico ma non concettuale)

La giurisprudenza dice che può esserci rischio di confusione anche per uno solo di questi profili

Es.2 Caso di somiglianza fonetica di parole in inglese che anche se diverse, si assomigliano

perché pronunciate nello stesso modo.

Es.3 si pensi al problema fonetico tra la sigla LS del primo marchio e la scritta ELLE ESSE del

secondo, pur essendo segni diversi.

Analizzando il caso contrario, invece, una forte diversità è sufficiente a non far valere la

somiglianza. Consideriamo, ad esempio, il caso di conflitto tra il marchio Picasso per automobili e

Picaro: i giudici hanno ritenuto che i segni non fossero simili perché dal punto di vista concettuale

sono completamente diversi, infatti chi legge uno non pensa all’altro.

Quindi sono valutazioni caso per caso, in cui si deve cercare di ricostruire gli elementi di

somiglianza e vedere se prevalgono su quelli di non somiglianza. Si deve poi osservare come il

cliente entra in contatto con questi segni: se sono prodotti che il cliente vede al momento

dell’acquisto, avrà impatto l’aspetto grafico, mentre se vengono ordinate bevande al bar, allora

potrà avere un peso maggiore l’aspetto fonetico.

Richiamo a marchi forti e marchi deboli

Abbiamo visto che ci sono marchi che hanno una forte capacità distintiva perché non contengono

nessun elemento descrittivo del prodotto, come ROLEX o ARMANI che sono di pura fantasia,

oppure ci sono marchi espressivi di caratteristiche del prodotto o servizio.

E’ stata elaborata, quindi, questa differenza tra marchi forti e deboli: i forti godono di una tutela

intensa anche contro segni piuttosto differenziati; i deboli hanno una minore capacità di tutela (es.

Pomito, Frutterie sono tutti casi in cui si incorpora un elemento che non si può evitare ai terzi di

copiare per esprimere i loro prodotti) e per questo devono tollerare un maggiore avvicinamento di

terzi. Si tenga conto anche del fatto che un uso intenso del segno rafforza la capacità distintiva e di

tutto questo si tiene conto nella valutazione della forza del marchio.

Richiamo a marchi complessi e marchi di insieme

Ci sono regole particolari in relazione ai marchi complessi e di insieme.

I marchi complessi sono quelli composti da più elementi, uno nominativo e uno figurativo; i marchi

d’insieme sono una fattispecie particolare: mentre nei complessi c’è almeno un elemento distintivo

(Es.

il caso di Barilla che prevede la scritta più un segno distintivo stilizzato), in quelli di insieme io ho

più elementi in cui nessun elemento, in sé considerato, ha capacità distintiva, ma è la

combinazione dei vari elementi a fornire capacità distintiva (Es. il packaging di alcuni prodotti, in

cui la combinazione della presentazione dei diversi elementi dà distintività al packaging: le

tagliatelle uova farina e la massaia sono presentati in modo tale da avere capacità distintiva).

Come si riflette questo sul giudizio di confondibilità? Per i marchi d’insieme si dice che c’è

confusione solo se si copia tutto l’insieme, ossia l’accostamento. Per i marchi complessi è, invece,

più difficile perché è uno dei più controversi e ci sono sentenze incoerenti tra loro. Volendo dire la

posizione prevalente: per stabilire se c’è somiglianza si deve fare, anche qui, una valutazione

d’insieme. (Es. Marchio complesso: costituito da una parola e un disegno. Se un terzo lancia sul

mercato un segno che presenta una parola simile e un disegno diverso, oppure riprende solo uno

dei tre elementi di cui è composto il marchio complesso di partenza, oppure aggiunge ad un

marchio semplice altri elementi. Come si stabilisce se ci sia somiglianza o no?) I giudici hanno

stabilito che si deve fare una valutazione complessiva dei due segni e ci si deve chiedere se

l’elemento di comunanza sia sufficiente a dare vita ad un rischio di confusione: non isoliamo i

singoli elementi, confrontiamoli e chiediamoci se il pubblico può in qualche modo confonderli. (Es.1

Un caso celebre della Cdg è quello che contrappone il marchio anteriore Life vs Thomson Life: la

CdG ha affermato che bisogna prendere i segni nel loro complesso, bisogna capire se il termine

LIFE contiene al suo interno qualcosa che crei confusione, anche se associato alla seconda

parola. Es.2 Due marchi complessi composti, entrambi, da una parte denominativa e figurativa e

somiglianti nella parte figurativa. In questo caso, bisogna vedere cosa colpisce maggiormente il

consumatore. Quindi anche se complesse, ci si deve sempre chiedere cosa colpisca il

consumatore e cosa lo orienti all’acquisto e vedere se ci sia, o meno, una complessiva

somiglianza).

Come stabilire l’affinità dei prodotti o servizi?

Un criterio inizialmente auspicato ma poi abbandonato è il seguente: consideriamo le classi

merceologiche: quando si registrano i marchi si devono indicare per quali prodotti si interessa

registrarli e abbiamo visto che questi prodotti sono stati divisi in classi dalla Convenzione di Nizza.

Da decenni questa è una posizione che la giurisprudenza ha abbandonato: non rilevano, infatti, le

classi merceologiche per le quali il marchio é registrato; esse hanno una valenza classificatoria e

fiscale ma non hanno rilievo per stabilire l’affinità di prodotti o servizi.

Un altro criterio, emerso dagli anni ’70 da considerarsi superato, è basato su una sorta di

valutazione della natura dei prodotti: vado a vedere la natura dei prodotti, la clientela a cui sono

destinati e guardo infine la soddisfazione di quali bisogni a cui i prodotti sono destinati. E’ un

criterio radicalmente criticato in quanto si è detto che sono concetti estremamente vaghi (Es.

l’acqua può essere affine solo a se stessa, sotto un certo aspetto, o a tutti i prodotti alimentari, da

un altro).

Si è arrivati ad individuare la definizione corretta di affinità, che ancora prende in considerazione la

percezione del pubblico. Secondo questa concezione si vede volta per volta che ci sia affinità tra

prodotto o servizio, perché per il fatto di avere similitudini, i prodotti o servizi possono essere

ritenuti provenienti da una stessa impresa. Quindi l’affinità guarda un dato sostanziale, ovvero che

il pubblico si confonda: ecco che il discorso viene rovesciato, in quanto il giudizio di affinità non si

arresta nel tentativo di fare speculazioni sulle caratteristiche merceologiche, ma analizza la

possibilità che il pubblico si confonda ragionando in modo aderente alla funzione del marchio e alla

percezione del pubblico (Es.1 uno dei principali casi è quello in cui si contrapponeva un marchio di

moda e un produttore di arredamento che utilizzava lo stesso marchio. Il terzo si è difeso

sposando i principi dei criteri precedenti e sostenendo che i bisogni, la clientela, la categoria

merceologica fossero diversi. Ma il tribunale di Milano è stato chiaro: può pensare il pubblico che lo

stilista abbia dato consenso a marchiare una linea di arredamento? Poiché era pensabile, ci

poteva essere confusione. Es.2 caso del 1983 dell’olio Sasso: un terzo aveva chiamato sasso

delle bibite gasate. Secondo il giudice, avendo l’olio e la bibita gasata fonti diverse, non potevano

essere confusi dal pubblico. La Corte di cassazione ha invece ribaltato la situazione, sostenendo ci

può essere confusione, dal momento che il pubblico può pensare che chi fa le bibite sia collegato

all’olio.).

La conclusione logica, quindi, è che a priori non si può capire se ci sia o meno confusione tra due

prodotti o servizi, dipende tutto dal significato che il marchio di volta in volta comunica; la cosa

importante è l’affinità, che si misura sulla possibilità di confusione.

Art. 20.1, c) Marchi che godono di rinomanza

Questa norma (parallelo nella lettera e) dell’articolo 12) si occupa dei marchi che godono di

rinomanza. La legge prevede una forma particolare aggiuntiva di tutela per i marchi che godono di

rinomanza: hanno la stessa tutela degli altri per le prime due ipotesi, ma secondo la legge Europea

sono protetti anche quando non ricorrono le condizioni delle prime due ipotesi. La logica di questa

norma è che si cerca di guardare ancora una volta alla tutela dell’impresa, alle situazioni concrete

di mercato.

Per i marchi noti, non c’è solo la capacità di distinguere, ma ci sono molti altri significati ulteriori,

quali valore attrattivo (Alta moda), affidabilità, etc.: sono marchi che hanno un loro intrinseco

potere di vendita -‐> comunicano determinati messaggi, suggestioni al pubblico perciò è

importante che siano sempre e comunque protetti.

La legge dice che questi marchi con un tale potere di vendita vanno protetti di più perché può

essere che un terzo li sfrutti senza creare un rischio di confusione, ma pregiudicando comunque gli

interessi del titolare del marchio. I motivi sono due:

1-‐ il terzo, usando il marchio famoso, compie un’attività parassitaria: vende meglio il suo prodotto

perché contraddistinto da un marchio famoso (magari anche solo per un livello suggestivo e

irrazionale). Un esempio è quello di un soggetto che copia e riprende un certo packaging di un

prodotto e lo usa per i suoi: il consumatore magari non si confonde, ma comunque è portato ad

acquistare quel prodotto perché è suggestionato. Un’altra fattispecie è quella delle tabelle di

concordanza, molto diffuse nel settore dei profumi: non c’è rischio di confusione, ma è indiscutibile

che chi vende i prodotti si aggancia al marchio famoso e riesce a vendere meglio.

2-‐ un altro problema è la contaminazione dell’immagine: ci sono dei casi in cui il terzo utilizza il

marchio famoso pregiudicandone la reputazione. Ad esempio, consideriamo il caso di un marchio

di una casa di moda, abbinato all’idea di lusso e raffinatezza, che viene utilizzato per prodotti di

bassa qualità. Anche in questo caso, il cliente non pensa che sia un prodotto di quella casa di

moda, ma comunque il marchio ne risente. Oppure consideriamo l’ipotesi di un marchio che

incorpori idea di solidarietà, etc. e che venga ripreso e associato ad armi: ovviamente c’è

incompatibilità. C’è poi il settore della parodia.

Uno dei primi casi discussi in Italia è stato quello di un soggetto che aveva preso il cane dell’Agip e

il marchio Agip trasformandolo in ACID per promuovere la diffusione di droghe, etc.

La legge in entrambi casi dice che c’è tutela. Nei casi di doppia identità e rischio di confusione, le

norme che proteggono i marchi sicuramente proteggono l’interesse del titolare, ma certamente

tutela anche gli interessi del pubblico: il pubblico è interessato a non confondersi e a non compiere

scelte di acquisto sulla base di presupposti falsi. Nel caso sopra considerato, invece, si vuole

tutelare l’interesse del titolare.

La legge dice che i marchi che godono di rinomanza sono protetti anche in casi in cui non ricorre

un rischio di confusione o di associazione. La norma dice anche che la protezione si applica anche

per prodotti e servizi non affini a quelli per cui il marchio è registrato. In relazione al rischio di

confusione, invece, avevamo visto che se non c’è affinità, non c’è rischio di confusione per il

pubblico e quindi la norma non si applica.

I presupposti (sono tutti cumulativi!!) perché vi sia protezione sono:

-‐ Rinomanza del marchio -‐ va intesa in senso ampio. Sussiste in tutti i casi in cui il marchio è

noto ad una “frazione significativa” del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal

marchio: non si parla di rinomanza solo per marchi celebri e rinomatissimi, ma anche per quelli che

si sono accreditati sul mercato. I giudici non danno delle percentuali per la frazione significativa,

ma valutano caso per caso. Il pubblico non è considerato in generale, ma è il pubblico interessato:

ci sono servizi e prodotti di nicchia, destinati ad un

numero ristretto di consumatori.

-‐ Nesso nella mente del pubblico tra il marchio e il segno del terzo -‐ sussiste un terzo se il

segno del terzo evoca nella mente del pubblico il marchio rinomato. Sostanzialmente, il segno

deve essere identico o simile. Nel caso del rischio di confusione, quando si tratta di valutare se

sono identici o simili, si va a vedere se sono così simili da poter esserci un rischio di confusione.

Per i marchi che godono di rinomanza, invece, il rischio di confusione non rileva perciò è stato

necessario dargli un significato diverso: si è quindi arrivati a dire, a partire dalla sentenza Adidas

del 2003, che la somiglianza tra segni deve essere intesa come un nesso nella mente del pubblico

tra il marchio e il segno del terzo. Il termine inglese per “nesso” è “link”. Il “link” c’è quando, senza

creare confusione, evoca nella mente del pubblico il marchio famoso.

-‐ Indebito vantaggio o pregiudizio -‐ si ha indebito vantaggio nei casi di parassitismo o free-‐

riding (diluition by blurring): il terzo trae vantaggio dalla rinomanza del marchio e la sfrutta

per accreditare più facilmente il suo prodotto o servizio sul mercato. Viene sfruttato il selling power

del marchio famoso. Si ha pregiudizio (diluition by turnishement – infangamento del

marchio) quando l’uso del segno da parte del terzo indebolisce il carattere distintivo del marchio

rinomato (se un marchio è unico sul mercato, attira ovviamente di più!) oppure quando l’uso del

segno da parte del terzo nuoce all’immagine e alla reputazione del marchio.

-‐ Assenza di giusto motivo – è una clausola di salvaguardia inserita dal legislatore. Infatti,

possono esserci casi in cui c’è una valida ragione per l’utilizzo di un marchio da parte di un terzo.

Se ci sono ragioni prevalenti rispetto a quelle del titolare, allora eccezionalmente si lascia

proseguire e non si vieta al terzo l’utilizzo. La giurisprudenza ha individuato alcuni casi: ad

esempio, quando l’utilizzo del segno è assistito da un diritto di manifestazione del pensiero oppure

per ragioni di mercato (l’utilizzo del segno è connesso alla necessità di fornire determinati servizi al

pubblico).

ATTIVITA’ RISERVATE AL TITOLARE DEL MARCHIO

Art. 20.2 c.p.i.

In realtà tutte. La legge, all’articolo 20, indica alcune condotte tipiche che sono vietate ai terzi (non

è un elenco tassativo):

-‐ Marchiatura del prodotto / della sua confezione;

-‐ Tutte le attività relative all’offerta e alla vendita di prodotti e servizi: offerta di prodotti,

vendita, detenzione in magazzino ai fini di successiva vendita;

-‐ Importazione o esportazione (perché se lo esporto in un altro mercato, in cui magari non è

neanche protetto, non posso? La sola di attività di produzione in territorio italiano rende

possibile vietare tale attività) di prodotti contraddistinti dal segno;

-‐ Utilizzo del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

Ci sono però degli usi del marchio che il titolare non può compiere, indicati dall’articolo 21.2 c.p.i.

L’articolo dice che il titolare non può usare il marchio in modo tale da creare un rischio di

confusione e da ingannare il pubblico.

LIBERE UTILIZZAZIONI

Dopo aver identificato l’area di esclusiva del titolare, anche per i marchi sono stati previsti dei casi

di libere utilizzazioni. Le ipotesi di uso lecito del marchio altrui sono contenute nell’articolo 21.1. del

codice della proprietà industriale.

E’ possibile, a condizione di conformità ai principi della correttezza professionale, fare uso

nell’attività economica:

-‐ del proprio nome e indirizzo: se io mi chiamo XY e per caso il mio nome è identico a quello

di

un marchio registrato da un altro, l’altro non può impedirmi di comunicare il mio vero nome al

consumatore;

-‐ di indicazioni descrittive di caratteristiche del prodotto o del servizio: l’articolo 13, ossia la

norma sulla capacità distintiva, vieta la registrazione di segni costituiti esclusivamente da

segni generci; è invece possibile registrare come marchio dei segni misti. Questa norma quindi

ci dice che se anche viene registrato un marchio che contiene una parola descrittiva, su quella

parola non c’è protezione. Un’altra ipotesi è quella del secondary meaning, quei marchi che

acquistano tutela con l’uso: non può essere fatto valere contro chi utilizza il segno nel

significato primario, generico (ad esempio, Il Giornale).

-‐ del marchio altrui, se necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio

(accessori o pezzi di ricambio). E’ noto che i pezzi di ricambio delle automobili non sono

fabbricati e forniti solo dalle case automibilistiche originali, ma anche da ricambisti autorizzati.

Se il titolare del marchio potesse vietare ai ricambisti indipendenti di utilizzare il marchio,

questo mercato si estinguerebbe.

Sono tutti casi in cui il soggetto ha bisogno di comunicare al pubblico la destinazione del prodotto:

devo poter dire che quel determinato ricambio è per un AUDI e non per una PUNTO.

Consideriamo l’esempio non infrequente di uno stilista e una società che si separano: il marchio

con il nome dello stilista è di titolarità della società, ma il problema è che lo stilista potrebbe

continuare a produrre -‐> anche se non ha la possibilità di usare il nome come marchio,

quantomeno può firmarsi per far sapere che è lui l’autore degli abiti. Immaginiamo però che un

omonimo di Armani si metta a fare vestiti: può firmarsi, ma ovviamente in carattere piccoli e non

prominenti, senza usare il grafismo e i loghi di Giorgio Armani.

Devono essere usi fatti in modo professionalmente corretto, ossia evitando di fare cose che non

sono necessarie per fornire l’informazione al consumatore (non è necessario copiare grafismi, etc.,

è sufficiente scriverlo in caratteri neutri) ed evitando di pregiudicare gli interessi del titolare (non

devo far credere che ci sia un collegamento con il titolare, etc.). Devo comportarmi in un modo

imprenditorialmente e professionalmente corretto: devo limitarmi a dare un’informazione al

consumatore con lo stile e i modi di un contenuto informativo.

Pertanto bisogna avvalersi di queste tre esenzioni in modo professionalmente corretto.

ESAURIMENTO

Anche per i marchi vale il principio di esaurimento. Se un prodotto, contraddistinto dal marchio,

viene messo in commercio in Italia o all’interno dell’Unione Europea o anche nel territorio di uno

Stato membro dello Spazio Economico Europeo, il prodotto può circolare liberamente. Ovviamente

vale solo per i prodotti autorizzati. Non è ammesso l’esaurimento internazionale.

L’esaurimento non opera se esistono motivi legittimi che essenzialmente si verificano quando il

prodotto viene alterato, modificato dopo l’immissione in commercio. Un altro esempio è quando il

prodotto venga venduto con canali distributivi non compatibili con il marchio (ad esempio, nel

settore della moda).

CESSIONE E LICENZA DEL MARCHIO

Come per i brevetti, anche i marchi possono essere ceduti e dati in licenza. E’ anche questo un

modo per sfruttare e monetizzare il valore.

L’articolo di riferimento è il 23 c.p.i.

Cessione del marchio: contratto con cui il titolare trasferisce i diritti sul marchio ad un altro

soggetto. Il marchio può essere ceduto per la totalità o per una parte del prodotti o servizi per cui è

stato registrato.

Licenza di marchio: contratto con cui il titolare (licenziante), senza trasferire i diritti sul marchio,

autorizza un terzo, (licenziatario) a utilizzare il marchio medesimo. Di solito, il contratto di licenza

prevede che, come corrispettivo, il licenziatario versi periodicamente al licenziante, a scadenze

prestabilite, delle somme (canoni o royalties) pari a una percentuale del fatturato o degli utili

realizzati

con la vendita dei prodotti o la fornitura dei servizi contraddistinti dal marchio. I contratti di cessione

e di licenza sono a forma libera.

In ogni caso, dalla cessione e dalla licenza non deve derivare inganno circa i caratteri dei prodotti

o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. La legge vieta tassativamente che il

soggetto sia ingannato. Se il soggetto comincia a vendere prodotti diversi, di qualità più bassa,

etc., ciò si ripercuote sul marchio e vengono meno i diritti esclusivi.

La licenza può essere totale o parziale (se riguarda solo alcuni di questi prodotti o servizi).

Infine, la legge prevede due regole particolari.

1. La licenza è esclusiva se il titolare si impegna a non concedere altri licenze e a non

utilizzare il proprio marchio; è non esclusiva negli altri casi. Se la licenza non è esclusiva, il

licenziatario deve impegnarsi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o

servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo

stesso marchio del titolare o da altri licenziatari. -‐> c’è il rischio che sul mercato vengano messi

prodotti di qualità differenti, alcuni eccellenti altri mediocri, andando così ad ingannare e a

confondere il pubblico. Bisogna quindi inserire nel contratto delle clausole con cui si uniformi la

qualità in modo da non ingannare il pubblico.

2. In caso di violazione delle clausole del contratto di licenza (ossia il licenziatario si rende

inadempiente), se ragionassimo in termini “puri” di diritto dei contratto, il titolare otterrebbe la

risoluzione del contratto e solo dopo averla ottenuta potrebbe attaccare il licenziatario del

contraffazione (finché c’è il contratto, infatti, è autorizzato ad usarlo!). Il legislatore, però, ha

riconosciuto l’esistenza di casi gravi di violazione per cui non sarebbe giusto aspettare che il

titolare compisse tutta la trafila necessaria; il legislatore, quindi, permette in certi casi di attaccare

per contraffazione il licenziatario inadempiente anche senza una previa risoluzione del contratto: è

come se il contratto non ci fosse!

Sono i casi in cui vengano violate queste e solo queste disposizioni del contratto di licenza: la

durata, il modo di utilizzazioni del marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è

stata concessa, il territorio in cui il marchio può essere usato, la qualità dei prodotti fabbricati e dei

servizi prestati dal licenziatario. Sono tutti casi di violazione dei confini dati dall’autorità del

licenziatario.

Per i marchi, a differenza dei brevetti, non ci sono le licenze obbligatorie, solo quelle volontarie.

CAUSE DI NULLITA’ E DECADENZA

I diritti di marchio possono cessare in modo fisiologico anche per scelte del titolare. Il titolare,

infatti, al termine dei 10 anni di registrazione è libero di rinnovare o non rinnovare il marchio: se

non deposita la domanda di rinnovo, il marchio scade. E’ il caso di scadenza del marchio.

Un’altra ipotesi, più rara, è che il titolare decida di abbandonare il marchio quando è ancora in vita.

Il titolare, in sostanza, fa una dichiarazione di rinuncia. Nella prassi, succede come conseguenza di

accordi: ci sono due soggetti con marchi potenzialmente in conflitto, si mettono d’accordo e uno

dei due rinuncia al marchio.

Diversi sono i casi in cui il titolare cerca di difendere il suo marchio, ma ciononostante il marchio è

nullo o decade.

I casi di nullità si hanno quando si accerta, dopo la registrazione, che fin dall’origine il marchio non

aveva i requisiti di validità per essere protetto. Ha efficacia retroattivo, perché sin dal momento del

deposito si accerta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato.

I casi di decadenza, invece, si hanno quando nel corso della vita del marchio si verificano delle

circostanze al ricorrere delle quali vengono meno i requisiti. In questo caso, non ha efficacia

retroattiva.

NULLITA’ DEL MARCHIO

In base all’articolo 25 del codice della proprietà industriale, sussistono le seguenti quattro ipotesi di

nullità del marchio:

-‐ ha ad oggetto un segno non registrabile in base all’articolo 7 c.p.i.

-‐ è privo di uno dei requisiti di validità previsti dagli articoli 9-‐14 c.p.i.

-‐ è stato registrato da un non avente diritto [vedi le ipotesi previste dagli artt. 8 e 14.1.c] *

-‐ è stato registrato in malafede [art. 19.2 c.p.i.]

*il soggetto avente diritto ha davanti a sé due ipotesi:

-‐ può farsi trasferire la domanda di registrazione o il marchio -‐ può chiedere la nullità

Ci sono due ipotesi in cui la nullità non può più essere fatta valere:

-‐ Nullità in caso di mancanza di capacità distintiva: il caso del secondary meaning.

-‐ Convalida del marchio nullo per mancanza di novità: se un soggetto deposita un marchio

privo

di novità in buona fede e lo usa per 5 anni consecutivi con la tolleranza del titolare del diritto

anteriore, il marchio si convalida e non può più essere fatta valere la sua nullità.

DECADENZA DEL MARCHIO

Il marchio decade ai sensi dell’art. 26 c.p.i.:

-‐ per volgarizzazione ai sensi dell’art. 13.4 c.p.i.: all’inizio ha capacità distintiva e poi la

perde;

-‐ per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’art 14.2 c.p.i.: il marchio diviene idoneo a ingannare il

pubblico a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato (c.d. decettività sopravvenuta)

oppure diviene contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Esempio – la Corte di Cassazione ha ritenuto ingannevole il marchio Cotonelle registrato per

prodotti cartacei. Supponiamo, però, che il marchio fosse stato registrato per prodotti contenenti

cotone: non sarebbe stato ingannevole. Immaginiamo però che in seguito fosse utilizzato per

prodotti che non lo

contenevano: siamo nel caso di illiceità sopravvenuta. Un altro esempio è il deterioramento

qualitativo: il titolare peggiora drasticamente il livello qualitativo dei prodotti, ma i consumatori non

se ne accorgono pensando che i prodotti fossero sempre della stessa qualità. Anche questo è un

caso di inganno che la legge non può tollerare. Questa norma non costringe l’imprenditore a non

variare mai i suoi prodotti, ma lo onera del non inganno: se i prodotti non sono più quelli di prima, il

pubblico deve essere informato.

-‐ per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i. – il marchio si ottiene con la registrazione; nel nostro

sistema non è richiesto che il marchio sia già usato al momento della registrazione, ma non è

possibile che rimanga in vita senza mai essere stato usato: un marchio viene registrato per

contraddistinguere e veicolare certi messaggi al consumatori, quindi non ha senso lasciare

un’esclusiva che, in più, andrebbe a discapito dei concorrenti.

Il legislatore quindi ha individuato un compromesso: chiunque può registrare un marchio anche

senza averlo mai usato, gli viene concesso del tempo per iniziare ad usarlo, ma se non si inizia a

svolgere le sue funzioni sul mercato entro un determinato periodo di tempo, decade.

Secondo l’articolo 24, quindi, il marchio decade se non è oggetto di:

1. uso effettivo: l’uso è effettivo se corrisponde ad un presenza seria del prodotto o servizio

sul mercato; non lo è se è puramente simbolico, sporadico, per quantitativi irrilevanti di prodotto

(esempio: non è effettivo l’uso di un marchio per un atto isolato di vendita; non è effettivo l’uso di

un marchio per poche decine di unità di un prodotto di largo consumo) – Si è ritenuto uso effettivo

del marchio la vendita stagionale di 2mln di gelati / 10-‐15 copie all’anno di romanzi in lingua

inglese.

2. da parte del titolare o con il suo consenso: il titolare può stipulare contratti di licenza e l’uso

fatto dal licenziatario è sufficiente ad evitare la decadenza.

3. per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato

4. per un periodo di 5 anni a partire dalla registrazione* o dalla data successiva in cui viene

sospeso l’uso: l’onere d’uso continua nel tempo e non è possibile che io sospenda l’uso

per 5 anni.

* dalla registrazione, non dal deposito!

Altre due regole di favore per il titolare per evitare la decadenza sono:

1-‐ Evita la decadenza anche l’uso del marchio in una forma diversa da quelle oggetto di

registrazione, purché non ne risulti alterato il carattere distintivo (Es. Teominale rispetto a

Theominal; La Fram rispetto a Fram).

2-‐ Evita pure la decadenza l’apposizione del marchio su prodotti o confezioni ai fini di

esportazione. E’ sufficiente apporre il marchio su prodotti che verranno venduti all’estero: l’attività

di marchiatura in Italia basta a non far decadere il marchio.

Ci sono delle ipotesi in cui, nonostante il mancato uso, il marchio può salvarsi:

-‐ Sanatoria della decadenza se, dopo il decorso dei cinque anni, viene iniziato o ripreso l’uso

effettivo.

La sanatoria non opera però se:

1-‐ nel frattempo terzi hanno già acquisito diritti sul marchio con la registrazione o con l’uso. 2-‐ il

titolare effettua preparativi per l’inizio o la ripresa dell’uso solo dopo aver saputo che un terzo sta

per far valere in giudizio la decadenza e se l’inizio o la ripresa dell’uso effettivo non

avvengono almeno tre mesi prima della domanda o eccezione di decadenza in giudizio.

-‐ Non si ha decadenza se il non uso è giustificato da un motivo legittimo: trattasi di

qualunque situazione concreta in cui si possa ritenere che il titolare avesse una valida ragione per

non usare il marchio. Ad esempio, per lungaggini della pubblica amministrazione ci vogliano molti

anni ad ottenere l’autorizzazione alla vendita di un prodotto: in tal caso, il

marchio non viene utilizzato per un motivo legittimo. Un altro esempio è il caso di un concorrente

che mi ha sottratto il marchio, ma è molto più forte di me e ha saturato il mercato: devo fargli

causa, aspettare la sentenza, etc. Oppure possiamo considerare il caso dei prodotti per cui

servono particolari concessioni. Un punto discusso è quello del fallimento: se l’imprenditore fallisce

e non usa più il marchio perché è fallito, questo è un motivo legittimo di non uso? E’ una questione

controversa. Tendenzialmente, la mancanza di mezzi finanziari per

sfruttare il marchio non è un motivo legittimo (si potrebbe trovare un licenziatario).

-‐ Sono inoltre sottratti a decadenza i c.d. marchi difensivi: sono casi particolari in cui un

marchio viene registrato per difendere un altro marchio (si registrano un po’ di marchi simili per

proteggere il marchio principale)

NULLITA’ E DECADENZA PARZIALI

Se i motivi di nullità o di decadenza sussistono solo per una parte dei prodotti o servizi per cui il

marchio è registrato, la nullità o la decadenza riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

-‐-‐

DISEGNI E MODELLI

I due termini alludono a creazioni estetiche bidemensionali (disegni) e tridimensionali (modelli): la

disciplina però è comune. La legge si muove ancora con il sistema delle esclusive.

Esempi concreti:

-‐ design di un’automobile

-‐ fanali per automobili

-‐ decorazioni per porcellane

-‐ disegni di tessuti

-‐ elettrodomestici

-‐ impianti stereo

-‐ schermi per televisione o per computer

-‐ tablet e smartphone

-‐ design di gioielli

-‐ gioco da tavolo

-‐ microfoni

-‐ radiatori per riscaldamento

DISEGNI E MODELLI

Ci sono due forme di protezione, due discipline: una è nel codice della proprietà industriale (artt. 30

e seguenti), l’altra riguarda solo gli oggetti caratterizzati da valore artistico particolare e si trova nel

diritto d’autore.

I presupposti di protezione con le due vie non sono coincidenti, ma è possibile che vi sia un

cumulo.

1. IL QUADRO NORMATIVO

-‐ Artt. 31-‐44 e 237-‐241 c.p.i.

-‐ Direttiva CE n. 98/71 del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

-‐ Regolamento CE n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari;

Le nostre norme italiane sono l’attuazione della Direttiva CE n. 98/71.

2. OGGETTO DELLA PROTEZIONE

Art. 31.1 c.p.i.

Fissa le entità che possono essere protette dalla disciplina. Possono essere oggetto di

registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta in

particolare dalle

caratteristica delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei

materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano

carattere individuale.

La differenza tra disegni e modelli è che i primi sono bidimensionali, i secondi tridimensionali, ma

ciò non ha implicazioni sulla disciplina.

Per “aspetto” si intendono tutte le parti che il consumatore vede e che concorrono a formare

l’oggetto del prodotto.

Nella seconda parte della legge c’è una precisazione circa i prodotti complessi.

Quando si tratta di un prodotto complesso, ossia di un prodotto formato da più componenti che

possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto, possono

essere protetti anche i singoli componenti del prodotto a condizione che 1) il componente rimanga

visibile nella normale utilizzazione del prodotto e che 2) le caratteristiche visibili del componente

possiedano di per sé i requisiti per la protezione (novità e carattere individuale).

Pensiamo ad esempio alle automobili: i fanali sono elementi che rimangono visibili e possono

essere oggetto di protezione in sé. Se, invece, pensiamo ad un componente del motore o ad un

elemento costruttivo della macchina, questo è un elemento interno che non ha protezione.

Si precisa “nella normale utilizzazione del prodotto”: ciò che rileva è che il componente si veda

mentre viene utilizzato (altrimenti anche un pezzo del motore, se smonto la macchina, è visibile).

3. TITOLARITA’ DEL DIRITTO

All’articolo 38.2, la legge dice che il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello

ed ai suoi aventi causa.

I diritti patrimoniali, come sempre, sono disponibili e possono essere trasferiti.

4. REQUISITI DI PROTEZIONE

Queste sono disposizioni che creano dei monopoli perciò il legislatore deve subordinarle a

determinati requisiti.

a. Novità

b. Carattere individuale

c. Liceità

d. Assenza di funzione tecnica: per le innovazioni tecniche c’è la via del brevetto

a. Novità – Art. 32 c.p.i.

Ha una caratterizzazione particolare. La legge, all’articolo 32, dice che un disegno o modello è

nuovo se nessun disegno o modello identico è già stato divulgato anteriormente alla data di

presentazione della domanda di registrazione, ovvero qualora si rivendichi la priorità,

anteriormente alla data di quest’ultima.

I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per

dettagli irrilevanti.

La norma è in linea di continuità con la norma sui brevetti: c’è lo stesso concetto di identità. Ciò

che forma lo stato della tecnica, in questo caso, è ciò che in tale data è stato divulgato. Per i

brevetti, ricordiamo, la semplice accessibilità al pubblico – anche se dimenticata – rileva. In questo

caso, si ha divulgazione se un disegno o modello è stato reso accessibile al pubblico per effetto di

registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso

pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti

specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività

commerciale.

Il senso è che contano solo le anteriorità che, oltre ad essere accessibili, fossero ragionevolmente

conosciute all’interno dell’Unione Europea, non da chiunque ma dagli operatori specializzati. La

norma quindi circoscrive ad un dato di conoscenza e lo limita perché deve circolare negli ambienti

specializzati. Lo limita ulteriormente anche perché circoscrive la conoscenza al territorio

dell’Unione Europea (nei brevetti lo stato della tecnica era universale): non rileva che sia fatto

circolare in Europa, ma che ci sia una circolazione in qualunque parte del mondo che sia

conosciuta da operatori che si trovano in Europa. La disciplina vuole limitare i casi di mancanza di

novità. Le anteriorità che sono registrate altrove e che si può ritenere che non siano conosciute

non rilevano.

Un’altra differenza notevole rispetto ai brevetti è la seguente. Per i brevetti, avevamo parlato di pre

-‐ divulgazione: la legge è severissima e prevede che l’invenzione perda di novità. Per i disegni e

modelli, invece, è più flessibile e prevede un periodo di grazia, ossia se l’autore divulga il disegno o

modello, la novità non viene subito meno e l’autore ha dodici mesi di tempo per decidere se

procedere alla registrazione. In tal caso, la registrazione si salva e non viene ritenuta priva di

novità.

In ogni caso, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato

dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti

compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione

della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti

la data di quest’ultima. Art. 34.3

Questa regola è ancora una volta dettato da ragioni di buon senso e di mercato. La registrazione

ha dei costi; inoltre, al momento della creazione è difficile capire quale successo (se ci sarà) avrà il

prodotto. Il legislatore sostanzialmente dice che non si obbliga il design a registrare tutto e subito

ma concede 12 mesi di tempo per fare una sorta di test di mercato per decidere se vale la pena o

meno portare avanti una procedura di registrazione. Se il prodotto va bene, conviene affrontare i

costi della registrazione, altrimenti non vale la pensa portare avanti la registrazione.

b. Carattere individuale

Un disegno o modello presenta il requisito del carattere individuale se l’impressione generale che

suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore

da qualsiasi disegni o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della

domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

Sostanzialmente si va a vedere qual è l’impressione generale, ossia che cosa del disegno o

modello colpisce e forma l’impressione agli occhi di un utilizzatore informato. Un’altra espressione,

data in via di interpretazione, è che sono protetti i disegni e i modelli che, per il loro aspetto

peculiare, suscitano un’impressione di diversità e sono perciò in grado di colpire l’attenzione

dell’utilizzatore, istituendo un contatto privilegiato.

Facciamo un parallelo con i brevetti: ci si chiedeva se per il tecnico medio la soluzione fosse

evidente; per i disegni e modelli, la valutazione è simile anche se differiscono i fattori.

Il problema è definire la figura dell’utilizzatore informato.

Il principio cardine, affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è che la nozione di

utilizzatore informato (che prima delle Direttiva sui disegni e modelli non esisteva nel diritto

industriale) deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio (non

è quindi il consumatore medio, come nel caso dei marchi) al quale non è richiesta alcuna

competenza specifica, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di

competenze tecniche approfondite. In tal senso, la nozione di utilizzatore informato può essere

intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non tanto di un’attenzione medita, quanto di una

particolare diligenza indipendentemente dal fatto che quest’ultima provenga dalla sua esperienza

personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

Non è un designer esperto, ma un consumatore interessato anche alle forme del prodotto con una

conoscenza delle forme presenti in un certo settore ed in grado di cogliere differenze che un

consumatore medio non sarebbe in grado di cogliere.

In ogni caso, nel valutare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di

cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. Il margine di libertà può essere

ridotto, in particolare nel caso di c.d. “settore affollato” o di prodotti che hanno caratteristiche

imposte dalle loro funzioni (ad esempio per particolari elettrodomestici, etc). In questi casi, quanto

più il margine di libertà è ridotto, tanto più ci si accontenta di differenze anche poco rilevanti

rispetto ai disegni o modelli anteriori. Se il designer quindi ha avuto margine di manovra ridotta,

bisogna tenerne conto ed accontentarsi di differenze piccole.

I giudici hanno avuto difficoltà a definire questo parametro, soprattutto ad individuare le

caratteristiche dell’utilizzatore informato.

Casi esemplificativi:

1-‐ Tribunale Milano, 10 Ottobre 2012 – il titolare del disegno sulle Crocs fece causa ad un altro

che aveva venduto delle repliche > il disegno delle Crocs era protetto dalla disciplina sui disegni. Il

tribunale si è quindi dovuto chiedere se produceva diversità agli occhi del consumatore informato,

identificato come un acquirente sensibile alle forme del settore e che possiede una conoscenza del

settore in quanto è attento alle novità del mercato: non era quindi il semplice consumatore medio,

né il progettista / designer esperto del settore ma un soggetto intermedio.

2-‐ Febbraio 2013 – Cappe aspiratrici cucina: sono protette? Il tribunale si è chiesto se il design

suscitava in un acquirente una sensazione di diversità. Ancora una volta, l’acquirente è un

soggetto informato sul mercato e sul settore di riferimento a causa di un suo pregresso interesse

per i prodotti di quel settore.

3-‐ Ottobre 2010, Caso PepsiCo: si trattava di un giocattolo per i bambini, distribuito anche come

oggetto promozionale. Era dotato di carattere individuale? La Corte di Giustizia Europea ha detto

che l’utilizzatore informato poteva essere da un lato un bambino di quella fascia d’età che abbia

una particolare esperienza di questi giochi; dall’altra, però, essendo articoli promozionali, anche

una figura di direttore marketing è da considerarsi un utilizzatore informato.

La particolare conoscenza quindi può derivare o dall’attività lavorativa o dagli interessi

personali/hobby, etc.

c. Liceità

Non c’è molto da aggiungere a quando detto in precedenza.

d. Assenza di una funzione tecnica

Il legislatore introduce una regola di coordinamento tra le tutele.

Non possono essere registrate come disegno o modello le “caratteristiche dell’aspetto del prodotto

che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso”. Non è infatti questa

la sede appropriata per dare protezione alle caratteristiche tecniche e non frutto di una

progettazione estetica.

Il problema qui è dato dall’avverbio “unicamente”. Si è arrivati ad una spaccatura:

-‐ non possono essere registrate come disegno o modello solo le forme utili che sono

inderogabili, vale a dire solo le forme che non possono essere sostituite da atre per conseguire

una certa utilità -‐-‐> si può svolgere questa funzione anche con quell’elemento del prodotto

disegnato in modo diverso o quella forma disegnata in quel modo è inderogabile e non può

essere sostituita con un’altra? Seconda questa interpretazione, se la forma, pur funzionale, non

è inderogabile e può essere sostituita con un’altra, non si applica il divieto e può essere

registrata come disegno o modello. Il divieto viene quindi circoscritto alle forme non

sostituibili con altre.

-‐ non possono essere registrate come disegno o modello tutte le forme che, a

prescindere dalla loro inderogabilità, sono prive di qualsiasi valenza estetica apprezzabile -‐-‐>

non importa che la forma sia derogabile o inderogabile: ciò che conta è che oltre ad essere

funzionale abbia anche una valenza estetica. Se la forma è funzionale e non ha una valenza

estetica apprezzabile, anche se è sostituibile, non può essere registrata. Neanche la forma

sostituibile può essere registrata.

Al comma 2 dell’articolo 36, si parla di forme di interconnessione e di prodotti modulari. In ogni

caso, non possono essere oggetto di esclusiva, quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che

devono essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di essere

unito o connesso ad un altro. Se si desse un’esclusiva sugli elementi che permettono

l’interconnessione, automaticamente si avrebbero degli effetti monopolistici troppo estesi. Inoltre,

lasciando libere queste forme di interconnessione, si favorisce la standardizzazione dei prodotti.

Questa regola, però, non vale per i c.d. prodotti modulari, ossia quei prodotti montati in serie:

l’esempio tipico è quello dei mattoncini della Lego (c’è un prodotto complessivo formato da tanti

elementi modulari).

5. DURATA DELLA TUTELA

La durata delle tutela è di 5 anni dal momento della presentazione della domanda. E’ rinnovabile

con un tetto massimo di 25 anni.

6. AMBITO DI TUTELA

E’ previsto un sistema di esclusive attraverso cui il titolare può vietare a terzi l’utilizzo, se avvenuto

senza consenso, dei suoi disegni e modelli. Anche qui ci sono esempi di attività vietate

(commercializzazione, messa in offerta, esportazione etc.) e si specifica che la tutela si estende

non solo per disegni e modelli identici, ma anche per quelli che pur presentando varianti non

producono un’impressione generale diversa: questo presenta una simmetria logica con quanto

detto per il carattere individuale. E’ logico, infatti, che una volta che ho un diritto, esso si estende a

tutto ciò che non suscita diversità rispetto a quanto è tutelato: si verifica così una tutela sia al

momento di verificare la registrabilità che, specularmente, una volta ottenuta vietando l’uso di

disegni e modelli sia identici che

simili e che non presentano carattere individuale. Si noti che anche in questo caso si tiene conto

della libertà dell’autore, nonché si presenta simmetria tra ambito di tutela e requisito di registrabilità

(ho sfruttato un settore affollato e ho ricevuto protezione, ma allora non potrò accusare di

contraffazione solo chi fa qualcosa di molto poco diverso da me. Quindi anche chi viene dopo

potrà discostarsi di poco dalla mia opera, così come ho fatto io quando sono entrato nel mercato).

Si noti, quindi, che questa regola del margine di libertà vale anche per valutare l’ambito di tutela.

Art. 241 c.p.i. – Clausola di Riparazione

La clausola di riparazione incentiva e tutela un settore specifico: consente ai ricambisti

indipendenti di avere un loro mercato. Ciò non vuol dire che le parti staccate, i singoli componenti

del prodotto non siano registrabili come disegno o modello. Il singolo componente (il fanale, la

portiera, etc.) può essere registrato come disegno o modello, ma il titolare non può farlo valere nei

confronti dei ricambisti indipendenti. La logica di questa norma è lasciare un mercato ai ricambisti

indipendenti e non creare un monopolio troppo ampio tramite il meccanismo dell’esclusiva.

Ovviamente il ricambista deve replicare il pezzo di ricambio per riparare/ ripristinare l’aspetto, ad

esempio, di un’automobile.

Nell’applicazione pratica ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi e ancora oggi ci sono

due tesi. Ci sono pezzi di ricambio che non riportano il logo della casa automobilistica (fanali, etc.),

mentre altri si (cofano, etc.). Questa clausola di riparazione sicuramente permette di copiare il

design, ma posso copiare anche il marchio? Posso mettere il logo dell’Audi sul cofano? I giudici si

sono divisi. La norma, infatti, parla solo di disegni e modello, pertanto alcuni giudici hanno detto

che il ricambista indipendente non può mettere il marchio; altri giudici, invece, hanno

sostanzialmente inteso la parte finale della norma come se volesse dire che ripristinare l’aspetto

originario implichi anche l’apposizione del marchio perché originalmente c’è.

LIBERI USI

Anche per i disegni e modelli sono previsti dei liberi usi dall’articolo 42. Sono i soliti: ambito privato,

a fini non commerciali, per finalità didattiche-‐di ricerca, etc.

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

La disciplina corrisponde a quanto visto finora perché la disciplina italiana ricalca strettamente

quella comunitaria.

Si fa riferimento al Regolamento CE n. 6/2002 del Dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari.

Si tratta di disegni e modelli con la protezione sovranazionale, estesa a tutto il territorio dell’UE,

inteso come territorio unico. Il designer quindi ha due strade: registrazione nazionale o

registrazione per tutto il territorio dell’UE.

Questo regolamento prevede una protezione anche per disegni e modelli non registrati e di fatto.

Essendo un regolamento dell’UE ha efficacia diretta nel territorio di tutti gli stati membri. Chi

realizza un disegno-‐modello (i presupposti sono gli stessi visti in precedenza), anche se non lo

registra, gode della seguente protezione:

-‐ è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre

anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima

volta nella Comunità: il fatto costitutivo della tutela è l’atto di divulgazione al pubblico, nella

comunità (c’è un riferimento spaziale preciso);

-‐ il limite di questa protezione non è solo temporale (solo tre anni), ma anche di

ampiezza della protezione: se registro, ho una protezione contro qualunque cosa che venga

realizzato da un terzo (anche se lo realizza fortuitamente); se, invece, non registro, la tutela

opera solo contro la copiatura, non contro realizzazioni indipendenti. Infatti ci si può opporre

al titolare solo se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello

protetto; l’utilizzazione non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello

protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si

può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

DIRITTO D’AUTORE – TUTELA DELLE OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE

Ricordiamo che il diritto d’autore protegge anche tre opere utili:

-‐ software

-‐ banche dati

-‐ design

Prima delle riforma del 2001, l’art. 2, numero 4, l.d.a. prevedeva la protezione con il diritto d’autore

delle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative

similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico

sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.

Inoltre l’art. 5 legge modelli (Regio decreto 25 agosto 1940, n.1411), dopo aver previsto che

“Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni

atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una

particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi” (comma 1), stabiliva che “Ai modelli e

disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore” (comma 2). Divieto del

cumulo delle protezioni.

Il risultato pratico era che da un lato non si poteva cumulare la tutela, dall’altro la scindibilità

andava considerata in senso concettuale ossia come possibilità di apprezzare l’opera come opera

d’arte a prescindere dal suo supporto materiale: “la scindibilità del valore artistico dell’opera del

carattere industriale del prodotto al quale l’opera è concretamente associata [deve] intendersi in

senso ideale quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma valutazione a prescindere

dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta”

Il risultato è che difficilmente i disegni e modelli potevano avere questa protezione: solo per le

opere bidimensionali vi poteva essere scindibilità; nei prodotti tridimensionali era invece

“impossibile concepire l’opera d’arte indipendentemente dagli elementi materiali ai quali è

collegata”

Il quadro cambia nel 2001 a seguito della direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni

e dei modelli. Ha imposto la protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli. Il legislatore

italiano, preso atto della direttiva, ha cancellato le norme viste sopra (scindibilità e cumulo) e ha

inserito un numero 10 nell’art. 2 della legge sul diritto d’autore dicendo che anche le opere del

disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico possono essere

protette con il diritto d’autore.

Art. 17 Direttiva CE n. 98/71 del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei

modelli: “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con

effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì

della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il

disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro

determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il

grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.

Riassumendo il quadro attuale:

• D.lgs. n. 95/2001: attuazione in Italia della Direttiva CE n. 98/71.

• Eliminati nell’art. 2, n. 4, l.d.a. il riferimento alle opere d’arte applicate all’industria e il

requisito della scindibilità.

• Inserito l’art. 2, n. 10, l.d.a., secondo cui sono protette con il diritto d’autore “le opere

del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

• Eliminata la categoria dei brevetti per modello ornamentale, sostituiti dai disegni e

modelli, oggi disciplinati dagli artt. 31 ss. c.p.i.. Requisiti di protezione dei disegni e modelli sono la

novità e il carattere individuale; non è più richiesto lo speciale ornamento.

• Eliminato il divieto di cumulo di protezione tra disegni e modelli e diritto d’autore.

REQUISITI PROTEZIONE

Carattere creativo -‐ L’opera deve essere una creazione originale del suo autore, frutto di sue

libere scelte espressive.

Ci sono diverse posizioni sul valore artistico e sui criteri per valutarne la sussistenza. Si è cercato

di individuare degli indizi concreti. Questo è uno dei tanti punti problematici di questa materia.

Andiamo ad analizzare le diverse posizioni (in realtà il panorama è molto più variegato se andiamo

a leggere le varie

sentenze):

-‐ Giudizio di prevalenza: andiamo a vedere quanto prevale l’aspetto estetico su quello funzionale.

L’esempio classico è quello della Saliera disegnata da Benvenuto Ciellini: in questo caso, l’aspetto

estetico

prevale su quello funzionale.

-‐ Elevato gradiente di creatività e originalità: è un criterio che è stato accantonato perché non si

capisce cosa si intenda per “elevato gradiente”

-‐ Intenzione soggettiva dell’autore e la destinazione che l’autore voleva darle: difficilissimo da

applicare e la tutela dipenderebbe da qualcosa di totalmente aleatorio.

I due criteri più usati sono i successivi:

-‐ Valore sul mercato degli oggetti d’arte: Si ha valore artistico in caso di idoneità dell’opera a

circolare

e ad avere un valore anche nel mercato degli oggetti d’arte

-‐ Storia successiva alla creazione: opinioni negli ambienti culturali, premi, esposizioni in mostre o

musei, etc. Si va a vedere come l’opera è stata ricevuta.

Casi concreti

Poltrona LC2 e Chaise longue LC4 di Le Corbusier

Sono opere ritenute protette con il diritto d’autore: sono dei classici del design secondo il tribunale

di Milano. Il tribunale di Firenze, invece, ha escluso la protezione perché ritiene che l’opera non

presenti i connotati dell’espressione artistica, essendo facilmente riproducibili.

Panton Chair di Verner Panton

Ritenuta protetta con il diritto d’autore dal tribunale di Milano

Lampada Arco dei Fratelli Castiglioni

Opera ritenuta protetta con il diritto d’autore. Gli ambienti culturali la riconoscono come un’opera

dotata di un significato e un valore che trascendono la mera peculiarità estetica della forma e la

sua attitudine ad attirare l’attenzione del consumatore.

Lampada Wagenfeld di Wilhelm Wagenfeld

Opera ritenuta protetta con il diritto d’autore dal tribunale di Firenze perché è riconducibile al

movimento artistico del Bauhaus; si caratterizza inoltre per la peculiarità della forma e della

struttura e per l’armonia e l’equilibrio delle linee; è stata riprodotta in un francobollo emesso in

Germania e dedicato ai più significativi esempi del design tedesco

Molte di queste opere sono opere storiche, create molto prima che vi fosse la protezione del diritto

d’autore (2001): continuano a non essere protette o ora godono della protezione? Ovviamente la

questione è stata molto discussa per la varietà di interessi economici in gioco. La questione è stata

portata davanti alla Corte di Giustizia con il caso Flos del 2011: ha deciso che la protezione deve

esserci e ha concesso un periodo di tempo per smettere e cambiare le produzione a chi copiava.

BREVETTO

Il brevetto, in prima approssimazione, è lo strumento giuridico con cui la legge riserva in esclusiva,

per un certo periodo di tempo, lo sfruttamento di un’innovazione tecnica a chi ha conseguito quella

particolare innovazione.

La tutela brevettuale non serve solo alla protezione degli interessi di chi ha conseguito

l’innovazione, ma anche alla protezione di interessi generali -> si vuole incentivare l’innovazione.

E’ una questione controversa.

La tutela brevettuale deve bilanciarsi con altre esigenze diffuse: collettività e concorrenza.

E’ importante creare delle esclusive che remunerino gli investimenti in ricerca, ma non devono

essere troppo dilatate nel tempo. Per questo motivo, dopo 20 anni dal deposito della domanda di

brevetto, la tutela cade e il brevetto diventa di pubblico dominio. Anche durante questi vent’anni

sono comunque consentiti certi usi.

Il terzo concetto base della filosofia dei brevetti è il cosiddetto “scambio tra inventore e collettività”:

l’inventore ottiene, grazie alla sua attività, la tutela brevettuale, ma deve scrivere nella domanda in

cosa consiste la sua innovazione ->l’obiettivo è far circolare la conoscenza.

La tutela dei brevetti è una tutela del contenuto: è più forte rispetto a quella del diritto d’autore che

tutela solo la forma esterna.

1. Quadro normativo

- Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, 1973 – è alla base delle legislazioni europee

sui brevetti;

- Codice della proprietà industriale, Art. 45 e seguenti;

- Convenzione di Parigi

- Accordi TRIPS 1994

2. Oggetto del brevetto

Art. 45

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore dellatecnica,

che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere

un'applicazioneindustriale.

Possono essere brevettate le invenzioni di ogni settore della tecnica, a condizione che siano:

- nuove

- implichino un’attività inventiva

- siano atte ad avere un’applicazione industriale

Il quarto requisito è la liceità.

Per invenzione si intende una soluzione originale di un problema tecnico. Originale è sinonimo di

presenza di attività inventiva. Con problema tecnicosi intende qualunque problema che può porsi

nel settore della tecnica: deve essere inteso in senso assolutamente ampio.

I brevetti possono essere di due tipologie:

- di prodotto

- di procedimento (processi per ottenere un risultato)

Una categoria particolare, tipica del mondo della chimica, è rappresentata dai brevetti di nuovo

uso: scopro che una sostanza può avere una seconda applicazione.

Sono categorie che hanno un riflesso sul piano della tutela nel senso che ci sono regole particolari

per le varie forme.

Al comma successivo, la legge indica ciò che non può essere considerato invenzione:

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

Si tratta della distinzione classica tra scoperta e invenzione: se mi limito a scoprire qualcosa che

esiste in natura, senza trovarle un’applicazione/risolvere un problema/etc., non è possibile ottenere

la tutela brevettuale. Per aversi invenzione, infatti, è necessario un passo ulteriore. Esempio:

l’acquisire la conoscenza che un certo materiale è idoneo a resistere ad uno shock meccanico è

una mera scoperta (ho conseguito una semplice conoscenza); se poi, partendo da questa

scoperta, si utilizza quel materiale per costruire qualcosa di nuovo, ho un’invenzione brevettabile.

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i

programmi di elaboratore(software);

Nella metà degli anni ’80, i giudici si sono resi conto che l’esclusione del software dal mondo dei

brevetti doveva essere circoscritto il più possibile. Si arriva così al comma 3.

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella

misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi,

programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Il terzo comma dice che le tre entità sopra citate non sono brevettabili solo se considerate in

quanto tali.

Possono quindi essere brevettate se l’inventore individua una loro applicazione industriale (NB in

particolare, “scoperte-invenzioni”).

In questo modo, si è riusciti a dare dei brevetti per i software risolvendo il problema dell’esclusione.

Nel 1999, è stata presa la prima decisione italiana di merito relativa ad un brevetto bio-tecnologico.

La scoperta in questione è la struttura genetica del genoma del virus dell’epatite C. Per anni, team

di ricerca qualificatissimi cercarono di individuare questo virus. La Novartis, azienda che ha

scoperto il virus e produttrice di kit diagnostici, ha depositato il brevetto sulla scoperta, con oggetto

proprio il genoma del virus dell’epatite C. Un concorrente ha iniziato a produrre kit diagnostici

come la Novartis. Il primo ha fatto causa. Il secondo si è difeso dicendo che il brevetto era invalido

perché aveva ad oggetto una semplice scoperta. Il tribunale di Milano ha respinto l’argomento

facendo leva su “in quanto tale”: non ci si è limitati a scoprire il virus, ma ne ha trovato

un’applicazione industriale -> ha realizzato prodotti utilizzati dai medici per prevenire la diffusione:

vaccini e kit diagnostici.

L’ufficio Europeo Brevetti ha fatto leva sulla formuletta “in quanto tale” per restringere il più

possibile il divieto di brevettazione del software.

Sicuramente, nella legge, c’è un divieto, ma la brevettazione è esclusa solo se è considerato in

quanto tale.

Si ritiene che il software non sia escluso dalla brevettazione e quindi NON sia “in quanto tale” se

ha un carattere tecnico: se è un elenco puramente astratto di algoritmi matematici, senza

un’applicazione concreta, non è brevettabile; se, invece, ha un carattere tecnico (un’applicazione

concreta), può essere brevettato.

Inizialmente, l’ufficio europeo di brevetti è arrivato in modo indiretto a questo risultato.

La prima decisione risale al 1986, con il caso Vicom. L’ufficio brevetti, in questa situazione, ha

detto che se un certo prodotto/processo che si colloca nel mondo della tecnica è attuato/svolto per

mezzo di un software, non c’è nessuna ragione per escluderlo dalla brevettazione. Il caso concreto

era un procedimento tecnico, attuato per mezzo di un software, che serviva ad ottimizzare la

qualità delle immagini in formato digitale. Il procedimento tecnico è posto in essere per mezzo di

un programma per computer. Questo procedimento è escluso dalla brevettazione perché attuato

per mezzo di un software? No. In questa prima decisione, quindi, l’ufficio non è arrivato alla

conclusione che il software possa essere direttamente brevettabile, ma vi è arrivato in modo

indiretto.

Dalla seconda metà degli anni ’90, si è detto che il software in sé può essere brevettato se ha

un’applicazione tecnica.

Viene preso a riferimento, come prima sentenza capostipite, una decisione dell’ufficio europeo del

1998.

La sentenza era relativa ad un software per l’organizzazione delle memorie interne di un computer.

Questo software ha un’applicazione concreta pertanto può essere brevettabile.

Le decisioni successive dell’ufficio europeo hanno recepito questa decisione.

Secondo le Guidelines, il software, se considerato come mera serie di algoritmi matematici che,

caricati sull’hardware, si limitano adeterminare un’interazione fisica con l’hardware, senza alcuna

applicazione ulteriore, è un software in quanto tale, non brevettabile. Se invece il software svolge

una funzione (“a furthertechnicaleffect”, l’effetto tecnico ulteriore), allora il software è brevettabile.

L’effetto tecnico ulteriore può essere qualunque, ad esempio il controllo di un processo industriale,

etc.

Oggi, i casi in cui si può parlare di software in quanto tale sono davvero difficili da immaginare.

> La situazione del software è davvero particolare perché ha una doppia tutela: diritto d’autore e

brevetti (recuperata nel modo sopra spiegato).

Nel quarto comma, sono indicate entità che non possono costituire oggetto di brevetto. Sono delle

vere e proprie eccezioni alla brevettabilità.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di

diagnosi applicati al corpo umano o animale;

La ragione sta in considerazioni circa la tutela della salute: non si vuole rischiare che qualche

pazienza venga escluso. Si teme che un monopolio brevettuale su metodi chirurgici (tra l’altro, è

impossibile brevettare un metodo chirurgico!), etc. possa arrivare a privare alcuni pazienti dei

trattamenti, etc. necessari.

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di

animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista

esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto

di un procedimento di ingegneria genetica.

Dovuto a ragioni storiche, emerse soprattutto nel dopo guerra. All’epoca il legislatore aveva

ritenuto che si trattasse di innovazioni troppo altre rispetto al concetto di innovazione brevettabile e

che quindi dovessero essere escluse dalla brevettazione, ma che nel caso dovessero avere regole

particolari. Per gli animali non sono mai state adottate, mentre per le nuove varietà vegetali sono

state introdotte norme particolari di protezione.

Tuttavia il divieto precedente non si applica ai micro-organismi:

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti

mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per

l'uso di uno dei metodi nominati.

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81-

quinquies

Nello stesso mondo medico, c’è una vasta area di invenzioni brevettabili.

3. Requisiti di validità

Art. 46 – 50 Codice Proprietà Industriale

Indicano una serie di caratteristiche che l’invenzione deve avere: se ne manca anche solo una,non

può essere concesso e, se concesso, è invalido.

1. Industrialità – Art. 49 c.p.i.

2. Novità – Artt 46 e 47c.p.i.

3. Attività inventiva (originalità) – Art. 48

4. Liceità – Art. 50 c.p.i.

In più è necessario che il brevetto contenga una sufficiente descrizione dell’invenzione.

3.1 Industrialità

E’ un termine fuorviante: può far pensare che brevettazionesia circoscritta ad innovazioni nel

campo dell’industria.

L’Art. 49 c.p.i.afferma che un’invenzione ha industrialità se è atta ad avere un’applicazione

industriale. L’industrialità si ha se il suo oggetto può essere fabbricato (invenzione di prodotto) o

utilizzato (invenzione di procedimento) in qualsiasi genere di industria (in realtà sarebbe meglio

dire di qualsiasi attività economica).

Fondamentalmente, per aversi industrialità occorre che l’oggetto del brevetto sia tecnicamente

realizzabile * e che possa essere riprodotto o funzionare con caratteri costanti.

*non si può brevettare qualcosa che per leggi fisiche non può risolvere un problema tecnico

(esempio: non posso brevettare un procedimento antiruggine in contrasto con le leggi fisiche).

Da precisare: l’industrialità non coincide con l’utilità né con la materialità dell’invenzione.

L’invenzione deve avere un’utilità nel senso che deve risolvere un problema, ma non deve

necessariamente essere espressione di qualcosa di più utile, migliore e più efficiente rispetto a

qualcosa già esistente: non è deve essere un’invenzione migliorativa.

Il concetto di materialità riguarda soprattutto i brevetti di procedimento: potrebbe non esserci un

elemento tangibile.

3.2 Novità

Ciò che voglio brevettare non deve esistere già: non c’è nessuna ragione di dare un brevetto su

una cosa già esistente.

Quando un’innovazione è nuova?

La legge, al primo comma dell’articolo 46, afferma che “un’invenzione è nuova se non è compreso

nello stato della tecnica”.

Per dare un significato a questa norma bisogna comprendere cosa sia lo stato della tecnica: la

definizione viene data al secondo comma del medesimo articolo.

Lo stato della tecnica è formato da tutte le conoscenze rese accessibili al pubblico, in qualsiasi

modo, in Italia o all’estero, prima del deposito della domanda di brevetto.

Una conoscenza non accessibile, quindi, non fa parte dello stato della tecnica e non toglie la

novità; d’altra parte perché una conoscenza entri a far parte dello stato della tecnica, basta la mera

accessibilità: non occorre che l’accesso vi sia stato! Anche le conoscenze nascoste o dimenticate,

ma pur sempre accessibili, fanno parte dello stato della tecnica e possono togliere novità al

successivo trovato.

L’accessibilità al pubblico viene valutata su scala mondiale: “in Italia o all’estero”.

Ai soli fini del giudizio di novità, si considerano comprese nello stato della tecnica, le domande di

brevetto italiano e le domande di brevetto europeo, designanti l’Italia, che siano ancora segrete

(non pubblicate) al momento del deposito della successiva domanda di brevetto. La legge vuole

evitare il più possibile la doppia brevettazione: anche se non formalmente accessibili, le domande

segrete privano di novità una domanda di brevetto successiva sulla stessa cosa.

In questo caso, però, non vale la dimensione mondiale.

Per valutare se l’invenzione è compresa o non compresa nello stato della tecnica, si fa un

confronto in termini di identità con ciascuna delle anteriorità: se l’invenzione coincide con una delle

anteriorità, manca la novità.

Devo considerare ciascuna novità singolarmente. Ad esempio, c’è un brevetto per A e uno per B;

voglio brevettare A+B: in questo caso c’è novità (poi ovviamente bisogna andare a vedere se c’è

l’originalità). E’ un giudizio di identità.

Se l’anteriorità non è fotograficamente coincidente, ma contiene una serie di informazioni da cui il

tecnico del ramo è in grado di derivare immediatamente, in modo diretto, l’oggetto del brevetto si

considera pur sempre che ci sia identità.

Esempio: voglio brevettare un dispositivo meccanico in cui un elemento A e un elemento B sono

uniti con un perno. Esiste un’anteriorità che dice semplicemente che i due elementi devono essere

uniti, senza specificare la necessità del perno. In questo caso non c’è identità fotografica.

L’ufficio europeo dice che se però per un esperto del caso è immediatamente chiaro che il perno

(per l’esempio) è necessario, allora non vi è identità.

Questo concetto di identità può quindi essere inteso in modo più o meno largo.

BREVETTI: cosa succede nella pratica? Un inventore, tipicamente un ricercatore all’interno di

un’azienda, arriva ad un’innovazione che ritiene meriti un brevetto. Dato che i brevetti devono

essere scritti in un certo modo, esistono degli studi professionali che si occupano della scrittura

delle domande di brevetto, del deposito, etc. fino alla gestione del brevetto (quindi pagamento

tasse, etc.).

L’inventore spiega al consulente brevettuale cosa ha inventato e lo incarica di scrivere la domanda.

Attualmente, sono tre le strade per la brevettazione a disposizione:

- Nazionale: depositata presso l’ufficio brevetti – marchi che si trova a Roma. Di regola è

segreta per i primi 18 mesi. L’inventore può chiedere comunque una pubblicazione anticipata ma

questo avviene raramente. In questi 18 mesi, l’ufficio italiano, dopo aver verificato la regolarità

della domanda, la esamina: il nostro ufficio non ha del personale tecnico in grado di svolgere un

esame di merito sulla domanda e sui requisiti di validità pertanto viene mandata all’Ufficio Europeo

(sede a Monaco di Baviera) dove viene svolta una ricerca di anteriorità. Terminata la ricerca di

anteriorità, il tutto viene mandato a Roma dove si decide se andare avanti o meno con la domanda

di brevettazione. La domanda, inoltre, può essere modificata per superare eventuali rilievi. Si arriva

poi alla concessione o al rigetto della domanda. Se la domanda viene respinta, chi ha fatto la

domanda di brevetto ha la possibilità di appello alla Commissione dei Ricorsi (c’è poi un'altra

possibilità di ricorso alla Corte di Cassazione). Questo brevetto è valido solo per il territorio italiano.

- Europeo: ci si rivolge direttamente all’Ufficio di Monaco di Baviera, indicando gli Stati

aderenti alla Convenzione (sono circa una quarantina, non sono solo Europei) per i quali si vuole

avere il brevetto. Viene fatta un’unica procedura di brevettazione. Alla fine di questo esame, si

arriva alla decisione dell’Ufficio. Se si decide di non rilasciarlo, è possibile fare appello alle

Commissioni di Ricorso all’interno dello stesso Ufficio di Monaco. La particolarità di questo sistema

è che dopo che il brevetto è stato concesso, i terzi interessati, possono, entro nove mesi, fare

opposizione e far valere delle ragioni per cui a loro avviso il brevetto non sarebbe dovuto essere

concesso. Si apre un confronto con le Divisioni di Opposizioni che decidono circa il rilascio del

brevetto; le loro decisioni possono comunque essere ancora contestate. Sono un fascio di brevetti

nazionali paralleli: non è un brevetto unico, ma sono tanti brevetti paralleli -> le cause per i brevetti

si fanno quindi Stato per Stato.

- Internazionale (PCT): PCT, convenzione multilaterale in materia di brevetti a cuiaderiscono

vari stati a livello mondiale. Regola solo la prima fase. E’ possibile fare una domanda di

brevettazione presso l’ufficio internazionale, cui segue una fase di ricerca delle anteriorità a livello

centralizzato. Gli incartamenti vengono poi diramati agli uffici dei vari Stati per cui è stata chiesta la

brevettazione. E’ una procedura unica solo nella fase iniziale.

In realtà potrebbe esserci in futuro una quarta fase. Il regolamento (europeo) 1257 del 17 2012

ha previsto la creazione di un sistema per cui sarà possibile chiedere un brevetto europeo con

effetto unitario (per ora Italia e Spagna non aderiscono a questo regolamento).

I brevetti si collocano in tutti i settori della tecnica.

La data di deposito è fondamentale sia per il discorso delle anteriorità, sia perché da quella data

decorrono i vent’anni della durata brevettuale.

La descrizione è la parte del brevetto in cui l’inventore descrive nel dettaglio l’oggetto della sua

invenzione: spiega come ha risolto il problema tecnico e come metterlo in opera. Si indica in quale

settore della tecnica si trova, qual è il problema con cui bisogna confrontarsi, quali sono le

conoscenze già disponibili (per dire come mai non erano sufficienti a risolvere il problema), la

spiegazione dell’invenzione. Alla fine del brevetto, si trovano le figure.

Una parte fondamentale dei brevetti è rappresentata dalle rivendicazioni: l’ambito di esclusiva del

titolare si misura su quanto qui scritto. Sono dei riassunti sintetici, per punti, di ciò su cui l’inventore

rivendica protezione.

Sono divise in: parte pre-caratterizzante, in cui si spiega in che settore ci si trova, e parte

caratterizzante in cui si spiega quali sono le caratteristiche innovative introdotte. Vengono disposte

a cascata, con un livello di dettaglio crescente e sono divise in rivendicazioni indipendenti(viene

rivendicata in sé protezione su un elemento base del brevetto) e dipendenti (specificano alcune

caratteristiche ulteriori).

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Proseguiamo con i requisiti di validità:

3.2 Novità

Un altro caso di mancanza di anteriorità – oltre al caso in cui l’anteriorità coincide con l’invenzione

- è la predivulgazione.

Si ha predivulgazione quando l’inventore comunica a terzi la sua invenzione, prima del deposito

della domanda di brevetto (ad esempio se parlo della mia invenzione durante un convegno

scientifico).

La comunicazione deve essere fatta a persona in grado di comprendere l’informazione e di

trasmetterla (altrimenti non c’è accessibilità del pubblico all’informazione stessa): se, ad esempio,

la racconto ad un amico che non conosce la materia, non ho predivulgazione.

Questa regole pone il problema per le ricerche all’interno di team o che si avvalgono di consulenti

esterni. Come si risolve il problema? Se c’è un vincolo di segretezza, ossia se la conoscenza

relativa all’invenzione circa solo tra persone tenute al segreto, si ritiene che non ci sia

divulugazione. Finché questa informazione rimane in una cerchia di soggetti tenuti al segreto, per

legge o per contratto, non viene meno la novità.

Il segreto può derivare da legge o da contratto. A livello di legge, consideriamo l’articolo 2105 del

codice civile: il prestatore di lavoro subordinato è tenuto alla segretezza circa le informazioni che

ottiene sul luogo di lavoro. Il contratto, invece, è l’unica possibile fonte di segretezza quando non

c’è la legge ad imporlo come nel caso dei dipendenti.

Cosa succede se la persona viola il segreto? Se l’informazione viene rivelata, c’è comunque

predivulgazione: l’unico rimedio è chiedere il risarcimento dei danni, non posso più avere il

brevetto.

L’unica eccezione è che, se c’è stata predivulgazione in questi termini e questa violazione integra

gli estremi dell’abuso evidente (Art. 47 c.p.i.), il soggetto pregiudicato ha sei mesi di tempo per

depositare la domanda di brevetto e la predivulgazione viene considerata irrilevante e non toglie la

novità.

Cosa si intende per abuso evidente? La giurisprudenza non ne ha dato una definizione.

Sostanzialmente deve esserci il proposito di provocare il danno.

Per le anteriorità, l’articolo 46 del codice dice che la data rilevante è la data di deposito della

domanda: è la data che fotografo lo stato della tecnica rilevante. Queste regola storicamente pose

un problema: si rischiava che chi volesse avere il brevetto in più stati avrebbe dovuto coordinarsi e

depositare la domanda di brevetto contemporaneamente in tutti gli stati (NB dobbiamo considerare

il periodo storico: non c’erano procedure centralizzate, né il deposito telematico, etc.).

La Convenzione di Unione *di Parigi faceva quindi riferimento a questa regola, prevista dall’articolo

4 della Convenzione e per coincidenza dall’articolo 4 del nostro codice della proprietà industriale:

se deposito in uno stato la domanda di brevetto, ho 12 mesi di tempo per depositare la domanda in

tutti gli altri stati, rivendicando la priorità -> la data per la valutazione della novità è la data della

priorità e non la data del deposito della domanda di brevetto. Questa data non vale per il calcolo

dei 20 anni, ma solo per valutare l’anteriorità. Per capire: se deposito oggi in Italia la domanda,

rivendicando la priorità di sei mesi fa in Germania, si valuta a partire da quella data. I vent’anni,

invece, si calcolano da oggi. La priorità non sposta indietro i vent’anni di protezione. C’è uno

sfasamento.

Questo meccanismo funziona anche per il brevetto europeo: posso depositare un brevetto

nazionale, ad esempio italiano, e nei 12 mesi successivi posso depositare anche un brevetto

europeo rivendicando la priorità. E’ una pratica che tipicamente avviene.

Inoltre, è possibile rivendicare la priorità anche rispetto a un’anteriore domanda di brevetto italiana

per depositare in Italia una seconda domanda di brevetto (c. d. priorità interna). A cosa serve

questo meccanismo? Due sono i motivi fondamentali:

1. La priorità retrodata la valutazione della novità, ma non il decorrere dei vent’anni (se deposito tra

12 mesi una seconda domanda, rivendicando la priorità della prima, novità e originalità continuano

a valutarsi come se l’avessi depositata oggi, ma riesco ad aggiungere un anno di protezione: 20

anni + 12 mesi successivi);

2. Quando deposito una domanda, rivendicando la priorità della prima, posso aggiustare e

riformulare entro certi limiti il testo, precisando meglio l’oggetto brevettuale. Posso solo attingere

da ciò che già c’era nella prima domanda: non posso aggiungere cose nuove!

*Unione della Convenzione di Parigi a cui aderiscono quasi tutti gli stati del mondo.

3.3 Attività Inventiva – Originalità

E’ forse il requisito più combattuto perché ha margini di soggettività.

Non tutto ciò che è nuovo (che quindi ha superato il requisito della novità) merita il brevetto: solo le

innovazioni con un certo grado di meritevolezza e originalità lo meritano.

Un’invenzione è originale ossia implica un’attività inventiva se, per una persona esperta del

ramo.essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (Art. 48.1 c.p.i.). Come si fa a

definire se una cosa è evidente o meno? E’ complicato definirla e si sono cercati dei criteri

oggettivi.

Nel testo inglese della Convenzione si parla di “inventive step”; ha molti nomi: in Italia il termine

preferito è “originalità”. Si usa anche l’espressione “non ovvietà” come sinonimo di non evidenza.

Può essere chiamato anche “novità intrinseca”.

Ai fini del giudizio di originalità nello stato della tecnica non sono comprese le domande di brevetto

anteriori ancora segrete (art. 48.1 c.p.i.): è una differenza rispetto al requisito precedente -> nella

valutazione della novità si considerano anche le domande segrete per evitare di avere il doppio

brevetto!

3.3.1. Fasi del giudizio di originalità

1- Individuazione del settore in cui si colloca l’invenzione;

2- Ricostruzione della figura del tecnico medio (persona esperta del ramo, art. 48), quanto a

conoscenza e capacità;

3- Valutazione della ovvietà/evidenza dell’invenzione secondo il parametro del tecnico medio;

Il settore rilevante è il settore della tecnica in cui l’invenzione è realizzata e utilizzata. E’ possibile la

combinazione di più settori, ad esempio per un’invenzione realizzata in un settore e utilizzata in un

altro come la vernice per laccare i mobili, realizzata nel settore delle vernici e utilizzata nel settore

della produzione dei mobili (invenzioni di traslazione). In tal caso, si considera settore rilevante

l’insieme. Ovviamente se si considera un tecnico medio polisettoriale bisogna tener conto di

conoscenze di entrambi i settori: più difficilmente si arriverà alla valutazione di livello inventivo.

Il passaggio 2 prevede l’individuazione dell’esperto del ramo. Si ricostruisce una persona tipica,

ideale dell’esperto del ramo, a cui viene attribuito un certo patrimonio di conoscenze e un certo set

di capacità.

Per il ramo rilevante, si ritiene che l’esperto conosca l’intero ramo della tecnica (anche quelle

dimenticate, etc): già questo fa capire che si tratta di una figura ideale. Per i settori diversi, si

attribuiscono le conoscenze che presumibilmente l’esperto avrebbe in questi settori, tenendo conto

del fatto che le conoscenze decrescono quanto più ci si allontana dal settore di riferimento; si

attribuisce inoltre all’esperto il normale insieme di conoscenze generali.

Le capacità, ossia cosa sa fare il tecnico medio, sono le capacità mediamente possedute da un

operatore pratico del settore di riferimento; si devono considerare le capacità di applicazione delle

conoscenze note ed eventualmente di combinazione delle stesse, nonché le capacità di

sperimentazione; si devono inoltre considerare le disponibilità che un operatore medio del settore

ha in termini di mezzi e strumenti e di risorse finanziarie (se richiedono disponibilità di denaro

eccezionali, immaginiamo che valga il requisito anche se sarebbero conoscibili da un soggetto del

settore: un tecnico medio non avrebbe avuto la disponibilità economica adeguata – serve

soprattutto in campo medico)

Il giudizio di non evidenza rischia di essere molto soggettivo. Si individuano degli indizi oggettivi

che permettano di dire che effettivamente quel trovato è originale o meno.

Indizi di non evidenza

- Progresso tecnico: se l’invenzione porta un miglioramento percettibile nel settore quindi

viene messa a disposizione una soluzione che prima non c’era o è più efficiente rispetto a prima.

- “Prova storica”: analizzare la situazione del settore prima dell’invenzione e confrontare il

prima e il dopo per verificare l’impatto che l’invenzione ha avuto sul settore. Si tengono in

considerazione il superamento di particolari difficoltà tecniche (impiego di determinate

strumentazione non a disposizione del tecnico medio, etc), il bisogno da tempo avvertito ma non

ancora soddisfatto (long feltneed), precedenti tentativi non andati a buon fine, l’esistenza di un

pregiudizio tecnico (si parla di pregiudizio tecnico quando, nella storia anteriore all’invenzione,

c’era l’errato convincimento che la soluzione brevettata non andasse bene – esempio:

convincimento che un certo principio attivo non funzioni per la cura di una determinata malattia :

l’inventore applica quel principio e scopre che invece è la soluzione ottimale). L’ultimo è uno dei più

forti indizi di non evidenza: è sufficiente a volte per vincere la causa.

- Fatti successivi all’invenzione:fatti successivi che fanno capire che alla data del deposito

l’invenzione era originale, quali il successo commerciale, l’opinione di esperti, il comportamento dei

concorrenti che rispettano il brevetto e magari chiedono licenze.

Ci sono anche degli indizi di evidenza a sostegno della non originalità:

- Equivalenza del trovato a conoscenze note; mancato rispetto del brevetto da parte dei

concorrenti; progresso routinario (non è sicuramente un trovato originale); strada a senso unico

(per ragioni tecniche del settore, il percorso di ricerca è obbligato)

Esaminiamo il percorso seguito dall’ufficio europei brevetti: si cerca di seguire un percorso fondato

il più possibile su elementi oggettivi (i criteri di valutazione dell’Ufficio Europeo Brevetti sono

progressivamente seguiti anche dai Giudici Italiani).

Viene seguito il “problem and solutionapproach”:

1. Si individua l’anteriorità più vicina al brevetto (closestprioract): immaginiamo che il tecnico medio

sarebbe partito da qua;

2. Formulazione del problema tecnico oggettivo risolto dal trovato (objectivetechnicalproblem);

3. Valutazione, tenendo conto di tutte le anteriorità nello stato della tecnica, se nello stato della

tecnica c’erano altri insegnamenti che, combinati all’anteriorità più vicina, avrebbero spinto il

tecnico medio, di fronte al problema tecnico oggettivo, a procedere, partendo dall’anteriorità più

vicina, verso il conseguimento del trovato e lo avrebbero portato a conseguirlo;

Una delle grandi differenze rispetto alla valutazione delle novità è che nella valutazione

dell’originalità è possibile fare il mosaico, ossia combinare tra loro le anteriorità per verificare se

queste, combinate tra loro, rendono evidente la soluzione.

Due regole fondamentali:

Valutazione ex ante e non ex post: ci si deve porre dal punto di vista del tecnico medio alla data di

deposito della domanda di brevetto (o alla data della priorità), senza considerare conoscenze ed

altri elementi posteriori a questa data. Si cerca di ragionare come avrebbe ragionato il tecnico

medio all’epoca del deposito della domanda del brevetto.

Approccio could-would: non conta ciò che il tecnico medio avrebbe astrattamente potuto fare

(could);conta solo ciò che il tecnico medio avrebbe effettivamente fatto (would), perché vi erano

insegnamenti nello stato della tecnica che lo spingevano a farlo. Esempio: combinare due

composti è una normale sintesi tecnica. Bisogna chiedersi se lo avrebbe fatto veramente: se si, il

brevetto non è originale; se non lo avrebbe fatto pur potendolo fare, allora il brevetto è originale.

3.4 Liceità

Non possono essere brevettate le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al

buon costume (art. 50.1 c.p.i.).

Si ritiene che il divieto operi solo per le invenzioni per cui non è pensabile neppure un uso lecito

(es. sostanze tossiche il cui unico possibile utilizzo reca danni alla salute). Se invece è possibile

almeno un uso lecito, l’invenzione può essere brevettata (es. dispositivo per scassinare una

serratura che può essere lecitamente usata da un fabbro in casi di emergenza).

In ogni caso, l’attuazione dell’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o

al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa. Ci

sono delle eccezioni: neldelicato settore della ricerca medica in campo biotecnologico, in cui

spesso si ritrovano problemi etici e di ordine pubblico significativi, il legislatore ha elencato una

serie di ricerche da ritenere contrarie al buon costume e all’ordine pubblico: esempio, è vietato

l’impiego di cellule staminali con distruzione dell’embrione stesso, le ricerche sulla clonazione degli

esseri umani, etc.

3.5 Sufficiente descrizione

Non è propriamente un requisito, ma nei fatti, se manca o non è sufficiente, il brevetto non è

valido.

L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni

persona esperta del ramo possa attuarla (Art. 51.2 c.p.i.). Per capire se la descrizione è sufficiente,

bisogna riferirsi all’esperto dello stato della tecnica.

Non è necessario inserire nella descrizione informazioni che fanno parte delle conoscenze

possedute dall’esperto del ramo (e che quindi l’esperto non ha bisogno di leggere nel brevetto).

La descrizione però non è sufficiente se non contiene informazioni senza le quali l’esperto del

ramo non è in grado di attuare l’invenzione o la cui mancanza fa sì che l’esperto debba procedere

a ricerche e sperimentazioni per arrivare ad attuare l’invenzione.

Vi può essere insufficienza di descrizione anche quando le informazioni sono troppo ampie e non

danno una guida precisa all’esperto.

E’ sufficiente indicare uno dei modi di attuazione dell’invenzione; in particolare non è necessario

che venga indicato il modo migliore e più efficiente.

4. DIRITTI PATRIMONIALI E MORALI

Diritto al brevetto = diritto di depositare ed essere titolare del brevetto. E’ diverso parlare di diritto al

brevetto e diritto sul brevetto: il secondo è il diritto che sorge nel momento successivo alla

concessione del brevetto > quali diritti esclusivi ho in forza del mio brevetto.

Diritti patrimoniali

Il diritto al rilascio del brevetto spetta all’inventore e ai suoi aventi causa (Art. 63.2 c.p.i.). Il diritto è

alienabile e trasmissibile (Art. 63.1).

Diritto di sfruttamento esclusivo dell’invenzione.

Diritti morali

Sono meno rilevanti. E’ il diritto ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione (Art.62 c.p.i.). Il

diritto morale è inalienabile e non trasmissibile.

 Titolare = ha i diritti esclusivi di sfruttamento dell’invenzione

 Inventore = ha diritti morali

Non è detto che coincidano perché i diritti patrimoniali possono essere ceduti.

Esistono regole particolari per le invenzioni dei dipendenti. Il dipendente inventore è sempre

titolare del diritto morale sull’invenzione. Le cose cambiano per i diritti patrimoniali: spettano al

datore di lavoro che ha finanziato la ricerca e retribuito i suoi dipendenti.

Nella pratica, le situazioni sono più variegate:

1. Invenzione di servizio(Art. 64.1 c.p.i.): invenzione è conseguita dal dipendente

nell’esecuzione di un contratto di lavoro in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del

contratto di lavoro e a tale scopo retribuita. Il brevetto spetta al datore di lavoro. E’ il caso del

ricercatore.

2. Invenzione d’azienda (Art. 64.2 c.p.i.): è conseguita dal dipendente nello svolgimento delle

mansioni, ma a differenza del caso precedente, il dipendente non è stato specificatamente assunto

e retribuito per realizzare l’attività inventiva. E’ il caso dell’assunzione di un tecnico di laboratorio,

non con compiti inventivi, ma per aiutare i ricercatori nell’attività materiale (esempio, lavare le

provette, etc.): arriva ad un risultato brevettabile. La legge ricerca il compromesso: se il datore di

lavoro non l’avesse assunto, non sarebbe mai arrivato a quella invenzione; d’altro canto, però, non

è stato pagato per inventare e non è giusto che l’invenzione vada a costo zero per il datore di

lavoro. --> i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, ma al dipendente inventore spetta una

somma di denaro detta “equo premio”: premio, perché è un bonus per avere realizzato un’attività

inventiva non prevista; equo, perché deve essere commisurata al valore dell’invenzione

conseguita. La legge entra nel dettaglio e spiega come calcolare il premio, partendo da una stima

del valore dell’invenzione. Per stimarlo, si può partire da quello che i terzi sarebbero disposti a

pagare per sfruttare quel brevetto (il titolare del brevetto può concedere una licenza sul brevetto

dietro il pagamento di una royalty). Per arrivare poi alla definizione del premio, si considerano

anche altri parametri: il dipendente è stato aiuto? Etc.

3. Invenzione occasionale(Art. 64.3 c.p.i.): è un’ipotesi rarissima. Si tratta di un soggetto

senza competenze tecniche, ma che trovandosi in un’azienda che lavora in un determinato campo,

arriva all’invenzione. Esempio: lavoro come segretario in un’azienda chimica e scopro un nuovo

principio, etc. I diritti di brevetto spettano di per sé al dipendente, tuttavia il datore di lavoro ha il

diritto di ottenere dal dipendente la cessione o la licenza sul brevetto. Se il dipendente si rifiuta, il

datore di lavoro può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza costitutiva.

La disciplina si conclude con la seguente norma: se il dipendente interrompe il rapporto di lavoro e

nell’anno successivo deposita una domanda di brevetto, si presume, fino a propria contraria, che

quell’invenzione sia stata conseguita quando lui era ancora alle dipendenze del datore di lavoro ->

il brevetto spetta al datore di lavoro.

Se il dipendente brevetta a proprio nome un’invenzione che spetterebbe al datore di lavoro,

secondo l’Art. 118, il datore di lavoro può rivolgersi al giudice per un’azione di rivendica che gli

trasferisce automaticamente il brevetto.

Infine, per quanto riguarda le invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca –

Art 65 c.p.i. – il brevetto spetta a loro, salvo che una parte dei proventi devono essere versati

all’Università di riferimento.

5. Ambito di tutela

Il primo passo è l’attività di interpretazione del brevetto. Quando un avvocato porta una causa

brevettuale davanti al giudice, entrambi partono da un testo brevettuale. Il testo è molto articolato:

una parte di descrizione in cui si descrive nel dettaglio in cosa consiste il brevetto, le rivendicazioni

e i disegni.

Il vero oggetto protetto del brevetto deve risultare in modo certo e chiaro, in modo che i terzi

possano esserne a conoscenza. Nei testi brevettuali, a tal fine, sono previste le rivendicazioni in

cui per punti l’inventore precisa quali sono le caratteristiche dell’invenzione su cui chiede tutela.

Sono molto sintetiche, per punti, e si prestano ad essere inserite in banche dati e ad essere

oggetto di ricerca per punti. Per determinare quale sia la protezione data dal brevetto, il legislatore

dice che è proprio nelle rivendicazioni che si specifica “ciò che si intende debba formare oggetto

del brevetto” (art. 52.1)

La tutela c’è solo ed esclusivamente in quello che c’è scritto sulle rivendicazioni: i limiti della

protezione sono determinati dalle rivendicazioni. Da un lato è penalizzante per il titolare, ma

dall’altro lato se non adottiamo una regola di questo genere, gli altri operatori del settore sarebbero

sempre nell’incertezza.

La descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni (Art. 52.2 c.p.i.).

Esempio: invenzione di una particolare modalità di apertura/chiusura di un tappo -> si vede bene,

nel disegno, l’elemento particolare che deve avere il tappo, ma nelle rivendicazioni non è scritto:

non è tutelato! Non si possono integrare le rivendicazioni con i disegni: possono solo essere

interpretate.

E’ importante tenere presenta la differenza tra:

CONTENUTO = tutto ciò che si trova nel brevetto, in una sua qualsiasi parte;

OGGETTO = solo ed esclusivamente ciò che risulta dalle rivendicazioni.

Diritto di esclusiva

Facoltà esclusiva del titolare di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (Art.

66.1 c.p.i) -> è la regola generale.

Le regole successive sono più specifiche.

- Nel caso di brevetto di prodotto, il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in

commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto.[Questo approccio implica che se produco un

semilavorato e lo brevetto, non è protetto anche il prodotto finito].

- Nel caso di brevetto di procedimento, il titolare può vietare a terzi di applicare il

procedimento; può inoltre vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o

importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento. - > si può vietare a terzi

anche di produrre, usare, mettere in commercio, etc. anche il prodotto direttamente ottenuto dal

procedimento. [teoria cronologica vs teoria sostanziale/delle qualità].

Contraffazione

Nel caso di brevetto di procedimento, si presume fino a prova contraria che il terzo sia

responsabile di contraffazione se il suo prodotto è identico al prodotto ottenuto con il procedimento

brevettato e se: a) il prodotto ottenuto con il procedimento è nuovo oppure 2) vi è una sostanziale

probabilità che il prodotto sia stato fabbricato con il procedimento brevettato e il titolare del

brevetto non è riuscito con ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato

(Art. 67 c.p.i.).

Riassumendo

Diritti dell’inventore

Ci sono dei diritti che nascono per il fatto in sé di aver realizzato un’invenzione:

- Diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione: paternità dell’invenzione (diritto

morale);

- Diritto al brevetto(diritto patrimoniale): diritto di depositare la domanda per ottenere la

concessione del brevetto. Questo diritto spetta di regola a chi ha inventato, tuttavia ci sono delle

regole particolari per le invenzioni dei dipendenti;

Il secondo diritto patrimoniale è il diritto di brevetto (o sul brevetto) che sorge nel momento in cui il

brevetto viene concesso.

Il diritto di brevetto è regolato dall’articolo 66del codice della proprietà industriale. Dura 20 anni.

- Brevetto di prodotto

- Brevetto di procedimento

Tesi assoluta: il titolare del brevetto di prodotto è tutelato su tutto, anche sugli usi che non aveva

individuato.

Tesi relativa: il brevetto di prodotto fornisce una tutela relativa, ossia è circoscritta agli usi

individuati dal titolare. E’ tipico del campo chimico -> si scopre solo successivamente un secondo

uso medico di un certo principio attivo -> non è protetta.

In Italia è più diffusa la seconda.

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Contraffazione

Esistono tre tipologie di contraffazione (= violazione dei diritti del titolare).

1. Contraffazione letterale o diretta: riproduzione integrale del prodotto o procedimento brevettato o

comunque delle parti in cui si incorpora l’idea inventiva;

2. Contraffazione per equivalenti (art 52, comma 3-bis – aggiunto nel 2010): “per determinare

l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente

ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.”

La tutela brevettuale è una tutela dell’attività inventiva sottostante. E’ possibile che un terzo copi

l’idea e la immetta sul mercato, pur non copiando la forma espressiva. Gli elementi in cui si

incorpora l’idea inventiva vengono sostituiti con elementi diversi, ma equivalenti a quelli descritti e

rivendicati nel brevetto -> c’è contraffazione perché è stata copiata l’idea inventiva!

I giudici procedono nel modo seguente: verificano se la sostituzione dell’elemento è una cosa

ovvia e banale per il tecnico medio. Se la risposta è affermativa, c’è violazione. Un altro metodo,

mutuato dagli americani, è il test triplo con cui si verificano tre elementi:

- Funzione

- Modo

- Risultato

Ossia si verifica se svolge la stessa funzione, nello stesso modo e infine se si arriva allo stesso

risultato. Nel valutare il risultato si guarda anche ad un dato qualitativo di efficienza del risultato

(può essere che la soluzione del terzo sia qualitativamente superiore!).

E’ l’ipotesi che si verifica più spesso.

Esempio – Corte di Cassazione, 2011 – Caso limite in cui la Corte ha fissato la sua posizione circa

la contraffazione. Ci sono state 4 sentenze: due hanno detto che c’era contraffazione, le altre due

l’hanno negata.

3. Contraffazione indiretta (contributoryinfringement): un soggetto svolge un’attività perfettamente

lecita, ma fornisce a terzi mezzi univocamente destinati a violare il brevetto o comunque mezzi che

egli sa che saranno impiegati a questo scopo.

INVENZIONI DERIVANTI E BREVETTI INDIPENDENTI

Un’invenzione può derivare da una precedente invenzione. In particolare, si possono avere tre

possibili categorie di invenzioni derivate:

- Invenzioni di perfezionamento: è un’invenzione che consiste nel prendere la soluzione alla

base di una precedente invenzione e di perfezionarla, migliorandola e sviluppandola. Esempio:

modificare una delle fasi alla base di un procedimento.

- Invenzioni di combinazione: vengono combinati e coordinati elementi e mezzi già noti;

spesso la combinazione è molto banale, alla portata del tecnico medio, ma ci sono anche casi più

complessi in cui si scopre che la combinazione di due elementi da un risultato sorprendente,

imprevedibile. Se la combinazione è una semplice giustapposizione di elementi noti, senza un

effetto sinergico e sorprendente, non c’è un’invenzione.

- Invenzioni di traslazione: un’idea di soluzione di un problema tecnico viene trasferita ed

applicata ad un diverso settore della tecnica.Esempio: nel campo farmaceutico, si scopre che un

composto chimico può curare un’altra malattia (invenzioni di nuovo uso in campo chimico).

Dal punto di vista dei requisiti di brevettabilità, valgono le regole già studiate: tutte queste

innovazioni, se sono nuove e originali, sono brevettabili. Anche per l’ambito di tutela, vale la regola

generale.

La legge inserisce una disposizione particolare nel secondo comma dell’articolo 68 del codice.

Ci si può trovare nella seguente situazione: se per attuare l’invenzione derivata è necessario

sfruttare un insegnamento ancora coperto da brevetto, il titolare del brevetto sull’invenzione

derivata non può sfruttarla senza l’autorizzazione del titolare del primo brevetto. In tal caso, il

brevetto sull’invenzione derivata è detto “brevetto dipendente”. Un brevetto dipendente, anche se

pienamente valido, non può essere attuato senza il consenso del titolare del brevetto anteriore

“principale”; senza questo consenso, vi è contraffazione. Sono però possibili, a certe condizioni, le

licenze obbligatorie.

Non tutte le invenzioni derivate sono dipendenti! In linea di massima, il perfezionamento e la

combinazione sono invenzioni dipendenti. Le invenzioni di traslazione, invece, non dovrebbero

essere dipendenti, ma bisogna valutare caso per caso.

Siamo in un caso particolare: è un brevetto vincolato.

USI LECITI DELL’INVENZIONE ALTRUI

Esistono dei casi in cui il legislatore ritiene lecita una condotta che, in sé per sé, costituirebbe

violazione del diritto esclusivo.

L’articolo 68.1 del codice elenca alcuni casi in cui i terzi possono liberamente sfruttare

un’invenzione brevettata, senza necessità di consenso del titolare: sono deroghe all’esclusiva.

Sono previsti quattro casi:

- Atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali

- Uso in via sperimentale: si vuole stimolare il progresso tecnico -> sarebbe un controsenso

vietare atti che non hanno finalità commerciale, ma si propongono di utilizzare la conoscenza

brevettata per creare nuova conoscenza.

Secondo la posizione prevalente, l’eccezione copre solo la vera ricerca, ossia quella volta a

migliorare e progredire; se mi limito a sperimentare il prodotto altrui per capire come è fatto e per

poterlo eventualmente copiare, infatti, non si rientra in questo caso.

- Studi e sperimentazioni per l’ottenimento di un’autorizzazione all’immissione in commercio

di un farmaco – è una specificazione per il settore farmaceutico. Esistono due tipologie di case

farmaceutiche:

A) Originator: fanno ricerca per immettere sul mercato nuovi farmaci;

B) Genericisti: intervengono sul brevetto scaduto;

Da un lato, il legislatore incoraggia gli Originator che devono poter rientrare dei costi dalla ricerca,

etc., dall’altro però incoraggia i Genericisti. I farmaci dei Genericisti, tra l’altro, possono andare sul

mercato ad un prezzo decisamente inferiore non dovendo sostenere i costi di ricerca. Questo va a

vantaggio dei clienti e del servizio sanitario nazionale.

Tutti i farmaci possono andare sul mercato solo se sono stati approvati: le procedure – soprattutto

per gli Originator poiché i farmaci devono essere testati ex novo – sono molto lunghe. Il problema

è: se il Genericista dovesse attendere lo scadere del brevetto non solo per andare sul mercato, ma

anche per chiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio, in realtà l’esclusiva

dell’Originator durerebbe molto di più -> la protezione sarebbe ingiustamente prolungata. Quindi,

fermo restando che il Genericista non può andare sul mercato finché c’è il brevetto, gli viene

consentito di chiedere l’autorizzazione all’immissione in commercio prima che il brevetto sia

scaduto.

E’ possibile utilizzare il principio attivo brevettato per fare studi e sperimentazioni necessariper

ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio. Tutte queste attività devono essere limitate

a ciò che è strettamente necessarioad ottenere l’autorizzazione.

- Preparazione estemporanea e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica,

purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente (c.d. eccezione galenica)

Deve trattarsi di una situazione eccezionale per rispondere alle esigenze di un singolo paziente (ad

esempio, perché intollerante a farmaci disponibili, etc.)

La logica dietro alla terza e alla quarta eccezione è la tutela della salute pubblica.

DIRITTI DI PREUSO

Nell’articolo 68, è regolata un’altra fattispecie assimilata a quelle di uso lecito: un soggetto realizza

un’invenzione, inizia a sfruttarla e non la brevetta; successivamente, un altro soggetto arriva allo

stesso risultato, senza sapere del prima, e la brevetta.

- Se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto ne ha comportato l’accessibilità al

pubblico, l’invenzione è entrata a far parte dello stato della tecnica e il successivo brevetto è privo

del requisito della novità.

- Se invece l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto non ne ha comportato

l’accessibilità al pubblico, il successivo brevetto è valido e il suo titolare ha i diritti esclusivi di

sfruttamento dell’invenzione previsti dall’articolo 66. Il punto è che il secondo potrebbe fare causa

al primo. La legge quindi afferma che se l’utilizzo dell’invenzione da parte del primo soggetto si

colloca nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla

data di priorità, questo soggetto può proseguirne l’utilizzo, anche se solo nei limiti del preuso.

ESAURIMENTO

Art. 5 c.p.i.

Dopo una prima vendita legittima, il titolare non può opporsi ad un’ulteriore vendita.

Come per il diritto d’autore, c’è esaurimento solo se la vendita avviene in Italia o nel territorio

dell’Unione Europea (esaurimento nazionale e comunitario – importazioni parallele). Non è invece

ammesso l’esaurimento internazionale.

CESSIONE E LICENZA

Il titolare può stipulare contratti di cessione e di licenza del brevetto.

La cessionesi inquadra in una compravendita: è un contratto con cui un titolare trasferisce i diritti

su un brevetto ad un altro soggetto. Il titolare originario si spoglia dei suoi diritti. Normalmente sono

contratti a titolo oneroso.

Più frequente e complessa è la licenza di brevetto. È un contratto diffusissimo: non si cede la

titolarità del brevetto, ma si autorizza un terzo a sfruttare un’invenzione brevettata. Il titolare è detto

licenziante, il terzo è detto licenziatario. Le ragioni alla base della licenza sono molteplici, ad

esempio non si hanno gli strumenti necessari per attuarlo, non si hanno i mezzi per entrare in altri

mercati, etc. La licenza moltiplica le possibilità di sfruttamento del brevetto. La situazione va a

vantaggio di entrambi: il licenziatario ha la possibilità di sfruttare l’invenzione brevettata, ma il

licenziante riesce ad operare in nuovi ambiti.

Le condizioni contrattuali variano in base alle esigenze delle parti. Tipicamente, la licenza è

onerosa ed è molto frequente la pratica dei canoni / delle royalties: a scadenze prestabilite, il

licenziatario versa una percentuale del fatturato o degli utili realizzati al titolare del brevetto.

E’ ammessa la clausola di esclusiva. La licenza è esclusiva se il titolare si impegna a non

concedere altre licenze e a non sfruttare in proprio l’invenzione: il licenziatario è l’unico a poter

sfruttare un’invenzione brevettata. E’ una clausola molto forte in suo favore.

Un’altra clausola comune è quella dei minimi garantiti: anche se il licenziatario non arriva a un x di

fatturato, è obbligato a versare una base minima garantita al titolare del brevetto.

I contratti di cessione e di licenza sono a forma libera. Solitamente sono in forma scritta (quelli

conclusi oralmente/per fatti concludenti sono più che altro tra holding e controllate, altrimenti sono

molto rari).

Licenze obbligatorie

Tipicamente, il titolare del brevetto è libero di decidere in piena autonomia se concedere o meno

una licenza.

Tuttavia, in alcuni casi, se il titolare rifiuta di concedere una licenza volontaria, il terzo può chiedere

e ottenere una licenza obbligatoria: sono situazioni eccezionali in cui è giusto che venga concessa

la licenza perché altrimenti si andrebbe a scapito degli interessi di terzi.

Il termine “licenza obbligatoria” non è in sé felicissimo: non si tratta di esecuzione forzata, ma

significa che interviene la Pubblica Amministrazione (nello specifico il Ministero dello Sviluppo

Economico) con un atto amministrativo che autorizza il terzo a sfruttare l’invenzione brevettata,

anche senza il consenso del titolare del brevetto.

Le situazioni eccezionali sono due:

1. Licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione del brevetto – L’invenzione

brevettata si suppone abbia una sua utilità/serva a soddisfare bisogni ed esigenze.

Se,trascorsi tre anni dal rilascio del brevetto, non viene attuata o viene attuata in misura tale da

risultare in grave ”sproporzione con i bisogni del Paese”; inoltre, se dopo un’iniziale attuazione,

l’attuazione dell’invenzione viene – per oltre tre anni – “sospesa o ridotta in misura tale da risultare

in grava sproporzione con i bisogni del Paese” ogni terzo interessato può chiedere una licenza

obbligatoria per l’utilizzo non esclusivo dell’invenzione.

La licenza però non può essere concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a

cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto.

2. Licenza obbligatoria in caso di brevetto dipendente (Art. 71 c.p.i.) – Se un’invenzione

protetta da brevetto non può essere attuata senza attuare una precedente invenzione ancora

brevettata (brevetto dipendente), il titolare del secondo brevetto (dipendente) viene autorizzato a

sfruttarlo e quindi a sfruttare il brevetto dominante nella misura necessaria per attuare il secondo a

condizione che l’invenzione dipendente rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un

importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica (è una norma di grande favore

per il titolare del brevetto – è complesso dare la prova del progresso tecnico).

 Disposizioni comuni ai due tipi di licenza obbligatoria(art. 72, 73 e 199 c.p.i.)

1. Occorre una istanza motivata, presentata dal soggetto interessato all’Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi

2. Chi chiede la licenza obbligatoria deve dimostrare «di essersi preventivamente rivolto al

titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque

condizioni»

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa «quando risulti che il richiedente abbia

contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede»

4. La licenza obbligatoria è sempre non esclusiva

5. Chi ottiene la licenza obbligatoria deve versare al titolare del brevetto un «equo

compenso», la cui misura è determinata nel decreto di concessione della licenza

6. Il decreto di concessione della licenza stabilisce, oltre alla misura del compenso, la durata e

le condizioni della licenza

7. La licenza obbligatoria può essere revocata se il licenziatario non rispetta le condizioni del

decreto di concessione oppure se vengono meno le circostanze che hanno determinato la

concessione della licenza

Licenza di diritto

Il titolare del brevetto può fare un’offerta al pubblico per la concessione di una licenza per l’uso non

esclusivo dell’invenzione (art. 80.1 c.p.i.)

• Se un soggetto notifica al titolare una accettazione dell’offerta, il contratto di licenza è

concluso, anche se non viene accettato il compenso proposto dal titolare nell’offerta (art. 80.2

c.p.i.).

• Se il compenso non viene accettato, la misura del compenso viene determinata con «equo

apprezzamento» da un collegio di arbitratori (art. 80.3 c.p.i.).

Non è un istituto molto diffuso.

CASI DI NULLITA’ E DECADENZA

Nullità

Il brevetto non presenta i requisiti di legge per la sua validità.

Le ipotesi di nullità sono:

1- Non rientra tra le entità brevettabili;

2- Mancano i requisiti di brevettabilità previsti: industrialità, novità, liceità e originalità;

3- L’invenzione non è sufficientemente descritta;

4- L’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione è stata

estesa: ciò è possibile soprattutto a causa di un irregolare esercizio della facoltà di integrazione e

di correzione della descrizione nel corso della procedura di brevettazione;

5- Il brevetto è stato concesso a un non avente diritto e l’avente diritto “non si sia valso della

facoltà accordategli dall’articolo 118 c.p.i.” (ossia rivendica del brevetto)

E’ possibile la nullità parziale se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto.

E’ prevista la possibilità di conversione del brevetto nullo.

Decadenza del brevetto

1-Mancata attuazione nel caso previsto dall’articolo 70.4: il titolare del brevetto non ha assolto

l’onere di attuazione dell’invenzione nei due anni successivi alla concessione della prima licenza

obbligatoria - ipotesi collegata all’interesse pubblico;

2- Mancato pagamento delle tasse annuali necessarie per mantenere in vita il brevetto (Art. 75)

Per la nullità, sin dall’origine mancavano i requisiti necessari: invalidità con effetto retroattivo; con

la decadenza, invece, vengono meno i diritti e non si ha ovviamente un effetto retroattivo.

DIRITTO D’AUTORE

ossia il diritto esclusivo (iusexcludendialios) di utilizzazione dell’opera spettante a qualsiasi autore

di un’opera avente i requisiti di legge.

Ha un duplice aspetto:

- Positivo: permette al titolare di decidere come e se sfruttare l’opera

- Negativo: vieta a terzi l’utilizzo dell’opera

Opere Protette e Requisiti di Protezione

1. Opere proteggibili

 Legge 22 Aprile 1941, n. 633–Protezione del Diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio

E’ la fonte normativa fondamentale in Italia, più volte modificata nel corso degli anni.

L’UE, dagli anni ’90, ha emanato una serie di direttive volte armonizzare determinati aspetti del

diritto d’autore (interventi settoriali) e le tre più importanti riguardano la tutela del software, dei

database e dell’industrial design. Altre norme a tutela del diritto d’autore sono inserite in

convenzioni internazionali multilaterali: la convenzione base è del 1886, c.d. Convenzione

d’Unione di Berna; altre sono la Convenzione universale sul Diritto d’Autore del 1952, gli accordi

TRIPS del 1994 e il trattato in materia di diritto d’autore del 1996 che contiene norme specifiche in

materia di tutela di software/banche dati.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono

alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione

di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20

giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale

costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

“Opere dell’ingegno” è una formula molto ampia: qualunque creazione intellettuale è un’opera

dell’ingegno, ma subito dopo viene precisato che devono appartenere a determinati campi:

- Letteratura

- Musica

- Arti figurative

- Architettura

- Teatro

- Cinematografia

Queste categorie costituiscono un elenco tassativo o hanno carattere meramente esplicativo? Ci

sono posizioni divergenti.

“di carattere creativo” – le opere devono essere frutto di una creazione originale del loro autore.

Anche le opere utili, software/banche dati, sono considerate: negli anni ’90 è stato aggiunto un

secondo comma in cui si afferma che anche i software – che intuitivamente non sono opere d’arte!

– vengono considerati come forme particolari di opere letterarie: il software scritto dal

programmatore viene assimilato ad un’opera letteraria. Il diritto d’autore non è più un’esclusiva

delle opere d’arte.

La terza opera utile, il design, non è menzionata esplicitamente in questo articolo perché presenta

meno problemi: è più vicina ad un’opera d’arte.

Questo articolo definisce i campi e i settori protetti dalla legge. Nell’articolo 2, presupposta

l’individuazione fatta dall’articolo 1, si fornisce un elenco di specifiche opere che si collocano

all’interno di questi campi e che sono protette dal diritto d’autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta

quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le

variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

[opere teatrali]

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative

similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice

documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia

sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di

creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le

idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla

base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la

progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o

altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente

accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende

al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

L’elenco tradizionale si arrestava alle prime sette; negli ultimi vent’anni il legislatore ha aggiunto le

ultime tre opere utili: software, banche dati e il disegno industriale (non è sufficiente per

quest’ultima la creatività, ma deve anche avere valore artistico inteso come giudizio di

meritevolezzaartistico/estetica).

E’ sicuramente un elenco non tassativo. Ciò si ricava proprio dall’incipit: “Inparticolare sono

comprese nella protezione”.

2. Requisiti Protezione

Devono esserci determinate ragioni per concedere un’esclusiva/un monopolio.

In primo luogo, possono essere protette solo se – oltre ad appartenere alle categorie sopra

individuate - hanno carattere creativo, ossia se presentano originalità e individualità. Deve essere

frutto di una scelta personale dell’autore nell’espressione di un’ide: deve rispecchiare la personalità

dell’autore.

La creatività è una soglia facile da raggiungere: è sufficiente che si tratti di un’opera pensata e

realizzata in modo proprio dall’autore. Non deve quindi essere una mera copia di cose già esistenti

e deve esserci un margine di discrezionalità nell’espressione dell’idea (= devono esserci altri modi

per esprimere la stessa idea).

Ci si è chiesti se sia sufficiente l’originalità (creazione autonoma dell’autore) o se debba esserci

anche una novità oggettiva (diversità dell’opera da altre già esistenti). Anche in questo caso non

c’è una risposta univoca. Alcuni ritengono che l’importante sia che l’autore non abbia copiato:

secondo questa posizione, se due opere sono uguali si tratta di “incontri fortuiti” ossia solo per

coincidenza la seconda replica qualcosa che già c’era. In tal caso, esistono due diritti d’autore:

entrambi i soggetti sono protetti. Altri invece ritengono che, nel caso di incontri fortuiti, il secondo

arrivato non debba essere protetto: è necessaria una novità oggettiva. I maggiori problemi si

riscontrano nell’ambito musicale, ma anche nel campo dei software.

Solo le opere del disegno industriale prevedono un requisito di protezione aggiuntivo: devono

avere anche valore artistico (è molto difficile da definire).

E’ fondamentale tenere presente che il diritto d’autore protegge SOLO la forma espressiva

dell’opera, ossia il modo in cui il concetto è espresso, e non anche il concetto sottostante. Ciò è

diverso nel caso dei brevetti che, invece, tutelano anche l’idea in sé. Per il diritto d’autore, il

concetto rimane libero: altri potranno esprimere, con altre parole, lo stesso concetto (esempio

biografia filosofo).

Il concetto di protezione della forma espressiva non protegge solo la forma esterna – ossia come

l’opera appare esternamente al suo fruitore - ma anche quella interna – ossia la trama, la

struttura, l’organizzazione dell’opera (nel caso di un manuale, ad esempio, posso vietare che

venga copiato il modo di organizzare gli argomenti).

3. Fattispecie costitutiva

In quale momento sorge il diritto? La nascita del diritto è subordinata a determinati elementi. Può

avvenire o su base fattuale o in seguito alla pubblicazione dell’opera.

- Il diritto d’autore nasce per il semplice fatto della creazione dell’opera (base fattuale): l’atto

creativo è condizione necessaria e sufficiente per avere tutela, non bisogna registrare nulla.

- Ovviamente l’opera deve essere estrinsecata: qualsiasi forma venga scelta va bene (cfr. Art. 2

“tanto se in forma scritta quanto se orale”). Il problema che si pone è la prova, poiché per la legge

non è necessario il supporto tangibile/fisico.

- Il diritto d’autore quindi si acquista senza formalità costitutive: non è necessaria una procedura

pubblica di registrazione o brevettazione.

- Titolare dei diritti è sempre ed esclusivamente l’autore dell’opera. Questa è un’altra regola che

differenzia il diritto d’autore da quello dei brevetti.

4. Opere frutto del contributo creativo di più autori

E’ un tema abbastanza controverso. Ha importanza soprattutto per i software e le banche dati.

La legge prevede quattro ipotesi in cui concorrono contributi di più soggetti:

- Art. 10 - Opere in comunione: contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone (es.

romanzo scritto da due autori).

Il diritto appartiene in comune a tutti i coautori. La legge precisa che determinate scelte,

fondamentali per lo sfruttamento dell’opera, devono essere prese all’unanimità: l’opera non può

essere pubblicata, etc. se non c’è l’accordo di tutti gli autori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto

di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può

essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art. 10

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di

autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro

essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere

pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima

pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più

coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere

autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

- Art. 33-34 [Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere

coreografiche e pantomimiche]e 44-50 [Opere Cinematografiche]- Opere composte: l’opera si

compone di contributi creativi distinti e separabili che si uniscono e si fondono per formare un

unicum (es. film ->sceneggiatura, colonna sonora, etc.).

I diritti spettano ai vari coautori, ma la legge prevede che sia un solo soggetto a prendere le

decisioni circa lo sfruttamento dell’opera. Ad esempio, nel caso di film, le scelte spettano al

produttore cinematografico.

Inoltre l’autore può sfruttare quel contributo anche separatamente dall’opera composta,purché non

in concorrenza con l’opera complessiva.

- Art. 3, 7.1 e 38-43 - Opere collettive: riunione di più opere autonome, quale risultato di

un’attività di scelta e coordinamento (es. enciclopedia, rivista, antologia).

In questi casi c’è un doppio livello: sulle singole opere rimangono i diritti d’autore in capo ai singoli

autori, ma al secondo livello c’è un diritto d’autore sulla raccolta nel suo complesso attribuito al

soggetto che ha organizzato e curato la raccolta complessiva.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di

creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine

letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le

antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza

pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 7 (comma 1)

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

Art. 38

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore

dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera

separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

- Art4, 7.2 e 18 – Opere derivate: elaborazioni creative di un’opera precedente (es.

trasformazione di un romanzo in un film).

L’autore dell’opera elaborata è titolare di un suo proprio diritto d’autore sull’opera elaborata, ma

proprio perché essa contiene elementi creativi della prima opera non può sfruttarla senza il

consenso dell’autore della prima opera.

Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di

carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in

altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento

sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non

costituenti opera originale.

Art. 7 (comma 2)

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

DIRITTO D’AUTORE

Contiene sia diritti patrimoniali sia diritti morali.

Le attività di terzi che violano il diritto d’autore vanno sotto il nome di contraffazione, nel caso di

diritti patrimoniali, o plagio, nel caso di diritti morali.

1. DIRITTI PATRIMONIALI

Le facoltà esclusive patrimoniali sono contenute negli articoli da 12 a 19 della legge 633 del 1941.

L’Articolo 12, comma 2 contiene la norma generale:

(L’autore) Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo,

originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti

esclusivi indicati negli articoli seguenti.

Utilizzo dell’opera = attività che consente a terzi la fruizione dell’opera (riproduzione, distribuzione,

comunicazione, etc.).

La legge precisa “Utilizzo economico”: attività idonea a creare un profitto per il titolare.

Non costituiscono utilizzo dell’opera e sono in ogni caso leciti il godimento e la fruizione personali

dell’opera (lettura di un libro, ascolto di una musica, etc.).

Diverso è il caso in cui non ci si limiti ad ascoltare / leggere, ma vengono poste in essere attività di

riproduzione, distribuzione, comunicazione, etc. che costituiscono “utilizzo”: sono vietate anche se

compiute da terzi senza scopo di lucro. Inoltre, il diritto d’autore può coprire anche attività svolte in

ambito privato. Il discrimine è dato dal fatto che l’attività incida o meno sulla possibilità di fruirne

dell’autore.

All’interno di questa norma generale, si collocano i singoli diritti esclusivi. La legge non ha un

ordine generale. Qui verranno classificati in quattro blocchi di norme:

- Diritti di prima pubblicazione dell’opera: art 12, commi 1 e 3 – prima messa a disposizione

dell’opera con sua accessibilità da parte del pubblico, in qualunque modo (stampa, esecuzione,

rappresentazione, diffusione, etc.)

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

-Diritti di riproduzione e distribuzione dell’opera: artt. 13, 14, 17, 18 bis -ineriscono alla fissazione

dell’opera su un supporto e alla sua vendita.

- Diritti di comunicazione dell’opera: artt. 15, 15 bis, 16, 16 bis – non c’è un supporto tangibile.

- Diritti di elaborazione dell’opera: art. 18

Bisogna tenere presente il principio di indipendenza dei singoli diritti esclusivi che si ritrova

nell’articolo 19 comma 1:

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi

non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Le tante facoltà in cui si declina il diritto d’autore sono indipendenti le une dalle altre. Il titolare può

disporre di un diritto senza dover disporre degli altri (esempio: il titolare che ha autorizzato solo la

riproduzione dell’opera può vietare altri utilizzi dell’opera stessa; il titolare che ha autorizzato solo

la rappresentazione dell’opera in teatro può vietare la realizzazione di un filmato e la sua

trasmissione in televisione).

Il comma 2 afferma che:

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Ciò significa il diritto tutela non solo l’opera nel suo insieme, ma anche parti dell’opera. Si deve

però trattare di parti che hanno in sé carattere creativo.

Ciò significa che si verifica violazione anche se copio solo un capitolo di una romanzo, ad

esempio.

Andiamo ad analizzare i singoli diritti.

1.1 Diritto di prima pubblicazione dell’opera

Prima messa a disposizione dell’opera con sua accessibilità da parte del pubblico

Si collega a questa disposizione l’articolo 24, comma 1 che afferma che il diritto di pubblicare le

opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia

espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.

La pubblicazione è intesa in senso lato, ossia si intende il mettere a disposizione a terzi l’opera:

anche la recitazione orale, la diffusione via radio, etc. sono valide.

1.2Diritto di riproduzione

E’ la moltiplicazione dell’opera in copie: fissazione dell’opera su qualunque supporto materiale.

E’ stata la prima facoltà del diritto d’autore.

Art. 13

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,

temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la

copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia

ed ogni altro procedimento di riproduzione.

“In tutto o in parte”: anche la singola parte è protetta! (cfr. art. 19, comma 2).

“diretta”: da un esemplare dell’opera o “indiretta”: a distanza, ossia ad esempio, tramite la

registrazione di musica diffusa per radio.

“permanente”: fissazione stabile dell’opera su un supporto o “temporanea”. Su questo punto c’è

stato un dibattito e in seguito il legislatore ha modificato l’articolo introducendo la specifica

“temporanea”: un esempio è la copia dell’opera scaricata su un computer o su un server, ma non

memorizzate stabilmente; oppure di copie transitorie che si creano nella trasmissione dell’opera su

internet. In questo modo, però, si rischia di rendere impossibile l’utilizzo di internet, etc. Sono state

introdotte delle eccezioni. Nel caso di riproduzione temporanea, infatti, sono esentati gli atti di

riproduzione previsti dall’art. 68 bis.

Art. 68-bis

Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in

materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione

temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed

essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in

rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri

materiali.

Le due regole sono:

1. Il service provider non risponde delle copie transitorie che inevitabilmente si formano e che sono

necessarie per il passaggio dell’opera dall’utente a quello finale;

2. Se il passaggio da A a B è frutto di un utilizzo legittimo dell’opera, quindi c’è un consenso del

titolare, conseguentemente sono lecite tutte le copie temporanee che si formano per permettere

questo passaggio.

“in qualunque modo o forma”: il diritto di riproduzione copre ogni modalità di realizzazione della

copia su ogni tipo di supporto. Copre anche la riproduzione dell’opera in una forma espressiva

differente.

* Diritto di trascrivere: trasformazione dell’opera orale in opera scritta o, in generale, fissazione

dell’opera orale su un supporto.

Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in

opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

* Disciplina copia privata - In alcuni casi, la copia privata è libera: non è violazione del diritto

d’autore (art. 68, comma 1 - . E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso

personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione

dell'opera nel pubblico).

Esistono poi altri casi di copia privata: la legge dice che non sarebbe un’attività di per sé libera

poiché rientrano nel diritto d’autore, ma in relazione a queste attività viene attenuato. Il titolare del

diritto d’autore, infatti, deve accettare che la copia venga fatta in seguito al pagamento di una

quota: sistema del prelievo.Il compenso in denaro viene pagato da chi fornisce il servizio: ad

esempio, nel caso del servizio di fotocopiatore, è chi fa le fotocopie a dover pagare la quota.

In questo gruppo, rientra anche l’articolo 17 che riguarda il diritto di distribuzione, ossia la messa in

commercio o in circolazione dell’originale dell’opera e di tutti gli esemplari di essa. Di norma va di

pari passo con il diritto di riproduzione, ma non è sempre così.

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o

comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale

dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel

territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati

extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità

europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella

Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in

modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche

nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di

distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini

promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.

Principio di esaurimento. Una volta che l’opera è stata distribuita o messa in commercio dal titolare

del diritto, gli esemplari della stessa possono essere rivenduto liberamente (cfr. Mercato

dell’usato). La logica fondamentale è che il titolare realizza il suo profitto con la prima vendita

dell’opera protetta: non può pretendere che tutte le circolazioni ulteriori dell’opera siano soggette al

suo compenso. Il principio di esaurimento dice che il diritto esclusivo del titolare si esaurisce nel

momento in cui l’esemplare viene messo in circolazione con il suo compenso. L’espressione

“esaurimento” può essere fuorviante: non è che viene meno il diritto d’autore sull’opera protetta,

ma viene meno la possibilità di opporsi alla rivendita dei singoli specifici esemplari messi in

commercio con il consenso del titolare.

Esaurimento del diritto: il titolare non può impedire, a meno che non ricorrano motivi legittimi,

l’ulteriore circolazione degli esemplari dell’opera messi in commercio all’interno dell’UE dal titolare

stesso o con il suo consenso. Non opera per gli esemplari che siano stati messi in commercio,

anche con il consenso del titolare, al di fuori dell’Unione Europea: non opera l’esaurimento

internazionale, solo quello nazionale e comunitario.

L’esaurimento opera solo per gli specifici esemplari dell’opera messi legittimamente in commercio

e solo per il diritto di distribuzione (gli altri diritti esclusivi non sono soggetti ad esaurimento).

Se ci sono motivi legittimi, l’esaurimento non opera. Tipicamente, il motivo legittimo principe è

quando l’opera viene modificata / alterata / venduta in un contesto squalificante e svilente per

l’opera -> si verifica soprattutto per i marchi.

(Anche per le vendite online vale la regola dell’esaurimento?)

* Diritti di noleggio e di prestito

Il primo è una sorta di affitto o di locazione dell’opera: viene concessa in uso l’opera a fronte di un

corrispettivo.

Art. 18 bis 1

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di

supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del

conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

Il prestito invece è la cessione in uso delle opere per un tempo limitato senza finalità di benefici

economici o commerciali. Per evitare un’estensione irragionevole del diritto d’autore, è coperto dal

diritto esclusivo solo il prestito fatto da istituzioni aperte al pubblico, mentre il prestito tra privati è

libero. In realtà, sono liberi anche alcuni prestiti effettuati da biblioteche e discoteche dello Stato e

di enti pubblici con esclusive finalità di promozione culturale e di studio personale.

Art. 18 bis 2

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di

supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo

di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1

E’ importante tenere presente la distinzione, parlando di supporto materiale, tra corpus misticum e

corpusmecanicum. Il primo è l’opera dell’ingegno, il secondo è il supporto su cui l’opera è fissata.

L’oggetto del diritto è la creazione intellettuale, la creazione artistica: il corpus misticum!

1.3 Diritti di Comunicazione dell’opera

Diritto di rappresentazione, di esecuzione e di recitazione (Art. 15)

Sono le forme di comunicazione dell’opera ad un pubblico presente.

- Rappresentazione: quando vi è azione scenica (balletto, teatro);

- Esecuzione: esecuzione musicale senza azione scenica;

- Recitazione: dizione di un’opera senza azione scenica (lettura in pubblico di poesie, etc.);

Possono avvenire dal vivo oppure con la proiezione o l’ascolto di registrazioni; in entrambi i casi, il

pubblico si trova nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione.

A differenza di quanto avviene per la copia, questi tre diritti sono riservati al titolare solo se

avvengono in pubblico. Se sono svolte tra privati, sono libere e non coperte da diritto d’autore (non

avvengono in pubblico se hanno luogo nella cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della

scuola o dell’istituto di ricovero senza scopo di lucro).

1.3 Diritti di Comunicazione dell’opera

Diritto di rappresentazione, di esecuzione e di recitazione (Art. 15)

Diritto di comunicazione ad un pubblico distante (Art. 16)

Comunicazione dell’opera ad un pubblico non presente “su filo o senza filo” -> il pubblico non è

presente nel luogo in cui avviene l’attività di comunicazione.

Art. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto

l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la

televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la

ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende

altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi

accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi

compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

“… comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno

possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.”-> fa riferimento alla

comunicazione via internet: comunicazione interattiva.

Anche per il diritto di comunicazione ad un pubblico distante, si ritiene che il diritto esclusivo del

titolare copra solo la comunicazione effettuata al pubblico, non anche quella a privati.


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Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in management per l'impresa (MILANO - ROMA)
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fbeat di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Unicatt o del prof Sironi Giulio Enrico.

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