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Diritto industriale - Appunti

Appunti di Diritto industriale per l’esame del professor Di Nola. Gli argomenti trattati sono i seguenti: il diritto industriale, caratteristiche generali, fonti e assetti di interesse coinvolti, il codice della proprietà indutriale, il marchio d’impresa quale segno distintivo economicamente più importante.

Esame di Diritto industriale docente Prof. S. Di Nola

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protettivi, con necessità di una maggiore lontananza rispetto al segno protetto. Il secondo consiste

nella registrazione del marchio anche in classi di prodotti e servizi rispetto ai quali il titolare non ha

intenzione di usare il marchio ed ha l’obiettivo di ampliare l’ambito di tutela del segno sul piano

merceologico.

I limiti funzionali all’esclusiva del titolare del marchio hanno caratteristiche e finalità eterogenee. I

più importanti sono costituiti dal principio di esaurimento, dal divieto di uso decettivo del

marchio e dall’individuazione di alcune ipotesi di uso lecito del marchio altrui.

Il principio di esaurimento implica che il titolare del marchio non può vietare l’ulteriore circolazione

dei beni su cui ha apposto il proprio segno, una volta che gli stessi siano stati messi in commercio

dal titolare medesimo o con il suo consenso. Tale principio mira ad evitare che la registrazione del

marchio nei vari Stati dell’Unione Europea possa essere usata per compartimentare i mercati ed

impedire le importazioni parallele.

Il divieto di uso decettivo del marchio prevede che il titolare possa mutare le caratteristiche dei

prodotti o dei servizi su cui appone il proprio marchio, ma dandone adeguata informativa ai

destinatari, anche attraverso le comunicazioni pubblicitarie.

Le modalità lecite di utilizzazione del marchio altrui sono individuate nell’art. 21 del Codice della

proprietà industriale e sono costituite dagli usi atipici, vale a dire in funzione non distintiva, del

marchio altrui, fra i quali un rilievo centrale riveste l’uso del marchio di altro imprenditore in

funzione descrittiva (ad esempio il rivenditore di pezzi di ricambio che menziona i marchi dei

prodotti sui quali i pezzi possono essere utilizzati). L’art. 21, comma 2 recita che “ non è

consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da ingegnare un

rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese,

prodotti o servizi altrui o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la

natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi a causa del modo o del contesto in cui

viene utilizzato o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto

esclusivo di terzi ” . Tutti gli usi atipici, peraltro, sono soggetti al limite generale della conformità

alla disciplina della concorrenza sleale prevista dall’art. 2598 del codice civile. Fra le applicazioni

giurisprudenziali di tale limite possono essere citati il “look alike” (commercializzazione di prodotti

con diciture “tipo” o “modello” e l’agganciamento a marchi celebri), che viene fatto rientrare

nell’illecito concorrenziale per appropriazione di pregi. il titolare ha interesse ad una

Le vicende del marchio: circolazione del marchio, nullità e decadenza:

monetizzazione del valore di scambio del proprio marchio, che si concretizzi, tanto nella cessione

definitiva dello stesso, quanto nella concessione del diritto di utilizzazione ad altri soggetti,

avvalendosi di contratti di licenza. I destinatari dei prodotti, per converso, hanno interesse a che il

messaggio veicolato dal segno non venga ad essere modificato nei suoi contenuti o reso poco

intellegibile per effetto delle modalità di circolazione del marchio.

Il testo originario della legge marchi del 1942 sanciva che il marchio potesse essere ceduto solo

unitamente all’azienda o al ramo d’azienda in cui era stato in precedenza utilizzato dal titolare. La

nuova disciplina, ora travasata nell’art. 23 del Codice della proprietà industriale, consente

invece il trasferimento autonomo, totale o parziale (vale a dire per una parte o tutti i prodotti

o servizi per i quali è registrato), del marchio anche come bene in sé, indipendentemente

dalla cessione dell’azienda in cui era utilizzato dal precedente titolare. L’art. 138 del Codice

della proprietà industriale recita che “devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso

l’ufficio italiano brevetti e marchi: gli atti fra vivi che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti sui titoli

di proprietà industriale; gli atti tra vivi che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali

o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia; il verbale di pignoramento; il verbale di

aggiudicazione in seguito a vendita forzata; gli atti di divisione, di società, di transazione, di

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rinuncia; i decreti di espropriazione per cause di pubblica utilità”.

Ulteriormente, viene espressamente consentita la concessione di licenza, anche non esclusiva,

per l’uso del marchio in relazione a tutti o parte dei prodotti o servizi per il quale il segno è stato

registrato. Fra le licenze parziali rientrano i contratti di merchandising, caratterizzati dal fatto che il

titolare di un marchio che usa il segno per una data attività, concede ad un terzo la facoltà di

utilizzare il segno per beni diversi.

Un primo contrappeso è previsto dall’art. 23 del Codice della proprietà industriale che sancisce

che in ogni caso, dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei

caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

Il secondo contrappeso al regime di libera circolazione del marchio mira invece a bilanciare il

rischio che si configura nell’ipotesi in cui il titolare ne conceda l’utilizzazione, per la stessa tipologia

di beni o servizi, a più soggetti con contratti di licenza non esclusiva. In tale evenienza, il pericolo

di inganno per il pubblico è maggiore, dato che le licenze non esclusive hanno l’effetto di

consentire la presenza sul mercato di beni o servizi indistintamente contrassegnati dal medesimo

marchio, ma di provenienza diversa. Per bilanciare l’intrinseca valenza decettiva delle licenze non

esclusive, l’art. 23 del Codice della proprietà industriale introduce un limite specifico all’autonomia

negoziale delle parti ed impone che il contratto contenga espressamente l’obbligo per il

licenziatario ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli

corrispondenti messi in commercio con lo stesso marchio dal licenziante o da altri licenziatari.

Le ultime vicende del marchio registrato sono l’estinzione del diritto del titolare per nullità e

decadenza.

I due istituti sono accomunati dal fatto di essere la conseguenza di vizi che attengono,

normalmente, ai requisiti di validità del marchio. La differenza di fondo tra nullità (art. 25) e

decadenza del marchio consiste nel fatto che la prima si configura in presenza di vizi

genetici (originari) del segno, mentre la seconda opera qualora il difetto sia intervenuto

successivamente alla sua registrazione.

La configurabilità di difetti originari del marchio, pur in presenza di un procedimento di

registrazione, è la conseguenza del fatto che l’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di esame

della domanda, effettua una verifica formale e sostanziale sull’esistenza di impedimenti assoluti,

ossia che il segno sia suscettibile di essere rappresentato graficamente, non sia di uso comune,

non sia contrario alla legge, non sia descrittivo, non sia decettivo, abbia o meno ad oggetto il nome

di una persona diversa dal richiedente, abbia o meno ad oggetto il ritratto di una persona diversa

dal richiedente. La registrazione, pertanto, comporta una presunzione, ma relativa e non

assoluta, di validità del marchio stesso.

L’elenco delle cause di decadenza, contenuto nell’art. 26 del Codice della proprietà industriale,

comprende:

• la perdita della capacità distintiva (volgarizzazione);

• la decettività sopravvenuta del marchio;

• mancata utilizzazione del segno (ipotesi che si distacca dal paradigma dei vizi dei

requisiti di validità del marchio); Tale fattispecie si perfeziona se il titolare del marchio

ingiustificatamente non ne faccia uso, direttamente o indirettamente, per cinque anni

consecutivi, al fine di mantenere l’esclusiva solo in capo ai soggetti realmente interessati

ad essa, e di eliminare dal registro segni privi di utilizzazione effettiva (anche al fine di

semplificare l’operatività dei meccanismi di anteriorità). Il marchio decaduto per non uso

può essere ridepositato, ma deve sussistere il requisito della novità. 10

Sia la nullità che la decadenza possono essere parziali se i motivi che le fondano riguardano solo

una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato. L’art. 24 del Codice della

proprietà industriale sancisce espressamente, in deroga alla regola generale, che la decadenza

per non uso non si produce per i marchi protettivi, a condizione che venga utilizzato il marchio

protetto. Stante la natura eccezionale del precetto, esso non è applicabile al meccanismo delle

liste di protezione con la conseguenza che si avrà, in questo caso, la decadenza parziale del

marchio con riferimento alle classi contenenti prodotti e servizi per i quali il segno non venga

utilizzato per cinque anni consecutivi.

Secondo i principi generali riferibili ai due istituti, la legittimazione all’azione di nullità e decadenza

spetta a chiunque ne abbia interesse. Nel caso del marchio registrato, tale regola generale è

soggetta ad alcune importanti eccezioni. La nullità per effetto di novità e quella derivante da

contrarietà ai precetti sull’uso di nomi e ritratti altrui, infatti può eccezionalmente essere

esercitata solo dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.

Qualunque interessato può indirizzare all’ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i

quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione. L’opposizione scritta deve pervenire

entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda, deve essere motivata e documentata . La

competenza territoriale nelle cause di nullità e di decadenza spetta al foro del domicilio del

titolare del marchio; in mancanza di domicilio nello Stato, competente è il foro del domicilio

dell’attore; qualora anche l’attore non sia domiciliato nello Stato competente è il foro di

Roma. L’art. 121 recita comunque che “l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di

proprietà industriale spetta in ogni caso a chi impugna il titolo”. Alla sentenza che pronuncia la

nullità del marchio consente il divieto rivolto a chiunque di farne uso quando la causa di nullità

comporta la illiceità dell’uso del marchio.

Il marchio di fatto

l’ordinamento giuridico italiano attribuisce una tutela giuridica anche al marchio di fatto, vale a dire

al segno che venga utilizzato nell’esercizio dell’attività economica per contrassegnare i propri

prodotti e servizi, ma non è registrato. Il dato più rilevante, sul piano della limitazione di tutela del

marchio di fatto, è quello territoriale. L’esclusiva attribuita al titolare di un marchio non

registrato è parametrata al livello di notorietà, locale o meno, conseguita dal segno in virtù

della sua utilizzazione. Anche rispetto alla tutela del marchio di fatto la disciplina è stata

caratterizzata da una significativa evoluzione: il Codice della proprietà industriale include oggi il

marchio di fatto tra i diritti non titolati di proprietà industriale. La principale conseguenza di tale

inclusione è costituita dal fatto che ora il suo titolare può avvalersi, a difesa del proprio segno, oltre

che dell’azione di concorrenza sleale, anche di quelle, di merito e cautelari, previste e regolate dal

Codice della proprietà industriale.

3. Gli altri segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna, nomi a dominio

A completamento della trattazione dei marchi di impresa, vanno esaminati alcuni segni distintivi

ulteriori, quali la ditta, l’insegna ed i nomi a dominio, che possono essere utilizzati dagli

imprenditori nell’esercizio della propria attività.

Ditta ed insegna sono stati inseriti nel sistema del Codice della proprietà industriale sotto un

duplice aspetto: in primis essi rientrano nel novero dei segni distintivi diversi dal marchio, quali

oggetti di diritti non titolati di proprietà industriale (di conseguenza, ai fini della protezione

della ditta e dell’insegna il titolare può avvalersi, oltre alle norme sulla concorrenza sleale, del

regime sanzionatorio e delle regole processuali del Codice della proprietà industriale); inoltre, ditta

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e insegna sono espressamente citate nei precetti del codice che formulano il principio di unitarietà

dei segni distintivi. Ciò comporta che il diritto di esclusiva conseguito su un segno quale marchio

consente di impedirne l’utilizzazione dello stesso a terzi anche in funzione di ditta e insegna.

La ditta è un segno distintivo, sovente qualificato come “nome commerciale” dell’imprenditore, che

ha la funzione di identificare la persona dell’imprenditore (teoria soggettiva), ovvero il complesso

aziendale (teoria oggettiva). In ogni caso, la ditta svolge la sua valenza distintiva nel rapporto tra

l’impresa e un novero qualificato di soggetti (fornitori di beni, servizi e capitali), diversamente dal

marchio le cui funzioni (distintiva ed attrattiva) operano anche nei confronti della generalità dei

destinatari finali dei prodotti o dei servizi contrassegnati.

Contrariamente al marchio che può essere liberamente formato, il contenuto e le caratteristiche

della ditta sono parzialmente vincolati dovendo il segno contenere il cognome o la sigla

dell’imprenditore. La regola peraltro soffre di due eccezioni, una legale ed una di natura

interpretativa. Sotto il primo aspetto, va ricordato che il vincolo di contenuto riguarda la formazione

iniziale della ditta e in caso di trasferimento della ditta ad altro imprenditore non vi è alcun obbligo

di quest’ultimo di integrare il segno con il proprio cognome o sigla. Ciò che significa che nelle

ditte derivate la menzione del titolare dell’impresa può riguardare l’originario creatore della

ditta e non il suo attuale utilizzatore. In secondo luogo, gli interpreti ritengono tutelabile come

segno distintivo anche la cd. “ditta irregolare”, vale a dire quella “di fantasia”, che non menziona il

cognome o la sigla di alcun imprenditore.

La ditta, come gli altri segni distintivi, deve presentare quali requisiti di validità e tutelabilità la

capacità distintiva, la liceità e la novità. Con riferimento specifico al requisito della novità, l’art.

2564 prescrive un obbligo di differenziazione della ditta, qualora la stessa sia identica o simile a

quella precedentemente usata da altro imprenditore e sussista un rischio di confusione a causa

dell’oggetto e del luogo di esercizio dell’attività.

La privativa sulla ditta ha, sul piano costitutivo, la natura di diritto non tutelato di proprietà

industriale.

La ditta è trasferibile, ma con un regime vincolato, dato che l’art. 2565 prescrive che essa non può

essere trasferita separatamente dall’azienda. Se la cessione dell’azienda avviene per atto tra vivi

occorre l’espresso consenso del precedente titolare per il trasferimento della ditta. Nella

circolazione mortis causa invece la successione della ditta è automatica. È abbastanza usuale,

all’atto pratico, che le imprese registrino la ditta anche quale marchio generale, con il conseguente

cumulo delle due tutele.

L’insegna è il segno distintivo che assolve allo scopo di identificare i locali ove concretamente

viene esercitata l’impresa e svolge dunque la sua funzione nei confronti dei destinatari finali

dell’attività. La sua rilevanza pratica è maggiore in relazione ad alcune tipologie di imprese per le

quali la localizzazione dell’attività è fondamentale (alberghi, ristoranti) ovvero per quelle

organizzate in reti in franchising.

A tutela dell’insegna possono essere utilizzate le norme sulla concorrenza sleale, in primo luogo

quelle relative alla fattispecie confusoria. L’insegna è anch’essa inserita nel sistema del Codice

della proprietà industriale ove è espressamente menzionata nelle norme che formulano il principio

di unitarietà dei segni distintivi. In via interpretativa, vengono ritenuti applicabili anche all’insegna i

princìpi relativi ai requisiti di validità dei segni distintivi e quelli sul contenuto e sui limiti del diritto di

esclusiva spettante al titolare.

Va ribadito inoltre che spesso le insegne sono registrate come marchi, con la conseguente

applicazione della più estesa tutela di cui gode quest’ultimo segno distintivo. Il diritto

sull’insegna nasce con la sua utilizzazione nella propria funzione tipica ed è trasferibile. 12

La genesi dei domain name (nome di dominio) si ricollega alla nascita ed allo sviluppo di internet

ed alla crescente rilevanza assunta, all’interno della rete, del domain name system. Prima

dell’emanazione del Codice della proprietà industriale, l’identificazione delle forme e delle tipologie

di tutela dei nomi di dominio usati nell’attività economica era demandata all’interpretazione

dottrinale e giurisprudenziale, oltre che alla regolamentazione data dall’ICANN (Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers). Dopo alcuni dubbi iniziali, gli interpreti hanno

accolto la tesi della qualificazione dei nomi di dominio aziendali quali segni distintivi atipici, con il

conseguente inserimento nel relativo sistema e la configurazione di una tutela di matrice

confusoria basata sulle norme in tema di concorrenza sleale. Tale qualificazione è stata acquisita

dal Codice della proprietà industriale, che ha inquadrato i nomi di dominio aziendali nel novero dei

diritti di proprietà industriale. L’inserimento dei nomi a dominio nel sistema dei segni distintivi

consente al titolare di un marchio di veder estesa la tutela e di poter proteggere il proprio

segno anche dalla sua utilizzazione in qualità di domain name. Il domain name ha una duplice

funzione:

• Vero e proprio indirizzo costituito da una parte iniziale comune (http://www), parte centrale

individualizzante, parte finale indicante estensione (com, it, org).

• Segno distintivo volto ad attirare l’attenzione degli utenti, per invogliare gli utenti a visitare il

sito (corrisponde essenziale alla parte centrale). Vi è un diritto esclusivo sull’indirizzo

attraverso registrazione italiana/estera, anche se vi è assenza di esami sulla confondibilità

rispetto alle registrazioni precedenti.

L’art. 12 del Codice della proprietà industriale recita: “non possono costituire oggetto di

registrazione i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già

noto come nome a dominio usato nell’attività economica se a causa della identità o somiglianza fra

i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i

quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico”. L’art. 22

segue dicendo: “il divieto si estende all’adozione come dominio di un sito usato nell’attività

economica di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non

affini, che goda nello stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio

agli stessi.” (vedi il caso Armani).

4. Le forme di tutela dell’innovazione tecnologica d’impresa (brevetti) Oltre ai

Fonti di disciplina, assetti di interesse coinvolti e obiettivi generali del sistema brevettuale:

segni distintivi utilizzabili nell’esercizio dell’attività economica, rientrano l’innovazione tecnologica

e, più in generale, il know-how, vale a dire quel complesso di conoscenze, dati ed informazioni

che possono attenere a diverse fasi dell’impresa, dalla produzione alla commercializzazione.

L’ordinamento italiano consente di tutelare l’innovazione con gli strumenti del brevetto per

invenzione o per modello di utilità, della registrazione quale disegno o modello, della tutela

tipica prevista per le informazioni aziendali riservate oltre che in applicazione delle norme in

materia di concorrenza sleale.

Ciò significa che l’innovazione può essere oggetto sia di diritti titolati (invenzioni, modelli di utilità,

disegni e modelli) sia di diritti non titolati (informazioni aziendali riservate) di proprietà industriale.

In linea generale si può affermare che la disciplina del segreto aziendale e della

concorrenza sleale sono utilizzabili per proteggere indistintamente qualsiasi tipo di know-

how, mentre l’accesso ai diritti titolati è riservato all’innovazione che presenti determinati

requisiti di base. La normativa è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, nel cui capo II è

compresa la disciplina generale delle invenzioni , dei modelli di utilità e dei disegni e modelli. Nella

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medesima parte del Codice della proprietà industriale sono presenti due articoli che individuano i

requisiti ed i contenuti della tutela del segreto aziendale.

Fra le convenzioni internazionali che recano una disciplina dell’innovazione tecnologica, meritano

di essere citate oltre alla Convenzione dell’Unione di Parigi ed all’accordo TRIPS, il trattato di

cooperazione in materia di brevetti, la convenzione di Monaco sul brevetto europeo, la

convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario.

Sul piano sostanziale, la peculiarità di fondo dell’impianto brevettuale consiste in una maggiore

rilevanza degli interessi pubblici rispetto a quanto accade nel sottosistema dei segni distintivi.

L’imprenditore che giunge ad un’innovazione è interessato ad essere l’unico soggetto che

può avvalersene nella propria attività economica e a deciderne autonomamente modalità e

termini di attuazione. Per raggiungere tale obiettivo due sono le alternative: mantenere

segreta la novità, oppure ottenere il riconoscimento di un’esclusiva di diritto mediante un

procedimento di brevettazione. A fronte dell’interesse del singolo imprenditore che innova, si

configurano l’aspettativa dei concorrenti ad avvalersi anche essi del nuovo prodotto, procedimento

o know-how, nonché, su un piano più generale, l’interesse pubblico al progresso tecnologico che è

agevolato da una libera accessibilità ed utilizzabilità delle conoscenze.

Il principio di fondo accolto dall’ordinamento italiano è costituito, da un lato, dal

riconoscimento della brevettabilità delle scoperte a valenza applicativa, con conseguente

diritto all’utilizzazione esclusiva da parte dell’avente diritto; dall’altro lato, dalla durata

necessariamente limitata della privativa, così da premiare chi ha contribuito al progresso

tecnologico, ma con un’esclusiva temporalmente limitata (allo scadere della quale

l’innovazione diventa patrimonio comune di tutti) ed alla condizione di fondo che la novità

venga resa immediatamente accessibile al pubblico (sul piano conoscitivo, non della sua

utilizzabilità nell’attività economica) mediante e per effetto del procedimento di

brevettazione.

L’importanza degli interessi coinvolti dal sistema delle privative sull’innovazione tecnologica ha

significativi riflessi anche sul piano del coordinamento sovranazionale dei precetti coinvolti. Quali

esempi possono essere portate le vicende del brevetto comunitario e del codice di condotta sui

trasferimenti internazionali di tecnologia.

Il primo attiene alle invenzioni e riguarda la creazione di un sistema brevettuale unitario, con

validità estesa all’intero territorio dell’Unione Europea, in termini concettualmente simili a quanto

avviene con l’istituto del marchio comunitario. A tale fine gli organi dell’Unione Europea hanno

programmato il passaggio ad una forma di armonizzazione forte, con il varo di un regolamento

rimasto allo stato di progetto.

Il secondo riguarda il trasferimento internazionale di tecnologia che configura un disallineamento

tra gli interessi degli Stati di provenienza delle imprese, rispettivamente, esportatrici ed importatrici.

L’ordinamento

La disciplina delle invenzioni industriali: nozione, tipologia e requisiti di brevettabilità

non fornisce una definizione di invenzione, lasciando agli interpreti il compito di enuclearla. È però

ormai diffusa la definizione dell’invenzione quale “soluzione originale di un problema tecnico”.

All’interno della qualificazione generale, le invenzioni possono essere classificate secondo due

partizioni di fondo.

1. La prima distingue le invenzioni di prodotto, che hanno materialmente ad oggetto un

nuovo prodotto destinato alla commercializzazione, dalle invenzioni di procedimento,

rispetto alle quali la soluzione originale riguarda il processo o metodo di fabbricazione di un

bene.

2. La seconda è quella che distingue le invenzioni autonome da quelle derivate (che

dipendono da una o più invenzioni precedenti). A seconda della tipologia di nesso con le

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innovazioni precedenti, le invenzioni derivate vengono ulteriormente tripartite in invenzioni

di perfezionamento, che introducono un miglioramento rispetto a quella di base, di

traslazione, quando si estrinsecano nell’individuazione di una nuova utilizzazione di un

prodotto o una sostanza, di combinazione, per le quali la soluzione originale consiste nella

giustapposizione di prodotti o procedimenti precedentemente inventati per ricavarne una

nuova funzione o utilizzazione.

Non tutte le invenzioni sono suscettibili di privativa industriale. L’art. 45 del Codice della

proprietà industriale contiene un elenco di fattispecie che non sono brevettabili come

invenzione. Si tratta di un catalogo che comprende sia innovazioni che il legislatore ritiene

estranee alla definizione di invenzione (scoperte, metodi matematici, teorie scientifiche ecc.),

sia situazioni che rientrano in tale fattispecie, ma che il legislatore ritiene di lasciare alla libera

utilizzazione (metodi chirurgici); sia i piani i princìpi ed i metodi per attività intellettuali (metodi di

studio e di insegnamento), per gioco (giochi di società, quiz), o per attività commerciale (es.

metodi pubblicitari e di vendita).

Un cenno a parte merita il software, la cui tutela viene riconosciuta con il sistema brevettuale,

ovvero con il diritto d’autore. Il legislatore italiano ha optato per la seconda alternativa, vietando la

tutela brevettuale del software, ma consentendone la protezione in termini di copyright.

L’articolo 2585 del c.c., statuisce che: “possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni,

atte ad avere un’applicazione industriale, quale un metodo o un processo di lavorazione

industriale, una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico, un prodotto o un

risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati

risultati industriali. In quest’ultimo caso, il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore”.

Ai fini della brevettabilità, un’invenzione deve presentare, a pena di nullità, quattro requisiti di

validità del brevetto costituiti dalla:

1. Novità;

2. Originalità;

3. Industrialità;

4. Liceità;

La brevettabilità presuppone l’indicazione dell’uso cui il prodotto è destinato.

Il Codice della proprietà industriale statuisce che un’invenzione è nuova se non è ricompresa nello

“stato della tecnica”, concetto che include tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia

o all’estero, anteriormente al deposito della domanda di brevetto. Il requisito dell’originalità implica

che la soluzione originale che si vuole brevettare presenti il cosiddetto Inventive step, vale a dire

non risulti compresa in maniera evidente nello stato della tecnica secondo il giudizio di una

persona esperta del ramo. Per questa persona (Consulente Tecnico d’Ufficio, cosiddetto CTU),

l’invenzione può essere evidente o non evidente.

Gli indizi di non evidenza riguardano le caratteristiche tecniche dell’invenzione o del procedimento

(progresso tecnico, storia del settore prima dell’invenzione, fatti successivi all’invenzione). Gli indizi

di evidenza si basano invece sulla constatazione di un progresso di routine che consiste nella

realizzazione contemporanea e indipendente dell’invenzione da parte di più inventori.

Nel definire la liceità, l’art. 50 del Codice della proprietà industriale, esclude dalla brevettabilità

invenzioni la cui attuazione sia contraria all’ordine pubblico e al buon costume.

Il requisito dell’industrialità implica che l’invenzione debba poter essere fabbricata o utilizzata

nell’esercizio di un’attività economica. Si tratta di un presupposto che segna sul piano teorico il

confine tra le invenzioni e le scoperte. Sono inoltre escluse dalla brevettabilità il corpo umano o la

scoperta di uno degli elementi di esso, una semplice sequenza di DNA e le invenzioni il cui

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sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana all’ordine pubblico, al buon costume, alla

tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei

vegetali e di gravi danni ambientali.

Genesi, caratteristiche e vicende dei diritti sulle invenzioni

L’individuazione delle caratteristiche del diritto di proprietà industriale va condotta sotto i tre profili

della titolarità (aspetti soggettivi), del contenuto (profili oggettivi) e della durata.

Dall’attività inventiva derivano tre tipologie di posizioni giuridiche soggettive: il diritto morale

d’autore ed inventore ed il corrispondente diritto patrimoniale, che viene di solito bipartito tra

diritto al rilascio del brevetto e diritti di brevetto.

Il diritto morale nasce in capo al soggetto che ha effettuato l’invenzione ed è una conseguenza

dell’attività inventiva. Esso ha natura indisponibile e consiste nel diritto di contenuto non

patrimoniale a vedersi riconosciuta la paternità dell’invenzione, anche da parte dell’Ufficio brevetti

e marchi.

I diritti di natura patrimoniale sull’invenzione hanno invece carattere disponibile e vengono

usualmente distinti in diritti al brevetto e diritti di brevetto. Il primo consiste nella facoltà che

compete all’inventore di presentare la domanda di brevettazione, mentre i secondi sono costituiti

dalle facoltà di uso esclusivo che conseguono all’esito positivo del procedimento e che portano a

qualificare la privativa in esame quale un diritto titolato di proprietà industriale. I diritti al brevetto e

di brevetto possono competere a soggetti che non hanno ancora iniziato l’esercizio dell’impresa,

ovvero che intendano porre in essere un’attività di mero godimento della privativa (concedendola

in licenza a terzi), ovvero, infine, a soggetti che pur sfruttando direttamente l’invenzione svolgono

un’attività economica che non è riconducibile alla disciplina d’impresa.

L’eccezione più importante in tema di diritti al brevetto riguarda l’invenzione effettuata dai

dipendenti. Per tale evenienza, l’ordinamento ripartisce i diritti patrimoniali sull’invenzione

(la paternità invece compete sempre all’autore materiale) tra chi ha posto in essere l’attività

inventiva (il dipendente) e chi l’ha organizzata, fornendo i mezzi e la struttura aziendale

idonei a svilupparla (l’imprenditore), con un dosaggio che si fonda su una valutazione

comparativa dell’efficienza dei due ordini di fattori.

L’art. 64 del Codice della proprietà industriale distingue tre diverse fattispecie:

1. La prima, l’invenzione di servizio, si configura quando l’attività inventiva costituisce

l’oggetto specifico del contratto di lavoro ed è, a tale fine, retribuita. In tale ipotesi, il diritto

al brevetto spetta al datore di lavoro ed il dipendente non ha alcuna aspettativa

patrimoniale aggiuntiva rispetto alla remunerazione pattuita nel contratto di lavoro.

2. La seconda, l’invenzione aziendale, è caratterizzata dal fatto che l’invenzione è fatta

nell’esecuzione del rapporto di lavoro, ma senza che venga prevista nel contratto una

remunerazione specifica. Anche in tale caso il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro,

ma il dipendente ha diritto al pagamento di un equo premio. Ai fini della determinazione

dell’equo premio, le variabili da considerare sono legate all’importanza dell’invenzione, alla

retribuzione percepita dal dipendente, al tipo di attività cui è adibito e al contributo

dell’organizzazione aziendale all’invenzione. Il legislatore tedesco propone un criterio di

quantificazione del premio di indennità: I = V (valore invenzione) x P (fattore proporzionale

percentuale in base a tre indici).

3. La terza, l’invenzione occasionale, ricorre nell’ipotesi in cui l’attività inventiva è posta in

essere dal dipendente al di fuori ed indipendentemente dall’esecuzione del contratto di

lavoro, ma nel campo di attività dell’impresa che lo impiega. In tale situazione il diritto al

brevetto spetta al dipendente, ma il datore di lavoro ha un articolato diritto di opzione per

l’acquisto dei diritti patrimoniali sull’invenzione (per l’esercizio della prelazione vi è un

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termine massimo di tre mesi).

Vi è inoltre il caso in cui vi sia un invenzione realizzata da più operatori (co-inventori). A tal

proposito l’art. 6 del Codice della proprietà industriale afferma che: “se un diritto di proprietà

appartiene a più soggetti le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle

disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”. Nel caso di cessione di

una quota, vi è un diritto di prelazione per i co-inventori; inoltre tutti i contitolari sono tenuti al

pagamento delle tasse di brevetto, salvo patto contrario.

Una disciplina speciale è dettata per le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti

pubblici di ricerca. Rimane invece demandata all’autonomia negoziale delle parti la sorte del

diritto al brevetto nell’ipotesi in cui l’attività di ricerca e sviluppo venga commissionata da imprese

private a terzi con dinamiche contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato. Il committente ,

solitamente, ha diritto a: rilascio del brevetto e sostiene i costi del diritto di brevettazione; il

ricercatore , solitamente, ha diritto a: corrispettivo pattuito e il diritto di ottenere licenza a

condizioni favorevoli.

Il diritto al brevetto si esercita mediante il deposito della domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e

marchi, deposito che segna la data di soluzione di eventuali conflitti tra più inventori.

Ogni domanda può avere ad oggetto una sola invenzione e si compone di due parti

essenziali costituite dalla descrizione e dalle rivendicazioni. La prima è volta ad individuare

le caratteristiche dell’invenzione e deve essere redatta in maniera sufficientemente chiara e

completa, tale da consentire ad un esperto del ramo di identificarla ed attuarla. Le

rivendicazioni individuano ciò che il richiedente aspira a veder coperto dalla privativa e, in

caso di concessione del brevetto, ne segnano i confini oggettivi. Quanto alla tipologia di

controlli effettuati dall’ufficio ai fini della concessione del brevetto, sino a pochi anni fa

l’ordinamento italiano accedeva ad un sistema imperniato sulla verifica della mera regolarità

formale della domanda, senza esame preventivo dei requisiti sostanziali dell’invenzione. Tale

sistema rende eventuale ed ex post la verifica dei requisiti sostanziali dell’invenzione, prevedendo,

in tale evenienza, che la verifica venga concretamente svolta dall’ufficio europeo dei brevetti.

Il rilascio del brevetto comunitario , dopo un preventivo esame, a differenza del brevetto italiano

che viene rilasciato senza esame, conferisce al titolare i diritti di privativa sull’invenzione e i diritti di

brevetto per invenzione. Hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito della domanda

(eccezioni nuove varietà vegetali, 15-30 anni; topografie di semiconduttori, 10 anni) e non possono

essere oggetto di rinnovo o proroga. L’unico meccanismo per protrarre la tutela dopo la scadenza

iniziale (salvo quello dei certificati complementari che consentono estensioni limitate, legate

all’esigenza di recuperare il tempo necessario per ottenere autorizzazioni alla messa in commercio

dei prodotti brevettati) è quello di effettuare e brevettare un’invenzione di perfezionamento, o altra

invenzione derivata, che consente un’autonoma e successiva tutela. La domanda viene ricevuta

dall’ufficio e viene resa accessibile al pubblico mediante pubblicazione solo dopo 18 mesi. Qualora

non si riscontrino le condizioni di legge, l’Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente

due mesi per formulare ulteriori osservazioni. In caso di accoglimento della domanda si redige il

brevetto: l’originale è raccolto nei registri e pubblicato sul Bollettino ufficiale e una copia conforme

è trasmessa al titolare. Contro i provvedimenti dell’ufficio italiano brevetti e marchi che

respingono totalmente o parzialmente una domanda è ammesso ricorso entro il termine

perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento alla

Commissione dei ricorsi. 17


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esse.ci

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DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in giurisprudenza
SSD:
A.A.: 2015-2016

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher esse.ci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Carlo Cattaneo - Liuc o del prof Di Nola Sergio.

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