Appunti di Gestione della Brevettazione e della Proprietà Industriale

APPUNTI DI GESTIONE DELLA

BREVETTAZIONE E DELLA

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Appunti delle lezioni

Alessandro Borin

aborin93@gmail.com

Sommario

1. Introduzione ........................................................................................................................................ 2

2. Marchio ............................................................................................................................................... 4

3. Modello Ornamentale o Design ........................................................................................................... 7

4. Diritto d’Autore ................................................................................................................................... 9

5. Topografia di un circuito a semiconduttori .........................................................................................11

6. Nuove varietà vegetali .......................................................................................................................12

7. Brevetto per Invenzione .....................................................................................................................13

8. Brevetto per Modelli di Utilità............................................................................................................14

9. Brevettazione Alternativa (art. 84 cpi) ...............................................................................................15

10. Segreto Industriale (Know-How) (art 98-99 cpi) .............................................................................16

11. Concorrenza Sleale (art. 2598-2601 Codice Civile) ..........................................................................17

12. Lo sviluppo dell’innovazione ..........................................................................................................18

13. Fonti Normative Brevetti ITA-UE ....................................................................................................19

14. Strategie Brevettuali .......................................................................................................................20

15. Struttura del Brevetto ....................................................................................................................23

16. Requisiti di Brevettabilità ...............................................................................................................25

17. Procedure Brevettuali.....................................................................................................................28

18. I Diritti conferiti con il Brevetto ......................................................................................................35

19. La difesa dei diritti di Brevetto .......................................................................................................36

20. Contraffazione del Brevetto ...........................................................................................................40

21. I Patent Trolls .................................................................................................................................45

22. Brevetto e Diritto d’Autore per il Software ....................................................................................47

23. Differenze tra Modello Ornamentale/Design e Brevetto per Invenzione/ Modello di Utilità .........56

24. Brevettare ad Unifi .........................................................................................................................57

25. Brevettare in Azienda .....................................................................................................................60

26. Spin-Off Universitarie .....................................................................................................................62

27. Valore Economico dei Brevetti .......................................................................................................64

28. Contratti e Brevetto ........................................................................................................................65

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Appunti Gestione della Brevettazione e della Proprietà

Intellettuale

1. Introduzione

Tutto il corso ruota intorno a queste due immagini: IDEA e CREATIVITA’. In realità tutto parte

dall’avere un’idea, di qualunque tipo essa sia.

Se tutto parte dalle idee, in qualunque parte del mondo si è sentita la necessità di inventare un

diritto che iniziasse a tutelare le idee e che concedesse a chi inventa (inventore, creatore, autore

ecc sono tutti sinonimi, ovvero chi ha avuto l’idea) un sostegno.

Ecco che nasce il Diritto della Proprietà Intellettuale (PI) (o Intellectual Property=IP).

Questo diritto nasce come branca del diritto commerciale (questo perché dal momento in cui ho

un’idea si presuppone che questa idea nasca per essere sfruttata commercialmente).

Il diritto della proprietà intellettuale è appunto questo diritto che si occupa di gestire, organizzare

e tutelare le idee.

In particolare, per essere più precisi, il diritto della Proprietà Intellettuale ci fornisce una serie di

strumenti giuridici (leggi) con due scopi fondamentali:

1. Garantire la paternità dell’idea (come attribuire a qualcuno una determinata idea)

2. Garantire i diritti di sfruttamento delle creazioni dell’intelletto umano (leggi e norme per

sfruttare economicamente quella idea)

Per tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale ci si può avvalere, nei casi in cui ciò è possibile,

di alcuni strumenti giuridici, chiamati privative (o diritti di proprietà intellettuale)

Il diritto di proprietà intellettuale si organizza in una serie di diritti di proprietà esclusive che

conferiscono agli inventori delle esclusive, ovvero delle piccole porzioni di monopolio, quindi in

maniera assoluta, su determinati aspetti che possono essere relativi all’idea stessa, a dei segni, al

prodotto.

Esiste un numero limitato di privative industriali, quindi non tutto può essere protetto attraverso

privative. La regola è che al di fuori delle privative esiste il regime della libera concorrenza.

Ciò implica che copiare il prodotto di un concorrente è vietato solo in alcuni casi specifici previsti

dalla legge, ossia quando esiste una privativa o quando la riproduzione del prodotto del concorrente

costituisce un atto di concorrenza sleale.

All’interno dell’Unione Europea il principio che regola il mercato è “libera concorrenza in libero

mercato” (dove la circolazione e la contaminazione delle idee è la regola, perché la concorrenza tra

imprese è l’alimento principe che consente il progresso), quindi le privative rappresentano in pratica

le eccezioni per il quali NON si può copiare o prendere spunto da altri prodotti.

Le privative sono le stesse in tutti i paesi del mondo perché il diritto della Proprietà Intellettuale

è, ad oggi, basato su trattati internazionali che hanno permesso di uniformare gli istituti ed i

principi di queste norme. 2

Qui sotto viene riportata la lista esaustiva (non ne esistono altre) delle privative (sono normalizzate

a livello internazionale, e derivano da codici che la prof non chiede):

Marchio: nuova parola, figura o segno atto a distinguere prodotti o merci, al fine di identificarli,

individuando l'azienda produttrice (durata 10 anni rinnovabile).

Diritto d’autore: tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per

elaboratore (durata 70 anni dopo la morte dell’autore).

Modello ornamentale: protegge i nuovi disegni o i modelli che conferiscono ai prodotti industriali

un carattere individuale, grazie ad una particolare forma od a particolari combinazioni di linee, colori

od altri elementi (durata 5 anni, rinnovabile ogni 5).

Topografia di un circuito a semiconduttori: protegge una serie di disegni correlati, rappresentanti

lo schema tridimensionale di cui si compone un circuito a semiconduttori (durata 10 anni).

Nuova varietà vegetale: varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti

(durata 15 anni; 30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).

Brevetto per Invenzione: protegge le invenzioni nuove ed originali riguardanti un prodotto od un

procedimento atto ad essere applicata in campo industriale (durata 20 anni).

Modello di utilità: protegge i nuovi modelli atti a conferire a macchine o parti di esse, a strumenti

od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità d’uso o d’impiego (durata 10 anni).

Il diritto della proprietà intellettuale è uno dei pochissimi diritti che ha gli stessi principi ed istituti

validi in ogni parte del mondo.

Nonostante le privative (i diritti di proprietà industriale) siano uniformate a livello internazionale, il

codice che le regola a livello italiano è il Codice della Proprietà Industriale, che contiene al suo

interno la disciplina del brevetto, del modello di utilità, delle topografie, delle varietà vegetale, del

marchio e del design (o modello ornamentale),rimane escluso invece il Diritto d’Autore (LdA o LA),

che invece ha una sua legge propria risalente agli anni ’40.

Prima del 2005, ogni privativa aveva una sua legge (Decreti Regi, risalenti agli anni ’40 circa). Il 10

Febbraio 2005 le privative che si indirizzano a sviluppare e commercializzare un’idea da un punto di

vista industriale/aziendale sono state accorpate in un’unica legge, chiamata Codice della Proprietà

Industriale (CPI).

Il diritto d’autore è una privativa che nasce per opere di carattere artistico/creativo (mondo delle

cosiddette arti liberali, come musica, arte, poesia, romanzi, fotografia, danza ecc.)

Sono compresi (per quanto riguarda l’Italia), all’interno delle opere tutelate dal diritto d’autore

anche i software (o i cosiddetti programmi per elaboratore).

La durata del diritto d’autore vale tutta la vita dell’autore + 70 anni dopo la morte. Scaduti i 70 anni

dopo la morte, la privativa cessa e l’opera cade in pubblico dominio.

Le slide della professoressa, i nostri appunti sono tutelabili dalla legge sul diritto d’autore. 3

2. Marchio

Il marchio è un segno distintivo e identificativo che si appone su un prodotto o un servizio allo scopo

unico ed effettivo di identificarne la provenienza (permette al consumatore di associare

immediatamente il prodotto o il servizio all’azienda produttrice).

La durata del marchio è 10 anni ma è rinnovabile ipoteticamente per sempre.

Approfondimento:

Il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un segno di riconoscimento dei prodotti e dei servizi

di un’impresa che ha la funzione di distinguerli, renderli riconoscibili da prodotti o servizi di imprese

concorrenti.

Per segno di riconoscimento si intende un segno che dà anche un messaggio (si pensi al semaforo,

dove ciascun colore è un segno). Il marchio è un segno che veicola vari messaggi a seconda del

prodotto o del servizio sottostante.

Naturalmente il marchio, essendo un segno di riconoscimento, deve essere apposto sull’esteriorità

del prodotto o servizio (che il consumatore deve vedere) e si può manifestare in diverse tipologie:

può essere una parola (Coca Cola), un colore (rosso ferrari), una combinazione di suoni (Nokia Tune),

una forma (bottiglia Coca Cola, intesa come perimetro esterno), un’odore (profumo Abercrombie).

Marchi Convenzionali: marchi costituiti da parole, lettere, parole+lettere, immagini

Marchi non Convenzionali: colore, suono, profumo (marchi che si affidano ai sensi), che vanno fuori

dal pensiero di marchio ordinario.

Il marchio ha una durata di validità di 10 anni RINNOVABILE.

Il marchio si registra presso gli Uffici Brevetti & Marchi (solitamente nella capitale dello Stato), ma

ultimamente le Camere di commercio fanno da collegamento.

Per fare una domanda non solo di marchio, ma di una qualsiasi privativa (ovvero del riconoscimento

della proprietà di un particolare aspetto del prodotto da parte dello Stato) devo pagare una tassa di

concessione governativa, pagata al momento della domanda (quindi devo essere sicuro di aver

rispettato i requisiti, perché pago PRIMA, al momento della domanda!).

La protezione scatta dal momento del deposito (quindi potrei iniziare a produrre e commercializzare

dal momento della domanda. Nel caso in cui ottenga risposta negativa dall’esaminatore, mi sono

basato sulla cosiddetta presunzione, ovvero ho presunto di essere valido ma in realtà non lo ero).

Che tipologia di registrazione posso fare?

-Nazionale (marchio con protezione in singolo Stato)

-Europeo (unica domanda che copre con unica richiesta i 28 paesi dell’UE)

-Internazionale (si chiede l’estensione della protezione del marchio fino a 77 paesi)

La tipologia di registrazione determina l’estensione di validità territoriale del mio segno, e

naturalmente più larga è l’estensione maggiore sarà il costo della tassa.

Un’ultima variabile che impatta sul costo della tassa del marchio è l’elenco dei prodotti e dei servizi:

quando compilo una domanda di marchio, devo indicare non solo l’estensione territoriale che voglio

coprire con la mia domanda, ma anche per quali prodotti e servizi vado a registrare il marchio.

Infatti, io sono protetto SOLO per i prodotti e servizi che ho indicato all’interno della domanda. 4

Esiste una classificazione, detta classificazione internazionale di Nizza che identifica 45 classi

merceologiche.

Quindi quando richiedo una domanda di Marchio, devo pagare la tassa e indicare:

-Nome del richiedente

-Simbolo (colore, parola, lettere, forma)

-Estensione Territoriale (Nazionale, Europeo, Internazionale)

-Categoria di prodotti o servizi (classe 3=profumi)

Ho protezione solo per la categoria di prodotto indicato per il discorso sulla libera concorrenza.

(Altrimenti registrando un marchio nessuno potrebbe produrre più nulla con quel marchio, avrei un

monopolio assoluto per sempre)

Il marchio è l’unica privativa rinnovabile. Questo perché:

-È l’unica privativa che non compromette il progresso tecnologico;

-Qualcuno scaduto il marchio potrebbe sfruttarlo per accaparrarsi i clienti;

-Mira al mantenimento e alla qualità fornita al cliente (se trovassi biscotti Giorgio Armani mi

creerebbe confusione)

NB Di fronte a marchi detti NOTORI (famosi, conosciuti in almeno 5 continenti) le categorie non

esistono più, in quanto creare un prodotto con lo stesso marchio automaticamente porterebbe ad

appropriarsi di parte della notorietà del marchio originale.

NB Si può modificare il luogo di valenza (nazionale, europeo, internazionale) e può essere modificato

quando si vuole (e quindi ampliato).

Requisiti per la registrazione di un MARCHIO:

novità: Non devono sussistere validi diritti di terzi anteriori alla data di domanda (ricerche

anteriorità).

capacità distintiva: non possono essere registrati segni costituiti esclusivamente da indicazioni

generiche o descrittive (espressione che descrive il prodotto che sto vendendo, es. marchio

bottiglia per vendere bottiglie) o segni di uso generale.

Eccezione: i segni che, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere

distintivo (Poltrone&Sofa).

Marchi come Poltrone&Sofa o Scarpe&Scarpe sono stati registrati per 2 motivi principali:

-L’ufficio italiano Brevetti e Marchi è uno di quelli che meno diligentemente effettua esami sui

marchi (a livello internazionale sarebbe stato impossibile)

-L’esaminatore ha ritenuto sufficientemente distintiva la & commerciale nel contesto del

marchio (qualsiasi elemento che possa introdursi in una descrizione affinchè il consumatore

possa considerarlo distintivo)

NB: più un marchio è distante dal prodotto o servizio sottostante più ho garanzie di successo in

un’eventuale disputa legale (Apple per computer è un marchio fortissimo, perché non mi dà

nessun indizio sul prodotto che stanno vendendo). 5

NB: Nel caso specifico di Poltrone&Sofa, è possibile che in una disputa legale nei confronti di

Poltrone&Sofe (esempio), il giudice possa dire che non c’è contraffazione, in quanto il primo

marchio è molto debole e la legge tutela proporzionalmente all’originalità del marchio.

L’importante è che il marchio non associ il prodotto alla sua descrizione.

Non decettività: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni

idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla

qualità dei prodotti o servizi (es. Biscotti di Prato fatti in Cina)

Liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni contrari

all’ordine pubblico, moralità, buon costume (es. simboli religiosi, bandiere degli Stati, offese,

segni osceni, bestemmie, segni pubblici)

Se il marchio rispetta questi 4 requisiti ha una buona probabilità di essere registrato. 6

3. Modello Ornamentale o Design

Il modello ornamentale o Design protegge i nuovi disegni o modelli che conferiscono ai prodotti

industriali un carattere individuale grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o

altri elementi (design accessorio, degli arredamenti, borse, cappelli, tavoli ecc).

Il modello ornamentale o design costituisce la combinazione esteriore di tutta una serie di

caratteristiche (linee, forme, colore ecc).

Ha una durata di 5 anni rinnovabile al massimo per 5 volte.

Quindi questa privativa protegge l’insieme di TUTTE e SOLE le caratteristiche esterne

(dell’esteriorità) di un prodotto, includendo la forma, i contorni, i colori, le superfici o i materiali

utilizzati.

Questa privativa protegge tutti gli elementi esterni che possono portare sia ad una percezione

tridimensionale (3D: forma sedia, colore particolare) che bidimensionale (2D: esempio pattern di

Luis Vuitton). Quindi ho una percezione del design sia a livello tridimensionale che bidimensionale.

Con questa privativa pos