Appunti di Gestione della Brevettazione e della Proprietà Industriale

INDUSTRIALITA’

Per industrialità s’intende l’attitudine ad avere applicazione industriale se il suo oggetto può

essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d’industria.

L'oggetto, il prodotto o il procedimento deve essere incorporato in un device tecnico fabbricato

utilizzato in qualsiasi genere di industria. 26

Con applicato a qualsiasi tipo di industria si intende non soltanto che venga fabbricato, impiegato

o utilizzato ma si intende che si possa riprodurre con caratteristiche costanti sempre uguali a se

stesse (cioè in maniera continuativa).

Se non è utile e non può essere fabbricato non viene rilasciato il brevetto.

LICEITA’

Attuazione di un’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

Irrilevanza del solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Ripasso

Caratteristiche comuni alle direttive:

- sono un numero limitato;

- sono basati su accordi internazionali;

- hanno una durata limitata (fatta eccezione per il marchio);

- hanno una protezione limitata ai territori dei quali fai richiesta

- è necessaria una registrazione (fatta eccezione per il diritto d’autore) 27

17. Procedure Brevettuali

Per procedure brevettuali si intende le procedure di estensione brevettuale, in quanto uno dei

principi guida dei diritti di proprietà industriale (ovvero delle privative) è il principio di

territorialità: “la protezione del brevetto di cui hai fatto domanda vale solo nei territori che hai

richiesto al momento della domanda”.

Il principio della territorialità è uno di quelli che, insieme a quello della durata, pone dei limiti al

principio della libera concorrenza in libero mercato.

Le opzioni di brevettazione a livello territoriale sono, ad oggi, 4:

-nazionale ITA (italiana)

-europea: fascio di brevetti nazionali (non è un’unica domanda per tutti i paesi)

-internazionale: fascio di brevetti nazionali extra UE (simile a quello europeo come composizione)

Queste sono le procedure ad oggi in vigore, ma ne esiste un’altra che verrà discussa in Parlamento

Europeo tra poco:

-unitario: brevetto che garantirebbe protezione, con una sola domanda, all’interno di tutti i

paesi dell’UE che hanno aderito all’accordo (quasi tutti) [in realtà sono 7 anni di cui se ne parla

ma non si riesce a trovare un accordo]

Trattati sui quali si basano le procedure che descriveremo:

Convenzione Unione di Parigi, firmata nel 1883

Patent Cooperation Treaty, 19.06.1970

Convenzione del Brevetto EU, 05.10.1973

Guardare da solo sulle slide approfondimenti sui trattati

PROCEDURA NAZIONALE (Brevetto ITA)

Deposito domanda presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti & Marchi) a Roma e Camere di

Commercio provinciali; può essere effettuato sia per via cartacea che telematica.

Il testo della domanda di brevetto si compone dei seguenti elementi:

il riassunto;

la descrizione; essa normalmente contiene esempi, eventualmente disegni

le rivendicazioni; che delimitano l’ambito della tutela brevettuale

La domanda viene esaminata e studiata, e successivamente resa disponibile al pubblico dopo 18

mesi, che è il termine standard della sua pubblicazione (salvo richiesta di pubblicazione

anticipata).

In questi 18 mesi l’esaminatore va a valutare i requisiti di brevettabilità.

Fino al 2010 l'Italia non aveva, all'interno dell'ufficio brevetti a Roma, alcuna persona né alcun

database in grado di effettuare una seria analisi delle anteriorità. Sostanzialmente chi depositava

la domanda di brevetto prima del 2010 aveva moltissime probabilità di vedere riconosciuta la 28

propria richiesta in quanto l'Italia aveva interesse nel riscuotere i soldi (i brevetti ante 2010 hanno

valore molto più basso).

Nel 2011 L’Italia chiede aiuto al EPO (European Patent Office con sede a Monaco di Baviera), il

quale da quel momento riceve le domande di brevetto italiane di brevetto ed è incaricato di

effettuare le ricerche preliminari di anteriorità per conto (anche) italiano.

Questo si è tradotto anche in un valore economico per i brevetti post 2011 molto maggiore.

La domanda di brevetto deve essere depositata insieme alla traduzione delle rivendicazione

obbligatoriamente in lingua inglese.

Il primo rapporto preliminare da parte dell’EPO viene trasmesso all’UIBM che lo ritrasmette

all’inventore o all’azienda dopo 5-9 mesi dal deposito.

Esiti possibili del rapporto preliminare:

- negativo o totalmente negativo: la domanda viene rifiutata

-rapporto che lascia lo spazio di proporre osservazioni o modifiche: si ha la possibilità di

modificare la domanda laddove l’ufficio ritiene non vi sia, ad esempio, sufficiente chiarezza o altre

motivazioni.

In alcuni casi, l’EPO deve verificare che le rivendicazioni espresse all’interno del brevetto

comprendano una e una sola

soluzione tecnica. (alcune

volte, per chi non è pratico di

stesure di brevetti,

paradossalmente quelle che

vengono rivendicate possono

essere più soluzioni tecniche

intrecciate: in questo caso, è

l’ufficio stesso che avverte

l’inventore di effettuare le

opportune modifiche).

Superate le obiezioni e i

chiarimenti, l’inventore reinvia

la domanda all’ufficio centrale

dove il brevetto italiano viene

concesso (tempi medi dalla

data di deposito sono

solitamente dai 2-4 anni)

Una grande facoltà che hanno

tutti gli inventori è quella della

cosiddetta data di priorità:

entro 12 mesi dalla data del

primo deposito, posso 29

estendere la mia domanda ad altri paesi (brevetto europeo, paese singolo all’interno UE o extra

UE), rivendicando la data di priorità (cioè di primo deposito).

Le tasse da pagare sono di 2 tipologie:

− tassa di deposito (tassa da pagare subito al momento del deposito una tantum);

− tassa annuale di mantenimento, a partire dal quinto anno dal deposito, (cd. annualità), a

importo crescente.

Tempistiche procedura nazionale

Figura – I passaggi e i tempi necessari per un brevetto italiano. La domanda viene depositata

presso l’ufficio brevetti (a), e pubblicata dopo diciotto mesi dal deposito (d). Entro circa nove mesi

dal deposito, l’ufficio effettua un esame formale e fornisce una ricerca di anteriorità per verificare

la prior art, eseguita attraverso EPO, e un parere di brevettabilità (b). Entro dodici mesi dal

deposito è inoltre possibile estendere la domanda ad altri Paesi, facendo valere per i successivi

depositi la data del primo deposito (la cosiddetta priorità) (c). Alla pubblicazione segue l’esame

sostanziale (e): questa procedura ha durata variabile e possono volerci anni, generalmente quattro

o cinque, fino alla eventuale concessione del brevetto (f). È necessario pagare delle tasse annuali

per mantenere in vita un brevetto, la cui durata massima è di vent’anni (g).

Se il brevetto non viene concesso, l’inventore o l’azienda possono fare un ricorso entro 60 giorni

dalla data di rifiuto del brevetto che viene depositato di fronte alla commissione di ricorso,

instaurando un procedimento di tipo amministrativo dove il richiedente lotta contro l’UIBM (art.

135 cpi). 30

PROCEDURA EUROPEA

La procedura europea, ad oggi, è quella che si basa sulla Convenzione sul Brevetto Europeo di

Monaco del 1973 ed ancora assolutamente valida, è una procedura che non prevede un titolo unico,

ma prevede la possibilità di ottenere un insieme di N brevetti nazionali tra tutti gli stati che hanno

aderito alla Convenzione di Brevetto Europeo.

38 stati aderenti EPC: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, ex-

repubblica di Macedonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,

Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia,

Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,

Svizzera, Turchia, Ungheria.

Possibilità estensione a Bosnia Erzegovina e Montenegro.

Questo è un titolo che

rappresenta di ottenere un fascio

di brevetti nazionali singoli,

ovvero dal momento in cui un

inventore riceve l’esito

dall’esaminatore (EPO, in

Germania) inizierà la fase

nazionale: quest’ultimo andrà a

scegliere fra gli stati disponibili

quelli che desidera inserire

all’interno del suo brevetto

europeo, dopodiché dovrà pagare

le tasse di ogni singolo Stato e

dovrà attivare, per suo singolo

conto, singole domande presso

ogni stato desiderato ed eseguire

tutte le singole procedure

nazionali. 31

Il testo della domanda di brevetto europeo è simile a quello della domanda italiana.

Le differenze sostanziali sono:

• lingua: può essere redatta in inglese, francese, tedesco.

• richiedente italiano può effettuare il deposito in lingua italiana con però l’intera traduzione in

inglese, quindi conviene farlo direttamente in inglese (con costi enormi)

Anche in caso di brevetto europeo posso richiedere una priorità se ho una data di deposito entro i

12 mesi.

In caso di primo deposito:

✓ si deve passare per forza presso UIBM in caso di invenzioni rilevanti per la difesa militare (con

traduzione in lingua italiana);

✓ presso EPO con nulla osta.

La tempistica del brevetto europeo è similare a quella italiana:

▪ la pubblicazione dopo l’esame preliminare avviene dopo 18 mesi dalla data di deposito (o dalla

data di deposito della priorità, ovviamente la durata è la stessa)

▪ il rapporto preliminare di brevettabilità viene consegnato dopo 3-6 mesi (similare a quello

italiano)

▪ una volta ottenuto il rapporto definitivo di brevettabilità inizia l’iter del pagamento delle tasse

d’esame e la designazione degli stati d’interesse entro 6 mesi dalla pubblicazione (quindi entro 6

mesi dalla pubblicazione della domanda iniziano le fasi nazionali: vado ufficio per ufficio dello

stato che mi interessa a far scattare le domande nazionali)

Il costo del brevetto europeo costa sempre meno rispetto alla somma dei singoli brevetti

nazionali, altrimenti non converrebbe farlo.

Superata fase di esame, la procedura prevede il pagamento della tassa di concessione ed il

deposito della traduzione delle rivendicazioni nelle altre lingue (con tutti i costi

Una volta concesso il brevetto, entro tre mesi dalla concessione: regolarizzazione in stati di

interesse dove pago l’ultima parte delle tasse finali negli stati opzionati.

In alcuni casi non si richiedono le traduzioni delle rivendicazioni (domanda troppo tecnica no