Appunti di Diritto Industriale

Diritti di proprietà industriale

Brevetti, marchi, diritti d'autore

I diritti di proprietà industriale sono diritti esclusivi e assoluti. Il concetto di monopolio rispetto al diritto di proprietà industriale si applica relativamente all'invenzione, come nel caso della penna a sfera e della penna stilografica. Chi è il contraffattore?

Cenni storici

I diritti di proprietà industriale nascono alla fine del '700, durante la rivoluzione francese e americana. Il diritto d'autore include il privilegio di stampa e il plagio. Il marchio ha utilità nelle corporazioni. I brevetti, nati dalla libertà di concorrenza, vengono riconosciuti come oggetto di proprietà, in particolare per le attività di ricerca. Un diritto viene riconosciuto su un prodotto per un periodo di tempo e solo se l'invenzione è considerata determinante. Si parla di "compenso garantito?"

Concorrenza sleale

La concorrenza sleale riguarda attività che possano pregiudicare il corretto funzionamento del sistema concorrenziale. Deve prevalere l'impresa migliore. La disciplina antitrust serve a impedire:

• Venga a meno la concorrenza
• Il fenomeno della concentrazione
• Abusi dovuti al vantaggio competitivo di un’azienda

Segni distintivi

Marchio: è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa, garantendo che taluni prodotti (servizi) derivino da una costante fonte produttiva.

Ditta: è il nome commerciale dell'imprenditore.

Insegna: è il segno distintivo con cui l'imprenditore identifica i locali in cui svolge la propria attività (stabilimenti industriali, negozi di vendita).

Nome a dominio: è il sito internet dell'impresa.

Le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine favoriscono la formazione e il mantenimento della clientela.

Interessi relativi ai segni distintivi

• Gli imprenditori precludono ai concorrenti l'uso di segni simili idonei a sviare la clientela
• Gli imprenditori possono cedere i propri segni distintivi
• I consumatori non sono tratti in inganno dall'identità dell'imprenditore o dalla provenienza dei prodotti
• Rendere la concorrenza ordinata e leale

Disciplina del marchio

Esistono marchi nazionali e marchi comunitari, con gli stessi effetti. L'istituto della registrazione fornisce il diritto all'uso esclusivo. È una garanzia per imprenditori, consumatori e concorrenza, svolgendo un ruolo centrale nella formazione e mantenimento della clientela.

Prodotti privi di marchio? (ortofrutticolo)

• Troppo successo del marchio? (Coca Cola: lecito ottenere posizioni di dominanza sul mercato, ma non abusarne, dato che devono sussistere i requisiti di concorrenzialità).

Marchio individuale vs marchio collettivo: la funzione è garantire l’origine, la natura e la qualità del prodotto. Esempio "Prosciutto di Parma" o "Parmigiano Reggiano". Al marchio collettivo è affiancato quello individuale.

Composizione del marchio: deve essere identificabile. Marchio denominativo vs marchio figurativo.

Requisiti di validità del marchio

Liceità:

• Il marchio deve essere lecito. Non contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Verità:

• Non si possono inserire nel marchio segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

Originalità:

• Il marchio deve essere originale, cioè si deve distinguere da altri marchi (capacità distintiva).

Non possono essere utilizzati come marchi, in quanto privi della capacità distintiva (originalità):

• Denominazioni generiche. Esempio: il marchio "latte" non può essere registrato per le bottiglie di latte.
• Indicazioni descrittive della provenienza geografica del prodotto (non per i marchi collettivi).
• Segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente (volgarizzazione), come "super", "extra", "lusso".

Esempi: "Thermos" e "Pullman". Azioni giudiziali e stragiudiziali a tutela del marchio. Editore vocabolari.

Decadenza in seguito a attività o inattività del titolare:

• L'originalità è rispettata quando denominazioni generiche non hanno relazioni con il prodotto ("aereoplano" per un marchio di calzature).
• È possibile usare come marchio parole di uso comune combinate tra di loro (Amplifon/Parmalat).

Novità:

• Il marchio deve essere nuovo, cioè non deve essere stato registrato (principio dei marchi anteriormente registrati).

Protezione contro le imitazioni

La protezione contro le imitazioni ha un'estensione limitata dal punto di vista:

• Territoriale: il marchio è protetto soltanto nei limiti territoriali nei quali è stata chiesta la registrazione.
• Merceologico: un imprenditore potrà utilizzare marchi simili o identici di un altro imprenditore nel caso in cui i prodotti siano diversi, sempre nel caso in cui il marchio copiato non sia celebre (trarre vantaggio ingiusto dalla rinomanza del segno celebre registrato anteriormente).

Regola della specialità: si può utilizzare un marchio già registrato purché non sia relativo alla stessa tipologia di prodotto e purché questo non sia celebre. Un marchio non celebre è protetto solo nei limiti merceologici per prodotti uguali o affini e nei limiti territoriali fino a dove è conosciuto. Un marchio celebre è un marchio ben conosciuto e fintanto dove si creerebbe confusione, la tutela verso il marchio celebre si estende.

Il difetto dei requisiti fin qui esposti comporta la nullità del marchio.

Territorialità della tutela

Il marchio è tutelato solamente nel territorio che attribuisce la tutela. Possono coesistere marchi identici per prodotti simili in territori diversi. In ogni caso, la tutela deriva da una valida registrazione.

La protezione comunitaria ha effetti sull'intero territorio dell'UE. La registrazione, indipendentemente da quella nazionale, è effettuata presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante (Spagna).

La protezione internazionale va richiesta nei paesi in cui il titolare è interessato ad averla. La registrazione nazionale è il presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito internazionale, attraverso la successiva registrazione presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale di Ginevra (OMPI) rinnovabile un numero illimitato di volte sempre con efficacia decennale. Per ottenere la registrazione dello stesso marchio destinato ad essere apposto su altri prodotti, il titolare del marchio deve depositare una nuova richiesta di registrazione (non è un rinnovo).

Chi ha il diritto all'utilizzo del marchio?

• Possibilità di registrare come marchio il nome/ritratto di un'altra persona?

Marchio registrato

Il marchio registrato è quel marchio per il quale è stata effettuata la richiesta di registrazione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e per il quale è stata conseguentemente autorizzata l’iscrizione nel registro. La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla diffusione territoriale dei suoi prodotti. Il marchio registrato copre i prodotti identici e quelli affini, ma non impedisce che un imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi (tranne nel caso del marchio celebre). Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio brevetti.

Diritti che la legge riconosce quando si registra un marchio

• Diritto esclusivo: si è l’unico titolare che può fare uso del marchio, escludendo i terzi
• Diritto di specialità: che garantisce al titolare che nessuno faccia uso del suo marchio per prodotti identici

Cause di decadenza del marchio

La registrazione assicura la tutela del marchio, salvo successiva nullità di esso per un difetto di uno dei requisiti essenziali oppure per una causa di decadenza.

• Il marchio decade se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare entro 5 anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. Ci sono casi di abuso del diritto, in quanto capita che i titolari di marchi inutilizzati depositino la nuova domanda di registrazione per lo stesso marchio poco prima della decadenza per mancato uso. La legge nega la ri-registrazione del marchio in questo caso.
• Per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.

Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente. Il titolare del marchio leso può promuovere un’azione di contraffazione, volta a ottenere l’inibitoria alla continuazione degli atti lesivi e la rimozione degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali (cartelloni pubblicitari). Il titolare del marchio ha diritto ad un risarcimento quando sussiste dolo o colpa.

Marchio non registrato

Il marchio non registrato o "di fatto" è tutelato in modo sensibilmente minore rispetto a un marchio registrato. La tutela del marchio non registrato si fonda sull’uso di fatto dello stesso e sull’effettivo grado di notorietà assunto (il marchio registrato invece è tutelato dal momento della registrazione); la tutela sarà più o meno ampia a seconda che il marchio abbia notorietà nazionale o solo locale.

Il titolare di un m.n.r. non potrà impedire che:

• Un concorrente usi lo stesso marchio per gli stessi prodotti in un’altra zona del territorio nazionale.
• Un concorrente registri lo stesso marchio, e in tal caso si potrà continuare a usare il proprio marchio nei limiti della diffusione locale.

Limite territoriale (dipende dalla notorietà del marchio non registrato). Limite merceologico (tutela solo sui prodotti già marchiati e commercializzati).

Oltre a non poter registrare marchi con denominazioni generiche e il nome di luoghi che porterebbero a vantaggi sui prodotti (Murano), la legge dispone che non si possa registrare come marchio la forma del prodotto in 3 casi (imperativo di disponibilità):

• Nel caso in cui la forma abbia un valore tecnico o funzionale
• Nel caso in cui la forma sia utile a portare vantaggi al produttore
• Nel caso in cui la forma attribuisca valore dal punto di vista estetico

La forma dei prodotti può essere protetta con il brevetto (durata 20 anni) o attraverso il modello di utilità (durata 25 anni). Essi garantiscono una tutela temporalmente limitata, al contrario del marchio che si rinnova all’infinito.

Il principio di esaurimento del diritto

Tutti i diritti di proprietà industriale hanno carattere territoriale; il titolare può opporsi all’importazione di prodotti proveniente da altri Stati. Casi particolari deroghe (caso marchio nazionale e comunitario). Questo principio vale solo se il prodotto non ha subito delle modificazioni nel corso del processo distributivo.

Uso descrittivo del marchio altrui

L’uso descrittivo del marchio altrui è quando la legge prevede alcuni usi consentiti del marchio da parte di soggetti terzi anche in assenza dell’autorizzazione del titolare del marchio. Si intende l’uso del marchio al fine non di indicarne la provenienza, ma di comunicare al consumatore certe caratteristiche del prodotto (non originale). Esempio tessuto Gora-Tex.

Contraffazione

La contraffazione è l’uso non autorizzato di un marchio. È contraffattore chi realizza il prodotto ma anche chi lo mette in commercio. Non è contraffattore il consumatore (uso personale).

Buona fede del commerciante: marchio identico e marchio non identico (somiglianza dei marchi e somiglianza dei prodotti). Se vi è confondibilità tra segni o prodotti vi è contraffazione, ne consegue uno stop alla produzione e sequestro dei prodotti commercializzati illegalmente.

Come si determina il risarcimento del danno?

• Differenza tra danni in termini di mancata vendita e danni in termini di scarsa qualità dei prodotti
• Metodi di risarcimento: royalty superiore e richiesta dell’utile ricavato dalla contraffazione
• Pubblicazione sui giornali della condanna

Il trasferimento del marchio

Il trasferimento del marchio può avvenire sia a titolo definitivo (vendita) sia a titolo temporaneo (licenza di marchio). Caso particolare di vendita: il titolare è costretto a vendere il marchio, come nella liquidazione fallimentare. La licenza di marchio non è esclusiva (è consentito che lo stesso marchio sia contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari).

Ragioni che conducono un imprenditore a concedere in licenza il proprio marchio (ottenendo una royalty):

• Grande distanza geografica tra il mercato attuale e il mercato che l’imprenditore vuole raggiungere
• Distanza merceologica fra i nuovi prodotti che il titolare vuole marchiare e i prodotti che effettivamente produce (Es. Armani profumi)

Differenza tra franchising e merchandising

Caso in cui il licenziatario realizzi prodotti che non corrispondono alla qualità dei prodotti del titolare del marchio (clausola risolutiva espressa prevista dal contratto). Il titolare del marchio può non reagire (decadenza del marchio per inerzia del titolare). Dalla concessione in licenza del marchio non ne deve derivare inganno al consumatore.

Caratteristiche della licenza: contratto permissivo. Ha limite temporale, merceologico e territoriale. Chi opera fuori da questi limiti è contraffattore. Se il licenziatario non rispetta i limiti contrattuali, il titolare può chiedere la risoluzione del contratto. Per violazione del diritto di marchio, potrà poi chiedere, in via extracontrattuale, il risarcimento dei danni causati dal fatto illecito.

La registrazione su base internazionale

La registrazione su base internazionale può essere ottenuta in tre modi:

• Facendo domanda di registrazione in ciascun paese
• Facendo richiesta di registrazione per il marchio comunitario (novità, liceità, originalità e verità devono essere validi in tutti i paesi dell’UE). Ci si basa su una disciplina comune unitaria.
• Tramite l’accordo di Madrid, recandosi all’ufficio di Ginevra per ottenere una registrazione nei paesi per la quale l’ho richiesta. Ciascun paese mantiene la propria disciplina nazionale (no disciplina unitaria).

Marchio collettivo

Il marchio collettivo distingue i prodotti dotati di determinate caratteristiche, è una garanzia qualitativa del prodotto. È utilizzabile da chiunque realizzi prodotti che rispettino determinate caratteristiche, mentre il marchio individuale è utilizzabile solo dal titolare o dal licenziatario.

Disciplina della ditta

La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore.