Appunti di Diritto industriale e della concorrenza

I SEGNI DISTINTIVI. IL MARCHIO

La funzione dei segni distintivi nell’economia di mercato

Le imprese hanno con i consumatori un rapporto non individuale: non c'è una relazione diretta, ci sono

relazioni di massa, relazioni di tipo seriale.

L’impresa dialoga attraverso un linguaggio che permette ai consumatori di associare prodotti o attività ad una

specifica impresa, attraverso segni che identificano la provenienza di determinati prodotti agli occhi dei

consumatori provenienti da una determinata impresa.

I segni distintivi identificano la provenienza in senso produttivo del bene o servizio.

Attraverso i segni l’impresa riesce ad avere con i propri consumatori un rapporto che è basato sulla

fidelizzazione, sulla fiducia. L’impresa riesce ad essere riconoscibile e i consumatori hanno la possibilità di

esprimere le loro preferenze di consumo. Grazie a questo tracciamento i consumatori possono decretare il

successo di un’impresa.

L'economia di mercato può funzionare attribuendo premi a chi è in grado di innovare e penalizzazioni

(ovvero rifiuti), solo se i consumatori effettivamente, quando scelgono, sono in grado di riconoscere la

provenienza e solo se scelgono il bene che proviene dall'impresa che hanno voluto selezionare.

Vi è quindi l'interesse delle imprese, l'interesse dei consumatori e l'interesse generale che i segni distintivi

siano correttamente utilizzati.

I segni distintivi sono:

- Il marchio: il più importante (anche il marchio non registrato è protetto come segno distintivo).

Segno o caratteristica che ha la funzione di distinguere la provenienza del prodotto;

- La ditta: il nome commerciale dell'imprenditore, il modo nel quale l'imprenditore si rapporta con

altri imprenditori, non con i consumatori;

- L’insegna: distingue i locali dell’impresa. Spesso questi primi tre recano il medesimo simbolo,

colori, …

- L’emblema: è assimilabile al marchio ed è una componente figurativa. Funzione di indicazione di

provenienza;

- I nomi di dominio (domain names): utilizzati nel web con una funzione distintiva. Sono protetti: la

registrazione determina una situazione di titolarità in capo a chi registra.

Il marchio

Marca del prodotto o servizio: è il segno economicamente più rilevante e normativamente più regolato. È il

modo attraverso il quale le imprese comunicano con i consumatori ed è talvolta oggetto di ingenti

investimenti (pubblicitari). Importantissimo fattore competitivo.

La disciplina del marchio era già contenuta nel Codice civile del 1942 e in occasione del recepimento della

direttiva in materia di marchi numero 89/104, nel 1992 la disciplina del 1942 è stata aggiornata. Nuovamente

è stata aggiornata in sede di recepimento degli accordi internazionali TRIPS e nel 1999 in sede di

recepimento di un'altra Convenzione internazionale.

Nel 2005 la disciplina è stata trasposta nel Codice della proprietà industriale e a sua volta arricchita e

modificata nel tempo con una disciplina che oggi sostituisce quella del Codice civile in materia di marchi.

In materia di marchi c'è poi una giurisprudenza europea, che è la giurisprudenza del Tribunale di primo grado

e della Corte di giustizia, in quanto è stato adottato un regolamento europeo che disciplina i marchi:

L'applicazione di questo regolamento europeo può dar luogo a dispute pregiudiziali. Può essere che un

giudice nazionale, che deve applicare il regolamento, rimetta la questione al Tribunale di primo grado o alla

Corte di giustizia, perché la soluzione della lite presuppone l'interpretazione di clausole del regolamento

europeo e l'interpretazione del Regolamento europeo è materia su cui possono essere pregiudizialmente

avviate delle verifiche a livello di Tribunale di primo grado o di Corte di giustizia.

La funzione del marchio è una funzione distintiva

Funzione distintiva è importante sia ai fini della registrazione del marchio, sia ai fini della tutela del marchio.

Non viene tutelato l'uso del segno in quanto tale, ma viene tutelata la funzione distintiva che l'uso del segno

ha. Vengono vietate solo condotte che riguardano il segno e che possono compromettere la funzione

distintiva.

La funzione tutelata è quindi quella distintiva per effetto della quale il consumatore è in grado di riferire

quel prodotto a un imprenditore.

La funzione distintiva richiede che l'uso del marchio sia esclusivo, ovvero che nessuno possa utilizzare lo

stesso marchio e farsi passare per l'imprenditore che è invece titolare di quel marchio.

L'uso può essere anche collettivo su basi di licenza.

In sostanza quello che è vietato è l'utilizzazione di un marchio altrui idoneo a confondere il pubblico. Sarà

cura del licenziante assicurarsi che l'uso che il licenziatario faccia del marchio sia un uso conforme.

Il marchio come indicazione di origine, di provenienza e di identità

Abbiamo anche la possibilità di prodotti sui quali siano apposti una pluralità di marchi. Possibilità di marchi

generali, speciali e di identità del prodotto.

Esempio: il marchio del prodotto è “Macine”; il nome della linea di produzione di biscotti è “Mulino

Bianco” che a sua volta è una linea di produzione che fa capo a “Barilla” (marchio generale, che fa

riferimento all’industria).

Quando l’azienda non è mono prodotto solitamente vengono abbinati marchi generali e marchi speciali.

Quale funzione del marchio è tutelata dall’ordinamento?

Le funzioni del marchio considerate nel tempo non sono state sempre solo la funzione distintiva.

Nel 1942, la disciplina originaria del marchio, prevedeva che il marchio non potesse essere trasferito senza

l'azienda o un ramo d'azienda. Ciò portava gli interpreti a ritenere che il marchio non avesse la sua

autonomia di circolazione, perché garantiva in capo al consumatore la possibilità di identificare l'origine.

Quindi la circolazione del marchio unitariamente con l'azienda o con un ramo significava che il marchio non

era sfruttabile separatamente dalla cessione dell'azienda e inoltre che non poteva esserci in commercio

qualcuno che utilizzava un marchio già da altri utilizzato, se non per essere subentrato nella sua azienda.

Situazione mutata: oggi la possibilità di cedere il marchio senza cedere l'azienda o un ramo è ammessa. Il

marchio è cedibile, ma non è consentito l'uso ingannevole, e va verificato di volta in volta che l'utilizzo del

marchio in concreto produca questi effetti ingannevoli.

La funzione può essere anche quella di tutelare gli investimenti che sono stati fatti per l'affermazione del

marchio, perché questi investimenti saranno remunerati quando il marchio diventa cedibile autonomamente.

Funzione filo concorrenziale (si riferisce alla capacità di un'azienda di competere efficacemente nel

mercato, mantenendo un vantaggio rispetto ai concorrenti).

Lo statuto di “non decettività” del marchio

Qualunque uso del marchio si presume consentito, a meno che non ne consegua un uso decettivo

(ingannevole). In presenza di un uso ingannevole, la sanzione è molto pesante ed è la perdita per effetto di

decadenza e quindi di non poterlo più tutelare nei confronti di nessuno.

Un'altra disposizione è dettata nel senso della nullità del marchio ingannevole: non può essere registrato,

non può essere protetto come marchio di fatto un marchio che è ingannevole.

Esempio: non può essere protetto come marchio un marchio che ha in sé la parola “cotone” se il titolare

vuole utilizzarlo per abiti sintetici: sarebbe un marchio decettivo. Mentre la parola cotone utilizzata per le

stoviglie non pone nessun problema di decettività.

È altresì vietata la cessione o la licenza di marchio che produca inganno. Quindi libertà a meno che non si

riscontri la possibilità di inganno del pubblico, perché induce il pubblico a fare delle conclusioni che non

corrispondono alla realtà.

Oggi la funzione distintiva non sembra più riferibile proprio al complesso aziendale da cui proviene il

marchio, ma al fatto che il marchio ha una funzione di conformità del prodotto al messaggio comunicato.

Le parole che descrivono il prodotto non possono essere registrate come marchio, perché nessuno può avere

l'esclusiva (esempio “bistecca”).

Principio di relatività della tutela contro la confondibilità del marchio

Il principio di tutela del marchio è un principio di esclusività dell’uso: lo deve usare solo il titolare, perché

solo così i consumatori possono riferire a un'impresa piuttosto che un'altra a determinati prodotti.

L'estensione della tutela del marchio, quindi, è tale da andare a colpire l'uso confusionario che altri faccia di

quel marchio. L’estensione è proporzionale al grado di sostituibilità dei prodotti.

Esempio utilizzo il marchio “Mulino Bianco” per dei succhi: marchio super notorio per cui la sua protezione

va anche oltre il fatto che i succhi di frutta non sono dei sostituti dei biscotti. Le persone potrebbero pensare

che sia una linea di Mulino Bianco e sarebbe normale la reazione del titolare del marchio noto.

Nelle situazioni intermedie l'uso che altri può fare del marchio sarà vietato solo nella misura in cui si crea

confusione e quindi c'è sostituibilità dei marchi. Esempio di un marchio di bici poco noto che viene usato

come marchio di giocattoli: sono prodotti non perfettamente sostituibili, il marchio di bici potrebbe quindi

non ricevere la protezione.

Alcuni marchi cosiddetti super notorio, celebri, ricevono una tutela più robusta: chiunque lo utilizzi sta

violando i diritti del titolare, perché potrebbe o approfittare della notorietà (parassitismo economico) o

arrecare pregiudizio.

Tutela (monopolio) del marchio in sé?

Possiamo cogliere la tendenza a riconoscere nel marchio un valore intrinseco, quasi a superare la mera

distinzione fra prodotti e ritenere che le imprese si facciano concorrenza con l'affermazione dei propri marchi

piuttosto che con l'innovazione sui prodotti e sulla qualità.

Oggi possibilità di imitare facilmente i prodotti altrui, per cui l'imitazione è lo strumento che consente la

diffusione delle innovazioni e la differenza la fanno i marchi dei prodotti.

Un altro elemento che gioca a favore di questa affermazione di un valore in sé del marchio è l'importanza del

fattore emozionale nelle scelte di consumo. Potere evocativo del marchio: gratificazione legata al poss