Diritto dei mercati e protezione dell'innovazione (appunti + crocette)

PROVE D'USO DEL MARCHIO OPPONENTE

Caso in cui l'opponente ha un marchio già registrato da più di 5 anni e che sta utilizzando per fare opposizione. Il titolare della domanda di registrazione può chiedere che l'opponente, titolare del marchio anterioreregistrato da almeno 5 anni, dia la prova d'uso effettivo del marchio da parte sua o con il suo consenso (daparte di un licenziatario), od altrimenti dia la prova dei motivi legittimi che ne abbiano impedito l'uso (art. 24c.p.i.). Se non viene data questa prova (ovviamente per i prodotti o servizi invocati nell'opposizione), l'opposizione è respinta. Se la prova è fornita solo per alcuni prodotti o servizi invocati nel form, l'opposizioneprosegue ma limitatamente ai prodotti o servizi ritenuti ancora tutelati.

In Italia, dopo la registrazione è fatto onere al titolare di utilizzare quei marchi per i determinati prodotti o servizi. Se non lo utilizzo

nell'acqua.

dimosche in mano. Sicché se poi vado ad utilizzare questa registrazione per fare opposizione ad unaregistrazione fatta da terzi, fatalità ad esempio per i quaderni per un marchio simile al mio, la prima cosa chemi chiederà il soggetto che subisce l’opposizione è di fornire la prova che ho utilizzato il marchio per iquaderni, perché se non dovessi avere la prova è come se non avessi niente e si considera che il marchio siadecaduto alla data dei 5 anni dopo il rilascio. Quindi all’interno dei 5 anni posso anche non dare la provaperché tanto si presume valido il marchio, dopo i 5 anni invece è un problema.

Negli Stati Uniti invece funziona che posso registrare un marchio, facendo domanda presso l’USPTO, acondizione però che io abbia già usato il marchio negli USA (quindi in fase di deposito devo dare la prova diuso del marchio precedente alla data di deposito) o che lo utilizzi comunque entro 6 mesi.

per dare poi la prova d'uso. Senza questo non verrà concesso il marchio. In riferimento alle due memorie dell'opponente e del soggetto opposto, l'ufficio o l'esaminatore prende in carico i motivi di difesa e di attacco di entrambi i soggetti e prende una decisione. Là dove l'UIBM dovesse accogliere un'opposizione, la domanda di registrazione del marchio viene rifiutata ed il richiedente può impugnare questa decisione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, davanti alla Commissione dei Ricorsi, che è un collegio giudicante in seno all'UIBM. La Commissione è costituita da alti magistrati e professori universitari esperti della materia e decide con sentenza. Tale sentenza è suscettibile di ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost.

Caso pratico. Nel 2015 la società Polimonte s.r.l. di Massimiliano Del Monte ha depositato domanda di registrazione di

marchi sono registrati. Inoltre, l'esaminatore deve considerare se l'uso del marchio proposto potrebbe trarre in inganno il pubblico o sfruttare indebitamente la reputazione del marchio precedente. Il marchio proposto, DelMonte food&drinks, è composto da una figura a colori contenente le scritte "DelMonte" e "food&drinks", accompagnate dalla frase "tradizione dal 1941". Il marchio rivendica i servizi di ristorazione (alimentazione) della classe 43. La società statunitense Del Monte Foods ha presentato un'opposizione basata su due precedenti registrazioni del marchio denominativo "del monte", che sono tutelate per le classi merceologiche 29, 30 e 31 (cibo e bevande). Tuttavia, la classe 43 dei servizi di ristorazione non coincide con le classi dei prodotti tutelati dal marchio precedente. L'esaminatore dovrà quindi valutare se esiste un rischio di confusione tra i marchi, se i marchi sono simili o identici, e se i prodotti o servizi per i quali i marchi sono registrati sono identici o affini.

I marchi sono protetti o per i quali si è richiesta la tutela. L'ulteriore controllo che deve essere fatto è che il consumatore che vede il marchio non possa pensare che l'impresa che utilizza questo segno non sia una diramazione dell'altra e che non ci sia un rischio di associazione. Questa valutazione deve essere fatta nella sua complessità analizzando i due segni nel loro complesso dal punto di vista fonetico, visivo e semantico. La valutazione complessiva va poi tarata in base al consumatore di riferimento. Se per esempio i prodotti dove vado ad apporre il marchio, sono prodotti di largo consumo, è normale che il consumatore a cui sto destinando i miei prodotti ha una conoscenza media. In questo caso per poter fare in modo che due marchi simili non generino confusione, li devo differenziare molto (con poche differenze il consumatore, avendo un grado di attenzione medio, sarebbe tratto in inganno facilmente). Se però il mio prodotto su cui vado a

Collocare il marchio è un prodotto di nicchia (es. apparecchio fonico altamente specializzato) basterà fare piccole modifiche per non generare confusione perché il consum cui è destinato il prodotto ha un alto livello di attenzione e quindi capirà subito che non si sta parlando dello stesso marchio pur essendo poco differenti.

In prima battuta l’esaminatore ha dovuto prendere atto che non sussiste nel caso di specie una esatta coincidenza tra i prodotti designati nella registrazione del marchio dell’opponente e i servizi di ristorazione rivendicati dal marchio opposto. Tuttavia, considerato che frequentemente la commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari e delle bevande avviene sempre più spesso presso bar e ristoranti, deve riconoscersi un certo grado di complementarità tra i prodotti in questione e i servizi di ristorazione, nel senso che uno è indispensabile per la fruizione dell’altro.

L'esaminatore ha richiamato una precedente pronuncia della Commissione dei ricorsi dell'UIBM (n. 30/2016) secondo cui "i servizi di commercializzazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande sono affini in certo grado ai prodotti oggetto delle predette attività", in quanto i consumatori possono ritenere che ci sia un qualche collegamento economico tra l'azienda titolare dei marchi dei prodotti e quella che fornisce il servizio di ristorazione. Quindi magari una persona che si reca ad un ristorante e legge il marchio "del monte" può pensare che siano presenti anche i prodotti del marchio "del monte" più nota o che comunque il ristorante abbia la licenza d'uso del marchio "del monte" più noto. Tenuto conto delle differenze fonetiche, visive e concettuali, l'esaminatore ha ritenuto che effettivamente ci sia un rischio di confusione tra questi due marchi, quindi ha dato.ragionealla "del monte" americana e più nota che ha potuto impedire la registrazione. Bisogna poi considerare che un marchio notorio, pur essendo registrato solo per alcune classi, di fatto può acquisire una notorietà estremamente elevata tale da far riconoscere che il marchio non abbia una tutela limitata a quelle classi indicate nella domanda ma che deve riconoscersi una tutela "ultra merceologica" cioè come se fosse registrato in tutte e 45 le classi. Questa tutela è riconosciuta non solo in Italia ma anche all'estero proprio per evitare che qualcuno faccia domanda di registrazione per quelle classi merceologiche in cui non si è ancora tutelato il marchio in quanto fuori il core business. Altro caso Kenzo vs Chenzo. In data 31 luglio 2014 il sig. Concilio Vincenzo ha depositato presso la Camera di commercio di Napoli la domanda di registrazione di marchio nazionale avente ad oggetto una particolare rappresentazione.classe merceologica 25 relativa ad abiti, calzature, giacche, magliette, etc. In data 13 marzo 2015 la società Kenzo con sede a Parigi ha presentato un atto di opposizione sulla base del marchio comunitario (quindi valido anche in Italia) dalla stessa detenuto, di tipo denominativo e relativo alla parola "KENZO". Pur essendo trascorsi più di 5 anni dalla registrazione del marchio opponente, il sig. Concilio non ha ritenuto di chiedere alcuna prova d'uso (al fine di accertare la mancata decadenza dei diritti del marchio KENZO), anziché non ha neanche depositato le proprie memorie difensive. Sicché l'esaminatore ha effettuato le proprie valutazioni sulla scorta delle sole indicazioni fornite dall'opponente e dei principi generali fissati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla materia. I prodotti sono stati riconosciuti del tutto identici in quanto tra l'altro rientranti tutti nella classe merceologica 25 relativa ad abiti, calzature, giacche, magliette, etc.classe 25 dellaclassificazione di Nizza. Normalmente nel valutare la somiglianza dei prodotti e/o servizi si deve tenere contodella natura degli stessi, il loro scopo, il loro impiego, e se sono tra essi in concorrenzialità o complementarietà. Dopodiché occorre valutare anche il tipo di utilizzatore finale dei prodotti e/o servizi, il tipo di impresa che normalmente li produce, i canali distributivi utilizzati e i loro punti vendita. Il marchio anteriore consiste nella parola KENZO, di 5 lettere in stampatello e in neretto, mentre quello opposto è costituito dalla parola CHENZO, di 6 lettere elaborata graficamente. Dal punto di vista visivo la somiglianza è elevata, in quanto tra i due marchi vi sono ben 4 lettere in comune, precisamente le lettere ENZO. La diversità data dalle prime lettere la K e la CH non risulta pertanto determinante per evitare la somiglianza dal punto di vista visivo, anzi per la giurisprudenza comunitaria la presenza nelmarchio opposto di parte di quello opponente è indice di presunzione di somiglianza tra i segni. A livello fonetico il grado di somiglianza è di quasi identità, in quanto il suono, il ritmo e l'intonazione delle parole KENZO e CHENZO sono gli stessi. Il confronto semantico o concettuale non è possi