Diritto commerciale, parte 7

Su uno stesso prodotto possono perciò coesistere più marchi (di

fabbricazione e/o di commercio). Il rivenditore non può però

sopprimere il marchio del produttore/fabbricante.

2. Marchio di servizio: Il marchio può essere utilizzato anche da

imprese che producono servizi. La forma tipica di uso di tali marchi

è quella pubblicitaria, essendo essi apposti sui materiali che

servono per l’erogazione del servizio o sulle divise del personale.

3. Marchio generale e marchio speciale: L'imprenditore può utilizzare

un solo marchio per tutti i propri prodotti (marchio generale).

Può anche servirsi di più marchi quando vuole differenziare i diversi

prodotti della propria impresa per sottolineare ai consumatori le

relative diversità qualitative (marchi speciali).

È possibile l'uso contemporaneo di un marchio generale e di più

marchi speciali, quando si vuole evidenziare al tempo stesso l'unità

della fonte di produzione e la diversità dei prodotti.

2. Composizione del marchio:

Marchio denominativo: Il marchio può essere costituito solo da

 parole e può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile

dell'imprenditore.

Marchio figurativo: costituito anche o esclusivamente, da figure,

 lettere, cifre, disegni o colori ed anche da suoni.

Marchio di forma o tridimensionale: Il marchio può essere costituito

 (Es.

anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso

particolare forma di bottiglia di liquore o di un flacone per profumi ).

Si deve trattare però di una forma “arbitraria” o “capricciosa”, la

cui funzione esclusiva sia cioè quella di consentire l'individuazione

del prodotto.

Non possono essere perciò registrate come marchi di forma le altre

caratteristiche imposte dalla natura stessa del prodotto e quelle

che danno un valore sostanziale al prodotto (art. 9 c.p.i.).

Altri tipi particolari di marchio sono:

1. Marchio di certificazione: Esso si distingue nettamente dai marchi

di impresa in quanto serve a contraddistinguere l'origine

geografica, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Tale marchio non viene utilizzato direttamente dal soggetto che ne

ha ottenuto la registrazione, ma è concesso in uso a produttori o

commercianti. Questi, a loro volta, si impegnano a rispettare nella

loro attività le norme statutarie fissate dal titolare del marchio e a

consentire i relativi controlli.

Utilizzati in aggiunta a quelli individuali ed assolvono ad una (sia pur

limitata) funzione di garanzia della qualità o della provenienza del

prodotto.

2. Marchio collettivo: che viene registrato da enti pubblici, oppure

associazioni di categorie di imprenditori per distinguere i prodotti o

servizi dei membri dell'associazione da quelli di altre imprese.

Anche il marchio collettivo infatti viene concesso in uso dal titolare

agli imprenditori consociati che si impegnano ad usarlo rispettando

le condizioni predeterminate nel regolamento allegato alla

domanda di registrazione.

1.33 I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL MARCHIO

Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a

determinati requisiti di validità: liceità, verità, originalità e novità.

1. Liceità: Il marchio non deve contenere segni contrari alla legge,

all'ordine pubblico o al buon costume (art. 14) stemmi o altri segni

protetti dalla legge o da convenzioni internazionali (artt. 10 e 14

c.p.i.). È fatto divieto di utilizzare come marchio un ritratto o

nome/pseudonimo di persona nota, senza il consenso dell'interessato.

2. Verità: Vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il

pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o

sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio”

Es. stato ritenuto ingannevole il marchio

(14, 1° comma, lett. b, c.p.i.).

“New England” per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia.

3. Originalità: Il marchio deve essere originale. Deve cioè essere

composto in modo da consentire l'individuazione dei prodotti

marchiati fra tutti prodotti dello stesso genere immessi sul mercato.

Non possono essere perciò utilizzati come marchi, in quanto privi di

capacità distintiva:

Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro

 (Es. un marchio per calzature non potrà essere

figura generica

costituito esclusivamente dalle parole “scarpe” o “calzature” o

dalla figura di una scarpa);

Le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e (salvo che per i

 marchi di certificazione e collettivi) della provenienza geografica

(Es. è escluso che l'espressione “brillo” possa essere

del prodotto

usata come marchio per prodotti lucidanti);

I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, come le

 parole “super”, “extra”, “lusso”.

Il requisito dell'originalità è però rispettato quando:

Si utilizzano denominazioni o figure generiche che non hanno

 (Es. parola

alcuna relazione con il prodotto contraddistinto

“aeroplano” e/o la figura per marchio di calzature). Per lo stesso

motivo, parole straniere descrittive o generiche sono dotate di

capacità distintiva quando non sono note nel loro significato al

consumatore medio italiano.

Si utilizzano denominazioni generiche o parole di uso comune

 modificate o combinate fra loro in modo fantasioso.

4. Novità. È un aspetto ulteriore della capacità distintiva del marchio,

complementare ma distinto rispetto all'originalità. Il marchio

“aeroplano” per calzature è certamente originale. Non è però nuovo

se già registrato come marchio per calzature da altro imprenditore (in

concorrenza)

Se il marchio registrato è diventato un marchio celebre è ex lege “non

nuovo” anche il marchio confondibile utilizzato per prodotti o servizi

Es. difetta del requisito della novità il marchio

anche “non affini”.

delle auto da corsa Ferrari uti lizzato da un produttore di orologi.

Il difetto dei requisiti fin qui esposti comporta la nullità del marchio

(art. 25 c.p.i.), che può riguardare anche solo parte dei prodotti o

servizi per i quali il marchio è stato registrato.

1.34 MARCHIO REGISTRATO

La registrazione del marchio all'Ufficio italiano brevetti e marchi

attribuisce al titolare:

1. Diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale, quale che sia

(Es. Sicilia e

l'effettiva diffusione territoriale dei suoi prodotti.

Lombardia). Il diritto di esclusiva sul marchio registrato:

 Copre non solo i prodotti identici, ma anche quelli affini qualora

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

(Es. prodotti

Destinati agli stessi clienti, bisogni o complementari

caseari e conserve alimentari).

Non impedisce che altro imprenditore registri o usi lo stesso

 marchio per prodotti del tutto diversi.

Però la riforma del 1992 la tutela dei marchi celebri è stata infatti

svincolata dal criterio dell'affinità merceologica. Oggi, il titolare di un

marchio registrato, che gode nello Stato di rinomanza, può vietare a

terzi di usare un marchio identico o simile al proprio anche per

prodotti o servizi non affini, quando tale uso “consente di trarre

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del

marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

2. Decorrenza: Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre

dalla data di presentazione della relativa domanda all'Ufficio brevetti.

Il titolare di un marchio registrato è perciò tutelato ancor prima che

inizi ad utilizzarlo.

3. Durata: La registrazione nazionale dura dieci anni. È però

rinnovabile per un numero illimitato di volte, sempre con efficacia

decennale.

La registrazione assicura perciò una tutela pressoché perpetua, salvo

dichiarazione di nullità del marchio, per difetto originario di uno dei

requisiti essenziali (art. 25), o non sopravvenga una causa di

decadenza (26). La registrazione nazionale è poi presupposta per

poter estendere la tutela del marchio in ambito internazionale,

attraverso la successiva registrazione presso l’OMPI. Per il marchio

dell'Unione europea la registrazione, indipendente da quella

nazionale, è invece effettuata presso l’EUIPO.

4. Decadenza: In particolare, costituisce causa di decadenza:

La volgarizzazione del marchio. Divenuto nel commercio

 denominazione generica di quel dato prodotto, così perdendo la

(Es. biro e penne a sfera)

propria capacità distintiva.

Mancato utilizzo del marchio per cinque anni.



4. Difesa del marchio: Il marchio registrato è tutelato civilmente e

penalmente. In particolare, il titolare del marchio, il cui diritto di

esclusiva sia stato leso da un concorrente, può promuovere contro

questi l'azione di contraffazione (artt. 124 ss. c.p.i.), volta ad

ottenere:

L'inibitoria alla continuazione degli atti lesivi.

 La rimozione degli effetti degli stessi, attraverso la distruzione

 delle cose materiali (etichette, cartelloni pubblicitari, ecc.).

Risarcimento dei danni se sussiste dolo o colpa del contraffattore.

 Può inoltre chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore

 della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o

nella misura in cui tali utili siano maggiori del mancato guadagno.

1.35 IL MARCHIO NON REGISTRATO

L'ordinamento tutela anche chi usi un marchio senza registrarlo (artt.

2571 cod. civ. e 12, 1° comma, lett. a, c.p.i.), ma si tratta di una tutela

sensibilmente minore di quella di cui gode il marchio registrato.

Dispone infatti l'art. 2571 che “chi ha fatto uso di un marchio non

registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la

registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è

avvalso”.

La tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si fonda

perciò

Sull'uso di fatto dello stesso

 Sull'effettivo grado di notorietà raggiunto.



Sarà più o meno ampia a seconda che il marchio abbia notorietà

nazionale o solo locale.

In particolare, il titolare di un marchio non registrato con notorietà

locale:

Non potrà impedire che altro imprenditore usi di fatto lo stesso

 marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale.

Non potrà inoltre impedire che