Appunti di Diritto commerciale

PARAGRAFO 3 – LE AZIONI DI DIFESA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le azioni di difesa della proprietà sono incentrate sull'interesse del titolare a prevenire le continuazioni

dell'illecito, e a rimuovere uno stato di fatto contrario a diritto. Il titolare dei beni immateriali dispone di

alcuni strumenti:

• →

Strumenti di prevenzione come ad esempio l’azione inibitoria.

• →

Strumenti di rimozione degli effetti del comportamento illecito come, ad esempio, l’ordine di

ritiro dal commercio, la distruzione o l’assegnazione in proprietà.

PARAGRAFO 3 – FONTI E SISTEMA →

Il codice della proprietà industriale dedica gran parte delle proprie norme ai cosiddetti diritti titolati

protetti per effetto di una complessa fattispecie costitutiva, che si perfeziona a seguito di un procedimento

amministrativo di registrazione o brevettazione, presso un pubblico ufficio denominato ufficio italiano

brevetti e marchi (UIBM).

La disciplina codicistica assume invece maggior rilievo per alcuni dei cosiddetti diritti di proprietà industriale

→

non titolati che il codice della proprietà industriale menziona, ma non regola dettagliamente. Vi

rientrano in particolare i diritti su ditta, insegna e marchio non è registrato, che sorgono direttamente per

effetto dell'uso, indipendentemente dalla registrazione o brevettazione.

→ La registrazione e la brevettazione dei marchi e delle invenzioni possono inoltre avvenire presso appositi

uffici internazionali ed europei, per estendere i propri effetti oltre i confini dei singoli paesi.

I SEGNI DISTINTIVI – CAPITOLO 13

PARAGRAFO 1 – LA DITTA

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L’art. 2563 del Codice civile stabilisce che l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui

prescelta. Essa è tutelata secondo i principi e nei limiti del divieto di atti di concorrenza sleale confusoria.

→

L’art. 2564 del Codice civile stabilisce che la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il

cognome o la sigla dell'imprenditore. Ciò ci sottolinea la necessità della ditta di essere chiara e non trarre in

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inganno. La ditta deve poi essere formata da espressioni letterali e non dà segni: una ditta priva di nome o

di sigla è sicuramente una ditta irregolare.

Nel caso di trasferimento dell'azienda, non è necessaria un nuovo nome o una nuova sigla (la cosiddetta

ditta derivata): in quanto la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. La tutela della ditta

presuppone poi l'esistenza di una capacità distintiva, cioè, la capacità del segno di identificare la

responsabilità di scelte e riferibili ad uno e un solo imprenditore. Infine, la ditta deve rispondere al requisito

della novità, cioè, diversificarsi rispetto ad altri segni distintivi.

PARAGRAFO 2 – L’INSEGNA

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L’art. 2568 del Codice civile sottolinea come anche l'insegna rientra fra i segni distintivi. Essa è utilizzata

all'ingresso dei locali e degli stabilimenti dell'impresa, e assume una funzione distintiva della responsabilità

di un'organizzazione aziendale fisicamente collocata in un certo luogo.

L'insegna, a differenza della ditta, può essere liberamente formata: può quindi essere costituita non solo da

espressioni letterali, ma anche da disegni e figure (non è quindi necessaria l'indicazione del cognome o la

sigla dell'imprenditore).

→ La protezione dell’insegna è riconducibile ai medesimi principi ricostruiti in via generale con riferimento

alla ditta. Anche l'insegna è dunque protetta in base alla disciplina della concorrenza sleale, in quanto segno

distintivo utilizzato e conosciuto dal pubblico.

PARAGRAFO 3 – IL MARCHIO

→

Il marchio è il segno distintivo normalmente utilizzato mediante apposizione materiale sul prodotto.

L'ordinamento conosce tuttavia in realtà anche la categoria dei marchi di servizio, che non sono

materialmente opponibili sul bene contraddistinto, e che vengono utilizzati tipicamente nell'abbigliamento

del personale dell'impresa (come, ad esempio, le uniformi di lavoro).

Un marchio può essere utilizzato per tipologie di prodotti estremamente diversificati (marchio generale, si

pensi al marchio Volkswagen) o per una singola tipologia di prodotti caratterizzata da precise

caratteristiche merceologiche (marchio speciale, si pensi al marchio Coca Cola o Golf).

Con riferimento alla composizione del marchio, distinguiamo:

• →

I marchi denominativi sono quelli formati da parole.

• →

I marchi figurativi sono quelli formati da disegni, o secondo la terminologia moderna, da loghi.

• →

I marchi misti sono quelli che contemporaneamente ricomprendono parole e disegni.

In passato il marchio assumeva una funzione distintiva della provenienza del prodotto o del servizio da

un'organizzazione imprenditoriale unitaria. Conseguentemente la protezione del segno distintivo era

ammessa nei limiti del rischio di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti o servizi.

→ Il marchio è tuttavia ora tutelato anche a fronte di utilizzazioni pur non confusionarie, che sfruttino o

pregiudichino il valore pubblicitario della sua notorietà. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha perciò

puntualizzato che nell'attuale contesto, il marchio deve intendersi protetto non solo nella essenziale

funzione distintiva tradizionale, ma anche in quella di garanzia qualitativa, comunicazione, investimento e

pubblicità. 27

PARAGRAFO 4 – I MARCHI REGISTRATI E NON REGISTRATI

Il marchio è l'unico segno distintivo per cui la legge prevede un apposito procedimento amministrativo di

registrazione davanti a pubblici uffici, caratterizzato da efficacia costitutiva della protezione. Il sistema dei

segni distintivi, tuttavia, riconosce e protegge anche i marchi che non siano stati oggetto di registrazione. In

realtà nel nostro ordinamento manca una disciplina organica relativa ai marchi non registrati.

Il sistema di protezione dei marchi non registrati è allora ricostruibile sulla base di considerazioni analoghe

a quelle svolte con riferimento alla ditta e all'insegna. Questa protezione e ancora una volta si fonda sulla

disciplina della concorrenza sleale, e in particolare sul divieto di uso di nomi o segni distintivi idonei a

produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente utilizzati da altri.

PARAGRAFO 5 – IL MARCHIO: IMPENDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

La tutela del marchio registrato richiede la presenza di vari requisiti, la cui mancanza può essere fatta valere

davanti al giudice come causa di nullità della registrazione, per l'ipotesi in cui non sia stata rilevata

nell'ambito del relativo procedimento amministrativo. Alcuni requisiti riflettono l'esistenza di interessi

generali in conflitto con la tutela del marchio. La mancanza di questi requisiti può essere fatta valere con

→

un'azione di nullità esercitabile da chiunque vi abbia interesse si tratta perciò di una nullità assoluta (il

regolamento utilizza l'espressione di impedimenti assoluti alla registrazione).

Gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio sono:

• →

La capacità distintiva del marchio l’assenza del requisito della capacità distintiva può essere

sanata se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma

oggetto ha acquistato carattere distintivo. Questo fenomeno prende il nome di “secondary

meaning”: che evidenzia l'acquisto da parte del segno di un significato secondario distintivo,

ulteriore rispetto al significato primario descrittivo.

• →

I marchi di forma sono in particolare escluse dalla registrazione le forme e le altre caratteristiche

imposte dalla natura stessa del prodotto. Alcuni esempi di marchi di forma possono essere: gli

odori, i profumi e i tessuti.

• →

La decettività e illeceità del marchio si fa riferimento al divieto di registrare i segni idonei ad

ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei

prodotti o servizi.

PARAGRAFO 6 – IL MARCHIO: IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE

La protezione del marchio presuppone ulteriori requisiti previsti a tutela di interessi individuali, e

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precisamente di chi vanti diritti anteriori in conflitto la mancanza di questi requisiti costituisce un

elemento di nullità della registrazione, che può essere fatta valere soltanto dai titolari dei diritti anteriori (si

tratta di una nullità che la giurisprudenza definisce come relativa, e gli impedimenti sono “impedimento

relativi”).

Nel linguaggio del legislatore italiano, la presenza di segni anteriori fa venire meno il requisito della novità.

Sono privi di novità quei marchi la cui utilizzazione rappresenterebbe una violazione dei diritti sui segni

distintivi anteriore. Le ipotesi di assenza di novità possono essere classificate in relazione alle diverse

tipologie di segni in conflitto, tra cui: 28

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I segni distintivi registrati con efficacia anteriore l’anteriorità deve essere valutata in relazione

alla data di deposito della domanda, non a quella di concessione della registrazione.

• →

L’esistenza di diritti anteriori su segni distintivi non registrati la tipologia più importante di

questa categoria è costituita dai marchi utilizzati anteriormente alla registrazione. Il legislatore

distingue due diverse situazioni, a seconda che il segno abbia acquisito notorietà locale o che sia

conosciuto in ambito nazionale.

PARAGRAFO 7 – IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

La registrazione del marchio avviene tramite un procedimento apposito avviato su domanda (il cosiddetto

deposito) dell’aspirante titolare. In Italia la registrazione avviene presso l’ufficio italiano brevetti e marchi

(UIBM), ed offre una protezione limitata al territorio italiano.

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La domanda di registrazione deve contenere la generalità del richiedente, la riproduzione del marchio,

l’elenco dei servizi e prodotto che è destinato a contraddistinguere. In presenza dei requisiti di tutela, la

registrazione ha invece efficacia costitutiva di diritti che prescindono dall'uso e dalla conoscenza del segno

presso il pubblico, e che si estendono all'intero territorio nazionale. Il titolare della registrazione ha l'onere

di utilizzare il proprio segno entro 5 anni, diversamente perdendo i propri diritti per decadenza.

→ Il marchio registrato ha una protezione di durata potenzialmente perpetua, ma la registrazione deve

essere rinnovata a scadenza decennali, con apposita doma