Diritto per il marketing

Diritto per il marketing 2019-2020

Introduzione

Gli strumenti di marketing continuano ad evolversi, ma le norme non riescono a stare al passo. Il problema del diritto del marketing è che viene parecchio sottovalutato perché considerato come attività molto creativa. Il marketing è frutto di un processo chiamato marketing management, mentre l’iniziativa di marketing è frutto di una serie di fasi che necessitano investimenti, energie, lavoro e che già di per sé è già un bene tutelato.

Non esistono norme specifiche per il marketing e, per il principio di completezza, si dovrà attingere a ogni fonte di diritto; qualora non dovesse esistere una norma specifica, si adotterà l’applicazione analogica: qualsiasi tipo di attività deve trovare una regolamentazione.

Il procedimento giuridico funziona mediante il procedimento dogmatico: si parte da determinati concetti che vengono specificati e poi classificati.

Il fatto giuridico è un accadimento naturale che si pone in essere nella realtà e che ha conseguenze giuridiche. Nei fatti giuridici si distingue l’atto giuridico, ossia un atto volontario che ha effetti giuridici, come può essere ad esempio la dichiarazione di un terzo (è un fatto giuridico generato dalla volontà di una persona).

Un altro concetto è dato dal negozio giuridico, dove l’atto giuridico è posto in essere per conseguire determinati effetti giuridici (come il testamento). La differenza tra atto e negozio è un accordo, ossia la presenza di una partizione tra due o più parti.

Infine, abbiamo il contratto, che viene definito dall’articolo 1321 del Codice civile come accordo tra due o più parti per conseguire regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto ha determinate caratteristiche senza le quali esso sarebbe nullo (art. 1325 c.c. e seguenti):

• Accordo tra le parti: due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo;
• Causa del contratto: funzione economico-sociale del contratto fissa e data dall’ordinamento;
• Oggetto del contratto: il contenuto dell’obbligazione (specifico per ogni contratto);
• Forma scritta: necessaria se prevista dalla legge e in caso di inadempimento di una delle due parti.

La nullità è una sanzione che comporta l’inesistenza del contratto, e le sanzioni si pagano in quanto esse devono essere precisamente previste dall’ordinamento (solo la norma può determinare una sanzione). La previsione di nullità non è estensibile, ma va adottata solo nel caso previsto dalla legge. L’effetto della nullità è quello di porre nulla il contratto, e quindi che non è mai stato portato in essere (ex tunc - sono però salvi i diritti dei terzi in buona fede).

Imprenditore, ditta e marchio

L’imprenditore è colui che esercita attività d’impresa, mentre l’azienda è il complesso dei beni coordinati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’impresa è un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

La scelta del nome viene chiamata dal Codice civile ditta. La ditta deve essere originale e non creare confusione. In sede di trasferimento, la ditta non può essere separata dall’azienda, e inoltre può diventare marchio. L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta: essa è infatti un segno distintivo, a cui si aggiungono il marchio, la ragione sociale per le società e l’insegna. Il segno distintivo conferisce un diritto di esclusiva.

Mentre il marchio distingue il prodotto, la ditta distingue l’imprenditore. Nel caso in cui si volesse far coincidere le due cose è necessaria una fase di ricerca (art. 2564 e seguenti).

Art. 2564. Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali, l’obbligo di integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Anche la scelta della ditta è una scelta che va ponderata, in quanto bisogna verificare di avere i requisiti scritti nell’art. 2564 e pensare ora alle attività che si vogliono intraprendere nel futuro. Scegliere la ditta vuol dire pianificare lo sviluppo della propria impresa da oggi fino al futuro. L’obiettivo del marketing è quello di creare maggior valore sulla ditta, in quanto se l’impresa è ben conosciuta non ha nemmeno bisogno dei marchi.

L’insegna è la denominazione locale con cui l’imprenditore ha deciso di chiamare l’esercizio commerciale (art. 2568).

Le scelte di marketing successive (come la scelta dell’insegna) sono figlie delle scelte originali effettuate dall’impresa (iscrizione al registro delle imprese, ecc.). L’avviamento è la capacità dell’azienda a produrre reddito, ma non corrisponde esattamente al valore della ditta.

Marchio

Il marchio identifica un prodotto: sul mercato esistono tanti prodotti uguali che devono essere distinti, appunto, attraverso il marchio. Il marchio ha funzione distintiva del prodotto e funzione di segnarne l’origine. Il marchio, inoltre, è portatore di una serie di contenuti evocativi ed emozionali che costituiscono il valore effettivo del marchio (ad esempio il marchio Ferrari evoca un certo tipo di tecnologia, innovazione, estetica, ecc.).

Ciò però avviene durante tutta la storia dell’attività economica di una determinata impresa: il valore va costruito nel tempo attraverso la comunicazione e le strategie di marketing. Dato che il prodotto è legato al marchio e non viceversa, un prodotto senza marchio è un prodotto uguale agli altri. Il marchio deve essere dotato di autonomia rispetto al prodotto: il principio di autonomia permette al marchio di essere applicato su una serie di prodotti sotto determinate condizioni.

La normativa che regola i marchi si può trovare nel Codice civile e nel Codice di proprietà industriale (CPI). Le norme del Codice civile sono molto stringate perché ad esse si aggiungono leggi speciali (se un fenomeno non è normato, attraverso la ricerca di fattispecie analoghe si può trovare un regolamento per la fattispecie concreta). Nell’ipotesi in cui ci si trovasse di fronte a un fenomeno non normalizzato, per analogia sarà necessario individuare una regolamentazione simile/analoga a quella di partenza.

Le leggi speciali non possono essere applicate per analogia perché la legge speciale è una legge che prevale sull’ordinamento generale, quindi l’ordinamento ritiene che per quel preciso fenomeno si applichino solo quelle specifiche norme che non possono essere applicate a casi analoghi.

Le norme sul Codice di proprietà industriale regolano solamente le fattispecie ivi tipizzate.

Art. 2569. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. In mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell’articolo 2571.

Il diritto di esclusività evidenziato dall’articolo consente di escludere gli altri terzi dall’uso del marchio (o della ditta, ma configurato in modo diverso dall’art. 2564). A differenza della ditta, il marchio non subisce la limitazione relativa al luogo in cui viene esercitata l’attività. Quindi la ditta ha una tutela relativa, mentre il marchio ha tutela assoluta, non subendo la limitazione relativa al luogo in cui viene esercitato; ma vi è anche una ragione pratica in quanto l’Ufficio italiano di marchi e brevetti ha un registro, appunto, di tutti i marchi e i brevetti.

In merito alla pubblicità, l’ordinamento la intende come uno strumento attraverso il quale un atto o fatto viene opposto ai terzi. Esistono diverse tipologie di pubblicità, ma noi ne analizzeremo solo due: la pubblicità-notizia e la pubblicità costitutiva. La pubblicità-notizia rappresenta un onere e rende opponibili ai terzi l’acquisto o la cessione di diritti reali (ad esempio le pubblicazioni matrimoniali), mentre la pubblicità costitutiva afferma che fintanto che un determinato atto non viene formalizzato mediante formalità stabilite dal legislatore, il diritto non si costituisce; in caso di sua omissione, quindi, il negozio non produce effetti tra le parti e non è opponibile a terzi (come nel caso dei depositi dei marchi: adempiuto l’onere, fa nascere un diritto e retroagisce al momento del deposito).

Il valore del marchio è un valore fluido, mentre la funzione del marchio è sempre quella. Nel momento in cui un marchio è talmente famoso potrebbe non sembrare necessario registrarlo, ma lo si fa perché si tratta pur sempre di un elemento tangibile che va a bilancio. Quando si va a registrare un marchio bisogna scegliere le classi merceologiche, che corrispondono ad una serie di prodotti compresi nelle classificazioni di Nizza, in cui vengono specificati i prodotti in ciascuna classe. La scelta delle classi merceologiche è strategica perché deve essere ragionata in un’ottica futura.

Requisiti di validità e registrazione del marchio

Il marchio deve rispondere ai requisiti di:

• Liceità: non può contenere segni contrari alla legge, all’ordine del pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali;
• Verità: non è possibile inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
• Originalità: il marchio non può usufruire di denominazioni generiche, indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del prodotto e i segni divenuti di uso comune;
• Novità: non deve essere già stato utilizzato da un imprenditore dello stesso settore produttivo.

La registrazione è necessaria per l’opponibilità ai terzi: è possibile registrare parole, lettere, segni, colori, marchi sonori, ma non odori.

Art. 12 CPI. 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

• a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Si considera altresì noto il marchio che sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
• b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
• c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
• d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
• f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

L’operazione logica si divide quindi in due fasi:

1. Verifica sulla registrabilità: quale posso registrare;
2. Valutazione del rispetto dei requisiti di liceità, verità, novità e distintività del marchio.

Abbiamo osservato che la norma non dice quali sono i requisiti di novità, ma al contrario evidenzia cosa non si può registrare: determinarsi il rischio di confusione significa che l’eventuale illecito che si viene a creare è un illecito di pericolo: l’idoneità a creare confusione impedisce che ricorra il requisito della novità. Per l’appunto, gli illeciti in materia di proprietà industriale, diritto d’autore e concorrenza sleale costituiscono fattispecie di illecito di pericolo, e basta l’idoneità a creare il danno. È molto importante sottolineare questo aspetto perché nel momento in cui sorge un contraddittorio o una controversia, la parte lesa non è obbligata a dimostrare l’effettivo danno ma sarà sufficiente dimostrare l’idoneità a causare un danno; l’onere della prova è costituito dalla necessità di provare l’idoneità astratta a creare un danno.

La norma inoltre afferma che un criterio, affinché non ricorra novità, è dato dall’identità o somiglianza tra segni distintivi o affinità tra prodotti e servizi (con riguardo alla classe merceologica scelta per la registrazione del marchio; la classe merceologica garantisce l’esclusiva ma allo stesso tempo la limita). Il requisito di novità non è alternativo: il criterio di base è il rischio di confusione. La norma precisa che il rischio di confusione può consistere anche in un’associazione tra due segni: il consumatore è in grado di distinguere i due marchi, ma il secondo ha delle caratteristiche che richiamano i contenuti evocativi del marchio originale.

La norma si sofferma sulla notorietà del marchio: il marchio noto è quel marchio conosciuto presso il pubblico interessato. Esso impedisce la novità del marchio. Il marchio di fatto può pertanto impedire la registrazione di un altro marchio in quanto mancherebbe il requisito di novità. Esso differisce dal marchio notorio in quanto quest’ultimo è noto al pubblico che gode dello stato di rinomanza al quale la legge riconosce una protezione ultra-merceologica, la quale è attuata per evitare un indebito vantaggio derivante dall’associazione di due prodotti allo stesso marchio. In breve, al marchio notorio è concessa tutela anche per prodotti e servizi non affini. Il marchio noto è conosciuto presso il pubblico interessato attraverso mezzi come la promozione, la pubblicità, ecc. Questo comporta che il pericolo di confusione possa essere collegato a semplici prodotti affini, ma la somiglianza/confondibilità con un marchio noto amplia la possibilità di confusione e il rischio di associazione fra due segni. Il marchio noto è un marchio che gode comunque di una tutela esclusiva più ampia perché da quel target è conosciuto e quindi laddove esistano segni distintivi simili che inducano a una associazione, la norma tutela il marchio noto. Quando comporta notorietà, il marchio di fatto (ossia il marchio noto) è un marchio che... (testo incompleto).