Diritto per il marketing

MARCHI E NOMI A DOMINIO (CAP 3 TERZA PARTE)

Un domain name traduce in termini gli indirizzi IP, stringhe di numeri che i

computer possono leggere per allocare i siti all’interno di internet, ma hanno

anche la funzione di segni distintivi che caratterizzano ed identificano uno

specifico sito internet, rendendolo riconoscibile da parte dei consumatori.

La registrazione chi concede il domain name? Un’autorità internazionale,



detta ICANN. Chi è autorizzato a registrare un domain name? Chiunque ma chi

registra come domain il marchio altrui può essere un contraffattore in base alla

legge applicabile, e il titolare del marchio può avviare un’azione di

contraffazione e ottenere rimedi, anche contro ICANN e internet provider.

Cybersquatting registrazione di domain names simili a marchi famosi altrui



in mala fede con l’intento di trarne profitto

Typosquatting registrazione di domain names non identici ma



sufficientemente simili al marchio rinomato in modo da rendere possibile per gli

utenti che digitino nella barra di ricerca di finire sul proprio sito.

Metatag l’uso come metatag di un marchio costituisce contraffazione se vi è



rischio di confusione o via sia un agganciamento parassitario alla rinomanza

del marchio. L’uso del marchio altrui in un link deve ritenersi illecito quando il

link rimanda a un sito che non ha nulla a che fare con il titolare del marchio.

2 art 22 CPI: è vietato adottare come nome a dominio di un sito un segno

uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra

l’attività di impresa dei titolari possa determinarsi un rischio di confusione per il

pubblico, anche consistente in un rischio di associazione tra i due segni. 

estensione: anche ad un segno uguale o simile ad un marchio registrato per

prodotti o servizi anche non affini, che goda di stato di rinomanza, se l’uso del

segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal

carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

La protezione tutela riconosciuta ai marchi (riassegnazione/altre tutele

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tipiche) e/o UDPR (solo per riassegnazione) nel caso di nome a dominio identico

o simile a marchio altrui, il registrant non ha diritto legittimo o interesse

legittimo rispetto al nome a dominio o il nome a dominio è stato registrato e

usato in malafede.

LICENSING E MERCHANDISING (CAP 4)

Cos’è un accordo di licenza? Una licenza è un accordo tra il titolare del marchio

(licenziante) e un terzo (licenziatario) per effetto del quale il licenziante

permette al licenziatario di usare il proprio marchio per un determinato motivo

a determinate condizioni (prodotti, territorio e canali distributivi, nel medesimo

periodo possono convivere diverse licenze di marchio). Regolato dall’art 23 del

codice PI.

Vantaggi del licenziante (titolare):

- Reddituali, pari al flusso di redditi che si producono: nel solo mercato

secondario, per effetto della minimum fee e delle royalties sulle vendite e

nel mercato primario a causa di un effetto positivo di ritorno sul marchio

concesso in uso.

- Industriali: il licenziante può meglio definire la propria offerta,

decentralizzare e differenziare la propria produzione, realizzare i propri

mercati su più ampia scala raggiungendo mercati difficili da conquistare e

aumentare o consolidare la fama e la popolarità del proprio marchio

incrementandone la diffusione presso il pubblico.

Rischi per il licenziante:

- Mancato pagamento delle royalties da parte del licenziatario.

- Perdita del controllo sulla produzione del licenziatario per cui viene

dispersa l’unicità del marchio, i prodotti del licenziatario non sono

coerenti con il concept associato al marchio o ne ledono la social

accountability oppure la qualità dei prodotti del licenziatario è inferiore a

quella del licenziante.

Vantaggi del licenziatario (terzo):

- Soprattutto di natura industriale, il licenziatario può infatti incrementare

la diffusione del proprio prodotto aumentandone o la riconoscibilità

oppure il potere attrattivo perché sfrutta o la capacità distintiva o il

selling power del marchio che ha ottenuto in licenza.

Rischi per il licenziatario:

- Sostenere costi molto alti per la licenza

- Trovarsi nell’impossibilità di avere un giro di affari sufficienti a pagare il

licenziante

- Non riuscire a soddisfare le pretese del licenziante, soprattutto se questo

non gli comunica le necessarie informazioni e know-how

- Dover gestire i prodotti non venduti

La licenza deve essere sottoscritta con attenzione da entrambe le parti.

È molto comune che ci siano delle clausole, prevalentemente che trattano:

- Minimum fees oltre alle royalties

- Definizione di una styling guide

- Richiesta di un campione/prototipo del bene prima della

commercializzazione

- Auditing per il controllo qualità

- Pubblicità e altri costi connessi alla promozione

- Trasferimento del know-how

- Esclusiva

- Durata/rinnovo

- Violazione

Il licenziante può agire in due modi: ex ante introducendo le clausole, ed ex

post citando il licenziatario come contraffattore, alla luce dell’art 23 terzo

comma cpi – trasferimento del diritto di marchio.

MERCHANDISING non ne esiste definizione in giurisprudenza, ma solo



elementi costitutivi. Nasce nella prima metà del 900 quando si iniziano ad

usare i nomi e le sembianze dei personaggi dei fumetti e dei personaggi famosi

per commercializzare vari prodotti. Negli anni 80 si iniziano a sfruttare anche i

marchi celebri per promuovere la vendita di prodotti non affini. Elementi

comuni:

- Un’entità che riscuote successo presso il pubblico e che possiede quindi

selling power

- L’uso di tale entità concesso ai terzi dietro pagamento

- I terzi si servono dell’entità per promuovere la vendita di beni o servizi

che trovano un uso non affine all’attività per la quale l’entità ha acquisito

il proprio successo.

ne consegue questa definizione: Il contratto di merchandising è quel



contratto in forza del quale il titolare di un’entità che riscuote successo presso

il pubblico ne consente – dietro compenso – l’utilizzo ad un terzo, affinché

costui se ne avvalga nella commercializzazione di beni e/o servizi eterogenei,

sotto il profilo merceologico, rispetto a quelli per i quali l’entità ha riscosso

successo. Sii sostanzia quindi nella concessione in uso di una entità

immateriale di successo mediante la manifestazione di un consenso.

Ci sono tre tipi di merchandising:

1. Character merchandising: personaggi di fantasia, possono essere

rappresentati sia mediante riproduzione delle loro fattezze, sia mediante i

loro nomi.

2. Personality merchandising: gente famosa reale.

3. Brand merchandising: marchi celebri.

Sottesi al character merchandising ci sono due diritti di privativa: d’autore

(che comprende il diritto di riproduzione) e/o di marchio si per immagine che

nome, sia dell’opera intera che delle parti che la compongono. La

giurisprudenza italiana ritiene che il nome del personaggio di fantasia non sia

estrinsecazione sufficiente della personalità dell’autore e quindi non possa

legge d’autore.

accedere alla tutela della Al nome non è però precluso

l’accesso all’esclusiva propria del diritto sul marchio registrato. La difficoltà sta

nella necessità di programmare gli ambiti merceologici in cui il nome o il titolo

possano essere sfruttati nel merchandising. Il diritto di marchio infatti limita la

tutela ai soli prodotti identici o affini a quelli per cui il marchio sia stato

registrato. Ciononostante, una volta che il marchio abbia acquisito sufficiente

notorietà, si potrà invocare la tutela del marchio di fatto e appellarsi alla

concorrenza sleale. Inoltre, l’articolo 8 del codice PI impedisce l’uso o la

registrazione da parte di terzi di segni che abbiano acquisito notorietà

nell’ambito artistico e letterario. La tutela della legge d’autore però è limitata

(70 anni dalla morte dell’autore), mentre il diritto di marchio è potenzialmente

illimitato poiché rinnovato ogni 10 anni. Tuttavia, il diritto di marchio ha uno

svantaggio rispetto alla l.d.a., cioè non richiede che si individui il nucleo

espressivo dell’opera ma solo che si valuti la confondibilità tra i segni in

funzione della repressione del rischio di confusione, rendendo il diritto di

marchio più rigido della l.d.a.

Sottesi al personality merchandising: d’autore e/o di marchio (immagine) o

solo di marchio (nome). Col termine immagine si intende il ritratto del

personaggio noto riprodotto su determinati prodotti o servizi o utilizzato in

relazione alla loro promozione (endorsement). La fama di cui il personaggio

gode si traferisce al prodotto e le vendite ne beneficiano. La legge sul diritto

d’autore sostiene all’articolo 96 che il ritratto di una persona non può essere

esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, richiede

quindi un accordo tra l’avente diritto e il terzo, che comporti un compenso. La

legge non riserva la tutela alle persone note, potendo essere invocata da

chiunque; inoltre, con immagine e ritratto intendiamo tratti che indichino la

specifica fisionomia che renda riconoscibile un individuo, estendendo la tutela

anche oltre i tratti fisici (abbagliamento, ornamenti e trucco). Non occorre il

consenso della persona per sfruttamento dell’immagine con fini scientifici,

didattici, culturali, o riproduzione collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie, o

giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto nonché da necessità di

giustizia o di polizia.

La tutela dei nomi è approntata nell’articolo 8 del codice PI che prevede una

disciplina speciale che prevede che nomi di persona e segni usati in campo

artistico e letterario scientifico o politico o sportivo possono essere registrati

come marchi. Questa volta la tutela si limita a persona famose, ma non è

vincolata a categorie di prodotti o servizi specifici ma può essere invocata in

qualsiasi ambito merceologico.

PUBBLICITA’ (CAP 5)

La pubblicità è un’attività di marketing atta a presentare e promuovere idee,

beni, servizi da parte di un promotore ben identificato, effettuata a titolo

oneroso. È una forma di comunicazione commerciale. Il complesso di info

sintetizzato nel messaggio pubblicitario è fondamentale per una trasparente e

corretta allocazione delle risorse di mercato, deve quindi seguir