Diritto per il marketing

Diritto per il marketing

Francesca Morandi Berselli

Marchio e brand awareness

Il caso Bulldog – Red Bull

È un caso comunitario: quando un giudice europeo ha un dubbio sulla normativa europea può fare appello alla Corte di giustizia europea, che dà la chiave di lettura più corretta la quale deve essere applicata dal giudice.

The Bulldog (servizio ho.re.ca./ristorazione = coffee shop di Amsterdam) vs. Red Bull. C’è l’assonanza bull, che non ha alcun legame con il prodotto offerto, cioè una bibita. Tutti e due, però, producono due energy drink. Red Bull è un marchio celebre, mentre The Bulldog no. Tuttavia, The Bulldog è utilizzato da prima della registrazione del marchio Red Bull ma per servizi di ristorazione.

L’entrata nel mercato degli energy drink da parte di Bulldog non piace a Red Bull che la cita in giudizio. Tuttavia, Bulldog dice che i due marchi non sono confondibili. Il tribunale di Amsterdam non dà ragione a nessuno, ma Red Bull fa appello perché Bulldog arreca pregiudizio alla notorietà di Red Bull, che è il marchio celebre.

La società titolare di Bulldog dice che non è vero che vuole sfruttare la notorietà altrui e si difende dicendo che può utilizzare il marchio Bulldog perché prima già operava nel settore della ristorazione e poi è giustificata dal fatto che si possano trovare nei ristoranti bevande a marca Bulldog. Sta quindi estendendo il settore in cui operava precedentemente: non da vestiti a bevande analcoliche ma da ristorazione a bevande analcoliche.

Soluzione: visto che Bulldog è molto conosciuto presso il suo pubblico e vista la natura dei prodotti e dei servizi per i quali è stato utilizzato il marchio, la vendita di energy drink a marchio The Bulldog può essere considerata non come un tentativo di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio Red Bull, ma come una vera estensione della gamma di prodotti e servizi offerti dal titolare.

Registrazione del marchio

I marchi sono il segno distintivo che fa capo al prodotto, indicano la provenienza imprenditoriale del prodotto. La tutela del marchio o diritto di marchio, nel senso di attribuzione dell’uso in esclusiva o di diritto di privativa d’uso del marchio, nasce con la registrazione nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) delle Camere di commercio. La tutela dell’esclusiva in questo caso, però, vale soltanto per il territorio nazionale, ma è possibile registrare anche il marchio comunitario presso l’ufficio per l’armonizzazione del mercato interno in Spagna ad Alicante. Il marchio comunitario è protetto in tutto il territorio dell’UE e quindi è uno strumento che di solito è preferito rispetto alla registrazione nazionale. L’unica differenza tra marchio comunitario e marchio nazionale è l’estensione geografica della tutela.

Se si vuole estendere la tutela del marchio a livello mondiale è possibile registrarlo presso i vari uffici marchi nei vari stati oppure esiste una serie di convenzioni internazionali che hanno dato origine al marchio internazionale che non è diverso dai singoli marchi nazionali, ma è semplicemente una procedura semplificata: se si deposita il marchio presso l’ufficio dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Protezione Intellettuale) a Ginevra è possibile chiedere che il marchio sia depositato in vari stati del mondo con un’unica procedura, un’unica domanda di registrazione. Poi il marchio sarà valido come se fosse stato registrato nei vari stati e segue comunque le legislazioni dei diversi paesi. Questo è diverso dal marchio comunitario perché in tutta l’UE si applica la stessa disciplina come se fosse un unico territorio.

Nel caso di marchio nazionale, si deposita una domanda di registrazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi e la domanda prevede che venga registrato un marchio per una o più categorie di prodotti (ci sono 35 macro-classi, secondo la convenzione di Nizza). Possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, forma del prodotto o della confezione di esso (particolare, non necessitata), suoni, jingle (registrando il pentagramma), tonalità cromatiche. Gli ultimi quattro segni sono gli unconventional trademarks.

Requisiti per la registrazione

È necessario che il marchio presenti contemporaneamente tutti e 3 i seguenti requisiti per la registrazione affinché sia valido, pena la nullità:

• Capacità distintiva (originalità): un segno è originale quando è capace di identificare il bene su cui viene apposto, rendendolo così riconoscibile dal consumatore medio. Il marchio non può quindi essere registrato se consiste in un segno privo di carattere distintivo e in particolare se consiste esclusivamente in una denominazione generica (es: il termine “matita” per indicare una linea di matite) o in indicazioni descrittive (qualità, quantità, destinazione, provenienza geografica). Questi termini, infatti, dovrebbero appartenere al pubblico dominio, proprio perché il marchio attribuisce un diritto di uso in esclusiva, quindi uno solo non può appropriarsi di questi termini: non si può registrare la parola “poltrone” per poltrone o la parola “gola” per prodotti per la gola, ma è possibile modificare quella denominazione generica che così diventa distintiva (es: Divani & Divani, Poltrone & Sofà, Lenigola). Se viene modificata quella denominazione generica è possibile registrare quel marchio ma sarà un marchio debole perché non può impedire ai concorrenti di utilizzare quella stessa denominazione generica. Al contrario, i segni di pura fantasia, completamente scollegati dal prodotto che identificano (es: The Bridge per una linea di oggetti di pelletteria), sono marchi forti perché sarà facile difendere quel marchio dall’uso per prodotti simili. Il marchio può acquistare o rafforzare la sua capacità distintiva in base all’uso che può determinare anche il fatto che il marchio perda capacità distintiva. Ci sono, infatti, marchi che nascono come marchi registrati di impresa ma che poi iniziano a essere utilizzati come denominazione generica del prodotto (es: biro, scotch, nylon, post-it). Il marchio quindi può perdere capacità distintiva perché viene utilizzato non più come marchio ma come sinonimo di un prodotto, perdendo la capacità di identificare l’impresa, e quindi potrebbe avere come conseguenza la decadenza del marchio, cioè il titolare perde il diritto di utilizzarlo in esclusiva perché è diventato sinonimo di un prodotto, ha perso il requisito dell’originalità.
• Novità: il marchio non deve essere già utilizzato da altri. Non può quindi essere registrato un marchio uguale o simile ad un altro marchio per prodotti o servizi uguali o affini poiché potrebbe derivare un rischio di confusione sull’origine imprenditoriale. Se poi si tratta di un marchio di rinomanza, allora non è possibile registrare un marchio uguale o simile anche per prodotti non affini purché ricorrano due condizioni: se dalla registrazione potrebbe derivare un indebito vantaggio oppure se la registrazione potrebbe arrecare un pregiudizio al titolare del marchio anteriore. La privativa del titolare dei marchi celebri prosegue quindi anche laddove i consumatori non possono più confondersi circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto.
• Liceità: un segno è lecito se non è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e se non è idoneo a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti. Il marchio non deve trasmettere informazioni che non sono veritiere. Un esempio, a quest’ultimo riguardo, è il marchio Cotonelle, registrato per carta igienica, e, siccome quel termine lasciava intendere al consumatore medio che il prodotto fosse realizzato con cotone, mentre in realtà non lo era, il marchio è stato dichiarato nullo perché decettivo.

Il diritto di privativa d’uso

In generale, un diritto di privativa sull’uso di una cosa consiste nella facoltà di fare uso esclusivo di quella cosa, cioè nella facoltà di impedire a terzi di utilizzarla. Si tratta della funzione escludente del marchio. Se i terzi violano l’altrui privativa, il titolare di quest’ultima può richiedere all’Autorità Giudiziaria non solo il risarcimento del danno, ma anche misure dirette a ripristinare la situazione concorrenziale anteriore alla lesione dell’esclusiva (far cessare quel terzo dall’utilizzo del marchio e ottenere che tutti i prodotti contraddistinti da quel segno siano distrutti), salvo proprio consenso. Questa è la funzione includente del marchio.

Funzione distintiva dei marchi comuni

Attraverso il marchio si vuole garantire che il consumatore colleghi quel prodotto all’impresa che l’ha creato, così che il produttore possa distinguersi dai suoi concorrenti. Il consumatore ha interesse a cercare i beni e i servizi che meglio soddisfano i suoi bisogni/desideri; pertanto, ha interesse a riconoscere nel tempo chi offre determinati prodotti.

Il diritto di marchio, essendo un diritto di privativa, serve proprio a stabilire una relazione biunivoca tra imprenditore e i suoi beni e servizi. In particolare, la possibilità per i consumatori di ricondurre un prodotto/servizio a un determinato imprenditore, anche a distanza di tempo dal primo acquisto, alimenta due meccanismi positivi:

• L’imprenditore è indotto a mantenere costante o migliorare la qualità dei propri prodotti/servizi.
• Il mercato può operare in modo efficiente: ogni volta non dobbiamo studiare da dove viene il prodotto, ma tramite il ricordo del marchio sappiamo quali sono le caratteristiche del prodotto. I marchi quindi riducono i costi di ricerca: si spende molto meno tempo per capire i prodotti perché basta leggere il marchio. Il marchio più diventa noto più ripeto l’esperienza di acquisto più lo compro al volo.

Bisogna distinguere i marchi generali (Fiat, BMW) dai marchi speciali (Fiat 500, BMW x5 non solo vengono distinti i prodotti ma anche i sottoprodotti). I marchi generali ci ricordano la provenienza, il marchio speciale ci ricorda le caratteristiche particolari e principali (es: Fiat 500 rispetto a Fiat Panda).

Funzione pubblicitaria dei marchi celebri

I produttori hanno anche interesse a rendere i propri prodotti preferibili dal pubblico. Un marchio può avere quindi una funzione pubblicitaria, cioè può riuscire a rendere un prodotto preferibile rispetto agli altri. In questo caso un marchio viene detto celebre. I segni notori, infatti, oltre ad avere la funzione distintiva, possono trasmettere uno status sociale, un messaggio di stile, di eleganza, ecc. Siamo indotti ad acquistare le automobili Ferrari non solo perché sappiamo che sono le migliori, ma perché si tratta di un marchio che ha acquisito un autonomo selling power, cioè è capace da solo di far vendere un prodotto. A parità di prezzo, caratteristiche, scegliamo Ferrari perché c’è il marchio Ferrari perché è esso stesso motivo della scelta d’acquisto.

Tutti i marchi nascono come marchi comuni, cioè non celebri, e possono diventare marchi celebri attraverso gli investimenti pubblicitari negli anni. Ferrari – spumante (registrato prima) e Ferrari – auto si chiamano tutti e due nello stesso modo e tutti e due sono nati come marchi comuni e poi sono diventati marchi celebri e di lusso, operanti in due settori completamente differenti. Il punto di riferimento è il consumatore medio di quel prodotto per capire se ci può essere un rischio di confusione. Se, però, tutti e due non fossero stati marchi di lusso, bisognerebbe capire se ci sia un tentativo di agganciamento alla notorietà del marchio celebre.

Il marchio a fronte degli investimenti fatti nel tempo può quindi assumere notorietà e grazie a tale notorietà gode di una tutela più ampia, una tutela ultra-merceologica, cioè anche se i prodotti non sono identici o simili il titolare del segno notorio può comunque agire in giudizio per vedere tutelato il proprio marchio. L’apposizione quindi, senza la previa autorizzazione, del marchio celebre su altri beni (anche appartenenti a un settore merceologico totalmente differente) è contraffazione. Si vuole punire chi vuole sfruttare il selling power del marchio celebre, approfittando della sua notorietà e degli investimenti effettuati, e chi svilisce l’immagine del marchio celebre, per vendere un bene di basso profilo.

Al contrario, il marchio comune ha una tutela limitata a segni identici o simili a quello registrato e per prodotti identici o simili/affini (solo Vera acqua contro Vera gazzosa o Vera acqua contro Veta gazzosa, ma non Vera acqua contro Vera telefonini). Si tratta di usurpazione quando si utilizza un segno identico per prodotti o servizi identici. Si tratta di contraffazione se si utilizza un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, purché ne derivi un rischio di confusione. Per stabilire se ci sia un rischio di confusione, innanzitutto, si guarda il segno e qualora dovesse esserci confondibilità tra i segni, allora si guarderanno i prodotti. Nella tutela ultra-merceologica, invece, si guardano solo i segni, non i prodotti.

Per dimostrare che il marchio è diventato di rinomanza, quindi conosciuto da chiunque, si portano prove (sondaggi, quota di mercato, volumi di vendita, campagne promozionali). C’è un caso particolare di uso del marchio altrui, che è quello a fini descrittivi: un terzo può legittimamente usare il marchio (celebre o comune che sia) a fini descrittivi purché tale uso avvenga nel rispetto dei principi di correttezza professionale. Il terzo può legittimamente usare il marchio, qualora siano presenti delle esigenze descrittive, come nel caso in cui l’uso del marchio altrui sia necessario per comunicare ai consumatori determinate caratteristiche di un prodotto. Un esempio sono le cover per l’iPhone, che devono essere compatibili con quello specifico smartphone, sono destinate a quello specifico modello, ma in generale anche tutti i pezzi di ricambio o gli accessori.

Se il marchio non viene utilizzato decade e non è più difendibile. La decadenza è automatica se il marchio non viene usato entro 5 anni dalla sua registrazione. Dopodiché se il titolare inizia a utilizzarlo e scopre che un terzo già lo utilizza non può più difendersi. Il marchio può essere registrato per un numero infinito di volte e ha una durata di 10 anni. Dopo 10 anni, il diritto può essere rinnovato per un numero infinito di volte. In questo è diverso dal diritto d’autore perché le opere scadono: il diritto d’autore vale per tutta la vita dell’autore e dopo 70 anni dalla morte, dopodiché non può più essere rinnovato. Se si vuole garantire un diritto d’autore nel tempo bisogna registrarlo come marchio (Topolino), in modo da utilizzarlo per sempre e da essere tutelati per sempre.

Casi di contraffazione

Casi contraffazione tipica

L’uso del marchio Combipell viola i diritti sul marchio Conbipel a causa delle fattezze grafiche ma anche fonetiche del segno. C’è il rischio di confusione sull’origine imprenditoriale perché il consumatore medio non può fare una comparazione tra i due prodotti, visto che spesso non abbiamo i due prodotti disponibili insieme e non ricordiamo le marche. Sussiste il rischio di confusione anche tra i marchi Roberto Cavalli e Roberto C, utilizzati per gli stessi prodotti (capi di abbigliamento, occhiali, articoli di pelletteria). Il rischio di confusione è causato dalla presenza nel marchio “Roberto C” dello stesso nome e della stessa lettera iniziale del cognome del marchio celebre. È stato anche adottato un carattere tipografico sostanzialmente identico.

Prendiamo altri 4 marchi: Selezione Oro Barilla contro Oro Saiwa e Energy Store contro Energy Store Eni. Gli elementi di confondibilità riguardano:

• Somiglianza tra i segni: nel primo caso, il marchio è composto da un nome generico (Oro) e da uno distintivo (Barilla e Saiwa). Oro è un termine di uso comune e quindi può essere utilizzato dai concorrenti anche in altri settori. Il termine Oro, nell’ambito del commercio, identifica una caratteristica di eccellenza. La parte del segno che non si può copiare è Saiwa e Barilla;
• Somiglianza tra i prodotti: si guarda all’idoneità del prodotto a soddisfare il medesimo bisogno. Nel secondo esempio, Eni può utilizzare il marchio Energy Store per un servizio diverso perché l’altro non è conosciuto, non gode di rinomanza. Si parla in questo caso di reverse confusion, che è la probabilità di confondere il pubblico poiché pensa che Energy Store provenga da Eni.

Il giudizio avviene sulla base di un’impressione globale e sintetica. Con riferimento, invece, al caso di Pepe Jeans e Pepe Arellano, utilizzati entrambi per capi di abbigliamento e accessori, non vi è rischio di confusione tra i marchi. Pur essendo la parola Pepe presente in entrambi i segni, essa gioca un ruolo diverso in ciascun marchio.