Diritto commerciale - segni distintivi

Prodotti identici o affini: concetto di affinità è essenziale e individua come oggetto di tutela del

marchio quei beni riconducibili agli stessi consumatori. È una valutazione che viene fatta con

riferimento al consumatore medio.

Per il marchio debole bastano poche modifiche perché il marchio successivo abbia una sua valenza

distintiva, cosa che non basta nel marchio forte. I marchi celebri invece sono notissimi e si sono

affermati negli anni; sono talmente noti al consumatore che prescindono dalla registrazione. Mentre

per il marchio debole e forte la tutela è limitata ai prodotti affini per il marchio celebre la tutela va

al di là dei prodotti affini.

Nel corso del tempo hanno preso piede una serie di contratti di origine anglosassone che hanno dato

senso alla modifica della regola per cui il marchio non era trasferibile senza azienda. Il legislatore

del 1992 ha previsto quindi che il marchio possa essere ceduto senza l'azienda. Per garantire il

consumatore si ritiene sufficiente la comunicazione dei mezzi di produzione e quindi che vengano

trasmesse le conoscenze tecniche, il know how, affinché il nuovo produttore possa produrre lo

stesso bene del primo produttore. Il cedente deve mettere il cessionario nella posizione di produrre

lo stesso bene.

La concessione della licenza può avere una duplice esigenza: scaturire da una sospensione

dell'attività produttiva del titolare del marchio e poi la possibilità di avviare una nuova linea

produttiva o espandere l'attività.

Le vicende successive alla registrazione del marchio hanno rilievo perché può incorrere in

volgarizzazione ossia quando il marchio perde capacità distintiva. Il Secondary meaning è il

fenomeno inverso che fa attribuire capacità distintiva forte a un marchio che in origine non ne ha.

Caso della decadenza per non uso.

Marchio di gruppo. Art 19 cpi. 2

Il marchio può essere registrato anche da chi si propone di farlo usare da altro imprenditore che

controlla.

Il gruppo è un insieme di imprese, ma non esiste ne una definizione ne una disciplina relativa. Sono

un gruppo di imprese soggette al controllo o la direzione unitaria della capogruppo (Holding).

Il marchio di gruppo è registrato dalla controllante ed è usato dalle imprese controllate.

Marchio generico e specifico.

Tutela penale dei segni distintivi. Marchio.

Le norme incriminatrici sono piuttosto limitate, art 473 e 474 e ss cp. Poi il 514 e 517 che sono le

frodi contro il commercio. Infine i reati collaterali, comuni, come la ricettazione e contraffazione.

Libro di Carnelutti, La teoria del falso. Consigliato per la carriera della magistratura.

Art 473 cp: “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di operedell'ingegno o di

prodotti industriali - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà

industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti

industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di

tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con

la multa da euro 2.500 a euro 25.000. (2) Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro

anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o

modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o

alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. (3) I delitti previsti

dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle

leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della

proprietà intellettuale o industriale”.

Sia questa norma che quella successiva sono operative a patto che il marchio sia stato registrato.

Questa fattispecie riguarda soprattutto la contraffazione e l'alterazione del marchio. Per alterazione

si intende la modifica parziale, anche tramite aggiunta, di un marchio già esistente per non renderlo

riconoscibile con quello originario, mentre la contraffazione è la creazione di un marchio che

inganna il consumatore sulla provenienza di quel prodotto.

Il bene leso è la fede pubblica.

È una norma amplissima perché per "fare uso" si può intendere qualunque condotta.

Art 474 cp: “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Fuori dei casi di

concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al

fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,

contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro

3.500 a euro 35.000. (2) Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,

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introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette

altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito

con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. (3) I delitti previsti dai

commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle

leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della

proprietà intellettuale o industriale”.

Qui c'è un elemento in più «il fine di trarne profitto» e pene più alte perché il reato è più grave.

Sono reati puniti esclusivamente a titolo di dolo, c'è l'intenzionalità. Il primo comma poi prevede il

dolo specifico ed è quindi un elemento ulteriore che specifica l'elemento psicologico.

Aspetti del 474bis che non rappresentano la pena detentiva o pecuniaria ma la confisca delle cose

che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Art 474-bis cp: “Confisca - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i

diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle

cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono

l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. (2) Quando non è

possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di

beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il

terzo comma dell'articolo 322-ter.Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo

e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero

che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al

reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego,

anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

(3) Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della

pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura

penale”.

Qui la confisca è obbligatoria è per una giurisprudenza oltre la confisca per alcuni beni contraffatti

dispone prima il sequestro e poi la confisca dell'immobile o degli automezzi per il trasporto degli

stessi. Questo aspetto è importante dal punto di vista della deterrenza penale.

Art 648 cp: “Ricettazione - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a

sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un

qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è

punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da da euro 516 a euro 10.329.

(2) La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di

particolare tenuità. (3) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando

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l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile

ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Sentenza Cassa SU penali 7 maggio 2001 n. 427, che punisce la contraffazione nel momento in cui

si compri il bene col marchio contraffatto nella consapevolezza della sua falsità.

Il 474 punisce la detenzione e la messa in commercio mentre la ricettazione prevede l'ipotesi

dell'acquisto. Le due condotte non sono sovrapponibili.

Il 712 è una contravvenzione è quindi può essere punita anche a titolo di colpa.

Art 712 cp: “Acquisto di cose di sospetta provenienza - Chiunque, senza averne prima

accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro

qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di

sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda

non inferiore a euro 10. (2) Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o

ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la

legittima provenienza”.

Art 514 e 517, delitti contro l'industria.

Art 514 cp: “Frodi contro le industrie nazionali - Chiunque, ponendo in vendita o mettendo

altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi,

marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria

nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a

euro 516. (2) Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi

interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è

aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Art 517 cp: “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Chiunque pone in vendita o

mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o

segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come

reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a

ventimila euro”.

Qui non si parla più di contraffazione del marchio ma entra in gioco il collegamento tra marchio e

prodotto e si vuole tutelare il consumatore e il commercio.

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PROVA

TEMA

Le discipline dei segni distintivi e della concorrenza sleale in parte si sovrappongono.

L'orientamento maggioritario è quello per cui si agisce usando entrambe le normative ma questo

perché la disciplina della concorrenza sleale offr