Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Weigmann, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Campobasso: imprenditore

I REQUISITI PER LA VALIDITA’ DEL MARCHIO

Perché il marchio venga tutelato giuridicamente, deve rispondere a determinati requisiti di validità:

 liceità

 verità

 originalità

 novità

LICEITA’ il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon

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costume, oppure altri segni protetti senza l’autorizzazione delle autorità competenti, oppure segni

lesivi della proprietà industriale. Per quanto riguarda la tutela dell’altrui diritto al nome, bisogna

distinguere a seconda della capacità attrattiva che questo nome può avere. Se si tratta di una

persona che ha acquisito notorietà, è necessario il consenso degli interessati o dei loro eredi.

Se le persone non sono note, il nome altrui può essere inserito anche senza il consenso dell’interessato

purché l’uso che se ne fa non sia tale da lederne la fama, il credito o il decoro.

VERITA’ il principio di verità vieta che venga inserito nel marchio segni idonei a ingannare il



pubblico, in particolar modo per quello che riguarda la provenienza, la natura e la qualità dei

prodotti/servizi.

ORIGINALITA’ il marchio per assolvere alla sua funzione deve essere originale, cioè deve essere



composto in modo tale da consentire l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti

dello stesso genere immessi sul mercato. La legge non consente che vengano considerati marchi:

a) le denominazioni generiche del prodotto o una loro foto generica (es. del negozio “scarpe”);

b) le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e delle provenienze geografiche del prodotto,

salvo che questi siano marchi collettivi; 39

c) i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole “extra”, “lusso”, ecc…

La legge impone questi divieti per evitare che parole di uso comune possano essere oggetto di

monopolio, quindi ad es. si rispetta il requisito dell’originalità del marchio quando si utilizzano

denominazioni anche geografiche o di figure che non abbiano relazioni con il prodotto

contraddistinto (es. “Capri” per un marchio di sigarette).

NOVITA’ è l’ultimo requisito per la validità del marchio. È un requisito che si aggiunge a quello



dell’originalità. Il c. della proprietà industriale distingue fra:

marchi ordinari 10

- marchi celebri 11

-

Marchi forti e marchi deboli. Possono essere usati come marchi denominazioni generiche di uso

comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso. Nei casi in cui la capacità distintiva del

marchio sia affidata alla modificazione della parola solo entro questi limiti il titolare del marchio è

cd. marchio debole.

tutelato contro l’imitazione di altri 

Il marchio è debole quando bastano lievi modifiche del nome o delle aggiunte per consentire la

confondibilità del marchio.

quelli dotata di accentuata capacità distintiva.

Sono detti marchi forti 

La distinzione tra marchi forti e deboli non è sempre facile da capire, e può capitare che un marchio

che dapprima abbia scarsa capacità distintiva poi diventi forte in seguito all’uso che se ne fa o della

secondary meaning quando:

pubblicità. La disciplina attuale consente questa cosa che è cd.

a) essa possa acquistare carattere distintivo consentendo di registrare il marchio;

b) si può trasformare un marchio che in origine era nullo (perché non dotato di capacità

distintiva) in un marchio valido.

Il marchio che difetta dei requisiti richiesti per legge è dichiarato nullo, anche se

Nullità.

l’ordinamento prevede 2 eccezioni:

 nullità del marchio per difetto di novità ;

12

 nullità del marchio per difetto di originalità .

13

IL MARCHIO REGISTRATO

Il titolare del marchio che ha i requisiti di validità indicati, ha diritto all’uso esclusivo del suo marchio. Il

contenuto dei diritti sul marchio e la sua tutela sono differenti a seconda che il marchio sia stato o

meno registrato all’Ufficio italiano marchi e brevetti.

Il marchio registrato può essere ottenuto non solo dall’imprenditore che intende utilizzarlo

direttamente nella propria impresa ma anche chi vuole utilizzarlo in altre imprese controllate.

La registrazione attribuisce al titolare del marchio:

10 MARCHI ORDINARI per questi la regola è che non sono nuovi i segni che possono determinare un rischio di



confusione fra il pubblico, anche si associazione fra due segni perché identici o simili che possano ingannare il

pubblico perché già usato da un altro imprenditore o già utilizzato da altri per prodotti identici o simili.

11 MARCHI CELEBRI se il marchio è diventato celebre anche all’estero, non può essere considerato “nuovo” un



marchio successivo anche per prodotti non affini, perché chi lo usa otterrebbe indebito vantaggio dato dalla

rinomanza del marchio (es. un produttore di orologi che utilizza il marchio “Ferrari”).

12 DIFETTO DI NOVITA’ non è possibile dichiarare la nullità di tale marchio quando, chi ha chiesto la

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registrazione non era in mala fede e il titolare del marchio anteriore ne abbia tollerato l’utilizzo per 5 anni. In

questo caso è possibile convalidare il marchio che si applica anche quando c’è conflitto tra 2 marchi parimenti

registrati che comporterebbe la coesistenza di 2 marchi confondibili.

13 DIFETTO DI ORIGINALITA’ non può essere dichiarata quando, dopo l’uso che è stato fatto del marchio, ha



acquistato capacità distintiva prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità (cioè: nel caso

sopravvenuto di secondary meaning). 40

 il diritto all’uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale;

14

 il diritto di impedire ai terzi di mettere in commercio/importare/esportare prodotti

contrassegnati col proprio marchio, e impedire che questo venga utilizzato in pubblicità (se

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c’è il rischio di confusione).

Il diritto all’uso esclusivo del marchio consente di impedire l’utilizzo di

Unitarietà dei segni distintivi.

segni confondibili non solo in funzione del marchio ma anche come ditta, denominazione sociale.

Il diritto all’uso esclusivo del marchio registrato decorre dalla data di presentazione della

Decorrenza.

domanda all’ufficio brevetti.

Il titolare del marchio registrato può iniziare anche prima dell’attività di impresa a utilizzare il marchio.

Dopo la presentazione della domanda di registrazione, ogni marchio uguale o simile

ex lege per difetto di novità.

successivamente presentato è nullo

La registrazione (nazionale, comunitaria, internazionale) dura 10anni ed è rinnovabile per un

Durata.

n. indeterminato di volte, sempre con efficacia decennale.

La registrazione quindi può assicurare una tutela pressoché perpetua (salvo che poi non venga

dichiarata la nullità del marchio per difetto originario di uno dei requisiti essenziali, oppure sempre

che non sopravvenga una causa di decadenza).

Si può decadere dal marchio per:

Decadenza. volgarizzazione ;

I) 16

II) sopravvenuta ingannevolezza del marchio;

III) mancato utilizzo entro 5 anni dalla registrazione;

IV) se il titolare omette i controlli previsti dalle disposizione che ne regolano l’uso.

Il marchio è tutelato civilmente e penalmente.

Difesa del marchio.

Il titolare del marchio il cui diritto all’uso esclusivo sia stato leso da un concorrente, può promuovere

di contraffazione.

nei suoi confronti l’azione

L’azione è volta a ottenere:

 l’inibitoria degli atti lesivi del proprio diritto +

 la rimozione degli atti che hanno posto in essere la contraffazione +

 risarcimento del danno in caso di dolo/colpa

Il giudice se vuole può (qualora gli venga chiesto) decidere di pubblicare la sentenza o un estratto,

che comporterebbe il discredito commerciale per il condannato.

14 Il diritto di esclusiva all’uso del marchio registrato copre non solo i prodotti identici ma anche quelli affini se

possa determinarsi un rischio di confusione con il pubblico, ovvero prodotti che sono tra loro in vicinanza

merceologica (frigoriferi e lavatrici, formaggi e conserve). La tutela del marchio contro l’altrui

usurpazione/contraffazione non impedisce però che un altro imprenditore possa registrare o usare lo stesso

marchio per prodotti diversi.

15 L’uso di marchi famosi (Coca Cola, Cartier) da parte di imprenditori che producono beni diversi (es.

abbigliamento Coca Cola) costituisce usurpazione del marchio celebre perché induce in errore il consumatore

sulla fonte di provenienza del bene.

Con la riforma del 1992 la tutela dei marchi celebri è stata svincolato dal criterio merceologico, quindi il titolare

del marchio registrato che gode di rinomanza, può vietare a terzi di usare un marchio identico o simili per

prodotti non affini.

VOLGARIZZAZIONE

16 si ha volgarizzazione del marchio quando questo è diventato nel commercio,



denominazione generica di quel dato prodotto, perdendo la sua capacità distintiva (es. cellophane, biro,

aspirina). La volgarizzazione deve essere avvenuta per attività/inattività del titolare del marchio, quindi non

basta come si riteneva in passato che il nome sia diventato di uso comune, ma è anche necessario un

comportamento (omissivo o commissivo) del titolare.

Il titolare non perde il suo diritto di esclusiva quando ne difende la sua capacità distintiva.

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IL MARCHIO DI FATTO

L’ordinamento tutela anche i casi in cui un marchio non venga registrato è comunque una tutela



minore di quella che si avrebbe se questo fosse registrato.

Art.2571c.c. chi ha fatto uso di un marchio non registrato, ha la possibilità di continuare ad usarlo

 (nonostante altri abbiano avuto la registrazione) nei limiti in cui egli se ne è avvalso

anteriormente.

La tutela di un diritto all’esclusività del marchio si fonda sull’uso di fatto del marchio stesso, e

sull’effettivo grado di notorietà raggiunto.

Bisogna distinguere a seconda che il marchio abbia raggiunto notorietà nazionale oppure sia

rimasto a livello locale.

Notorietà nazionale. Il titolare di un marchio non registrato che è diventato noto nel territorio

nazionale, può impedire che altri usino in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per

prodotti affini.

Oppure può chiedere che venga dichiarato nu