Appunti diritto per il marketing

ragione di tale utilizzo abbia acquistato una notorietà non meramente locale; ed attuale. Per effetto di tale

notorietà si possa creare rischio di confusione o associazione tra segni.

La convalida del marchio (preuso)

liceità/non decettività: non possono registrarsi i segni

• contrari alla legge all’ordine pubblico o al buon costume

• che ingannino il pubblico

• che violino un altrui diritto

• tutti i simboli che rivestano interesse pubblico a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la

registrazione;

La classi di beni sono da indicare in sede di registrazione, così si identifica l’ambito di estensione merceologica della

tutela.

La registrazione del marchio (NAZIONALE): può ottenere la registrazione del marchio chi si proponga di utilizzarlo

nella fabbricazione o nel commercio dei prodotti della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne

facciano uso con il suo consenso.

Le amministrazioni pubbliche possono ottenere registrazioni di marchio anche aventi ad oggetto elementi tratti dal

patrimonio del relativo territorio; i proventi dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla

copertura di disavanzi.

Ognuno può usare come marchio il proprio nome salvo il caso in cui sia notorio nel quale caso serve l’assenso del

titolare del nome. Si può usare il nome altrui sempre; salvo l’uso che leda la fama o il decoro di chi ha il diritto a portare

tale nome. Per quanto riguarda ritratti altrui, stemmi, bandiere e simboli di interesse pubblico occorre sempre il consenso

dell’interessato.

Il processo di registrazione: deposito della domanda (con i dati del richiedente; la riproduzione del marchio; le classi di

beni da tutelare; l’esistenza di un diritto di priorità;) verifica formale pubblicazione della domanda fase di opposizione

(è possibile opporsi entro 3 mesi per mancanza della novità o per registrazione in mala fede)modifiche o

integrazioniregistrazione.

Il diritto sul marchio si ha dal momento della registrazione ma retroagisce alla data di deposito della domanda. La tutela

dura 10 anni prorogabili garantendo l’esclusiva su tutto il territorio nazionale.

Registrazione del marchio (INTERNAZIONALE): avviene tramite l’OMPI; la domanda deve contenere indicazione dei

paesi nel quale si vuole registrare il marchio e l’OMPI stesso si cura di effettuare i vari depositi comunicando quelli andati

a buon fine. Le registrazioni sono valide autonomamente.

La registrazione deve essere curata personalmente per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Parigi. Per i

paesi che hanno aderito alla Convenzione di Parigi vige il diritto di priorità.

Registrazione del marchio (COMUNITARIO): Deposito domanda con contenuto uguale a quello del marchio nazionale

verifica formale e sostanziale (sulla completezza e sulla novità) pubblicazione della domanda fase di opposizione C’è

la registrazione se passano 3 mesi senza che vi sia opposizione.

L’acquisto del diritto avviene al momento della registrazione ma retroagisce al momento di presentazione della

domanda. Dura 10 anni prorogabili e garantisce l’esclusiva su tutti i paesi dell’UE.

L’estinzione del marchio; avviene per:

• nullità cioè per carenza originaria dei requisiti (incapacità a essere rappresentato graficamente, assenza di

novità, assenza di capacità distintiva, illiceità e contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume, utilizzo

indebito di nomi o ritratti altrui, violazione dell’altrui privativa, decettività, registrazione in mala fede).

l’azione di nullità è proposta su marchi già registrati! Davanti all’autorità giudiziaria e spetta a chiunque, tranne

nel caso in qui violi la privativa altrui (carenza di novità, mala fede o uso non autorizzato) nel qual caso spetta

solo al titolare del diritto leso.

• decadenza cioè una carenza sopravvenuta dei requisiti può avvenire per:

o volgarizzazione;

o per illiceità sopravvenuta;

o per decettività sopravvenuta;

o per non uso (qualora non ne sia stato fatto uso effettivo per 5 anni ininterrottamente dalla registrazione

o se successivamente è stato sospeso per 5 anni; la ratio è evitare fenomeni di accaparramento dei

segni distintivi in assenza di interesse)

per parlare di uso effettivo, il marchio deve essere apposto su prodotti immessi sul mercato

comportando almeno una notorietà almeno locale per quantità non simboliche e per un tempo

continuo. Si può parlare di uso effettivo anche se l’utilizzo è solo pubblicitario se i prodotti sono

prossimi all’ingresso nel commercio.

ECCEZIONI: non decade per non uso: se il non uso è giustificato da un motivo legittimo; se il titolare

del marchio riprenda l’uso in epoca anteriore alla proposizione di una domanda di accertamento della

decadenza del marchio. La ripresa dell’uso deve occorrere tre mesi prima dell’azione della domanda di

accertamento ma non può pregiudicare i diritti acquistati nel mentre dai terzi sul marchio (cioè nel

periodo in cui il marchio non era utilizzato varranno i diritti di coloro che lo utilizzavano “di fatto”); il

marchio simile a quello oggetto di uso effettivo (marchio difensivo).

I diritti del marchio registrato: la possibilità di farne uso

• esclusivo (con funzione distintiva e attrattiva)

per impedire ai terzi l’uso del marchio non autorizzato sono possibili: l’opposizione, la nullità, la rivendica o

l’azione di contraffazione che impedisce ogni tipo di lesione del diritto, impedisce la prosecuzione della condotta

illecita e consente il ristoro della lesione subita. Le condizioni per proporre azione di contraffazione sono uguali

al caso dei depositi anteriori ma applicato al contesto dei prodotti (segno identico per prodotto identico …). Gli

elementi di giudizio pe valutare l’azione di contraffazione sono: la somiglianza tra segni; l’identità del

prodotto/servizio; il carattere distintivo del marchio; l’impressione del segno; e la notorietà del marchio

contraffatto.

I marchi che godono di rinomanza sono i marchi conosciuti da una parte significativa dei consumatori interessati

all’acquisto del prodotto o del servizio per cui il marchio è stato registrato. La tutela dei marchi che godono di

rinomanza prescinde dal

o rischio di confusione o di associazione

o da una similitudine o affinità merceologica

è sufficiente che sia configurabile anche solo l’agganciamento. Si ha agganciamento quando l’uso del

marchio provochi indebito vantaggio al contraffattore (lato attivo) o quando provochi un pregiudizio in

capo al titolare del marchio in termini di annacquamento della capacità distintiva o rechi offesa alla

reputazione commerciale.

• concedere l’uso a terzi. Dalla circolazione del marchio non deve derivare un inganno verso il pubblico. È

ammessa ogni forma di trasferimento anche parziale (ad es. non per prodotti o servizi affini e solo per aree

nazionali). La licenza di marchio non trasferisce la proprietà ma il godimento.

L’uso illecito del marchio altrui: avviene quando sul territorio coperto da privativa viene: apposto il marchio sui propri

prodotti; apposto il marchio e commercializzato i prodotti; importato o esportato il prodotto contraddistinto dal segno;

soppresso il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto le merci. Viene utilizzato il segno nella

corrispondenza e nella pubblicità.

L’uso lecito del marchio altrui: è lecito l’uso del marchio altrui se è il proprio nome o indirizzo; se viene utilizzato con

funzione descrittiva (pubblicità comparativa); se viene utilizzato per indicare ricambi e componenti di prodotti complessi.

L’uso deve essere sorretto da una esigenza informativa conformemente ai principi di correttezza professionale. REPAIR

CLAUSE: i diritti esclusivi su componenti non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita degli

stessi per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originale.

Principio di esaurimento: all’atto di immissione in commercio di un bene nell’UE il titolare perde il diritto di privativa su

quel bene perché il diritto sul segno non è un diritto sul prodotto, una volta venduto il diritto di proprietà svanisce. A

condizione che l’immsissione sul mercato sia avvenuta ad opera del titolare o con il suo consenso.

Azione di contraffazione: la contraffazioen è un reatoper cui la colpa è presunta; se è fatta nei confronti di un marchio

registrato per questo c’è la presunzione di validità. I provvedimenti sono: l’inibitoria (viene fatto cessare il

comportamento), la distruzione dei prodotti, pubblicazione della sentenza; e risarcimento del danno emergente (le spese

sostenute) e del lucro cessante(perdita di profitto). Nel caso di parvenza di diritto e di preicolosità nel ritardare l’azione

avviene subito il sequestro dopodichè l’inibitoria e la pubblicazione su riviste e giornali.

Marchio di fatto: è un diritto di proprietà industriale non titolato (non gode di presunzione di validità).

Sono protetti i segni distintivi diversi dal marchio registrato (le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche

e le denominazioni d’origine).

• Devono avere i requisiti del marchio REGISTRATO . Il non essere registrato implica che manca la presunzione

di validità;

• Il segno deve essere effettivamente utilizzato. Occorre provare che il marchio sia stato utilizzato prima del

deposito del marchio da parte del terzo. Il marchio registrato invece può non essere utilizzato per 5 anni.

o la decadenza per non uso del M.F. potrà avvenire anche in un periodo più breve

• Occorre provare la notorietà acquisita e la tutela sarà commisurata al livello di notorietà è tutelato limitatamente al

rischio di confusione relativamente all’origine dei prodotti e servizi

o se non comporta notorietà non può impedire la registrazione da parte di terzi

• non è passibile di convalida

• non è riconosciuto a livello europeo o internazionale

Principio di unitarietà dei segni distintivi: è vietato adottare un segno usato nell’attività economica uguale o simile

all’altrui marchio se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titiolari di quei segni ed i prodotti o servizi

per il quale il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione o associazione. Il divieto si estende nel

caso di marchio che goda di rinomanza anche a prodotti/servizi non affini che senza giusto motivo traggano vantaggio

indebitamente o rechi pregiudizio al marchio di rinomanza.

Nomi di dominio: sono segni distintivi in particolare sono indirizzi (IP)che hanno la funzione di recapito e distintiva

(esclusiva mondiale).

Viene registrato come segno distintivo il primo che viene presentato; per questo è un segno non titolato (non esiste

presunzione dei requisiti di validità) a cui non viene effettuata la verifica dei requisiti di validità (i requisiti del marchio per

intenderci) e può essere richiesto da chiunque.

Non può interferire con i diritti altrui su un marchio precedentemente registrato ma può privare di novità un marchio

registrato successivamente (ipotesi di preuso).

La registrazione richiesta/concessa in mala fede può, su domanda dell’avente diritto, essere revocata o trasferita a

quest’ultimo.

Qualora il nome di dominio leda l’altrui diritto di marchio registrato troveranno applicazione le norme in materia di nullità

e azione di contraffazione con il riconoscimento: della presunzione di validità del marchio leso! della confondibilità ed

anche dell’associazione di segni! (quindi il titolare del M.F. deve dimostrare il contrario) della tutela dei segni che godono

di rinomanza! (quindi tutela dall’agganciamento e pubblicità parassitaria)

La giurisdizione applicabile è il luogo di destinazione dell’offerta commerciale, guardando così la lingua dell’offerta e la

disponibilità alla spedizione. La responsabilità dei provider (fornitore dei servizi internet) è limitata al caso in cui

• non si limiti alla trasmissione ma anche alla lavorazione del dato

• abbia omesso di rimuovere l’informazione ove avesse ricevuto la segnalazione del fatto che la stessa fosse

stata illecita

• che abbia omesso di informare l’autorità competente

link sponsorizzato: è un servizio di posizionamento a pagamento consistente nella forzatura della ricerca acquistando

keyword. La problematica sorge quando la keyword sia oggetto di altrui privativa. La disciplina applicabile è quella dei

meta-tag cioè quella della pubblicità occulta! Il provider non è responsabile.

La pubblicità aggressiva: è quella idonea a far cambiare le scelte commerciali del consumatore in ragione di

comportamenti violenti, coercizione e forza fisica. Il codice del consumo indica come aggressive tutte le pratiche

commerciali per telefono ripetute e non richieste o tramite fax, posta o altro mezzo di comunicazione.

La pubblicità occulta: la pubblicità deve essere palese. Il messaggio commerciale non deve indurre il consumatore a

prendere decisioni diverse da quelle che avrebbe preso se fosse stato conscio della natura commerciale del messaggio

pubblicitario. La pubblicità per non essere considerata occulta deve dichiarare l’intento commerciale e deve essere

chiaro chi è l’imprenditore dietro il messaggio commerciale. Esistono due tipologie tipiche della pubblicità occulta e sono

la pubblicità redazionale e il product placement. Per la pubblicità occulta vale il criterio presuntivo secondo il quale una

volta provato il carattere commerciale del messaggio, spetta all’imprenditore dimostrare la totale assenza di un contratto.

• La pubblicità redazionale: l’articolo di giornale, la cronaca ecc. dovrebbero avere un carattere di neutralità.

Assumono un carattere di pubblicità occulta quando questa caratteristica viene meno e sono inseriti elogi o

apprezzamenti di prodotti o connotati tipici dell’offerta commerciale. La pubblicità redazionale è vietata dal

codice deontologico dei giornalisti.

• il product placement:

l’astroturfing: Mktg estremo in cui viene creato consenso artificiale dal basso grazie ai commenti e alle recensioni su

vari siti internet quali trip advisor o altri. Questo tipo di comportamento sarebbe una violazione e costituirebbe pubblicità

redazionale in quanto i commenti dovrebbero essere neutri o almeno veritieri per dare informazioni ai futuri clienti, ma vi

sono difficoltà nell’applicazione di tale disciplina in quanto bisognerebbe provare l’esistenza di un contratto tra le parti,

cosa che spesso non si può fare.

La pubblicità ingannevole: deriva dall’archetipo del mendacio concorrenziale della concorrenza sleale. È disciplinata

sia dal d.lgs. 145/07 che dal codice del consumo. Le due discipline sono quasi identiche infatti configurano pubblicità

ingannevole qualsiasi tipo di comunicazione commerciale che sia idonea a mutare il comportamento commerciale del

consumatore attraverso informazioni vere(omissive) o false. La differenza della tutela sta nel fatto che il d.lgs. 145/07

tutela anche i concorrenti in quanto il comportamento di dare informazioni errate o veritiere ma omissive, si, produce un

cambiamento delle scelte dei consumatori ma allo stesso tempo lede gli interessi dei concorrenti ai quali viene sviata la

clientela. Gli elementi di valutazione della pubblicità ingannevole sono:

• la verità e

• la completezza:

o Caratteristiche dei beni

o Prezzo

o Qualifiche del profession.

I clami funzionali: sono delle dichiarazioni sul prodotto che possono riguardare gli apporti energetici o i valori salutistici.

I claim possono essere:

• Nutrizionali che indicano sull’etichetta del prodotto i valori energetici in termini di calorie rapportandoli così con

la media degli altri prodotti della stessa category;

• Salutistici che invece sono dichiarazioni che affermano che l’uso del prodotto ha effetti benefici riducendo il

rischio di malattie.

C’è un elenco di claim approvati. Chi non si attiene ad uno specifico dell’elenco ricade nella pubblicità ingannevole.

Qualora invece il messaggio faccia parte di claim autorizzati, lo stesso imprenditore, deve farsi carico di dimostrare che

tale clami sia veritiero (chi non lo prova sarà censurato per ingannevolezza).

Pubblicità comparativa: è una qualsiasi pubblicità che identifichi in maniera esplicita o implicita un concorrente o un

suo bene/servizio. La pubblicità comparativa per essere lecita deve avere 8 requisiti contemporaneamente:

• Non deve essere ingannevole

• Deve confrontare in modo oggettivo beni/servizi che soddisfano lo stesso bisogno o hanno la stessa funzione

• Non deve ingenerare confusione

• Non deve denigrare i concorrenti