Appunti diritto per il marketing

Il marchio

Il marchio fa parte del patrimonio immateriale dell’impresa inteso quale immagine o identità percepita dalla clientela. Il marchio è il segno che l’imprenditore utilizza per identificare i propri prodotti o servizi. Ha funzione:

• Distintiva (individuando la provenienza e quindi l’imprenditore specifico)
• Attrattiva quale collettore di clientela
• Garanzia e verità in modo da evitare la decettività (anche in relazione alla scomparsa del “vincolo aziendale”)

Chi ha un diritto su un marchio ha un diritto:

• Ad un uso esclusivo del segno;
• A vietare ad altri l’uso del segno salvo consenso
• A una tutela pressoché illimitata

Requisiti per la registrazione

I requisiti per la registrazione sono:

• Possibilità di essere rappresentato graficamente in particolare parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione o la combinazione di questi purché li distinguano da quelli di altre imprese;
• Capacità distintiva cioè non possono essere registrati segni privi di carattere distintivo come denominazioni generiche o indicazioni descrittive. La ratio è che se si assegna un diritto di privativa pressoché illimitato sul segno non si può tradurre in una privativa sul prodotto.

I marchi forti sono quelli di fantasia che non hanno alcun collegamento con il prodotto e la tutela sarà più forte dato che sarà sufficiente anche una minima somiglianza per configurare rischio di confusione (mentre per i marchi deboli la protezione si ha solo sulle parti dotate di originalità).

I nomi geografici non possono costituire oggetto di privativa perché possono essere utilizzabili da chiunque produce in quella determinata zona (eccezione DOP e IGP).

La capacità distintiva viene valutata a seconda della tipologia di beni e del contesto, il momento è quello della proposizione della domanda presso l’UIBM ma nel tempo questa percezione può mutare e può configurarsi una:

• Riabilitazione del marchio che occorre quando il difetto originario di capacità distintiva viene sanato per effetto dell’attività dell’imprenditore. Non ha efficacia retroattiva e deve verificarsi in un momento anteriore alla proposizione di un’azione di nullità.
• Volgarizzazione dello stesso quando la parola originariamente utilizzata come segno distintivo venga progressivamente a coincidere nel linguaggio con la denominazione del prodotto;

Non possono costituire oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; Trade dress;

Novità e validità del marchio

Il marchio deve distinguersi non solo dal prodotto ma anche dai segni distintivi di terzi. Non si distingue nei casi di:

• Depositi anteriori (elemento formale). È vietata la registrazione di marchi identici con un segno registrato da altri come segno distintivo per prodotti identici o simili se a causa dell'identità possa determinarsi:
  • Rischio di confusione
  • Rischio di associazione

Il presupposto per la validità del deposito anteriore è la preesistenza di una domanda di registrazione di terzi andata a buon fine e tuttora valida (non nulla, non scaduta e non sia intervenuta decadenza per non uso) tra i segni;

• Preuso (elemento sostanziale); i requisiti sono uguali a quelli dell’ipotesi dell’anteriorità formale solo che il preutente è gravato di un onere di prova dimostrando che il segno sia stato utilizzato come marchio e che in ragione di tale utilizzo abbia acquistato una notorietà non meramente locale; ed attuale. Per effetto di tale notorietà si possa creare rischio di confusione o associazione tra segni.

La convalida del marchio (preuso) liceità/non decettività: non possono registrarsi i segni:

• Contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
• Che ingannino il pubblico
• Che violino un altrui diritto
• Tutti i simboli che rivestano interesse pubblico a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

Le classi di beni sono da indicare in sede di registrazione, così si identifica l’ambito di estensione merceologica della tutela.

Registrazione del marchio nazionale

Può ottenere la registrazione del marchio chi si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio dei prodotti della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Le amministrazioni pubbliche possono ottenere registrazioni di marchio anche aventi ad oggetto elementi tratti dal patrimonio del relativo territorio; i proventi dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura di disavanzi.

Ognuno può usare come marchio il proprio nome salvo il caso in cui sia notorio nel quale caso serve l’assenso del titolare del nome. Si può usare il nome altrui sempre; salvo l’uso che leda la fama o il decoro di chi ha il diritto a portare tale nome. Per quanto riguarda ritratti altrui, stemmi, bandiere e simboli di interesse pubblico occorre sempre il consenso dell’interessato.

Processo di registrazione

Il processo di registrazione: deposito della domanda (con i dati del richiedente; la riproduzione del marchio; le classi di beni da tutelare; l’esistenza di un diritto di priorità;) → verifica formale → pubblicazione della domanda → fase di opposizione (è possibile opporsi entro 3 mesi per mancanza della novità o per registrazione in mala fede) → modifiche o integrazioni → registrazione.

Il diritto sul marchio si ha dal momento della registrazione ma retroagisce alla data di deposito della domanda. La tutela dura 10 anni prorogabili garantendo l’esclusiva su tutto il territorio nazionale.

Registrazione del marchio internazionale

La registrazione del marchio internazionale avviene tramite l’OMPI; la domanda deve contenere indicazione dei paesi nel quale si vuole registrare il marchio e l’OMPI stesso si cura di effettuare i vari depositi comunicando quelli andati a buon fine. Le registrazioni sono valide autonomamente.

La registrazione deve essere curata personalmente per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Parigi. Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Parigi vige il diritto di priorità.

Registrazione del marchio comunitario

Deposito domanda con contenuto uguale a quello del marchio nazionale → verifica formale e sostanziale (sulla completezza e sulla novità) → pubblicazione della domanda → fase di opposizione. C’è la registrazione se passano 3 mesi senza che vi sia opposizione.

L’acquisto del diritto avviene al momento della registrazione ma retroagisce al momento di presentazione della domanda. Dura 10 anni prorogabili e garantisce l’esclusiva su tutti i paesi dell’UE.

Estinzione del marchio

L’estinzione del marchio avviene per:

• Nullità cioè per carenza originaria dei requisiti (incapacità a essere rappresentato graficamente, assenza di novità, assenza di capacità distintiva, illiceità e contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume, utilizzo indebito di nomi o ritratti altrui, violazione dell’altrui privativa, decettività, registrazione in mala fede). L’azione di nullità è proposta su marchi già registrati davanti all’autorità giudiziaria e spetta a chiunque, tranne nel caso in cui violi la privativa altrui (carenza di novità, mala fede o uso non autorizzato) nel qual caso spetta solo al titolare del diritto leso.
• Decadenza cioè una carenza sopravvenuta dei requisiti può avvenire per:
  • Volgarizzazione;
  • Illiceità sopravvenuta;
  • Decettività sopravvenuta;
  • Non uso (qualora non ne sia stato fatto uso effettivo per 5 anni ininterrottamente dalla registrazione o se successivamente è stato sospeso per 5 anni; la ratio è evitare fenomeni di accaparramento dei segni distintivi in assenza di interesse). Per parlare di uso effettivo, il marchio deve essere apposto su prodotti immessi sul mercato comportando almeno una notorietà almeno locale per quantità non simboliche e per un tempo continuo. Si può parlare di uso effettivo anche se l’utilizzo è solo pubblicitario se i prodotti sono prossimi all’ingresso nel commercio.

Eccezioni: non decade per non uso: se il non uso è giustificato da un motivo legittimo; se il titolare del marchio riprenda l’uso in epoca anteriore alla proposizione di una domanda di accertamento della decadenza del marchio. La ripresa dell’uso deve occorrere tre mesi prima dell’azione della domanda di accertamento ma non può pregiudicare i diritti acquistati nel mentre dai terzi sul marchio (cioè nel periodo in cui il marchio non era utilizzato varranno i diritti di coloro che lo utilizzavano “di fatto”); il marchio simile a quello oggetto di uso effettivo (marchio difensivo).

Diritti del marchio registrato

I diritti del marchio registrato: la possibilità di farne uso:

• Esclusivo (con funzione distintiva e attrattiva) per impedire ai terzi l’uso del marchio non autorizzato sono possibili: l’opposizione, la nullità, la rivendica o l’azione di contraffazione che impedisce ogni tipo di lesione del diritto, impedisce la prosecuzione della condotta illecita e consente il ristoro della lesione subita. Le condizioni per proporre azione di contraffazione sono uguali al caso dei depositi anteriori ma applicato al contesto dei prodotti (segno identico per prodotto identico …).

Gli elementi di giudizio per valutare l’azione di contraffazione sono: la somiglianza tra segni; l’identità del prodotto/servizio; il carattere distintivo del marchio; l’impressione del segno; e la notorietà del marchio contraffatto.

I marchi che godono di rinomanza sono i marchi conosciuti da una parte significativa dei consumatori interessati all’acquisto del prodotto o del servizio per cui il marchio è stato registrato. La tutela dei marchi che godono di rinomanza prescinde dal rischio di confusione o di associazione o da una similitudine o affinità merceologica; è sufficiente che sia configurabile anche solo l’agganciamento. Si ha agganciamento quando l’uso del marchio provochi indebito vantaggio al contraffattore (lato attivo) o quando provochi un pregiudizio in capo al titolare del marchio.