Appunti delle prime 10 lezioni di diritto industriale: i marchi, l'insegna, la ditta

Il procedimento di registrazione del marchio

Il procedimento di registrazione rappresenta il presupposto per l'applicazione della tutela riconosciuta al marchio registrato. Secondo l'art. 15 del Codice della proprietà industriale, i diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione, quindi solo la registrazione rappresenta il presupposto per l'applicazione della tutela riservata al marchio registrato.

La domanda di registrazione del marchio può essere presentata da:

• un imprenditore che si proponga di utilizzare il marchio nella sua impresa per distinguere i suoi prodotti o servizi
• chi si proponga di utilizzarlo semplicemente in un'impresa di cui abbia il controllo o che ne faccia uso con il suo consenso (art.19 c.p.i.): in questo modo si ammette la registrazione di un marchio di gruppo destinato ad essere utilizzato da un'impresa controllata e la registrazione di un marchio da parte di chi non è imprenditore.

è consentito solo un uso imprenditoriale del marchio, nel senso che il marchio per la sua natura e le funzioni che svolge è un segno destinato a contraddistinguere i prodotti e servizi dell'impresa che ne è titolare, tuttavia il richiedente (cioè colui che presenta una domanda di registrazione) non deve necessariamente essere un imprenditore che si proponga di utilizzare direttamente il marchio all'interno della sua impresa potrebbe anche trattarsi di una persona qualsiasi che magari non intende sfruttare direttamente il marchio utilizzato direttamente, ma che si proponga soltanto di concederlo in licenza a un altro imprenditore. Qualora il richiedente presenti una domanda di registrazione di un marchio senza il proposito di utilizzarlo direttamente o poi di fatto non lo utilizzi, la sanzione in cui incorrerà non sarà quella della nullità della registrazione ottenuta, ma.possibilità di utilizzare quel marchio per la sua linea di prodotti. Art. 25 c.p.i.: la nullità del marchio può essere dichiarata dal giudice nel caso in cui il marchio sia stato registrato in malafede o in violazione di diritti di terzi. Inoltre, l'articolo 19-terzo comma prevede che la domanda di registrazione del marchio possa essere presentata anche dallo stato o da enti pubblici territoriali, e che possa riguardare marchi che hanno come oggetto elementi distintivi del patrimonio culturale e storico artistico del territorio. È importante sottolineare che, secondo l'articolo 19- secondo comma c.p.i., non è possibile ottenere una valida registrazione nel caso in cui la domanda sia stata presentata in malafede, e ciò comporta la nullità del marchio. Un esempio di malafede potrebbe essere quando un imprenditore è a conoscenza del fatto che un concorrente intende registrare un nuovo marchio per contraddistinguere una nuova linea di prodotti, e quindi deposita il marchio a proprio nome prima del concorrente con l'obiettivo di danneggiarlo e privarlo della possibilità di utilizzare quel marchio per la sua linea di prodotti.

Possibilità di disporre di quel segno,

La domanda di registrazione, da chiunque presentata, deve essere presentata all'ufficio italiano brevetti UIBM istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Oppure può essere presentata anche a una camera di commercio che poi provvede a inoltrarla a UIBM.

La domanda deve contenere i requisiti che sono dettagliatamente indicati nell'art.156 c.p.i in particolare dovrà indicare:

• le generalità del richiedente
• una rappresentazione del marchio, nel rispetto del requisito dell'art. 7 da permettere di conoscere con esattezza le caratteristiche e la composizione del marchio di cui si chiede la registrazione
• le categorie di prodotti e di servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, utilizzando a questo fine le classi della Classificazione Internazionale di cui all'accordo di Nizza del 1957; questo contiene un elenco di classi di prodotti o di servizi che viene in rilievo ai fini

Unicamente della registrazione dei marchi; non a caso l'art. 15 - terzocomma c.p.i. prevede che la registrazione produce effetto limitatamente ai prodotti/servizi indicati nella registrazione stessa e in quelli affini salva l'ipotesi del marchio tutelacelebre (disciplinato dall'art. 20 comma 1 lettera C, al quale si applica la ultramerceologica che va oltre le classi)

UIBM una volta che riceve la domanda di registrazione deve eseguire una verifica della regolarità formale della domanda e in caso di esito positivo procede poi alla eseguire un esame sostanziale volto ad accertare l'eventuale esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, che non sono altro che le cause di nullità del marchio; deve verificare che il segno di queste chiede la registrazione come marchio soddisfi i requisiti Generali dell'articolo 7 deve verificare appunto che sia un marchio dotato di capacità distintiva e che sussistano gli altri requisiti di validità.

che abbiamo esaminato non è compiuta alcuna verifica sulla sussistenza del requisito della novità: quindi UIBM non verifica che il marchio oggetto della domanda di registrazione sia effettivamente nuovo e quindi non dia luogo a dei conflitti con marchi anteriori; la eventuale mancanza di questo requisito potrà essere fatta valere dai titolari di marchi anteriori già nella fase di registrazione mediante l'opposizione e comunque indipendentemente dalla proposizione dell'opposizione alla registrazione o indipendentemente dall'esito di questa fase eventuale del procedimento di registrazione, il titolare di marchio di un marchio anteriore può sempre proporre l'azione di nullità del marchio che fosse stato ugualmente registrato ancorché privo del requisito della novità. Pagina 382 di 7 Lezione 06 è previsto dal Codice che il qualunque interessato nel corso del procedimento di registrazione può far pervenire

Le osservazioni scritte a UIBM indicano i motivi per i quali ritiene che il marchio non debba essere registrato; se UIBM ritiene che queste osservazioni siano pertinenti deve comunicarle al richiedente che può a sua volta presentare delle deduzioni.

Se al termine dell'esame della verifica compiuta dei requisiti di registrazione UIBM ritiene che la domanda sia registrabile provvede alla pubblicazione della domanda nel bollettino ufficiale dei marchi di impresa, oggi tenuto con modalità telematiche; da questo momento della pubblicazione decorre il termine di tre mesi entro il quale può essere formulata un'opposizione scritta alla registrazione.

L'opposizione può essere proposta:

1. dal titolare di un marchio anteriore registrato
2. da chi ha presentato semplicemente domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto da data anteriore
3. dal licenziatario esclusivo di un marchio anteriore
4. da soggetti titolari dei diritti

contemplati all'art. 84. da coloro che sono legittimati a tutelare una denominazione di origine o un'indicazione geografica o da chi ha semplicemente depositato una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica (segni questi come abbiamo visto che non possono essere registrati come Marchi in base alle nuove disposizioni dell'art. 14) quindi se viene proposto opposizione alla registrazione da uno dei soggetti legittimati dalla legge, qualora UIBM ritenga che l'opposizione sia ammissibile la comunica al richiedente, colui che ha presentato la domanda di registrazione, e le parti possono raggiungere un accordo transattivo entro due mesi, altrimenti se non raggiungono un accordo si apre una vera e propria fase contenziosa nell'ambito del procedimento amministrativo di registrazione. A questo riguardo, durante questa fase contenziosa, le parti possono anche presentare delle difese scritte in quanto l'ufficio può

Appunto consentire un breve contraddittorio tra l'opponente e il richiedente. Al termine di questa fase contenziosa UIBM dovrà decidere se accogliere o rigettare l'opposizione, quindi se accoglie l'opposizione dovrà rigettare la domanda di registrazione; la decisione è comunque impugnabile da parte del richiedente davanti alla commissione dei ricorsi, che è un organo collegiale formato da magistrati e docenti universitari che è chiamato a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dell'UIBM, in genere provvedimenti di rigetto della domanda di registrazione. Se respinge l'opposizione potrà accogliere la domanda di registrazione del marchio.

Se la domanda di registrazione viene accolta o il provvedimento negativo viene riformato dalla Commissione dei ricorsi, si procede alla registrazione del marchio e alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale dei marchi di impresa che appunto è tenuto con modalità

telematiche. In pratica, durante la procedura di registrazione UIBM non verifica solo la regolarità formale della domanda e della documentazione allegata, ma è chiamato a compiere anche un esame per verificare la eventuale sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, quindi il rispetto dei requisiti di validità che sono richiesti per la valida registrazione del marchio. Ovviamente questa verifica non è incondizionata, nel senso che la validità del marchio proposto può sempre essere messa in dubbio e contestata con l'azione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe pervenire anche a una valutazione differente da quella adottata dall'ufficio. Pagina 393 di 7 Lezione 06. In particolare, l'ufficio non verifica il rispetto del requisito della novità, la cui mancanza può essere fatta valere mediante l'opposizione alla registrazione, quindi già nella fase di

procedimento di registrazione oppure può essere fatta valere successivamente alla registrazione con azione di nullità nel caso in cui il marchio fosse ugualmente registrato; tale azione può essere proposta ad esempio dal titolare di diritti anteriori che determinano la nullità del marchio successivo anche nel caso in cui costoro non abbiano proposto opposizione durante la fase di registrazione o anche nel caso in cui l'opposizione proposta fosse stata rigettata con conseguente accoglimento della domanda di registrazione.

I diritti esclusivi che la legge riconosce al titolare di un marchio registrato sono conferiti a seguito della registrazione; gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda, come prevede il secondo comma dell'articolo 15: quindi il titolare di un marchio registrato è tutelato ancora prima che si concluda il procedimento di registrazione, quindi potrebbe anche iniziare a utilizzare il suo marchio.