Appunti delle prime 10 lezioni di diritto industriale: i marchi, l'insegna, la ditta

I segni distintivi

I segni distintivi svolgono un ruolo centrale per l’impresa perché rappresentano quei segni che permettono all’imprenditore di poter distinguersi nel mercato: cioè gli permettono di distinguere la propria attività e i prodotti propri della sua impresa differenziandoli da quelli degli altri imprenditori che operano sul mercato; questa è un’esigenza fortemente sentita dagli imprenditori, essendoci spesso un rapporto di concorrenza l'uno con l’altro.

I principali segni distintivi

I principali segni distintivi nel nostro ordinamento sono:

• Marchio: distintivo per i prodotti e i servizi immessi sul mercato. Tradizionalmente ha funzione distintiva.
• Ditta: è il nome commerciale dell'imprenditore, cioè il nome che consente all'imprenditore di distinguersi dagli altri concorrenti nell'esercizio dell’attività di impresa; vedi art. 2563 c.c. e ss.
• Insegna: contraddistingue i locali dove si svolge l’attività di impresa.

Sono definiti tipici perché ricevono un’apposita regolamentazione a livello normativo. La distinzione tra le tre definizioni è puramente teorica, infatti nella prassi spesso vengono utilizzate insieme e accade spesso che lo stesso segno venga utilizzato sia come marchio sia come insegna come ditta o addirittura come denominazione sociale dell'impresa (ad es. il segno Volkswagen).

La categoria dei segni distintivi però non si esaurisce nei soli tre casi tipici, perché si tratta di una categoria aperta; vi sono anche i segni cosiddetti atipici, cioè quei segni che sono privi di un'apposita disciplina, ma che comunque sono tutelati dall'ordinamento. Secondo l’Art 2 - quarto comma c.p.i. (Codice della proprietà industriale: d.lgs. n. 30/2005) “sono protetti i segni distinti diversi dal marchio registrato (…)”, che sono appunto i segni atipici; ciò significa che il nostro ordinamento offre protezione a tutti quei segni che gli imprenditori possono elaborare nella prassi economica imprenditoriale per contraddistinguere le loro iniziative imprenditoriali, anche se non sono disciplinati dal legislatore.

Un esempio è il nome a dominio, che indica l’indirizzo internet che l’imprenditore può utilizzare nella sua attività commerciale e viene considerato pacificamente un vero e proprio segno distintivo, perché grazie alla diffusione di internet il sito è ormai diventato un importante elemento di identificazione dell'impresa sul mercato e per raggiungere il pubblico. Il codice della proprietà industriale fa qualche cenno al nome a dominio come appunto segno distintivo anche se non dedica a questo segno una regolamentazione specifica e apposita, pertanto lo possiamo definire solo parzialmente tipizzato (a metà tra il tipico e l’atipico).

Tutti i segni distintivi consentono agli imprenditori di differenziare la loro iniziativa commerciale rispetto ai concorrenti e con ciò si giustifica l'interesse degli imprenditori di dotarsi di segni distintivi connotati da una forte capacità distintiva e attrattiva, impedendo contemporaneamente ad altri concorrenti di potere sfruttare segni identici o simili che potrebbero sviare la propria clientela e indurre in inganno il pubblico.

Esclusività dell'uso del segno

Pertanto la disciplina dei segni distintivi è ispirata al principio di esclusività dell'uso del segno in capo a un singolo imprenditore, cioè tiene conto dell'interesse del singolo imprenditore a dotarsi e ad utilizzare in modo esclusivo appunto i propri segni distintivi per distinguersi dagli altri imprenditori.

Accanto a questo interesse viene poi l'interesse dell’imprenditore a potere cedere liberamente i propri segni distintivi, per poter approfittare del valore economico che questi possono avere acquisito; tuttavia a questo interesse dell’imprenditore si contrappone l’interesse dei terzi (cioè di tutti coloro che entrano in contatto con l'impresa, non solo consumatori ma anche finanziatori, fornitori, altri imprenditori, etc.) a non essere tratti in inganno né sulla identità dell'imprenditore che utilizza tali segni distintivi nell'esercizio della sua attività né sulla provenienza dei prodotti o servizi che sono contraddistinti da tali segni.

Principi comuni della disciplina dei segni distintivi

Dalla disciplina dei segni distintivi tipici si possono ricavare dei principi comuni:

• Viene riconosciuta all’imprenditore la libertà di scegliere i propri segni distintivi, ma nel rispetto di alcune regole volte a evitare inganno e confusione sul mercato. Infatti per la registrazione del marchio si richiede che i segni distintivi rispettino dei requisiti: novità, capacità distintiva e non decettività. Sono requisiti di validità in senso che la loro mancanza impedisce la registrazione di un marchio oppure può determinare la dichiarazione di nullità del marchio registrato. Sono principi e regole che valgono anche per gli altri segni distintivi (sia tipici che atipici) con una rilevanza generale perché appunto mirano a contemperare l'interesse dell'imprenditore con l'interesse dei terzi.
• Altro principio desumibile è che ogni imprenditore ha diritto all’uso esclusivo dei propri segni distintivi. Questa regola ha però carattere relativo e strumentale (p. della relatività della tutela): a ogni imprenditore viene riconosciuto il diritto di sfruttare in via esclusiva i propri segni distintivi fin tanto che però non sia escluso il rischio di confusione. Infatti il titolare di un marchio registrato ha diritto all'uso esclusivo del suo marchio e può impedire a qualsiasi terzo di utilizzare un segno identico o simile al suo marchio, ma solo finché è ravvisabile un rischio di confusione; se tale rischio di confusione non è ravvisabile, perché si tratta di imprenditori che svolgono attività diverse o che operano in settori diversi quindi i due segni sono destinati a contraddistinguere i prodotti o servizi differenti, allora questa tutela non viene più concessa, cosicché anche un terzo imprenditore può utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato altrui per contraddistinguere prodotti o servizi completamente diversi da quelli realizzati e offerti sul mercato dal primo imprenditore.

C’è però un’eccezione al p. generale della relatività della tutela, che vale per i marchi celebri. I marchi celebri sono quei marchi che hanno acquisito una rilevanza tale da non poter essere confusi e hanno acquisito una capacità attrattiva tale per cui vengono spesso utilizzati anche in settori merceologicamente diversi da quelli a cui appartengono i prodotti/servizi inizialmente contraddistinti (es. il marchio di uno stilista inizialmente contraddistingue una linea di abiti, ma successivamente viene usato anche per profumi, gioielli, etc.).

I marchi celebri grazie alla loro notorietà hanno una capacità attrattiva enorme, tanto che i consumatori sono portati a preferire un prodotto anziché un altro perché il primo è contraddistinto da un marchio celebre; questo porta appunto a sfruttare quei marchi anche in settori merceologicamente diversi da quelli inizialmente interessati proprio per attirare il pubblico: capita quindi che anche terzi vogliano sfruttare la notorietà del marchio e in questo caso, se si applicasse il principio di relatività della tutela, un terzo concorrente potrebbe liberamente sfruttare la capacità attrattiva del marchio celebre altrui per promuovere i propri prodotti sul mercato molto più agevolmente. È chiaro quindi che i marchi celebri hanno bisogno di una tutela rafforzata, per evitare sfruttamenti indebiti.

Tutela ultramerceologica

Lo sfruttamento del marchio celebre in altre categorie merceologiche è lecito

• Se attuato dal titolare del marchio
• Solo se il titolare ne dà autorizzazione a terzi

Questa tutela riservata ai marchi celebri viene detta tutela ultramerceologica, perché appunto viene estesa oltre confini della affinità merceologica: solitamente, secondo il p. di relatività della tutela, il segno viene tutelato finché sussiste un rischio di confusione: quindi un terzo imprenditore non può utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato altrui quando per la somiglianza tra i segni e l'identità o l'affinità fra i prodotti e servizi contraddistinti esiste un rischio di confusione; ma se questo rischio di confusione non esiste, il terzo può lecitamente utilizzare come proprio marchio anche un segno identico o simile al marchio registrato altrui (es. io per produrre delle borse posso registrare un marchio anche se è simile al marchio di un altro imprenditore che produce delle maniglie per porte, perché sono categorie merceologiche completamente diverse).

Questo però non può avvenire con un marchio celebre che ha una capacità attrattiva enorme e per cui l’utilizzo di un segno simile comporterebbe sfruttare indebitamente la notorietà acquisita da quel marchio. Allora per i marchi celebri il principio di relatività non opera più, in osservanza della tutela ultramerceologica, volta a impedire un indebito sfruttamento della capacità attrattiva della notorietà del marchio celebre altrui.

Libero trasferimento dei segni distintivi

Infine, la disciplina si basa anche sul principio del libero trasferimento dei segni distintivi da parte dell’imprenditore titolare. A tal proposito, ricordiamo che la disciplina del marchio mira a tutelare gli interessi contrapposti di imprenditore e dei terzi:

• L’imprenditore ha il potere di scegliere liberamente i segni da utilizzare e interesse ad utilizzarli in via esclusiva, oltre che a trasferirli liberamente approfittando del valore economico che ha acquisito.
• I terzi che vengono in contatto con l’impresa devono essere tutelati per non essere tratti in inganno sulla natura del prodotto contraddistinto e l’identità dell’imprenditore che usa tale segno.

L’imprenditore che vuole trasferire il suo segno viene tutelato, ma è sottoposto all’osservanza di alcune regole e limitazioni a seconda del segno di cui si tratta, secondo una regolamentazione che mira a evitare qualsiasi inganno ai terzi.

Valore economico di un marchio

Come si quantifica il valore economico di un marchio o la sua capacità attrattiva: tramite delle indagini demoscopiche per misurare il marchio, solitamente vengono svolte dal titolare del marchio per dimostrare la sua diffusione e anche il livello di notorietà acquisito presso il pubblico dei consumatori; tuttavia può essere noto anche un marchio specifico in un determinato settore merceologico e non per forza noto ai più (es. noto marchio di attacchi di sci).

I segni distintivi: Il Marchio

Il marchio è il segno distintivo che ha la funzione di contraddistinguere i prodotti e servizi che l'imprenditore titolare del marchio realizza/produce/offre sul mercato quindi ha essenzialmente una funzione distintiva dei prodotti o dei servizi della singola impresa.

Le fonti

• Articoli 2569-2574 c.c., hanno un ruolo abbastanza modesto
• Codice della proprietà industriale, d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 che ha abrogato la legge marchi (929/1942)

In materia di marchi la disciplina nazionale costituisce attuazione di direttive europee, proprio perché tutta la materia industrialistica è una materia che esige un elevato grado di armonizzazione a livello internazionale, perché appunto disciplina tematiche che hanno una rilevanza sovranazionale. A livello europeo si è cercato ormai da anni di uniformare la disciplina dei marchi attraverso varie direttive:

• La prima direttiva marchi CEE 104/1988 che ha portato ad una modifica della legge marchi attraverso il d.lgs. 480/92
• La prima direttiva è sostituita dalla direttiva 95/2008 che ha comportato un'ulteriore modifica del Codice della proprietà industriale che nel frattempo era stato approvato
• L'ultima direttiva 2436/2015, attuata in Italia un anno fa col d.lgs. 15/2019 che ha modificato alcune disposizioni del c.p.i. per adeguarsi alle regole della nuova direttiva

Trattandosi di una disciplina derivante dall’attuazione di direttive europee, l'interpretazione della normativa italiana deve appunto essere conforme a quella delle norme della direttiva, quindi in caso di dubbio il giudice nazionale può sollevare una questione di interpretazione pregiudiziale rivolgendosi alla Corte di Giustizia Europea.

Accanto alla disciplina dei marchi nazionali, cioè di quei marchi registrati presso l’ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), è prevista anche una disciplina del marchio dell’Unione Europea che permette di ottenere un marchio unico europeo registrato all’EUIPO (sede ad Alicante). Tale disciplina è contenuta nel regolamento 1001/2017, detta delle regole applicabili appunto in tutti gli stati dell'Unione Europea che permettono di ottenere con un'unica domanda e un'unica procedura di registrazione un marchio unico, riconosciuto e tutelato in tutti i paesi dell'Unione Europea ed assoggettato in tali paesi alla medesima disciplina. La disciplina dedicata al marchio dell'Unione Europea è sostanzialmente corrispondente a quella del nostro ordinamento, perché la disciplina del codice della proprietà industriale è di derivazione europea.

Nel caso in cui un imprenditore operi su mercati extra UE deve chiedere la registrazione del proprio marchio presso le competenti autorità dello stato nel quale intende farlo valere e sarà ovviamente assoggettato alla disciplina nazionale. Queste procedure implicano molti oneri e spese per gli imprenditori, oltre alla presentazione di domande plurime per ogni stato in cui si intende far valere il proprio marchio. Sono state adottate convenzioni internazionali per facilitare la registrazione e la tutela dei marchi anche a livello internazionale:

Convenzioni internazionali

• Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, del 1883: ha previsto espressamente che il marchio registrato nel paese di origine da un imprenditore può essere registrato in altri paesi aderenti a questa convenzione; ha agevolato da questo punto di vista le domande di registrazione, ma non si è riusciti a superare il problema di dover presentare più domande di registrazione.
• Accordo di Madrid, del 1891: ha risolto il problema delle domande multiple prevedendo una forma di registrazione centralizzata, istituendo un registro internazionale dei marchi presso l'ufficio dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale che ha sede a Ginevra. Chi presenta una domanda di registrazione di un marchio presso l'autorità amministrativa competente del proprio stato di provenienza, può chiedere di inoltrare la richiesta di registrazione dello stesso marchio presso l’ufficio di Ginevra, che curerà poi la trasmissione della domanda agli uffici competenti degli “paesi designati” (cioè i paesi stranieri in cui intende chiedere la registrazione); i paesi designati possono rifiutare le registrazioni sulla base delle ragioni delle motivazioni previste dalla loro legislazione nazionale.

Il marchio è assoggettato alla regolamentazione di ogni paese in cui è registrato.

Funzioni del marchio

Funzione distintiva: il marchio è quel segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e servizi che un'impresa produce-realizza-offre sul mercato per differenziarli da quelli offerti sul mercato da altri imprenditori. Permette ai consumatori di conoscere i prodotti e distinguerli, svolgendo una funzione di collegamento tra imprese e consumatori anche nel mantenimento della clientela. Il marchio funge quindi anche da indice di provenienza costante nel tempo.

In realtà questa funzione del marchio come indice di provenienza dei prodotti da una determinata fonte di produzione è stata messa un po' in crisi dalla legislazione più recente: con l’attuazione della prima direttiva marchi dell’92 è venuto meno il divieto di trasferimento del marchio separatamente dall'azienda.

In passato valeva la regola secondo cui il marchio non poteva essere trasferito se non insieme all'azienda o un suo ramo, avvallando la tesi per cui il marchio svolge una funzione di indice di provenienza dei prodotti da una certa impresa produttrice. Con l’attuazione della direttiva, invece, questa regola decade e il marchio può essere trasferito liberamente dall'imprenditore titolare senza che necessariamente debba essere trasferita anche l’azienda.

La tesi dell’indice di provenienza viene dunque messa in crisi perché i consumatori possono continuare a credere che quel marchio continui a contraddistinguere i prodotti dell'imprenditore cedente, ma in realtà oggi il marchio, in seguito alla cessione, può essere pertinente a due o più imprese completamente diverse l’una dall’altra; è quindi pacifico che il trasferimento può comportare un rischio di confusione per i terzi e soprattutto per i consumatori, ma si è voluto privilegiato l’interesse dell’imprenditore nell’essere libero di avvantaggiarsi del valore economico del marchio senza cedere per forza l’azienda o un suo ramo.

Inoltre, oggi sono consentite delle licenze di marchio senza l’esclusiva, per cui il titolare del marchio potrebbe concederne l’uso a più imprenditori contemporaneamente e anche riguardo a prodotti simili.

Nonostante queste modifiche normative in seguito all’attuazione della direttiva marchi, il marchio non ha perso completamente la sua funzione di indice di provenienza dei prodotti da una determinata fonte di produzione, perché comunque in caso di co-uso...