Analisi economica del diritto

Un'ultima serie di disposizioni è quella relativa alle facoltà esclusive di comunicazione al

pubblico: la facoltà esclusiva di esecuzione, rappresentazione o recitazione al pubblico

comunque effettuate, sia gratuitamente, sia a pagamento, dell'opera musicale, drammatica,

cinematografica e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale, solo se tali

attività avvengono in pubblico; e la facoltà esclusiva di comunicare l'opera al pubblico

attraverso l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza.

La normativa italiana contiene una distinzione tra comunicazione diretta al pubblico

presente e comunicazione a distanza ad un pubblico indifferenziato.

Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera

entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero,

purchè effettuate senza scopo di lucro diretto o indiretto (commercializzazione di prodotti

durante lo spettacolo).

La normativa statunitense contiene un concetto simile facendo ricorso ai concetti di “cerchia

ordinaria della famiglia” , si “scuola” e di “scopo di lucro”.

La giurisprudenza ritiene che il concetto di “cerchia ordinaria della famiglia” non si riferisce al

rapporto di parentela tra gli utenti, ma alla circostanza che l'utilizzo avvenga nei locali della

dimora privata.

In un ottica comparatistica le norme sul copyright statunitensi definiscono il concetto di

“esecuzione al pubblico” attraverso 2 ipotesi:

1.esecuzione o esposizione di un'opera in un luogo aperto al pubblico o in un luogo dove è

presente un numero significativo di persone estranee alla cerchi ordinaria della famiglia e alla

social acquaintance;

2. trasmissione o qualsiasi forma di comunicazione che avvenga in un luogo di cui al punto 1 o

al pubblico, se i soggetti possono ricevere l'esecuzione o l'esposizione dell'opera nello stesso

luogo o in luoghi diversi nello stesso momento o in momenti diversi.

Quindi la disciplina statunitense affianca al concetto di “cerchia ordinaria della famiglia”

quello di social acquaintance, e al concetto di “comunicazione al pubblico” quello di “luogo

aperto al pubblico”.

-SGAE c. RAFAEL HOTELES: La SGAE gestisce i diritti di proprietà intellettuale in Spagna e

lamenta che la catena di Hotel Rafael abbia dato luogo a comunicazione al pubblico

attraverso l'utilizzo di apparecchi televisivi nelle proprie camere. I giudici incaricati di

esprimersi in merito chiedono delucidazioni alla Corte di giustizia in merito a tre punti:

1. se l'installazione nelle stanze di un albergo di apparecchi televisivi ai fini della

distribuzione via cavo del segnale televisivo captato, costituisca un atto di

comunicazione al pubblico;

2. se intendere la stanza d'albergo ambito strettamente domestico, escludendo che la

fattispecie possa considerarsi comunicazione al pubblico;

3. se la comunicazione realizzata a mezzo TV collocato in una stanza in albergo possa

considerarsi atto di comunicazione al pubblico.

La Corte risponde affermando che, anche se la mera fornitura di attrezzature fisiche non

costituisce una comunicazione al pubblico, la distribuzione di un segnale mediante

apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle camere costituisce un atto

di comunicazione al pubblico, anche visto che la prestazione in oggetto può considerarsi

come un servizio aggiuntivo e quindi presupporre uno scopo di lucro indiretto e che il gran

numero delle persone che si susseguono nelle camere smussa il carattere meramente privato

di tali camere.

Si evince che la trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configura un

atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell'emittente

radiotelevisiva per il quale occorre una distinta autorizzazione e che la diffusione di musica

all'interno di un esercizio commerciale rientra nell'ambito di “comunicazione al pubblico” in

quanto rappresenta una utilizzazione a scopo di lucro (indiretto).

Questa conclusione, seppure con maggiori difficoltà, si estende anche agli studi professionali

quali ad esempio gli studi odontoiatrici.

4.1. NORME PARTICOLARI PER ALCUNE CATEGORIE DI OPERE

La disciplina italiana dedica norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per alcune

categorie di opere.

Per quelle drammatico-musicali, seppure il profitto dell'utilizzazione economica debba essere

ripartito in proporzione al relativo contributo ( letterario o musicale), il potere di

amministrazione viene riconosciuto all'autore della parte musicale e l'autore di ciascuna delle

parti ha il diritto di utilizzare separatamente la propria opera, ma l'autore della parte

letteraria non può disporne in concorrenza con l'opera originale ad esempio avvalendosi di un

altra base musicale.

Per quanto riguarda le opere collettive, i diritti di utilizzazione economica spettano all'editore,

soggetto che si fa carico degli investimenti per pubblicare l'opera, senza pregiudicare il fatto

che comunque l'autore dell'opera resta il direttore, ossia colui che si è incaricato di

organizzare e dirigere la creazione. I singoli collaboratori conservano, oltre al diritto morale, il

diritto di utilizzare la propria opera separatamente, nel rispetto di quanto convenuto dalle

parti.

Per le opere cinematografiche, l'esercizio del diritto spetta al produttore, agli autori, ossia

l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, il regista ecc, spettano i diritti morali e le

compensazioni patrimoniali derivanti dalle proiezioni pubbliche e le comunicazioni al pubblico

via etere, cavo e satellite dell'opera.

Ai proprietari di tali diritti spetta anche il diritto di modificare in tutto o in parte l'opera

dell'autore per riadattarla al contesto in cui la si inserisce, salvo non rechino pregiudizio alla

reputazione dell'autore, a ogni altra elaborazione, trasformazione o traduzione richiedono il

consenso dell'autore.

4.2. I LIMITI ALL'ESCLUSIVA: COPIA PRIVATA ED ESAURIMENTO DEL DIRITTO

Mentre il diritto morale non ha limiti di tempo, i diritti di utilizzazione economica durano tutta

la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dalla sua morte. Per le

seguenti categorie speciali si applicano diversi parametri:

* Opere cinematografiche: la durata decorre dalla morte di dell'ultimo sopravvissuto tra

alcuni soggetti (regista, sceneggiatore, autore delle musiche);

* Opere collettive: la durata dei diritti spettante a ciascun coautore si determina sulla vita di

ciascun collaboratore;

* Opere collettive intese come unità: la durata dei diritti è di 70 anni e decorre dalla prima

pubblicazione.

Tutti gli ordinamenti prevedono però una serie di utilizzazioni libere, fondate su interessi

costituzionalmente garantiti come pubblica informazione, diffusione della cultura, studio,

ricerca ecc, che sottraggono al controllo del titolare l'esclusiva sullo sfruttamento dell'opera.

Queste opere devono comunque riportare il titolo dell'opera e il nome dell'autore.

Un'altra eccezione è prevista per l'<<uso personale>>, ossia la produzione di singole opere o

brani di esse per uso personale con mezzi non idonei allo spaccio o alla diffusione al pubblico.

Il concetto di <<uso personale>> non va confuso con quello di <<uso individuale>> ma è

sinonimo di <<uso in ambito privato>> che non deve essere a scopo di lucro e si discute se ciò

si identifichi solo la cerchia familiare o anche quella relativa a scuola ed attività ricreative.

Sempre per uso personale è consentita la fotocopia delle opere letterarie nelle biblioteche e

nei musei pubblici nei limiti del 15% di ciascun volume.

Per i fonogrammi ed i videogrammi è consentita la c.d. “copia privata”, ossia la riproduzione

privata per uso personale. Essa dev'essere:

1. effettuata da persona fisica;

2. per uso esclusivamente personale;

3. senza scopo di lucro e finalità commerciali;

4. nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione.

In relazione alla copia privata, è riconosciuto un compenso (equo compenso) per gli autori ed

i produttori di fonogrammi, per gli interpreti, gli esecutori e i produttori di videogrammi, pari

ad una quota del prezzo pagato dall'acquirente per gli apparecchi destinati alla registrazione.

- PADAWAN c. SGAE: La Corte di giustizia impone alla Padawan, produttrice di CD-R, CD-RW,

DVD-R e apparecchi MP3 di versare l'equo compenso per il pregiudizio che tali copie private,

seppur minimo, arrecano agli autori delle opere riprodotte, affermando che tale quota di

prezzo dev'essere addebitata all'acquirente al momento dell'acquisto delle

apparecchiature e dei supporti fisici destinati alla copia.

Negli Stati Uniti il limite principale ai diritti esclusivi è rappresentato dalla clausola generale

del fair use, che include la riproduzione per finalità di critica, commento, cronaca,

insegnamento o ricerca. Per determinare se uno specifico di un opera coperta da diritto

d'autore sia qualificabile come fair use è necessario considerare alcuni fattori, tra i quali:

*Le finalità e la natura dell'utilizzo, ovvero la rilevanza della finalità non commerciale

dell'utilizzo, e della natura dell'utilizzo in senso di trasformazione dell'opera protetta e non di

mera riproduzione;

*la natura del lavoro coperto dal diritto d'autore;

*l'ammontare della parte del lavoro coperto dal diritto esclusivo utilizzata, anche se l'utilizzo

dell'intera opera non esclude di per se il fair use;

*gli effetti derivanti dall'utilizzo relativamente al mercato potenziale ed al valore del lavoro

coperto dal diritto d'autore.

ESAURIMENTO DEL DIRITTO:

Il principale limite all'esclusiva conferita dai diritti di proprietà intellettuale è rappresentato

dal principio dell'esaurimento del diritto, una regola comune a tutto il diritto della proprietà

intellettuale ed una forma di bilanciamento tra la tutela degli incentivi alla creazione della

proprietà intellettuale, ,rappresentata dal diritto di esclusiva, e l'interesse pubblico alla

diffusione e circolazione dei prodotti.

Perchè vi sia esaurimento del diritto occorre che che il suo titolare o almeno con il suo

consenso, destini l'opera ad un commercio tipizzato dal legislatore.

La proprietà intellettuale è ispirata al principio della territorialità, ossia è caratterizzata dal

fatto di conferire agli aventi diritto un diritto esclusivo sul territorio di competenza, con la

facoltà di ostacolare l'importazione, nel Paese che gli ha riconosciuto il diritto, di beni

provenienti da altri Stati recanti il medesimo diritto di proprietà intellettuale.

Gli accordi internazionali (TRIPs) hanno sancito una posizione di neutralità riguardo la

questione dell'esaurimento internazionale, lasciando alle discipline nazionali la

regolamentazione delle importazioni parallele, facendo così affermare tre approcci:

1. La regola dell'esaurimento nazionale permette al titolare del diritto di proprietà

intellettuale di impedire la circolazione dei prodotti provenienti da altri paesi;

2. Principio di esaurimento regionale: diritto di esclusiva concesso da uno Stato aderente a un

accordo commerciale regionale si estingue se il prodotto è stato messo in commercio in

uno dei Paesi aderenti all'accordo (Quello comunitario risponde a questo principio);

3.Esaurimento internazionale del diritto: massima libertà di circolazione dei prodotti.

La Corte di giustizia ha stabilito che le deroghe alle restrizioni della libera circolazione dei

prodotti sono ammesse “solo nella misura in cui appaiano indispensabili per la tutela dei

diritti che costituiscano oggetto specifico di detta proprietà”.

Per quanto concerne l'ambito territoriale di applicazione del principio di esaurimento,

stabilisce che il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce,

tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella

Comunità europea o nello Spazio economico europeo di detto oggetto sia effettuato dal

proprietario del diritto o con il suo consenso.

-LASERDISKEN c. KULTURMINISTERIET: La Corte stabilisce, in questa fattispecie, che la prima

vendita nell'Unione dell'originale o di una copia dell'opera con il consenso del titolare

esaurisce il contenuto del diritto di controllare la vendita nella stessa Unione, ma non al di

fuori di essa, rispondendo comunque al principio di esaurimento regionale adottato dalla

Comunità europea.

Nello US copyright Act una regola simile a quella dell'esaurimento del diritto è rappresentata

dalla first sale doctrine ai sensi del quale “il proprietario di una particolare copia legalmente

ottenuta, o un'altra persona autorizzata dal titolare, ha il diritto, senza il consenso del

proprietario della proprietà intellettuale su quel determinato bene, di vendere o di disporre

diversamente del possesso di quella copia”.

La Corte suprema estende tale dottrina anche al campo di applicazione di importazioni

parallele affermando che una volta che il proprietario del diritto immette il bene nel flusso

commerciale perde il diritto di controllarne la distribuzione.

Data la natura territoriale dei diritti di proprietà intellettuale, i principi contenuti nella

normativa americana non si applicano ai beni prodotti in altri paesi sicchè il first sale straniero

non determina l'esaurimento del copyright statunitense (Caso Omega).

4.4. CONTRIBUTORY INFRINGEMENT (VIOLAZIONE CONTRIBUTIVA)

Dall'analisi sin qui svolta, si può essere portati a pensare che la violazione del diritto d'autore

sia necessariamente quella diretta, consistente nell'utilizzo dell'opera non autorizzato da

parte di un soggetto diverso dal legittimo titolare.

La giurisprudenza nordamericana riconosce anche un meccanismo d'imputazione per fatto

altrui, nella duplice forma di contributory infingement e vicarious liability, la cui rilevanza di

applicazione è cresciuta con l'emergere di dispositivi capaci di mettere in crisi gli strumenti

tradizionali di protezione del diritto d'autore.

Per dar vita all'ipotesi di vicarious liability (responsabilità per fatto altrui) è necessario

dimostrare sia la concreta possibilità di controllo dell'attività illecita del terzo (the right and

ability to supervise) sia il profitto economico derivato dalla violazione diretta (direct financial

benefit).

Per dar vita, invece, all'ipotesi di contributory infringement è necessario dimostrare che il

soggetto, essendo a conoscenza dell'attività illecita del terzo o potendo prevederla, ha

indotto, causato o contribuito materialmente all'infrazione del terzo.

In quello che è noto come il caso Betamax (SONY c. UNIVERSAL CITY STUDIOS), un gruppo di

produttori cinematografici ritiene che Sony contribuisce alla violazione del proprio copyright

sui film ogniqualvolta gli acquirenti di questo dispositivo registrano un programma televisivo

protetto da copyright. I giudici della corte suprema afferma che, al fine di valutare la

sussistenza di una responsabilità secondaria del produttore di videoregistratori per le

violazioni commesse dagli utenti, è necessario valutare i possibili usi leciti del prodotto, che in

questo caso sono l'utilizzazione della funzione di registrazione per usi che non implicano

affatto la violazione del diritto d'autore e la funzione del time-shifting che rientrano nel fair

use.

- NAPSTER c. A&M RECORDS: Numerose case discografiche ed alcuni artisti promuovono

un'azione legale contro Napster, Internet Service Provider (ISP) contenente link che

permettono ai propri utenti di scaricare gratuitamente materiali protetti da copyright,

accusandola di contributory infringement. Napster viene giudicata responsabile in quanto

non solo è a conoscenza della violazione dei diritti d'autore da parte dei propri ma

contribuisce favorendo tale violazione. Qundi risponde sia in termini di vicarious liability in

quanto ha il diritto, il dovere e la responsabilità di supervisionare ed eventualmente

impedire le attività illecite e ha un diretto interesse economico in tale attività, costituito dai

proventi pubblicitari legati alle proprie pagine, sia in termini di contributory infringement dal

momento che ha favorito materialmente la violazione mettendo a disposizione un

sistema che fornisce gli strumenti per il compimento della violazione dei diritti esclusivi altrui.

- METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS c. GROKSTER: ciò che si evince da questo caso è che

colui che distribuisce un dispositivo con l'obiettivo di promuovere il suo uso in violazione

del diritto d'autore, è responsabile per le seguenti violazioni commesse dai terzi nell'uso del

dispositivo. La differenza con il caso Sony è che in questa fattispecie il dispositivo è stato

distribuito con l'obiettivo principale di promuovere l'uso in violazione del copyright.

4.5. LA TUTELA DEL <<DIGITAL COPYRIGHT>>

Il Congresso nordamericano ha varato una specifica legislazione per il copyriht digitale

introducendo le seguenti modifiche all'impianto normativo:

* in deroga al principio dell'esaurimento del diritto, previsione del divieto di noleggio per le

registrazioni audio e il software, resta lecito soltanto il noleggio di libri e video;

* introduzione del divieto di importazione, produzione e distribuzione di dispositivi e supporti

di registrazione audio digitale che non prevedono un sistema di controllo tecnologico che

impedisca la second-generation digital copiyng. Per compensare i titolari del diritto della

perdita economica attribuibile alle copie eventualmente effettuate da tali dispositivi, i

produttori e distributori di esse devono versare una percentuale del prezzo di vendita in

un pool gestito dal Register of Copyrights che distribuirà gli introiti sulla base di quote

determinate in relazione alle vendite registrate nell'anno precedente agli aventi diritto;

* Introduzione con il Digital Millennium Copyright Act (1998) di norme tese ad assicurare

l'efficacia delle misure tese a limitare la violazione del copyright digitale distinguendole tra:

1. Quelle che hanno la funzione di controllare l'accesso, attraverso il login, ai lavori protetti

dal diritto d'autore;

2. Quelle che pongono limiti alla riproduzione di queste opere, ad esempio introducendo un

tetto di ore a disposizione;

* Previsione con il DMCA di una serie di safe harbours (immunità) in favore degli ISP, per ogni

violazione diretta o indiretta del diritto d'autore derivante dai contenuti ospitati e trasmessi

dai siti di loro proprietà, in presenza dei seguenti requisiti:

1. adottare una policy di interruzione del servizio (takedown) contro gli utenti colpevoli di

reiterate violazioni al diritto d'autore;

2. adottare le misure tecniche standard predisposte dai titolari dei diritti d'autore per

identificare e salvaguardare i lavori protetti;

3. nominare un soggetto deputato a ricevere le denunce di violazioni da parte dei titolari dei

diritti d'autore.

Vengono così individuate diverse categorie di Service Provider:

* quelli di trasmission e routing che semplicemente ricevono materiale illecito in transito

tramite il funzionamento di un sistema di ricezione automatizzato, senza che di tale

materiale il provider faccia alcuna selezione;

* quelli di catching (presa) che forniscono un sistema di cattura di materiale altrui tramite un

sistema automatizzato che consente agli utenti di ricevere il materiale facendo richiesta

direttamente all'utente che ha inviato al sito il materiale;

* quelli di storage (conservazione) e linking (collegamento) che rispettivamente ospitano nel

proprio sito materiale presente sul sito stesso su disposizione dei propri utenti o presentano

un linking ad un sito online che ospita materiale illecito.

Per le prime 2 categorie il DMCA recepisce la teoria del “mero conduttore”, ai sensi della

quale non sussiste alcuna responsabilità per il provider che semplicemente provveda alla

riproduzione di copie temporanee quale fase necessaria del processo di trasmissione dei

messaggi tra gli utenti.

Per la terza categoria di provider è previsto il cd. Red flag test in base al quale un ISP sarà

esente da copyright infringement per aver conservato tramite l'operazione di un utente sul

proprio sistema materiali se ricorrono i seguenti presupposti:

1.non essere a conoscenza della presenza, sulle pagine del proprio sito, di materiale illecito;

2.non ricevere alcun vantaggio finanziario diretto dalla condotta illecita laddove abbia il diritto

e la possibilità di controllare tale attività;

3.agire prontamente, a seguito di una denuncia della violazione, per rimuovere o impedire

l'accesso al materiale.

Sul versante Comunitario, gli Stati membri devono assicurarsi che i titolari dei diritti possano

chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano

utilizzati dai terzi per violare un diritto d'autore o diritti ad esso connessi, salvo che questi

ultimi svolgano attività di mero trasporto, memorizzazione temporanea (catching) e hosting

beneficiando di un'esenzione dalla responsabilità limitandosi a inibire la violazione e

adottando misure che consentano la rimozione delle informazioni e disabilitando l'accesso

alle medesime.

In particolare, i provider di semplice trasporto non sono responsabili delle informazioni

trasmesse a condizione:

1. non dia origine alla trasmissione;

2. non selezioni il destinatario della trasmissione;

3. non selezioni ne modifichi le informazioni trasmesse.

Allo stesso tempo per le attività di memorizzazione temporanea (catching), si prevede che il

prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea

delle informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri

destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

1. non modifichi le informazioni;

2. si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

3. si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo

ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore.

4. non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta d utilizzata nel

settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

5. agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, non appena venga

a conoscenza del fatto che tali informazioni sono state dichiarate illecite e l'autorità ha

stabilito la loro rimozione.

Si esenta dalla responsabilità un sito server di hosting condizione che detto prestatore:

1. non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione sia illecita;

2. non appena ne venga a conoscenza, rimuova le informazioni o disabilita l'accesso ad esse.

Gli Stati membri non impongono ai provider di sorvegliare sulle informazioni ma possono

stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare

senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei

destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione.

Per quanto riguarda il versante nostrano, l'Agcom ritiene che la misura della rimozione

selettiva sia appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti del sito web violino il diritto

d'autore e siano collocati sul territorio nazionale, mentre per i siti che hanno il solo scopo

delle diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d'autore o i cui server siano

localizzati al di fuori dei confini nazionali, si ipotizzano due alternative:

1. predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli ISPs;

2. possibilità di inibizione del nome di dominio del sito web ovvero dell'indirizzo IP.

- PRODUCTORES DE MUSICA DE ESPANA c. TELEFONICA DE ESPANA: in questa fattispecie si

evidenzia il fatto che la società per mezzo del quale alcuni utenti hanno violato il diritto

d'autore non ha l'obbligo di comunicare i dati personali di tali utenti.

Al contrario di quanto visto nel precedente caso, lo US Copyright Act, prevede l'obbligo degli

ISPs di fornire i dati relativi all'identità degli utenti ai titolari del diritto violato.

Per quanto concerne le misure tecnologiche di protezione, ossia le tecnologie, i dispositivi o le

componenti che sono destinati ad impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti,

si definiscono sanzioni penali per chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, o

detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti che abbiano la finalità o

l'uso commerciale di eludere tali efficaci misure tecnologiche di protezione:

Cosi come nella disposizione comunitaria, gli elementi chiave sono rappresentati dai concetti

di <<prevalente>> o <<principale>> finalità elusiva.

5. DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'AUTORE

Si definiscono “connessi” quei diritti che la normativa riconosce non all'autore dell'opera, ma

ad altri soggetti collegati o affini. Si tratta innanzitutto di diritti riconosciuti a soggetti operanti

nell'industria culturale ed artistica che svolgono attività strumentali alla divulgazione e

utilizzazione delle opere tutelate dal diritto d'autore, e agli autori o agli editori in relazione a

creazioni che non costituiscono vere e proprie opere dell'ingegno.

La tutela dei diritti connessi trova una comune giustificazione nelle utilità derivanti dalla

promozione della cultura ed è il risultato di diversi interventi comunitari che ne hanno

progressivamente accresciuto la rilevanza e rafforzato gli ambiti di protezione.

La normativa stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei diritti connessi, si considerano

fotografie le immagini di persone o di aspetti elementi o fatti della vita naturale e sociale,

nonché i fotogrammi delle opere cinematografiche. Non sono considerate fotografie quelle

relativi a documenti.

Laddove si tratti di fotografie “semplici”, si potrà invocare la tutela dei diritti connessi che

attribuirà all'autore della stessa 20 anni di diritto esclusivo riguardo a riproduzione, diffusione

e spaccio della fotografia.

Per le fotografie ritraenti una persona la riproduzione e diffusione è subordinata al consenso

del soggetto ritratto, salvo si tratti di una persona nota o quando è collegata a fatti, cerimonie

di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il diritto del publicy value della propria immagine riguarda lo sfruttamento della propria

notorietà per legare propri slogan o caratteristiche del proprio personaggio ad altri ambiti

commerciali e avere l'esclusiva su tale utilizzazione, come si evince dalla controversia

CARLSON c. HERE'S JHONNY PORTABLE TOILETS.

Quindi la tutela del right of publicy non è circoscritta alla riproduzione della persona nota, ma

comprende anche la riproduzione di caratteristiche proprie del personaggio potendo cosi

integrare la violazione del diritto all'immagine anche all'utilizzo non autorizzato in una

campagna pubblicitaria di oggetti riconducibili ad un personaggio noto.

Nel caso di violazione di detto principio, il risarcimento è calcolato sulla base di quanto

avrebbe dovuto conseguire la persona nota in caso di consenso e quindi autorizzazione a

sfruttare la propria immagine. 6. RIMEDI CIVILI

La prime misure cui si fa riferimento per la tutela dei diritti patrimoniali d'autore sono

l'accertamento e l'inibitoria: chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione

economica può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il

proseguimento della violazione.

Chi viene leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica può chiedere, oltre al

risarcimento del danno, che sia ripristinata la situazione preesistente a carico dell'autore del

danno.

Riguardo alla quantificazione del danno la formulazione prevede che:

1. Il risarcimento dovuto sia pari a: DANNO EMERGENTE+LUCRO CESSANTE;

2. Il lucro cessante sia valutato anche tenendo conto degli utili conseguiti in violazione del

diritto;

3. Il giudice può anche liquidare il danno sulla base delle royalty che si sarebbero conseguite

in caso di autorizzazione da parte del titolare del diritto;

4. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali.

Riguardo ai presupposti per la messa in atto dell'azione risarcitoria si deve tener conto se

l'autore della violazione sia implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per essere a

conoscenza che le sue azioni fossero illecite.

Nel danno emergente rientrano le spese per le attività vanificate dall'illecito (es. spese di

pubblicità).

Il lucro cessante, invece, è quantificabile in due modi:

1. Liquidazione equitativa tenendo conto degli utili realizzati dal contraffattore;

2. Liquidazione forfettaria il cui minimo importo è rappresentato dal prezzo di un eventuale

consenso.

La normativa statunitense prevede che il risarcimento del danno includa sia i danni effettivi,

sia il disgorgement dei profitti del contraffattore, che rappresenta un rimedio di equity che

conferisce alla vittima dell'illecito l'opportunità di ottenere un risarcimento anche in virtù dei

profitti realizzati dal contraffattore.

L'istituto ha quindi una doppia finalità, punitivo/sanzionatoria e preventiva. Vi sono tre tipi di

quantificazione del disgorgement:

1. condotta illecita del convenuto che realizza solo un actual profit (profitto ottenuto);

2. rilevanza della sola expense saved (risparmio di spesa in virtù della condotta illecita);

3. cumulo di entrambe le voci.

Nel caso in cui non venga provata una violazione intenzionale del diritto d'autore la Corte può

quantificare tali danni in una cifra compresa tra 750 e 30mila dollari e laddove la parte

accusata riesce a dimostrare di non essere a conoscenza che la propria condotta sia illecita e

di non aver avuto motivo di credere che la sua condotta costituisse una violazione di diritto

d'autore altrui, la corte può ridurre l'ammontare di tali danni ad una somma non inferiore a

200 dollari. CAP 2. - MARCHI E ALTRI SEGNI DISTINTIVI

1.OGGETTO E REQUISITI DELLA TUTELA

I marchi perseguono una funzione distintiva, ossia di identificazione della fonte di

provenienza del prodotto scongiurando il pericolo di confusione, avente carattere sia di

associazione del prodotto ad una certa aspettativa qualitativa, sia una funzione suggestiva o

pubblicitaria.

Le normative nazionali, comunitarie e statunitensi, tutelano espressamente il marchio sia per

la sua funzione distintiva, sia per la sua funzione di indicazione di provenienza.

Abbiamo due tipi di marchi che servono a dare un messaggio sulla provenienza aziendale:

* Generale:comunicano essenzialmente un messaggio sull'origine del prodotto;

* Speciale: attiene alle specifiche caratteristiche del singolo prodotto e figurano solo su singoli

prodotti.

Perchè un marchio possa essere validamente registrato occorrono i seguenti requisiti:

*rappresentazione grafica;

*capacità distintiva (per gli USA tale requisito si acquista con l'uso continuativo ed esclusivo

nel tempo, e non con la registrazione);

*novità;

*liceità.

Negli USA i diritti di marchio non sorgono con la registrazione, e il simbolo diventa marchio

quando la clientela lo considera tale.

1.1. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Per la normativa nazionale e comunitaria, nonché simili quella statunitense e internazionale,

possono costituire marchio registrato tutti i segni suscettibili di essere rappresentati

graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre,

i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni e le tonalità cromatiche,

purchè atti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di un'altra.

Oltre a quelli di fabbrica e di commercio sono registrabili anche i marchi di servizi destinati a

distinguere ad esempio servizi finanziari, e il Lanham Act consente altresì la registrazione del

trade dress, tutelando il design, la confezione e la forma, qualora queste svolgano, al pari dei

marchi, la funzione di identificarne la provenienza.

La giurisprudenza comunitaria, nel tentativo di contenere lo spettro di risorse che possono

essere oggetto di marchio, ha precisato che la rappresentazione grafica dev'essere: -chiara,

-precisa, -completa, -facilmente accessibile, -inteleggibile, -durevole, -oggettiva.

- UAMI c. BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN: All'impresa Borco viene respinta la

domanda di registrazione della lettera “a” dell'alfabeto greco come segno distintivo perchè

tale segno non risponde a tale requisito. La Corte di giustizia afferma, però, che le lettere

possono costituire un marchio sicchè non si può negare loro per principio un carattere

distintivo, ma si deve procedere a verificare caso per caso se il segno sia idoneo a

distinguere, agli occhi del consumatore medio, i prodotti di una determinata impresa da quelli

di diversa provenienza. Quindi , in conclusione, la registrazione di un segno come marchio

non è subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività.

Sul tema della registrabilità delle lettere dell'alfabeto come marchi, esse sono valide, a

prescindere da una stilizzazione di esse per rendere diverso il segno dalla lettera pura,

quando sia dimostrata la loro capacità di stabilire un collegamento con i prodotti dell'impresa

titolare di tale segno.

- LIBERTEL GROEP c. BENELUX-MERKENBUREAU: L'impresa Libertel chiede che la

registrazione del colore arancione in qualità di marchio. I giudici comunitari, chiamati

ad esprimersi sulla questione, affermano che un colore specifico non può presumersi come

segno, ma può avere carattere distintivo se, tale marchio sia idoneo ad identificare il

prodotto o il servizio per il quale si chiede la registrazione attribuendolo a quella determinata

impresa e distinguendo cosi i suoi prodotti, da quelli di altra provenienza.

- QUALITEX c. JACOBSON PRODUCTS: A seguito della controversia in cui viene citata l'impresa

Jacobson per violazione d un marchio, detenuto dalla Qualitex, rappresentato dal colore

verde-oro, la Corte d'appello per il Nono Circuito non accorda la suddetta tutela alla Qualitex,

in quanto si ritiene che il Lanham Act non consente di registrare come marchio un colore.

La Corte suprema però afferma che “nessuna norma speciale impedisce ad un colore di

servire come un marchio di fabbrica”, cui si aggiunge il fatto che la Qualitex, utilizzando tali

colori distintivi per anni, abbia acquisito gli stessi come un elemento identificativo

(secondary meaning). Tale possibilità viene negata, invece, solo nel caso in cui sia utilizzato

come marchio una caratteristica del prodotto dove ciò sia in grado di porre un concorrente in

una posizione di significativo svantaggio in termini di costo o qualità.

- SIECKMAN c. DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT: Il sig. Sieckman presenta domanda

per la registrazione di un marchio come “marchio olfattivo relativo ad una sostanza

chimica” ma la registrazione gli viene negata. I giudici comunitari affermano che la

rappresentazione grafica di un marchio olfattivo, per poter essere ammessa, deve

rappresentare l'odore di cui viene chiesta la registrazione e non il prodotto che lo

emette. Si ritiene che un segno olfattivo non risponda ai requisiti a cui sono sottoposti i

marchi per poter essere registrati.

Per quanto riguarda i marchi sonori, la tutela va limitata ai soli suoni che sono traducibili in

forma grafica convenzionalmente accettata, presentando carattere distintivo e sono

percepibili come marchi e non come meri suoni.

1.2. MARCHI DI FORMA

Ci si pone il problema se un marchio di forma sia o meno registrabile. La normativa nazionale

e comunitaria stabilisce che sono esclusi dalla registrazione, o se registrati possono essere

dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla:

1.forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

2.forma del prodotto necessaria per ottenere il risultato tecnico;

3.forma che da valore sostanziale al prodotto ed è idonea ad incidere significativamente sulla

decisione di acquisto del consumatore.

La motivazione è che in questo modo la tutela di un marchio si estende oltre la sua mera

funzione distintiva del prodotto ma diventi un vero e proprio ostacolo per i concorrenti

qualora non possano utilizzare determinate forme o caratteristiche nel commercializzare i

propri prodotti. Quindi, la tutela temporalmente illimitata va riconosciuta solo alle forme

meramente distintive che non apportano al prodotto valore funzionale o pregi estetici che lo

renderebbero tutelabile con la normativa brevettuale.

Nell'ordinamento statunitense un luogo analogo è svolto dalla functionality doctrine che

impedisce la possibilità di utilizzare come marchio una caratteristica di un prodotto laddove

ciò sia in grado di porre un concorrente in una posizione di svantaggio poiché la caratteristica

in questione è funzionale per l'uso o lo scopo del prodotto o incide sul costo o sulla qualità.

- PHILIPS c. REMINGTON: La Philips, che ha inventato il rasoio elettrico a tre testine con lame

rotanti, cita in giudizio la Remington che inizia a commercializzare rasoi con le stesse

caratteristiche. Quest'ultima afferma che questo tipo di forma sia essenziale per ottenere le

stesse performance della concorrenza. La Corte in questo caso afferma che un segno

costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non possa essere registrato qualora

risulti provato che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili

esclusivamente al risultato tecnico.

- TRAFFIX DEVICES c. MARKETING DISPLAYS: La MDI cita in giudizio la Traffix per aver

prodotto segnali stradali usando il suo brevetto, ormai scaduto, che permette a tali segnali

di resistere alla forza del vento ritenendo che tale meccanismo è ormai ricollegabile alla MDI,

tanto da essere diventato un trade dress e principale elemento del suo marchio. La Corte

afferma che il design dei cartelli rappresenta un meccanismo unico e funzionale per resistere

alla forza del vento e rigetta la richiesta della MDI.

Sul versante italiano viene evidenziato come una forma, anche se distintiva, non sia

registrabile come marchio se presenta pregi estetici o di utilità funzionale, tali da incidere in

maniera significativa sulla scelta di acquisto dei consumatori. Questi pregi sono comunque

brevettabili se sono semplicemente idonei a differenziare il proprio prodotto.

Un'altra fattispecie che assume un'interesse rilevante per lo studio dei marchi di forma è

rappresentata dal divieto di concorrenza sleale per imitazione servile. Ciò che caratterizza

l'imitazione servile è la confondibilità, ovvero l'equivoco sull'origine del prodotto che si

immette nel mercato attraverso l'imitazione degli elementi formali di un altro prodotto dotati

di efficacia distintiva, come ad esempio nella controversia che vede un'azienda

commercializzare capi d'abbigliamento con un disegno interno molto simile alla fantasia

“scozzese” di quelli commercializzati dal Burberry. Nello specifico, costituisce concorrenza

sleale, sotto il profilo dell'imitazione servile e della confusione dei prodotti, la fabbricazione di

prodotti identici nella forma a quelli realizzati dall'impresa concorrente, allorquando non

dipendano da caratteristiche strettamente necessarie per la funzionalità del prodotto, ma si

spinga su profili del tutto superflui alla funzione, come ad esempio l'uso di particolari colori o

altri particolari, del

tutto ininfluenti alla dimensione funzionale del prodotto, al solo scopo di rendere il proprio

prodotto simile a quello di un concorrente che beneficia di una buona reputazione, cercando

di beneficiare di parte della sua clientela, creando confusione nella stessa.

1.3. CAPACITA' DISTINTIVA

Sono suscettibili di registrazione come marchi solo i segni atti a distinguere prodotti e servizi

di un'impresa da quelli di altri.

Secondo la normativa comunitaria e nazionale sono privi di capacità distintiva i:

1. segni divenuti comuni nel linguaggio comune o negli usi in commercio;

2. segni costituiti da denominazioni geografiche dei prodotti o ai segni che si limitano alla

descrizione, come ad esempio quelli che possono servire a designare, specie, qualità,

quantità, destinazione, valore, provenienza e altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Per quanto concerne le denominazioni geografiche, esse vengono escluse dalla normativa

nazionale per la loro portata meramente descrittiva, fatta eccezione se si trattano di nomi di

luoghi geografici che non corrispondono alla provenienza dei prodotti ma sono di pura

fantasia (es. Brooklyn).

Per quanto riguarda i marchi espressiva, ossia quelli che descrivono le caratteristiche di un

prodotto o servizio, il legislatore li ammette nei casi in cui essi apportano una modifica, anche

minima alla denominazione generica, offrendo comunque a tali segni la tutela limitata del

marchio debole, come ad es. <<Ciao Ristorante>>.

Distinzione tra marchio forte e marchio debole:

- MARCHIO FORTE: risultano concettualmente distaccati dalle caratteristiche del prodotto, si

basano su nomi di pura fantasia che li rendono unici, presentando un diritto esclusivo che li

rendono meritevoli della massima protezione;

- MARCHIO DEBOLE: la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere

o di un elemento del prodotto essendo quindi formati da parole di comune diffusione, non

possono essere oggetto di un diritto esclusivo, godendo di una più bassa tutela.

La tutela contro la confondibilità per un marchio forte si caratterizza per una maggiore

incisività, in quanto, rispetto a quella per i marchi deboli, rende illegittime le variazioni, anche

se rilevanti ed originali, che lascino sussistere il carattere distintivo di cui beneficia quel

marchio, mentre per quanto riguarda il marchio debole sono sufficienti ad escluderne

l'individualità anche lievi modifiche. Quindi, la qualificazione di marchio debole, non

pregiudica la sua attitudine ad essere registrato, ma soltanto l'intensità della tutela.

Ciò non toglie che la capacità distintiva, inizialmente debole, possa essere acquisita con l'uso

commerciale di tale segno, poiché la normativa prevede che un segno possa acquistare, in

seguito all'uso fatto dal titolare, un significato distintivo che si aggiunge al suo significato

originario, per effetto del secondary meaning.

- CHANEL c. FODERMEC: Chanel cita in giudizio un'impresa produttrice di prodotti che utilizza

come marchio due “C” di schiena, che però non si toccano. Il marchio Chanel che presenta 2

“C” di schiena ma che si intersecano, inizialmente era un marchio debole poiché

rappresentato con lettere dell'alfabeto, ma a seguito del suo utilizzo vincente, per

effetto del secondary meaning conseguito, è divenuto un marchio forte. Nel caso di specie

i giudici di merito hanno errato nell'individuare come marchio debole del marchio Chanel,

nell'aver aver affermato che non sussisteva confondibilità per la netta differenza di

prezzo che intercorre tra i prodotti delle due imprese, e ancora anche se le 2 “C” non si

toccano per la Corte di cassazione comunque sussiste confondibilità poiché la somiglianza

a tra i due marchi riguarda il nucleo ideologico individualizzante il segno.

- AUDI c. UAMI: Viene contestato dall'UAMI, al marchio Audi, l'uso dello slogan

<<all'avanguardia della tecnica>> come marchio per i suoi prodotti, riconoscendoglielo

solo per quello relativo ai veicoli, in quanto l'uso di questo slogan elogiativo per le altre classi

merceologico non risulterebbe radicato presso il pubblico. Tale affermazione viene ribadita

dal Tribunale di primo grado, ma ribaltata dalla Corte di giustizia, in quanto, ritiene che un

marchio sia valido quando permette di identificare un prodotto quale proveniente da

un'impresa determinata. Quindi il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato in

funzione dei prodotti o servizi per la quale è richiesto, dall'altro della percezione che ne ha il

pubblico di riferimento. La Corte ribadisce anche che nella valutazione del carattere

distintivo dei marchi composti da segni o indicazioni che siano utilizzati quali slogan

commerciali non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzati per alti tipi di segni.

- HENKEL c. UAMI: La società Henkel presenta al UAMI domanda per la registrazione come

marchi, di due pasticche bicolore, la quale viene rigettata dall'ente che ritiene che i segni in

questione sono privi di carattere distintivo. Secondo la commissione, una forma

tridimensionale, deve avere un aspetto sufficientemente originale per imprimersi

facilmente nella memoria e distinguersi dalle ordinarie offerte del mercato. La

Commissione prima, il Tribunale poi e infine la Corte di giustizia respingono tali domanda e

affermano, che se pure una forma tridimensionale risponda dei requisiti per essere

registrata come marchio, non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei

prodotti sulla base della loro forma. Per questo, per assolvere alla sua funzione di essenziale

di indicatore d'origine, il marchio deve discostarsi significativamente dalle norme o dagli usi

del settore .

- SAIWA c. BARILLA ALIMENTARE:La Saiwa sostiene che la parola <<oro>>, abbia acquistato

capacità distintiva per l'uso che ne ha fatto nel tempo per la sua linea di biscotti e quindi

agisce contro Barilla per il lancio della gamma <<Selezione Oro Barilla>>. La documentazione

prodotta conferma la rinomanza di detto marchio attraverso un'intervista ai consumatori,

ma la Barilla risponde affermando che la parola <<Oro>> si riferisce d un termine comune

ed è atto a descrivere la speciale qualità del prodotto. Il Tribunale di Milano è chiamato ad

esprimersi se la rinomanza di un marchio complesso(<<Oro Saiwa>>) possa determinare il

conseguimento della capacità distintiva autonoma anche per il singolo temine (<<Oro>>),

la cui risposta è negativa. I giudici affermano, quindi, che i marchi <<Oro Saiwa>> e

<<Selezione Oro Barilla>> non sono tra loro confondibili, escludendo ogni rischio di

confusione per il consumatore.

- NESTLE' c. MARS: si contesta alla Nestlè la registrazione del marchio “have a break”

utilizzato nel marchio completo “have a break, have a kitkat”. Si chiede alla Corte di giustizia

europea, se il carattere distintivo di un marchio possa essere acquisito a seguito dell'uso di

tale marchio come parte di un altro marchio, che risponde che è sufficiente che il

marchio di cui si chiede la registrazione abbia carattere distintivo, a prescindere dal fatto che

esso sia stato acquisito con l'uso autonomo o con l'uso come parte o in combinazione di un

marchio registrato.

Nell'ambito statunitense, il Lanham Act distingue tra marchi, fantasiosi e suggestivi, che

hanno immediatamente la capacità di identificare il prodotto, e marchi per i quali è richiesta

la prova ulteriore di dimostrare l'acquisizione di un secondary meaning.

- TWO PEPOS c. TACO CABANA: Taco Cabana cita in giudizio Two Pepos per aver imitato il

design adottato nella sua celebre catena di fast food e quindi del suo trade dress, al quale

si applica lo stesso grado di tutela dei marchi generici e descrittivi. Ma per i giudici, l'aspetto

di un locale di ristorazione non costituisce un trade dress in quanto non vi è una

propensione del consumatore ad equiparare l'aspetto con la provenienza del prodotto.

1.4. NOVITA'

Per poter essere registrati, i marchi devono rispondere anche al requisito della novità, ossia

diversi da quelli utilizzati precedentemente da altri.

La normativa italiana e comunitaria prevede una serie di ipotesi in cui detto requisito non

viene soddisfatto:

1.DATO SOSTANZIALE: preesistenza di fatto nel linguaggio del mercato di parole, figure o

segni gia noti per i consumatori;

2.DATO FORMALE: preesistenza di domande altrui di registrazione di marchio dello stesso

genere andate a buon fine;

Nel caso in cui i marchi siano notori o rinomati la loro tutela è ultra merceologica, e quindi si

estende anche ai prodotti non affini, senza che sia richiesto il rischio di confusione. I

presupposti di tale tutela rinforzata sono costituiti da:

* identità o somiglianza dei marchi interessati ;

* rinomanza o notorietà del marchio registrato anteriormente ;

* rischio che dall'uso del marchio si tragga vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà

del marchio anteriore o si rechi ad esso un pregiudizio in termini di reputazione.

- GENERAL MOTORS c. YPLON: La GM, titolare del marchio di impresa “Benelux Chevy”

utilizzato per la produzione di automobili, chiede venga impedito alla Yplon proprietaria dello

stesso marchio per il commercio di detersivi, di usare il segno distintivo “Chevy” in quanto ciò

diluirebbe il suo marchio pregiudicando la sua funzione pubblicitaria. Secondo la Yplon però,

detto marchio non gode di notorietà sul territorio. La Corte di giustizia è chiamata ad

esprimersi sul significato dell'espressione “gode di notorietà, presupposto essenziale affinchè

un marchio registrato possa beneficiare di una tutela estesa anche a prodotti merceologici

non affini a quelli prodotti dal titolare di tale marchio. Si esprime dettando le condizioni

per la tutela allargata:

* un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio di impresa precedente;

* si prende in considerazione per la valutazione, la quota di mercato coperta dal marchio,

l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso , investimenti effettuati dall'impresa

per promuoverlo;

I giudici comunitari, pertanto risolvono la questione stabilendo che un marchio di impresa

registrato dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessati ai

prodotti o servizi da esso contraddistinti.

- ADIDAS-SALOMON e ADIDAS-BENELUX c. FITNESS WORLD TRADING: Secondo l'adidas la

Fitnessworld commercializza i suoi capi d'abbigliamento utilizzando un marchio non

uguale, ma simile al suo, generando confusione nei consumatori. Si chiede alla Corte di

giustizia se possa essere utilizzato un marchio simile al marchio registrato, ma non uguale.

Essa risponde che si, le normative nazionali, possono prevedere il divieto di utilizzare

marchi simili ad un marchio che gode di notorietà se esso provochi un pregiudizio o indebito

approfittamento del carattere distintivo del marchio anteriore, allargando tale decisione

anche all'utilizzo di tali marchi simili per prodotti non affini. Non è nemmeno necessario

che la somiglianza tra i due marchi sia tale da generare confusione nei consumatori, ma è

sufficiente che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno, anche se

meramente decorativo, ed il marchio noto.

- ADIDAS E ADIDAS BENELUX c. MARCA MODE e altri: In questa fattispecie la questione di

fondo è l'entità della misura di cui tener conto nel valutare l'interesse generale nel tener

disponibili alcuni segni a discapito del diritto esclusivo dell'impresa che ha registrato e

promosso tali segni. Le imprese che hanno utilizzato segni simili a quello adidas per

decorare i propri capi non chiedono la decadenza della registrazione di tale marchio, ma

invocano la necessità di disporre di motivi a bande diverso da quello registrato dall'adidas, a

fine di far valere il proprio diritto di utilizzare questi motivi senza aver bisogno del suo

consenso. La Corte si esprime affermando che il criterio di imperativo di disponibilità si

impone su quello della tutela del marchio noto solo nel caso in cui la disponibilità di tali segni

sia essenziale per indicare le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dai segni simili, e

se, come in questo caso, sono meramente decorativi, la domanda non può essere accolta.

La Corte di giustizia, ha altresì precisato che il fatto che il marchio posteriore evochi quello

anteriore notorio non è sufficiente a provare l'indebito vantaggio o il pericolo al pregiudizio

perchè la prova richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico

del consumatore medio dei prodotti/servizio per i quali il marchio anteriore è registrato

dovuto all'uso del marchio posteriore o un serio rischio che tale modifica si produca in futuro.

1.5. LICEITA' DEI MARCHI

Non possono essere registrati come marchi i segni contrari alla legge, al buon costume e

all'ordine pubblico, quelli decettivi, idonei ad ingannare il pubblico particolarmente sulla

provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, oppure l'uso di segni

il cui utilizzo violerebbe un diritto esclusivo altrui. Non possono essere registrati stemmi che

abbiano ad oggetto segni considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestono

un'interesse pubblico.

L'illiceità del marchio rileva non solo se originaria, ma anche quando è sopravvenuta, ossia

quando il marchio è divenuto idoneo ad ingannare il pubblico.

Altre cause di decadenza sono previste per la volgarizzazione, ossia quando il marchio diviene

nel commercio, denominazione generica del prodotto perdendo la caratteristica originaria di

denominazione specifica; e per non uso che si verifica quando il marchio non viene utilizzato

entro 5 anni dalla data di registrazione o il suo utilizzo resta sospeso per un periodo

ininterrotto di 5 anni. Non si può dichiarare decaduto quel marchio che viene usato, con un

uso effettivo e non simbolico, dal suo titolare, prima che sia presentata domanda di

decadenza, dopo il decorso dei suddetti 5 anni.

E' legittimato a chiedere la decadenza del marchio inutilizzato chiunque ne abbia interesse,

oppure l'azione può essere promossa d'ufficio da parte del pubblico ministero.

Nell'ambito statunitense, il Lanham Act afferma che un marchio possa dirsi abbandonato

quando se ne cessa l'utilizzo con l'intento di non ricominciarlo o la volgarizzazione del

marchio. Così com'è da considerarsi invalida l'attribuzione di un marchio a cui non

corrisponda un prodotto, un asset o un'attività benefica.

-SIRBELQUELLE c. MASELLI-STRICKMODE: Per verificare se un marchio decada o no, in questa

fattispecie ci si chiede se un marchio risponde al requisito di “uso effettivo” qualora venga

utilizzato su prodotti offerti gratuitamente e quindi non in commercio. La Corte di giustizia,

chiamata ad esprimersi, afferma in linea di massima che il titolare di un marchio, qualora

apponga il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti,

non fa uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi.

2. FORMALITA' E SOGGETTI DEL DIRITTO

E' legittimato a richiedere una registrazione per marchio di impresa chiunque lo utilizza o si

propone di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di

servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il

suo consenso.

Non è necessario essere un imprenditore, poiché sono legittimate a richiedere la

registrazione di un marchio le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei

comuni. L'istituto della registrazione non pregiudica una successiva revisione da parte dei

giudici per carenza dei requisiti di validità, ma conferisce comunque un diritto di esclusiva al

proprietario per il suo utilizzo della durata di 10 anni rinnovabile per un numero indefinito di

volte per successivi periodi decennali.

Per la giurisprudenza statunitense, a conferire la titolarità di un marchio è il suo utilizzo in

commercio; tuttavia la registrazione presso lo USPTO non è un prerequisito per la tutela, ma

comunque essa attribuisce alcuni vantaggi, tra i quali:

* il conseguimento di una constructive notice (comunicazione costruttiva) per la

rivendicazione della titolarità del diritto nei confronti di coloro che utilizzano marchi identici

o simili;

* la possibilità di ottenere lo status di incontestabilità del diritto dopo 5 anni consecutivi;

* la previsione di treble demages nei procedimenti di infrazione;

* il diritto di richiedere il blocco dell'importazione dei prodotti che costituiscono violazione

del marchio.

-PARK'N FLY c. DOLLAR PARK AND FLY: La controversia si svolge tra 2 attività di parcheggio

presso un determinato aeroporto, in cui l'impresa operante precedentemente con il marchio

“Park'n fly” cita in giudizio la seconda impresa utilizzante un marchio molto simile. L'impresa

contestata afferma che il marchio, seppur registrato e godente dell'incontestabilità, è

comunque un marchio meramente descrittivo e l'impresa che lo utilizza non ha dimostrato in

alcun modo di aver acquisito un secondary meaning, fattispecie per la quale il Lanham Act

vieta la registrazione. Sicchè la registrazione del marchio è avvenuta in violazione della legge.

3. DIRITTI CONFERITI DAL MARCHIO

La registrazione di un marchio conferisce al titolare una serie di diritti che consistono nella

facoltà di utilizzo esclusivo del marchio nel commercio, potendo vietare quindi ai terzi che

non godono del suo consenso, di usare nell'attività economica:

1. un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è

stato registrato;

2. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti identici o affini, se a causa

dell'identità o della somiglianza fra i segni e dell'identità o somiglianza dei prodotti o

servizi contraddistinti dal marchio, possa determinarsi un rischio di associazione tra i due

segni;

3. un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili

a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode nel territorio di

riferimento di notorietà o se l'uso immotivato del segno consente di trarre beneficio dal

carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Al fine di assicurare la tutela contro la confondibilità possono essere anche depositati marchi

difensivi, ossia marchi simili a quello utilizzato ma che si discostano di qualche elemento

impedendo cosi di poter essere usati da terzi, e non sono soggetti a decadenza a condizione

che sia utilizzato il marchio principale.

La confondibilità è oggetto di una valutazione globale, effettuata al termine di un confronto

sia tra i prodotti o servizi, sia tra i segni:

- Confronto tra prodotti: si tiene conto della loro natura, destinazione, impiego,

concorrenzialità o complementarità, finalità d'uso, il fatto che possano presumersi fabbricati,

commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra loro economicamente

collegate, nonché i loro canali di distribuzione e i punti vendita;

- Confronto tra i segni: si tiene conto dei profili visivo, fonetico e concettuale per verificare se

siano tali le somiglianze da renderli confondibili.

In seguito si passa ad un confronto globale che si basa su una visione complessiva in cui un

tenue grado di somiglianza tra prodotti può essere compensato da un elevato grado di

somiglianza tra i segni e viceversa.

Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più è rilevante il carattere distintivo del

marchio anteriore.

- FERRERO c. UAMI: La Ferrero contesta ad un'impresa di aver inserito la parola “kinder”, suo

marchio registrato, nella denominazione “TiMi KiNDERJOGHURT”, chiedendo che tale

denominazione sia dichiarata invalida. Per via di alcuni fattori differenzianti dal punto di vista

visivo, fonetico e concettuale, il Tribunale ha dichiarato l'elemento “kinder” trascurabile

nell'impressione globale prodotta dal marchio in questione, rigettando la richiesta.

3.1. CONTRIBUTORY INFRINGEMENT

Come avviene per il diritto d'autore e i brevetti, la giurisprudenza statunitense prevede la

responsabilità da concorso nella violazione di marchio.

- INWOOD LABORATORIES c. IVES LABORATORIES: Un produttore che cede ad un distributore

un prodotto e quest'ultimo lo vende a sua volta con un marchio che viola erroneamente un

marchio altrui può essere ritenuto responsabile se:

*un soggetto intenzionalmente induce altri a violare un marchio;

*continua a vendere i propri prodotti a coloro che lui sa, o ha ragione di sapere che sta

violando un marchio, anch'egli è da considerarsi “contributorily responsible” per ogni

danno arrecato.

Nel caso di specie per incappare in questo tipo di responsabilità contributiva è necessario

dimostrare concretamente che essi abbiano intenzionalmente indotto i farmacisti ad

indicare erroneamente i farmaci venduti pur sapendo che questi ultimi avrebbero agito

violando il marchio altrui.

- GOOGLE FRANCE c. LOIUS VUITTON MALETTIER e altri: Alcune società di abbigliamento

citano google in giudizio poiché essa, in caso di ricerca dei loro brand da parte degli utenti,

mostra nei primi risultati di detta ricerca link a siti in cui vengono vendute imitazioni di tali

brand.

Il principio proposto dai titolari dei marchi è il seguente: poiché gli usi fatti da Google

potrebbero contribuire potenzialmente a violazioni commesse da terzi, si deve ritenere

che tali usi costituiscano violazioni, richiamando il principio del Contributory infringement

adottato negli Stati uniti. L'avvocato generale ritiene, però, che le pretese dei titolari dei

marchi, seppure legittime, porrebbero un grave ostacolo a qualsiasi sistema di fornitura

di informazioni. Secondo i giudici, il prestatore del servizio di posizionamento consente ai

propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di questi

marchi, ma svolgendo esclusivamente un'attività di intermediazione. La Corte conclude che il

prestatore di un servizio di posizionamento su internet che memorizza come parola chiave

un segno identico ad un marchio, e organizza, a partire da questa parola chiave, la

visualizzazione di annunci non fa uso di tale segno che il titolare ha il diritto di vietare. Come

si evince, il motore di ricerca viene qualificato come un ISP che offre un servizio di hosting,

beneficiando così dell'esenzione di responsabilità sul commercio elettronico, qualora non

abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati.

- L'OREAL c. eBAY: L'oréal ritiene che ebay sia responsabile delle violazioni di marchio

commesse dai rivenditori nel suo mercato avendo indirizzato i suoi utenti verso prodotti

oggetto di violazione del marchio. Ebay in questo caso, se non risulta fuorviante circa la

natura dell'attività del gestore, non incorre in contributory infringement, ma viene

considerato responsabile per il contenuto dei dati che comunica come inserzionista

all'operatore di un motore di ricerca e l'esonero di responsabilità non si applica nei casi in cui

al gestore del mercato elettronico sia stato segnalato l'uso illecito del marchio e lo stesso

utente continui o ripeta la stessa violazione.

Si evince, quindi, che gli elementi per il quale si incorre in contributory infringement sono:

1.si induce volontariamente altri a violare un marchio;

2.si continui ad offrire i propri servizi a coloro che si sa o si ha ragione di sapere che stanno

violando un marchio.

3.2. LIMITI AL DIRITTO ESCLUSIVO

La normativa nazionale ed europea prevedono limitazioni al diritto di esclusiva conferita dal

marchio che trova le loro ragioni nel fatto che la privativa riguarda soltanto l'utilizzo del segno

in funzione distintiva di prodotti o servizi perciò tale privativa non è invocabile quando il suo

uso non autorizzato si verifichi per finalità diverse.

- GILLETTE COMPANY c LA-LABORATORIES: La-laboratorie produce e commercializza rasoi e

lamette intercambiabili, e riguardo a queste ultime esse sono compatibili con i rasoi

Gillette e ciò è indicato anche sulla confezione senza il consenso di Gillette la quale lamenta

un pregiudizio causatogli. In questo caso La-laboratories non può nemmeno all'Art 6 della

direttiva comunitaria che consente ai produttori terzi al marchio di utilizzarlo per

commercializzare parti di ricambio compatibili in quanto il Tribunale di Helsinki ritiene che le

lamette sono considerate parti essenziali del rasoio e non ricambi. Di diverso avviso è la

Corte di appello che assimila le lamette ad un pezzo di ricambio e inoltre indica che

l'etichetta mostrante la compatibilità per le impugnature Gillette, può presentare un'utilità

per il consumatore abilitando la-laboratories a tale indicazione. Per di più, la menzione

dei marchi Gillette posta in caratteri standard e di piccole dimensioni apposte sulla parte

esterna non può far pensare che esista un nesso commerciale tra le due società.

La Gillette impugna la sentenza di fronte alla Corte suprema, la quale è chiamata ad

esprimersi soprattutto per quanto riguarda l'assimilabilità di tali lamette a pezzi di ricambio

o ad accessori e quest'ultima pone la questione alla Corte di giustizia che afferma violati i

principi di correttezza professionale quando l'uso del marchio altrui:

1. avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi e il

titolare del marchio;

2. pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere

distintivo o dalla sua notorietà;

3. arrechi discredito o denigrazione a tale marchio;

4. quando il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del

prodotto recante il marchio di cui non è titolare.

Il fatto che un terzo usi un marchio di cui non è il titolare per indicare a destinazione del

prodotto che mette in commercio non significa che egli presenti tale prodotto come avente

pari qualità, ma tale circostanza sarà il giudice a valutarla caso per caso.

Quindi, in conclusione, si può godere del marchio altrui come da ART 6 se questo sia

necessario per indicare la destinazione del prodotto messo in commercio da detto terzo e

avvenga conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

- BMW c. Ronald Karel Deenik: la BMW lamenta che un soggetto titolare di un'autofficina,

utilizza il proprio marchio, in alcuni ambiti pubblicitari. La Corte di giustizia ha però

affermato che il titolare di un marchio non può vietarne l'uso ad un terzo al fine di annunciare

al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati

da tale marchio a meno che il marchio sia usato in modo tale da poter dare

l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza ed il titolare del

marchio.

- 02 c. HUTCHINSON 3G: La 02 cita in giudizio H3G per l'uso del proprio marchio in una

campagna pubblicitaria comparativa in cui afferma che i propri prezzi praticati siano

inferiori a quelli praticati dalla 02 che opera nel suo stesso settore (telefonia). In questa

controversia, si chiede alla Corte di giustizia se sia lecito usa un altrui marchio in una

campagna pubblicitaria comparativa. Essa risponde che il titolare di un marchio non può

vietare l'uso, ad un terzo, di un segno identico o simile al proprio marchio in una pubblicità

comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità richieste per quest'ultima. Quindi, il

proprietario del marchio, per vedere condannata l'attività del terzo che utilizza il proprio

marchio in una campagna pubblicitaria comparativa, deve provare l'esistenza di un rischio

di confusione, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi tutte le

condizioni di liceità.

Negli Stati Uniti, la possibilità di usare un marchio altrui senza incorrere in contraffazione è

ammessa nei limiti dei fair use defense. Il fair use è invocabile qualora l'utilizzo di un nome o

di un termine che si sospetta essere oggetto di violazione serve soltanto a descrivere i

prodotti o per indicare la loro provenienza geografica.

Alla categoria del fair use si aggiunge quella della nominative use che riguarda le ipotesi in cui

un soggetto utilizza un marchio altrui proprio per descrivere il segno altrui per ragioni di

pubblicità comparativa, parodia, critica o come punto di riferimento.

Per configurare questa fattispecie è necessario che:

1. il prodotto non possa essere facilmente identificato senza utilizzare il marchio;

2. l'utilizzo del segno sia limitato a quanto strettamente necessario per l'identificazione;

3. l'utilizzo avvenga in modo da non suggerire la sussistenza di un legame commerciale con il

titolare del marchio.

- KP PERMANENT MAKE c. LASTING IMPRESSION: Le 2 aziende operano nel settore cosmetico

ed in particolare si occupano di micro- pigmentazione. Nel 1993 la LI registra come suo

marchio “micro color” e la KP che inizia ad utilizzare lo stesso termine qualche anno dopo

contesta che il marchio in questione sia generico, rientra nel fair use e la LI non ha

dimostrato a probabilità di confusione per i consumatori. L'onere di dimostrare che

esiste una probabilità di confusione spetta all'impresa proprietaria del marchio. Il fair use non

è di per se precluso se sussiste un certo grado di confondibilità, che però può essere preso

in considerazione dai giudici per valutare se il marchio altrui sia fair.

3.3. ESAURIMENTO DEL DIRITTO

Come avviene per i diritti d'autore, l'esaurimento del diritto rappresenta il principale limite

all'esclusiva, e si verifica con l'immissione dei propri propri prodotti nel commercio

comunitario, e non in quello internazionale come previsto dalla normativa statunitense.

Come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. Le facoltà esclusive attribuite al

titolare di un diritto di proprietà industriale, si esauriscono una volta che i prodotti siano stati

immessi sul mercato nel territorio della Comunità europea, dal titolare o con il suo consenso,

a meno che il titolare non si opponga all'ulteriore commercializzazione qualora i suoi prodotti

siano stati modificati o alterati dopo la loro immissione in commercio.

Il principio dell'esaurimento non si applica se i prodotti sino stati immessi nel commercio

estraneo ai confini comunitari.

Se un prodotto anteriormente commercializzato al di fuori della Comunità rientra in essa a

causa di importazioni, avviene l'esaurimento con un consenso tacito del proprietario del

marchio qualora risulta che il titolare, con le sue condotte, rinuncia al proprio diritto di

opporsi ad un'immissione in commercio nella Comunità europea.

Tale consenso tacito non può risultare :

*da una mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, a tutti gli acquirenti

successivi dei prodotti immessi in commercio al di fuori dello SEE, della sua opposizione ad

una messa in commercio all'interno dello SEE;

*da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all'interno

dello SEE;

*dalla circostanza che il titolare abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati con il

proprio marchio senza imporre restrizioni contrattuali che imponessero agli acquirenti di

rivenderli all'interno dello SEE.

- COPAD c CHRISTIAN DIOR e SIL: Dior da il consenso ad un'altra impresa (SIL) di fabbricare

capi di lingerie ma precisa che il licenziatario è obbligato a non vendere i suoi prodotti ad

una serie di operatori commerciali senza il proprio consenso. La SIL, in difficoltà economica,

chiede a Dior di poter vendere i propri prodotti alla COPAD recanti il marchio “CHRISTIAN

DIOR”, consenso che gli viene negato.

La SID, noncurante del divieto, procede comunque alla vendita e Dior cita in giudizio per

contraffazione la SIL e anche la COPAD. Per il Tribunale la condotta della SID non ricade

nell'ambito di applicazione della fattispecie di contraffazione, ma in quella per responsabilità

contrattuale. Secondo la COPAD, i diritti di marchio della Dior, sono esauriti a causa della

commercializzazione dei prodotti di cui trattasi da parte della SIL.

La Corte di giustizia dichiara che la vendita da parte del licenziatario di prodotti di prestigio a

rivenditori di partite in saldo, come la COPAD, che non fanno parte della rete di

distribuzione selettiva istituita con il contratto di licenza può costituire un danno all'aura di

lusso dei prodotti di prestigio. Per queste ragioni, il titolare del marchio può far valere i

diritti conferiti dal marchio nei confronti di un licenziatario che viola una clausola del

contratto con cui si vieti la vendita a rivenditori non aventi i requisiti adatti, di prodotti di

lusso, purchè venga accertato che tale violazione leda all'immagine di prestigio attribuita

a detti prodotti di lusso. La commercializzazione dei prodotti da parte del licenziatario,

tuttavia, è considerata come effettuata dal licenziante per il collegamento che sussiste

tramite il contratto di licenza. Solo la violazione da parte del licenziatario di una clausola

ostacola l'esaurimento del diritto conferito dal marchio al suo titolare.

Il pregiudizio arrecato all'immagine del marchio può costituire un motivo legittimo per

impedire a terzi una nuova commercializzazione.

Quindi, date queste premesse, il licenziante può impedire al licenziatario di vendere i

prodotti con il proprio marchio a terzi, solo quando si dimostri che detta vendita nuoce alla

reputazione del marchio di prestigio.