Gli accordi di trasferimento di tecnologia

CAPITOLO II

IL TRATTAMENTO D I ALCUNE CLAUSOLE E

DEI POOLS

Sommario: 1. Le clausole di non contestazione. 2. Le royalties post-

expiration. 3. Gli accordi di transazione. 4. I pool tecnologici.

1. Le clausole di non contestazione

Le clausole di non contestazione sono quelle clausole che

impongono al licenziatario l'obbligo di non contestare la validità dei

diritti di proprietà di beni immateriali del licenziante. Quando il

titolare dei diritti di privativa, quali i brevetti, decide di concederli

in licenza, questo è costretto a prendere in considerazione anche il

rischio che i licenziatari possano contestare la validità del brevetto.I

licenziatari, infatti, potrebbero essere indotti ad intraprendere tali

azioni, attratti dalla prospettiva di usufruire della tecnologia

concessa in licenza senza dover corrispondere royalties. Qualora il

titolare del diritto di privativa, la conceda in licenza a soggetti

concorrenti, il rischio di vedersi contestata la validità del diritto è

sicuramente maggiore rispetto ai casi in cui la licenza viene

concessa a soggetti non concorrenti. Da un punto di vista del diritto

della concorrenza, le clausole di non contestazione possono

produrre sia effetti negativi che positivi sulla stessa. Su un piano

generale, i diritti di privativa che dovessero risultare invalidi si

trovano in potenziale conflitto con il divieto posto dall'art. 101 del

39

TFUE, in quanto la loro protezione non potrebbe essere più

giustificata sulla base di principi di interesse pubblico.

L'obbligo di pagare royalties per la concessione di diritti di

proprietà intellettuale invalidi potrebbe contribuire ad un artificiale

incremento dei prezzi. Una clausola di non contestazione, inserita

in un contratto con cui si concede in licenza un diritto di privativa

invalido, può esercitare sulla concorrenza gravi effetti negativi e

non apportare alcun beneficio, in quanto, oltre a far rialzare i prezzi

del prodotto oggetto di licenza, può anche impedire al licenziatario

di concorrere con il licenziante.

D'altro canto, in determinate circostanze, le clausole di non

contestazione possono facilitare la concessione di una licenza e la

diffusione della tecnologia.

Sipensi al caso delle piccole e medie imprese che concedono in

licenza i loro diritti ad un'impresa di grandi dimensioni. In tali

circostanze, le piccole e medie imprese temono che il licenziatario

si appropri del know-how e possa poi contestare la validità del

brevetto. Mentre per le PMI questo è un rischio concreto, la società

di grandi dimensioni non incontrano di solito difficoltà a sostenere

i costi di un'azione di contestazione, al fine di poter ottenere libero

accesso alle tecnologie sotto licenza. Il problema può essere risolto,

dunque, inserendo nel contratto una clausola di non contestazione.

Le clausole di non contestazione, le quali impediscono al

licenziante e al licenziatario di contestarsi la validità dei rispettivi

diritti di proprietà intellettuale, non beneficiavano del safe-harbour

(porto sicuro) nel precedente Regolamento (Reg. n. 772/2004),

40

venendo sempre considerate contrarie all’art. 101, par. 1, TFUE. Il

licenziante, tuttavia, poteva legittimamente provvedere

all’interruzione dell’accordo se il licenziatario contestava la

validità dei diritti di proprietà intellettuale specificamente oggetto

dell’accordo di licenza.

La clausola del Reg. 316/2014, che riconosce la facoltà del

licenziante di interrompere l’accordo quando il licenziatario

contesti la validità dei diritti tecnologici oggetto della

dell’esenzione dall’applicazione dell’art. 101

licenza,beneficia

TFUE soltanto nell’ambito di accordi di licenza esclusivi.

La bozza del 2013 delregolamento in esame aveva addirittura

escluso l’esentabilità della terminationclause anche con riferimento

agli accordi di licenza esclusiva(Franzosi, Scuffi, 2014, 988); nel

corso della consultazione la scelta dell’esecutivo europeo è stata

però differente a causa delle pesanti critiche subite da parte di

influenti società titolari di diritti tecnologici.

Un esempio ci viene offerto dalle osservazioni presentate da

Microsoft, proprio in conformità del dibattito seguito alla

pubblicazione della prima bozza.La Microsoft ha infatti osservatoil

fatto che la facoltà per il licenziante di interrompere l’accordo,

laddove il licenziatario contesti la validità dei diritti tecnologici

dati in licenza, dovrebbe essere sempre ammessa, salvo l’ipotesi in

cui i titoli dati in licenza costituiscano brevetti essenziali ai fini del

rispetto di uno standard (Lo Bue, 2015). Microsoft, rilevando come

le clausole di non contestazione favoriscano la stabilità delle

relazioni commerciali, ha evidenziato l’importanza di introdurre

41

dei meccanismi che limitino alla fase precedente alla conclusione

del contratto la possibilità per i licenziatari di contestare la validità

dei diritti tecnologici oggetto del futuro accordo (Lawrance, 2014,

412).

In modo particolare, Microsoft si è soffermato sul fatto che

«quando un licenziatario contesta la validità dei diritti tecnologici

ilcuore dell’accordo, e l’esclusione del

concessi in licenza colpisce

diritto del licenziante di ritirare la licenza può produrre effetti

negativi sugli accordi in vigore, oltre che disincentivare la

2

concessione di nuove licenze in futuro» (Lo Bue, 2015, p. 7). Non

è da sottovalutare il fatto che ad opporsi non vi fu soltanto la

società Microsoft ma anche altre aziende partecipanti al market

test. In particolare, sia France Telecom-Orange che Shell, hanno

evidenziato che, soprattutto nel caso di licenza esclusiva, il

licenziatario generalmente non avrebbe incentivo a che i titoli di

proprietà intellettuale siano dichiarati invalidi, ma potrebbe

utilizzare la minaccia di una contestazione per mettere pressione

sul licenziante.

I rilievi avanzati da tali aziende hanno indotto la Commissione

a ritornare parzialmente sui propri passi e a mediare tra la

che prevedeva un’esenzione totale per le

disciplina pre-riforma,

clausole di non contestazione, ed il cambiamento realizzato nella

2 Public Consultation on Proposed Technology Transfer Package, Microsoft

Response, 17 maggio 2013, consultabile al seguente link:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/microsoft

“When a

_en.pdf. licensee challenges the validity of the

licensedintellectualproperty, it strikes at the verysubjectmatter of the agreement

and potentiallydepriving the licensor of the right to respond by terminating the

licensehasseriousconsequences for bothexisting and future license agreements”.

42

bozza del nuovo regolamento, che aveva invece totalmente escluso

il safeharbour per detta clausola (Franzosi, Scuffi, 2014, p. 988).Il

ragionamento portato avanti dalla Commissione nell’introdurre una

differenza di trattamento tra accordi esclusivi e non esclusivi si

basa sulla scelta di perseguire un bilanciamento tra le due istanze in

gioco, ossia: il bisogno di preservare gli incentivi ad innovare e

dare in licenza e l’esigenza di assicurare che diritti tecnologici

e all’attività

invalidi siano rimossi come barriera all’innovazione

economica(Herrmann, 2015). L’obiettivo finale della Commissione

consiste quindi nell’incentivare le piccole e medie imprese

innovatrici a dare in licenza la loro tecnologia su base esclusiva,

senza creare una situazione di dipendenza verso i loro licenziatari.

Di converso, sembra che la Commissione si aspetti che i titolari di

una licenza non esclusiva si sentiranno più in grado di contestare i

diritti di proprietàindustriale, con la conseguente rimozione di quei

diritti tecnologici invalidi che vengono da sempre percepiti come

3

un ostacolo all’innovazione e alla concorrenza nel mercato .

2. Le royalties post-expiration

Nel 1964 grazie alla decisione Brulotte vs. Thys Co., la Corte

Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il proprietario di un

brevetto non può ricevere i pagamenti dei diritti che maturano dopo

la scadenza di un brevetto. Quindi, in base a tale sentenza, il

3 Tale auspicio è espresso dalla Commissione nelle Linee guida sull'applicazione

dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia, all’ultimo

periodo del paragrafo 235. Sul punto v. anche Corte di Giustizia UE, 25 febbraio

1986, caso C-193/83, Windsurfing v. Commission, par. 92, in Racc., 1986, 00611.

43

titolare del brevetto non può ricevere royalties per le vendite di un

licenziatario (o altre attività coperte dal brevetto) se queste si

verificano dopola scadenza del brevetto. Con il recente caso

Kimble v. Marvel Entertainment, la Corte Suprema si è rifiutata di

ribaltare questa massima. In linea generale, il titolare di un diritto

di proprietà intellettuale è libero di fissarne l’importo e le modalità

di pagamento. Tuttavia, mentre in Europa la libertà riconosciuta

alle parti di determinare l’importo e le modalità di pagamento delle

royalties include la possibilità di estendere i suddetti obblighi

anche oltre il periodo di validità dei diritti di proprietà intellettuale

concessi in licenza, nel contesto antitrust statunitense ciò non è

possibile (Colangelo e Pierucci, 2015, 423-440).

La decisione della Corte Suprema statunitense nel caso Kimble

evidenzia la difficile delimitazione delle aree di competenza della

protezione brevettuale e della tutela della concorrenza. In tal caso

la Corte Suprema americana ha richiamato l'attenzione sulla

convivenza di due filosofie giuridiche che, ridotte all'essenziale,

vedono da un lato svettare il primato dell'autonomia contrattuale e,

dall'altro, l'impostazione incentrata sui diritti di privativa

intellettuale. Tale sentenza ci fornisce l'occasione per inserirci nel

dibattito concernente la misusedoctrine(Colangelo, 2008, 49) e

l'incontro tra diritto della proprietà intellettuale e diritto antitrust,

tra abuso del sistema brevettuale ed analisi degli effetti prodotti sul

4

mercato secondo la "rule of reason" (Carli, 2015, 525).

4

Rule of reason: le esigenze imperative elaborate per la prima volta dalla Corte di

giustizia Europea nella sentenza Cassis de Dijon (CGUE, Cassis de Dijon,

44

Come per qualsiasi altro bene o servizio, il titolare di un diritto

di proprietà intellettuale è, in linea generale, libero di fissare

l’importo e le modalità di pagamento per la sua licenza. Anche se