Gli accordi di trasferimento di tecnologia

l'obbligo di contestare la validità dei diritti di proprietà di beni

immateriali, detenuti dal licenziante, si applica sia ai rapporti tra

imprese concorrenti che non concorrenti (Scuffi eFranzosi, 2013,

987 e ss). Siffatti obblighi, infatti, possono ridurre gli incentivi del

licenziatario a innovare, proprio perché impediscono a

quest’ultimo di sfruttare (tra l’altro tramite la concessione di

licenze a terzi) i perfezionamenti realizzati. Il beneficio di

esenzione viene riconosciuto, dunque, solo alle clausole di grant

back non esclusive.

Le linee guida estendono il trattamento più severo previsto per

le clausole esclusive anche a quelle reciproche, precisando altresì

che i divieti di cui alla lettera a) prescindono dal fatto che il

licenziante paghi un corrispettivo per l’acquisizione dei

perfezionamenti o per l’ottenimento di una licenza esclusiva, senza

con ciò togliere che l’esistenza e l’entità di tale corrispettivo

possono essere un fattore rilevante ai fini della valutazione

individuale: quando le retrocessioni sono concesse dietro

pagamento di un corrispettivo, infatti, è meno probabile che

l’obbligo determini per il licenziatario un disincentivo

all’innovazione.Un altro fattore importante ai fini della valutazione

delle retrocessioni esclusive al di fuori del campo di applicazione

dell'esenzione per categoria è la posizione di mercato del

licenziante sul mercato delle tecnologie. Quanto più forte è la

posizione del licenziante, tanto maggiore è la probabilità che gli

obblighi di retrocessione esclusiva abbiano effetti restrittivi della

concorrenza nel settore dell'innovazione. Quanto più forte è la

24

posizione della tecnologia del licenziante, tanto più importante è

che il licenziatario possa diventare una fonte importante di

innovazione e di concorrenza futura.

L’impatto negativo degli obblighi di retrocessione può essere

ancora maggiore nel caso delle reti parallele di accordi di licenza

che prevedano tali obblighi. Quando le tecnologie disponibili sono

controllate da un numero ristretto di licenzianti che impongono ai

licenziatari obblighi di retrocessione esclusiva, i rischi di effetti

anticoncorrenziali sono maggiori rispetto al caso in cui vi siano una

serie di tecnologie e solo alcune di esse vengano concesse in

licenza in condizioni di retrocessione esclusiva.

L’intenzione, come detto, è di incentivare i licenziatari ad

innovare e sviluppare loro stessi nuove tecnologie, sapendo che

saranno liberi di sfruttare tali innovazioni piuttosto che doverle

retrocedere al licenziante su base esclusiva. Tuttavia, pare lecito

chiedersi se la revisione effettuata crei un bilanciamento equo tra

interessi dei licenzianti e dei licenziatari. Infatti, in settori in cui

l’investimento in ricerca e sviluppo è considerevole la

retrocessione può creare un importante incentivo ai licenzianti per

collaborare con i terzi. Inoltre, la Commissione sembra presumere

che il licenziante sia sempre più grande e potente del licenziatario,

mentre in alcuni settori è spesso vero il contrario ed il licenziatario

è perfettamente capace di tutelare i propri interessi durante le

trattative (Ubertazzi, 2007,3 e ss).

Gli obblighi di retrocessione non esclusivi, invece, rientrano nel

campo d'applicazione del RECTT, anche nel caso si tratti di

25

obblighi di retrocessione non reciproci, ossia imposti solo a carico

del licenziatario, e nel caso in cui, in virtù dell'accordo, il

licenziatario abbia diritto a trasferire i perfezionamenti ad altri

licenziatari. Un obbligo di retrocessione non reciproco può

promuovere la diffusione di nuove tecnologie, in quanto consente

al licenziante di determinare liberamente se e in che misura

trasferire ai propri licenziatari i perfezionamenti da esso realizzati.

La clausola di trasferimento può anche promuovere la diffusione

della tecnologia, in quanto al momento di concludere l'accordo

ogni licenziatario sa che godrà di condizioni di parità rispetto ad

altri licenziatari per quanto riguarda la tecnologia alla base della

sua produzione.

Gli obblighi di retrocessione non esclusivi possono avere effetti

negativi sull'innovazione nel caso in cui imprese concorrenti si

concedano reciprocamente una licenza e l'obbligo di retrocessione

a carico di entrambe le parti si combini con un obbligo, per

entrambe le parti, di condividere con l'altra parte i perfezionamenti

apportati alla propria tecnologia. La condivisione di tutti i

perfezionamenti tra concorrenti può impedire a ciascun concorrente

di conseguire un vantaggio competitivo sull'altro. È tuttavia

improbabile che alle parti venga impedito di conseguire un

vantaggio competitivo sull'altra parte quando l'obiettivo della

licenza è consentire alle parti di sviluppare le rispettive tecnologie

e quando la licenza non li induce ad utilizzare la stessa base

tecnologica per la progettazione dei loro prodotti. È quanto avviene

quando l'obiettivo della licenza è la creazione della libertà di

26

progettazione piuttosto che il miglioramento della base tecnologica

del licenziatario.

3. La normativa antitrust comunitaria in caso di monopolio

brevettuale.

Per loro caratteristica intrinseca i diritti di privativa assegnano a

altre imprese dall’utilizzo

chi ne è il titolare un diritto di escludere

del diritto stesso. Ciò spinge parte della dottrina ad assimilare la

posizione del soggetto titolare del diritto a quella del monopolista

legale: la proprietà intellettuale assegnerebbe una riserva di attività

all’oggetto del diritto, permette al titolare

che, seppure delimitata di

comportarsi allo stesso modo di un monopolista. Secondo altri,

l’erroneità della tesi che tende a ricondurre il titolare di un diritto di

proprietà intellettuale ad un monopolista emerge, a maggior

ragione, nei settori ad alto contenuto tecnologico, caratterizzati da

una dinamicità tale da determinare una altissima instabilità di

qualsiasi posizione dileadershipdel mercato, tale da disintegrare in

pochissimo tempo i vantaggi derivanti dai diritti esclusivi collegati

a determinate tecnologie.

Più in generale, in letteratura da sempre vi è una animata

discussione sulla ricostruzione dei rapporti tra proprietà

intellettuale e concorrenza(Autieri e Floridia et.al.2001, 419). In

linea di massima, sono due le tesi che si contendono il campo,

arrivando a conclusioni completamente diverse rispetto al rapporto

tra le due discipline. Secondo un primo orientamento, il rapporto

tra proprietà intellettuale e concorrenza è un rapporto

27

fisiologicamente conflittuale in quanto le due materie sono volte a

tutelare diritti ed interessi contrapposti. Da un lato, il diritto

antitrust mira a preservare il corretto funzionamento del mercato,

andando letteralmente ad estirpare condotte che rappresentano una

lato, i diritti di

vera e propria perdita di efficienza;dall’altro

proprietà intellettuale, perseguendo lo scopo di incentivare

l’attività inventiva o la produzione e diffusione di cultura,

produconouna deformazione della concorrenza stessa attraverso

l’attribuzione di diritti di esclusiva che permettono al titolare di

sottrarsi alle regole di normale funzionamento del mercato.

Un altro orientamento dottrinario propone una lettura diversa di

questo binomio. Il fatto che si tratti di due discipline con obiettivi

di tutela diversi non significa di per sé che il loro rapporto debba

essere conflittuale. Anzi, si tratterebbe di un motivo in più per

sostenere un rapporto di complementarità tra le due branche.

Infatti, il fine perseguito dalla proprietà intellettuale, in particolare

quello di favorire lo sviluppo tecnologico, non mina la

concorrenza, ma attua quest’ultima ad un livello diverso.

Sembrerebbe, più che una diversità di obiettivi tra le due discipline,

una diversità dei mezzi utilizzati per perseguire un obiettivo più

vasto: il benessere economico sul mercato.

Sebbene la seconda teoria proponga una soluzione meno

“rigida” alla dicotomia antitrust/proprietà intellettuale, se non ci

limitiamo ad un semplice paragone tra le due discipline, ma

l’attenzione sulla fase

focalizziamo applicativa, la presunta

convergenza tra le due aree del diritto in questione stenta a

28

manifestarsi. La prassi delle autorità antitrustdimostra, infatti, che,

per un verso, spesso i mezzi che la disciplina della proprietà

intellettuale mette a disposizione per la realizzazione di quei nobili

fini di cui si parlava poc’anzi sono oggetto di un vero e proprio

abuso da parte dei titolari, abuso che si sostanzia nella

strumentalizzazione dei diritti di privativa per la realizzazione di

finalità anticoncorrenziali; per altro verso, ogni qualvolta il titolare

si rifiuta si concedere in licenza il proprio diritto di proprietà

intellettuale (il che rappresenta una manifestazione legittima del

potere a lui attribuito dall’esclusiva), il diritto della concorrenza

(perlomeno quello comunitario), se considera tale risorsa

essenziale, interviene sacrificando proprio quel diritto riconosciuto

dalla proprietà intellettuale ed imponendo una licenza obbligatoria

(Colangelo, 2008).

Come ben noto, il parametro più importante ed utilizzato ai fini

della individuazione di una posizione dominante è quello che si

allo studio delle quote di mercato detenute dall’impresa

riferisce

oggetto di analisi antitrust. Però, nel tempo sono stati elaborati

degli indici ulteriori, che spesso vengono utilizzati per completare i

criteri più noti come quelli delle quote di mercato. E tra questi vi è

il criterio che prende in considerazione i vantaggi tecnologici di cui

gode la presunta impresa dominante per effetto di brevetti o altri

diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, un diritto di privativa

anche se non determina di per sé una posizione dominante in capo

a chi la detiene, poiché dalla titolarità di esse non discende una

automatica titolarità di importanti quote di mercato,

29

all’impresa dei vantaggi, soprattutto in termine di

tuttaviaassicura

barriere all’ingresso per gli altri concorrenti, vantaggi che

aumentano sensibilmente le probabilità che l’impresa si trovi o

passa trovarsi in una posizione dominante.

In ogni caso, è bene ricordarlo, anche qualora dovesse essere

accertato, nel caso concreto, che il titolare di un diritto di privativa

detiene una posizione dominante, ciò che rileva giuridicamente è

che vi sia un abuso di tale posizione,il che, in generale, si verifica

ogniqualvolta l’impresa dominante, facendo ricorso a strumenti

diversi da quelli che un’altra impresa utilizzerebbe in condizioni

normali di mercato, limita la concorrenza residua nel settore o

impedisce l’ingresso a nuovi operatori.

3.1Essentialfacilitiesdoctrine

Tra gli strumenti per mezzo dei quali si attua la politica della

concorrenza, la essentialfacilitydoctrine(EFD) rappresenta la

principale forma di impiego dell’antitrust come forma di controllo

della proprietà intellettuale e riscuote particolare successo in ambito

comunitario proprio nel momento in cui appare screditata negli

Stati Uniti (Colangelo, 2008).

Già normalmente il rifiuto di contrarre da parte di una impresa

dominante obbliga il sistema ad operare una difficile mediazione tra

due esigenze contrapposte: da un lato, garantire lo sviluppo della

concorrenza e, dall’altro, evitare di opprimere ulteriormente la

posizione dell’impresa dominante ottenendo così come risultato un

disincentivo agli investimenti. Quando sono coinvolti dei diritti di

30

proprietà intellettuale il livello di complessità aumenta

ulteriormente, in quanto i diritti di esclusiva derivanti dalle

privative hanno lo scopo di incentivare l’attività di ricerca e di

sviluppo tecnologico. Di conseguenza, la mediazione tra le due

esigenze diventa cruciale per non alterare l’equilibrio di un sistema

nel quale l’incentivazione allo sviluppo tecnologico e culturale

rappresenta l’essenza stessa della proprietà intellettuale.

Più in generale, le autorità antitrust, nel momento in cui sono

chiamate ad applicare i principi dell’essentialfacility finiscono, di

fatto, per svolgere una funzione di regolazione del mercato,

sconfinando dalle prerogative ad esse spettanti. Un pericolo

esplicitamente richiamato dalla Corte Suprema statunitense nella

sentenza Trinko, ovvero il momento di massimo divario tra la

posizione statunitense e quella europea sulla dottrina

dell’infrastruttura essenziale. Per la Corte Suprema, il mero fatto di

detenere un potere monopolistico, e di imporre in conseguenza

prezzi monopolistici, non solo non è illecito, ma è un importante

elemento di un sistema di libero mercato: per salvaguardare

l’incentivo ad innovare, il possesso di un potere monopolistico non

può essere considerato illecito a meno che non si accompagni ad un

comportamento anticoncorrenziale, sicché imporre alle imprese di

condividere un’infrastruttura è in contrasto con l’obiettivo di base

del diritto della concorrenza in quanto in grado di diminuire

l’incentivo ad investire sia per il monopolista sia per i suoi rivali

(Colangelo, 2008). 31

Innanzitutto, poniamoci il problema di capire, in generale, il

contenuto della dottrina delle essentialfacilities, per poi

concentrarci sui doverosi adattamenti che sono stati fatti per

applicare tale principio alla proprietà intellettuale (Bertani, 2004,

276 ss.). La dottrina delle infrastrutture essenziali è forse quella che

più ha dato spinta ai processi di liberalizzazione dei mercati avviati

negli ultimi decenni. È chiamata anche dottrina delle

bottleneckfacilitiesproprio a sottolineare la presenza di uno stretto

passaggio di ingresso al mercato, tenuto sotto controllo da chi

detiene la posizione dominante. per l’ipotesi in cui la risorsa

Gli stessi principi sono stati ripetuti

essenziale sia protetta da diritti di proprietà intellettuale, rispetto ai

quali il rifiuto rappresenta l’estrinsecazione più ovvia del potere di

esclusiva conferito dalla privativa.Il dato in più interessante

nell’ipotesi di nostro interesse, l’infrastruttura

consiste nel fatto che,

essenziale è dunque rappresentata da beni intangibili, coperti da

diritti di proprietà intellettuale: sì che alla questione puramente

concorrenziale si sovrappone l’interfaccia con la proprietà

intellettuale, propiziando lo stabilirsi di una sorta di rapporto di

genere a specie tra la dottrina delle essentialfacilities e quella della

licenza obbligatoria nelle ipotesi di abuso di posizione dominante

(Granieri e Pardolesi, 2004, 6 ss.). Non sorprende, allora, che la

prima assurga al ruolo di momento esponenziale di un conflitto

intrinseco, ai limiti del paradossale, tra logiche difficilmente

L’espediente con il quale le

conciliabili. corti hanno di norma

cercato di stemperare il paradosso è stato il ricorso alla formula che

32

subordina a circostanze eccezionali la possibilità di far scattare la

responsabilità da abuso di posizione dominante e depotenziare la

posizione di privilegio del titolare del diritto di proprietà

che l’ordinamento giuridico

intellettuale gli aveva concesso per

altre vie.

Nella formulazione generale, la essentialfacilitiesdoctrine

prevede il riscontro di tre condizioni: 1. che verosimilmente al

rifiuto di contrarre conseguirà l’eliminazione del concorrente

intenzionato a fornire un prodotto non ancora presente sul mercato;

2. che non vi siano obiettive giustificazioni al rifiuto; 3. che

l’infrastruttura alla quale si nega l’accesso sia indispensabile per

l’attività economica sul mercato rilevante in quanto non esistano

sostituti attuali o potenziali.

In Europa la essentialfacilitydoctrine ha trovato applicazione in

materia di proprietà intellettuale per via di una casistica

giurisprudenziale che ha rivisitato il classico paradigma delle

infrastrutture essenziali, plasmando le c.d. circostanze eccezionali.

Con Magill si esplicitano, per la prima volta, i presupposti per

sindacare gli ambiti di legittimo esercizio del potere di esclusivae

si realizza il momento di massima apertura verso l’applicazione

della suddetta dottrina: la giurisprudenza successiva, pur

rimanendo nel solco segnato da Magill, sarà impegnata a

depotenziare la portata espansionistica del messaggio in essa

contenuto, proponendo un’interpretazione meno rigorosa dei

requisiti indicati (Colangelo, 2008).

33

Le «circostanze eccezionali» considerate al fine di qualificare la

condotta come abusiva sono l’assenza di un sostitutoreale o

potenziale di una guida televisiva settimanale in grado di offrire

informazioni sui programmi della settimana successiva; la

circostanza che il rifiuto opposto dalle emittenti ha ostacolato

l’emergere di un prodotto nuovo, una guida settimanale completa

dei programmi televisivi per cui sussisteva una domanda potenziale

da parte del consumatore; l’impossibilità di invocare una

giustificazione per tale rifiuto; e, infine, l’essersi riservato

attraverso siffatta condotta un mercato derivato, quale quello delle

guide televisive settimanali (Colangelo, 2008). I requisiti del

prodotto nuovo e del mercato secondario sono quelli

principalmente pensati per gestire l’equilibrio tra antitrust e

proprietà intellettuale, tra esigenze di apertura del mercato e tutela

degli incentivi privati ad innovare: quello del mercato secondario è

diretto a circoscrivere la tutela del titolare del diritto di privativa

dalla concorrenza sul mercato primario nel quale la tecnologia

viene impiegata, senza riservargli un ingiustificato potere anche sui

mercati diversi, a valle; quello del prodotto nuovo è pensato per far

sì che gli interessi legittimi del titolare della privativa non possano

al punto di sacrificare l’interesse generale

essere salvaguardati sino

all’innovazione.

Le successive evoluzioni giurisprudenziali si sono soffermate

proprio sul mercato secondario e sul requisito del prodotto nuovo,

attenuandoli significativamente. In particolare, nel caso IMS,

doveil motivo del contendere è rappresentato dal rifiuto di

34

concedere in licenza ad un concorrente l’uso di una banca dati,

sebbene non sia dato riscontrare per il richiedente un mercato

merceologico distinto da quello in cui opera il titolare del diritto di

proprietà intellettuale, la Corte di giustizia si accontenta di rilevare

un mercato potenziale o addirittura ipotetico, nel senso di

considerare non necessaria l’effettiva commercializzazione degli

input essenziali (Colangelo, 2008). Successivamente, in Microsoft,

ad essere riformulati è il requisito del prodotto nuovo, da intendersi

integrato secondo la Corte anche dinanzi alla presenza di un mero

avanzamento tecnico.

Gli strumenti per mezzo dei quali si attua la politica della

concorrenza, soprattutto nei suoi profili di tangenza con tematiche

giuridiche di carattere generale (quale il risarcimento del danno)

non possono fare a meno di confrontarsi con questioni

fondamentali del diritto civile (Ubertazzi, 2010, 20). Ne consegue

che il tema della licenza obbligatoriacome rimedio

comportamentale nel diritto antitrust deve, per forza di cose, essere

letto alla luce dei principi che governano la responsabilità (Vanzetti

e Di Cataldo, 2012, 213ss.;Granieri e Pardolesi, 2004, 109 ss). E da

questo punto di vista la dottrina delle essentialfacilities appare

sostanzialmente estranea alla logica antitrust. Per di più anche

ulteriori ipotesi di obbligo a licenziare, talora ricondotte a finalità

pro-concorrenziali, tornano ad acquisire il significato proprio del

contesto nel quale vengono previste.

Si danno due ipotesi generali nelle quali ricorrere alla licenza

obbligatoria: a) per posizione del licenziante; b) per responsabilità

35

del licenziante. Appartengono alla prima categoria diverse

fattispecie, quali, ad esempio, l’obbligo di concedere licenza che

grava sul titolare di certificati complementari di protezione in

favore del produttore di farmaci generici, la licenza obbligatoria

prevista dalla legge brevetti per le ipotesi di mancata attuazione

dell’invenzione e, negli Stati Uniti, la licenza obbligatoria per

invenzioni accademiche non adeguatamente sfruttate a beneficio

del pubblico.Fa capo, invece, alla categoria delle responsabilità del

licenziante, la licenza obbligatoria come rimedio antitrust, che,

tuttavia, si presta, a sua volta, ad una doppia declinazione, vale a

dire: come rimedio comportamentale e come intervento accessorio

o parzialmente alternativo ad un rimedio strutturale. Dal primo

angolo di visuale, essa non risulta codificata nel diritto positivo, ma

al comportamento dell’impresa

riemerge sotto forma di correttivo

in posizione dominante, quale specie del più ampio genere del

rifiuto di contrarre (Vanzetti e Di Cataldo, 2012, 219 ss.).Dal

secondo, la licenza obbligatoria viene usata nei casi di fusioni

condizionate.

Per quanto dal loro materializzarsi derivino talora effetti

collaterali positivi in termini di concorrenza, le ipotesi di posizione

del licenziante non possono strutturalmente essere in alcun modo

confuse con quelle di responsabilità del licenziante, poiché in

quest’ultimo caso l’obbligo discende dal provvedimento di

un’autorità e presuppone l’accertamento di una responsabilità e la

soggezione al potere amministrativo; mentre nella licenza per

ragioni di posizione del licenziante, l’obbligo deriva direttamente

36

prescinde dall’accertamento di una qualsivoglia

dalla legge, ma

responsabilità, che potrebbe aversi soltanto in presenza di potere di

mercato e accertato comportamento abusivo.

L’essentialfacilitiesdoctrine è, a ben vedere, una mescolanza

delle due fattispecie, poiché la responsabilità viene fatta coincidere

con la situazione di titolarità dei diritti sull’infrastruttura essenziale

e, in definitiva, con la posizione del titolare di diritti di proprietà

intellettuale. Ma questi non è responsabile dello status di

legale rispetto alla creazione o all’invenzione protetta

monopolista

e non può essere giudicato responsabile per essersi rifiutato di

condividere la risorsa con i concorrenti, a prescindere da quanto la

stessa sia essenziale e di quanto odioso appaia il rifiuto. Al dunque,

se si guarda al rifiuto ex se, quand’anche proveniente da impresa

dominante, non vi è modo di rintracciare una forma di

responsabilità che possa far scattare, come rimedio, il risarcimento

in forma specifica nella veste di licenza obbligatoria(Granieri e

Pardolesi, 2004, 6).

Prende, dunque, corpo il sospetto che per salvare la dottrina si

compiano operazioni interpretative che, alla prova dei fatti, svelano

l’equivoco (e l’ipocrisia giuridica) di fondo. Laddove la riflessione

antitrust è più sedimentata, sì è chiarito che il rifiuto di contrarre,

nella specie di rifiuto di licenza, non costituisce per se abuso del

diritto di brevetto.Nella misura in cui si sforza di incriminare il

mero rifiuto, la dottrina delle essentialfacilities risulta inutilmente

gravosa per il titolare della risorsa essenziale e autenticamente

sanzionatoria di una posizione, anziché di responsabilità da abuso;

37

qualora, invece, tenda a colpire un rifiuto condizionale, si rivela

l’impianto

una «superfetazione» pressoché inconciliabile con

antitrust(Granieri e Pardolesi, 2004, 7).

38

CAPITOLO II

IL TRATTAMENTO D I ALCUNE CLAUSOLE E

DEI POOLS

Sommario: 1. Le clausole di non contestazione. 2. Le royalties post-

expiration. 3. Gli accordi di transazione. 4. I pool tecnologici.

1. Le clausole di non contestazione

Le clausole di non contestazione sono quelle clausole che

impongono al licenziatario l'obbligo di non contestare la validità dei

diritti di proprietà di beni immateriali del licenziante. Quando il

titolare dei diritti di privativa, quali i brevetti, decide di concederli

in licenza, questo è costretto a prendere in considerazione anche il

rischio che i licenziatari possano contestare la validità del brevetto.I

licenziatari, infatti, potrebbero essere indotti ad intraprendere tali

azioni, attratti dalla prospettiva di usufruire della tecnologia

concessa in licenza senza dover corrispondere royalties. Qualora il

titolare del diritto di privativa, la conceda in licenza a soggetti

concorrenti, il rischio di vedersi contestata la validità del diritto è

sicuramente maggiore rispetto ai casi in cui la licenza viene

concessa a soggetti non concorrenti. Da un punto di vista del diritto

della concorrenza, le clausole di non contestazione possono

produrre sia effetti negativi che positivi sulla stessa. Su un piano

generale, i diritti di privativa che dovessero risultare invalidi si

trovano in potenziale conflitto con il divieto posto dall'art. 101 del

39

TFUE, in quanto la loro protezione non potrebbe essere più

giustificata sulla base di principi di interesse pubblico.

L'obbligo di pagare royalties per la concessione di diritti di

proprietà intellettuale invalidi potrebbe contribuire ad un artificiale

incremento dei prezzi. Una clausola di non contestazione, inserita

in un contratto con cui si concede in licenza un diritto di privativa

invalido, può esercitare sulla concorrenza gravi effetti negativi e

non apportare alcun beneficio, in quanto, oltre a far rialzare i prezzi

del prodotto oggetto di licenza, può anche impedire al licenziatario

di concorrere con il licenziante.

D'altro canto, in determinate circostanze, le clausole di non

contestazione possono facilitare la concessione di una licenza e la

diffusione della tecnologia.

Sipensi al caso delle piccole e medie imprese che concedono in

licenza i loro diritti ad un'impresa di grandi dimensioni. In tali

circostanze, le piccole e medie imprese temono che il licenziatario

si appropri del know-how e possa poi contestare la validità del

brevetto. Mentre per le PMI questo è un rischio concreto, la società

di grandi dimensioni non incontrano di solito difficoltà a sostenere

i costi di un'azione di contestazione, al fine di poter ottenere libero

accesso alle tecnologie sotto licenza. Il problema può essere risolto,

dunque, inserendo nel contratto una clausola di non contestazione.

Le clausole di non contestazione, le quali impediscono al

licenziante e al licenziatario di contestarsi la validità dei rispettivi

diritti di proprietà intellettuale, non beneficiavano del safe-harbour

(porto sicuro) nel precedente Regolamento (Reg. n. 772/2004),

40

venendo sempre considerate contrarie all’art. 101, par. 1, TFUE. Il

licenziante, tuttavia, poteva legittimamente provvedere

all’interruzione dell’accordo se il licenziatario contestava la

validità dei diritti di proprietà intellettuale specificamente oggetto

dell’accordo di licenza.

La clausola del Reg. 316/2014, che riconosce la facoltà del

licenziante di interrompere l’accordo quando il licenziatario

contesti la validità dei diritti tecnologici oggetto della

dell’esenzione dall’applicazione dell’art. 101

licenza,beneficia

TFUE soltanto nell’ambito di accordi di licenza esclusivi.

La bozza del 2013 delregolamento in esame aveva addirittura

escluso l’esentabilità della terminationclause anche con riferimento

agli accordi di licenza esclusiva(Franzosi, Scuffi, 2014, 988); nel

corso della consultazione la scelta dell’esecutivo europeo è stata

però differente a causa delle pesanti critiche subite da parte di

influenti società titolari di diritti tecnologici.

Un esempio ci viene offerto dalle osservazioni presentate da

Microsoft, proprio in conformità del dibattito seguito alla

pubblicazione della prima bozza.La Microsoft ha infatti osservatoil

fatto che la facoltà per il licenziante di interrompere l’accordo,

laddove il licenziatario contesti la validità dei diritti tecnologici

dati in licenza, dovrebbe essere sempre ammessa, salvo l’ipotesi in

cui i titoli dati in licenza costituiscano brevetti essenziali ai fini del

rispetto di uno standard (Lo Bue, 2015). Microsoft, rilevando come

le clausole di non contestazione favoriscano la stabilità delle

relazioni commerciali, ha evidenziato l’importanza di introdurre

41

dei meccanismi che limitino alla fase precedente alla conclusione

del contratto la possibilità per i licenziatari di contestare la validità

dei diritti tecnologici oggetto del futuro accordo (Lawrance, 2014,

412).

In modo particolare, Microsoft si è soffermato sul fatto che

«quando un licenziatario contesta la validità dei diritti tecnologici

ilcuore dell’accordo, e l’esclusione del

concessi in licenza colpisce

diritto del licenziante di ritirare la licenza può produrre effetti

negativi sugli accordi in vigore, oltre che disincentivare la

2

concessione di nuove licenze in futuro» (Lo Bue, 2015, p. 7). Non

è da sottovalutare il fatto che ad opporsi non vi fu soltanto la

società Microsoft ma anche altre aziende partecipanti al market

test. In particolare, sia France Telecom-Orange che Shell, hanno

evidenziato che, soprattutto nel caso di licenza esclusiva, il

licenziatario generalmente non avrebbe incentivo a che i titoli di

proprietà intellettuale siano dichiarati invalidi, ma potrebbe

utilizzare la minaccia di una contestazione per mettere pressione

sul licenziante.

I rilievi avanzati da tali aziende hanno indotto la Commissione

a ritornare parzialmente sui propri passi e a mediare tra la

che prevedeva un’esenzione totale per le

disciplina pre-riforma,

clausole di non contestazione, ed il cambiamento realizzato nella

2 Public Consultation on Proposed Technology Transfer Package, Microsoft

Response, 17 maggio 2013, consultabile al seguente link:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/microsoft

“When a

_en.pdf. licensee challenges the validity of the

licensedintellectualproperty, it strikes at the verysubjectmatter of the agreement

and potentiallydepriving the licensor of the right to respond by terminating the

licensehasseriousconsequences for bothexisting and future license agreements”.

42

bozza del nuovo regolamento, che aveva invece totalmente escluso

il safeharbour per detta clausola (Franzosi, Scuffi, 2014, p. 988).Il

ragionamento portato avanti dalla Commissione nell’introdurre una

differenza di trattamento tra accordi esclusivi e non esclusivi si

basa sulla scelta di perseguire un bilanciamento tra le due istanze in

gioco, ossia: il bisogno di preservare gli incentivi ad innovare e

dare in licenza e l’esigenza di assicurare che diritti tecnologici

e all’attività

invalidi siano rimossi come barriera all’innovazione

economica(Herrmann, 2015). L’obiettivo finale della Commissione

consiste quindi nell’incentivare le piccole e medie imprese

innovatrici a dare in licenza la loro tecnologia su base esclusiva,

senza creare una situazione di dipendenza verso i loro licenziatari.

Di converso, sembra che la Commissione si aspetti che i titolari di

una licenza non esclusiva si sentiranno più in grado di contestare i

diritti di proprietàindustriale, con la conseguente rimozione di quei

diritti tecnologici invalidi che vengono da sempre percepiti come

3

un ostacolo all’innovazione e alla concorrenza nel mercato .

2. Le royalties post-expiration

Nel 1964 grazie alla decisione Brulotte vs. Thys Co., la Corte

Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il proprietario di un

brevetto non può ricevere i pagamenti dei diritti che maturano dopo

la scadenza di un brevetto. Quindi, in base a tale sentenza, il

3 Tale auspicio è espresso dalla Commissione nelle Linee guida sull'applicazione

dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia, all’ultimo

periodo del paragrafo 235. Sul punto v. anche Corte di Giustizia UE, 25 febbraio

1986, caso C-193/83, Windsurfing v. Commission, par. 92, in Racc., 1986, 00611.

43

titolare del brevetto non può ricevere royalties per le vendite di un

licenziatario (o altre attività coperte dal brevetto) se queste si

verificano dopola scadenza del brevetto. Con il recente caso

Kimble v. Marvel Entertainment, la Corte Suprema si è rifiutata di

ribaltare questa massima. In linea generale, il titolare di un diritto

di proprietà intellettuale è libero di fissarne l’importo e le modalità

di pagamento. Tuttavia, mentre in Europa la libertà riconosciuta

alle parti di determinare l’importo e le modalità di pagamento delle

royalties include la possibilità di estendere i suddetti obblighi

anche oltre il periodo di validità dei diritti di proprietà intellettuale

concessi in licenza, nel contesto antitrust statunitense ciò non è

possibile (Colangelo e Pierucci, 2015, 423-440).

La decisione della Corte Suprema statunitense nel caso Kimble

evidenzia la difficile delimitazione delle aree di competenza della

protezione brevettuale e della tutela della concorrenza. In tal caso

la Corte Suprema americana ha richiamato l'attenzione sulla

convivenza di due filosofie giuridiche che, ridotte all'essenziale,

vedono da un lato svettare il primato dell'autonomia contrattuale e,

dall'altro, l'impostazione incentrata sui diritti di privativa

intellettuale. Tale sentenza ci fornisce l'occasione per inserirci nel

dibattito concernente la misusedoctrine(Colangelo, 2008, 49) e

l'incontro tra diritto della proprietà intellettuale e diritto antitrust,

tra abuso del sistema brevettuale ed analisi degli effetti prodotti sul

4

mercato secondo la "rule of reason" (Carli, 2015, 525).

4

Rule of reason: le esigenze imperative elaborate per la prima volta dalla Corte di

giustizia Europea nella sentenza Cassis de Dijon (CGUE, Cassis de Dijon,

44

Come per qualsiasi altro bene o servizio, il titolare di un diritto

di proprietà intellettuale è, in linea generale, libero di fissare

l’importo e le modalità di pagamento per la sua licenza. Anche se

la posizione americana, come detto, resta ancorata alla decisione

Brulotte, secondo le linee guida comunitariela libertà riconosciuta

alle parti di determinare l’importo e le modalità di pagamento delle

royalties include la possibilità di estendere i suddetti obblighi oltre

il periodo di validità dei diritti di proprietà intellettuale concessi in

licenza (Commissione europea, Linee direttrici sull’applicazione

dell’articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia,

184-187).

Secondo la Commissione europea, infatti, la pattuizione di

royalties post-expirationnon restringe la concorrenza perché una

volta estinti i diritti di proprietà intellettuale«i terzi possono

legittimamente sfruttare la tecnologia in questione e operare in

con le parti dell’accordo e questa concorrenza

concorrenza

effettiva e potenziale sarà di norma sufficiente ad assicurare che

l’obbligo in questione non determini effetti anticoncorrenziali

(Colangelo e Pierucci, 2015, 3, 423). Tra l’altro i

significativi»

sentenza 20 febbraio 1979, C-120/78) rispondono ad un criterio di ragionevolezza

e costituiscono un nuovo ordine di eccezioni all'esercizio delle libertà

fondamentali dell'Unione. Corte di giustizia ha individuato all'interno del solo

paragrafo 1 un test di ragionevolezza (rule of reason) rispetto ad intese aventi

caratteristiche ambivalenti, e cioè pro- ed anticompetitive: in altri termini,

secondo questa giurisprudenza già nell’art 101 del TFUE è possibile svolgere una

valutazione comparativa degli elementi pro ed anticompetitivi di un accordo, in

esito alla quale quest'ultimo può essere considerato non compreso nel divieto della

disposizione in esame, allorché sia accertato che le restrizioni alla libertà di azione

delle imprese hanno quale effetto quello di incentivare la concorrenza: a tale

scopo, l'interprete dovrà paragonare la situazione concorrenziale determinatasi in

conseguenza dell'intesa con quella che esisterebbe in assenza della medesima.

45

giudici comunitari, nella sentenza Ottung (Corte di giustizia, 12

maggio 1989, causa C-320/87, Ottung c. Klee &Weilbach e

Schmidt), avevano stabilito che un’obbligazione contrattuale,

secondo la quale il concessionario di una licenza per un’invenzione

brevettata è tenuto a pagare un corrispettivo a tempo indeterminato,

quindi anche dopo l’estinzione del brevetto, non costituisce una

restrizione della concorrenza, ma solo nel caso in cui il contratto

fosse stato concluso dopo la presentazione della domanda di

brevetto e immediatamente prima del rilascio dello stesso. In

questo contesto la Corte ha anche espressamente dichiarato che un

contratto di licenza riconosce al licenziatario la possibilità di

recedere liberamente con un preavviso ragionevole(Colangelo e

Pierucci, 2015, 423-440).Ribadiamo che con la sentenzaBrulotte la

Corte Suprema statunitense ha giudicato illecita la riscossione di

royalties oltre la durata del brevetto dato in licenza, ritenendola una

5

ingiustificata estensione del monopolio al pari del tying : «secondo

la Corte, tramite l’imposizione di una royalty post-expiration, il

titolare di un brevetto sarebbe in grado di mettere in atto un

patentleverage che gli consentirebbe di conseguire un profitto

6

maggiore di quello altrimenti conseguibile » (Colangelo, 2015,

425).

5

Il Tying consiste in un acquisto collegato di due prodotti: un prodotto principale e

un prodotto secondario il cui acquisto è determinato dall'uso del prodotto

principale.

6 La Corte caratterizzal’accordorelativo ad una royalty post-expiration come «a

telltale signthat the licensorwasusing the licenses to projectitsmonopolybeyond

the patent period» (Brulotte, cit., p. 32) e richiama, in proposito, le parole del

Chief Justice Stone in Scott Paper v. MarcalusMfg., 326 U.s., 1945, pp. 249, 256,

secondo il quale «anyattempted reservation or continuation in the patentee or

46

Nonostante tale orientamento giurisprudenziale persista, la

giurisprudenza successiva non ha mancato di rilevare come il

principio affermato in Brulotte sia ormai inadeguato, allineandosi a

fatica al precedente vincolante (Zila, Tinnell, 2007, p.1019-1020).

Tanto è vero che successivamente con la sentenza Aronson la

stabilito che non è precluso l’enforcement di un

Corte Suprema «ha

accordo che contempli il pagamento di royalties senza limiti

temporali laddove nessun brevetto sia stato rilasciato»(Aronson v.

Quick Point Pencil, 440 U.s., 1979, p. 257; Colangelo, 2015, 426).

È questo il caso in cui, in attesa di un pronunciamento sulla

richiesta di un brevetto, le parti negozino una royalty per un certo

lasso di tempo: qualora la richiesta di brevetto venisse respinta,

secondo Aronson, l’accordo sarebbe perfettamente valido,

viceversa, «laddove la richiesta di brevetto venisse accolta,

troverebbe applicazione Brulotte e non sarebbe ammissibile una

royalty post-expiration»(Colangelo e Pierucci, 2015, 423-440).Una

volta che il brevetto è scaduto, chiunque può realizzare il processo

o il prodotto brevettato senza essere reo di contraffazione.Il

brevetto non può più essere utilizzato per escludere alcuno da tale

produzione. Pertanto la scadenza del brevetto realizza esattamente

la funzione per la quale è pensata(Colangelo e Pierucci, 2015, 423-

440).

Per un licenziatario la previsione contenuta in un contratto di

licenza di continuare a versare le royalties anche dopo la scadenza

those claiming under him of the patent monopoly, after the patent expires,

whatever the legaldeviceemployed, runs counter to the policy and purpose of the

patent laws». 47

la durata di quest’ultimo né tecnicamente

del brevetto non estende

né praticamente dal momento che se il licenziatario si accorda per

continuare a corrispondere royalties dopo la scadenza del brevetto il

tasso della royalty sarà più basso. La durata del brevetto fissa il

limite del potere del titolare per estrarre royalties; «è irrilevante se il

licenziante decida di estrarre le royalties ad un tasso più elevato in

un arco temporale più breve o viceversa ad un tasso più contenuto

7

in un lasso di tempo più lungo» (Colangelo, 2015, p. 426).

Secondo la più comune dottrina, l’analogia con il tying è

inappropriata e l’utilizzo di una royalty per un periodo di tempo

successivo all’estinzione del brevetto non consente di estendere

l’esclusiva brevettuale oltre il termine ventennale previsto dalla

normativa ed i terzi sono liberi di riprodurre il prodotto o il

processo brevettato senza incorrere in contraffazione (Colangelo e

Pierucci, 2015, 423-440).Quindi mentre la Corte ipotizza che,

durante il periodo di vigenza di una royalty post-expiration, il

libero mercato influenzerebbe il monopolio, in dottrina si evidenzia

come la suddetta royalty, anziché rappresentare un ostacolo alla

concorrenza, sia in grado di rendere il mercato più attraente per i

7

Nellostessosenso Department of Justice, Federal Trade Commission, Antitrust

Enforcement and IntellectualPropertyRights: PromotingInnovation and

Competition, 2007, pp. 116-119 e pp. 122-123, laddovesiriconosce come una

royalty post-expiration possarappresentareunasoluzioneefficiente in quanto in

grado di ridurre «deadweight lossassociated with a patent monopoly and allow the

patent holder to recover the full value of the patent,

therebypreservinginnovationincentives». Si vedanoanche M. Koenig, Patent

Royalties Extending Beyond Expiration: An Illogical Ban from Brulotte to

Scheiber, in «Duke L. &Tech. Rev.», 5, 2003; R.J. Gilbert, C. Shapiro, Antitrust

Meet

Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine No-No’s the

Nineties, Brookings Papers on Economic Activity, Microeconomics 1997, 1998,

p. 283. 48

nuovi entranti (Colangelo e Pierucci, 2015, 423-440).Né, tanto

meno,la pattuizione di una royalty post-expiration consentirebbe al

licenziante di ottenere dal licenziatario un ammontare maggiore di

quello altrimenti conseguibile.

Sulla teoria della leva, tradizionalmente utilizzata per

denunciare i profili di anti-competitività del tying, si è rilevata la

forte evidenza che esiste soltanto un profitto da monopolista per

ogni catena di distribuzione (Colangelo, 2015, 426).Per conseguire

il profitto desiderato, dunque, il licenziante non ha bisogno di

ricorrere a royalties post-expiration, potendo imporre

semplicemente al licenziatario royalties più elevate durante gli anni

di vigenza del brevetto. Tra l’altro si parla solo di una

“presunzione” circa il fatto che un brevetto conferisca

necessariamente al titolare un potere monopolistico in un tying; «il

tying brevettuale infatti può costituire abuso solo se si dimostra che

il licenziante detiene un potere di mercato sul prodotto legante

coperto dal brevetto» (Colangelo, 2015, 427).Tanto è vero che tale

assunto ha poi consolidato la tesi secondo cui un brevetto non

conferisce necessariamente al relativo titolare un potere di mercato,

sicché la circostanza che il prodotto legante sia brevettato non

supporta una presunzione di potere di mercato. Il divieto per sé

espresso in Brulotte«finisce così per scoraggiare accordi di licenza

flessibili e più funzionali alle necessità di commercializzazione di

alcune invenzioni e rischia paradossalmente di penalizzare il

licenziatario, il quale viene privato della possibilità di

ammortizzare il costo del brevetto ottenuto in licenza spalmando le

49

royalties su un arco temporale più ampio di quello corrispondente

al periodo di esclusiva»(Colangelo e Pierucci, 2015,440).

3 .Gli accordi di transazione

Le linee guida del Reg. 316/2014 non solo hanno apportato

cambiamenti al regolamento di esenzione, ma contengono anche

disposizioni nuove in relazione agli accordi transattivie ai pool

tecnologici. Con riferimento alla rilevanza concorrenziale degli

accordi transattivi, l’orientamento della Commissione emergente

dalle linee guida pare chiaro: «un accordo transattivo in cui

l’utilizzatore di diritti tecnologici coperti da brevetto, in cambio di

un trasferimento di valore o di analoga contropartita da parte del

titolare dei diritti tecnologici, accetta termini di licenza più

restrittivi di quelli che avrebbe accettato sulla sola base della

rilevanza della tecnologia del licenziante, potrebbe infrangere l’art.

8

101 c. 1 TFUE » (Linee Guida Reg. 316/2014).

8 Il descritto orientamento pare trovare conferma anche nella recente decisione

adottata dalla Commissione sul caso Perindopril (n. 39612 del 9 luglio 2014).

Nella vicenda in esame, Servier, nota azienda farmaceutica francese, ha abusato

della sua posizione dominante nel mercato del «Perindopril» attraverso

l’implementazione di una strategia finalizzata a ritardare l’ingresso dei genericisti

nel mercato a seguito della scadenza del relativo brevetto. La Commissione ha

altresì ritenuto che le pratiche scrutinate potessero essere considerate come intese

vietate dall’art. 101 TFUE. Parte della strategia di Servier, infatti, è consistita

nella stipula di accordi transattivi che prevedevano trasferimenti di denaro a

in cambio dell’impegno di questi ultimi ad

favore dei potenziali genericisti,

astenersi dall’ingresso nel mercato e a non contestare la validità dei titoli

brevettuali per l’intera durata dell’accordo. Accanto alle condotte riconducibili

alla fattispecie del «pay for delay», è stata accertata anche la stipula di un accordo

transattivo tra Servier ed un genericista basato non su un trasferimento di denaro,

bensì sul rilascio di alcune licenze ai fini di una ripartizione del mercato. Le

e in cambio l’azienda genericista

licenze avrebbero riguardato 7 mercati nazionali,

50

Le Linee guida, tuttavia, non negano l’importanza di questo

strumento contrattuale. Al contrario, la Commissione è esplicita nel

riconoscere l’utilità dei accordi transattivi ai fini della risoluzione

di controversie spesso lunghe, costose e dall’esito incerto. La

prevalente dottrina ha ritenuto infatti che gli esiti positivi

discendenti da questi accordi si manifestano sia a favore delle parti

sia a vantaggio dei Tribunali, la cui azione è spesso resa inefficace

dalla gravosità del carico di ricorsi pendenti (Ghidini, 2011, 573).

Per la maggior parte dei casi, il contenuto di un accordo

transattivoèla concessione di licenze reciproche tra le parti in

causa, aventi ad oggetto i diritti tecnologici oggetto di un

precedente contenzioso. Tale esito non presenta implicazioni

anticoncorrenziali, ma anzi può determinare un incremento di

efficienza, posto che consente alle parti dell’accordo di eliminare

l’incertezza connessa a possibili interferenze tra brevetti.

Sebbene in linea generale, gli accordi transattivi finalizzati al

cross licensing non incorrano generalmente nel divieto previsto

dall’art. 101, par. 1, TFUE, all’interno degli accordi transattivi

possono tuttavia comparire previsioni anticoncorrenziali che

richiedono uno scrutinio caso per caso, soprattutto quando le parti

operano nei medesimi mercati. Una valutazione attenta dei accordi

transattivi, ad esempio, verrà svolta laddove l’accordo transattivo

sia preordinato a concedere in licenza i diritti tecnologici oggetto

del contenzioso, ponendo però a carico del licenziatario vincoli

avrebbe sacrificato a favore di Servier tutti gli altri mercati all’interno

dell’Unione. 51