Diritto dei mercati e protezione dell'innovazione (appunti + crocette)

Dipartimento management e diritto

Corso di laurea magistrale economia e management: Diritto dei mercati e protezione dell'innovazione A.A. 2020/2021

Innovazione

L’innovazione è uno dei momenti centrali dell’attività d’impresa; infatti, l’imprenditore che riesce a realizzare un’idea nuova e ad introdurla nella sua attività realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore. L’innovazione rappresenta un’importante strategia concorrenziale non sul prezzo.

Innovazione nel processo economico

L'innovazione nel processo economico può attenere a:

• Alla fase della produzione industriale: per esempio un nuovo tipo di prodotto. Molto importante è l'innovazione tecnologica che attiene al primo gruppo. Per l'imprenditore è importante essere sia il primo a realizzare l'innovazione, ma anche l'unico. L'imprenditore che innova consegue un vantaggio concorrenziale, ma lo perde non appena i concorrenti adottano la stessa innovazione. Essenziale è cercare di conservare in esclusiva l'innovazione.
• Alla fase dell' organizzazione aziendale: nuovo tipo di catena di montaggio.
• Alla fase della commercializzazione: vendita a rate.

Il brevetto

Il brevetto è quel documento, o meglio quell’istituto giuridico, che consente all’inventore di poter sfruttare per un arco temporale di quell’invenzione. Il brevetto viene concesso a patto che l’inventore presenti la domanda di brevetto in cui descrive l’invenzione in maniera completa, tale che qualsiasi persona esperta nel ramo, leggendo la domanda di brevetto sappia rifare l’invenzione. Questo significa che si deve condividere con la collettività questa invenzione, descrivendola dettagliatamente per ottenere il “diritto di poter sfruttare in esclusiva l’invenzione per un arco di tempo circoscritto, pari al massimo a 20 anni dalla data di presentazione del brevetto”. Scaduto l’arco temporale di 20 anni (riconosciuti uniformemente a livello internazionale), il brevetto cade di pubblico dominio, cioè l’invenzione può essere rifatta e utilizzata da chiunque senza dover dare un compenso all’inventore, né tanto meno chiedere l’autorizzazione.

La domanda di brevetto nasce per consentire da un lato all’inventore di condividere con la collettività l’invenzione, senza il brevetto nessuno sarebbe intenzionato a condividere l’invenzione con gli altri per paura che venga utilizzata da altri senza alcuna possibilità di arrestare tale fenomeno; inoltre il brevetto è una possibilità per l’inventore di recuperare gli investimenti che hanno portato a questa invenzione e per i prossimi 20 anni sarà lui a gestire l’invenzione, producendo e vendendo il risultato o cedendo il diritto di sfruttamento dell’invenzione a terzi (attraverso contratti di cessione).

Il brevetto crea una condizione di monopolio, ma con valenza positiva. Il brevetto si trova ad essere un incentivo all’attività di iniziativa, perché permette a chi realizzi le invenzioni un diritto di esclusiva. Il brevetto come istituto in sé è un istituto neutro poiché nasce con una finalità di premiare lo sforzo inventivo, di consentire all’inventore di avere un periodo di sfruttamento in esclusiva e soprattutto di essere incentivato a effettuare la ricerca e lo sviluppo. Infatti, senza brevetto nessuno investirebbe denaro e tempo per ottenere un nuovo risultato. Cosa ben diversa è come il soggetto titolare del brevetto utilizza quest’ultimo, ossia quando fa da ostacolo all’ingresso di altre aziende concorrenti; importante è come il soggetto titolare si comporta.

Il legislatore non ha voluto dare una definizione di invenzione industriale. Questo perché si è considerato che formulare una definizione in questo senso poteva subire il rischio che la tecnologia e, quindi, l’avvento di nuove tecnologie utilizzabile avrebbe superato la stessa definizione. Quindi si è andati a dare i requisiti affinché un’invenzione sia tutelabile dal brevetto. I requisiti sono 4. Malgrado la tutela brevettuale il sistema stesso ha consentito ai terzi di poter anche di fronte a qualcosa che sia brevettato, ci sono degli usi che si possono comunque fare, detti usi leciti, che sono consentiti alla collettività, malgrado sia tutelato da brevetto.

È vero che il legislatore non ha coniato nessuna definizione dell’invenzione brevettabile, ma secondo la dottrina tutto ciò che riguarda una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico mai risolto in passato, od altrimenti risolto, ma in altro modo. Questa formula si affida alla linea di confine tra ciò che è o non è brevettabile, e alla contrapposizione tra scienza (attività puramente conoscitiva) e tecnica (trasformazione dell’esistente): l’invenzione si colloca nel campo della tecnica. Se un problema tecnico è già stato risolto in passato e si trova un nuovo metodo per risolvere tale problema si può comunque ambire alla tutela brevettuale.

Area del brevettabile

Il secondo comma dell’art. 45 del c.p.i. elenca varie realtà che non sono considerate come invenzioni. Questa serie è composta da scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici (che si pongono sul piano della pura operatività mentale e non servono direttamente ad alcun fine pratico), piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi e per attività commerciali, programmi per elaboratori e presentazioni di informazioni; l’art. 45 del c.p.i. esclude la brevettabilità di queste realtà, ma rimangono brevettabili i materiali e i procedimenti utilizzati per la scoperta. Il legislatore ha deciso che alcune cose non sono soggette a tutela brevettuale.

• Possono essere brevettati i nuovi prodotti, nuovi procedimenti (nuove tecniche di lavorazione o nuovi processi industriali), nuovi procedimenti noti (procedimenti che sono stati brevettati e che posso applicare in altri campi). Ogni domanda di brevetto deve avere ad oggetto un'unica invenzione. Questo perché per depositare una domanda di brevetto si devono pagare delle tasse di concessione governativa. Se avessi tre invenzioni e le inserissi nella stessa domanda di brevetto avrei un risparmio. L’unitarietà dell’oggetto della domanda di brevetto è che tali domande dopo 18 mesi sono accessibili al pubblico, quindi chiunque può fare accesso alla banca dati dei brevetti ed estrarre il testo allegato alla domanda di brevetto.
• Brevettare il procedimento che porta alla realizzazione del prodotto: è una tutela che copre sia il prodotto che il procedimento. A tale principio si lega il caso in cui brevetto un prodotto ma non riesco a descriverlo in maniera precisa se non per il tramite del procedimento con cui sono riuscito a realizzare quel prodotto. Con una stessa domanda di brevetto posso tutelare il prodotto e il procedimento insieme. Quindi io sono l’unico soggetto legittimato a usare sul mercato quel prodotto e quel procedimento che porta alla realizzazione di quel prodotto.
• Principio della territorialità: serve sempre per ottenere il diritto ad utilizzare in esclusiva una certa invenzione, debbo addivenire ad una procedura brevettuale e di deposito secondo le linee guide del singolo ufficio brevetti all’interno del quale devo depositare la domanda di brevetti. Quindi se voglio far valere il diritto di esclusiva in Italia, devo fare domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), depositandolo all’UIBM o alla camera del commercio; ciascuno stato detta le proprie regole e ci dice quali sono gli uffici preposti a rilasciare la tutela, come va scritta la domanda di brevetto, le tasse da pagare. Se, quindi, mi limito a solo la tutela italiana della mia invenzione, al di fuori dei confini italiani (in cui sono l’unico legittimato e sono l’unico che può decidere chi altro utilizzarla) tale tutela non vale.

Cosa non è considerato come invenzione

Un’invenzione se non rispetta i 4 prerequisiti non cade nell’area della brevettabilità. Le entità non brevettabili sono:

• Le scoperte: perché la scoperta nella realtà non è un’invenzione. La scoperta è quella serie di informazioni e conoscenze che vengono appunto scoperte e identificate dallo scopritore, ma che già esistono nella natura e nella realtà (ad esempio: la legge della relatività già esisteva, così come le regole matematiche già esistono). Le teorie scientifiche e i metodi matematici non sono brevettabili perché devono essere di appannaggio di chiunque e non possono essere di esclusiva di qualcuno ma debbono essere di pubblico dominio.
• Piani; principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaborazione (software). Poiché una scoperta può dare luogo a una molteplicità di invenzioni, operare la riserva a favore di chi l’abbia realizzata significherebbe “sbarrare” lo sviluppo tecnologico a valle della scoperta stessa. Negli USA le attività commerciali sono però brevettabili. I software non sono brevettabili in quanto sono prevalentemente tutelati dal copyright. Di un gioco si può registrare il marchio dell’impresa e posso registrare il tabellone del gioco come industrial design.
• Presentazioni di informazioni non sono brevettabili.
• Non possono essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico: l’art. 45, 4° comma c.p.i. esclude dalla brevettabilità i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati su corpo umano o animale. Tale esclusione però non si applica ai farmaci, garantendo la brevettabilità degli strumenti necessari o anche solo utili per l’attuazione dei metodi in questione. Questo perché la brevettabilità dei farmaci è stata ritenuta come utile all’incentivazione del progresso della medicina. La brevettabilità dello strumento copre almeno in parte il risultato dell’attività inventiva che concettualmente precede il passaggio alla materialità del prodotto o del dispositivo necessari all’attuazione del metodo.
• Varietà vegetali e razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali (procedimento biologico: prendendo un esemplare femmina e uno maschio di razze diverse, dal parto nascerà un puledro di una nuova razza ibrida. Qui ha fatto tutto la natura. Se però prendo l’ovulo dall’esemplare femmina di una razza di cavallo e in laboratorio lo pongo sotto dei raggi gamma e fecondati con lo sperma del cavallo di una razza diversa, viene fuori un puledro di una nuova razza, attraverso un procedimento biotecnologico che posso brevettare. Quindi il brevetto va a premiare lo sforzo inventivo per addivenire a qualcosa di diverso che non è in natura).

Brevetto europeo

È stato istituito un tipo di brevetto che da una tutela su più stati (37 stati), che hanno aderito al Brevetto Europeo.

Metodo di trattamento chirurgico

Quando si ha a che fare con un nuovo “metodo per il trattamento chirurgico”, le sostanze e i dispositivi che vengono adoperati per adottare quel metodo possono essere brevettati. Per metodi di trattamento chirurgico si deve intendere ogni intervento chirurgico sul corpo umano e animale vivente. Quindi nel momento in cui il trattamento chirurgico dovesse avere ad oggetto un qualcosa di inanimato, come ad esempio il metodo di applicazione all’arto, laddove poi l’arto non venga reimpiantato nel soggetto è automaticamente brevettabile. Perché l’arto è estraniato dal corpo umano vivente. Per “metodi di trattamento chirurgico” si deve intendere ogni intervento chirurgico sul corpo umano e animale vivente diretto al mantenimento della vita e della salute del paziente che richiede l’intervento e che può comportare un rischio per la salute del paziente. Si tratta quindi di tutti quegli interventi sul corpo vivente che: possono considerarsi non insignificanti (per evitare il fatto che in chirurgia estetica non rientrano nel metodo di trattamenti chirurgico); possono comportare rischi per la salute del paziente; devono essere eseguiti da personale medico specializzato.

Metodo di trattamento terapeutico

Si intende la cura di una malattia o di un malfunzionamento del corpo umano o animale, compresa la terapia di profilassi e le attività ausiliarie alla chirurgia (ad esempio anestesia e disinfezioni). Anche le tecniche di inserimento delle protesi sono “metodi di trattamento terapeutico”; se metto a punto una nuova tecnica di inserimento della protesi, la tecnica di per sé non è brevettabile, mentre la protesi può essere brevettabile.

Metodi di diagnosi

Si intende l’esercizio di quella attività diretta ad identificare o scoprire una patologia, ed è composta di 4 step:

• Anamnesi: misuro la febbre e raccolgo i dati
• Comparazione di tali dati con valori standard
• L’individuazione di ogni significativo scostamento tra i dati raccolti e i valori di riferimento (quali ad esempio i sintomi della malattia)
• Attribuzione dello scostamento ad una particolare causa (diagnosi in senso stretto)

Una delle tecniche adoperata nella prassi per far sì che tali metodi diventino brevettabili è quello di unirli ad un kit collegato a quel metodo. Nei metodi diagnostici, malgrado il metodo non sia brevettabile, se costruisco un kit che funziona grazie a quel relativo metodo diagnostico, posso brevettare il kit e il metodo.

Invenzioni biotecnologiche

Le invenzioni biotecnologiche fino agli anni ’90 non erano brevettabili. Negli USA, si verificò il caso del topo canceroso. L’università di Harvard aveva messa a punto un tipo di cavia da laboratorio con una mutazione genetica tale da essere predisposto a sviluppare delle tipologie di tumore. L’università presenta una domanda di brevettabilità, vedendosi negata la richiesta di tutela. Con il ricorso Harvard ha fatto presente che non si trattasse dell’invenzione di una nuova razza animale, ma piuttosto nella modifica genetica apportata all’animale.

Per le invenzioni biotecnologiche sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni che hanno ad oggetto il corpo umano. Il mero isolamento del gene presente all’interno del corpo umano o del corpo animale e il mero isolamento di una sequenza genica non sono brevettabili (poiché si parla di isolamento e quindi di scoperta e non di invenzione). Cosa ben diversa è quando dopo aver isolato quel tratto genetico, noi capiamo a cosa serve quel gene e quella sequenza genica e riusciamo a rivendicare qual è la funzione di quel gene o di quella sequenza (ad esempio il gene X che mi codifica una certa proteina e fa un qualcosa), allora in questo caso siamo di fronte ad una invenzione biotecnologica brevettabile. Qualora dovessi realizzare in laboratorio un organo artificiale che ha le stessa funzioni di un organo naturale già presente nel corpo umano, posso brevettarlo in quanto è un’invenzione dell’uomo (ad esempio una valvola cardiaca).

Vi sono una serie di limiti alla brevettabilità per cui le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali.

4 requisiti

Il requisito della novità

Il requisito della novità (art. 46 d.lgs. n. 30/2005 anche detto c.p.i.): l’invenzione non deve essere una cosa già esistente o che già risulta dallo stato della tecnica. Intesa in senso stretto, ossia non deve esistere già una cosa uguale. Per Stato della Tecnica si intende tutto ciò che è già stato reso accessibile al pubblico, mediante descrizione scritta od orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo e questo sia nel territorio dello stato che all’estero. La novità è il requisito più ostico da rispettare, perché viene considerata nuova un’invenzione se non è mai stata divulgata sia in forma scritta che in forma orale in qualsiasi parte del mondo. È un concetto di novità assoluta con portata mondiale, con la caratteristica che deve essere riservata fino alla data di deposito della domanda di brevetto.

L’anteriorità costituita da un uso anteriore altrui produce la distruzione della novità solo se si tratta di un uso che provoca accessibilità dell’invenzione al pubblico, se però l’uso anteriore resta segreto chiunque può successivamente brevettarlo; la pre-divulgazione si ha quando l’inventore comunica l’invenzione a terzi in data anteriore alla domanda di brevetto. Stante al requisito della novità se la divulgazione è avvenuta verso un soggetto e tenuta in riserbo per leggo o per contratto, è come se quella divulgazione non fosse mai stata. Prima della divulgazione devo far firmare a questo soggetto un “confidential agreement”. Può capitare che ad aver inventato sia uno studente in occasione della propria tesi di laurea, in questo caso se ci fosse la dissertazione della tesi, ciò che è presente nella tesi non sarebbe più brevettabile. In questo caso per salvaguardare il tutto o si deposita la domanda di brevetto prima della discussione della tesi oppure si deve espungere dalla tesi gli aspetti innovativi che poi si vogliono brevettare (depurando la tesi da contenuti brevettabili).