Diritto industriale e della concorrenza - Seconda parte

Lezione del 24 marzo 2026

I SEGNI DISTINTIVI: IL MARCHIO

Fra i vari segni distintivi noi analizzeremo nel dettaglio la disciplina del marchio, che è

la disciplina più articolata, completa e direi anche ricca di spunti in materia dei segni

distintivi.

I segni distintivi assolvono una funzione fondamentale per la concorrenza e per il

mercato. Infatti, nel mercato le relazioni che si istaurano fra l’impresa e i suoi clienti,

potenziali o effettivi sono relazioni impersonali in cui l’impresa si pone in rapporto con

il pubblico dei potenziali consumatori prima di sottoscrivere un contratto, prima di

concludere anche in via di fatto, un contratto fra il professionista e il consumatore, c’è

un insieme di messaggi che viene veicolato dall’impresa al pubblico.

Quindi le imprese sono in rapporto seriale (non individuale) con il pubblico dei

consumatori tramite i segni distintivi che, nel mercato, identificano la provenienza (in

senso produttivo) di un bene o di un servizio. A volte viene indicato un target di

riferimento per le campagne promozionali o per certe operazioni di marketing, ma è

sempre un target che fa riferimento a una categoria, a una tipologia, non l’individuo

consumatore. A meno che non si tratti di un cliente così rilevante nei rapporti, più però

fra imprese che fra imprese e consumatori da giustificare delle iniziative mirate.

Normalmente le iniziative sono rivolte appunto alla generalità dei consumatori con

rapporto seriale, ed ha come oggetto campagne promozionali o iniziative di marketing.

Dal punto di vista dei consumatori, del pubblico, pure c’è un rapporto con l’impresa di

riferimento e questo rapporto i consumatori lo intrattengono con l’impresa con il

tramite dei segni distintivi di cui l’impresa si avvale sul mercato. Infatti, per i

consumatori è possibile esprimere preferenze di consumo sulla base di segni distintivi

di provenienza del prodotto o servizio. Tale provenienza non è geografica, perché per

quella poi abbiamo altre aggiuntive informazioni.

Ma i segni distintivi fanno riferimento come tali essenzialmente alla provenienza

produttiva, all’impresa in capo alla quale c’è il processo di produzione che porta poi

alla distribuzione sul mercato di un bene o servizio. Quindi i segni distintivi non solo

uno strumento di comunicazione ma anche di marketing, perché le imprese tramite

essi possono fidelizzare la clientela, cioè far si che una certa domanda sia

persistentemente rivolta verso di loro, anche con riferimento alle nuove catene

produttive o nuove categorie di prodotto.

Quindi il segno distintivo rappresenta un valore aggiunto che ha di per sé la capacità

di richiamare segnalare l’individualità del prodotto e fidelizzare (far sì che il

consumatore, avendo sperimentato un’esperienza di consumo positiva, vada

nuovamente a ricrearla per poterla ritrovare) quindi usando il segno distintivo come

elemento per l’individualizzazione del prodotto che esattamente vuole. Per i

consumatori la rispondenza del segno distintivo a queste funzioni ha un valore perché

consente al consumatore di premiare o penalizzare l’impresa, nel senso che è il

consumatore che sceglie un prodotto piuttosto che un altro è in condizione di far

arrivare un messaggio all’impresa che è stata scelta e all’impresa che invece è stata

abbandonata. (per esempio, se c’è una emorragia di clientela). Perciò anche il

consumatore ha interesse che i segni distintivi “segnino” e mantengano questo

collegamento.

Da un punto di vista di teoria dei mercati e di funzione del marcato concorrenziale, c’è

anche da dire che un mercato concorrenziale può funzionare così come ce lo

immaginiamo (somministrando premu e penalizzazioni, in ragione dei meriti o dei

demeriti) solo se i consumatori premiano o penalizzano il soggetto da cui il bene o il

servizio realmente proviene (dal punto di vista produttivo). Se il consumatore compra

un prodotto che reca un marchio, ma quel prodotto reca un marchio contraffatto e

quindi la sua produzione non ha avuto nulla a che fare con l’impresa che è titolare

effettiva del marchio. Il consumatore sta esprimendo la sua preferenza che va a vuoto

rispetto alla funzione premiante che questa preferenza può avere. Quindi viene meno

una delle condizioni del corretto funzionamento del marcato inteso come ambito in cui

vengono premiate le azioni di successo e penalizzate quelle che non hanno questo

riscontro. Tutto questo presuppone, anche dal punto di vista dell’economia di mercato

in generale, che ci sia un collegamento fra segno distintivo e provenienza produttiva

del bene.

Sin dalle prime manifestazioni di economia industriale e di mercato si sono quindi

diffusi i segni distintivi e sono diventati oggetto di tutela giuridica. I segni distintivi

CODIFICATI, per i quali è prevista una precisa tutela giuridica sono:

IL MARCHIO, che possiamo distinguere:

 Se registrato

 Non registrato Il marchio può essere tutelato anche se non registrato, come

 marchio di fatto e il contenuto di tutela è molto simile.

Il Marchio è un segno apposto sul prodotto o un segno che consente di identificare la

provenienza di un servizio. Ovviamente non è qualcosa di materiale, ma è tuttavia

possibile associare il servizio ad un marchio.

LA DITTA a volte nel linguaggio tecnico si usa l’espressione ditta al posto di

 azienda o impresa ma è sbagliato l’utilizzo equivalente di questi termini.

Poiché:

L’azienda è il complesso di beni

 L’impresa è l’attività

 La ditta è il segno distintivo utilizzato come nome commerciale

 dell’imprenditore nei rapporti con altri imprenditori ed è oggetto di una

precisa disciplina. Può esserci il trasferimento dell’azienda e della ditta

insieme, cioè dei beni e del segno distintivo. Ci può essere una tutela

riferita alla ditta come nome commerciale e ci può essere il bisogno di

verificare se una ditta sia regolare o irregolare perché ci sono delle

disposizioni sulla corretta formazione della ditta.

L’INSEGNA segno distintivo già codificato nel Codice civile nel 1942, ma ripreso

 poi con una legge speciale che il codice della proprietà industriale, che ha

dettagliato arricchito e ampliato questa disciplina pur senza abrogare le

disposizioni che il Codice civile già reca in materia di marchio, ditta e insegna.

Quindi l’insegna distingue i locali dell’impresa.

E’ possibile che marchio, ditta è insegna dal punto di vista grafico, fonetico

corrispondano ma non è detto, potrebbero essere diversi o leggermente diversi. In

ogni caso il regime di tutela di cui godono è dedicato quindi abbiamo sempre a che

fare con segni.

L’EMBLEMA è un segno distintivo che non era espressamente disciplinato nel

 Codice civile e può essere assimilato al marchio, nel senso che tal volta è

accostato al marchio per le funzioni che assolve.

I NOMI DI DOMINIO segno distintivo più recente. E sono quelle denominazioni

 che possono finire per l’Italia in It, per l’EUROPA com, ecc, che col web

consentono di essere riconosciuti e di essere individuati attraverso i motori di

ricerca, allo scopo di rappresentare una vetrina o di presentare delle offerte. Il

sito di molte attività produttive è una vetrina virtuale di cui non si può fare a

meno. E la possibilità di utilizzare un nome di dominio che si confonde con

quello di un altro, è una delle questioni più attuali e più ricorrenti dell’economia

digitale. Perché i motori di ricerca che restituiscono siti simili o siti che cercano

di intercettare la preferenza del consumatore non per i propri meriti, ma perché

somigliano al prodotto, al sito e all’operatore che il consumatore stava cercando

e quindi gli appaiono semplicemente perché il motore di ricerca coglie questa

similitudine. Rappresentano un tipo di condotta concorrenziale sicuramente al

confine fra il lecito e l’illecito, e c’è un regime di protezione che accorda la

protezione al nome di dominio anteriore, perché il nome di dominio deve essere

registrato come tale e quindi questa registrazione fa si che ci sia certa la data in

cui è sorto il diritto e la tutela è accordata al titolare prioritario.

Analizziamo ora i contenuti che si riferiscono al marchio come segno distintivo, (poi

analizzeremo anche gli altri), ma indubbiamente il marchio è il segno distintivo più

importante.

Ed è il più importante poiché

La sua disciplina è la più completa e articolata

 Dal punto di vista economico



Il marchio è il segno distintivo che incorpora il maggior valore e quindi la funzione del

marchio, che è quella di distinguere presso i consumatori la provenienza di un bene o

di un servizio, è sicuramente la funzione sulla quale economicamente le imprese

investono di più ed è per questo che si tratta del segno distintivo maggiormente

articolato.

Il rilievo perciò è anche normativo:

Le disposizioni in materia di marchio le troviamo nel Codice civile dagli articoli 2569 al

2574. Sin dall’origine, però, accanto al Codice civile, alcuni articoli che contengono

tuttora i principi in, materia di diritto sul marchio. Nel 1942 era stato adottato un regio

decreto chiamato Legge Marchi che è rimasto in vigore fino al 1996 e che è stato

progressivamente aggiornato, prima per il recepimento di una direttiva europea in

materia di marchi nel 1992, poi per il recepimento degli accordi internazionali TRIPS

del 1996, infine tale legge è stata abrogata perché nel 2005 è stata adottata una

legge ordinatrice di tutta la materia della proprietà industriale. Quindi non solo i segni

distintivi, ma anche brevetti per modelli e invenzioni è confluita in quello che si chiama

Codice della proprietà industriale, che nel tempo quindi nel corso dei vent’anni

successivi a subito ulteriori integrazioni, novelle e modifiche.

La disciplina del marchio è definita quindi da queste fonti ma è definita anche da una

cospicua giurisprudenza, da numerosi interventi giurisdizionali, sia da giudici a livello

nazionale, sia della giurisprudenza europea e in particolare del Tribunale di primo gradi

e della Corte di giustizia, che hanno talvolta dovuto definire delle questioni attinenti o

all’applicazione del regolamento europeo sul marchio o alla definizione di questioni

pregiudiziali, di compatibilità o di interpretazione di una legge nazionale rispetto al

diritto europeo. Quindi in contesto di contenzioso nazionale viene posta una questione

pregiudiziale. Cosa significa? Una questione pregiudiziale è una questione

interpretativa che viene sottoposta prima che si decida il processo ai giudici europei,

laddove la legge nazionale da applicare va interpretata alla luce del diritto europeo.

Ma oltre questa produzione di decisioni sull’interpretazione del quadro normativo

vengono prese in considerazione anche gli orientamenti che maturano in sede di

valutazione preventiva sulla registrazione preventiva di un marchio.

Perché la registrazione di un marchio?

Sia che si tratti di registrazione di un marchio nazionale, si di un marchio unitario

europeo, deve superare un vaglio di verifiche amministrative che possono dar luogo a

un rigetto dell’istanza che sarà poi oggetto di impugnazione e oggetto di rivalutazione

da parte di una commissione interna all’organismo che provvede alla registrazione del

marchio e la commissione interna, valutando le ragioni della parte che aveva chiesto

la registrazione e le ragioni dell’ufficio che si è opposto alla registrazione. Elabora

anche qui regole interpretative su come le norme vadano intese. Dal punto di vista

legale vediamo che la funzione distintiva del marchio, è un requisito essenziale ai fini

della registrazione ai fini della tutela.

N.B

Ribaltando quindi quel ragionamento che abbiamo fatto sulla funzione distintiva che

si osserva, dobbiamo dire che ove manchi questa funzione il segno non può essere

tutelato come marchio; quindi, non solo la ratio della tutela dipende dalla funzione

distintiva, ma la funzione distintiva è il requisito perché qualunque segno possa essere

tutelato come il marchio.

Quindi ora dobbiamo capire quali sono le caratteristiche che consentono di affermare

che un segno ha una funzione distintiva?

La questione va definita in termini di potenzialità, se noi affermiamo che la funzione

distintiva del marchio è un requisito legale perché vi sia la registrazione e la tutela

dobbiamo poter stabilire quando questa funzione attiva c’è e quando non c’è.

Abbiamo detto che la funzione distintiva è anche un requisito funzionale del segno,

nel senso che noi lo consideriamo per questo, per la sua capacità. Ed è anche

l’oggetto della tutela quando la tutela quindi si realizza, quando si consente

all’imprenditore, che è titolare del marchio, di avere l’esclusività sull’uso del marchio.

Un marchio simile, confondibile a meno che non sia stato concesso in licenza o

autorizzato dal titolare. Quindi l’oggetto della tutela presuppone la capacità distintiva

e si traduce in un diritto di uso esclusivo. Possibilità del marchio collettivo, ovvero

marchi che non sono utilizzati da un solo imprenditore ma da una collettività di

imprenditori che si è impegnata a rispettare certi protocolli di produzione. Perciò non

dobbiamo necessariamente pensare che l’uso esclusivo è un uso individuale, però

stabilisce hi ha diritto e chi non ha diritto di uso.

Quindi spesso può essere usato da più imprenditori come abbiamo visto nel caso del

marchio collettivo, ma non solo magari può essere che il marchio è stato concesso in

licenza quindi il titolare ha autorizzato l’uso del marchio di cui è titolare da parte di

altri.

Tornando alla tutela del marchio, in generale, possiamo dire che è il sistema di norme

che previene, sanziona l’uso non autorizzato del marchio. C’è però da fare una

precisazione: il diritto sul SEGNO, non nasce come diritto assoluto esclusivo al pari del

brevetto, che esclude tassativamente chiunque altro dall’utilizzazione di esso, ma il

diritto sul marchio è tutelato nella misura in cui l’altrui uso è idoneo a confondere il

pubblico. Ciò vuol dire che un marchio potrebbe essere utilizzato in un altro settore

merceologico senza ledere i diritti del titolare. Per esempio: se pensiamo ad un

marchio che corrisponde a una denominazione di un prodotto d’arredamento,

immaginiamo che lo stesso marchio viene utilizzato nel settore dell’abbigliamento

potrebbe non generare confusione, a meno che non sia plausibile che il primo

produttore ha deciso di aprire una nuova linea di produzione. Ovviamente va fatta una

verifica di tale plausibilità. In ogni caso se il nome del marchio è Casabella, bisogna

distinguere l’uso delle parole ovvero la grafica e le modalità in cui visivamente queste

parole vengono formate. Per cui non c’è normalmente un’esclusiva sulle parole ma

eventualmente un’esclusiva sulla complessiva presentazione che quelle parole hanno

a livello grafico, a livello di colori e a livello di caratteristiche complessive. Quindi se ci

sono i presupposti per cui l’uso da parte di un altro non genera confusione, perché il

mercato è diverso da un punto di vista geografico, merceologico, perché la

presentazione complessiva di quel marchio fonetico è diversa NON si può invocare un

diritto di esclusiva così fine a sé stesso.

Dopo aver precisato la finalità che assolve la tutela del marchio, teniamo presente che

ci possono essere diverse funzioni, distintive veicolate dal marchio, e distinguiamo in

questo senso:

Un marchio generale di origine o di provenienza

 Un marchio di identità del prodotto



ESEMPIO

In cui vediamo tre marchi presenti sullo stesso prodotto, il prodotto è un pacco di

biscotti, quali sono i tre marchi: sono tre marchi fonetici, e grafici diversi e che

definiscono:

Barilla è l’origine

 Mulino bianco che non è un marchio di prodotto specifico né generale di

 origine poiché definisce una linea di prodotti della Barilla

Macine marchio che individua il prodotto



Quindi nell’ analisi di tutela del marchio, dobbiamo valutare se abbiamo a che fare con

un marchio generale, di linea o di prodotto, perché il contenuto di tutela a cui si può

avere accesso è diverso. Quando le aziende sono mono prodotto il marchio speciale

assolve a tutte le funzioni perché non c’è bisogno di distinguere tra vari prodotti della

stessa azienda. Ma nell’ipotesi più comune un’azienda utilizza sia un marchio generale

che un marchio di prodotto. Nel settore delle lampade da tavolo abbiamo spesso

associati marchi di determinati modelli con marchi di produzione, anche nel settore

dell’abbigliamento è lo stesso e molto spesso ci sono capi iconici, dove talvolta il

carattere identificativo del marchio è forma stessa del prodotto.

Ciò per avere il quadro della varietà di situazioni in cui si può porre un problema di

tutela del marchio.

La storia della funzione tutelata del marchio che oggi ci porta a dire che tale funzione

è filo concorrenziale. Se guardiamo all’origine, ai primi anni del dopoguerra, ci

consente di cogliere un’evoluzione e quindi di riscontrare delle differenze fra quella

che era la situazione negli anni 50 e 60 e quella che è la situazione attuale. Il Codice

civile del 1942 conteneva una