Diritto industriale

Marchi

Di segni di identificazione o distinzione si parla per designare mezzi di espressione, che servono ad istituire un collegamento tra il segno impiegato e l’entità cui esso si riferisce. Nella nostra legge sono disciplinate tre categorie di segni distintivi tipici: la ditta, il marchio e l’insegna. Accanto ad essi trovano collocazione anche altri segni distintivi che non sono oggetto di una disciplina espressa e vengono considerati segni distintivi atipici.

La ditta e l’insegna concernono rispettivamente una determinata impresa ed un determinato esercizio considerati nella loro individualità. Invece il marchio si riferisce ad una sottoclasse di beni. Nel linguaggio comune ciascun genere di beni possiede una propria denominazione generica, ed all’interno della classe dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni generiche del linguaggio comune, il marchio possiede la specificità di individuare una sottoclasse: quella dei beni che, oltre ad appartenere alla classe designata dal linguaggio comune (genere), sono contraddistinti da un lato ulteriore, costituito dalla presenza del marchio.

Prendiamo il caso delle pipe Dunhill. La funzione della denominazione generica “pipa” è quella di individuare la classe di prodotti dotati di certe caratteristiche merceologiche. La presenza del marchio Dunhill, costituito da un puntino bianco apposto sullo stelo della pipa, individua all’interno della classe designata dal linguaggio comune un gruppo più ristretto. In questo senso, il marchio costituisce il criterio di selezione della sottoclasse “pipe Dunhill” all’interno della classe “pipe”.

Il marchio si è affermato come strumento della concorrenza di mercato, infatti svolge la funzione di agevolare il funzionamento allocativamente ottimale dei meccanismi di mercato: nella prospettiva micro dell’acquirente, agevolandolo nel reperimento dei prodotti preferiti, in quella micro del sistema economico, premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli inefficienti.

Le fonti

La disciplina vigente del diritto dei marchi è data da tre tipi di fonti: interne, internazionali, europee.

Diritto interno

Art. 2569-2574 c.c. e il codice del 2005, modificato con il decreto correttivo del 2010.

Le convenzioni internazionali

• La convenzione di Parigi, che ha delineato le coordinate della protezione internazionale dei marchi. Prevede che il marchio regolarmente registrato nel paese d’origine sarà ammesso al deposito e registrato tale e quale negli altri paesi dell’unione. Inoltre la convenzione impegna i paesi dell’unione a seguire alcuni standard comuni.
• L’arrangement di Madrid. Esso al deposito plurimo una procedura di registrazione centralizzata. A tal fine è istituito un registro internazionale dei marchi (OMPI), a Ginevra. Chi abbia già registrato un marchio presso l’ufficio di uno stato contraente può chiedere a quest’ultimo di inoltrare all’ufficio di Ginevra la richiesta di protezione per gli altri stati contraenti.
• L’accordo di Nizza del 1957.
• Il trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994.
• L’accordo TRIPs.

Il diritto europeo

Ha armonizzato le discipline dei diversi stati membri allo specifico fine di renderle compatibili creando un diritto di marchio unitario per l’intero territorio europeo.

Tipologie di marchi

Marchi di fabbrica = contraddistinguono i prodotti fabbricati da un imprenditore.

Marchi di commercio = i prodotti distribuiti da un intermediario.

Marchi generali = contraddistinguono la generalità della produzione dell’impresa. Wolkswagen è il marchio generale che contraddistingue tutte le vetture prodotte dall’omonima casa automobilistica. I marchi generali ricollegano direttamente i prodotti all’impresa, ed infatti spesso coincidono con la ditta.

Marchi speciali = particolari tipologie di prodotti aventi determinate caratteristiche. Golf, Polo, Passat, sono i marchi speciali che contrassegnano i singoli modelli di vettura. I marchi speciali non evocano direttamente un’impresa determinata, che talvolta può restare anche ignota nella sua identità al consumatore, essi comunicano un messaggio di altro tipo, attinente alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal medesimo segno.

Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio

In Italia fino alla riforma del 1992 è parso sufficiente conferire al marchio la struttura di diritto esclusivo, appartenente ad una ed una sola impresa, per assicurare l’assolvimento della funzione assegnatagli dal marchio nell’ambito della classe costituita da tutti i beni dello stesso genere. Negando l’accesso a quel segno ad altre imprese concorrenti si mira ad evitare che gli acquirenti possano incorrere in confusione quanto all’origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dal marchio.

Il diritto sul segno avrebbe potuto essere acquistato dall’impresa non per la generalità dei beni ma nei soli limiti dell’attività intrapresa da quella medesima impresa. Pertanto il marchio sarebbe stato tutelato contro il suo impiego non autorizzato da parte di terzi solo nelle situazioni nelle quali si producesse un rischio di confusione per il pubblico quanto all’origine imprenditoriale dei beni.

Il titolare avrebbe quindi potuto reagire contro l’impiego di un segno identico o simile successivamente adottato da terzi non autorizzati solo con riferimento a beni affini, mentre lo stesso segno sarebbe rimasto liberamente utilizzabile da altri imprenditori per beni non affini. Come il marchio non avrebbe potuto essere utilizzato in un determinato momento se non da una ed una sola impresa, così il suo trasferimento non sarebbe stato ammissibile se non quando l’acquirente risultasse l’unica impresa legittimata ad usare quel segno sul mercato interessato (requisito dell’esclusività) ed avesse altresì acquisito dall’impresa venditrice cespiti aziendali sufficienti a metterla in grado di proseguirne l’attività (vincolo aziendale).

Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio dopo la riforma del 1992

Il dato più appariscente della nuova normativa è costituito dalla tutela rafforzata di una tipologia particolare di segni, i marchi che godono di rinomanza o di notorietà. La protezione di questi segni può ora prescindere dal rischio di confusione del pubblico quanto all’origine dei beni. Anche in assenza di tale eventualità, la tutela è accordata sul solo presupposto che l’uso di un segno identico o simile da parte di un terzo non autorizzato senza motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Il fatto è che nella nuova disciplina ha finito per assumere rilievo il capitale pubblicitario incorporato nel segno. Questo tipo di investimento reclama una protezione assai più ampia in quanto estesa anche a segmenti di mercato nei quali il titolare del marchio non sia direttamente operante e neppure programmi una propria presenza imprenditoriale diretta.

Sotto il profilo dell’acquisto del diritto, ora la registrazione del marchio può essere conseguita da chiunque e quindi anche da soggetto che non sia titolare di impresa e che quindi intenda appropriarsi del marchio in vista dell’esercizio delle sue prerogative non di uso ma di disposizione. Sono venuti meno molti fra i limiti che si opponevano alla sua libera circolazione: il nuovo testo ha abolito il vincolo aziendale e prevede ora espressamente la possibilità di stipulare contratti di licenza non esclusivi e di trasferire il marchio per una parte soltanto dei beni per cui è tutelato.

Si presuppone ancora oggi che il segno venga usato in funzione distintiva entro un lasso di tempo (5 anni dalla sua registrazione), ma è divenuto indifferente che tale utilizzazione avvenga a imprenditori terzi, cessionari, licenziatari da lui autorizzati. Tutte queste disposizioni si riferiscono a tutti i marchi disciplinati dalla legge.

I presupposti di validità della registrazione del marchio

Il segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio, dotato di capacità distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante con i diritti anteriori di terzi.

Alcuni impedimenti alla registrazione vengono classificati come assoluti: l’inidoneità a costituire un valido marchio, la mancanza di capacità distintiva e di estraneità. Altri impedimenti sono concepiti come impedimenti relativi: l’assenza di novità e l’incompatibilità con diritti di terzi. Agli impedimenti assoluti sono sottese ragioni che attengono ad un vizio intrinseco del segno o a ragioni di ordine generale, alla base degli impedimenti relativi stanno invece ragioni che fanno capo ad un terzo ed ai diritti anteriori che questi possa vantare sul segno.

Il consenso di questo soggetto può, dunque, consentire di superare questa seconda categoria di impedimenti, che per questo sono designati come relativi, ma è per sua natura irrilevante nel caso degli impedimenti assoluti. I diversi impedimenti alla registrazione sono da considerarsi cumulativi. Infatti un marchio perché possa considerarsi validamente registrabile non basta che sia soddisfatta una fra le condizioni, ma debbono essere rispettate tutte le previsioni.

“Possono costituire marchi EU tutti i segni come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, ed essere rappresentati in modo chiaro e determinato”.

Costituiscono marchi registrabili le parole apposte su di un prodotto (ad es. l’espressione Coca Cola) che lo stesso si possa dire di disegni (ad es. il biscione dell’Alfa Romeo) e di combinazioni di parole e di disegni (lo stesso biscione è di regola accompagnato dalle espressioni Alfa Romeo). Infatti si possono avere rispettivamente marchi denominativi, figurativi o misti.

Solo se il segno è di per sé idoneo a svolgere la funzione distintiva dell’origine imprenditoriale dei beni contrassegnati, è possibile ipotizzare che il segno acceda alla tutela specializzata. Se un segno non sia neppure astrattamente idoneo a svolgere una funzione distintiva ricorre l’impedimento assoluto alla registrazione.

Si può desumere il principio dell’estraneità del marchio dal prodotto. Perché un’entità svolga una funzione distintiva occorre che essa sia connessa al bene cui si riferisce ma al contempo che essa sia almeno concettualmente separabile da esso senza che la natura di quest’ultimo sia modificata quando si prescinda dall’entità-segno. Se così non fosse, il marchio non sarebbe più segno distintivo ma componente intrinseco del bene.

Ciò non significa che il marchio debba consistere in una componente materialmente staccabile dal prodotto: un’etichetta, adesivo. Significa che l’entità deve valere ad individuare all’interno di quella classe di prodotti non una sottoclasse dotata di una particolare caratteristica merceologica ma una sottoclasse individuata in funzione dell’origine degli esemplari così contrassegnati da un’impresa piuttosto che un’altra.

Sono registrabili come marchi anche sequenze di suoni ad es. i jingles, ed anche il celebre tema musicale beethoviano “Per Elisa”, che è rappresentabile con precisione su di uno spartito musicale. Una considerazione particolare merita la questione della registrabilità come marchio di tre entità: i colori, le lettere e le cifre.

Le combinazioni e tonalità cromatiche ed i colori sono considerati registrabili come marchi. Non vi è ragione per consentire ad un particolare operatore di monopolizzare per la sua produzione un colore base. Diverso è il caso in cui il prodotto si presenti come caratterizzato da particolari combinazioni di colori. Ad es. il dentifricio che fuoriesce dal tubetto con strisce di colore diverso.

Non vi è ragione nemmeno di dubitare della registrabilità come marchio di cifre composte da parecchi numeri (ad es. 4711 per l’acqua di colonia) o di combinazioni di lettere (ad es. il monogramma JPS per sigarette). Singole lettere o cifre basse sono da considerarsi liberamente utilizzabili da chiunque. Esse pertanto in sé non sono appropriabili come marchi ma possono essere registrate e protette solo nella specificità della loro caratterizzazione grafica, dalla quale possono ricevere quella capacità distintiva che loro altrimenti mancherebbe.

L’assenza di capacità distintiva

Si è visto che la registrazione come marchio conferisce il monopolio dell’uso del segno corrispondente in relazione a certe classi di beni e che tale protezione può essere prolungata indefinitamente, perché la registrazione può essere rinnovata quante volte il titolare desideri. In questo caso ci si trova al cospetto di un monopolio di durata illimitata sì, ma riferito solo ai segni, non ai beni e servizi da essi contraddistinti.

E in linea di principio non vi sono ostacoli alla creazione di nuovi segni: le imprese concorrenti possono creare ed adottare nuove parole e nuove figure in numero infinito. Il principio ora enunciato non vale incondizionatamente. Non tutte le entità sono registrabili come marchi, ma solo quelle che siano idonee a distinguere nell’ambito di un genere merceologico una sottoclasse di beni, individuandoli come provenienti dal titolare del marchio.

Vi è poi una ragione specifica per impedire che un segno privo di capacità distintiva, come ad es. è nel caso di una denominazione generica, sia registrato come marchio. Se una parola che nel linguaggio merceologico designa una categoria merceologica (ad es. miele) potesse essere appropriata come marchio da un solo operatore, tutti gli altri soggetti sarebbero costretti a ricorrere a locuzioni goffe (alimento dolce prodotto dalle api?) per descrivere il bene da essi prodotto. Essi sarebbero quindi svantaggiati: la loro comunicazione risulterebbe meno efficace e più costosa del titolare del marchio. Per queste ragioni non si dà registrazione di marchio se non vi sia capacità distintiva.

Il diritto europeo ci dice che possono esistere segni che, pur rientrando in astratto nella definizione di marchio, possono essere privi di carattere distintivo. Si tratta in questo caso di condurre una verifica che va di volta in volta ragguagliata ai beni destinati ad essere contraddistinti dal segno. Questo accertamento ha soprattutto ragione di essere quando la registrazione abbia per oggetto segni nuovi, come è nel caso degli odori, dei suoni, dei colori e della forma del prodotto o della confezione.

Infatti mentre il pubblico è abituato a percepire i segni denominativi e figurativi come indicazione della provenienza dei beni, lo stesso non si può asserire quando si trovi di fronte ad un colore, ad un odore, ad uno slogan promozionale, a suoni. In questi casi si tratta di far riferimento alla percezione del pubblico per verificare se esso percepisca tali entità come caratteristiche del bene o come indicazioni della sua provenienza da una certa impresa. L’accertamento corrispondente va compiuto, facendo riferimento di regola ad un parametro medio di consumatore, normalmente informato.

Perché l’entità sia ritenuta dotata di carattere distintivo non è richiesto un grado particolarmente elevato di originalità, creatività, per le forme però è richiesto che esse si discostino in misura significativa dalla configurazione abituale del prodotto.

Tipi di marchi

Marchi di fantasia = è possibile usare come segni parole o disegni totalmente di fantasia (ad es. la parola Fanta) o quando si scelga un segno che pur avendo nel linguaggio comune un proprio significato, non presenti aderenza con il bene contraddistinto (ad es. Puma).

Marchi espressivi = nascono dall’esigenza di evocare nel pubblico delle caratteristiche del prodotto. Così la parola comune può essere alterata, combinata ad altre (ad es. Bergasol per contraddistinguere una crema solare al bergamotto).

Marchi geografici = il nome di una località geografica è considerato indicazione descrittiva se richiama anche solo potenzialmente aspetti rilevanti per le caratteristiche del bene. Per gli agrumi la provenienza geografica da una località siciliana è descrittiva di un carattere merceologicamente rilevante, per il cuoio potrà essere altrettanto rilevante la provenienza da una zona della Toscana. Queste ipotesi contengono un divieto di registrazione come marchio individuale, ma il precetto consente la registrazione come marchio collettivo.

Può essere però che il toponimo sia prescelto solo come nome di fantasia e non perché il bene vi sia prodotto. Se il nome non abbia alcuna influenza sulle caratteristiche qualitative del bene, non vi è nessun ostacolo alla sua registrazione come marchio. Il segno “Cortina” può essere registrato per una marca di sigarette, la parola “Montblanc” per penne.

Vi sono però altre fattispecie: quelle in cui il segno faccia credere che il bene provenga da una località diversa da quella in cui è effettivamente prodotto. In questo caso l’impedimento alla registrazione proviene dal divieto di segni ingannevoli.

Segni divenuti di uso comune = vi sono parole o figure che con il tempo hanno finito per venire associate ad intere classi di beni, si pensi all’uso generalizzato della croce per i farmaci e gli articoli sanitari, della saetta per i dispositivi elettrici, pur non essendo esse descrittive di loro caratteristiche. Proprio perché si tratta di segni che non sono idonei a differenziare la produzione dell’impresa X da quella dell’impresa Y ma divenuti di uso generale per quel genere di beni, essi non sono approp